1. 사안의 개요 및 쟁점
등록상표에 대한 불사용취소심판 계속 중에 해당 등록상표권을 제3자에게 분할 이전하고 분할이전등록까지 경료. 심판원은 그대로 불사용 이유로 상표등록취소 심결함.
쟁점: 심판장이 상표권이전 및 심판절차승계 여부에 관한 석명권 행사 없이 한 심결의 위법 여부
2. 특허법원 판결요지
“심판절차 계속 중 권리가 이전된 경우의 처리에 관하여 구 상표법 제5조의18은 “특허청장 또는 심판장은 상표에 관한 절차가 특허청 또는 특허심판원에 계속 중에 상표권 또는 상표에 관한 권리가 이전되면 그 상표권 또는 상표에 관한 권리의 승계인에 대하여 그 절차를 속행하게 할 수 있다”고 규정하고 있다.
그런데 구 상표법 제5조의17의 “상표권 또는 상표에 관한 권리에 관하여 밟은 절차의 효력은 그 상표권 또는 상표에 관한 권리의 승계인에게 미친다”는 규정은 그 문언에 의할 때 권리의 승계 전까지 그 권리에 관하여 밟은 절차의 효력이 승계인에게 미치는 것으로 해석될 뿐인 점, 앞서 본 바와 같이 심판 계속 중 권리 이전에도 불구하고 당사자로서의 지위에 영향이 없는 것으로 보는 당사자 항정주의는 특허청 내지는 특허심판원의 편의를 위한 것이거나 처분금지가처분의 규정이 없는 심판절차의 약점을 극복하기 위한 방편일 뿐으로서, 상표등록의 취소에 관하여 가장 밀접한 이해관계를 가지는 자는 권리를 이전한 양도인이 아니라 그 양수인인 승계인이므로, 그 승계인을 심판 내지 소송의 절차에 참가시킬 필요성이 있는 점, 그런데 민사소송법 제81, 82조의 규정에 의한 승계참가, 인수참가는 소송이 법원에 계속되어 있는 동안에 제3자가 소송목적인 권리 또는 의무의 전부나 일부를 승계한 때에 인정되는 것일 뿐이어서, 심결취소소송의 단계에 이르러서는 특허심판원의 심판절차 진행 중에 심판물에 관한 승계가 있었음을 원인으로 한 승계참가, 인수참가를 인정할 수 없게 되는 점 등을 고려할 때, 구 상표법 제5조의18에서의 특허청장 또는 심판장의 승계인에 대한 절차 속행 여부는 기속재량행위로 봄이 상당하다.
즉, 심판절차 진행 중 상표권 또는 상표에 관한 권리가 이전되면 심판장으로서는, 그 권리 이전의 내용이 심판과정에서 현출되지 않아 그 승계사실을 알지 못한 경우, 처분금지가처분에 관한 규정이 없는 심판절차의 약점을 악용하여 권리 이전한 것으로 의심되는 사정이 엿보이는 경우, 승계인의 소재를 파악할 수 없는 등 승계인에 대한 절차의 속행이 사실상 불가능한 경우 등 극히 예외적인 경우를 제외하고는, 원칙적으로 승계인에 대하여 절차를 속행하여야 하는 것으로 구 상표법 제5조의18의 규정을 해석함이 상당하다.
앞서 본 바와 같이 이 사건 심판절차 진행 중 이 사건 등록상표 중 지정상품 ‘전기칫솔’ 부분의 권리가 피심판청구인이던 피고로부터 터보이온에게로 이전되어 그 분할이전등록까지 마쳐진 이상, 그러한 사실을 알고 있던(이 사건 심결에는 위와 같은 권리 이전에 관한 사실인정까지 되어 있다) 이 사건 심판절차의 담당 심판장으로서는, 위와 같은 권리 이전을 알게 된 후 마땅히 석명권을 행사하여 승계인에 대한 절차 속행을 할 수 없는 특별한 사정이 있는지 여부를 심리한 다음, 그러한 사정이 없다면 승계인인 터보이온에 대하여 이 사건 심판절차를 속행할 것을 명한 후에 본안에 관하여 심리, 판단하였어야 함에도 불구하고, 이러한 조치를 취하지 아니한 채 이 사건 심결에 이른 위법이 있다.”
첨부: 특허법원 2018. 7. 19. 선고 2017허8404 판결
KASAN_[상표분쟁] 심판 계속 중 권리이전 및 절차승계 규정 권리승계인의 절차 참여에 관한 심판장의 석명권 행사 의무 특허법원 2018. 7. 19. 선고 2017허8404 판결.pdf
