원고는 피고의 상표를 상대로 등록무효심판을 청구하였는데, 특허심판원은 선사용상표들과 표장이 유사하기는 하지만 지정상품은 선사용상표들의 사용상품과 밀접한 경제적 견련관계가 있다고 볼 수 없어 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 사용되더라도 상품출처의 오인, 혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 볼 수 없다는 등의 취지로 심판청구를 기각하였다.

 

상표법 제7조 제1항 제11호 해당 여부에 대하여 본다. 먼저 이 등록상표와 선사용상표들의 표장이 유사하다는 점에서는 당사자 사이에 다툼이 없다.

 

선사용상표들이 알려진 정도 및 이 사건 등록상표가 수요자에게 출처의 오인, 혼동을 일으키게 하는지 여부에 대하여, 영화의 제호인 트랜스포머가 국내에서 저명성을 획득하였음은 의문의 여지가 없는 점 영화가 흥행시 그 제호 등이 상표사용권 계약 등을 통해 다양한 상품에 부착되는 것이 상거래의 실정으로, 변신로봇 완구 제품이 판매될 것으로 수요자들이 예측할 수 있는 점 원고는 관련 완구제품을 최초로 출시한 후 국내 매출액이 2012년까지 1,600만 달러에 달하고, 그 기간 동안의 광고비도 180만 달러에 이르는 점 등을 고려하면 결국 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2013. 3. 13. 당시 국내에서 로봇 관련 영화로서 뿐만 아니라 로봇 완구등의 분야와 관련하여 관계거래자 이외에 일반공중의 대부분에까지 널리 알려지게 됨으로써 수요자들 사이에 특정인의 상표로 인식되는 정도를 넘어서는 저명성을 획득하였다고 봄이 상당하다.

 

사정이 이러한 이상 선사용상표들의 사용상품(28류 완구류 등)과 다른 금속제 텐트 팩, 등산용 금속제 피턴, 등산용 아이스네일, 등산용 아이젠(Eisen)’ 등의 지정상품에 사용되더라도 그러한 상품이 원고나 그와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산ㆍ판매되거나 제공되는 것으로 인식됨으로써 그 상품의 출처를 오인ㆍ혼동하게 하여 수요자를 기만할 염려가 있다고 할 것이다.

 

결국 이 사건 등록상표는 선사용상표들과의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제11호의 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하여 무효로 되어야 할 것이므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 위법하다.

 

첨부: 특허법원 2018. 10. 25. 선고 20182533 판결

 

KASAN_[상표분쟁] 저명상표 트랜스포머 TRANSFORMER 경제적 견련관계 없는 다른 지정상품에 사용 시

특허법원 2018. 10. 25. 선고 2018허2533 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018. 11. 14. 10:00
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