중국법원은 불사용상표등록취소심판 관련하여, OEM 제품의 중국 내 유통 및 판매 없이 전량 수출하는 경우에도 OEM 제조 및 수출과정의 상표사용만으로 중국등록상표의 사용행위로 인정합니다.

 

중국 북경고등법원은 중국대법원의 PRETUL 판결 직후 "SCALEXTRIC" 사건에서 전량수출을 전제로 하는 OEM 제조 및 수출행위를 중국등록상표의 정당한 상표사용행위로 판결하였습니다. 중국내에서 판매되었거나 유통된 적이 없었기 때문에 중국의 일반 수요자에게 상품출처표시로 작용할 기회가 없었음에도 불구하고 중국 등록상표의 정당한 사용으로 인정한 후 불사용취소대상이 아니라고 판결한 것입니다.

 

중국대법원의 PRETUL 판결에서 전량 수출된 OEM 제품은 중국의 일반 수요자에게 상품출처에 관한 오인 혼동의 우려가 없기 때문에 중국내 등록상표의 사용행위로 볼 수 없고, 따라서 중국 상표권 침해를 구성하지 않는다는 논리와는 구별됩니다. 불사용취소심판에서의 상표사용과 침해소송에서의 상표사용을 구별해서 달리 판단한 것입니다.

 

한국기업이 중국등록상표 “SODA”에 대해 제기한 불사용취소심판의 판결도 중요합니다.  중국법원은 중국대법원의 PRETUL 판결 이후에도 중국에서 판매되지 않고 전량 수출된 “SODA” 제품 OEM 사안에서 마찬가지로 불사용취소심판 관련하여 정당한 상표사용행위로 보았습니다. 중국등록상표를 방치하지 않고 사업활동에 사용한 점, OEM 제품에 상표를 부착했음에도 불사용으로 상표등록을 취소한다면 불합리하다는 점 등을 판결이유로 들었습니다.

 

 “SODA” OEM 사안에서 불사용취소심판 관련하여 중국상표 관련 블로그에서 상표사용사실 입증자료로 소개한 내용을 참고로 인용하면 다음과 같습니다.

 

      License agreements between the trademark owner Distinct Seasons and two manufacturers in China;

      Purchase orders showing Distinct Seasons purchasing from the two manufacturers, their relevant delivery notes and photos of the products;

      VAT invoices issued by a manufacturer to the import-export agency concerning the products to be exported to Malaysia;

      Customs declaration forms showing export of the products to Malaysia.

 

정리하면, 중국 내에서 OEM 제품의 유통 및 판매 없이 전량 수출하는 경우, OEM 제품의 생산 및 수출과정에 사용된 상표사용행위에 대해, (1) 중국대법원의 PRETUL 판결에서는 중국등록 상표권의 침해행위로 보지 않았지만, (2) 중국등록상표에 대한 불사용취소심판에서는 중국등록상표의 사용행위로 인정하여 불사용취소사유에 해당하지 않는다고 봅니다. 양자를 구별하여 달리 판단하고 있습니다.

 

KASAN_PRETUL 대법원 판결 이후 OEM 생산 및 수출행위를 불사용취소심판에서 상표사용으로 인정 판결.pdf

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작성일시 : 2017.11.11 10:00
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