1. 사실관계

 

일본 마루후지사는 1953년경 설립된 회사로 그 당시부터 일본에서 제품에 “Marufuji” 상표 사용함. 원고 한국회사에서 2006년 동일 유사한 상표출원, 2007년 등록. 등록상표 침해금지청구 소송 제기함.

 

2. 부제소 합의 여부   

 

등록 상표권자 원고가 피고에게 상표권침해 경고장을 보내자 피고가 원고에게 전화를 한 후 그 전화통화 내용을 요약한 답변서를 보냄. 답변서에는 ‘”피고에게는 별도의 소송 의지가 없다. 피고의 판매에 대해서는 별도의 이의를 제기하지 않는다. 피고가 현재 판매 중이거나 보관 중인 제품의 수거 및 폐기처분을 요구하지 않는다. 피고의 본 건 관련 회신 각서를 요구하지 않는다라고 기재됨.

 

특허법원 판결요지: “피고는 원고와 피고는 이 사건 소를 제기하기 전인 2014. 10.경 부제소 합의를 하였으므로, 이에 위반하여 제기된 이 사건 소는 부적법하다고 주장하나, 그 효력의 유무나 범위를 둘러싸고 이견이 있을 수 있는 경우에는 당사자의 의사를 합리적으로 해석한 후 이를 판단하여야 하는 바, 소송이나 협의의 진행 경과와 무관하게 피고에 대하여는 어떠한 소도 제기하지 않겠다는 확정적인 의사표시를 한 보기는 어려우므로 부제소 합의가 성립하였다고 할 수 없고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.”

 

3. 등록된 상표침해 성립 but 권리남용으로 상표권 행사 불인정

 

원고 등록상표와 양 표장을 대비하여 보면 실사용 표장의 도형은 특별한 관념이나 호칭을 가지지 않으므로 문자부분에 의해 호칭 및 관념될 것으로 보이는데, 영문 문자의 발음인마루후지는 일본에서 사람의성씨로 사용되는 용어로서, 우리나라의 일본어 수준을 감안하여 보면, 실사용 표장이 낚시용품에 사용되는 경우 일반 수요자들 사이에서는 일본의마루후지라는 회사 또는 사람에 의해 제조되는 물건 정도의 의미로서 받아들여질 것으로 보인다. 양 표장은 외관면에서는 다소 유사하지 않다고 볼 여지가 있으나, 호칭 및 관념이 동일하여, 양 표장이 동일·유사한 상품에 사용되는 경우 일반수요자들 사이에서 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 초래할 우려가 있으므로, 서로 유사하다고 할 것이고 특별한 사정이 없는 한 이 사건 등록상표권에 대한 침해행위에 해당한다.

 

이에 대하여 피고는 원고의 청구가 권리남용이라고 항변하므로 살피건대, 일본 乙의 실사용 표장이 부착된 낚시 용품은 이 사건 등록상표의 출원 시점에 이미 일본뿐만 아니라 국내에서도 상당한 인지도를 얻은 것으로 보이는 점, 원고는 이 사건 등록상표의 출원 전에 실사용 표장이 일본 마루후지의 표지임을 충분히 인식하고 있었음에도 그와 유사한 이 사건 등록상표를 출원한 것으로 보이는 점 등을 종합하여 볼 때 원고의 피고에 대한 상표권 행사는 비록 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 등록상표에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용될 수 없는 것이라고 봄이 타당하다.”

 

첨부: 특허법원 2017. 10. 26. 선고 20171520 판결

특허법원 2017나1520 판결 .pdf

KASAN_부제소합의 여부 등록상표의 권리행사를 권리남용으로 불인정.pdf

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작성일시 : 2017. 11. 17. 21:00
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