-- 대법원은 지난 2014. 11. 13. 특허발명 실시계약 체결 특허가 무효로 경우 특허실시료의 반환을 청구한 사건에 대하여 원칙적으로 반환을 청구할 없다고 판시하였습니다(대법원 2014. 11. 13. 선고 201242666 판결). --

 

1. 특허 무효와 기지급 실시료 반환의 문제

 

우리 민법은 법률상 원인 없이 타인의 재산이나 노무로 인하여 이득을 얻고 이로 인하여 타인에게 손해를 가하는 경우, 손해를 당한 자는 이득을 얻은 자에게 부당이득반환청구를 있다(민법 741). 따라서 특허발명의 사용대가로 로열티를 지급하였거나 손해배상을 대상 특허가 무효로 확정되면 부당이득반환이 문제가 됩니다. 이에 대하여 대법원의 판례가 없어 학설이 나뉘어 있었고, 하급심도 무효로 특허권자가 실시자에게 로열티 지급을 청구하는 것은 권리남용으로 보았고, 원칙적인 무효의 소급효에 따라 이미 지급받은 로열티는 부당이득으로 반환하여야 한다는 판결도 있었습니다(서울고등법원 200676103판결, 서울중앙지방법원 2005가합62919 판결). 따라서 기존 하급심은 무효의 소급효 원칙에 충실히 따른 것으로 보입니다.

 

그런데 대법원 판결로써 이에 대하여 대법원은 아래와 같이 반대로 정리하였습니다. , 하급심 판결이 뒤집힌 것입니다.

 

2. 대법원 2014. 11. 13. 선고 201242666 판결의 개요

 

대법원은 (i) 특허발명 실시계약의 체결 이후 계약의 대상이 특허가 무효로 확정된 경우 특허권자가 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료를 부당이득으로 반환할 의무가 있는지 여부(원칙적 소극), (ii) 특허발명 실시계약의 체결 이후 계약의 대상이 특허가 무효로 확정된 경우 착오를 이유로 특허발명 실시계약을 취소할 있는지 여부(원칙적 소극) 대하여 아래와 같이 판단하였습니다.

 

(1) 특허발명 실시계약이 체결된 이후에 계약 대상인 특허가 무효로 확정되면 특허권은 특허법 133 3항의 규정에 따라 같은 1 4호의 경우를 제외하고는 처음부터 없었던 것으로 간주된다. 그러나 특허발명 실시계약에 의하여 특허권자는 실시권자의 특허발명 실시에 대하여 특허권 침해로 인한 손해배상이나 금지 등을 청구할 없게 뿐만 아니라 특허가 무효로 확정되기 이전에 존재하는 특허권의 독점적ㆍ배타적 효력에 의하여 3자의 특허발명 실시가 금지되는 점에 비추어 보면, 특허발명 실시계약의 목적이 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아닌 특허무효의 소급효에도 불구하고 그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된 특허발명 실시계약이 계약의 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 수는 없고, 다만 특허무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다고 보아야 한다. 따라서 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 앞서 바와 같이 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 특허권자가 특허발명 실시계약에 따라 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간에 상응하는 부분을 실시권자에게 부당이득으로 반환할 의무가 있다고 없다.

 

(2) 특허는 성질상 특허등록 이후에 무효로 가능성이 내재되어 있는 점을 감안하면, 특허발명 실시계약 체결 이후에 계약의 대상인 특허의 무효가 확정되었더라도 특허의 유효성이 계약체결의 동기로서 표시되었고 그것이 법률행위의 내용의 중요부분에 해당하는 등의 사정이 없는 , 착오를 이유로 특허발명 실시계약을 취소할 수는 없다고 것이다.

 

3. 정리

 

대법원 판결로써 특허발명에 대한 실시계약 체결 후에 특허가 무효로 경우 특허실시료를 반환해야 하는지 여부에 대하여 실시계약에 별도의 무효사유가 존재하는 등의 특별한 사정이 없는 특허실시료에 대한 반환청구를 없습니다.

 

무효판결 이전에 지급의무가 있었던 기존 실시료 미지급분의 지급 여부, 이미 지급한 고정급 실시료의 반환 여부 등의 세부적인 문제가 남아있습니다만, 판결 판결의 취지에 따라 합리적으로 해석하면 문제는 없을 것으로 보입니다.

 

* 대법원 2014. 11. 13. 선고 201242666 판결문   2012다42666.pdf 

 

정회목 변호사

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작성일시 : 2014.11.24 14:33
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-- 미국소송에서 항소심 판결에 대해 불복하는 경우 미국연방대법원 상고심이 아니라 항소심 법원에서 재심리하는 경우 -- 

 

우리나라 특허소송에서 항소심 판결에 대한 불복방법은 대법원 상고 외에 다른 방법이 없습니다. 그러나, 미국특허소송에서는 CAFC 3인 판사 합의체 항소심 판결에 대해 불복하는 경우 (1) 동일 재판부의 재심리 신청, (2) CAFC 전원합의체 (en banc) 심리 신청을 할 수 있습니다. 종전에 소개한 바와 같이 B형 간염치료제 entecavir 물질특허의 특허권자 BMS는 그 물질특허를 무효라고 판단한 CAFC 항소심 판결에 불복하여, 동일 재판부에서 재심리해 주거나 또는 전원합의체에서 재심리해 달라는 신청을 제기하였습니다.

 

이와 같은 신청에 대해 전원합의체 심리를 하는 경우는 (1) 판례의 통일의 필요성, (2) 비상하게 중대한 사안의 경우입니다. 먼저 전원합의체 재심리 신청을 받아들일지 여부를 전원합의체 판사들이 투표로 결정합니다. 통상 이와 같은 최초 기준을 통과하지 못하는 경우가 많습니다. 3인 합의체 판결을 전원합의체에서 자주 심리하여 종전 판결을 번복한다면 항소심 재판의 권위가 떨어지고 법적 안정성도 낮아질 것입니다.

 

얼마 전 CAFC에서 en banc 재심리 신청을 기각하는 판결을 하였습니다. 쟁점은, 대학이 특허의 공유권자인 상황에서 다른 공유자가 제기한 특허침해소송에서 그 대학을 강제로 원고로 할 수 있는지 여부입니다. 공유자 관련 쟁점은 다양한 입장에 따라 논리를 달리하는 매우 어려운 문제가 많습니다. 위 사건에서 3인 합의합의체 판결에서도 2:1, 전원합의체 투표 판사 10명 중 6:4로 근소한 차이로 전원합의체 재심리 신청기각 결정이 나왔습니다. CAFC 판결과 en banc 재심리 신청 기각 결정을 참고자료로 첨부합니다.

 

*첨부자료

1. CAFC 판결 1_원 CAFC 판결 13-1241.Opinion.6-3-2014.1.pdf

2. en banc 재심리 신청 기각 결정 2_재심리 신청 기각 결정 13-1241.Order.9-16-2014.1.pdf

 

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작성일시 : 2014.10.10 16:03
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-- 컴퓨터프로그램 관련 분쟁에서 저작권 등록의 실무적 중요성 서울남부지방법원 2014. 4. 22. 선고 2012가합104060 판결  --

 

저작권은 저작물 창작과 동시에 원시적으로 발생하는 것이고, 저작권 등록에 의해 창설되는 것은 아닙니다. 그렇지만 저작권 등록 여부가 저작권 분쟁관련 소송에서는 보통 생각하는 것보다 훨씬 강력한 효력을 발휘하는 경우가 종종 있습니다. 창작일로부터 시일이 경과되어 관련 증거가 없거나 관련 증거가 복잡하게 엇갈리는 상황에서는 저작권 등록권자를 저작권자로 추정하는 법률상 효과가 강력한 힘을 발휘하게 됩니다. 등록한 사람을 저작권자로 추정하므로 무조건 유리합니다. 저작권 등록에 큰 비용이 드는 것도 아니고 절차도 복잡하지 않음에도 불구하고 저작권 등록을 소홀히 하는 것은 저작권자로서의 권리를 스스로 포기하는 것과 다름없습니다.

 

다수의 개발자가 관여하는 컴퓨터프로그램의 개발분야에서 저작권 등록은 꼭 필요합니다. 분쟁에서 큰 힘을 발휘합니다. 컴퓨터프로그램은 대부분 upgrade를 하기 때문에 version마다 저작권 등록을 하는 것이 좋습니다. 시일이 경과된 후 업그레이드 전 프로그램이나 관련 작업에 관한 자료를 찾을 수 없는 경우도 많습니다. 이때 등록으로 권리자 추정을 받는 당사자라면 특별한 사정이 없는 한 매우 유리한 지위에 있습니다.

 

컴퓨터프로그램 개발 및 보수 담당업체와 판매를 담당하는 회사 사이에서 자주 발생하는 분쟁을 다룬 판결을 소개합니다. 전형적으로 개발 및 upgrade 과정에 양사 직원들이 모두 참여하였으나, 시일이 경과되어 관련 자료들이 명확하지 않는 상황입니다. 이때 법원은 해당 프로그램을 등록한 회사를 저작권자로 판결하였습니다. 등록한 프로그램의 기초 버전이 상대방 회사로부터 온 것이고, 개발 과정에 상대방 회사 직원이 참여한 사실을 인정하면서도 공동 저작권자의 성립도 인정하지 않았습니다. 법원이 상대방 회사의 직원들이 프로그램 창작에 참여한 부분에 대해 창작성이 인정되지 않는 통상적인 부분이라는 취지로 공동 저작물로 보지 않는 판시내용은 다소 의문이 있습니다. 첨부된 판결문 중 저작권자 인정 부분을 꼼꼼하게 읽어 보시길 권합니다.

 

원칙적으로 민사소송은 주장 및 입증에 따라 상대적 진실을 판단하는 것이고 소송 당사자의 소송수행 능력에 따라 결론이 달라질 수 있습니다. 따라서, 상급심에서 당사자들의 주장 입증 정도에 따라 1심 법원의 저작권자 인정에 관한 판단이 변경될 수도 있습니다. 그렇지만 주목할 포인트로는, 위 판결에서 1심 법원 재판부가 오랜 기간에 걸친 공동개발의 경험, 업그레이드 전 프로그램과 해당 프로그램 사이에 보이는 상당한 차이점, 개발에 양사 직원이 공동으로 참여한 점 등을 인정하면서도, 해당 프로그램을 저작권 등록한 당사자를 저작권자로 추정하는 저작권법상 효과를 매우 중시한 것으로 보인다는 점입니다. 저작권 등록이 실무상 저작권 분쟁에서 어떤 효과를 발휘하는지 보여주는 좋은 사례로 생각합니다.

 

* 서울남부지방법원 2014. 4. 22. 선고 2012가합104060 판결 서울남부지방법원_2012가합104060_프로그램저작권_저작권자관련.pdf

 

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작성일시 : 2014.09.03 14:34
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-- 골프회원권 입회비 반환을 거부할 있다는 계약조항을 불공정 약관으로서 무효로 골프장 입회비 반환청구소송 판결 - 서울동부지방법원 2012. 11. 1. 선고 2012가합9339 판결 --

 

1. 배경 쟁점

 

최근 회사나 개인이 보유하고 있던 골프장 회원권에 대하여 입회금을 반환해 것을 청구하는 사건이 증가하고 있습니다. 문제는 골프장 사정이 어려워지면서 골프장측이 계약조항을 들어 상호합의나 골프장의 승인이 있어야 반환할 있다고 입회비 반환을 거부하는 경우입니다. 첨부한 판결에서는 설령 이와 같은 명시적 규정이 있는 계약서라고 하더라도 골프장에 일방적으로 유리한 계약 조항으로서 불공정한 약관으로 무효라고 판시한 중요한 판결입니다. , 골프장은 계약조항을 이유로 회원의 입회비 반환청구를 거부할 없다고 판결하였습니다. 골프장은 항소(서울고등법원 2013. 6. 21. 선고 201295549 판결) 상고(대법원 2013. 10. 25. 선고 201354079 판결) 하였으나 모두 기각되었습니다.

 

골프장 입회금에 대한 반환청구를 원하는 분들은 판결을 참고하여, 계약에 따른 입회금 반환신청을 반드시 하시고 내용증명을 통하여 기록을 남겨놓으셔야 합니다. 나중에 소송으로 진행될 경우에 소송의 제기로 반환신청을 하였다고 수도 있으나, 반환신청을 이미 하였다는 서면은 계약에 따른 입회비 반환신청을 하였고 지연이자의 기산일을 앞당길 있는 중요한 증빙자료가 것입니다.

 

2. 사실관계

 

A 2005. 9. 30. 골프장을 운영하는 B 골프장 클럽의 회원으로 가입하는 입회계약을 체결하고 입회금을 납입하였습니다. B 골프장 클럽 회칙 11조는 "입회금은 회사에 5년간 무이자로 거치하며 퇴회 입회원금만 반환하며 천재지변 불가항력의 사태가 발생할 시에는 이사회의 의결에 따라 일정기간 반환을 유보할 있다. 탈회시에는 입회금 원금만 반환한다" 규정하고 있었습니다. 다만, 회칙 18 1항에서 "탈회는 사전에 소정의 신청서를 제출하여 회사의 승인서를 득하여야 하며, 입회 5 이내에는 여하한 이유로도 임의 탈회를 승인하지 아니할 있다" 규정하고 있었습니다.

 

A 입회 시점으로부터 5년이 경과한 2012. 6. 26. 법원에 입회금의 반환을 청구하는 소를 제기하였습니다.

 

3. 판결요지

 

법원은 B 골프장의 입회기간 5년이 경과하는 시점에 탈회, 입회금 반환 요청을 하지 않아 입회계약이 자동 갱신되었다고 하더라도 기간이 정함이 없는 계약이 된다고 봄이 상당하므로, A 언제든지 입회계약을 해지하고 입회금 반환을 청구할 있다고 판단하였습니다. 이에 따르면, B에게는 입회금과 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 발생합니다.

 

그리고 A 탈회를 승인할 없다는 B 주장에 대하여, 법원은 B 골프장 회칙이 A 같이 5년의 예치기간이 만료된 회원에게 B 일방적인 의사로 탈회승인이 없었음을 이유로 반환을 거부할 있다고 해석하는 불공정한 약관으로 무효라고 보았고, B 탈회신청을 거부할 없다고 판시하였습니다.

 

B 상소하였으나, 서울고등법원은 1 판결을 그대로 인용하면서 B 항소를 기각하였고 대법원 심리불속행으로 상고를 기각하였습니다.

 

4. 실무적 의미

 

A B 골프장에 회원으로 가입했던 당시에는 체육시설의 설치이용에 관한 법률('체육시설법') 시행령에 의하면 19 2호에서 회원의 탈퇴 또는 탈퇴자에 대한 입회금액의 반환 시기 등에 관하여는 회원을 모집한 자와 회원 간의 약정에 따르도록 규정하고 있고, 회원의 반환청구가 있을 시에 지체 없이 반환할 것을 규정하고 있던 체육시설법 시행규칙이 2000. 3. 28. 삭제되었습니다. 이는 현재에도 동일하게 규정되어 있습니다.

 

따라서 일견 골프장의 주장대로 당사자 간의 약정 골프장이 입회금의 반환신청을 승인하지 않을 있다고 판단할 있습니다. 그러나 법원은 골프장이 일방적인 의사로 반환을 승인하지 않을 있다는 계약은 불공정 약관에 해당하여 무효라고 판단한 것입니다. 따라서 회원의 입회금 반환신청권은 불리한 계약 하에서도 보호되고 있으므로, 입회금을 반환하지 않는 골프장에 대하여는 적극적인 조치를 진행하셔야 것입니다.

 

정회목 변호사

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작성일시 : 2014.08.20 17:02
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-- 폰트 파일의 불법 사용과 그 결과물에 관한 저작권 침해여부, 그 폰트가 사용된 팜플렛 등의 사용금지 및 폐기청구 인정여부 --

 

폰트파일에 대해서는 프로그램 저작권이 인정되지만, 폰트 즉 서체(typeface) 그 자체에 대해서는 저작권법적 보호를 인정하지 않는 판례를 말씀드린 바 있습니다. 이와 같이 폰트 파일에 대해서는 저작권을 인정하지만 폰트 자체에 대해서는 저작권 보호를 인정하지 않는다는 입장에서 실무적으로 판단이 어려운 문제가 발생합니다.

 

특히, 다음과 같이 저작권법에 저작권침해 결과물의 폐기청구에 관한 규정이 있는데, 그 조항의 해석이 핵심쟁점으로 생각됩니다.


저작권법 제123조 (침해의 정지 등 청구) ② 저작권 그 밖에 이 법에 따라 보호되는 권리를 가진 자는 제1항의 규정에 따른 청구를 하는 경우에 침해행위에 의하여 만들어진 물건의 폐기나 그 밖의 필요한 조치를 청구할 수 있다.

 

여기서 “제1항의 규정에 따른 청구”는, 저작권 침해자에 대한 침해 정지 청구입니다. 즉, 저작권 침해 행위가 있었음을 전제로, 저작권자는 침해자에 대하여 제2항에 따라 “침해행위에 의하여 만들어진 물건”을 폐기할 것을 청구할 수 있습니다.

 

폰트 파일을 불법 다운로드 받아 사용하여 상표, 간판, 광고물을 만들거나 책을 인쇄한 경우를 상정하면, 그 상표나 인쇄된 책은 타인의 폰트 파일에 대한 프로그램 저작권을 침해하는 행위에 의하여 만들어진 결과물에 해당합니다. 저작권법 제123조 제2항을 적용하면 그 물건의 폐기청구를 하는 것이 가능합니다.

 

참고로, 폰트 파일을 인쇄물 제작에 사용하는 경우 인쇄물 제작용 프로그램을 통해 폰트 파일 프로그램을 불러 사용하게 되고, 이 과정에서 컴퓨터의 메모리에 폰트 파일 프로그램이 일시적으로 복제가 되는바, 이 또한 폰트 파일 저작권자의 저작권을 침해하게 되며(RAM에의 일시적 복제를 복제권 침해로 본 서울중앙지방법원 2014. 2. 21. 선고 2013가합25649 판결 등), 이러한 저작권 침해행위로서 불러온 폰트에 의하여 인쇄물이 제작된 것이기 때문입니다.

 

그런데 저작권법 제123조 제2항을 위와 같이 문언적으로 해석하면, 폰트 자체의 저작권을 인정하지 않는다는 판례의 태도와 배치되는 등 여러 가지 불합리한 결과가 초래됩니다. 예를 들어, MS Word를 불법 다운로드 받아 사용하여 만든 모든 문서에 대한 Microsoft사의 폐기청구가 가능할 수 있게 되는 것입니다. 또한 위와 같은 해석론에 따르면, 폰트 파일 저작권자가 폰트 파일이 불법 사용되었다는 점만 증명하면 폰트 파일이 사용된 모든 인쇄물의 폐기를 청구할 수 있게 되어, 결국 폰트 자체를 법적으로 보호해 주는 것과 다름없습니다. 인쇄물에 대한 폰트 디자인권의 효력을 배제한 디자인보호법 제44조 제2항의 취지에도 어긋나게 될 수 있습니다. 

 

그렇다고, 저작권법 제123조 제2항의 “침해행위에 의하여 만들어진 물건”의 범위를 제한 해석할 수 있는 근거 규정도 없습니다. 법원이 구체적 사건에서 판결을 통해 제한 해석하는 것이 가능할 것이지만, 국내외 판례나 학설의 뒷받침이 필요할 것입니다. 그런데, 현재까지는 이에 관한 연구 논문이나 외국법원의 판결이 나오지 않는 상태입니다. 따라서, 현재로서는 이와 같은 제한해석이 가능할지 단정하기 어렵습니다.

 

사실 이 문제는 폰트 파일에 대한 저작권 문제에 국한된 것이 아니라, 모든 프로그램 저작권의 경우 발생할 수 있는 문제로서 그 파장이 중대한 문제로 보입니다. 물론, 가볍게 판단할 수 있는 문제는 아니라고 생각되지만, 폰트파일 결과물에 대한 폐기청구를 인정할 경우 발생할 수 있는 불합리한 결과들을 고려할 때, 그 범위를 제한 해석하는 것이 필요하고, 또 타당하다고 생각합니다. 바람직하게는 저작권법에 명시적으로 제한 해석한다는 규정을 두는 입법적 조치가 필요할 것입니다.

 

정리하면, 결과물 폐기 인정여부에 관한 학술적 논의는 별론으로 하고, 실무적 입장에서는 현행 저작권법 규정을 중시하여 관련 Risk를 평가해 볼 필요가 있습니다. 즉, 현행 저작권법 규정에 따라 가장 보수적으로 평가한다면, 법규정상 타인의 저작물에 해당하는 폰트 파일을 불법 사용하여 작성한 결과물을 폐기할 수 있으므로, 관련 소송에서 폰트파일로 만든 상표, 로고, 광고물, 팜플렛, 인터넷 홈페이지, 간판 등의 사용금지 및 폐기 명령을 받을 수도 있다는 점을 유의해야 할 것입니다.

 

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작성일시 : 2014.08.04 15:46
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