등록디자인 침해제품 생산용 금형 제작자 – 간접침해, 공동불법행위 책임, 손해배상 책임제한 불인정: 특허법원 2025. 5. 22. 선고 2024나11051 판결
1. 사안의 개요
(1) 등록디자인 침해 인정 + 직접 침해자의 주문으로 침해품 생산용 금형 제작, 납품, 침해품 생산에 사용
(2) 등록디자인 권리자 주장요지: 제작하여 납품한 금형은 등록디자인에 관한 물품의 생산에만 사용되는 것이다. 이러한 금형의 제작․납품 행위는 디자인보호법 제114조의 침해로 보는 행위에 해당하고, 피고의 과실은 추정된다. 직접 침해자와 공동하여 원고에게 디자인권 침해로 인한 손해배상을 할 의무가 있다.
(3) 금형제작자의 항변 요지: 등록디자인과 유사한 용기를 만들어 판매하려는 계획은 직접 침해자 C가 세운 것이고 금형제작자 피고는 전달받은 디자인대로 금형을 제작하였을 뿐이다. 이 사건 침해제품 용기의 판매로 인한 수익이 피고에게 귀속된 것도 아니다. 따라서 피고의 과실이 인정된다고 하더라도 피고의 책임은 제한되어야 한다.
2. 특허법원 판결요지 - 간접침해의 성립
(1) 디자인보호법 제114조는 이른바 간접침해에 관하여 “등록디자인이나 이와 유사한 디자인에 관한 물품의 생산에만 사용하는 물품을 업으로서 생산ㆍ양도ㆍ대여ㆍ수출 또는 수입하거나 업으로서 그 물품의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위는 그 디자인권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다.”라고 규정하고 있다.
(2) 디자인권 직접 침해자 C는 이 사건 금형을 사용하여 이 사건 용기를 제조하였다. 이 사건 금형은 C의 요청에 따라 피고에 의해 주문․제작된 것으로서 이 사건 용기의 생산에 사용되는 것 이외에 다른 경제적, 상업적 용도는 없다고 보인다. 따라서 이 사건 금형은 이 사건 용기의 생산에만 사용하는 물건에 해당한다고 봄이 타당하다.
(3) 피고가 이 사건 금형을 제작하여 주문자 C에게 납품한 것은 이 사건 등록디자인과 유사한 디자인에 관한 물품인 이 사건 용기의 생산에만 사용하는 물품을 업으로서 생산한 것으로서 디자인보호법 제114조에 따라 원고의 이 사건 등록디자인권을 침해한 것으로 보는 행위에 해당한다.
3. 특허법원 판결요지 - 금형 제작자 피고, 간접침해자의 고의 또는 과실 인정
(1) 디자인보호법 제116조 제1항 제1문은 “타인의 디자인권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다.”고 규정하고 있다. 디자인보호법 제114조에 따른 간접침해가 인정되는 경우에도 디자인보호법 제116조 제1항 제1문에 따라 침해행위에 대한 과실이 추정된다. 간접침해를 한 사람이 위와 같은 과실의 추정을 번복하기 위해서는 디자인권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이나 자신이 생산하는 물품으로 생산되는 물품의 디자인이 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 믿었다는 점을 정당화할 수 있는 사정 등을 주장․증명하여야 한다.
(2) 피고가 이 사건 등록디자인권의 존재를 파악하거나 그 권리범위에 속하지 않는 용기를 제작할 수 있는 금형을 생산하기 위해 노력하였다고 볼 만한 아무런 사정이 발견되지 않는다.
4. 특허법원 판결요지 - 간접침해자의 책임 제한 불인정
(1) 관련 법리: 공동불법행위로 인한 손해배상책임의 범위는 피해자에 대한 관계에서 가해자들 전원의 행위를 전체적으로 함께 평가하여 정하여야 하고, 그 손해배상액에 대하여는 가해자 각자가 그 금액의 전부에 대한 책임을 부담하는 것이며, 가해자의 1인이 다른 가해자에 비하여 불법행위에 가공한 정도가 경미하다고 하더라도 피해자에 대한 관계에서 그 가해자의 책임 범위를 위와 같이 정하여진 손해배상액의 일부로 제한하여 인정할 수는 없다(대법원 2001. 9. 7. 선고 99다70365 판결 등 참조).
(2) 피고가 공동불법행위자인 직접침해자에 비하여 상대적으로 가담한 정도가 경미하고 취득한 이득이 적다고 하더라도 이로써 피해자인 원고에 대한 관계에서 그 책임 범위를 손해배상액의 일부로 제한할 수는 없다. 따라서 피고의 이 부분 주장은 받아들일 수 없다.
첨부: 특허법원 2025. 5. 22. 선고 2024나11051 판결
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