공동연구개발__글137건

  1. 2017.08.01 학원 강사의 계약관계 + 근로자성 판단기준 + 퇴직금 인정여부
  2. 2017.07.26 중국법원 제출용 서류의 공증 + 영사인증 + 아포스티유
  3. 2017.07.25 중국법원과 민사소송의 기본구조 및 개요
  4. 2017.07.24 중국 회사법 관련 법령의 개요
  5. 2017.07.23 중재판정 또는 한국법원 판결의 중국내 승인 및 집행
  6. 2017.07.22 중국회사 관련 분쟁과 재판관할권 판결 사례
  7. 2017.07.21 중국 관련 분쟁과 소송의 재판관할권 관련 판결 사례
  8. 2017.07.20 중국 법원 및 정부기관 제출용 법률문서의 공증(notarization)과 영사인증(legalization)
  9. 2017.07.19 중국법 관련 실무적 포인트 몇 가지 정리
  10. 2017.07.15 계약실무 - 특허 라이선스 분쟁 사례 [계약자문/작성/신속/저비용]
  11. 2017.07.14 국제계약실무 – 라이선스 계약 당사자의 M&A 관련 계약위반 여부 사례
  12. 2017.07.13 국제계약실무 – 특허 라이선스 계약분쟁 사례
  13. 2017.07.12 국제계약실무 – 환율 급변 상황과 계약이행 책임 [자문/작성/신속/저비용]
  14. 2017.07.10 기본실무 – 국제계약 영문표현
  15. 2017.07.06 Customer 회사의 요청에 따라 경쟁회사에 이메일로 보낸 개발제안서 내용의 공지여부 – 특허법원 2016. 9. 22. 선고 2016허2072 판결
  16. 2017.06.20 특허권자 Licensor 미국대학 vs Licensee 벤처회사 + Sub-licensee 대기업 AbbVie : 라이선스계약분쟁 + 특허무효항변 + 부쟁조항 관련 미국판결
  17. 2014.01.27 [사례연구] 사내 창업 연구원과 창업회사가 그 전직 소속회사와 수행한 공동개발의 결과물에 대한 특허권 공유관계

 

 

실무상 대부분의 경우 학원과 강사는 근로계약이 아닌 용역계약을 체결합니다. 학원과 강사 모두 근로계약 관계보다 보다 자유로운 프리랜서와 같은 용역계약 관계가 더 유리하다고 생각하기 때문입니다.

 

문제는 강사가 용역계약을 체결하였지만 실질적으로 근로자와 동일하게 일하는 경우입니다. 유사한 사례에 관한 소송이 제기되어 판결이 난 적이 있고, 그 판결요지와 실무적 포인트를 블로그 글로 정리해서 포스팅하였으므로 한번 읽어 보시기 바랍니다.

 

링크: 단기 시간제 근무자의 퇴직금지급 관련 핵심쟁점 소정근로시간 인정: 서울중앙지방법원 2016. 6. 7. 선고 2015가합522427 판결

 

강사를 근로자로 인정할 것인지 여부는 당사자가 체결한 계약이 용역계약이라는 형식을취했는지 여부와는 무관하게 실질적으로 종속적 관계인지 여부로 판단합니다. 실질적 고용관계를 기준으로 판단할 때 근로자로 인정되면 강사는 사용자 학원에 대해 퇴직금 등을 청구할 수 있습니다.

 

정리하면, 학원과 강사 사이에 체결한 계약의 형식은 강사의 근로자성 판단에 별다른 큰 영향을 미치지 않습니다. 강사가 학원에 실질적으로 종속되어 일하는 관계인지 여부로 근로자성을 판단합니다. 미리 양 당사자의 관계를 실질적 종속성 여부를 판단해 본 후, 이애 따라 근로조건 및 급여조건 등을 정하는 것이 바람직합니다.

 

위 블로그 포스팅의 판결사례와 같이 강의시간이 주당 15시간 미만인 강사의 경우에도 타 업무시간까지 고려하여 근로기준법 예외규정 해당여부를 신중하게 판단해야 할 것입니다.

 

학원 강사의 계약관계 근로자성 판단기준 퇴직금 인정여부.pdf

 

작성일시 : 2017.08.01 15:08
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KASAN_중국법원 제출용 서류의 공증 영사인증 아포스티유.pdf

 

 

 

작성일시 : 2017.07.26 13:00
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KASAN_중국법원과 민사소송의 기본구조 및 개요.pdf

 

 

 

작성일시 : 2017.07.25 13:00
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KASAN_중국 회사법 관련 법령의 개요.pdf

 

 

 

작성일시 : 2017.07.24 13:00
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KASAN_중재판정 또는 한국법원 판결의 중국내 승인 및 집행.pdf

 

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작성일시 : 2017.07.23 13:00
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KASAN_중국회사 관련 분쟁과 재판관할권 판결 사례.pdf

 

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작성일시 : 2017.07.22 13:00
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KASAN_중국 관련 분쟁과 소송의 재판관할권 관련 판결 사례.pdf

 

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작성일시 : 2017.07.21 13:00
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한국회사에서 중국 법원이나 정부기관에 제출하는 서류는 먼저 공증(notarization)을 받은 후 주한중국대사관 또는 총영사관의 영사인증(영사확인, legalization)을 받아야 그 효력을 인정받습니다. 실무적 포인트를 간략하게 살펴봅니다.

 

1. 공증

 

공증은 거래와 관련한 증거를 보전하고 권리실행을 쉽게 하기 위해 공증인(공증인가 법무법인)이 특정한 사실이나 법률관계의 존부를 공적으로 증명하는 제도입니다. 공증서류는 민·형사 재판에서 강력한 증거력을 갖습니다.

 

사서증서(私署證書)의 인증은 사문서가 작성명의인의 의사에 의하여 서명 또는 날인된 것임을 증명하는 것입니다. 통상 공증인 앞에서 사서증서 원본을 가지고 사서증서의 서명 또는 날인을 본인이나 그 대리인이 하여야 합니다.

 

외국어 번역공증은 원문, 번역문뿐만 아니라 번역인 증명서(외국어번역행정사가 번역한 경우 그 자격증 사본), 번역인 확약서 및 신분증사본이 있어야 합니다. 공인자격증이 없는 번역문은 사용할 수 없습니다.

 

2. 영사인증

 

특정 국가의 문서가 다른 국가에서 그 효력을 인정받기 위해서는 문서의 국외사용을 위한 확인(legalization)이 필요합니다. 문서작성 국가에 있는 문서접수국가의 외교공관에서 "영사확인"을 받아야 합니다.

 

예를 들어, 우리나라에서 발행된 문서를 중국에서 사용하려면 주한중국대사관 또는 총영사관에서 "영사확인"을 받아야 합니다. 이때 실무적으로 주한중국대사관은 한국 발행문서의 관인 또는 서명을 확인할 수 없기 때문에 사전에 우리나라 외교부의 "영사확인"을 먼저 받도록 요구합니다.

 

정리하면, 중국당국에 제출할 서류는 (1) 중국어번역자격증 소지자의 번역을 거쳐 (2) 중국번역문 공증을 받은 후 (3) 외교부에서 영사인증을 받아서, (4) 주한중국대사관 또는 총영사관에서 영사인증을 받아야 합니다.

 

3. 아스포티유 (Aspotille) – 개별국가 영사인증 생략 협약

 

아포스티유 협약은 협약가맹국 사이 외교공관의 영사인증절차를 해당 국가기관의 인증으로 간략하게 대체하는 것입니다. 따라서 문서접수국이 아포스티유 협약 가입국이면 우리나라 외교부 또는 법무부의 아포스티유 확인만으로 해당국가의 주한외교공관의 영사확인 없이도 문서접수국에서 그 효력을 인정받습니다. 아포스티유 발급 대상문서는 공문서와 공증문서입니다.

 

우리나라는 2007. 7. 14.부터 시행 중이고, 미국, 영국, 프랑스, 독일, 일본 등 우리나라와의 교역 규모가 큰 국가 대부분은 협약가입국입니다. 다만 현재까지 중국은 가입하지 않았기 때문에 아포스티유 절차를 이용할 수 없습니다.

 

아포스티유 협약 가입국과 미가입국 사이의 영사인증 절차를 비교하면 다음과 같습니다.

 

 

 

 

 

KASAN_중국 법원 및 정부기관 제출용 법률문서의 공증(notarization)과 영사인증(legalization

 

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작성일시 : 2017.07.20 14:46
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1. 중국 법원의 구조와 재판 제도의 특징 

 

중국은 우리나라의 ‘3 3심제와 다르게 ‘4 2심제를 채택하고 있습니다.

 

최고인민법원 (대법원에 상응) – 북경

고급인민법원 (고등법원에 상응) – , 직할시, 자치구

중급인민법원 (지방법원에 상응) – 자치구,

기층인민법원 (지법지원 또는 시군법원) - , ,

      

< 중국 법원의 구조 및 소재지 >

 

2. 중국은 1심 판결에 대해 단 한번의 불복 기회가 있는 2심 종심제입니다.

 

예를 들어, 1심 법원이 중급인민법원이었다면 2심 법원은 고급인민법원이 되고, 고급인민법원이 1심을 담당하였다면 최고인민법원이 2심 법원이 됩니다.

 

 

 

최고인민법원

2

2

고급인민법원

고급인민법원

1

1

중급인민법원

 

 

                                < 중국의 심급구조 – 2심 종심제 >

 

3. 중국 회사법(공사법)상 회사는 유한책임회사와 주식유한책임회사 2가지만 인정됩니다.

 

주식회사보다 유한책임회사가 일반적입니다. 특히 주권상장 주식회사는 많지 않습니다. 유한책임회사의 최고의사결정기구는 이사회(동사회)이고, 회사의 법정 대표자는 동사장(이사회 의장), 외사의 업무집행기구는 총경리입니다.

 

4. 중국 민법통칙에 규정된 일반 소멸시효는 2년입니다. 권리행사기간, 권리소멸시효, 제소기간 등을 의미합니다.

 

소멸시효는 권리침해사실을 알았거나 알 수 있었을 때부터 기산됩니다. 중국은 내용증명제도가 없지만, 우편이나 이메일 등으로 권리요구 및 행사서류가 상대방에게 도달한 사실을 입증하면 소멸시효 중단의 효력이 있습니다.

 

5. 중국 계약법(합동법)상 계약무효사유에 유의해야 합니다.

 

우리나라 민법상 무효사유와 유사하지만, 덧붙여 중국 행정법규상 강행법규에 위반한 경우도 무효로 본다는 점에 특히 유의해야 합니다. 예를 들어 당사자가 자유롭게 체결한 계약도 중국당국의 허가 또는 승인을 전제로 하는 경우 그 허가 및 승인을 받지 못한 경우에는 그 계약의 효력도 인정되지 않을 수 있습니다.

 

6. 중국 법원이나 정부기관에 제출하는 법률문서는 공증(notarization)과 영사인증(legalization)이 필요합니다.

 

한국회사에서 중국 법원이나 정부기관에 제출하는 서류는 먼저 공증(notarization)을 받은 후 주한중국대사관 또는 총영사관의 영사인증(영사확인, legalization)을 받아야 그 효력을 인정받습니다.

 

예를 들어, 중국 법원에 제출할 소송위임장의 경우 국문과 중문 번역문을 작성하여 공증사무소에서 사문서 공증(notarization)을 받은 후, 한국 외교통상부 영사과에서 다시 확인, 인증(authentication)을 받아야 합니다. 그리고 나서, 중국대사관에서 가서 다시 영사인증(legalization)을 받아야만 합니다.

 

소송에 제출하는 계약서 등 증거자료도 마찬가지 절차를 거쳐야만 중국 법원에서 소송서류로 접수해 재판의 근거로 사용될 수 있습니다. 따라서, 소송서류 및 자료를 준비하는데 우리나라 소송보다 훨씬 복잡하고 많은 시간과 비용이 필요하므로 여유 있게 미리 진행해야 합니다.

 

7. 국문서류의 중국어 번역문에 대한 사서인증이 필요합니다.

 

사서인증은 사문서가 작성명의인의 의사에 의하여 서명 또는 날인된 것임을 증명하는 것입니다. 통상 공증인 앞에서 사서증서 원본을 가지고 사서증서의 서명 또는 날인을 본인이나 그 대리인이 하여야 합니다.

 

외국어 번역공증은 원문, 번역문뿐만 아니라 번역인 증명서(외국어번역행정사가 번역한 경우 그 자격증 사본), 번역인 확약서 및 신분증사본이 있어야 합니다. 공인자격증이 없는 번역문은 사용할 수 없습니다.

 

정리하면, 중국당국에 제출할 서류는 (1) 중국어번역자격증 소지자의 번역을 거쳐 (2) 중국번역문 공증을 받은 후 (3) 외교부에서 영사인증을 받아서, (4) 주한중국대사관 또는 총영사관에서 영사인증을 받아야 합니다.

 

8. 중국법원에서 재판을 하는 것은 우리나라보다 훨씬 복잡합니다. 외국기업에게는 소송을 제기하는 1심 법원을 어디로 선택할 것인지가 중요합니다.

 

지방정부나 그 지역 법원이 소재 지역의 이익을 우선 보호하는 소위 중국 특유의 지방보호주의경향이 사법분야에도 만연해 있다고 합니다. 따라서, 법원 선택에 관한 관할 규정상 가능하다면 국제화가 가장 앞선 북경이나 상해 등 대도시 법원에서 소송을 하는 것이 특정 지방인민법원에서 재판을 하는 것보다 유리합니다.

 

9. 우리나라 법원은 실질적 관련성이 있다면 중국 관련 분쟁사안에 대한 국제재판 관할을 폭넓게 인정합니다. 우리나라 법원에서 판결을 받은 후 중국법원에서 다시 외국판결의 승인 및 집행판결을 받아야만 중국에서 집행할 수 있습니다.

 

중국 민사소송법상 외국법원 판결의 승인 및 집행에 관한 요건은 한국 민사소송법의 규정과 크게 다르지 않습니다. , (1) 외국재판이 해당 외국에서 법적 효력을 발생하였고, (2) 외국과 중국 간에 외국재판의 승인 및 집행에 관한 국제조약이 체결되었거나 양국 간 호혜관계가 존재하며, (3) 당해 외국재판이 중국법의 기본원칙, 국가주권, 안전 및 사회공공의 이익에 반하지 않는다면, 승인의 요건을 갖추었다고 해석합니다.

 

다만, 실무적으로 중국법원은 외국법원 판결의 승인 및 집행에 대해 해당 외국과의 개별적인 국제조약이 없는 경우 소극적 태도라고 합니다. 우리나라 법원도 유사하다고 봅니다. 

 

10. 참고: 영사인증 or 아스포티유 (Aspotille) – 개별국가 영사인증 생략 국제협약

 

특정 국가의 문서가 다른 국가에서 그 효력을 인정받기 위해서는 문서의 국외사용을 위한 확인(legalization)이 필요합니다. 문서작성 국가에 있는 문서접수국가의 외교공관에서 "영사확인"을 받아야 합니다.

 

아포스티유 협약은 협약가맹국 사이 외교공관의 영사인증절차를 해당 국가기관의 인증으로 간략하게 대체하는 것입니다. 따라서 문서접수국이 아포스티유 협약 가입국이면 우리나라 외교부 또는 법무부의 아포스티유 확인만으로 해당국가의 주한외교공관의 영사확인 없이도 문서접수국에서 그 효력을 인정받습니다. 아포스티유 발급 대상문서는 공문서와 공증문서입니다.

 

우리나라는 2007. 7. 14.부터 시행 중이고, 미국, 영국, 프랑스, 독일, 일본 등 우 리나라와의 교역 규모가 큰 국가 대부분은 협약가입국입니다. 다만 현재까지 중국은 가입하지 않았기 때문에 아포스티유 절차를 이용할 수 없습니다.

 

따라서, 우리나라에서 발행된 문서를 중국에서 사용하려면 주한중국대사관 또는 총영사관에서 "영사확인"을 받아야 합니다. 이때 실무적으로 주한중국대사관은 한국 발행문서의 관인 또는 서명을 확인할 수 없기 때문에 사전에 우리나라 외교부의 "영사확인"을 먼저 받도록 요구합니다.

 

KASAN_중국법 관련 실무적 포인트 몇 가지 정리.pdf

 

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작성일시 : 2017.07.19 13:37
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작성일시 : 2017.07.15 07:00
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작성일시 : 2017.07.14 17:00
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작성일시 : 2017.07.13 17:00
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작성일시 : 2017.07.12 17:00
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작성일시 : 2017.07.10 12:00
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1. 들어가며

 

안녕하십니까? 가산종합법률사무소에 합류한 변호사/변리사 김동섭입니다. 삼성전자 스마트폰 특허를 담당하였던 변리사 경험으로 지식재산권 전반에 대한 특화된 법률서비스를 당소에서 제공드릴 예정입니다. 특허침해소송에 대응한 특허무효심판에 관한 흥미로운 케이스가 있어 소개 드립니다.

 

2. 사실관계 및 쟁점

 

이 사건 판결(특허법원 2016. 9. 22. 선고 20162072 판결), 원고가 2015. 8. 20. 특허심판원에 피고 소유 특허권(1355163)에 대한 등록무표심판을 청구하여 받은 기각 결정(20154317)에 대한 심결취소의 소에 관한 특허법원의 판결입니다.

 

이 사건의 쟁점은 선행발명의 공지 여부입니다. 구체적으로, 원고와 경쟁 관계에 있는 협력업체가 원고에게 이메일로 송부한 개발제안서가 선행발명으로서 공지된 것으로 볼 수 있는지가 쟁점입니다.

 

자세하게 설명 드리면, S사가 A(원고) H(피고, 특허권자) 등에게 기술개발제안을 요청하였고, 이후 H사가 제출한 개발제안서가 채택되었습니다. 그 다음 S사는 H사에게 그 개발제안서를 참고용으로 A사에게 보내 줄 것을 지시하여, H사는 이를 A사에게 이메일로 보내주었습니다. 그런데 위 개발제안서가 피고 H사 등록특허에 대한 무표심판의 선행발명이 될 수 있는 지가 이 사건의 쟁점입니다.

 

3. 특허법원 판결요지

 

원고 및 S사 등은 발명의 내용에 관하여 비밀유지의무를 부담하고 있으므로, 위 사정만으로는 선행발명이 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여져 있었다고 볼 수 없어 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지되었다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

S사는 그 발명을 의뢰한 자이므로, S는 신의칙상 H 주식회사가 개발, 제안한 선행발명의 내용에 관하여 비밀로 할 의무가 있다(대법원 2001. 2. 23. 선고 991768 판결 등 참조).

 

원고 등은 하청업체의 지위에 있으므로, S사가 계획하고 있었던 압착접지식 커넥터의 개발과정 및 기술내용 등 제품 개발에 관한 사항에 대하여 상관습상 비밀유지의무를 부담한다. 따라서 원고는 S사를 위하여 선행발명의 내용을 비밀로 하여야 할 관계에 있고, 이는 원고와 H 주식회사 간에 하청업체로서 접지압착식 커넥터의 개발에 관하여 경쟁관계에 있었다고 하더라도 달리 볼 것은 아니다(위 대법원 2001. 2. 23. 선고 991768 판결 등 참조).

 

H사가 이 사건 특허발명에 따른 제품의 개발 및 제작, 납품을 포기했는지 여부는 선행발명이 공지된 것인지 여부와 직접적인 관련이 없는 것이므로, 설령 H 주식회사가 위와 같은 포기 후 선행발명을 원고에게 보낸 것이라고 하더라도 그것만으로 선행발명이 공지된 것으로 볼 수도 없다.”

 

4. 실무적 시사점

 

특허무효심판의 선행발명이 공지되었는지 여부가 최근 협력업체 사이의 분쟁에서 쟁점이 되고 있습니다. 경쟁 기업이 특허침해소송을 제기하였을 때, 가장 먼저 고려되는 방안은 그 특허에 대한 무효심판청구(특허법 제133)입니다. 무효심판청구가 인용되기 위해서는 그 특허에 무효사유(특허법 제133조 제1항 각호)가 존재하여야 합니다.

 

무효사유 중에서 대표적인 것은 신규성 위반(특허법 제29조 제1)과 진보성 위반(특허법 제29조 제2)입니다. 신규성 또는 진보성 위반은 선행발명과 대비하여 동일하거나 용이하게 발명할 수 있는 경우입니다. 이때 신규성 또는 진보성 위반의 판단 기준이 되는 선행발명은 그 등록특허의 출원 전에 공지되었어야 합니다. 따라서 선행발명의 공지 여부가 특허무효심판청구의 쟁점으로 자주 등장합니다.

 

이 사건 판결은 자신이 제출한 협력업체의 개발제안서가 자신의 등록특허에 대한 신규성 또는 진보성 위반의 선행발명이 될 수 있는 지가 쟁점입니다. 특허법원은 개발제안업체 및 협력업체들은 발명의 내용에 대하여 비밀유지의무를 부담하므로, 개발제안서인 선행발명이 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여져 있었다고 볼 수 없어, 선행발명은 등록특허의 출원 전에 공지되었다고 보기 어렵다고 판시하였습니다. , 특허법원은 개발제안업체와 다수의 협력업체들 사이에는 비밀유지의무가 존재하므로 서로 간에 전달된 개발제안서는 선행발명으로서 공지되었다고 보기 어렵하고 보았습니다.

 

그러므로 개발제안업체와의 사이에 비밀유지의무가 있는 개발제안서에 대해서는, 이후 이를 내용으로 특허를 등록 받더라도 그 특허에 대한 무효심판에서 개발제안서가 공지된 선행발명으로 인정될 수 없습니다.

 

5. 결론

 

특허침해분쟁은 하나의 절차로 단순히 해결되지 않습니다. 특허분쟁을 대비하기 위하여 특허 출원시부터 소중하게 개발하신 발명의 Claim을 섬세하게 작성하여야 합니다. 이어서 특허분쟁 발생 시에 정확한 기술 검토와 분쟁 해결 전략으로 경고장 및 내용증명 등을 발송하여야 합니다. 그리고 스스로의 특허를 방어하거나 상대방 특허에 대한 무효심판을 청구하여 심판 단계에서 대응한 뒤에, 민사 법원의 특허침해소송 제기로 진행됩니다.

 

이러한 복잡하고 섬세한 특허침해분쟁을 수년 간의 삼성전자 담당 변리사 경험을 바탕으로 신속하고도 합리적인 비용으로 해결하는 법률서비스를 제공드릴 것을 약속합니다.

 

첨부: 특허법원 2016. 9. 22. 선고 20162072 판결 특허법원_2016허2072 판결.pdf

김동섭 변호사/변리사

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작성일시 : 2017.07.06 15:00
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1.    배경사실

 

Gonadotropin releasing hormone (GnRH)은 전립선암, 자궁암, 유방암을 포함하여 많은 내분비계 질환과 관련된 것으로 알려져 있습니다. NY 소재 Mt. Sinai 의과대학 Dr. Sealfon 교수는 1998년경 GnRH 관련 질병치료제 개발의 기본 tool에 해당하는 연구개발성과에 대한 2건의 특허를 등록하고, 1999. 8. 27. San Diego 소재 벤처기업 Neurocrine Biosciences nonexclusive license를 허여하는 계약을 체결하였고, Neurocrine10여년간의 연구개발 끝에 2010년경 대기업 Abbott(현재 AbbVie)와 신약연구개발 성과(신약후보 물질 Elagolix )에 대한 exclusive license 계약을 체결하였습니다.

 

최초 라이선스 계약서 중 sublicense 허용조항은 다음과 같습니다. Neurocrine may "grant sublicenses under the License only with the prior written consent" of Mt. Sinai.

 

Neurocrine에서 AbbVie와 라이선스 계약을 체결하면서 Mt. Sinai 의과대학의 사전동의를 받지 않았습니다. 그것이 라이선스 계약위반에 해당하는지, 손해배상책임 여부가 문제됩니다.

 

한편, Elagolix는 현재 FDA 허가심사 중인데, Mt. Sinai 의과대학에서 향후 신약에 대한 Royalty를 받을 수 있는지 등이 중대한 문제입니다.

 

2.    특허라이선스와 Licensee의 특허무효 부쟁의무   

 

원칙적으로 licensee 입장에서 대상특허의 무효항변을 제기하는 것은 허용됩니다. 미국연방대법원 Lear v. Adkins (1969) 판결: a licensee cannot be estopped from challenging the validity of a patent merely because it benefitted from the license agreement.

 

그러나, 라이선스계약위반으로 이미 성립된 책임을 회피하기 위해 사후적으로 제기하는 특허무효주장은 허용되지 않는다는 것이 미국법원 판결입니다. Studiengesellshaft Kohle v. Shell Oil (CAFC 1997) 판결: Lear does not apply where a licensee seeks to avoid contractual obligations already owed at the time of the suit. It "must prevent the injustice of allowing a licensee to exploit the protection of the contract and patent rights and then later to abandon conveniently its obligations under those same rights."

 

3.    미국법원의 Licensee Neurocrine의 대상특허 무효항변 배척 판결 

 

미국법원은 sublicense 허용조건으로 licensor의 사전동의를 받도록 한 계약조항을 위반한 행위에 대한 손해배상을 구하는 범위내에서는 licensee의 특허무효항변이 허용되지 않는다고 판결하였습니다.

 

다만, 사안을 구별하여, 특허권자가 특허기술 사용에 대한 장래 royalty를 청구하는 경우는 licensee의 특허무효 항변이 허용될 수 있다는 취지의 판결입니다.

 

참고로 licensee는 특허비침해 주장도 하였지만, 미국법원은 위 사안에서 라이선스 계약위반에 대한 항변으로 허용될 수 없다고 명확하게 판결하였습니다.

 

대학의 특허발명에 출발하여 벤처기업에서 10여년간 연구개발한 성과를 다시 대규모 제약회사에 라이선스하여 최종적으로 신약허가신청까지 성공한 사례입니다. 여기서 최초 대학과 체결한 라이선스 계약에 관한 분쟁으로 라이선스 실무자들에게 흥미로운 사건입니다.

 

중도 합의로 종결되어 최종 손해배상금액까지 결정한 최종 판결이 나오지 않을 가능성이 높지만 비록 중간판결일지라도 모니터링해볼 흥미로운 사례라고 생각합니다. 주기적으로 모니터링하여 관심있은 내용이면 계속 올려드리겠습니다. Case: Icahn School of Medicine at Mount Sinai v. Neurocrine Biosciences, Inc., No. 15 Civ. 9414, S.D.N.Y.

 

첨부: 미국판결 Mt.-Sinai-v.-Neurocrine-Decision.pdf

 

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작성일시 : 2017.06.20 07:00
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 -- 사내 창업 연구원과 창업회사가 그 전직 소속회사와 수행한 공동개발의 결과물에 대한 특허권 공유관계 서울고등법원 2010. 9. 29. 선고 2009121677 특허권이전등록 판결 --

 

1. 배경사실

 

원고 A회사는 전력자원의 개발, 발전, 송전 및 관련 영업을 목적으로 설립된 공사입니다. 공사의 직원 피고 C 1987. 2. 16. 원고 A사에 입사하여 1989. 10. 23.부터 1992. 6. 29.까지 송변전 설비계획 수립을 주된 업무내용으로 하는 계통계획부 직원으로 근무하던 중, 2005. 11. 30.부터 2008. 12. 26.까지 사내창업과 동시에 휴직한 직원입니다. 피고 B사는 직원 C2005. 10. 17. 전력설비 냉동냉각장치 제조 및 판매 등을 목적으로 하여 설립한 사내 창업회사입니다.

 

직원 C 2005. 4. 4. 원고에게 창업기술명 전력설비 냉동냉각설비 제작’, 구체적 기술분야 냉동 사이클을 활용한 154kV 변압기 이격형 냉각장치 제작으로 하는 사내창업신청을 하였고, 원고는 2005. 8. 5.경 이를 승인하였습니다. 당시 직원 C는 사내창업 신청서에 원고 공사 재직 시에 냉동사이클을 이용한 변압기 냉각장치에 관한 실용신안권 5건을 고안하였다고 기재하였고, 창업과제의 경제성과 관련하여 변압기의 냉동냉각기술은 신기술이므로 창업과제가 완성되어 창업업체로부터 변압기를 공급받을 경우 설비자체 경쟁력뿐만 아니라 신규설비 설치 회피비용도 감소한다고 기재하였습니다.

 

2. 공사와 사내 창업회사의 공동기술개발 협약 및 결과물 특허발명

 

피고 B사는 2005. 11. 18. 원고 공사와 사이에 사업추진주체는 원고, 주관기관은 피고 B, 연구총괄책임자는 피고 C로 하여 이 사건 협약을 체결하였습니다.


1) 협약연구개발 과제명 : 냉동사이클을 활용한 154kV 변압기 냉각장치 제작

  2) 협약기간 : 2005. 12. 1.부터 2007. 11. 30.까지 24개월

3) 연구개발비 : 512,428,000. 원고 부담 지원금 378,625,000, 피고 부담금 133,803,000

4) 지적재산권의 귀속 : 연구개발비 부담비율에 따라 공동 소유

8) 추진전략 : 연구개발 과제의 시제품에 대한 지적재산권은 확보된 상태임. 냉동사이클의 용량과 변압기 온도 특성을 검증항고 적용 대상인 154kV 변압기에 적합한 규격을 확정하는 것이 연구과제의 요점이라고 판단됨.

 

이 사건 협약에 따라 연구를 진행하여, 직원 피고 C 2006. 3. 22. 이 사건 특허를 출원하여 등록 후 2009. 3. 11. 피고 창업회사 B에게 권리이전등록을 마쳤습니다. 이 사건 특허는 변압기 냉각을 위해 적용되는 압축 응축 팽창 증발의 4단계 공정에 있어서 공정별 관련 장비에 필요한 전력 외에 별도 전력이 요구되는 기존 냉동사이클 방식을 채택하지 않고, 냉매 또는 액화가스를 작동유체로 사용하는 H(발전사이클)의 원리를 적용하여 작동유체의 순환으로 변압기 절연유의 열을 회수함으로써 변압기를 직접 냉각시켜 냉각효율을 증대시키는 방식에 관한 것입니다.

 

3. 쟁점 사항  

 

소송에서 원고 공사는, 먼저 위 특허발명이 직원 C가 재직 중 착안한 직무발명에 해당한다고 주장하였습니다. 이에 따라 소송에서 (주위적으로) 해당 특허권은 공사의 직무발명규정에 따라 원고에게 귀속되어야 한다고 주장하며 특허권 전부에 대한 이전등록을 청구하였습니다. 또한 만약 재직 중 발명을 완성한 직무발명에 해당하지 않는다면 이 사건 공동연구개발에 따른 결과물에 해당하게 된다고 주장하며  협약에 기하여 연구비 지분에 따른 특허권의 지분에 대한 이전등록을 청구하였습니다.

 

연구원이 사내 창업을 하거나 교수가 학내 창업을 하면 직무발명에 관한 권리귀속 문제가 복잡하고 명확한 구분이 현실적으로 매우 어렵습니다. 발명의 완성에 관한 이론적 검토뿐만 아니라 발명시기를 입증할 기록을 잘 관리하는 것이 중요합니다. 또한, 직무발명은 종업원의 지위와 직무를 전제로 하는 것이므로 사내 창업과 휴직 등 근로관계 상태 및 직무 등에 관한 구체적이고 엄밀한 검토가 필요합니다.

 

여기서도 사내 창업을 하고 휴직 중이라는 이유로 창업회사에만 소속된 것처럼 업무를 처리한 것이 문제된 것입니다. 특히 위에서 설명한 공동연구개발 계약을 체결하여 수행한 연구개발 결과물에 대해서는 단독 소유권을 인정받는 경우가 거의 없을 것입니다. 그럼에도 불구하고 공동개발협약에 따라 새로운 기술이 개발되어 특허 등 지적재산권을 출원하는 경우 공동개발의 결과물임에도 일방 명의로 출원되는 경우가 종종 발생합니다. 이 사건도 협약상 투자 지분 비율로 개발된 발명의 특허권의 지분을 가질 것을 약정하였으나 이를 어기고 일방적으로 단독 출원하여 특허권을 단독 등록한 것입니다. 이에 대해 공사의 지분권을 인정하여, 특허권에 대해 사후적으로 해당 지분을 이전 등록할 것을 명한 판결입니다.

 

4. 판결 검토

 

. 대상 특허가 직무발명인지 여부

 

원고는, 이 사건 특허는 원고의 업무 범위에 속하는 것으로, 피고 C가 원고 공사에 재직하면서 당시 직무에 속하던 직무발명에 해당하므로 원고가 피고 C로부터 이 사건 특허를 승계하여야 하는데, 피고 C가 승계를 회피하기 위하여 피고 B사를 설립한 후 피고 회사에 이 사건 특허권을 이전한 것이라고 주장하였습니다.

 

직무발명은 종업원이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자 등의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말하며, 이때 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속할 것이라 함은 종업원 등이 담당하는 직무내용과 책임 범위로 보아 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우를 말합니다(대법원 1991. 12. 27. 선고 911113 판결).

 

서울고등법원은 먼저, 이 사건 특허의 내용은 송변전 설비의 주된 장치인 변압기의 온도 상승 억제를 통한 변압기 성능의 향상에 관한 것인데, 원고가 전력자원의 개발, 발전, 송전 및 관련 영업을 목적으로 하고 피고 C가 근무하던 계통계획실이 송변전 설비계획 수립 및 관련 시설 발주를 주된 업무내용으로 하고 있다는 사실만으로 송변전 설비 및 그 시스템 자체를 제작하는 것까지 사용자 원고의 영업목적에 해당한다고 할 수는 없다고 판단하였습니다. , 사용자의 업무범위에 속하지 않는다고 판단한 것입니다. 직무발명 성립요건을 판단할 때 통상 사용자의 업무범위를 넓게 해석하는 태도와는 상당히 다른 판결로 생각됩니다.

 

다음으로, 직무해당성 여부에 대해서도, 직원 피고 C가 송변전 설비를 제작하는 업무까지 담당하고 있었다고 볼 수는 없다고 보았고, 따라서 이 사건 협약에 따른 변압기 냉각장치의 제작업무는 피고 C의 원고 공사와 관련된 과거의 직무에 속한다고 할 수 없다고 판단하였습니다.

 

이와 같은 법원의 판결은 다음과 같은 주목할만한 배경 사정이 있습니다. , 법원은 피고 C가 사내창업 신청 당시 냉동사이클을 이용한 변압기 냉각장치 관련 실용신안등록 5건을 보유하고 있음을 알렸지만 원고가 이에 대하여 직무발명에 해당함을 전제로 한 승계주장을 한 사실이 전혀 없었다는 점을 주목하였습니다. 종래부터 직원이 보유하고 있던 5건의 실용신안등록에 대해서는 동일한 기술영역에 해당함에도 직무발명이라고 주장하지 않다가 갑자기 이 사건 특허발명에 대해서만 직무발명으로 주장하는 것은 앞뒤가 맞지 않는다는 취지입니다. 공사가 무슨 이유에서 직무발명으로 주장하지 않았다가 갑자기 태도를 변경한 것인지 그 배경을 이해하기 어렵습니다. 적어도, 논리일관성 측면에서 볼 때 객관적으로 받아들이기 어려운 입장변화로 생각됩니다.

 

예비적 주장은 주위적 주장이 받아들여지지 않으면 그 다음으로 판단해 달라는 것입니다. 큰 문제는 없어 보이지만, 이 사건에서는 논리적으로 정면으로 충돌됩니다. , 공사 자신이 이 사건 특허발명이 위 공동연구개발사업의 수행결과라고 스스로 주장하면서 지분이전을 청구하는 것은, 그 전제가 직무발명이 아니라는 의미입니다. 양 주장은 양립할 수 없는 관계입니다. , 공사 스스로 이 사건 특허가 직무발명에 해당한다는 자신의 주장을 배척하는 모순된 주장을 동시에 한 것입니다.

 

정리하면, 직무발명 성립 가능성은 반드시 엄밀하게 검토해야 합니다. 그 성립요건을 입증할 가능성이 있다면 그에 집중해야 할 것입니다. 그 다음으로 공동연구개발의 결과물로 주장하려면, 직무발명 주장과는 논리적으로 구분해야 합니다. 양립할 수 없기 때문입니다. 선택관계에 있으므로 주장과 논리의 경중을 평가하여 최선의 전략을 세우는 것이 바람직할 것입니다.

 

. 공동연구협약의 수행결과에 해당하는지 여부

 

원고는 이 사건 특허는 이 사건 공동연구협약의 수행결과이고, 원고와 피고들은 이 사건 협약에서 수행결과로 발생한 지적재산권은 연구개발비 부담비율에 따라 공동 소유하기로 약정하였으므로, 피고들은 연구개발비의 부담비율에 따른 이전등록절차를 이행할 의무가 있다고 주장하였습니다.

 

법원은 판단을 위해 이 사건 협약의 목적과 내용, 이 사건 특허발명이 이루고자 했던 기술적 과제와 그 구체적인 기술내용을 비교하였습니다. 이 사건 협약에서 그 목적은 기존의 변압기 냉각방식과 다른 방식을 채택하여 냉각시스템의 공정과 설비를 줄임으로써 보다 경제적인 변압기 냉각설비를 개발하기 위한 것이고, 그 기술적 내용은 폐회로 냉동사이클 연구를 통한 공정과 설비 축소라고 명시되어 있었습니다. 이 사건 특허발명 역시 기존 냉동사이클 방식이 아닌 발전사이클 방식을 활용하되 특정 순서에 의한 폐회로를 구성하여 변압기 냉각시스템의 공정과 설비를 줄인 기술에 관한 것이므로, 법원은 이 사건 특허발명의 목적이나 기술내용은 이 사건 협약이 해결하고자 했던 기술적 과제 및 기술내용에 정확하게 부합한다고 보았습니다.

 

법원은, 피고 C가 이 사건 특허를 출원한 2006. 3. 22. 이후인 2006. 9. 10.에 원고에게 이 사건 협약의 이행에 관한 보고를 하면서 이 사건 협약에 따른 변압기 냉각장치 제작과 관련하여 발전사이클원리를 활용할 것임을 명시한 사실을 볼 때, 이 사건 특허는 이 사건 협약의 이행을 위해 필요한 필수 기술로서 이 사건 협약에 따른 연구개발 결과라고 보인다고 판단하였습니다.

 

법원은 다만, 이 사건 특허는 ‘H(발전사이클)’을 활용한 냉각장치에 관한 것인 데 비해 이 사건 협약의 과제명은 냉동사이클을 활용한 154kV 변압기 냉각장치 제작이므로, 각 냉각 방식이 다른 것처럼 보인다는 점은 인정하였습니다. 그러나 이 사건 협약은 장차 연구 개발될 미확정 기술에 관한 연구지원 및 개발을 그 내용으로 하는 것이라는 점에 비추어 볼 때, 그 과제명에 냉동사이클이라는 기술용어가 사용되었다고 해도 이러한 점만으로 이 사건 협약으로 이루고자 했던 목적이 냉동사이클을 활용한 냉각장치에 한정된다고 할 수는 없다고 보았습니다.

 

이에 따라 법원은 이 사건 특허는 이 사건 협약에 기초한 연구개발사업의 수행결과에 해당한다고 판단하였습니다. 그렇다면, 원고와 피고 B사가 위 협약에서 연구개발사업의 수행 결과 발생된 지적재산권은 연구개발비 부담비율에 따라 원고와 피고 B사가 공동 소유하기로 약정한 이상, 피고 B사는 원고에게 이 사건 특허권에 관하여 연구개발비 부담비율에 따른 일부 권리이전 등록절차를 이행할 의무가 있다고 판결하였습니다.

 

*첨부파일: 서울고등법원 2010. 9. 29. 선고 2009121677 판결

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작성일시 : 2014.01.27 12:22
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