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지난 2016. 3. 미국 텍사스 연방지방법원은 LG전자가 Core Wireless Licensing의 GUI(그래픽 유저인터페이스) 특허를 침해했다는 이유로 350만달러를 배상할 것을 판결하였습니다. 침해 대상특허는 US08434020, US08713476입니다. 위 판결에서 LG전자는 대당 0.1달러를 배상하도록 손해배상액이 산정되었습니다. 침해 대상특허의 주요 도면은 아래와 같습니다.

대상특허는 작은 화면의 전자기기 등에 사용되는 디스플레이 인터페이스를 개선한 발명입니다. 특히 대상특허는 SMS 수신과 앱실행에 관련된 발명으로 사용자는 이를 통하여 전자기기의 데이터와 앱에 보다 빨리 접근할 수 있습니다.

주요 청구항인 ‘020 특허의 청구항 1은 아래와 같습니다.

1.  A computing device comprising a display screen,

    the computing device being configured to display on the screen a menu listing one or more applications,

    and additionally being configured to display on the screen an application summary that can be reached directly from the menu,

    wherein the application summary displays a limited list of data offered within the one or more applications, each of the data in the list being selectable to launch the respective application and enable the selected data to be seen within the respective application, and

    wherein the application summary is displayed while the one or more applications are in an un-launched state.

이에 대하여 LG는 단순한 추상적 아이디어에 불과하여 특허성이 없다고 항변하였으나, 연방지방법원은 특허성을 인정하였습니다. 위 판결에 대하여 LG전자가 항소를 하였는데, 미국 CAFC는 2018. 1. 25. LG전자의 항소를 기각하는 판결을 한 것입니다.

항소심 판결에서 CAFC는 통상의 유저 인터페이스 방법에 비하여 대상특허가 사용자에게 제한된 목록의 정보를 디스플레이 하는 특정한 방법을 공개하여 구체적인 개선을 보이고 특히 작은 화면에서 컴퓨터의 기능을 향상시킨다고 보았습니다. 즉, 앱의 개요창이 제한된 목록의 데이터를 보여주고, 목록의 각 데이터는 해당하는 앱을 실행할 수 있고 해당 앱 내에서 선택한 데이터를 보여주는 것을 가능하게 합니다. 그래서 개요창이 하나 이상의 실행되지 않은 상태의 앱을 디스플레이 하고 앱들은 특정 상태에서 존재하게 됩니다.

CAFC는 특허 발명이 추상적이지 않으므로 Alice 테스트의 2단계 테스트를 수행할 필요없이 특허성이 있다고 판단하고 LG전자의 항소를 기각하였습니다. LG전자가 이에 대하여 불복하기 위해서는 CAFC의 전원합의체(en banc) 심리를 신청하거나 연방대법원에 상고허가신청을 할 수 있습니다.

위 판결에서 소프트웨어 발명도 추상적 아이디어 등이 아니고 진보성이 있다면 특허를 충분히 받을 수 있고, Alice 판결의 2단계 테스트도 회피할 수 있다는 원칙을 재확인하였습니다. Alice판결의 2단계 테스트에서 1단계는 청구항이 추상적 아이디어와 직접적으로 관련이 있는지 여부를 판단하고, 관련이 없다면 특허 대상이 되고 관련이 있으면 2단계 테스트를 진행합니다. 2단계 테스트는 추상적 아이디어를 특허대상이 될 수 있는 발명적 개념(Inventive concept)으로 변환시킬 수 있는 추가적 구성요소가 청구항이 있는지 여부를 판단합니다.

첨부: CAFC 판결

16-2684.Opinion.1-23-2018.1 core-lg cafc.pdf

KASAN_[특허침해소송] Core Wireless Licensing v. LG Electronics의 미국 CAF

정회목 변호사

-- 개량발명에 관한 직무발명보상금 청구 사건 - 서울고등법원 2013. 7. 18. 선고 2012나64071 판결 사례 --

1. 사실관계

원고는 피고회사 종업원으로 재직하면서 기존의 LCD용 세정장비인 P4 HDC를 신형인 P5 HDC로 개조하는 과정에서 여러 기능을 개발 또는 개선하였고, 이와 관련하여 피고회사가 등록 받은 특허 기술 가운데 일정 부분을 단독 또는 공동으로 발명하였음을 주장하면서 피고회사를 상대로 직무발명보상금으로 40억 원과 그 지연손해금의 지급을 청구하였습니다(발명진흥법 15조 1항에 근거).

2. 발명자 요건에 관한 상세한 설명

판결은 발명자의 정의를 상세하게 설시하고 있습니다. 즉, 발명자가 되기 위해서는 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법을 제공하거나 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 이바지 하여야 합니다. 

따라서, 단순히 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나 일반적인 조언이나 지도를 하는 등 연구자를 일반적으로 관리한 사람, 협력자 또는 보조자로서 연구자의 지시에 따라 단순히 자료를 정리한 사람, 실험만을 보조적으로 수행한 사람, 또는 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 사람 등과 같이 발명의 완성을 원조한 것에 불과한 사람은 발명자에 해당하지 않습니다. 

또한, 모든 과정에 관여하여야만 발명자가 되는 것은 아니며 공동으로 관여하는 것으로 충분하지만, 여러 사람이 공동발명자가 되기 위해서는 과제를 해결하기 위한 착상과 그 구체화의 과정에서 일체적, 연속적인 협력관계 아래 각각이 중요한 공헌을 하여야 할 필요가 있습니다.  

3. 쟁점 - 발명자 판단기준  

원고 종업원은 피고회사가 등록 받은 특허발명 중 일부를 단독으로, 일부는 다른 연구원과 공동으로 개발하였다고 주장하였습니다. 구체적으로는 특정 세정장치의 구동방식을 변경했다는 등 기존 장치를 개량하거나 변경한 기술내용을 직무발명이라고 주장하였습니다.

그러나, 서울고등법원은 원고가 발명했다고 주장하는 기술은 해당 특허의 특허청구범위에 기재되어 있지 않다고 판단하였습니다. 직무발명보상금의 청구대상은 특허명세서에 기재된 기술내용 전체를 대상으로 판단하는 것이 아니라 그 중 특허청구범위에 기재되어 특허권의 범위에 포함된 기술사상을 대상으로 합니다. 특허청구범위를 면밀하게 분석하지 않은 채 그 범위에 포함되지 않는 기술을 직무상 발명했다고 주장하는 것은 스스로 패소를 자초하는 것과 다름없습니다. 법원은 위 사건에서 원고가 주장한 기술내용은 특허청구범위에 기재되어 있지 않다는 이유로 원고 청구를 기각하였습니다. 특허법과 직무발명에 관한 법리와 실무를 고려하지 않는 막연한 주장은 이와 같이 허망한 결과를 낳습니다.

위 사건에서 또 다른 쟁점은 원고 종업원이 대상 특허에 관한 세정장치를 처음 개발한 것이 아니고, 장치의 세부적 부분을 변경하는 등 개량했다는 주장입니다. 직무발명이 개량발명에 해당한다면, 처음부터 개량발명과 기초발명의 차이점을 엄격하게 구별한 후, 그 개량발명이 특허청구범위에 기재되어 있는지 여부를 출발점으로 삼아야 합니다. 그럼에도 불구하고, 이 사건에서 원고는 막연히 그 세정장치를 자신이 개발했다고 주장하였고, 이에 대하여 회사에서는 그 세정장치에 관한 기존 개발자료를 제출함으로써 종업원이 발명자에 해당하지 않는다는 판결을 이끌어 내었습니다. 즉, 처음부터 종업원이 실제 발명한 개량발명을 특정하고, 그것이 회사가 등록한 특허의 청구범위에 반영되어 있는지 여부를 세심하게 검토하고 판단한 후, 직무발명보상금의 청구소송을 제기하는 것이 바람직합니다.

4. 시사점 - 직무발명이 개량발명인 경우

직무발명에서 가장 중요한 출발점은 특허청구범위에 기재된 사항입니다. 이를 무시하고 제품이나 공정에 사용된 기술을 중심으로 두리뭉실하게 주장하면 소송에서 좋은 결과를 얻기 어려울 것입니다.

현실적으로 개량발명이 대부분이고 원천기술을 발명한 경우는 매우 적습니다. 개량발명은 원천기술에 관한 특허와 구분하는 것이 중요하고, 그 개량발명 기술내용을 특허청구범위에 구체적으로 어떻게 기재하였는지가 가장 중요합니다. 따라서, 직무발명보상금 청구소송을 검토할 할 때 기술의 흐름을 파악하고 해당 직무발명의 위치를 객관적으로 파악해 평가해 보아야 합니다. 즉 개량발명에 맞는 직무발명보상금 청구소송의 전략을 수립해야 한다는 것입니다. 이때 종업원이 실제 개발한 기술내용도 중요하지만 특허청구범위에 기초하지 않은 막연한 주장만으로는 승소할 수 없습니다. 대상 기술내용이 특허청구범위에 구체적으로 반영되어 있는지 여부를 반드시 확인해야 할 것입니다.

* 서울고등법원 2013. 7. 18. 선고 2012나64071 판결 서울고등법원_2012나64071_판결문.pdf

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