특허발명

 

확인대상발명 설명서 심판 진행 중 보정사항

 

특허법원 판결요지 균등 불인정 + 권리범위애 속하지 않음

특허발명의 구성요소 6상부틸팅플레이트 양쪽에 가이드장공을 관통 형성하고, 가이드장공을 관통한 상태에서 볼트로 상부틸팅플레이트를 고정플레이트에 체결 고정시키는 틸팅수단이고, 이에 의하면 상부틸팅플레이트는 그 양쪽에 관통하여 형성된 가이드장공을 관통하는 볼트에 의하여 고정플레이트에 체결 고정된다.

 

반면 이에 대응하는 확인대상발명의 대응구성요소는 제1, 2 플레이트가 실린더의 상면에 약 기울어진 상태로 용접 고정된다. 이에 원고는 구성요소 6의 틸팅수단은 확인대상발명에서 도장장치가 상수도관 내부로 진입할 때 전진할 수 있도록 하기 위하여 제1, 2플레이트가 실린더 상면에 약 기울어진 상태로 용접 고정된 구성균등하다고 주장한다.

 

그러나 다음과 같은 이유로 확인대상 발명에는 특허 발명의 구성요소 6의 틸팅수단 내지 이와 균등한 구성요소가 결여된 것 으로 봄이 타당하다.

 

틸팅(tilting)’이라는 용어는 사전적으로 기울이는’, ‘기울어지게 하는의 의미를 가지며, 기술적으로는통상 각도의 범위를 조절하는 기능을 가진다는 의미로 사용된다. 한편 특허발명의 명세서에도, “고정플레이트에는 바퀴의 각도를 한쪽 방향으로 틀어주는 틸팅수단이 더 설치된다. 틸팅수단은 바퀴를 한쪽 방향으로 일정각도 비틀어주도록 하여 바퀴가 노후관로 내경을 타고 회전 이동하는 과정에서 비틀려진 각도만큼 앞쪽으로 전진하며 장치를 전진 이동시킬 수 있도록 한다. 상기한 구성의 틸팅수단은 바퀴의 각도를 비틀어주고자 할 때, 6에서 도시하고 있는 바와 같이 볼트를 풀어 상부틸팅플레이트의 고정을 해지한 다음, 바퀴를 잡고 원하는 각도로 비틀어주면 볼트를 기점으로 해서 상부틸팅플레이의 가이드장공이 이동하게 됨으로써 상부틸팅플레이트에 고정되어 있는 바퀴축을 사용자가 원하는 각도로 비틀어줄 수 있는 것이다.”라고 기재되어 있다. ‘틸팅이라는 용어의 위와 같은 사전적 의미, 기술적 의미 및 특허발명의 명세서 기재내용을 종합하여 보면, 구성요소 6틸팅수단은 도장장치를 전진시키기 위하여 바퀴축의 각도를 일정각도 비틀어줌으로써 바퀴축의 각도 범위를 조절할 수 있도록 하는 수단을 의미한다.

 

그런데 확인대상발명의 1, 2 플레이트가 실린더 상면에 약 기울어진 상태로 용접 고정된 구성, 1, 2 플레이트가 실린더 상면에 용접 고정됨으로써 바퀴축이 장착된 제1, 2 플레이트의 각도 범위를 조절 할 수가 없다.

 

이러한 차이로 인하여 구성요소 6의 틸팅수단은 바퀴축을 원하는 각도로 비틀어줄 수 있어 사용자가 도장장치의 전진속도를 조절할 수 있는 작용효과를 가지나, 확인대상발명은 바퀴축이 장착된 제1, 2 플레이트가 용접 고정되어 있어 바퀴축의 각도 범위를 조절할 수 없으므로 사용자가 도장장치의 전진속도를 조절할 수 없다.

 

이처럼 구성요소 6의 틸팅수단과 그에 대응하는 확인대상발명의 대응구성요소의 작용효과가 다른 이상, 이 사건 특허발명의 구성요소 6에 대응하는 확인대상발명의 대응구성요소가 구성요소 6을 치환한 것으로 보더라도, 위 법리에 비추어 양자는 균등관계에 있다고 볼 수 없다

 

첨부: 특허법원 2018. 10. 5. 선고 20178435 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 적극적 권리범위확인심판 중 확인대상발명 설명서에서 특허발명의 구성요소를 제외하는 내용의 보정

특허법원 2018. 10. 5. 선고 2017허8435 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018. 10. 23. 14:00
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쟁점: 이 사건 제1항 발명의 라이브러리’, ‘패키지 애플리케이션‘API'에 관한 청구범위의 해석, 피고 실시방법이 이 사건 제1, 4, 6항 발명의 보호범위에 속하는지 여부, 피고 실시방법이 자유실시기술에 해당하는지 여부, 이 사건 제1, 4, 6항 발명의 진보성이 부정되어 원고의 청구가 권리남용에 해당하는지 여부

 

특허법원 판결요지

이 사건 제1항 발명의 라이브러리는 이에 해당하는 구성이 전체 프로그램 자체에 텍스트 형태로 삽입되어 있고 전체 프로그램 코드와 일체로 컴파일되어 하나의 실행파일을 생성하는 경우도 포함하는 것으로 해석되고, ‘패키지 애플리케이션은 자기 방어 보안 모듈의 기능을 수행하는 서브루틴이 타겟 애플리케이션 프로그램 코드에 삽입되어 일체로 작성되고 컴파일되는 형태의 것도 포함하는 것으로 해석된다. 그리고 ‘API(Application Programming Interface)’는 응용 프로그램과 운영체제 또는 응용 프로그램 간의 정보 전달방식으로 해석될 뿐으로서, 하나의 응용 프로그램 내부에서 서브루틴과 메인 프로그램 사이의 통신에 사용되는 정보 전달방식은 포함하지 않는 것으로 봄이 상당하다.

 

특허발명과 피고 실시방법을 구성요소별로 대비하면 감지신호는 자기 방어 보안 모듈로부터 ‘API’를 통해 타겟 애플리케이션으로 전송되는 반면, 피고 실시방법의 감지신호는 함수 호출을 통해 전송된다는 점에서 차이가 있다. 피고 실시방법의 해킹 감지신호는 함수 호출을 통해 메인 프로그램으로 전송되는 구성으로서, 구성요소 3의 해킹 감지신호가 'API'를 통해서 타켓 애플리케이션으로 전송되는 것과 구별된다. 앞서 API에 대한 해석을 고려할 때 따라서 하나의 응용 프로그램 내부에서 서브루틴과 메인 프로그램 사이의 통신에 사용되는 정보 전달방식에 해당하는 함수 호출 방식인 피고 실시방법의 대응구성은 이 사건 제1항 발명의 구성요소 3과 동일하다고 할 수 없다.

 

선행발명과 피고 실시방법에서는 보안함수와 금융 애플리케이션이 일체로 삽입되어 하나의 메인 프로그램으로 작성되고 보안함수와 금융 애플리케이션간의 정보 전달 방식이 함수 호출 방식이라고 구체화되어 있는 점에서 차이가 있다지만 이는 선행발명과 주지관용기술의 결합에 의해 쉽게 극복할 수 있으므로 피고 실시방법은 자유실시기술에 해당한다.

 

따라서 피고 실시방법은, 이 사건 제1, 4, 6항 발명의 구성요소를 그대로 포함하고 있지 않을 뿐만 아니라 선행발명 2 등으로부터 용이하게 실시할 수 있는 자유실시기술에도 해당하므로, 이 사건 제1, 4, 6항 발명의 보호범위에 속하지 않는다

 

첨부: 특허법원 2018. 10. 4. 선고 20172134 판결

 

 

KASAN_[ICT특허분쟁] 모바일 애플리케이션의 자기 방어보안 모듈 관련 특허권 침해소송 특허법원 2018. 10

특허법원 2018. 10. 4. 선고 2017나2134 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018. 10. 22. 15:02
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1. 공동발명자 중 일부를 제외하고 특허 출원하면 특허무효, 권리행사불가 등 치명적 결과를 초래합니다. 국가마다 특허법이 조금씩 다르지만 진정한 발명자를 제외하면 특허권자에게 불이익을 준다는 점은 같습니다.

 

2. 문제된 공동발명자가 전체 특허청구항 중 일부에만 공동발명자의 자격이 인정되더라도 해당 청구항뿐만 아니라 나머지 청구항을 포함하여 특허 전체의 효력에 영향을 미칩니다. 특허자체가 무효 또는 권리행사불가라는 결과를 낳습니다.

 

3. 원칙적으로 제외한 공동발명자는 나중에 추가하거나 해당 청구항을 삭제 또는 포기하는 등 그 잘못을 바로잡을 수 있습니다. 그러나, 우리 특허법에서는 공동발명자 몰래 단독 출원한 경우 그 특허무효 사유로 규율하므로, 무효사유를 사후적으로 바로잡을 수 있는 방법은 없습니다.

 

4. 특허권을 행사하는 소송제기 후 사후적으로 공동발명자 일부를 제외한 것이 밝혀지는 경우 그와 같은 오류를 바로잡을 수 있는 기회가 없습니다. 그와 같은 하자를 사전에 치유하는 것이 가능한 국가조차도 사후적 해결은 허용되지 않습니다. , 특허소송 중 발명자의 정정이 허용되지 않는 것은 물론 해당 청구항을 포기하더라도 그 하자 치유를 인정하지 않습니다.

 

5. 진정한 공동발명자라는 사실은 주장만이 아닌 증거자료를 갖고 구체적으로 입증해야만 합니다. , 영어단어 corroboration에 해당하는 입증책임이 있습니다. 따라서 Lab Note 등 관련 기록을 잘 작성하여 보존하는 것이 매우 중요합니다. 특허법리에 따라 공동발명 여부를 판단하는 것은 그 다음 문제입니다.

 

6. 직무발명을 회사 외부에서 제3자 명의로 출원하는 것은 배임행위입니다. 그런데, 배임행위로 빼돌린 특허를 찾아오는 것이 쉽지 않습니다. 특허법은 출원하지 않는 자에게는 특허권 자체를 부여하지 않을 뿐만 아니라, 또한 모인출원, 모인특허라는 특별규정을 따로 두고 있기 때문에 그 요건과 절차에 적합한 경우만 보호받습니다.

 

7. 공동발명자 사안을 잘못 처리하면, 기술 라이선스, 특허소송 등에서 치명상을 입을 수 있습니다. 기술개발 기록을 검토하여 진정한 발명자를 확인하는 작업은 Due Diligence 필수항목 중 하나입니다.

 

8. 대학, 연구소와 공동연구개발, 공동발명의 결과 특허권을 공유한 경우, 공유자 일방의 공유물 분할청구권 행사로 공유특허권을 제3자에게 매각할 수 있다는 것이 최근 대법원 판결입니다. 경쟁회사로 특허권이 매각될 수도 있고, 그와 같은 사태를 방지하려면 공유자에게 거액을 지불하고 그 지분을 인수해야만 하는 상황을 맞을 수 있습니다. 공유특허의 분할청구 문제는 관련 시장이 성숙하여 지분가치가 상승되기 전에 미리 정리하는 것이 바람직합니다.

 

9. 공동연구개발 관련 Risk Management 목적으로 Option Contract 활용이 증가하는 추세입니다. 공유지분을 일시에 인수하는 것보다 단계적으로 처리하는 방안을 고려해 볼 수 있습니다. 보유중인 공유특허뿐만 아니라 진행 중인 공동연구개발 계약까지 이와 같은 시각에서 다시 검토해 보는 것이 필요할 것입니다.

 

10. 공동연구개발과 공동발명에 관한 issue는 매우 다양하고 복잡합니다. 특히 미국의 법제도와 실무가 우리와는 상이하는 등 각국의 법제도와 실무적 포인트까지 신중하게 고려해야만 합니다. 모든 쟁점을 단번에 해결하기는 어렵다 하더라도 사전에 미리 검토하여 기회가 닿을 때마다 순차적으로 해결해 나가는 것이 바람직할 것입니다.

 

KASAN_[공동발명] 공동연구개발 및 공동발명 관련 실무적 포인트.pdf

 

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작성일시 : 2018. 8. 10. 09:00
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1. 직무발명 승계관련 계약조항

 

“I agree that I will promptly make full written disclosure to the Company, will hold in trust for the sole right and benefit of the Company, and will assign to the Company all my right, title, and interest in and to any and all inventions, original works of authorship, developments, improvements or trade secrets which I may solely or jointly conceive or develop or reduce to practice, or cause to be conceived or developed or reduced to practice, during the period of time I am in the employ of the Company.”

 

“I hereby waive and quitclaim to the Company any and all claims, of any nature whatsoever, which I now or may hereafter have infringement of any patents, copyrights, or mask work rights resulting from any such application assigned hereunder to the Company.”

 

2. 판결요지

 

새로운 내용은 아니고 Stanford v. Roche 판결 등 종래의 특허법리를 재확인한 판결입니다. 다시 말하면, the future-tense “will assign” language in the Employment Agreement did not itself effect an assignment.

 

미극특허법상 공동발명자를 누락한채 특허침해소송을 제기한 경우 그 특허권의 권리행사가 허용되지 않습니다. 해당 특허권은 unenforceable하다는 이유로 소각하(dismissal) 판결을 받습니다. 원칙적으로 특허침해소송 제기 전에는 누락한 발명자를 추가할 수 있지만, 일단 특허침해소송을 제기한 단계에서는 공동발명자를 누락한 하자를 발견해도 해당 공동발명자를 추가 정정하는 등 그 하자를 치유함으로써 권리 회복할 수 있는 방안이 없습니다.

 

위 사건의 판결에서 Newman 판사는 소수의견으로 위와 같은 법리와 실무 태도는 당사자의 의사에 반하는 등 여러가지 문제가 있다고 지적합니다. 또한, O’Malley 판사는 비록 다수의견을 내지만, 해당 쟁점을 CAFC 재판관 전원이 참여하는 전원합의체 en banc 심리 및 판결로 정리할 필요가 있다고 밝혔습니다. 첨부한 판결문을 한번 읽어 보시기 바랍니다.

 

첨부: CAFC 2018. 1. 11. 선고 Advanced Video Technologies vs HTC 판결

HTC_16-2309.Opinion.1-9-2018.1.pdf

KASAN_[미국특허공동발명분쟁] 직무발명 승계조항 “will assign” 자동승계 불인정 일부 공동발명자

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작성일시 : 2018. 1. 15. 09:50
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