법률자문__글177건

  1. 2017.11.18 [영문계약서 샘플 – 50] FOUNDERS AGREEMENT (공동창업 계약서) [자문/작성/신속/저비용]
  2. 2017.11.18 [영문계약서 샘플 – 49] 특허보증계약 (영문) [자문/작성/신속/저비용]
  3. 2017.11.17 [국문계약서 샘플 – 30] 특허보증계약 (국문) [자문/작성/신속/저비용]
  4. 2017.11.16 공공사업의 입찰과정 중 절차상 하자의 정도와 계약무효 여부 : 대법원 2017. 11. 14. 선고 2016다201395 판결 (인천종합터미널 사건)
  5. 2017.11.14 [강행법규위반계약무효 - 8] 임대주택사업자 파산 + 파산관재인이 임차인과 임대주택에 관한 분양전환계약 체결 + 분양대금에서 임대차보증금채권액 공제 약정 + 채무자회생법상 강행규정 위..
  6. 2017.11.14 [강행법규위반계약무효 - 6] 약사, 의사, 한의사, 한약사, 변호사, 변리사, 세무사 등 면허 소지자와 무면허 사업자가 맺은 동업계약은 무효 - 이익분배 약정, 책임부담 약정, 동업 종료 후 정산 ..
  7. 2017.11.14 [강행법규위반계약무효 - 5] 약사가 면허대여 대상 일반인에게 약국개설대금을 빌려주는 소비자대차계약 무효 but 대여금을 부당이득반환으로 회수할 수 있는지 여부: 부산지방법원 2016. 2. 17. ..
  8. 2017.11.14 [강행법규위반계약무효 - 4] 의료법상 병원개설자격 위반 사무장병원의 당사자간 내부 계약 무효: 서울고등법원 2017. 3. 30. 선고 2016나2071844 판결
  9. 2017.11.14 [강행법규위반계약무효 – 3] 프랜차이즈 가맹계약을 본사 임의로 해지할 수 있다는 계약조항은 무효: 서울동부지방법원 2015. 5. 22. 선고 2014가합109264 판결
  10. 2017.11.14 [강행법규위반계약무효 – 2] 퇴사 후 직무발명보상금 청구 제한 또는 포기 내용의 서약서는 무효: 서울중앙지방법원 2014. 9. 18. 선고 2013가합535238 판결
  11. 2017.11.14 [강행법규위반계약무효 - 1] 해외연수 후 의무복무기간 약정을 위반 + 동종업계 이직 + 연구원을 상대로 계약상 손해배상 청구 + 불인정 판결
  12. 2017.11.13 [영문계약조항 샘플 – 9] 25년 전 체결한 Collaboration Agreement에 따라 Royalty 계속 지급명령 미국판결
  13. 2017.11.13 [영문계약조항 샘플 – 8] 신약 물질특허 기술이전 Exclusive License 계약서 중 Development 조항
  14. 2017.11.13 [영문계약조항 샘플 – 7] License, Collaboration Agreement 당사자의 M&A 등 경영권 변경사유, change of control 발생 상황에 대비한 계약조항
  15. 2017.11.13 [영문계약조항 샘플 – 6] 일본 Daiichi Sankyo에서 신약개발회사 Amgen, ArQule과 각 체결한 License, Co-Development and Co-Commercialization Agreement 중 허가신청 data access 관련 조항
  16. 2017.11.13 [영문계약조항 샘플 - 5] 미국 부패방지법(FCPA) 관련 동향과 국제계약실무에 미치는 영향
  17. 2017.11.13 [영문계약조항 샘플 - 4] 계약서의 부정확한 용어와 표현 사용으로 인한 계약분쟁: Unwired v. MS 미국 델라웨어주연방지방법원 판결
  18. 2017.11.13 [영문계약조항 샘플 – 3] s/w 저작권자, Distributor, End User 3자 계약상 License Fee 계약분쟁 – s/w 저작권자와 Distributor의 Distribution 계약 Termination 후 효력
  19. 2017.11.13 [영문계약조항 샘플 - 2] 신약물질 기술이전 Exclusive License 계약서 중 Termination 조항
  20. 2017.11.13 [영문계약조항 샘플 - 1] 신약물질 기술이전 License 계약서 중 특허관련 계약조항 사례
  21. 2017.11.11 [영문계약서 샘플 - 43] 물품구매계약(영문) [자문/작성/신속/저비용]
  22. 2017.11.11 [영문계약서 샘플 - 41] 소프트웨어 기술 이전 및 리셀러 계약 (영문) [자문/작성/신속/저비용]
  23. 2017.11.11 [영문계약서 샘플 - 39] 대리점 계약(Sales Representative Agreement 또는 Agency Agreement) [자문/작성/신속/저비용]
  24. 2017.11.11 [영문계약서 샘플 - 38] GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALES (표준공급조건) [자문/작성/신속/저비용]
  25. 2017.11.11 [중국법실무 - 12] 기술 라이선스 계약에 관한 중국 법령상 규제 사항
  26. 2017.11.11 [중국법실무 – 11] 중국 저명상표 DONG FENG 관련 OEM 제조 수출행위 상표권 침해인정 판결 Shanghai Diesel Engine vs Jiangsu Changjia Jinfeng Dynamic Machinery 판결
  27. 2017.11.11 [중국법실무 – 10] PRETUL 대법원 판결 이후 OEM 생산 및 수출행위를 불사용취소심판에서 상표사용으로 인정 판결
  28. 2017.11.11 [중국법실무 -9] 중국 최고인민법원의 전량수출용 OEM 생산 + 수출행위 중국상표권 침해 불인정 PRETUL 사건 판결
  29. 2017.11.11 [중국법실무 – 8] 중국법원 구조 및 소송절차
  30. 2017.11.11 [중국법실무 - 7] 중국법상 계약사기죄 활용

 

 

 

Founders Agreement란 특정사업을 위한 회사의 공동 창업, 설립에 앞서,

공동창업자 상호간에, 사업목적, 공동창업자 상호 관계, 권리, 의무, 창업회사의 설립, 지분배분, 경영참여, 의사결정/분쟁해결, 상호보증 등을 정리, 합의한 계약서 이다.

이러한 공동창업계약서를 기반으로, 향후 설립될 회사의 Article of Incorporation, By-laws를 작성, 수립하게 된다.

첨부 양식은 공동 창업계약시 일반적으로 고려되는 보편적인 조항들을 중심으로 구성되었으며, 구체적인 사업목적, 관련 시장, 창업자간 상호 역할과 기여, 설립하고자 하는 법인의 형태, 초기 투입 및 투자 유치 계획등의 개별적 특수성이 고려되어야 하므로, 관련 전문인력 및 변호사와의 충분한 상담과 협의를 거쳐 보완, 완성되어 함을 유의하기 바란다 

 

Founders Agreement Sample.pdf

 

이용태 미국변호사

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작성일시 : 2017.11.18 21:00
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타사에 부품을 공급하는 경우에 해당 부품에 대하여 3자의 특허 등을 침해하지 않고 침해 시에는 책임을 지도록 특허보증을 요구하는 경우가 많습니다. 경우에 가능한 보증의무를 경감하고, 보증의 범위를 줄이는 노력이 필요합니다. 특히 외국 회사와 영문계약을 작성하는 경우에 보증을 제한하고 관련 분쟁을 중립의 3국에서의 중재로 해결해야 합니다. 필요한 경우 전문 변호사와 함께 검토하는 것이 좋을 것입니다.

 

첨부 : 특허보증계약서(영문)

특허보증계약서(영문)_sample.docx

 

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작성일시 : 2017.11.18 20:00
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타사에 부품을 공급하는 경우에 해당 부품에 대하여 3자의 특허 등을 침해하지 않고 침해 시에는 책임을 지도록 특허보증을 요구하는 경우가 많습니다. 경우에 가능한 보증의무를 경감하고, 보증의 범위를 줄이는 노력이 필요합니다. 첨부 계약서를 참고하시고 필요한 경우 전문 변호사와 함께 검토하는 것이 좋을 것입니다.

 

첨부 : 특허보증계약서(국문)

특허보증계약서(국문)_sample.docx

 

정회목 변호사

 

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작성일시 : 2017.11.17 15:00
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1. 사안 및 소송경과

 

신세계백화점은 인천종합터미널에서 1997년부터 20년 장기임대 계약을 맺고 있었습니다. 인천시가 2012년 터미널 부지 등 부동산 매각하는데 신세계와 롯데에서 경쟁하면서 최종 롯데와 투자약정이 체결되었고, 신세계측에서 매각절차상의 문제를 주장하면서 소송이 시작된 것입니다.

 

1,2심 법원은 "인천시가 터미널 매각 시 다른 업체들에게도 매수 참여 기회를 줬기 때문에 롯데에만 특혜를 줬다고 볼 수 없다"며 롯데 승소판결을 하였고, 이번에 대법원도 상고기각 판결을 하였습니다. 참고자료로 대법원 보도자료를 첨부합니다.

 

2. 대법원 판결요지 절차상 하자의 정도와 계약무효 여부  

 

대법원은 "지방자치단체가 일반재산을 수의계약으로 매각하는 것은 기본적으로 사경제 주체의 지위에서 행하는 행위로서 사적자치와 계약자유의 원칙이 적용되고, 수의계약절차에 단순한 하자가 있다고 해서 곧바로 수의계약이 무효로 되는 것은 아니며, 그 하자의 정도가 절차의 공공성과 공정성을 현저히 침해할 정도로 중대하여 선량한 풍속 기타 사회질서에 반한다고 볼 수 있는 경우 등에 한하여 무효로 보아야 한다"고 밝혔다.

 

"인천시는 처음부터 신세계에도 매각절차에 참여할 기회를 부여했는데, 신세계 측이 스스로 감정가 이상으로 매수하기 어렵다고 해 매수를 포기했고 인천시는 재정난이 크게 악화된 상태여서 부동산을 신속하게 매각해야 할 공익상 필요가 있었다" "인천시가 수의계약 대상자로 롯데를 선정하는 과정에서 '지정정보처리장치를 이용해 2인 이상으로부터 견적서를 제출받은 등의 절차'를 거치지 않은 하자는 있으나 계약을 무효로 할 정도의 중요한 하자는 아니다"라고 판결하였습니다.

 

첨부: 대법원 2016201395 판결 보도자료

[171114 선고] 보도자료 2016다201395 (인천 신세계 사건).pdf

 

KASAN_공공사업의 입찰과정 중 절차상 하자의 정도와 계약무효 여부.pdf

 

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작성일시 : 2017.11.16 16:00
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1. 사실관계 및 쟁점  

 

임대사업자에 대한 파산선고 이후에 임대주택의 임차인대표자회의가 관할 구청장으로부터 직접 분양전환승인을 받은 후 임차인들이 임대사업자의 파산관재인 등과 사이에 분양전환에 관한 합의를 하면서, ‘승인된 분양전환가격에 이른바 추가분담금을 더한 금액을 매매대금으로 지급하되, ‘임대차보증금반환채권액등을 공제한 금액만을 파산재단의 보관금 계좌에 입금하기로 하는 등의 내용의 분양전환 합의를 체결한 사안

 

쟁점 : 채무자회생법 제415조 제1항에 따라 임대차보증금을 우선변제받을 권리를 가진 임차인들이 임대사업자의 파산선고 후 그 파산관재인과 임대주택에 관한 분양전환계약을 체결하면서, 그 임대차보증금채권액을 매매대금에서 공제하기로 약정한 경우 그 공제약정이 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제422조 제1호에 반하여 무효인지 여부

 

2. 대법원 판결요지

 

임차인들이 채무자회생법 제415조 제1항에 따라 파산채권인 임대차보증금반환채권에 관하여 파산재단에 속하는 주택(대지 포함)의 환가대금에서 우선변제 받을 권리가 있다고 하더라도, 채무자회생법 제492조 제14호에서 정한 별제권 목적물의 환수절차 등에 따른 특별한 사정이 없는 한, 임차인들이 임대사업자에 대한 파산선고 후에 파산재단에 부담한 매매대금 지급채무에서 위 임대차보증금반환채권액을 공제하는 것까지 허용되는 것은 아니고, 그에 관한 합의 역시 효력이 없다고 판단함

 

3. 판결이유

 

채무자 회생 및 파산에 관한 법률(이하채무자회생법이라고 한다) 422조 제1호는파산채권자가 파산선고 후에 파산재단에 대하여 채무를 부담한 때를 상계금지사유로 규정하고 있다. 이는 파산채권자가 파산선고 후에 부담한 채무를 파산채권과 상계하도록 허용한다면 그 파산채권자에게 그 금액에 대하여 다른 파산채권자들보다 우선하여 변제하는 것을 용인하는 것이 되어 결과적으로 파산채권자 사이의 공평을 해치게 되므로, 이를 방지하기 위하여 상계를 금지하고 파산절차에 의하여 파산채권을 행사하도록 한 것에 그 목적이 있다.

 

따라서 이와 같은 법리는 특별한 사정이 없는 한 파산채권자가 파산선고 후에 부담한 채무에서 파산채권을 공제하는 경우에도 적용되며(대법원 2012. 11. 29. 선고 201130963 판결 참조), 파산채권자와 파산관재인이 그 공제에 관하여 합의하였다 하더라도 다른 사정이 없다면 마찬가지로 봄이 타당하다.

 

한편 주택임차인이 주택임대차보호법 제3(대항력 등) 1항의 규정에 의한 대항요건을 갖추고 임대차계약증서상의 확정일자를 받은 후 임대인이 파산한 경우에, 주택임차인은 채무자회생법 제415조 제1항에 따라 파산채권인 임대차보증금 반환채권에 관하여 파산재단에 속하는 주택(대지를 포함한다)의 환가대금에서 후순위권리자 그 밖의 채권자보다 우선하여 변제받을 권리가 있으며, 그 우선변제권의 한도 내에서는 파산절차에 의하지 아니하고 위 주택에 대한 경매절차 등에서 만족을 받을 수 있다(대법원 2017. 1. 12. 선고 201432014 판결 참조).

 

그렇지만 앞에서 본 채무자회생법 제422조 제1호의 취지에 비추어 보면, 채무자회생법 제492조 제14호에서 정한 별제권 목적물의 환수절차 등에 따른 특별한 사정이 없는 한, 위 임대차보증금반환채권을 가지고 주택임차인이 임대인에 대한 파산선고 후에 파산재단에 부담한 채무에 대하여 상계하거나 그 채무에서 공제하는 것까지 허용되지는 아니하며, 그에 관한 합의 역시 효력이 없다고 봄이 타당하다.”

 

첨부: 대법원 2017. 11. 9. 선고 2016223456 판결

대법원 2016다223456 판결.pdf

 

KASAN_임대주택사업자 파산 파산관재인이 임차인과 임대주택에 관한 분양전환계약 체결 분양대금에서 임대차보증

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작성일시 : 2017.11.14 14:00
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법이 금지하는 면허대여 행위, 무면허 사업자와 동업행위 등이 종종 있는데, 대외적 책임문제 이외에도 양 당사자 사이에는 체결한 계약의 효력이 문제되는 경우도 자주 있습니다. 예를 들면, 면허소지자와 사업자 사이에 이익분배 또는 책임부담, 동업 관계를 정리하면서 그동안 발생한 채무 또는 이익정산 등이 현실적 문제도 자주 대두됩니다. 그와 같은 문제를 양 당사자가 계약으로 미리 약정했던 경우에도 그 계약은 효력이 없다는 점은 유의해야 합니다. 법원의 확고한 태도로 보아도 무방합니다. 최근에 나온 대법원의 세무사 관련 판결과 종래 한의사 관련 편결을 소개합니다

 

1. 대법원 2015. 4. 9. 선고 201335788 판결 – 세무사와 무자격자 동업계약 사례

 

세무사와 세무사 자격이 없는 사람 사이에 이루어진 세무대리의 동업 및 이익분배 약정의 효력은 무효, 그와 같이 무효인 약정을 종료시키면서 동업으로 인한 경제적 이익을 상호 분배하는 내용의 정산약정의 효력도 무효라는 판결입니다. "세무사법 입법취지는 세무대리를 할 수 있는 사람을 세무사 자격을 가진 사람으로 엄격히 제한함으로써 건전한 세무질서를 확립하고 납세자의 정당한 권익을 보호하며 세무대리행위의 적정성과 공정성을 확보하고자 하는 데 있고, 세무사 자격이 없으면서 세무대리를 하는 행위 및 세무사가 다른 사람에게 명의를 대여하는 등의 행위는 형사처벌의 대상이 되는 범죄행위에 해당할 뿐 아니라 거기에 따를 수 있는 국민의 재산권과 정부의 재정수입에 대한 악영향에 비추어 사회통념상 쉽게 용인되기 어렵고, 위와 같은 위반행위에 대하여 단순히 형사처벌하는 것만으로는 세무사제도를 확립하여 세무행정의 원활과 납세의무의 적정한 이행을 도모할 목적으로 제정된 세무사법이 실효를 거둘 수 없어 그 위반행위로 인한 경제적 이익이 귀속되는 것을 근본적으로 방지하여야 할 필요가 있는 점 등을 종합적으로 고려하면, 위 각 규정은 세무사 자격이 없는 사람이 세무대리를 하는 경우에 초래될 세무행정의 원활과 납세의무의 적정한 이행상의 중대한 위험을 방지하기 위한 강행법규에 해당한다. 따라서 이를 위반하여 세무사와 세무사 자격이 없는 사람 사이에 이루어진 세무대리의 동업 및 이익분배 약정은 무효이고, 나아가 그와 같이 무효인 약정을 종료시키면서 기왕의 출자금의 단순한 반환을 넘어 동업으로 인한 경제적 이익을 상호 분배하는 내용의 정산약정을 하였다면 이 또한 강행법규인 위 각 규정의 입법 취지를 몰각시키는 것으로서 무효이다"라고 분명하고 확고한 태도로 판결하였습니다.

 

2. 대법원 201067890 판결 – 한의사와 무면허 사업자의 동업계약 사례

 

한의사가 아닌 사람이 한의사와 동업형식으로 한방병원을 행정원장으로서 운영하면서 운영과 수익 배분에 관한 권한을 행사하기로 한 계약은 무효라고 판결하였습니다. 또한, 당사자 사이에 병원 개설 명의자인 한의사에게 부과되는 4대 보험료 등 대외적 채무를 모두 행정원장이 책임지고 지급한다는 내용의 각서를 별도로 작성하였습니다. 한의사가 그 각서는 문제된 동업계약이 아니고 독립적인 계약에 해당한다고 주장했지만, 대법원은 그 각서도 무효인 동업계약에서 약정한 내용의 실질적 이행을 청구하는 것에 불과하므로 마찬가지로 무효라고 판결하였습니다. , 비한의사와 체결한 동업계약은 강행법규 위반으로 무효이고, 나아가 그 동업계약과 별개로 당사자 사이에 단순 채무이행을 구하는 외형을 갖춘 약정을 하더라도 그 내용을 실질적으로 판단하여 그 후속 계약도 마찬가지로 무효라는 판결입니다. 결국 한의사는 비한의사가 약정한 내용을 법적으로 청구할 수 없습니다.

 

3. 무면허자와 동업금지는 강행규정

 

면허 소지자만이 그 업무를 할 수 있다는 법규정은 강행규정입니다. 면허 소지자가 일반인이 필요한 자금을 투자하면서 동업하거나 면허소지자를 고용하여 운영하는 것은 엄격하게 금지됩니다. 따라서, 면허자 명의로 사무소를 개설하는 외형을 갖추었지만, 당사자 사이에서는 운영과 수익에 관한 권리를 무면허자인 투자자가 갖고 면허 소지자는 일정한 급여를 받는 것으로 하거나 또는 동업자로서 지분에 따라 분배한다고 계약을 하였다고 하여도 그 계약은 강행법규 위반으로 무효입니다. 계약이 무효이므로 무면허 사업자가 약정한 급여를 주지 않거나 금액이 부족하더라도 면허소지자는 법적으로 그 계약의 이행을 청구할 수 없습니다. 대외적 책임 문제뿐만 아니라 당사자 사이에서도 어떤 계약을 체결하더라도 보호받을 수 없습니다.

 

KASAN_약사, 의사, 한의사, 한약사, 변호사, 변리사, 세무사 등 면허 소지자와 무면허 사업자가 맺은 동업계약

 

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작성일시 : 2017.11.14 12:00
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면허대여 또는 비약사와 약국공동개설 행위는 약사법상 강행법규를 위반하는 불법행위로 행정적 제재처분, 형사처벌 대상일 뿐만 아니라 관련 약정은 민법상 무효입니다. 약사가 아닌 일반인과 약국을 공동운영하기 위해 약사가 비약사에게 약국개설자금을 대여한 소비대차계약도 무효입니다.

 

돈을 빌려주는 소비대차계약이 강행법규 위반으로 무효인 경우 그 차용금을 부당이득반환청구로 회수할 수 있는지 아니면 민법 제746조에서 그 회수를 허용하지 않는 불법원인급여로 볼 것인지 여부가 핵심 쟁점입니다.

 

판결에서 설시한 법리는 다음과 같습니다. "부당이득의 반환청구가 금지되는 민법 제746조의 불법원인이라 함은 그 원인되는 행위가 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반하는 경우를 말하는 것으로서, 법률의 금지를 위반하는 경우라 할지라도 그것이 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반하지 않는 경우에는 이에 해당하지 않으며(대법원 2003. 11. 27. 선고 200341722 판결), 그로 인하여 상호 실질적으로 취득하게 된 이득은 부당이득으로 반환하여야 한다(대법원 2011. 1. 13. 선고 20167890 판결)."

 

1심 법원은 "소비자대차계약이 강행법규에 위반되어 무효라고 하더라도, 약사가 매일 약국에 출근하여 조제하는 등 약사의 업무를 일부 수행한 점에 비추어 보면, 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반하는 것을 내용으로 한 것이어서 그에 따른 급부를 불법원인급여라고 보기 어렵다"고 판결하였습니다.

 

약사가 비약사와 약국을 공동 개설한 후 근무하였던 사정을 이유로 약사가 비약사에게 대여한 약국개설자금을 회수가 금지되는 불법원인급여로 볼 것은 아니다는 의미입니다. 판결의 배경은 짐작할 수는 있지만 논리적으로 그와 같이 명확하게 구별할 수 있을지 의문입니다. 관심 있는 분은 첨부한 판결문을 한번 읽어 보시기 바랍니다.

 

KASAN_약사가 면허대여 대상 일반인에게 약국개설대금을 빌려주는 소비자대차계약 무효 but 대여금을 부당이득반환으

 

 

작성일시 : 2017.11.14 11:00
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법인형식으로 운영되지만 의사가 아닌 일반인이 그 병원을 실질적으로 소유, 운영하는 경우, 법인과 소유자간 내부적으로 체결한 계약의 효력이 문제된 사안입니다. 명의대여 병원, 한의원, 약국 등에서 당사자 사이 내부적 계약의 효력을 둘러싼 분쟁이 빈번한데, 법원은 강행법규 위반 계약무효 + 계약효력 불인정 + 계약상 권리의무 불인정 등 확고한 입장입니다. 참고로 판결요지를 인용하면 다음과 같습니다.

 

1. 판결요지

 

(1) 의료법 제33조 제2항에 의하면, ① 의사, 치과의사, 한의사 또는 조산사, ② 국가나 지방자치단체, ③ 의료업을 목적으로 설립된 법인(의료법인), ④ 민법이나 특별법에 따라 설립된 비영리법인, ⑤ 공공기관의 운영에 관한 법률에 따른 준정부기관, 지방의료원의 설립 및 운영에 관한 법률에 따른 지방의료원, 한국보훈복지의료공단법에 따른 한국보훈복지의료공단이 아니면 의료기관을 개설할 수 없고, 87조 제1항 제2호에 의하면, 33조 제2항을 위반한 사람을 형사처벌하도록 되어 있다.

 

(2) 의료인의 자격이 없는 일반인이 필요한 자금을 투자하여 시설을 갖추고 유자격 의료인을 고용하여 그 명의로 의료기관 개설신고를 하고, 의료기관의 운영 및 손익 등이 그 일반인에게 귀속되도록 하는 내용의 약정은 강행 법규인 의료법 제33조 제2항에 위배되어 무효이다[대법원 1995. 12. 12. 선고 952154 판결, 대법원 2003. 4. 22. 선고 20032390 판결 등 참조].

 

의료법이 제33조 제2항에서 의료인이나 의료법인 기타 비영리법인 등이 아닌 자의 의료기관 개설을 원칙적으로 금지하고, 87조 제1항 제2호에서 이를 위반하는 경우 형사처벌하도록 규정하고 있는 취지는 의료기관 개설자격을 의료전문성을 가진 의료인이나 공적인 성격을 가진 자로 엄격히 제한함으로써 건전한 의료질서를 확립하고, 영리 목적으로 의료기관을 개설하는 경우에 발생할지도 모르는 국민 건강상의 위험을 미리 방지하고자 하는 데에 있다. 위 의료법 조항이 금지하는 의료기관 개설행위는, 비의료인이 의료기관의 시설 및 인력의 충원·관리, 개설신고, 의료업의 시행, 필요한 자금의 조달, 운영성과의 귀속 등을 주도적인 입장에서 처리하는 것을 의미한다(대법원 2014. 9. 25. 선고 20147217 판결 등 참조).

 

의료기관을 개설할 수 없는 피고가 의료기관을 개설할 수 있는 사단법인인 원고와 사이에 ‘① 원고 명의로 개설될 병원의 운영에 관하여 피고가 독점적인 사업권을 가지고, ② 피고가 병원의 운영에 필요한 모든 비용을 부담하며, ③ 원고 명의로 개설될 병원은 피고의 책임으로 운영되고, ④ 원고는 피고가 정하는 사람을 상임이사로 하여 병원 운영 전반의 업무수행 및 결정권한을 부여하며, ⑤ 병원의 인원 구성은 피고가 하되 원고의 소속으로 채용하기로 하고, ⑥ 병원의 수익금은 원고 목적 사업을 위하여 사용한다’는 내용으로 체결된 이 사건 약정은 의료기관을 개설할 수 없는 피고가 의료기관을 개설할 수 있는 사단법인의 명의를 이용하여 의료기관을 개설하고 운영하는 것을 내용으로 하는 것이므로 강행법규인 의료법 제33조 제2항에 반하여 무효이다.

 

2. 다른 자격증 및 면허 관련 판결 사례

 

공인회계사법의 입법 취지는 대외적으로 영향력이 있는 회계 관련 사무를 할 수 있는 사람을 전문성 및 직업적 윤리관을 갖춘 공인회계사 자격을 가진 사람으로 엄격히 제한함으로써 회계 관련 사무에 대한 전문성, 공정성 및 신뢰성을 확보하여 이해관계인의 재산권 등 권익을 보호하고 기업의 건전한 경영을 유도하여 종국적으로 국가 경제의 발전을 도모하려는 데 있는 것이다(대법원 2015. 9. 10. 선고 201472692 판결).

 

세무사법의 입법 취지는 세무대리를 할 수 있는 사람을 세무사 자격을 가진 사람으로 엄격히 제한함으로써 건전한 세무질서를 확립하고 납세자의 정당한 권익을 보호하며 세무대리행위의 적정성과 공정성을 확보하고자 하는 데 있다(대법원 2015. 4. 9. 선고 201335788 판결).

 

공인중개사 자격이 없어 중개사무소 개설등록을 하지 아니한 채 부동산중개업을 한 자에게 형사적 제재를 가하는 것만으로는 부족하고 그가 체결한 중개수수료 지급약정에 의한 경제적 이익이 귀속되는 것을 방지하여야 할 필요가 있다고 할 것이고, 따라서 중개사무소 개설등록에 관한 위와 같은 규정들은 공인중개사 자격이 없는 자가 중개사무소 개설등록을 하지 아니한 채 부동산중개업을 하면서 체결한 중개수수료 지급약정의 효력을 제한하는 이른바 강행법규에 해당한다고 보아야 한다(대법원 2010. 12. 23. 선고 200875119 판결).

 

KASAN_의료법상 병원개설자격 위반 사무장병원의 당사자간 내부 계약 무효.pdf

 

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작성일시 : 2017.11.14 10:00
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당사자가 자의로 서명 날인한 계약도 관련 법률의 강행규정을 위반하면 효력이 없습니다. 불공정 거래를 방지하여 경제적 약자를 보호하고 경쟁질서를 유지하려는 목적 등 다양한 배경에 따른 강행규정들입니다.

 

판결 사안은, 의류를 제조, 판매하는 가맹사업을 하는 A회사가 B와 가맹계약을 체결하였는데, A 회사의 영업정책상 B 판매가 저조하거나 판매 활성화가 불가능하다고 판단될 경우 A 회사는 서면 통보 후 임의로 계약해지를 할 수 있다’는 내용의 가맹계약 조항이 포함되어 있습니다.

 

가맹사업거래의 공정화에 관한 법률 제14조 제1항에는 “가맹본부는 가맹계약을 해지하려는 경우에는 가맹점사업자에게 2개월 이상의 유예기간을 두고 계약의 위반 사실을 구체적으로 밝히고 이를 시정하지 아니하면 그 계약을 해지한다는 사실을 서면으로 2회 이상 통지하여야 한다.”는 규정이 있고, 이는 약자인 가맹점 사업자를 보호하려는 취지의 강행규정입니다.

 

법원은 이와 같은 강행법규에 반하는 계약은 무효이고, 무효인 계약조항에 따른 해지통지도 효력이 없습니다. 따라서, A 회사에서 일방적으로 가맹점 계약 해지통지를 하고, 그 무효통지 후 가맹계약 단절로 인해 B가 계약기간 종료일까지 매장을 운영하지 못함으로써 입은 일실손해 등 손해를 배상할 책임이 있다고 판결하였습니다.

 

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KASAN_프랜차이즈 가맹계약을 본사 임의로 해지할 수 있다는 계약조항은 무효.pdf

 

 

 

작성일시 : 2017.11.14 09:00
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A회사 특허관리 규정은 "회사 임직원이 제안한 특허내용이 출원된 경우, 회사가 운영하는 크레딧 제도에 따라 일정한 크레딧을 해당 임직원에게 부여함으로써 직무발명에 대한 보상을 대신하는 것으로 한다"라고 되어 있고,

 

직원의 퇴사시 서명받은 서약서에도 "회사의 직무발명보상규정에 따라 보상을 받은 경우 위 보상은 적절하고 합리적인 보상 금원이며, 차후 회사로부터 받은 보상 금원과 관련하여 민,형사상 법적 분쟁을 제기하지 않는다는 점에 동의한다"라고 명시적으로 되어 있습니다.

 

그럼에도 불구하고, 퇴사한 종업원이 A회사를 상대로 직무발명보상금청구소송을 제기하자 회사는 위와 같은 특허관리규정과 서약서를 근거로 소송요건을 충족하지 못했다고 주장하였습니다. 법원은 위와 같이 종업원에 불리한 규정은 강행법규 위반으로 무효라고 명확하게 판결하였습니다.

 

해당 부분 판결이유를 인용하면 다음과 같습니다. "구 특허법(2006. 3. 3, 법률 제7869호로 개정되기 전 법률) 40조 및 발명진흥법 제15조는 종업원 등을 보호하기 위한 강행규정으로서 위 규정에 따른 보상금지급을 거절하거나 종업원 등의 보상청구권을 부인하거나 혹은 정당한 보상액 이하로 감액할 권리를 사용자 등에게 유보하는 등의 계약은 무효라 할 것이다."

 

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KASAN_퇴사 후 직무발명보상금 청구 제한 또는 포기 내용의 서약서는 무효.pdf

 

 

 

작성일시 : 2017.11.14 08:00
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반도체 생산회사 연구원이 해외연수약정 및 경업금지약정을 체결한 이후 의무복무기간을 규정한 약정 조항을 위반하여 퇴직한 후 동종업계로 이직하자, 회사가 연구원을 상대로 손해배상 약정금 지급을 청구한 사안을 소개해 드립니다

 

1. 사실관계

 

원고 A회사는 LED를 이용한 제품을 생산하는 회사이고, A 회사의 대표이사 E는 동종의 D회사를 운영하였습니다. 피고 B 2003 D회사에 입사하여 해외연수약정을 체결한 후 2003. 8.부터 2006. 8.까지 해외연수를 받고 귀국하여 근무하다가 2010. 11. 30.에 퇴사하였고, 이후 F회사에 입사하여 반도체 연구개발업무를 담당하였습니다.

 

약정 내용 중에는 ‘해외연수 후 귀국하여 의무복무기간 만료 전에 퇴직할 경우에는 대여금 일체를 퇴직일로부터 1개월 이내에 현금으로 변상한다’는 조항이 포함되어 있었습니다. 귀국 후 피고 B 2007. 5. 31. 원고회사에 입사하면서 경업금지약정을 체결하였고 이를 위반할 경우 회사로부터 손해배상을 포함한 일체의 민형사상 책임을 질 것을 약정하였습니다. 이후 피고 B 2010. 4. 1. 원고회사에 상기 경업금지약정과 동일한 내용의 서약서를 제출하면서 ‘경업금지의무 위반 시 책임으로 피고 B가 원고회사로부터 수령하는 각종 수당 및 보상금 등을 서약서상의 모든 의무를 준수하는데 대한 보상으로 지급되는 것임을 인정’하는 조항을 추가하였습니다. 경업금지 약정에 따라 피고는 원고회사로부터 보안수당을 지급받았고, 의무근무기간이 경과하기 전에 퇴직한 후 퇴직생활보조금을 지급받았습니다.

 

2. 쟁점

 

원고는 피고들에 대하여 약정에 따라 연수비, 보안수당, 퇴직생활보조금에 해당하는 금액의 반환을 청구하였습니다. 본 사안에서는 연수비 반환 및 경업금지의무 준수에 대한 보상으로 지급된 수당 등에 대한 반환을 예정한 약정 조항이 근로기준법에 위반되는지 여부 및 해당 조항이 유효하다면 그 반환 범위를 어느 범위까지 인정할 것인지가 문제되었습니다.

 

피고 B는 연수비는 실질적으로 해외연수기간 동안 피고가 제공한 근로에 대한 대가로서 임금에 해당하므로 이에 대한 반환을 약정하는 조항은 임금반환약정으로 근로기준법 제20조를 위반하여 무효이고, 의무복무기간이 지나치게 장기간이고 피고가 성실히 근무한 점에 비추어 감액되어야 한다고 주장하였습니다. 또한, 피고는 퇴직생활보조금은 임금에 해당하므로 이에 대한 반환약정은 근로기준법을 위반하였거나, 강행법규나 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하여 무효라고 항변하였습니다.

 

3. 판결 요지

 

. 연수비 반환청구에 대한 판단

 

(1)  연수비 반환 약정이 근로기준법에 위배되어 무효인지 여부

 

법원은, 근로기준법 제20조에서 ‘사용자는 근로계약 불이행에 대한 위약금 또는 손해배상액을 예정하는 계약을 체결하지 못한다’고 규정하고 있는 취지는, 근로자가 근로계약을 불이행한 경우 반대급부인 임금을 지급받지 못한 것에 더 나아가서 위약금이나 손해배상을 지급하여야 한다면 근로자로서는 비록 불리한 근로계약을 체결하였다 하더라도 그 근로계약의 구속에서 쉽사리 벗어날 수 없을 것이므로 위약금이나 손해배상액 예정의 약정을 금지함으로써 근로자가 퇴직의 자유를 제한 받아 부당하게 근로의 계속을 강요당하는 것을 방지하고, 근로계약 체결 시의 근로자의 직장선택의 자유를 보장하며 불리한 근로계약의 해지를 보호하려는 데 있다고 판단하였습니다.

 

한편, 기업체에서 비용을 부담 지출하여 직원에 대하여 위탁교육훈련을 시키면서 일정 임금을 지급하고 이를 이수한 직원이 교유수료일자부터 일정한 의무재직기간 이상 근무하지 아니할 때에는 기업체가 지급한 임금이나 해당 교육비용의 전부 또는 일부를 상환하도록 하되 의무재직기간 동안 근무하는 경우에는 이를 면제하기로 약정한 경우는 근로기준법 제20조에서 금지되는 계약이 아니므로 유효하다고 판결하였습니다. 종래부터 대법원 판례로 확립된 법리입니다.

 

그러나, 직원의 해외파견근무의 실질적 내용이 연수나 교육훈련이 아니라 기업체의 업무상 명령에 따른 근로장소의 변경에 불과한 경우에는, 해외근무기간 동안 임금 이외에 지급 또는 지출한 금품은 장기간 해외근무라는 특수한 근로에 대한 대가이거나 또는 업무수행에 있어서의 필요불가결하게 지출할 것이 예정되어 있는 경비에 해당하므로 재직기간 의무근로 위반을 이유로 이를 반환하기로 하는 근로기준법 제20조 위반으로 무효라고 보았습니다.

 

이 사건에서 법원은 피고의 항변에 대하여, ① 피고 B는 해외연수를 다녀온 다음 의무복무기간 동안 근무한다는 조건으로 입사하여 바로 해외연수를 떠났고, B가 연수 받은 곳은 교육·연구기관으로 영리기관이 아닌 점, ③ 해외연수계약서에서 이 사건 연수비를 ‘대여금’이라고 표현하고 연수기간을 ‘교육수혜기간’이라고 표현한 점, ④ 의무복무기간을 해외연수기간을 기준으로 설정한 점 등에 비추어 볼 때 피고 B의 해외연수의 실질은 연수 및 교육훈련에 해당하고 그 연수비는 교육비용으로 보아야 하고, 피고 B가 연수기간 동안 노무를 제공하였다거나 그 대가로 연수비를 지급받았다고 볼 수 없다고 판결하였습니다. 따라서, 피고 B는 회사에 대해 연수비를 반환하여야 합니다.      

 

(2) 의무복무 기간이 장기간이고 장기간 성실히 근무하였으므로 배상액이 감액되어야 한다는 피고 B의 주장에 대하여

 

법원은 피고 B의 해외연수기간이 3년으로 비교적 길지만 피고의 원고회사 근무기간은 3 6개월로 비교적 짧다는 점, 피고 B는 입사 후 근무하지 아니하고 바로 해외연수를 다녀온 점, 원고회사는 피고 B가 해외연수기간 중 습득한 지식을 의무복무기간 동안 연구개발실적으로 구현시킬 것을 기대하고 연수비를 부담한 점 등에 비추어 피고 B가 원고회사를 퇴직하여 바로 경쟁회사에 입사한 것은 해외연수제도를 남용한 것이므로 연수비 전액반환 약정이 신의칙에 위반된다고 볼 수 없다고 판단하였습니다.

 

. 퇴직생활보조금 반환청구에 대한 판단

 

피고 B는 퇴직생활보조금은 임금이므로 이 사건 경업금지약정은 임금반환약정으로 근로기준법을 위반하였거나 강행법규나 선량한 풍속 기타 사회질서에 반한다고 주장하였습니다.

 

그러나 법원은 퇴직생활보조금은 ① 전직금지약정에 따라 경쟁업체에 취직하는 것이 금지됨에 따라 보상차원에서 지급된다는 점, ② 퇴직금과는 별개의 항목으로 산정된다는 점, ③ 퇴직 후 재직기간에 따라 1회적으로 지급되므로 재직 중 근로에 대한 대가로 볼 수 없는 점, ④ 보조금 지급 당시 피고B의 전직금지약정 위반사실을 알았다면 이를 지급하지 않았을 것이므로 임금으로 볼 수 없어서 약정에 따라 반환하여야 판단하였습니다.

 

 . 보안수당 반환청구에 대한 판단

 

법원은 본 사안에서 보안수당은 매월 일정 금원이 계속적· 정기적으로 지급되었고, 해당 사업부 직원 전부가 일률적으로 지급대상인 점 등에 비추어 근로기준법상의 임금에 해당하므로 보안수당 반환약정은 근로기준법 제20조를 위반하여 무효이므로 피고는 보안수당을 반환할 의무가 없다고 판단하였습니다.

 

4. 결론

 

위 판결에서, 법원은 직원 피고 B는 회사 원고에 대하여 임금에 해당하는 보안수당을 제외한 연수비 및 퇴직생활보조금 전액을 반환할 의무가 있다고 판단하였습니다.

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KASAN_해외연수 후 의무복무기간 약정을 위반 동종업계 이직 연구원을 상대로 계약상 손해배상 청구 불인

 

 

 

작성일시 : 2017.11.14 07:00
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잘못된 계약서에 따른 심각한 후유증을 잘 보여주는 사례를 소개합니다. 최근 미국법원이 2015. 6. 3. MEDIMMUNE v. UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS 사건에서 선고한 항소심 판결입니다.

 

Licensor 특허권자 Massachusetts 대학측 교수들과  Licensee Medimmune사측은 1980년대 후반 바이러스(Respiratory Syncytial Virus, RSV) 치료제 연구개발에 관한 R&D Collaboration Agreement를 체결하였습니다. 그 후 특허등록을 받았고, 세월이 흘러 해당 특허는 존속기간만료로 이미 소멸하였습니다. 현재 Licensee Medimmune사는 해당 의약품 Synagis®을 판매하고 있습니다.

 

Licensee는 특허만료 후 Royalty 지급의무가 없고, 비록 Collaboration Agreement에 명시적으로 계약의 Term이 규정되어 있지 않지만 여러 이유로 해당 계약은 Termination 되었다고 주장하면서 Royalty 지급을 거절합니다. 그러나 Licensor 대학은 위 계약은 25년이 지난 후에도 유효하게 존속 중이고, Licensee가 해당 제품을 판매하는 이상 특허소멸과 관계 없이 계속하여 Royalty를 지불해야 한다는 입장입니다.

 

미국 항소심 법원은 Collaboration Agreement의 다음과 같은 계약 문언을 중시하여, 위 계약은 특허소멸과 무관하게 유효하게 존속하고 Royalty는 특허실시 대가만으로 제한되지 않기 때문에 Licensee는 특허소멸 후에도 약정된 Royalty를 지급해야 한다고 판결하였습니다.

 

Collaboration Agreement 계약조항 : “[MedImmune] agrees to pay [UMass] a royalty of three percent (3%) of Net Sales of any Royalty Bearing Product which is sold by [MedImmune] or its affiliates, including uses outside of the Field.” “Royalty Bearing Product” (without limiting the scope to patented technology) is defined as “any immunoglobulin product or any monoclonal antibody (including but not limited to Licensed Product) used for the treatment or prevention of [RSV], influenza or parainfluenza virus infection.” “Licensed Product,” included as part of the definition of “Royalty Bearing Product,” is defined as “any product, composition, chemical, machine, apparatus, etc. which incorporates or utilizes Technology.”

 

다른 중요한 쟁점으로는, Collaboration Agreement에 다음과 같은 Termination 조항만 있을 뿐, 정작 중요한 Term or Duration 조항이 없습니다. Termination 조건을 충족하지 않은 한 기간만료로 계약종료를 할 수 없습니다. 표준 형식으로 Term & Termination 조항을 통상 활용하는 실무와 다른 이례적 상황입니다.

 

아무리 Termination 조건이 상세하게 규정되어 있다고 하더라도, Term 조항 자체가 없는 상황을 해결할 수는 없습니다. 이에 Licensee는 기한 없는 계약은 불합리하므로 법원에서 그 기간을 정해달라고 주장하였지만 받아들여지지 않았습니다.

 

Article 9 Termination

 

9.1 In the event that within two (2) years from the effective date of this Agreement, a clinical trial has not been instituted with respect to a Royalty Bearing Product, [UMass] or [MedImmune] shall have the right but not the obligation to terminate this Agreement upon sixty (60) days’ prior written notice.

 

9.2 Upon breach of any provisions of this Agreement or the Research Agreement attached as Exhibit A by either party to this Agreement, in the event the breach is not cured within sixty (60) days after written notice to the breaching party by the other party, in addition to any other remedy it may have, the other party at its sole option may terminate this Agreement.

 

9.3 [UMass] may terminate this agreement if [MedImmune] becomes insolvent, files for protection under any bankruptcy law, makes an assignment for the benefit of creditors or seeks relief generally from its debts and obligations in accordance with a similar or analogous procedure.

 

9.4 Upon any termination of this Agreement, [MedImmune] shall be entitled to finish any work-in-progress and to sell any completed inventory of a Licensed Product covered by this Agreement which remains on hand as of the date of the termination, so long as [MedImmune] pays to [UMass] the royalties applicable to said subsequent sales in accordance with the same terms and conditions as set forth in this Agreement.

 

9.5 In the event that this Agreement is terminated, [UMass] agrees that any sub-license then in existence shall remain in effect in accordance with the terms and conditions thereof, provided that such sub-licensee is not then in breach of such sublicense agreement and such sub-licensee agrees to be directly obligated to [UMass] under the terms and conditions of such sublicense agreement.

 

9.6 (a) In the event that [UMass] terminates this Agreement under the provisions of Section 9.2 and the license between [MedImmune] and [Henry Jackson Foundation] with respect to Royalty Bearing Product is still in effect, [MedImmune] shall continue to make payments to [UMass] in accordance with Sections 3.1 and 3.2 of this Agreement for as long as the [sic] such agreement between [MedImmune] and [Henry Jackson Foundation] remains in effect.

 

(b)(i) In the event that [MedImmune] declines to provide the funds for, or perform the laboratory work required by the [FDA] to bring any Royalty Bearing Product to licensure, the licenses and rights granted hereunder for such product shall be converted from exclusive to nonexclusive status and [UMass] may seek other funds for continuation of the research.

(ii) In the event that [UMass] declines to conduct the research required by the [FDA] to bring any Royalty Bearing Product to licensure, [UMass] shall forfeit its right to royalties from sale of such product by [MedImmune].

 

9.7 In the event that [MedImmune] decides to discontinue all sales of Royalty Bearing Product for an Indication, then [UMass] by written notice may terminate [MedImmune]’s rights and licenses for such Indication, and the covenants of Sections 5.3 and 5.4 shall terminate with respect to such Indication.

 

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KASAN_25년 전 체결한 Collaboration Agreement에 따라 Royalty 계속 지급명령 미국판결

 

 

 

작성일시 : 2017.11.13 15:00
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기술이전 License 중 많은 경우가 기술이전 이후부터 상업적 발매까지 추가 연구개발에 많은 비용과 시간이 필수적으로 투입되어야만 합니다. 대표적으로 신약기술 이전 License 케이스가 이와 같습니다.

 

Licensor 수입의 대부분은 Running Royalty이므로 상업적 판매까지 제품개발이 성공적으로 완료되는지 여부는 License 양 당사자 모두에게 매우 중대한 영향을 미칩니다. 그와 같은 중대한 development 관련 사항 중 License 계약서에 반영되어야 할 내용은 어떤 것인지 사례를 통해 살펴보겠습니다.

 

아래에서 일본제약회사와 다국적 제약회사가 체결한 신약의 물질특허에 대한 Exclusive License Agreement Development 조항을 간략하게 살펴보겠습니다. Licensor 일본회사 Shionogi에서 신약물질 특허권을 보유하고, Licensee AstraZeneca에 대해 해당 특허의 전용실시권 허여 및 상업화 권리를 부여하는 기술이전 license 계약입니다.

 

비록 Crestor License Agreement는 조금 오래 된 계약서이지만, 실제 엄청난 성공을 거둔 신약개발 기술이전 프로젝트로서 실무자가 참고자료로 살펴볼 필요가 있다고 생각합니다.

 

참고로, 최근에는 양 당사자가 참여하는 Joint Steering Committee (JSC), Joint Development Committee (JDC)를 구성하여, 정기적 회의를 통해 후속 연구개발의 진행, 성과평가, 조정, 결정 등을 해나가는 방식이 자주 활용되고 있습니다. 이를 위해 처음부터 License Agreement에 이와 같은 JSC 등에 관한 계약조항을 두는 경우가 많습니다.

 

Article 3.  Development

 

3.1

SHIONOGI shall disclose the KNOW-HOW, which is necessary, useful or advisable for ZENECA to obtain the HEALTH REGISTRATION APPROVAL and to develop, manufacture, use, distribute, market and sell the LICENSED PRODUCTS, in each country of the TERRITORY, after the execution of this Agreement without delay to the extent not done so already.  If the visits of SHIONOGI’s representative(s) to ZENECA’s facilities are reasonably requested by ZENECA relating to the disclosure of KNOW-HOW to ZENECA, SHIONOGI will send an appropriate representative(s) to ZENECA’s facilities; provided that ZENECA shall bear the expenses of travel and accommodations for such representative(s).

 

SHIONOGI will provide ZENECA with all reasonable assistance required in order to transfer the KNOW-HOW to ZENECA in a timely manner.  Such assistance will include, but shall not be limited to those items listed in the Schedule attached.

 

3.3

ZENECA shall develop and register the PRODUCTS in the TERRITORY on its sole responsibility as if the PRODUCTS had been derived from ZENECA’s own research pipeline.  Prior to October 31, 1998, ZENECA shall prepare a development schedule (hereinafter referred to as the “DEVELOPMENT SCHEDULE”), and shall allow SHIONOGI the opportunity to comment upon it.  The DEVELOPMENT SCHEDULE shall contain the estimated time schedule of pre-clinical studies, clinical trials, New Drug Application (“NDA”) filings, launches and other related activities to be conducted by ZENECA with respect to the PRODUCTS in Europe, the U.S.A. and Japan.  The first DEVELOPMENT SCHEDULE (hereinafter referred to as the “ORIGINAL DEVELOPMENT SCHEDULE”) shall be attached to this Agreement as Appendix III.

  

3.4

ZENECA may also pursue the feasibility for the development and commercialization of the COMBINATION PRODUCTS.  If ZENECA decides to carry out the development of any COMBINATION PRODUCTS leading to their commercialization, ZENECA shall promptly inform SHIONOGI of such intention in writing and provide SHIONOGI with the development schedule therefor.

 

3.5

If ZENECA reasonably foresees or becomes aware of any delay of six (6) months or more in the actual development of the PRODUCTS as compared with the timing set forth in the ORIGINAL DEVELOPMENT SCHEDULE or any later modified DEVELOPMENT SCHEDULE, ZENECA shall promptly inform SHIONOGI of such delay in writing.  Whereupon ZENECA may modify such DEVELOPMENT SCHEDULE upon consultation with SHIONOGI, but for the avoidance of doubt, such consultation shall be for information only and ZENECA will not be required to obtain SHIONOGI’s approval to any such modification.

 

3.6

Any and all development costs for the LICENSED PRODUCTS in the TERRITORY shall be solely borne by ZENECA.

 

3.7

ZENECA shall provide SHIONOGI with a bi-annual report on the progress in the development of LICENSED PRODUCTS in the TERRITORY in order to keep SHIONOGI informed of the progress.  ZENECA also agrees to have meetings with SHIONOGI in a timely manner (at least once a year) in order to report on the progress in the development of LICENSED PRODUCTS in the TERRITORY.  If any application of Investigational New Drug (“IND”), Clinical Trial Exemption (“CTX”) and/or NDA is filed with the competent authorities in Europe, the U.S.A. and Japan, ZENECA shall provide SHIONOGI with a summary of all dossier submitted to such authorities (including any amendments thereto).  The provisions of Article 8.1 shall apply to any information disclosed hereunder, and SHIONOGI shall not be permitted to use any such information for any purpose other than evaluating the progress of ZENECA’s development of the LICENSED PRODUCTS.

 

3.8

Upon completion of phase II clinical trials for the LICENSED PRODUCTS, ZENECA shall have the right to terminate this Agreement by informing in writing SHIONOGI of its intention to terminate this Agreement as well as the background of such decision.  On termination of this Agreement pursuant to this Article 3.8, ZENECA shall not be obliged to make any further payments under Article 4.

 

3.9

If and when the HEALTH REGISTRATION APPROVAL is obtained in any country of the TERRITORY, ZENECA shall promptly inform SHIONOGI of such HEALTH REGISTRATION APPROVAL and send to SHIONOGI a copy of the approval letter, along with an English translation thereof, of such HEALTH REGISTRATION APPROVAL issued by the competent health authority of such country.  The provisions of Article 8.1 shall apply to any information disclosed hereunder, and SHIONOGI shall not be permitted to use any such information for any purpose other than evaluating the progress of ZENECA’s development of the LICENSED PRODUCTS.

 

3.10

If ZENECA chooses to market the LICENSED PRODUCTS in Japan and/or Taiwan with a partner other than ZENECA’s AFFILIATE in such countries, ZENECA shall offer to SHIONOGI the first opportunity to be ZENECA’s marketing partner for the LICENSED PRODUCTS in Japan and/or Taiwan.  With regard to the terms and conditions of the marketing of LICENSED PRODUCTS in Japan and/or Taiwan, SHIONOGI and ZENECA shall negotiate such terms and conditions in good faith.  If the PARTIES are unable to agree upon such terms and conditions, ZENECA shall be free to offer the opportunity to a THIRD PARTY on terms and conditions no more favorable than those offered to SHIONOGI.

 

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KASAN_신약 물질특허 기술이전 Exclusive License 계약서 중 Development 조항.pdf

 

 

작성일시 : 2017.11.13 14:00
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License 후 공동연구개발을 진행하지만 완료까지 오랜 기간이 소요되는 경우, 기술보유 licensor 벤처회사가 투자유치 또는 M&A 등으로 지배권 변동이 발생하기도 합니다. Licensee의 경쟁회사에서 licensor 회사를 M&A하는 경우는 물론, 제품라인이 중복되거나 연구개발전략이 전혀 달리하는 등 다양한 사유로 collaboration 관계를 지속하기 어려운 상황을 맞기도 합니다.

 

이와 같은 상황에 대비하여 미리 해결방안을 계약조항으로 규정해 두는 것이 바람직합니다. 다양한 쟁점이 있겠지만, 최근 올려드린 자문의 계약서 중 해당 조항을 뽑아 아래와 같이 인용합니다. 찬찬히 읽어 보고 살펴보시기 바랍니다.

 

정의 - "CHANGE IN CONTROL" shall mean, with respect to either Party, any of the following events: (i) the acquisition by any Major Pharmaceutical Company of "beneficial ownership" directly or indirectly, of 50% or more of the shares of such Party's capital stock, the holders of which have general voting power under ordinary circumstances to elect at least a majority of such Party's Board of Directors or equivalent body (the "Board of Directors") (the "Voting Stock"); (ii) the approval by the shareholders of such Party of a merger, share exchange, reorganization, consolidation or similar transaction of such Party (a "Transaction"), if any party to the transaction is a Major Pharmaceutical Company other than a Transaction which would result in the beneficial owners of Voting Stock of such Party immediately prior thereto continuing to beneficially own (either by such Voting Stock remaining outstanding or being converted into voting securities of the surviving entity) more than 50% of the Voting Stock of such Party or such surviving entity immediately after such Transaction; or (iii) approval by the shareholders of such Party of a complete liquidation of such Party or a sale or disposition of all or substantially all of the assets of such Party.

 

처리방안 계약조항 - CHANGE IN CONTROL. In the event there shall be a Change in Control with respect to either Party, the Party not involved in the Change in Control shall have a period of ninety (90) days following the Change in Control to give notice to the other Party that it desires to terminate this Agreement. If such notice is given, then the Parties shall arrange for a valuation of the value of their respective interests in this Agreement using the procedures set forth in Section 12.7(b)(i).

 

Upon receipt of the valuation, the Party not involved in the Change in Control shall have the option within thirty (30) days of receipt of the valuation either to (i) withdraw its notice terminating this Agreement or (ii) confirm its desire to terminate, in that case the Party experiencing the Change in Control shall elect either to (a) purchase the other Party's interest at the established value or (b) sell its own interest to the other Party at the appraised value of its interest. The Parties shall negotiate in good faith such other terms and conditions and take such other actions as shall be necessary to effect the sale or purchase contemplated hereby within the shortest possible time.

 

신약 기술이전 및 공동연구개발 계약

 

8.5. Change of Control.

 

8.5.1. Change of Control Notice. Astellas will notify Ironwood in writing, referencing this Section 8.5.1 of this Agreement, immediately upon any Change of Control of Astellas, and will provide such notice where possible at least 60 days prior to the Change of Control.

 

8.5.2. Consequences of a Change of Control.

 

(a) In the event that Astellas is subject to a Change of Control which could reasonably be expected to lead to an Impairment (as defined below), Astellas will notify Ironwood at least [**] days prior to the closing of such transaction, and Ironwood may elect, in its sole discretion, to (i) continue this Agreement in accordance with its terms, (ii) terminate this Agreement on [**] months notice, during which period this Agreement would continue in effect in accordance with its terms, such notice to be delivered within [**] days after the Fair Market Value is determined pursuant to this Section 8.5.2(a). Within [**] days following Ironwood’s receipt of notice from Astellas of a Change of Control that could reasonably be expected to lead to an Impairment, Ironwood will provide notice to Astellas requesting a determination of the Fair Market Value upon a termination of this Agreement pursuant to this Section 8.5.2(a), and the failure to so request such valuation will be deemed the election to continue this Agreement in accordance with its terms. Such determination must be made by the Parties in good faith, and if such determination is not made within [**] days of the request, then as determined by a Valuation Panel. In connection with such termination, Ironwood will be required to pay Astellas an amount equal to the upfront portion of the Fair Market Value within ten days of the effective date of the termination, and, as they become due, payment of any ongoing, and/or recurring license fees, royalties, and other payments that may be part of Fair Market Value.

 

(b) For purposes of this Section 8.5.2, an “Impairment” will only be deemed to occur if (a) it is reasonably anticipated that the entity resulting from such Change of Control will be unable to perform its obligations in accordance with the terms of this Agreement, as reasonably determined based on objective criteria available to both Parties, including without limitation, the new entity’s financial position and product pipeline, (b) the product line of the entity that survives following the Change of Control includes a product in an Oral Formulation in the Field that is in clinical development which is indicated for the treatment of IBSC, CC, OIC (unless as to any such indication, the JSC has determined not to pursue Development for such indication) or any other indication for which the Product is then being Commercialized in the Territory pursuant to this Agreement.

 

KASAN_License, Collaboration Agreement 당사자의 M&A 등 경영권 변경사유, chan

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작성일시 : 2017.11.13 13:00
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미국 SEC에 제출되어 공개된 장문의 계약서를 참고로 첨부해 드립니다. 핵심부분은 삭제되었지만, 신약개발과정을 거쳐 미국 FDA 허가신청까지 진행된 계약서로 실무자용 참고자료라고 생각합니다.

 

수많은 조항 중에서 미국 FDA 허가신청 과정에서 필요한 data access에 관한 규정은 흔히 보기 어려운 내용입니다. 그대로 인용하면 다음과 같습니다.

 

4.8 Sharing of Regulatory Filings. Each of the Parties will disclose to the other a draft copy of any Regulatory Filing in the Territory in the original language no less than thirty (30) days prior to filing it with a Governmental Authority. Each Party will consider in good faith any comments made by the other Party with respect to such filings. Each Party shall, no less frequently than quarterly, and more often as reasonably requested by the other Party, provide to the other Party (in such format as reasonably requested) all material preclinical and clinical data arising out of or relating to Dmab in trials thereof in the Territory (and outside the Territory, for Amgen) (or such subset of such data as the Parties may agree). Each of the Parties shall maintain a database which contains all clinical trial data accumulated from all clinical trials of Dmab in the Territory (in a computer readable format reasonably requested by Amgen). Upon the request of either Party, the other Party shall provide a right of reference to any requested Regulatory Filings or Regulatory Approvals in the Territory, and Amgen shall provide the same such right of reference to Collaborator with respect to such Regulatory Filings and Regulatory Approvals outside the Territory, in each case as reasonably necessary for the requesting Party’s development or commercialization of Dmab as permitted hereunder (or, with respect to Amgen, manufacture of Dmab). Notwithstanding the foregoing, Amgen shall not be required to provide to Collaborator nor to allow Collaborator to access (but shall provide a right of reference as set forth in Section 4.15.3 (Amgen Cooperation) to the extent necessary) Amgen’s manufacturing information with respect to Dmab or any sections of any such Regulatory Filing related thereto and neither Party shall have an obligation to provide information relating to any product other than Dmab.

 

3.10.3 Right of Access. Each Party shall provide the other Party with access to all clinical project plans and clinical data, results and information derived from or relating to all Clinical Trials conducted, and all Regulatory Filings prepared, with respect to Collaboration Compounds and/or Licensed Products (collectively, “Product-Related Data”) in English and at no additional cost or expense. Notwithstanding anything to the contrary in this Agreement, ARQULE (a) may use, and provide to its Third Party licensees and collaborators, such Product-Related Data; provided, that, (i) ARQULE shall only have the right to share such Product-Related Data to its Third Party collaborators and licensees that have granted ARQULE the reciprocal right to share with DS clinical data, results and information, and information derived from or related to Regulatory Filings controlled by such Third Party collaborators and licensees for use with Licensed Products under this Agreement and (ii) ARQULE shall, upon DS’s request, use Commercially Reasonable Efforts to coordinate a global clinical trial targeting both within the Territory and the Asian Territory involving its Third Party collaborators and DS; (b) may use such Product-Related Data for the performance of its obligations and exercise of its rights under this Agreement; and (c) shall have a right of access, a right of reference and a right to use and incorporate all such Product-Related Data in any Regulatory Filings and Drug Approval Applications it makes with respect to Licensed Products. The Parties shall cooperate so that such Product-Related Data is transferred to ARQULE as expeditiously as possible.

 

신약허가에 필요한 임상시험 데이터를 얻는데 막대한 비용과 시간이 필요하기 때문에 상대방을 적극적으로 지원하여 허가를 받을 수 있도록 한다는 취지입니다. 신약개발의 어려움과 진정한 partnership이 필요한 현실을 반영한 계약조항으로 생각됩니다.

 

KASAN_일본 Daiichi Sankyo에서 신약개발회사 Amgen, ArQule과 각 체결한 License, C

 

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작성일시 : 2017.11.13 12:00
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최근 미국에서 외국기업에 외국부패방지법(FCPA, the Foreign Corruption Prevention Act) 위반행위로 천문학적 규모의 과징금을 부과하고 있습니다. 미국정부가 미국기업과 미국인뿐만 아니라 외국기업과 외국인에 대해, 그것도 미국이 아닌 외국에서 범한 부패행위를 이유로 수천억, 수백원원에 달하는 거액의 과징금을 부과하고 해당 기업임원들을 형사처벌하고 있습니다. 외국회사 및 외국인의 입장에서 볼 때 어떻게 그렇게 할 수 있는 것인지 쉽게 이해하기 어렵습니다.

 

미국 SEC의 공표자료를 보면, 부과된 과징금 액수를 기준으로 할 때 상위 리스트에 미국회사보다 외국회사가 대부분입니다. 미국 FCPA에 대한 관심부족과 이해부족으로 외국회사의 경영현장에서 compliance 실무가 충분히 반영되지 못한 탓입니다.

 

이와 같이 국제계약실무에서 미국 FCPA가 문제가 되는 중요한 이유는, FCPA에서 처벌대상으로 삼는 대상이 그 회사 본인이나 자회사의 부패행위뿐만 아니라 제3자의 부패관련 문제행위에 대한 “authorization”도 포함되기 때문입니다. 여기서 제3자에는 joint venture partner, agent, distributor, vendor, supplier, subcontractor, consultant, advisor 등 독립 거래당사자가 포함되고, 그들의 부패관련 행위에 대한 “authorization” 의미를 상당히 넓게 해석합니다. 따라서 미국 FCPA 적용범위가 매우 광범위합니다.

 

우리나라에서도 마찬가지로 실무자들이 미국 FCPA 법규와 미국정부의 집행에 동의하든 하지 않든 상관 없이 현실적으로 국제계약실무에서 반부패 및 compliance 조항은 매우 중요한 요소로 자리잡았습니다. 피할 수 없는 새로운 trend입니다.

 

 

KASAN_미국 부패방지법(FCPA) 관련 동향과 국제계약실무에 미치는 영향.pdf

 

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작성일시 : 2017.11.13 11:00
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법리상 특별한 내용은 없지만 실무적 참고자료로 소개합니다. 지난 2016. 6. 15.자 미국법원의 특허라이선스 계약분쟁에 관한 판결입니다. 계약서 용어와 표현이 가장 중요하기 때문에 최종 사인된 계약서 문언을 정확하게 작성하지 못하면 손해와 계약분쟁을 피할 수 없습니다.

 

계약담당 실무가들은 잘 알고 있고 판결내용도 수긍할 수 있지만, 한편으로 판결문에서 설명하고 있는 MS 주장과 그 배경도 공감하는 측면이 있습니다. 계약실무자 누구도 그와 같은 상황에 직면하지 않는다고 장담하기 어렵기 때문입니다.

 

어떤 에러도 없는 완벽한 계약과 그 계약내용을 모두 정확하게 반영한 완벽한 계약서는 현실적으로 기대하기 어렵습니다. 수많은 pitfall를 사전에 인지하고 최대한 회피하는 수 밖에 없습니다. 자주 계약분쟁 판결을 검토하여 타산지석으로 삼는다면 보다 정확한 계약서 작성에 도움이 될 것입니다.

 

1. 분쟁대상 계약조항

 

5.1.3 Qualifying Agreement License Fee. If Openwave closes a Qualifying Agreement, Microsoft shall make a non-refundable payment of Ten Million US dollars ($10,000,000.00 US) within thirty (30) calendar days of the date on which Microsoft receives from Openwave written notice (referencing this Section 5.1.2) that Openwave has closed such a Qualifying Agreement.

 

As used in this Section 5.1.[3], a "Qualifying Agreement" means a nonexclusive and non-sublicensable patent license with an unaffiliated operating company under the Openwave Licensed Patents (i) that is executed within three (3) years of the Effective Date, and (ii) for which Openwave receives a payment of at least Twenty-Five Million US dollars ($25,000,000.00 US).

 

For the avoidance of doubt, (1) Microsoft will make no payment to Openwave under this Section 5.1.[3] if Openwave does not close a Qualifying Agreement, and (2) a Qualifying Agreement does not include any patent license with an entity, such as RPX Corporation, Intellectual Ventures or similar entities, that aquire [sic] patent rights for the purpose of granting releases, sublicenses, covenants or immunities from suit to third parties.

 

2. 사실관계 및 쟁점

 

Openwave(소송 당사자 Unwired로 명칭변경) Microsoft 사이에 체결된 특허 라이선스 계약서 중 5.1.3항 내용은 Openwave에서 "Openwave Licensed Patents"에 관련된 특허 라이선스를 MS와 무관한 타사와 체결하는 경우, MS에서는 Openwave에게 "Qualifying Agreement License Fee" 1천만달러를 지급한다는 것입니다.

 

실제로 Openwave에서 Lenovo와 특허라이선스 계약을 체결하고 위 조항에 따라 MS에 대해 1천만불을 지급 요청하였으나 MS에서는 위 조항에 정의한 "Qualifying Agreement License"에 해당하지 않기 때문에 1천만불을 지급할 수 없다고 주장합니다.

 

MS는 그 이유로 Lenovo에 대한 라이선스 계약 대상특허에 MS와의 라이선스 계약대상 "Openwave Licensed Patents" 이외에 Openwave 보유 다른 특허가 포함되어 있으므로 위 계약조항에 맞지 않는다고 주장합니다.

 

따라서 소송의 쟁점은 계약문언 중 "under the Openwave Licensed Patents"가 기존 라이선스 대상 특허만을 의미하는지 여부입니다. 특히 구체적으로는 "under" 용어의 해석문제로 정리되었습니다.

 

3. 판결요지

 

MS에서는 계약조항의 목적, 당사자의 의사 등에 비추어 볼 때 라이선스 대상특허를 동일한 것으로 해석해야 한다고 주장합니다. 그러나 미국법원은 계약 당사자의 내심이나 주관적 의사 보다 합리적인 제3자가 파악할 수 있는 객관적 의미에 따라 해석되어야 한다는 기본법리를 다시 명확하게 밝혔습니다.

 

유명 사전과 판례에서 "under" "subject to" "in accordance with" "in compliance with"로 해석합니다. 동일특허를 대상으로 한정해야 한다는 MS 주장을 뒷받침하지 못합니다. 따라서 미국법원은 Lenovo 라이선스에 "Openwave Licensed Patents"뿐만 아니라 다른 특허가 추가로 포함되어 있어도 위 조항을 충족한다고 판결하였습니다.

 

판결에서는 MS의 주장내용은 "solely under" "only under" or "exclusively under"로 표현되어만 한다고 판시하였습니다.

 

참고로 integration clause, entire agreement clause는 거의 자동으로 포함되는데 위 계약서에도 있습니다. MS 주장하는 라이선스 대상 특허범위를 동일한 것으로 한정 해석할 수 있는 다른 사정이 있었더라도, 위와 같은 계약문언 해석에는 별 다른 영향을 미치지 않았습니다.

 

KASAN_계약서의 부정확한 용어와 표현 사용으로 인한 계약분쟁 Unwired v. MS 미국 델라웨어주연방지방법원

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작성일시 : 2017.11.13 10:00
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1. 계약관계

 

라이선스 대상 S/W의 소유권자 미국기업 Ansys사는 영국기업 SCL과 영국에서 S/W 판매권을 부여하는 distribution 계약을 체결하였습니다. SCL End User에게 SW 공급하고 Ansys (Licensor), SCL (Distributor), End User (Licensee) 3 당사자 사이 라이선스 계약을 체결하는 방식으로 영업해 왔습니다.

 

Distribution 계약에 따라 SCL end user licensee로부터 license fee를 직접 받았고, 그 금액의 약 65% 정도를 licensor Ansys에게 license payments라는 명목으로 지급하고, 그 나머지를 자기 수입으로 하였습니다. 문제는 계약으로 license fee를 얼마를 받든지 그 중 65%라는 정률로 규정하지 않았기 때문에 상호관계가 불분명하다는 것입니다.

 

이와 같은 distribution 계약을 1996. 12. 31. Termination 한 후 distributor SCL에서 계속하여 받은 license fee 처리가 문제된 사건입니다.

 

2. 쟁점

 

Licensor Ansys distribution 계약종료 후에는 현지 distributor SCL end user licensee로부터 license fee를 받을 권리가 없으므로 그 전액을 Licensor Ansys에게 주어야 한다고 주장합니다. 반면, distributor SCL는 여전히 그 중 license payments만 주면 되고, 35%에 해당하는 나머지 부분에 대한 자기 권리를 주장합니다.

 

다음과 같은 계약조항으로 termination 후 계속하여 받은 license fee에 대한 distributor의 권리를 규정하고 있었습니다. 그러나, 최대 지급범위를 12개월 분으로 제한하고 있을 뿐 구체적 내용이 부족하여 분쟁이 발생한 것입니다.

 

In the event of termination or expiration of this Agreement for any reason, Ansys and [SCL] will work co-operatively together and with any new distributor appointed for the Territory to transfer purchase orders, license agreements, and any Support obligations and to resolve any other issue which may arise from the termination or expiration of this Agreement. If [SCL] has not materially breached any provisions of this Agreement and has paid all amounts owed to Ansys, Ansys and [SCL] will negotiate in good faith to determine an equitable payment to [SCL]. Such payment will be equal to a portion of the lease and maintenance fees collected during the twelve (12) month period immediately following the Termination Date for licenses entered into by [SCL] and Ansys on or before the Termination Date.

 

3. 영국법원 판결

 

영국법원은, (1) distribution 계약종료로 인해 End user와 체결한 개별 license 계약까지 종료되는 것은 아니며, (2) 기존 라이선스 계약이 SCL에서 새로운 distributor로 자동 교체되는 것도 아니기 때문에, (3) Licensor distributor 사이 distribution 계약이 종료된 이후에도 end user licensee들은 license fee를 기존과 마찬가지로 SCL에게 지급해야 한다고 판단하였습니다.

 

그 다음, distribution 계약종료 후에는 계약조항이 유효하게 존속한다고 볼 수는 없지만, 그럼에도 불구하고 (4) SCL license fee의 수령을 계속하는 것으로부터 종래와 같이 license payments Ansys에게 지급할 묵시적 약정을 인정하거나, (5) 또는 부당이득 반환청구권에 근거하여 SCL Ansys에게 license payments를 계속 이행할 의무가 있다고 판단하였습니다.

 

Distribution 계약이 termination 되었음에도 distributor가 사용자로부터 license fee를 계속 받고, 그 다음 미국본사에 license payments도 지급해야 한다는 이상한 상황입니다.

 

4. 시사점

 

Distribution 계약종료 후 존속하는 license 관계에서 distributor SCL의 처리방법을 구체적으로 규정하지 않아서 발생한 분쟁입니다. 영국법원 판결은 distributor 지위 상실로 존속 중인 licensee 계약상 지위까지 상실하는 것은 아니므로 종래와 똑같이 license fee를 받을 수 있다는 것입니다. 또한, 그로부터 종료된 계약과 같이 일정한 license payment만을 지급해도 된다는 것입니다.

 

CAD/CAE 소프트웨어 외국 s/w 업체와 distribution 계약을 체결하고 장기간의 영업을 통해 상당한 고객을 확보한 후 시장이 안정되자 외국 업체가 직접 영업을 하겠다고 계약종료를 시도하는 경우가 자주 있습니다. 국내회사에서 그동안 투입한 영업노력과 시장개척에 대한 보상을 요구하는 경우도 많습니다.

 

결국 termination 후 당사자의 권리의무 조항, end user와 사이에 체결한 별도의 계약내용 등에 따라 계약종료 후에도 일정한 수입을 거둘 수 있는지 결정됩니다.

 

예를 들면, 본 사건에서도 라이선스 계약의 이전이나 추후 처리과정에 SCL이 일정한 비용을 받기 위해서는 아래와 같은 조항이 있다면 좋을 것입니다.

 

(i) all licence agreements would be transferred to a new distributor; (ii) between termination and the finding of a new distributor all fees would be collected for the benefit of Ansys and the new distributor, and all obligations of SCL under the licence agreements would be carried out by Ansys; (iii) a payment would be made to SCL of a specific proportion of the fees collected over the 12 months from termination or as fixed by some independent third party.

 

KASAN_ sw 저작권자, Distributor, End User 3자 계약상 License Fee 계약분쟁 –

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작성일시 : 2017.11.13 09:00
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일본제약회사와 다국적 제약회사가 체결한 신약의 물질특허에 대한 Exclusive License Agreement 중에서 Termination 조항을 간략하게 살펴보겠습니다. 신약개발은 최종 성공가능성이 낮기 때문에 중간 Risk 관리가 무엇보다 중요합니다. 다른 License 계약보다 Termination 조항이 더욱 중요합니다.

 

Licensor 일본회사 Shionogi에서 신약물질 특허권을 보유하고, Licensee AstraZeneca에 대해 해당 특허의 전용실시권 허여 및 상업화 권리를 부여하는 기술이전 license 계약입니다. 발생 가능한 상황에 따라 Termination 조건을 달리 규정하고, 그에 따른 후속처리도 각각 규정하였습니다.

 

국내 라이선스 계약서에서 통상적으로 사용되는 계약해제, 해지 조항내용만으로 라이선스 이후 연구개발 진행에 따라 발생 가능한 Risk를 관리할 수 있다고 기대하는 것 자체가 비현실적입니다. 조금만 냉정하게 살펴보면 분명하게 알 수 있습니다. 정말 중요한 기술이전 및 라이선스 계약이라면 현재 흔히 사용되는 표준 계약서에 얽매이지 말고 필요한 조항을 새로 작성하는데 주저하지 말아야 할 것입니다.

 

Crestor License Agreement는 이미 상당한 시간이 지난 오래 된 계약서이지만, 실제 엄청난 성공을 거둔 신약개발 기술이전 프로젝트로서 실무자가 참고자료로 살펴볼 가치가 높다 생각합니다.

 

Article 13.  Term and Termination

 

13.1

This Agreement shall become effective as of the EFFECTIVE DATE and expires when ZENECA’s obligations to pay running royalties according to Articles 4.2 and 4.3 expire.

 

13.2

If ZENECA determines that it is not feasible for ZENECA to pursue the development, launch or sale of LICENSED PRODUCTS due to a scientific, technical, regulatory and/or commercial reason, including but not limited to (i) adverse events of the COMPOUNDS or LICENSED PRODUCTS or (ii) marketability of the LICENSED PRODUCTS or (iii) reasons related to patent coverage, ZENECA shall promptly notify SHIONOGI in writing of such determination and provide SHIONOGI with the pertinent information with respect thereto.  Promptly following the receipt of such notice from ZENECA, the PARTIES shall discuss the situation in good faith.  Following such discussion, ZENECA may terminate this Agreement upon ninety (90) days prior written notice.

 

13.3

Following launch of the LICENSED PRODUCTS in any country of the TERRITORY, ZENECA shall have the right to withdraw the LICENSED PRODUCTS from sale in such country, due to scientific, technical, regulatory and/or commercial reasons, including but not limited to adverse events of the COMPOUND or LICENSED PRODUCTS or marketability of the LICENSED PRODUCTS.  ZENECA shall promptly notify SHIONOGI in writing of such determination and provide SHIONOGI with the pertinent information with respect thereto.  Promptly following the receipt of such notice from ZENECA, the PARTIES shall discuss the situation in good faith.  Following such discussion, ZENECA may withdraw the LICENSED PRODUCTS from sale in such country; provided that ZENECA shall be entitled to withdraw the LICENSED PRODUCTS from sale without advance discussions with SHIONOGI if the withdrawal is for safety reasons.

 

13.4

After expiration of this Agreement pursuant to Article 13.1 above, ZENECA’s license shall be considered fully paid and become non-exclusive, and ZENECA and its AFFILIATES and SUBLICENSEES shall be allowed to continue using all KNOW-HOW for the manufacture, sale or use of the COMPOUNDS and/or LICENSED PRODUCTS with no further consideration to SHIONOGI.

 

13.5

This Agreement shall be terminable by either PARTY at any time, upon the occurrence of any of the following events;

 

(i)

Should the other PARTY hereto become insolvent, or if proceedings in voluntary or involuntary bankruptcy or pursuant to any other insolvency law shall be instituted by, on behalf of or against the other PARTY, or if a trustee or receiver of the party’s property shall be appointed; or

 

(ii)

If the other PARTY commits any material breach of any of the terms of this Agreement and (a) fails to remedy such breach within sixty (60) days after written notice thereof has been given by the non-breaching PARTY, or (b) in the event that such breach is not capable of cure within such sixty (60) day period, fails to commence to cure such breach within such period and thereafter to prosecute such cure diligently to completion; provided, however, that in no event shall the period for such cure be greater than one hundred twenty (120) days after the non-breaching party’s notice of such breach.

 

13.6

The termination of this Agreement shall not relieve the PARTIES from performing any obligations accrued prior to the date this Agreement terminates.

 

13.7

Upon termination of this Agreement pursuant to Article 3.8, 13.2 or 13.5, ZENECA shall promptly return all KNOW-HOW supplied from SHIONOGI and cease any activities allowed hereunder (including without limitation development, manufacture, use and/or sale of the COMPOUNDS and the LICENSED PRODUCTS); provided however, that ZENECA, its AFFILIATES and SUBLICENSEES shall have the right, if applicable, to sell any remaining COMPOUNDS or LICENSED PRODUCTS made prior to said termination and shall pay to SHIONOGI any royalties owed to SHIONOGI with respect to such sales.  ZENECA shall also transmit free of charge to SHIONOGI registration data generated by ZENECA up to the date of early termination without delay.  Moreover, upon early termination (except the case that this Agreement is terminated by ZENECA in accordance with Article 13.5 above) and upon SHIONOGI’s request, ZENECA shall grant or cause to be granted to SHIONOGI a worldwide license, with the right to sublicense to any THIRD PARTY, to manufacture, use and sell the COMPOUNDS and LICENSED PRODUCTS under any patent rights held or controlled by ZENECA, its AFFILIATES or SUBLICENSEES which cover the development, manufacture, use and/or sale of the COMPOUNDS and the LICENSED PRODUCTS, and utilizing ZENECA’s registration data (including its AFFILIATES’ and/or SUBLICENSEES’ registration data) generated up to the date of early termination on the terms and conditions mutually agreed upon by the PARTIES.  If the HEALTH REGISTRATION APPROVAL of any LICENSED PRODUCT is already held by ZENECA, its AFFILIATES and/or SUBLICENSEES at the date of early termination of this Agreement (except the case that this Agreement is terminated by ZENECA in accordance with Article 13.5 above), ZENECA shall also take all reasonable steps to transfer or cause to be transferred, free of charge, such HEALTH REGISTRATION APPROVAL to SHIONOGI.

 

13.8

Early termination of this Agreement by the non-breaching PARTY shall in no way affect or limit such non-breaching party’s right to claim against the breaching PARTY for any damages arising out of the breach of this Agreement.

 

13.9

ZENECA’s payment obligation under Article 3.2 and Articles 5, 7, 8, 10, 13.4 and 13.7 shall survive the termination or expiration of this Agreement.

 

KASAN_신약물질 기술이전 Exclusive License 계약서 중 Termination 조항.pdf

 

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작성일시 : 2017.11.13 08:00
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세계적 블록버스터 신약의 물질특허에 대한 Exclusive License 및 추가 R&D Collaboration Agreement 중에서 특허관련 계약조항을 인용하고 간략하게 살펴보겠습니다. 신약물질을 개발한 일본 제약회사 Shionogi에서 신약물질 특허권을 보유하고, 대형 제약회사 AstraZeneca에 대해 해당 특허의 전용실시권 허여 및 상업화 권리를 부여하는 기술이전 license 계약입니다. 이미 상당한 시간이 지난 오래 된 계약서이지만, 실제 엄청난 성공을 거둔 신약개발 기술이전 프로젝트로서. 실무자가 참고자료로 살펴볼 가치가 높다 생각합니다.

 

Article 7.  Inventions (추가 연구개발 발명에 대한 권리관계 규정. 단독 발명의 경우 개발회사에 권리귀속 확인 + 공동발명은 공동으로 결정 권한 보유 및 비용 등 책임도 분담 규정)

 

Inventions which are made and which relate to the COMPOUNDS and/or LICENSED PRODUCTS shall belong to the PARTY making such invention.  Each PARTY shall have the right to file, prosecute and maintain patent applications and patents covering inventions made solely by that PARTY.  

 

If an invention is made jointly by the PARTIES, such invention shall be jointly owned.  Neither PARTY shall file any patent application(s) containing such joint invention and/or any information or data received from the other PARTY without the prior written consent of the PARTY providing the information or data.  

 

SHIONOGI and ZENECA shall mutually determine whether or not patent applications should be filed concerning such joint inventions, which PARTY shall be responsible for filing and prosecuting any patent applications filed, and share the costs in filing any patent applications, obtaining and maintaining any patents covering joint inventions.

 

Article 9.  Representation and Warranty (진술 및 보증조항. 특허유효 및 권리 소유관계, 타인의 권리침해 여부 등에 관한 성실한 조사 및 그 결과에 따른 인식범위로 보증책임 제한. 무제한 보증 아님.)

 

9.1

SHIONOGI represents and warrants that it is the owner of the entire right, title and interest in the PATENTS listed in Appendix II hereto and KNOW-HOW, and is entitled to grant the licenses specified herein.  SHIONOGI further hereby represents and warrants that, to the best of its knowledge, the PATENTS owned or controlled by SHIONOGI or SHIONOGI’s AFFILIATES are being procured from the respective Patent Offices in accordance with all applicable laws and regulations.

 

9.2

SHIONOGI represents and warrants that it has full corporate power to enter into this Agreement and to carry out the provisions hereof.

 

9.3

ZENECA represents and warrants that it has full corporate power to enter into this Agreement and to carry out the provisions hereof.

 

9.4

SHIONOGI represents that, as of the EFFECTIVE DATE, it is not aware of any infringement or threatened infringement of the PATENTS or KNOW-HOW by a THIRD PARTY.

 

9.5

SHIONOGI represents and warrants that, to the best of SHIONOGI’s knowledge, ZENECA’s exploitation or use of the PATENTS and/or KNOW-HOW hereunder will notinfringe any patent or other intellectual property right enjoyed by any THIRD PARTY (with the exception of Hoechst European Patent Applications No.  88120057.0 and any foreign applications or patents corresponding thereto).

 

9.6

SHIONOGI represents that, as of the EFFECTIVE DATE, SHIONOGI has no knowledge from which it can reasonably be inferred that the PATENTS are invalid.

 

Article 11.  PATENTS (특허출원, 심사 및 등록과장에서 라이센시의 검토 및 참여권리 보장. 특허권리 확보에 라이센시 참여권 부여)

 

11.1

SHIONOGI has the responsibility to file, prosecute and maintain the PATENTS and shall bear all cost for the PATENTS, including fees and expenses paid to outside legal counsel and experts, direct costs of in-house counsel and filing, prosecution and maintenance expenses associated therewith.

 

11.2

SHIONOGI shall provide ZENECA with an opportunity to review and comment on the nature and text of new or pending applications for the PATENTS.

 

11.3

SHIONOGI shall advise ZENECA on an annual basis of progress in the prosecution of all patent applications and in the maintenance or extension of patents falling within the PATENTS and shall, on request, furnish ZENECA with a copy of the patent application, patent or other document pertinent to prosecution, maintenance or extension of such applications and patents.

 

11.4

No significant steps regarding prosecution of the PATENTS will be taken by SHIONOGI without prior consultation with ZENECA.  In particular, no steps concerning European Patent Application No.  92111090.4 or US Patent 5,260,440 will be taken by SHIONOGI without prior consultation with ZENECA.

 

11.5

If SHIONOGI elects not to continue to prosecute a patent application or not to maintain or extend any patent application or patent within the PATENTS, SHIONOGI shall notify ZENECA not less than two (2) months before any relevant deadlines.  Thereafter ZENECA shall have the right to pursue at its expense, and at its sole discretion, the prosecution, extension or maintenance of such application or patent.  Any costs incurred by ZENECA pursuant to this shall be offset against royalties payable under Article 4.

 

11.6

ZENECA may request SHIONOGI to seek additional patent protection for the COMPOUNDS or LICENSED PRODUCTS in the TERRITORY, for example, by way of patent registration, patent of importation or revalidation, or the like.  If SHIONOGI chooses to seek such additional patent protection, it shall do so at its own cost and in its own name.  If SHIONOGI chooses not to seek such additional patent protection, ZENECA may require SHIONOGI to do so; provided ZENECA reimburses SHIONOGI for any reasonable expenses incurred in doing so.  Such patent property shall then be included within the definition of PATENTS.

 

11.7

SHIONOGI shall immediately advise ZENECA of any certification filed under the U.S.  “Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act of 1984” (“ANDA ACT”) claiming that any PATENTS are invalid or claiming that the PATENTS will not be infringed by the manufacture, use or sale of a product for which an application under ANDA ACT is filed.

 

11.8

The PARTIES will cooperate with each other in gaining patent term extension(s) or the like, where applicable to the PATENTS in the TERRITORY, for example, under the U.S.  “Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act of 1984” or under a supplementary protection certificate in European countries.

 

11.10

Upon reasonable request of ZENECA, SHIONOGI will provide ZENECA with all necessary assistance relating to the PATENTS, including allowing ZENECA access to SHIONOGI’s files and documents and access to SHIONOGI’s personnel who may have possession of relevant information.

 

Article 12.  Infringement of PATENTS (라이선스 대상 특허권을 제3자가 침해할 경우 양당사자의 침해대응 책임 및 협력 방안, 대상 특허실시로 타인 권리를 침해하는 경우 분쟁 대응 책임 및 협력 방안 규정)

 

12.1

In the event that ZENECA or SHIONOGI supposes that a THIRD PARTY may be infringing any of the PATENTS by the manufacture, use, distribution, marketing or sale of the COMPOUNDS and/or LICENSED PRODUCTS, ZENECA or SHIONOGI shall promptly notify the other PARTY in writing, identifying the infringer and the infringement complained of and furnishing the information upon which such determination is based.  ZENECA shall be entitled, in its sole discretion but after notifying SHIONOGI, to take any measures deemed appropriate to stop such infringing activities by such THIRD PARTY in the TERRITORY or to grant to the infringing THIRD PARTY adequate rights and licenses necessary for continuing such activities in the TERRITORY so long as ZENECA remains in compliance with Article 4.  Upon reasonable request by ZENECA and at ZENECA’s cost, SHIONOGI shall give ZENECA all reasonable information and assistance including allowing ZENECA access to SHIONOGI’s files and documents and access to SHIONOGI’s personnel who may have possession of relevant information, and if necessary to prosecute any legal action, joining in the legal action as a party.

 

12.2

ZENECA shall bear the cost of any action or measures taken in accordance with Article 12.1 and shall be entitled to receive any damages or remuneration received as a result of such action or measures.

 

12.3

In the event ZENECA decides, within sixty (60) days of becoming aware of an infringement, in its sole discretion, not to take any action against a THIRD PARTY deemed to infringe the PATENTS, ZENECA shall inform SHIONOGI in writing and SHIONOGI thereafter shall be entitled to pursue an action to stop such infringement in its own name and for its own account.  Upon reasonable request by SHIONOGI and at SHIONOGI’s cost, ZENECA shall give SHIONOGI all reasonable information and assistance.  Any damages or remuneration received as a result of such action shall be received by SHIONOGI.

 

12.4

 In the event of any actual or threatened suit against ZENECA or its AFFILIATES, SUBLICENSEES or customers alleging that the exploitation or use of the PATENTS and/or KNOW-HOW hereunder infringes the patent or other intellectual property rights of a THIRD PARTY, ZENECA shall promptly give written notice to SHIONOGI.  SHIONOGI will provide to ZENECA all reasonable assistance requested by ZENECA to defend or settle such suit and in particular SHIONOGI will promptly make available to ZENECA, free of charge, all information in its possession or control which will assist ZENECA in defending or otherwise dealing with such suit.  ZENECA shall have the right to defend in its sole discretion such suit but shall consult with SHIONOGI before settling such suit.  ZENECA shall not settle the suit without obtaining prior written consent of SHIONOGI which consent shall not be unreasonably withheld.  If damages or costs are awarded against ZENECA for such infringement, or if the outcome of the suit is that ZENECA is ordered to or agrees to make payments or pay royalties to a THIRD PARTY in order to secure the right to continue the exploitation or use of the PATENTS and/or KNOW-HOW hereunder, then the following percentages of such damages, payments, or royalties shall be offset against royalties payable by ZENECA under Article 4: [***].

 

Notwithstanding the foregoing, in any event described above, SHIONOGI shall be entitled to receive at least [***] percent ([***]%) of the royalties due under Article 4 hereof from ZENECA in any one calendar year.

 

KASAN_신약물질 기술이전 License 계약서 중 특허관련 계약조항 사례.pdf

 

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작성일시 : 2017.11.13 07:00
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해외 회사와 물품을 매매하는 계약을 체결하는 경우에, 구매절차와 배송, 가격 지급방법, 하자 AS, 계약 위반 규정, 해제 해지 규정, 비밀보호, 분쟁해결 등의 상황에 대처하여야 합니다.

 

첨부 : 물품구매계약(영문)

물품구매계약(영문)_sample.docx

 

정회목 변호사

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작성일시 : 2017.11.11 19:00
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소프트웨어를 개발하고 이에 대한 라이선스와 함께 판매지역을 제한한 판매권을 주는 계약입니다. Software identification, license format, royalty, technical assitance, reseller license grant, deliverables, payment, record, reports, audit, limitation of liability, confidentiality 등의 규정을 살펴야 합니다.

 

정회목 변호사

 

소프트웨어 기술이전및리셀러계약서(영문)_sample.docx

 

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작성일시 : 2017.11.11 17:00
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대리점 계약이란 대리인 (sales representative 또는 Agent)(대리인)Seller(수출자/매도인)로부터 수출자를 대리할 수 있는 권한을 허여받아 해당 지역 또는 영역에서의 매매 또는 중개업무를 하고, 그에 따른 거래(판매)효과를 수출자에게 귀속시키고, 그 대가로 약정한 수수료를 받는 형태의 계약을 의미한다.

 

[특 징]

- agent의 활동에 따른 거래결과는 seller에게 직접 귀속됨

- agent의 활동에 따른 거래 대가는 commission

- agent 권한 남용으로 인한 seller의 피해(거래결과 직접 귀속에 따른 영향)방지를 위해, agent의 권한 한정 및 업무 범위 명시가 필요함

 

[판매점(Distributor)와의 주요 차이점 및 유의사항]

  

대리점 계약

판매점 계약

매매계약의 당사자

수출자의 위험과 비용으로 판매(종속적)

 

* 대리점은 수출자를 대리

판매점의 위험과 비용으로 판매(독립적)

* 판매점은

수출자-판매점 및 판매점-현지구매자 간,

2단계 매매계약상, 각각 독립적 당사자

수입(Income)

수수료(Commission)

판매 수익

계약이행, A/S,

품질 보증

수출자의 비용과 책임

판매점의 비용과 책임

 

 

유럽, 중동 및 남아메리카 여러 국가들의 해당 법규나 판례에 따르면, 대리점 또는 판매점 계약의 해제 또는 만료 시, 수출업자 측의 명확한 귀책사유 없는 경우에도, 대리인 및 판매인에게 보상할 것을 요구하는 경우가 많으므로, 해당 계약의 해제 또는 만료 시 충분한 사전 검토와 고려가 필요하다. 일반적으로 대리점/판매점에 대한 그와 같은 보호는 각 시장에서 대리점/판매점이 수출업자의 해당 상품 관련 영업권(good will) 확립을 위한 투자와 기여에 대한 대가 차원에서 제공되어 왔다.

 

이용태 미국변호사

MODEL 4.. Sales RepresentativeAgreement.pdf

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작성일시 : 2017.11.11 15:00
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국제물품매매계약무역계약이라고도 불려지는 바, 국제계약의 가장 기본적인 유형으로. 국제물품매매계약에 관한 UN협약(United Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods: CISG, 1980)에 따르면, 각기 다른 국가에 영업소를 둔 당사자 간의 물품의 이동, 즉 매매 거래에 관한 합의를 말한다.

 

국제매매계약 또한 매매계약의 일종이므로특정 물품의 판매와 구매에 대해 매수인과 매도인 간의 청약과 승낙을 통한 확정적 의사합치를 통해 이루어지는 점은 동일하나, 일반적인 국내 매매계약과는 달리, 서로 다른 국가 간의 물품의 이동이라는 특성을 수반한 관계로, 매매계약의 3대 기본 조건인 가격, 품질, 수량 외에도 거래의 국제성에 따른 선적/운송, 보험, 대금결제 조건 등에 대한 특별한 고려와 유의를 요한다.

 

특정상품의 제조/판매를 주된 영업으로 하는 대부분의 사업자들은 매 거래마다 별도의 매매계약을 작성, 체결하기 보다는, 동일부류의 제품을 필요로 하는 각 구매자들로 부터의 개별 Purchase Order에 대해, 표준계약 형식의 기본거래조건을 적용하는 거래구조를 취하는 것이 일반적이다. 이러한 GENERAL TERMS & CONDITIONS의 통일적 적용을 통해, 개별거래별 거래조건 협상과정을 생략할 수 있고, 매번 다른 조건에 따른 영업 관리상 혼선이나 복잡성을 해소할 수 있음은 물론, 구매자 입장에도 차등조건에 따른 불이익 우려를 상당부분 해소할 수 있는 장점이 있는 반면,

 

특정 거래상 요구되는 특수한 사정이나 조건의 반영이 어렵고, 제조/판매자의 일방적 표준 조건 강요로 구매자가 부당한 의무/책임을 부담하게 되거나, 공급자의 책임/의무가 충분히 반영되어 있지 않아, 향후 분쟁시 구매자에게 불리하게 작용될 소지가 높은 단점이 있다.

 

* 구매자의 협상력이나 영업력이 우위에 있는 경우, 공급자의 표준 공급조건 대신, 구매자의 표준 구매조건 (GENERAL TERMS & CONDITIONS OF PURCHASE) 적용을 요구하는 경우도 상당히 많다. (표준 구매계약은 별도의 게시양식 참조)

 

* 표준계약 관련 공통된 유의사항이기도 하지만, 해당 제품/기술 및 시장, 경쟁 구도, 원재료/부품 가격/조달,환율 변동, 시기적 환경 등에 따라 다양한 요인들의 고려와 예측이 필요하고, 각 제품 시장별 특수한 상거래 조건/기준등에 대한 충분한 이해와 검토가 앞서야 하므로, 국제거래에 충분한 경험을 가진 변호사와의 협의를 거쳐, 해당 업체별, 제품군별, 관련 시장별 특수성이 충분히 고려된 표준계약을 정립하여야 함을 유의하기 바란다.

 

이용태 미국변호사

Mode 3. Sales. Gen.Terms&Consitions.pdf

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작성일시 : 2017.11.11 14:00
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기술 라이선스에 관한 수많은 세미나와 발표자료를 보았지만, 그 중에서 중국의 라이선스 법적규제 발표자료 내용은 상당히 놀라운 것이었습니다. 기회가 있을 때마다 중국 변호사 또는 변리사에게 구체적 적용 사례와 판결 내용을 물어보았지만, 아직 판결이 축적되지 않아서 우리나라 실무자들에게 특별히 지침이 될 만한 내용은 듣지 못했습니다.

 

규정만 갖고 라이선스 실무를 하기에는 부족합니다. 그렇더라도 최소한 중국의 관련 법령에서 규정한 내용 정도는 알고 있는 편이 나을 것입니다. 간략하게 중국법령상 관련 규정들을 소개합니다. 구체적 사안에 대해서는 중국 현지 변호사의 자문을 받고 보다 정확하게 확인하는 것이 필요합니다.

 

1. 중국의 기술 라이선스 관련 법령

 

중국 계약법상 기술계약 관련 조항들과 중화인민공화국 기술수출입 관리조례가 기본 법령이고, 우리나라 시행규칙 정도에 해당하는 중국최고인민법원이 제정한 사법해석기술계약 분쟁사건 심리 법률 적용 관련 약간 문제에 대한 해석이 있습니다. 또한, 외국인이 투자하는 중외합자기업에 기술 라이선스를 하는 경우라면 중외합자경영기업법 실시조례43조에서 합영기업이 체결한 기술양도합의는 심사비준기구의 비준을 받아야 한다고 규정이 적용됩니다.

 

2. 중국의 기술수출입 관리 조례의 규제사항

 

중국 정부에서 제정한 기술수출입 관리 조례에서 기술 라이선스 계약상 금지되는 사항으로 규제하고 있습니다.

 

필수적이지 않은 부대조건을 부과하는 조항 (필수적이지 않은 기술, 원재료, 제품, 설비 또는 서비스 부과)

특허 기간 만료 또는 무효선언 이후에도 기술사용료를 지급하는 조항

제공된 기술을 개선하거나 이를 사용하는 것을 제한하는 조항

유사 기술 또는 경쟁 기술을 다른 곳에서 획득하는 것을 제한하는 조항

불합리하게 원재료, 부품, 제품 또는 설비의 구입처를 제한하는 조항

불합리하게 생산 수량, 품종 또는 판매가격을 제한하는 조항

불합리하게 도입된 기술을 이용해 생산한 제품의 수출을 제한하는 조항.

 

3. 중국 최고인민법원의 사법해석 기술계약 분쟁사건 심리 법률 적용 관련 약간 문제에 대한 해석상 금지사항

 

당사자 일방의 계약 대상기술을 토대로 진행하는 새로운 연구개발을 제한하거나 그가 개량한 기술의 사용을 제한하거나 쌍방의 개량기술 교환조건이 대등하지 못한 경우,

당사자 일방이 기타 원천에서 기술 제공 측의 기술과 유사한 기술이나 경쟁기술의 도입을 제한하는 것,

당사자 일방이 시장 수급요구에 따라 합리적 방식으로 계약 대상 기술의 충분한 실시를 방해하는 것(기술 양수 측이 계약 대상 기술을 실시하여 생산하는 제품과 제공하는 서비스의 수량, 품종, 가격, 판매루트, 수출시장을 명백하게 불합리하게2 제한하는 것을 포함),

기술양수 측에 기술 실시에 불가결이 아닌 부대조건을 요구하는 것,

기술양수 측의 원자재, 부품, 제품, 설비 등의 구입루트와 원천을 제한하는 것,

기술양수 측의 계약 대상 기술 지적재산권 유효성에 대한 이의 제출을 금지하거나 이의 제출에 조건을 부여하는 것

 

4. 중국 계약법 제329조의 무효사유

 

중국 계약법 규정 위법하게 기술을 독점하고 기술의 진보를 방해하거나 타인의 기술성과를 침해하는 기술계약은 무효이다.” 위에서 열거한 중국최고인민법원의 사법해석상의 금지사항과 중국 정부에서 제정한 기술수출입 관리 조례의 금지사항은 각 중국 계약법 제329조의 무효사유에 해당한다고 해석할 소지가 많습니다.

 

KASAN_기술 라이선스 계약에 관한 중국 법령상 규제 사항.pdf

 

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작성일시 : 2017.11.11 12:00
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앞서 소개한 중국대법원 PRETUL 판결 이후 선고된 OEM 사건 판결입니다. 중국 최고인민법원은 PRETUL 판결에서 외국 상표권자가 중국업체에 전량 수출을 전제로 한 OEM 제조를 발주한 경우 그 OEM 제품의 제조 및 수출행위는 상표사용행위에 해당하지 않는다고 판단하였습니다.

 

그런데, DONG FUNG (東風) 사안은 외국 등록상표권자가 중국업체에 대해 해외등록 상표를 부착한 제품의 제조 및 전량 수출을 발주한 OEM 사안이지만, 해당 상표 DONG FUNG (東風)이 중국에서 저명상표로 인정된 점에서 PRETUL 사안과는 구별됩니다. 즉 중국 저명상표를 제3자가 다른 나라에서 상표등록한 것입니다.

 

이와 같은 상황에서 중국법원은 1,2심 모두 상표권 침해로 보았습니다. 특히 강소성 고급법원의 2심 판결은 PRETUL 판결이 나온 이후에 선고되었음에도 여전히 위 OEM 제조 및 수출행위는 중국 상표권 침해라고 판결하였습니다.

 

외국 상표등록권자(OEM 발주자)에게 중국 저명상표를 그 국가에서 상표등록한 것에 관한 부정경쟁목적이 있고, 나아가 중구업체에 대한 OEM 발주로 중국 등록상표권 침해에 관한 고의가 있다고 보았습니다. 또한, OEM 수주를 받은 중국업체에게는 중국의 저명상표의 존재를 알고 있을 것으로 추정되고, 그 등록여부에 관한 조사, 확인의 의무가 있다고 보았습니다.

 

중국판결문을 직접 확인하지 못했지만, 중국 로펌에서 소개한 판결요지를 인용하면 다음과 같습니다.

 

1.     The OEM company should exercise reasonable due diligence to verify whether the consignor has a registered trademark or has obtained a proper license. If such a duty is not fulfilled, the OEM would be at fault and should bear the civil liability.

2.     However, the OEM company may be subject to a higher duty of care in certain circumstances. If the foreign consignor has pre-emptively obtained a trademark which is well-known or highly reputable in China in bad faith, and engaged an OEM company in China for production of products bearing the well-known mark, then this is an "unjustifiable" act. Therefore, if the OEM company knows, or should know, that the trademark is well known or reputable in China and still engages in the OEM arrangement, then the OEM would be at fault.

 

정리하면, (1) 중국대법원 PRETUL 판결에 따라 해외등록 상표권자로부터 전량 수출을 전제로 발주를 받아서 한 중국업체의 OEM 생산 및 수출행위는 제3자가 등록한 중국 상표권을 침해한 것으로 보지 않지만, (2) 만약 해당 상표가 중국내 저명상표인 경우에는 해외상표 등록 및 중국업체에 대한 OEM 발주는 부정경쟁목적 또는 상표권 침해에 관한 고의가 인정되므로 결국 중국업체의 OEM 제조 및 수출행위는 중국상표권 침해행위에 해당한다는 것입니다.

 

KASAN_중국 저명상표 DONG FENG 관련 OEM 제조 수출행위 상표권 침해인정 판결 Shanghai Dies

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작성일시 : 2017.11.11 11:00
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중국법원은 불사용상표등록취소심판 관련하여, OEM 제품의 중국 내 유통 및 판매 없이 전량 수출하는 경우에도 OEM 제조 및 수출과정의 상표사용만으로 중국등록상표의 사용행위로 인정합니다.

 

중국 북경고등법원은 중국대법원의 PRETUL 판결 직후 "SCALEXTRIC" 사건에서 전량수출을 전제로 하는 OEM 제조 및 수출행위를 중국등록상표의 정당한 상표사용행위로 판결하였습니다. 중국내에서 판매되었거나 유통된 적이 없었기 때문에 중국의 일반 수요자에게 상품출처표시로 작용할 기회가 없었음에도 불구하고 중국 등록상표의 정당한 사용으로 인정한 후 불사용취소대상이 아니라고 판결한 것입니다.

 

중국대법원의 PRETUL 판결에서 전량 수출된 OEM 제품은 중국의 일반 수요자에게 상품출처에 관한 오인 혼동의 우려가 없기 때문에 중국내 등록상표의 사용행위로 볼 수 없고, 따라서 중국 상표권 침해를 구성하지 않는다는 논리와는 구별됩니다. 불사용취소심판에서의 상표사용과 침해소송에서의 상표사용을 구별해서 달리 판단한 것입니다.

 

한국기업이 중국등록상표 “SODA”에 대해 제기한 불사용취소심판의 판결도 중요합니다.  중국법원은 중국대법원의 PRETUL 판결 이후에도 중국에서 판매되지 않고 전량 수출된 “SODA” 제품 OEM 사안에서 마찬가지로 불사용취소심판 관련하여 정당한 상표사용행위로 보았습니다. 중국등록상표를 방치하지 않고 사업활동에 사용한 점, OEM 제품에 상표를 부착했음에도 불사용으로 상표등록을 취소한다면 불합리하다는 점 등을 판결이유로 들었습니다.

 

 “SODA” OEM 사안에서 불사용취소심판 관련하여 중국상표 관련 블로그에서 상표사용사실 입증자료로 소개한 내용을 참고로 인용하면 다음과 같습니다.

 

      License agreements between the trademark owner Distinct Seasons and two manufacturers in China;

      Purchase orders showing Distinct Seasons purchasing from the two manufacturers, their relevant delivery notes and photos of the products;

      VAT invoices issued by a manufacturer to the import-export agency concerning the products to be exported to Malaysia;

      Customs declaration forms showing export of the products to Malaysia.

 

정리하면, 중국 내에서 OEM 제품의 유통 및 판매 없이 전량 수출하는 경우, OEM 제품의 생산 및 수출과정에 사용된 상표사용행위에 대해, (1) 중국대법원의 PRETUL 판결에서는 중국등록 상표권의 침해행위로 보지 않았지만, (2) 중국등록상표에 대한 불사용취소심판에서는 중국등록상표의 사용행위로 인정하여 불사용취소사유에 해당하지 않는다고 봅니다. 양자를 구별하여 달리 판단하고 있습니다.

 

KASAN_PRETUL 대법원 판결 이후 OEM 생산 및 수출행위를 불사용취소심판에서 상표사용으로 인정 판결.pdf

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작성일시 : 2017.11.11 10:00
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1. 사실관계

 

OEM 제조 발주자는 Mexico 등록상표권자(TRUPER), 제품 생산수출회사(Ya Huan Lock Industry)는 중국 현지 제조업체인데, 동일한 상표를 중국에서 등록한 중국 상표권자(Focker Security)가 중국 제조업체를 대상으로 상표권 침해라고 주장하면서 중국세관에 수출품의 통관중지 + 중국법원에 상표침해금지 및 손해배상을 청구한 사안입니다.

 

 

2. 소송경과 및 중국대법원 판결 요지

 

중국 1심과 2심 법원 모두 OEM 제조업체에 대해 상표권 침해를 인정하였습니다. 그러나 중국 최고인민법원은 2015. 11. 26. 하급심 판결을 파기하고 외국 상표권자의 주문을 받아 제조한 제품 전부를 상표권자에게 수출하는 OEM 제조 및 수출행위는 중국 소비자에게 상품출처의 오인 혼동을 일으킬 우려가 없으므로 중국 상표권 침해를 구성하지 않는다고 판결하였습니다.

 

중국 대법원 판결은 위와 같은 상황에서 제조업체의 생산 및 수출행위는 중국 상표법상 상표의 사용행위에 해당하지 않는다고 판결하였습니다. 모든 OEM 제품이 아니라 다음과 같은 제한된 조건을 충족한 경우에만 상표권 침해에 해당하지 않는다고 판결한 점을 유의해야 합니다. 아래 중국 변호사들이 정리한 영문 표현을 그대로 인용합니다.

 

      the OEM was authorised to make the products by a foreign trademark owner with valid, prior trademark rights in the country of destination;

      the OEM had exercised a reasonable duty of care in verifying the IP rights of the foreign purchaser;

      the products made in China are intended solely for export and are not sold in China.

 

PRETUL 사건의 중국 최고인민법원 판결문을 참고자료로 첨부합니다. 보다 상세한 내용은 앞서 올린 한영호 중국변호사의 세미나 발표자료를 참고하시기 바랍니다.

 

KASAN_중국 최고인민법원의 전량수출용 OEM 생산 수출행위 중국상표권 침해 불인정 PRETUL 사건 판결.p

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작성일시 : 2017.11.11 09:00
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KASAN_중국법원 구조 및 소송절차.pdf

 

 

 

작성일시 : 2017.11.11 08:00
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중국회사와의 무역거래에서 대금미수 등 채무불이행 관련 사항은 원칙적으로 민사 문제입니다. 중국회사에 대한 민사재판을 통한 법적책임추궁이 매우 어렵다는 점에서 그 사안에 대한 형사책임을 물을 수 있다면 분쟁해결에 효과적 수단이 될 수 있습니다. 우리나라에서도 원칙적으로 민사상 채무불이행 사안에서도 당사자를 사기죄로 고소하는 경우가 많은 것과 유사합니다.

 

- 중국 형법(人民共和刑法) 224조 계약사기죄(合同诈骗) 규정

 

다음과 같은 상황에서 불법영득의사로서 타인의 재물을 점유할 목적으로, 계약의 체결 및 이행 과정에서 타인의 재물을 편취하고, 그 액수가 비교적 큰 경우에는 3 년 이하의 징역에 처하고, 벌금을 병과하거나 벌금만으로 처벌한다. 그 액수가 상당히 많거나 정황이 엄중한 경우에는 3년 이상 10 년 이하의 징역과 벌금을 병과한다. 그 액수가 특별히 거대하거나 그 외 정황이 특별히 엄중한 경우에는 10년 이상의 유기징역 또는 무기징역에 처하고, 벌금 또는 재산몰수를 병과한다.

 

1.  허구의 단체 또는 타인의 명의를 도용하여 계약을 체결한 경우

2.  위조, 변조, 폐기된 유가증권 또는 그 외 허위의 재산권 증명을 담보로 제공한 경우

3.  실제 이행할 능력도 없이 먼저 소액의 계약을 이행하거나 계약을 부분적으로 이행하는 방법으로 상대방을 속여 계약을 계속 체결하고 이행하도록 한 경우

4.  상대방이 공급한 화물, 상품대금, 선불금, 담보재산을 받은 후 도주하여 행방을 감춘 경우

5.  그 외의 방법으로 상대방의 재물을 편취한 경우

 

중국측 당사자를 공안당국에 형사 고소하여 조사를 거쳐 형사처벌이 가능한 경우, 중국공안에 형사 고소한다는 강경한 입장표명과 현지 중국 변호사를 통한 준비 및 통지만으로도 상대방의 채무이행을 강력하게 압박하는 수단으로 작용할 것입니다. 막무가내인 채무자를 형사고소로 압박하면 종종 채무이행에도 실질적 도움이 되는 우리나라 실무와 비슷하다 할 것입니다.

 

KASAN_중국법상 계약사기죄 활용.pdf

 

 

작성일시 : 2017.11.11 07:00
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