Finjan Blue Coat에게 다운로드 받은 프로그램에 대하여 멀웨어(컴퓨터 바이러스) 확인과 보호를 수행하는 자사 특허를 침해했다는 이유로 제소한 사건입니다. Finjan US6,154,844 특허의 청구항 1 아래와 같습니다.

 

Claim 1. A method comprising:

    receiving by an inspector a Downloadable;

    generating by the inspector a first Downloadable security profile that identifies suspicious code in the received Downloadable; and

    linking by the inspector the first Downloadable security profile to the Downloadable before a web server makes the Downloadable available to web clients.

 

발명은 먼저 검사부에 의해 다운로더블을 받는 단계, 받은 다운로더블에 존재하는 수상한 코드를 확인하는 첫번째 다운로더블 보안 프로파일을 생성하는 단계, 그리고 웹서버가 상기 다운로더블을 웹클라이언트에게 제공하기에 앞서 첫번째 다운로더블 보안 프로파일을 상기 다운로더블에 링크하는 단계로 구성됩니다.

 

미국 CAFC 사건에서 Blue Coat 웹보안 제품이 Finjan 특허를 침해했다는 캘리포니아 북부 연방지방법원의 판단을 지지하였습니다. CAFC 소프트웨어 발명의 청구항이 단순한 추상적 아이디어가 아니라 특허적격이 있다고 판단을 것입니다.

 

특허적격에 대하여 CAFC 가지 이유로 특허발명이 추상적 아이디어를 해당하지 않는다는 사실을 확인했습니다. 첫째, 다운로더블 프로그램의 코드를 분석하고 잠재적으로 위험하거나 원치 않는 작업을 수행하는지 여부를 결정하는 행동기반(behavior-based) 바이러스 검색 기법이 포함되는데, 이는 기존의 코드매칭(code-matching) 바이러스 검사 기법과는 차이가 있습니다. CAFC 이를 컴퓨터 기능의 개선한 것이라고 판단한 것입니다. 둘째, 행동기반 바이러스 검사의 결과는 컴퓨터 보안 시스템이 이전에 없었던 작업을 수행할 있게 하는 새로운 유형의 파일에 첨부되는데, 이는 수상한 코드를 확인할 있는 보안 프로파일을 생성하는 구체적인 단계를 제공하고 다운로더블에 링크됩니다.

 

다만, CAFC 손해배상금액 판단에서는 연방지방법원에서 인정하였던 4천만달러에서 일부 특허에 대해서는 침해를 인정하지 않아 상당한 손해배상액이 인정되지 않았습니다. US6,154,844 특허를 침해한 것에 대하여 24백만달러, US6,965,968 특허침해에 대하여 780만달러의 손해를 배상할 것으로 결정된 1 판결 부분은 파기 환송되었습니다.

 

CAFC 판결로써 소프트웨어 발명에 대하여 컴퓨터 기능에 추상적이지 않은 구체적인 향상을 가져오는 경우에 특허를 받을 있다는 점을 다시 지지하였습니다. 우리나라에서도 소프트웨어 특허 출원과 침해소송에서 참고하여야 것입니다.

 

16-2520.Opinion.1-8-2018.1 Finjan v. Blue Coat cafc.pdf

KASAN_Finjan vs. Blue Coat Systems의 미국 CAFC 2018. 1. 10. 판결.pdf

 

정회목 변호사

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작성일시 : 2018. 2. 7. 13:25
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직무발명 내지 회사 정보 보안 서약서는 종업원의 입사시 보통 작성됩니다. 특히 기업들은 종업원과 직무발명 및 영업비밀 등 회사 소유 정보 관련 재산에 대한 서약서를 작성하고 있습니다. 이는 추후 직무발명의 소유 및 실시와 회사 소유 정보에 관한 법률 분쟁을 사전에 막기 위한 것입니다. 본 포스팅에서는 영문 Employee Inventions and Proprietary Information Agreement Sample을 첨부하면서 법적 쟁점을 코멘트하여 드리겠습니다.

 

                   

먼저 직무명 내지 회사 정보 보안 서약서에서는 본 서약서를 포함하여 관련 약정 위반 내지 법률 분쟁 유발 행위를 하지 않기로 하는 서약규정이 필요합니다. 동 규정을 통하여 본 서약서 위반에 따른 채무불이행 책임 내지 관련 계약서 위반에 따른 법적 의무를 강제할 수 있기 때문입니다.

 

 

다음으로 직무발명에 관한 서약 사항입니다. 일반적으로 한국 특허법 등도 그러하지만 회사의 직무와 관련된 발명 등이 등록된 경우 회사는 통상실시권을 가집니다. 따라서 종업원이 직무와 관련된 발명 등을 하여 등록 받은 경우, 회사는 이를 실시할 수 있습니다. 하지만 그 이전에 특허를 받을 수 있는 권리를 양도받아 회사 명의로 출원하여 등록 받는 것이 합리적입니다. 따라서 본 서약서에서 직무발명에 관한 권리를 회사에게 양도한다는 서약 규정을 두는 것입니다. 다만 이 경우에도 직무와 연관이 없는 발명은 당연히 종업원 개인의 소유이므로 이를 배제하는 규정도 존재합니다.

 

아울러 최근에는 직무발명 보상 규정에 대한 별첨 내지 부가 내용이 추가되는 편입니다. 직무발명은 회사의 소유이나, 정당한 보상이 이루어 지지 않은 경우 발명자에게는 보상금청구권이 인정될 수 있습니다. 따라서 정당한 보상금에 관한 별첨 사항 또는 테이블을 두어 보상금 항목을 두는 것도 바람직합니다.

 

 

다음으로 회사 소유 영업비밀 등 정보 관련 재산에 관한 서약입니다. 관련 정보는 재무, 영업, 법률, 및 기술에 관한 것으로 스스로 개발하였거나 재직 중 습득한 것에 해당합니다. 종업원은 이러한 회사 소유 정보를 보안을 유지하여 직간접적으로 공개, 인용, 사용할 의무를 가집니다. 상기 의무들을 위반하는 경우 특정 배상 의무를 규정하는 경우도 있으나, 단순한 위반 인정 정도의 서약으로 규정할 수도 있습니다.

 

직무발명 내지 회사 정보 보안 서약서는 종업원 입사시 작성하여야 합니다. 다만 기업 업무 부문의 특성에 맞추어 작성하는 것이 필요합니다. , 직무발명에 관한 보상 규정 등 사항을 추가하거나, 보안 정보 내지 영업비밀을 구체화하거나 의무 위반에 따른 배상 규정을 부가하는 법률 자문을 받는 것이 필수입니다.

 

김동섭 변호사/변리사

(영문 계약서 작성/수정 문의 상담 dskim@kasanlaw.com 02-6105-1304)

 

첨부파일: 영문 직무발명 내지 회사 정보 보안 서약서 샘플

Employee Proprietary Information and Inventions Agreement.hwp

 

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작성일시 : 2017. 11. 18. 19:00
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