불공정거래행위__글104건

  1. 2017.11.08 [특허라이선스 - 8] 의료기기 Drug Elution Stent (DES) 관련 Exclusive License 분쟁 – 위수탁 생산, 판매행위와 assign 및 sub-license 금지조항 위반여부
  2. 2017.11.08 [특허라이선스 - 7] License 계약체결 이후 등록된 특허 중 License 대상특허로 볼 수 있는 후 등록특허의 범위
  3. 2017.11.07 [국문계약서 샘플 - 16] 소프트웨어 개발용역 계약 (국문) [자문/작성/신속/저비용]
  4. 2017.11.07 [특허라이선스 – 6] 기술실시허락 Grant of License 조항 비교 검토
  5. 2017.11.07 [특허라이선스 -5] 라이선스 로열티 등 기술료 관련 세금의 원천징수 문제 - 2
  6. 2017.11.07 [특허라이선스 – 4] 기술도입 또는 라이선스와 관련된 특허 로열티 등 기술료 지급과 원천징수 문제
  7. 2017.11.07 [특허라이선스 - 3] 특허 Claim + License 절차 – 3
  8. 2017.11.07 [특허라이선스 – 2] 특허 Claim + License 절차 – 2
  9. 2017.11.07 [특허라이선스 – 1] 특허 Claim + License 절차 – 1
  10. 2017.11.06 [국제계약실무 – 5] 라이선스 등 계약에 포함된 보증조항에 대한 검토 및 해결방안: USE OF KNOWLEDGE QUALIFIERS FOR REPRESENTATIONS AND WARRANTIES
  11. 2017.11.06 [국제계약실무 -4] 라이선스 계약에서 보증조항 및 실무적 대응방안
  12. 2017.11.06 [국제계약실무 – 3] 국제계약 실무 관련 몇 가지 포인트
  13. 2017.11.06 [국제계약실무 - 2] 영문계약서에 사용되는 "reasonable reason"이나 “best efforts” 등 추상적이고 불명확한 용어의 해석 및 실무적 대응방안
  14. 2017.11.06 [국제계약실무 – 1] 영문계약서 용어 해설
  15. 2017.10.16 [상가임대차분쟁 – 6] 다운(down) 계약서 관련 법적 책임
  16. 2017.10.16 [상가임대차분쟁 – 5] 약정 계약금 중 일부만 지급된 후 계약파기와 해약금 : 대법원 2015. 4. 23 선고 2014다231378 판결
  17. 2017.10.16 [상가임대차분쟁 – 4] 임대차 계약서상 위약벌 조항과 손해배상액 감액 판결 - 서울서부지방법원 2014가단243046 판결
  18. 2017.10.16 [상가권리금분쟁 – 3] 상가 임대인의 권리금회수 방해행위 + 임차인에 대한 권리금상당 손해배상 책임 인정 : 대구지방법원 2016. 9. 1. 선고 2016가합114 판결
  19. 2017.10.16 [상가권리금분쟁 – 2] 5년 경과한 임대차인의 권리금 회수기회 인정 : 청주지방법원 충주지원 2017. 2. 15. 선고 2016가단22793 판결
  20. 2017.09.22 라이선스 대상특허의 무효와 로열티 지급의무의 소멸시점: 대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666 판결
  21. 2017.09.22 라이선스 대상특허의 무효 후 로열티 계속지급 소송 유럽판결: Sanofi-Aventis (licensor) v. Genentech (licensee) 사건
  22. 2017.09.22 기술도입 라이선스의 기술료 지급과 관련된 세금 문제 개관 – 1
  23. 2017.09.22 라이선스 로열티 등 기술료 관련 세금의 원천징수 문제 - 2
  24. 2017.09.22 미국특허소송의 화해와 특허로열티 등 기술료 지급과 원천징수 범위: Settlement 대상 특허 중 국내 등록특허에 대한 대가만 원천징수 대상 - 대법원 2014. 11. 27. 선고 2012두18356 판결
  25. 2017.09.22 특허라이선스 로열티 중 해외등록특허 관련 세금 원천징수 불복 행정소송: 서울행정법원 2016. 12. 9. 선고 2016구합57601 판결
  26. 2017.09.21 특허 Claim + License 절차 – 1
  27. 2017.09.21 특허 Claim + License 절차 – 2
  28. 2017.09.21 특허 Claim + License 절차 – 3
  29. 2017.09.20 Licensee 부쟁의무 조항의 Examples - 미연방대법원 MedImmune 판결 후 10년
  30. 2017.09.19 기술이전/공동연구개발 목적으로 기술정보제공 후 협상 최종단계에서 본계약의 체결이 무산된 경우 법적책임 관련

 

 

 

미국 Cook Inc. Boston Scientific Corp.은 의료기기 stent 분야의 경쟁업체입니다. 양사는 1997 stent에 항암제 paclitaxel을 코팅한 stent (paclitaxel-coated stent) 제품개발을 진행하였습니다. Angiotech사는 paclitaxel 특허권을 보유하고 있었습니다.

 

양사 모두 exclusive license를 체결하여, 각자 Exclusive right 보유한 licensee입니다. 공존의 의미로 co-exclusive로 표현하기도 합니다. 우리나라 특허법상 전용실시권 공유와 유사한 것으로 이해됩니다.

 

1. 분쟁대상 계약조항

 

Licensee Cook & Boston Scientific에 대한 GRANT 조항은 "use, manufacture, have manufactured, distribute and sell, and to grant sublicenses to its Affiliates to use, manufacture, have manufactured, distribute and sell, the Angiotech Technology ... for use in the Licensed Applications."입니다.

 

한편, "none of the parties could assign their rights or obligations under the agreement without the prior written consent of the other two."과 같은 명시적 제한 조항이 포함되어 있습니다.

 

2. Cook사의 계약위반 쟁점 행위

 

Cook사는 2001년 일방적으로 Advanced Cardiovascular Systems, Inc. ("ACS")와 다음과 같은 일련의 계약 5건을 체결하였습니다. (1) a Paclitaxel Coated Stent ("PCS") Distribution Agreement, (2) a Component Supply Agreement, (3) a PCS Development Agreement, (4) a Stent Delivery System Distribution Agreement, (5) a Cross-License Agreement

 

Cook사는 위 라이선스에서 허용한 판매행위는 최종 소비자에 대한 판매뿐만 아니라 판매를 사업으로 하는 도매상 등 중간상인에 대한 판매도 포함한다는 입장입니다. 판매범위에 특별한 제한을 둘 수 없다고 주장합니다.

 

허락된 생산행위도 직접 생산뿐만 아니라 제3자에게 대한 위탁생산도 포함된다는 입장입니다. 특히 계약문언에 "have manufactured"도 포함되어 있습니다.

 

3. 계약위반 분쟁 및 쟁점

 

Cook Boston Scientific는 경쟁업체로 동일한 exclusive licensee이기 때문에 라이선스 계약범위에 관한 첨예하게 이해관계가 대립됩니다. Cook의 행위에 대해 Boston Scientific에서는 계약상 권리양도금지 조항을 위반하는 사실상 계약이전(de facto assignment)에 해당한다고 주장하였습니다.

 

반면, Cook사는 ACS Angiotech 특허기술에 대한 access도 없고 직접 권리를 획득하지도 않는다는 점을 강조하면서, Angiotech사와 라이선스 계약으로 허용된 권리행사에 불과하다고 주장합니다.

 

4. 미국법원 1,2심 판결 요지

 

미국법원은 Cook/ACS 계약을 “a transparent attempt to draft around the limitations clearly expressed within the Angiotech Agreement”로 보았습니다. 오직 Cook사와 Boston Scientific사만 라이선스 독점권의 공유자로서 Angiotech Technology 사용권을 갖는다는 범위제한을 내포하고 있다고 판시하였습니다.

 

양사에 독점권을 공동으로 부여한 계약에서 당사자들의 진정한 의사는 당사자 2개사 이외에 제3자 타사에 대한 위탁생산 또는 위탁판매를 예정하지 않았다고 보았습니다. 만약 그렇게 된다면 licensee 중 상대방에게 심대한 이해관계를 미치기 때문입니다.

 

3자의 위수탁 생산, 판매행위는 계약문언상 포함된 것으로 해석될 수도 있었습니다. 그라나, 당사자의 진정한 의사와 합리적 상식을 고려하여 계약상 허용범위에서 배제한 사례입니다.

 

KASAN_의료기기 Drug Elution Stent (DES) 관련 Exclusive License 분쟁 – 위수

 

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작성일시 : 2017.11.08 08:00
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특허 license에서 발생할 수 있는 사안입니다. 아래 그림에서 표시한 각 특허 사이의 관계와 License Agreement 조항의 문언표현을 꼼꼼하게 잘 살펴보시기 바랍니다.

 

 

1. license 대상특허 범위 및 쟁점 

 

License 계약서에 라이선스 대상특허 '250 및 그 후속특허 "including any continuation, continuation-in-part and divisional patent applications that claim priority to Opana® ER Patents"로 표현되어 있습니다. 여기서 '250 특허가 Opana® ER Patents에 해당합니다.

 

계약체결 후 등록된 위 '216 특허와 '122 특허가 위와 같은 계약문언의 범위에 해당하는지 여부가 쟁점입니다. 그림에서 보듯 노란색 '250 특허와 녹색의 쟁점 특허 2건은 직접 연결된 관계가 아닙니다.

 

다만, 청색으로 표시한 '357 출원이 중간에 개입되어 있습니다. 그것을 매개로 녹색표시특허들도 노란색 특허와 동일하게 license 대상특허로 해석할 수 있는지 문제됩니다.

 

2. 미국법원 판결

 

CAFC 판결은 위와 같은 상황에서 '216 특허와 '122 특허는 license 대상 특허범위에 포함되지 않는다고 판결하였습니다. 기타 묵시적 license도 인정하지 않았습니다. , licensor Endo licensee Actavis, Roxane generic 제품 발매에 대해 기존 등록특허에 관하여 체결한 license의 존재에도 불구하고 다시 추가 등록한 '216 특허와 '122 특허에 기초한 특허권을 행사할 수 있다고 보았습니다.

 

Generic 제품발매 회사로서는 불의타에 해당하는 황당한 상황을 맞았습니다. CAFC 3인 합의재판부 중 1명의 소수의견 Dissent Opinion에서는 license 대상을 특허로 표현한 것과 제품으로 표현한 것을 엄격하게 구별해야 하고, 적어도 제품을 기준으로 라이선스 계약을 체결한 경우 위 특허도 라이선스 대상특허에 해당한다는 의견 설시가 흥미롭습니다. 공감할 내용이 많은데도 불구하고 아쉽게도 소수의견에 그쳤습니다. 특허 라이선스 실무공부 삼아 읽어 보시기 바랍니다.

 

3. No Implied License 조항

 

CAFC 판결에서는 계약서의 다음과 같이 묵시적 라이선스를 허용하지 않는다는 계약조항을 중요한 판단근거로 삼았습니다. 라이선스 계약 실무상 매우 중요한 포인트입니다.

 

Endo does not grant to Actavis [or Roxane] . . . any license, right or immunity, whether by implication, estoppel or otherwise, other than as expressly granted herein.

 

참고자료로 다른 계약서에서 표준형식의 조항을 인용합니다. "No Other Rights. No rights, other than those expressly set forth in this Agreement are granted to either Party hereunder, and no additional rights will be deemed granted to either Party by implication, estoppel, or otherwise. All rights not expressly granted by either Party to the other hereunder are reserved."

 

Licensee의 묵시적 라이선스 주장은 부제소조항(not to sue)에도 근거를 두고 있습니다. licensee에 대한 소송을 제기하지 않는다는 계약조항은 곧 후속 등록 특허권에 대한 license 합의로도 해석할 수 있다는 주장입니다.

 

그라나, CAFC 판결은 위와 같이 묵시적 허락을 배제하는 명시적 계약조항을 우선해야 한다고 명확하게 밝혔습니다. 묵시적 라이선스 이론이 적용될 수 있고, 따라서 상충되는 해석이 가능한 상황에서도, 처분문서에 해당하는 계약서에 명시적으로 기재된 묵시적 라이선스를 배제한다는 문언이 훨씬 더 강력한 효력을 발휘한다는 점을 명확하게 판시하였습니다.

 

위 판결은 Licensee 입장에서 조금 억울한 면이 있을 것입니다. 실무적 대응방안으로는 특허만을 라이선스 대상범위의 기준으로 설정하는 것보다 여기에 더하여 제품기술을 라이선스 범위설정의 기준으로 함께 설정한다면 안정할 것입니다.

 

기술이전이나 license 당시에는 등록되지 않았고 독립된 특허출원도 아니었으나 그 후 분할출원, 연속출원 등을 통해 등록되는 특허문제는 매우 중요합니다. 관련 쟁점에 관한 좋은 참고가 될 분쟁사례와 판결입니다.

 

KASAN_License 계약체결 이후 등록된 특허 중 License 대상특허로 볼 수 있는 후 등록특허의 범위.p

 

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작성일시 : 2017.11.08 07:00
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소프트웨어의 개발용역 계약에서는 개발기술, 개발계획서, 결과물 리스트, 기능명세서, 평가절차 기준, Open Source 관련 처리 방법을 협의하고 수행 비용의 지급, 개발인원, 보고와 평가, 지체상금 등의 규정에 유의하여야 합니다. 특히 대기업 회사와 거래하는 벤처, 중소기업의 경우에는 관련 전문가와의 구체적인 검토가 필요합니다.

 

첨부 : 소프트웨어 개발용역 계약(국문) 소프트웨어 개발용역계약서(국문)_sample.docx

 

정회목 변호사

 

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작성일시 : 2017.11.07 18:30
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1. 국문 계약서대학 산학협력단 계약서 샘플

 

계약기술의 실시허락

(1) “산학협력단실시자에게 본 계약의 조건에 따라 계약 지역에서계약기술을 독점적으로 실시할 권리("전용실시권")를 허여한다.

(2) “실시자산학협력단의 사전 서면동의 없이 제3자에게 본 실시권의 재실시권을 제공할 수 없다.

(3) “실시자산학협력단의 사전 서면동의 없이 제3자에게 본 실시권을 양도할 수 없으며, 본 실시권을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없다.

 

정의 규정

“재실시”라 함은 “실시자”가 제3자에게 “계약기술”에 대한 실시권 또는 지식재산권을 전부 또는 일부 허여하거나 양도하는 행위를 말하고 “실시자”로부터 “계약기술”의 전부 또는 일부 실시허락 또는 지식재산권을 양도받거나 “계약제품”을 제조 또는 판매할 권한을 허여 또는 양도받은 자를 “재실시자”라 한다.

 

재실시 허락

“실시자”가 사전에 서면으로 “산학협력단”의 동의를 얻어 제3자에게 "계약기술"의 “재실시”를 허여한 경우, 3자로부터 지급받은 대가를 첨부한 표 1에 기재한 비율로 각 분배한다.

 

2. 영문 계약서 - Crestor License Agreement 일부

 

Article 2.  Grant of Licenses

 

2.1

SHIONOGI hereby grants to ZENECA, during the term of this Agreement, an exclusive license to manufacture, have manufactured, use, have used, distribute, have distributed, sell and have sold to SUBLICENSEES the COMPOUNDS and to develop, have developed, manufacture, have manufactured, use, have used, distribute, have distributed, market, have marketed, sell and have sold the LICENSED PRODUCTS in the TERRITORY under the PATENTS and KNOW-HOW.  It is the intention of both PARTIES that the COMPOUND to be principally developed and commercialized by ZENECA is S-4522.  The PARTIES understand that the provisions of this Agreement are made based upon such intention.  In the event that ZENECA intends to develop the COMPOUND(S) other than S-4522, ZENECA shall so inform SHIONOGI in writing and the PARTIES shall negotiate in good faith necessary modifications of the provisions of this Agreement including but not limited to the modifications of the provisions of Article 3.1, the DEVELOPMENT SCHEDULE stipulated in Article 3.3, the minimum royalties stipulated in Article 4.5, and the representation and warranty of SHIONOGI provided in Article 9.5.

 

2.2

ZENECA shall have the right to grant sublicenses, under the licenses granted in Article 2.1, to its AFFILIATES and to any other parties in the TERRITORY.  ZENECA hereby guarantees that all of its SUBLICENSEES will comply with all terms and conditions of this Agreement as if such SUBLICENCEES were a party to this Agreement.  ZENECA shall promptly inform SHIONOGI in writing of the name of any party to which ZENECA grants a sublicense pursuant to Article 2.2.

 

2.3

ZENECA and its AFFILIATES shall have the right to appoint distributors and/or sales agents in the TERRITORY for the sale of LICENSED PRODUCTS.  For the purpose of this Article 2.3, “distributors” shall include all parties appointed by ZENECA or its AFFILIATES to market and sell the LICENSED PRODUCTS, in circumstances where such parties do not require a sublicense under the PATENTS to carry out such marketing and sale.

 

2.4

SHIONOGI covenants that neither SHIONOGI nor any of its AFFILIATES will develop, manufacture, use, distribute, market or sell the COMPOUNDS or LICENSED PRODUCTS in the TERRITORY during the term of this Agreement.  SHIONOGI further covenants that neither SHIONOGI nor any of its AFFILIATES will, during the term of this Agreement, grant a license to any AFFILIATE or any other party to develop, have developed, manufacture, have manufactured, use, have used, distributed, have distributed, market, have marketed, sell and have sold the COMPOUNDS or LICENSED PRODUCTS in the TERRITORY under the PATENTS and KNOW-HOW.

 

3. Comments

 

(1) 영문 exclusive license와 독점실시권으로 번역될 수 있고, 우리나라 특허법의 전용실시권과 반드시 일치한다고는 볼 수 없습니다. 각국의 특허법에 따라 전용실시권은 그 내용이 조금씩 다를 수 있지만, 독점적 실시권을 포함한다는 점에서 독점권 실시권보다 더 넓은 개념으로 해석됩니다.

 

(2) 영문계약서에서 OEM, 위탁생산, 위탁판매 등을 고려한 "have manufactured" have ** 표현을 반복하여 삽입한 것은 바람직합니다. 법적으로는 그와 같은 명시적 문구가 없더라도 OEM 제조 등은 허용된다고 해석되지만, 명시적으로 표현이 두는 것이 더 좋습니다.

 

(3) 우리나라 특허법상 전용실시권자는 특허권자의 동의 없이 단독으로 제3자에게 통상실시권을 허여할 수 없습니다. , Licensee는 단독으로 재실시허여 (sublicense) 권한이 없습니다. 특허권자의 동의 없는 일방적 재실시 허여 및 그것에 근거한 제품생산은 특허침해로서 라이선스 계약 해지사유라는 법원판결도 있습니다.

 

(4) Licensee Licensor의 동의 받아서 제3자에게 sublicense를 허락해야 합니다. 우리나라뿐만 아니라 타 국가에서도 마찬가지입니다. 영문 License 계약서에서보듯 별도의 조항으로 sublicense 권한을 부여하는 것이 바람직합니다. Licensor의 사전 서면동의에 해당하므로 향후 Licensee는 제3자에게 sublicense 허여 계약을 할 수 있습니다.

 

(5) Sublicense 설정계약은 독립된 계약이지만 본 License 계약을 전제로 한 것입니다. 별도의 규정을 두지 않더라도 본 계약의 존속기간 등 그 범위에 한정됩니다. 그렇지만, 영문계약처럼 "under the licenses granted in Article 2.1" 등 명시적 부종관계 표현을 두는 것이 실무입니다.

 

특별한 경우를 제외하고 일반적으로는 sublicense 재실시허여는 계약기술을 최대한 활용하는 방안이 될 것입니다. 처음부터 실지자의 sublicense 허여를 전제로 하고, 그 수익을 나누는 구조가 바람직합니다.

 

KASAN_기술실시허락 Grant of License 조항 비교 검토.pdf

 

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작성일시 : 2017.11.07 12:00
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소득의 원천이 되는 장소가 국내이면 그 소득을 원천소득이라 합니다. 각국의 세무당국은 외국법인에 대해서도 원천소득에 대한 과세를 할 수 있는데, 이를 원천징수라고 합니다.

 

우리나라 세법은 국내 원천소득을 열거하고 있고 규정되지 않은 사항은 과세 대상이 아닙니다. 원천징수란 국내사업장이 없는 외국법인에 특허사용료를 지급하는 경우와 같이 외국법인이 국내에서 올린 소득에 대하여 세금을 낼 것을 기대하기 어려운 경우 그 소득을 지급하는 자가 미리 일정액을 떼어 우리 국세청에 납부하도록 하는 제도를 말한다.

 

그런데, 같은 기간 동안 동일소득에 대하여 2개국에서 중복 과세한다면 부당하기 때문에, 대부분 이중과세를 방지하기 위한 조약을 체결하고 있습니다. 이중과세 방지 (1) 특정소득에 대하여 당해 소득의 원천지국에서 세금을 면제하여 주고 거주지국에서만 과세하도록 하는 방법, (2) 원천지 국가에서 과세하고 그 소득에 대해 거주지 국가에서 공제해주는 방법을 활용합니다. 그 중 원천징수를 하지 않는 경우 원천지국가의 조세수입을 감소시키는 측면이 있어서 통상 두 번째 내용의 조세조약으로 해결합니다. 따라서, 특별한 경우가 아닌 한 지급하는 기술료에 대해 원천징수하는 것이 원칙입니다.

 

그러나, 당사국 사이 조세조약에 따라 우리나라에 과세권이 없는 경우라면 국내기업이 원천징수를 할 수 없습니다. 예를 들어 특허권자 법인이 아일랜드 법인 기업인 경우 한국 아일랜드 조세협약에 따라 우리나라에서 원천징수를 할 수 없습니다. 이와 같은 이유로 애플, 화이자 등 많은 다국적 거대기업들이 아일랜드에 설립한 법인에 다수의 특허권을 양도하고, 기술 로열티를 아일랜드 법인 귀속으로 하는 경우가 많습니다.

 

만약, 국내기업이 외국법인에게 특허 사용료를 지급하면서 세금을 원천 징수하여야 함에도 잘못하여 이를 하지 않는 경우에는 국내기업이 그 해당부분에 대한 원천세를 부과받을 위험이 있습니다. 따라서, 원천징수 여부를 정확하게 확인해야만 이와 같은 부담을 피할 수 있습니다.

 

예를 들어, 아일랜드 법인이 세금 회피 목적으로 설립된 실체가 없는 Paper Company인 경우 국세청은 그 아일랜드 법인의 실체를 부인하고 그 소득의 실질 귀속자(그 법인의 투자자 등)를 찾아 한국과 그 실질 귀속자들의 거주국간의 조세조약에 따라 과세할 수 있습니다. , 소득의 실질 귀속자의 국가 세율에 따라 원천징수한 것으로 보고 그 소득에 대한 법인세를 부과할 수 있습니다. 따라서, 국내기업 입장에서는 기술거래 또는 라이선스의 실질적 당사자와 다른 형식적으로 조세회피 목적으로 설립된 paper company에 불과하다는 의문이 든다면 이를 반드시 확인해야 합니다. 상대방이 조세조약을 이유로 기술 로열티에 대한 원천징수를 거부하는 경우라면 그 단계에서 반드시 조세 전문가의 검토 및 확인을 거쳐 적절한 내용으로 계약을 체결하는 것이 바람직합니다. 일단 기술로열티를 모두 지급한 후 상당 기간이 경과하였다면 추후 부과된 세금부담을 해결하기 쉽지 않을 수 있습니다.

 

KASAN_라이선스 로열티 등 기술료 관련 세금의 원천징수 문제 - 2.pdf

 

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작성일시 : 2017.11.07 11:00
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원천소득이란 당해 소득의 원천이 되는 소재지 등이 국내인 소득을 말하며 이를 근거로 각국이 외국법인에 대해서도 과세할 수 있습니다. 우리나라 세법은 국내 원천소득을 열거하고 있고 규정되지 않은 사항은 과세 대상이 아닙니다. 원천징수란 국내사업장이 없는 외국법인에 특허사용료를 지급하는 경우와 같이 외국법인이 국내에서 올린 소득에 대하여 세금을 낼 것을 기대하기 어려운 경우 그 소득을 지급하는 자가 미리 일정액을 떼어 우리 국세청에 납부하도록 하는 제도를 말한다.  

 

그런데, 같은 기간 동안 동일소득에 대하여 2개국에서 중복 과세한다면 부당하기 때문에, 대부분 이중과세를 방지하기 위한 조약을 체결하고 있습니다. 이중과세 방지는 (1) 특정소득에 대하여 당해 소득의 원천지국에서 세금을 면제하여 주고 거주지국에서만 과세하도록 하는 방법, (2) 원천지 국가에서 과세하고 그 소득에 대해 거주지 국가에서 공제해주는 방법을 활용합니다. 그 중 원천징수를 하지 않는 경우 원천지국가의 조세수입을 감소시키는 측면이 있어서 통상 두 번째 내용의 조세조약으로 해결합니다. 따라서, 특별한 경우가 아닌 한 지급하는 기술료에 대해 원천징수하는 것이 원칙입니다

 

그러나, 당사국 사이 조세조약에 따라 우리나라에 과세권이 없는 경우라면 국내기업이 원천징수를 할 수 없습니다. 예를 들어 특허권자 법인이 아일랜드 소재 기업인 경우 한국 아일랜드 조세협약에 따라 우리나라에서 원천징수를 할 수 없습니다. 이와 같은 이유로 애플, 화이자 등 많은 다국적 거대기업들이 아일랜드에 설립한 법인에 다수의 특허권을 양도하고, 기술 로열티를 아일랜드 법인 귀속으로 하는 경우가 많습니다

 

만약, 국내기업이 외국법인에게 특허 사용료를 지급하면서 세금을 원천 징수하여야 함에도 잘못하여 이를 하지 않는 경우에는 국내기업이 그 해당부분에 대한 원천세를 부과받을 위험이 있습니다. 따라서, 원천징수 여부를 정확하게 확인해야만 이와 같은 부담을 피할 수 있습니다

 

예를 들어, 아일랜드 법인이 세금 회피 목적으로 설립된 실체가 없는 Paper Company인 경우 국세청은 그 아일랜드 법인의 실체를 부인하고 그 소득의 실질 귀속자(그 법인의 투자자 등)를 찾아 한국과 그 실질 귀속자들의 거주국간의 조세조약에 따라 과세할 수 있습니다. , 소득의 실질 귀속자의 국가 세율에 따라 원천징수한 것으로 보고 그 소득에 대한 법인세를 부과할 수 있습니다. 따라서, 국내기업 입장에서는 기술거래 또는 라이선스의 실질적 당사자와 다른 형식적으로 조세회피 목적으로 설립된 paper company에 불과하다는 의문이 든다면 이를 반드시 확인해야 합니다. 상대방이 조세조약을 이유로 기술 로열티에 대한 원천징수를 거부하는 경우라면 그 단계에서 반드시 조세 전문가의 검토 및 확인을 거쳐 적절한 내용으로 계약을 체결하는 것이 바람직합니다. 일단 기술로열티를 모두 지급한 후 상당 기간이 경과하였다면 추후 부과된 세금부담을 해결하기 쉽지 않을 수 있습니다.

 

KASAN_기술도입 또는 라이선스와 관련된 특허 로열티 등 기술료 지급과 원천징수 문제.pdf

 

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작성일시 : 2017.11.07 10:00
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특허권자가 여러 업체와 계약을 맺은 경험이 있을 것이므로 표준화된 계약서 Draft를 제시하는 것이 일반적임. 계약서 초안을 교환한 협상단계에서도 상대방의 의도와 목적을 분석하고,  양 당사자간 입장의 Gap을 분석하고, 격차를 해소할 수 있는 대안을 발굴하고,  대안을 관철할 수 있는 협상 전략을 수립하고, & 자기 측에 유리하도록 협상을 실행한 다음,   유리한 협상 결과를 계약서 내에 수정 반영하는 협의 단계가 필요함.

 

특허 라이선스 계약서에서 유의할 중요조항

 

1. Affiliate 조항

계약을 통해 Affiliate에 포함되어 동 계약의 영향을 받는 업체들에 대한 정의를 하는 조항으로 일반적으로 50%를 초과하는 지분을 가지고 있는 회사들만을 Affiliate로 인정하나 협상에 따라서는 50% 이하의 지분을 보유한 회사까지 계약 범위 내에 포함 시킬 수 있다.

 

2. 계약대상 특허 (Licensed Patent)

계약적용 범위에 대해 항상 신중하게 검토해야 함.

 

3. 계약 제품 (Licensed Product)

계약 제품을 검토하는데 있어서는 협상 시 논의된 제품이 제대로 포함되어 있는지에 대한 검토에 그치지 않고, 허용하는 범위 내에서 문구상으로 얼마나 범위를 확장시킬 수 있는지 등 신중하게 검토.

 

4. 사업 양수도 관련

향후 계약 관련 사업을 인수 또는 양도할 가능성은 항상 존재하는 것이므로 사업이나 회사 인수 및 양도 시, 동 계약 내용의 적용 조항 포함. 통상 상대방의 사전동의(prior written consent)를 얻도록 규정함. 또는 일정한 조건으로 계약 적용범위 확대 또는 반대로 계약해지 등 규정.

 

5. Tax 관련

원천징수(Withholding Tax)의 지불주체 및 범위 규정. Withholding Tax는 미국 16.5%, 일본 10% 등 국가 마다 정해진 조세조약에 따름. 일반적으로 Licensor가 원천징수세를 부담하는 것이나, 개인 발명가나 작은 규모의 회사들이 특허권자일 경우 세금납부에 대한 논란도 많이 발생함. 개인 또는 적자 회사의 경우 한국에서 Withholding Tax를 납부하더라도 자국에서 세금공제, Income Tax에서 Credit 받을 수 없는 경우도 있기 때문.

 

KASAN_특허 Claim License 절차 – 3.pdf

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작성일시 : 2017.11.07 09:00
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1. 특허권자와 Technical Issue 협상

 

특허권자가 Claim Chart를 바탕으로 특허권의 내용 및 침해 주장 이유에 대한 설명을 하고, Claim 대상회사는 침해의 부당함을 기술적으로 주장하는 Technical Meeting을 함. 이 단계에서는 특허에 대한 비침해 논리 개발, 특허무효 논리를 포함한 모든 대응 논리를 찾아야 함.

 

Technical Meeting이 시작되면 협상은 보통 2달 간격으로, 빠르면 1달 간격으로 Meeting이 실시되는 경우도 있음. 이런 경우에도 특허분석이 완전히 끝나지 않고 내부 입장이 정리되지 않은 경우라면 이를 충분히 고려하여 Meeting일정을 정해야 할 것. 합리적인 이유가 없이 검토가 늦어지거나 일정이 지연되는 경우 상대방을 자극하여 소송 제기를 유발 할 수 있으므로 유의해야 함.

 

Technical Meeting을 통해 여러 Issue을 개발하여 상대방에게 제시하여 Homework 시간의 필요성을 부여함으로써 자연스럽게 Meeting 일정을 지연할 수도 있음.

 

Technical Meeting을 통해 비침해 주장, 무효 주장을 효과적으로 하지 못하고 협상이 진전 없이 지연될 경우 특허권자가 소송을 제기할 가능성 높아짐. 특허권자도 Technical Meeting을 통해 자신들 특허에 대한 약점을 발견하게 되는데 이런 것을 Claim 받은 회사가 제공하지 못한다면 특허권자가 소송을 제기하는 빌미를 제공할 수 있음. 상대방의 약점에 대해 충분히 지적을 한다면 특허권자도 소송을 제기 했을 경우, 자신들이 가질 수 있는 Risk도 볼 수 있으므로 해서 소송 발생 Risk를 줄일 수 있는 효과가 있을 것임.

 

또한, 협상 담당자도 협상내용을 회사에 보고해야 하고, Claim 받은 회사의 Offer 내용과 특허권자 회사의 기대 수준이 차이가 많을 경우에는 Technical Meeting을 통해서 제조업체에서 주장하는 비침해 및 무효 논리를 내부적으로 보고하여 Royalty를 인하할 수 있는 근거를 제공할 수 있으므로 결국 Technical Meeting License 협상 시 Royalty를 줄일 수 있는 명분을 줄 수 있는 좋은 기회임.

 

2. Business 협상

 

Technical Meeting이 끝나고 나서, 때로는 Technical Meeting과 병행하여 Business 협상을 함. 비즈니스 협상은 계약조건에 대해 논의하는 것으로서, Technical Meeting 결과 비침해 또는 무효 논리가 강하다면 굳이 비즈니스 협상에 들어갈 필요는 없음.

 

계약조건 등 검토사항

 

계약대상특허 (Licensed Patent) - 계약특허에 대해 정의할 때는 일반적으로는 특허권자가 보유하고 있는 모든 관련 특허들을 계약에 포함시키나, 협상에서 논의되었던 특허들만 포함 시키는 경우도 있다. 또한 표준특허 경우에는 대표특허 몇 개만 Annex 등에 표시하고 “All essential patents related to *** standard” 형식으로 표현하기도 함.

 

계약특허의 범위를 넓히는 것이 일반적으로는 Licensee에게 유리하나 때에 따라서는 불리할 수도 있으므로 범위를 어떻게 할 지에 대해서는 신중하게 고려할 필요 있음.

 

계약 지역 (Regional Scope) - 계약지역을 특허 등록 지역 전체로 할 것인지, 특정 국가에 한정할 것인지는 계약 제품의 영업지역을 고려함. 동일한 계약 금액이라면 계약 지역을 특허 등록 전 지역으로 하여 향후 사업 가능성에도 대비할 필요가 있음. 특허권자의 요구 금액도 높아질 수 있기 때문에 지역 확대 및 Royalty 금액의 상관 관계에 대한 고려 필요함.

 

Cross License 가능성 검토 - 제조업체가 가지고 있는 특허로 Counter Claim을 한 경우라면 해당 특허 Value를 충분히 인정받을 수 있도록 함. Valuation의 한 방법으로는 특허권자가 제시한 특허건수와 대상 제품의 매출액 또는 매출 수량과 제조업체가 제시한 특허 건수 및 대상 제품 매출액 또는 매출 수량을 비교하면서 논의할 수 있음.

 

경쟁업체 또는 동종업체의 계약 정보 입수 - 비즈니스 협상 시 이미 계약 체결한 경쟁업체 또는 동종업체의 정보가 있다면 협상에 도움됨. 특허권자의 First Offer는 터무니 없을 정도로 높은 경우도 있음. 어떤 경우에는 처음부터 합리적 금액 수준을 요구하는 경우도 있음. 관련 정보 없이 협상에 임할 시 협상 당사자가 어려움에 처할 수 있음. 계약정보 등 사전 정보 조사는 필수적임.

 

협상 가능 금액의 임계점 파악 - 비즈니스 협상 시에는 상대방 협상 책임자가 가진 최종 협상 가능 금액(Authority)을 알아내는 것이 매우 중요함. 상대방의 Offer가 내려오는 속도를 파악해 보는 것도 필요함. 협상 초기 양사간 Offer 금액이 내려가고 올라가는 상황에서는 특정한 논리를 바탕으로 협상이 진행되나, 일정 시간이 지나가면 논리 없이 최종 금액 만을 가지고 줄다리기를 하는 것도 발생함.

 

조기 계약자(Early Licensee)로서의 혜택 요구 - 특허권자가 특허 Licensing을 시작하는 단계라면, 성공 사례를 만드는 것이 향후 Licensing의 성패를 좌우할 중요한 요소임. 처음 계약하는 회사의 인지도가 높고 해당 제품 분야에서 손꼽히는 업체라면 이러한 Merit는 매우 클 것임. 따라서 Early Licensee되어 준다는 것은 특허권자 입장에서도 매우 큰 이익이므로 잘 활용하여 좋은 조건을 유도할 수 있음.

 

일반적으로 계약내용은 물론 계약의 체결 사실 자체도 비밀로 하지만, 종종 언론에 계약 사실을 Release할 것을 요구하는 경우도 있음. 특허권자가 Press Release를 통해 자신의 특허 Value에 대한 홍보효과를 의도한 것임. 특허권자 입장에서는 추가 계약을 이끌어 내는데 많은 도움이 되는 반면 Licensee 입장에서는 관련 사실이 공개되어 새로운 특허권자들에게 노출됨으로써 추가 Claim 받을 가능성이 높아지는 불리함도 있음.

 

Most Favored Royalty (or Most Favored Nations) - Early Licensee 자격으로 계약을 체결하는 경우 Reference 없이 계약을 했기 때문에 후발업체들의 계약 조건에 따라 불이익을 당할 수도 있고, 특히 협상을 담당했던 당사자는 매우 어려운 상황에 처할 수도 있음. 따라서, 조기 협상 타결 대가 또는 조건으로 특허권자가 후발업체들과 계약 시에는 더 좋은 조건으로 계약을 할 수 없게 하던가, 더 좋은 조건으로 계약 시 동일한 조건을 적용시켜 달라는 요구를 하여 Risk를 방지할 수 있음. 특허권자는 MFR 조항이 다른 업체와의 협상에서 불리하기 때문에 반대하는 경우가 많음.

 

KASAN_특허 Claim License 절차 – 2.pdf

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작성일시 : 2017.11.07 08:00
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(1) 특허 Claim Letter 접수

 

일반적으로 Licensing 담당부서로 직접 전달하기 보다 회사의 대표이사를 수신인으로 하는 경우가 많음. 회사 대표에게 직접 특허분쟁 사실을 통보함으로써 상대방을 압박하려는 의도임.

 

초기에는 특허침해를 주장하는 Claim Chart 등 구체적 내용 없이, 귀사에서 어떠한 기술에 대한 특허를 침해하고 있으므로 만나서 협의를 했으면 한다는 형식이 일반적임.

 

(2) Claim Letter에 대한 회신

 

NPE에서 불특정 다수의 제조업체를 대상으로 Claim Letter를 발송한 경우에는 Claim Letter 회신 시기를 늦추는 것도 고려. NPE가 아닌 특허권자가 특허기술을 사용할 수 있는 몇몇 회사에 대해서만 Claim Letter가 발송한 경우라면 회신을 미루는 것은 바람직하지 않음. 회신을 통해 특허권자와의 Communication 채널을 특허 담당부서로 변경할 필요도 있음.

 

다만, 통상 특허권자는 Claim Letter 회신회사에 대해 먼저 협상을 진행함. 특허권자에게 우선 협상 대상자로 지목되는 경우, 타 회사의 협상 진행 정보없이 최선에서 협상을 해야 하는 부담 있음. 이러한 점을 고려하여 Claim Letter 대한 회신시기 조정이 필요한 경우도 있음.

 

통상 회사 내 담당부서 또는 담당자의 Contact 정보를 알려주면서 특허권자가 침해라고 주장하는 부분에 대한 증빙으로 Claim Chart를 요구함.

 

(3) 내부적 대응 준비

 

사내 관련부서 통보 - 특허 Claim이 접수되면 회사 내 관련부서 즉, 생산, 구매, 영업, 연구, 경영기획 부서 등 관련부서에 관련 사실을 통보하여 대응 준비 착수. 개발 부서 등은 특허권과 침해 주장 제품에 대한 분석 작업을 실시하고, 영업 부서 등에서는 관련 제품 판매 현황을 파악하여 영업적인 Risk 분석을 실시함.

 

부품 공급업체 통보 - 특허 내용이 회사 내에서 개발한 제품이 아닌 제3자로부터 공급받는 부품일 경우에는 구매를 통해 부품 공급업체들에게 특허보증 요청 및 검토 필요함. 보증요청은 실질적인 금전적 보상을 받기 위한 목적도 있지만 외부 공급으로 인해 회사 내부에서 알 수 없는 기술 분석에 대한 도움을 받기 위해서도 매우 중요함.

 

(4) 특허 침해 분석

 

특허 분석 시에는 특허 Claim의 구성 요소 및 침해 주장 제품의 구성요소의 1:1 Matching 여부를 검토하는 All Element Rule을 기본으로 하여 검토하고, 특허청구범위의 의미가 모호한 경우에는 명세서 내용을 고려한 권리범위를 해석을 통해 청구항의 범위를 축소 주장할 여지는 없는지 검토하고, 특허출원경과(file wrapper)를 검토하여 출원과정에서 출원경과 금반언의 원칙을 적용할 여지는 없는지 검토하고, 특허분석 후 침해 가능성이 높다고 판단되는 경우에는, 관련 부서들과 회피 설계 가능성에 대한 검토 필요함.

 

(5) 무효 자료 조사

 

특허침해 여부 검토와는 별도로 특허무효 및 상대방의 권리범위 확장 해석을 방지하기 위해 무효자료 조사를 동시에 실시할 필요 있음. 무효자료 조사는 회사 자체적으로 실시 할 수도 있으나 국내외에 무효자료 조사를 전문으로 하는 기관들이 많이 있으므로 사안에 따라 활용 필요함.

 

(6) 외부 전문변호사 선정 및 Legal Opinion 준비

 

협상단계부터 외부의 전문변호사 조력을 받는 것이 바람직함. 특히 특허 라이센스 협상경험이 적은 회사라면 협상 Skill 뿐만 아니라 정보 수집 차원에서 외부 전문가의 도움 중요함.

 

향후 소송으로 발전할 경우, 미국실무상 고의침해(willful Infringement) 책임을 방어하기 위해 외부 전문변호사의 비침해 또는 특허무효에 대한 Legal Opinion을 확보해 두는 것이 필요함.

 

(7) Counter Claim 검토 및 준비

 

특허권자가 제품을 생산하고 있는 제조업체라면 그 회사가 판매하고 있는 제품 정보를 수집하고, 이들 제품에 대해 내부에 Counter Claim을 할 수 있는 특허가 있는지를 조사함.

 

Counter Claim의 목적을 협상에서 금액을 낮추기 위한 것인지, 소송까지도 감수하며 대응하기 위한 것인지를 명확하게 정하고 대응 수위를 결정하는 것이 필요함. Counter Claim하는 특허가 가치가 떨어지거나 상대방 회사의 관련 제품 매출이 작을 경우 오히려 상대방을 자극하여 협상을 어렵게 할 수 있기 때문.

 

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작성일시 : 2017.11.07 07:00
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1. 진술 및 보증조항의 문제

 

진술 및 보증조항은 다양한 계약에서 다양한 형식과 내용으로 포함될 수 있습니다. 예를 들면, 특허권에 관한 실시권 설정 등 license 계약에서 대상 기술이 제3자의 지재권을 침해하지 않는다는 보증을 요구하는 경우, 또는 해당 특허가 무효가 아니라는 보증을 요구하는 경우입니다.

 

만약, 계약의 일방 당사자가 그와 같은 가능성이 전혀 없다는 절대적 보증을 요구한다면, 불가능한 사항을 요구하는 것과 같기 때문에 비현실적입니다. 결국 100% 보증할 수는 없지만 어느 정도까지, 어떤 방식으로 보증하는 계약조항이면 계약을 진행할 것인지가 핵심쟁점입니다.

 

당연히 보증을 받고자 하는 측은 최대한으로, 보증책임을 부담하는 측은 최소한으로 그 범위를 설정하려 합니다. 그러나, 비현실적인 보증을 요구하거나 자기 입장을 끝까지 고집한다면 해당 계약이 성사되지 않을 것입니다. 따라서, 양측이 받아들일 수 있은 합리적인 조항, 계약실무상 관행적으로 통용되어 온 조항, 특히 국제적으로 통용되는 계약조항은 무엇인지 실무와 사례를 참고하여 결정하는 것이 바람직합니다.

 

2. 진술 및 보증조항에 관한 해결방안

 

계약실무상 흔히 사용되는 해결방안은 보증을 하는 측에 관련 사항에 대한 사전조사 및 검토를 요구하고, 그 결과 이상이 없다는 점을 보증하게 하는 것입니다. , 보증자가 알고 있는 범위 내에서 보증책임을 부담하는 방안입니다. , 자신도 모르고 있었거나 알 수 없었던 사실에 대해서는 추후 그 책임을 묻지 않는다는 것입니다. 이것을 knowledge qualifier qualification이라고 합니다.

 

3. 사례검토 - 기술 라이선스에서 보증조항

 

기술이전 라이선스 계약에서 계약 기술의 보증 조항의 예를 들어 보면 다음과 같습니다.

 

(1) 기술을 이전하는 갑은, 갑이 아는 범위 내에서 계약 기술이 제3자의 권리를 침해하지 않는다는 점을 보증한다. 다만, 그 이외에 계약기술의 신규성, 진보성, 기술성, 상업성, 시장 적합성, 경제성 기타 어떠한 상항에 대해서도 보증하지 아니한다.

 

(2) 갑은 향후 계약 기술이 제3자의 권리를 침해하는 것으로 판단되는 경우에도 책임을 지지 아니한다.

 

한편, 계약 기술에 관한 특허권에 관한 보증 조항의 예를 들면 다음과 같습니다.

 

(3) 갑은 계약기술에 대한 특허 등 지적재산권 등록이 무효 또는 취소되더라도 그로 인한 책임을 부담하지 아니한다. 갑은 계약 기술에 관한 등록이 무효로 된 경우에도 이미 지급받은 선급 실시료를 반환하지 않는다.

 

4. 사례검토 - 제품 수출 또는 판매계약에서 보증조항

 

특정 제품을 수출하거나 수입하는 경우 판매자가 그 제품 판매로 인해 타인의 지재권을 침해하지 않는다는 보증을 하는 경우도 많습니다. 이 때도 마찬가지로 절대적 보증은 비현실적이므로 인식의 범위로 한정해야 합니다. 이 경우 보증조항의 예를 들어 보면 다음과 같습니다.

 

The Seller has no knowledge of any infringement, or anticipated infringement to any IPRs of the other parties.

 

5. 정리 – 실현 가능한 범위 내에서 합리적 보증조항

 

절대적인 진술 및 보증은 원칙적으로 불가능하므로, 실현 가능한 합리적 보증을 요구하여야 합니다. 예를 들어, 특허유효성 보증이나 제3자의 권리 비침해 보증은 현실적으로 매우 어렵거나 불가능에 가깝기 때문에, 대안으로서 보증책임자에게 최선의 조사 및 검토 의무를 지우는 Best Effort 조항을 삽입하고, 그 결과에 따른 knowledge 범위로 제한하는 방안이 현실적입니다. 한편, 위와 같은 범위로 보증하는 경우에도 보증자 입장에서는 그 보증책임으로 손해배상을 하는 경우 그 범위를 본인이 수령한 Royalty 액수 내로 한정하는 방안이 바람직합니다.

 

KASAN_라이선스 등 계약에 포함된 보증조항에 대한 검토 및 해결방안.pdf

 

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작성일시 : 2017.11.06 13:00
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예문: 11 (기술보증면제) “산학협력단”은 “실시자”가 실시하는 “계약기술”이 제3자의 권리를 침해하지 않는다는 것을 보증하는 것은 아니며, “계약기술”의 실시에 의하여 “실시자”에게 발생한 제3자에 대한 실시료 지급을 포함하는 “실시자”의 어떠한 손실에 대해서도 “산학협력단”의 고의 또는 중과실이 인정되지 아니하는 범위 내에서는 책임을 지지 아니한다. 다만, “산학협력단”은 “계약기술”의 특허 출원, 등록 또는 유지를 위하여 최대한 노력한다.

 

예문: 30 [보증] "" ""에게 갑의 제품이 제3자의 지식재산권을 침해하지 아니함을 보증한다. 만일, "" ""제품을 위하여 제3자의 권리를 사용하여야 할 경우에는 사전에 ""에게 통보하여야 하고, ""은 제3자의 권리를 정당하게 취득하여 사용하여야 한다.

 

예문: 31 [면책] ""이 계약제품에 대하여 제3자로부터 지식재산권 침해에 관한 침해 경고, 심판 또는 소송 제기 등 분쟁이 발생한 경우, "" ""제품에 대해 ""을 면책하여야 한다. ""은 제품의 생산, 사용 또는 판매를 방해하는 제3자의 클레임 등을 예방할 수 있도록 최선의 노력을 다하여야 한다. ""은 위 분쟁이 발생한 경우 적극적으로 방어하여야 한다.

 

1. 보증조항 관련 쟁점

 

진술 및 보증조항은 계약에서 다양한 형식과 내용으로 사용됩니다. 예를 들어, 특허권 license 계약에서 대상 기술이 제3자의 지재권을 침해하지 않는다는 보증을 요구하는 경우, 해당 특허유효성 보증 등등 다양합니다.

 

만약, 일방 당사자가 그와 같은 가능성이 전혀 없다는 절대적 보증을 요구한다면 이것은 불가능을 요구하는 것과 같습니다. 비현실적이고 달성하기 어렵습니다. 결국 100% 보증할 수는 없지만 어느 정도까지, 어떤 방식으로 보증하는 계약조항이면 계약을 진행할 것인지가 핵심쟁점입니다.

 

보증을 받고자 하는 측은 최대한으로, 보증책임을 부담하는 측은 최소한으로 그 범위를 설정하려 합니다. 만약, 비현실적 보증을 요구하거나 자기 입장만을 끝까지 고집한다면 해당 계약이 성사되기 어려울 것입니다. 따라서, 양측이 받아들일 수 있는 합리적인 조항, 계약실무상 관행적으로 통용되어 온 조항, 특히 국제적으로 통용되는 계약조항은 무엇인지 등등 계약실무사례를 참고하여 판단하는 것이 바람직합니다.

 

반대측면에서의 보증면제조항도 마찬가지입니다. 절대적 보증면제가 아니라 예문에서 보듯 "고의 또는 중과실" 등을 한계 범위로 설정하는 방식의 합리적 보증면제가 현실적 방안입니다.

 

2. 보증조항에 대한 실무적 대응방안

 

현실적으로 가장 합리적인 보증방안은 보증을 하는 당사자에게 관련 사항에 대한 사전조사 및 검토를 요구하고, 그 결과 이상이 없다는 점을 보증하게 하는 것입니다. 보증자가 성실한 조사 및 검토를 한다는 부담을 안고, 그 결과 알고 있는 범위 내에서 보증책임을 부담하는 것입니다. , 자신도 모르고 있었거나 알 수도 없었던 사실에 대해까지 추후 무조건 책임을 묻는다는 것은 비현실적이고 비합리적입니다. 이와 같은 한계설정 방안을 "knowledge qualifier qualification"이라고 하며, 계약실무상 자주 활용하는 해결방안입니다.

 

예를 들어, 기술이전 라이선스 계약에서 계약 기술의 보증 조항을 다음과 같이 규정할 수 있습니다. "기술을 이전하는 "", 갑이 아는 범위 내에서 계약 기술이 제3자의 권리를 침해하지 않는다는 점을 보증한다."

 

제품수출 또는 판매계약에서 보증조항의 예문은 다음과 같습니다. The Seller has no knowledge of any infringement, or anticipated infringement to any IPRs of the other parties.” 제품을 수출하거나 수입하는 경우 판매자가 그 제품 판매로 인해 타인의 지재권을 침해하지 않는다는 보증을 요구하는 경우도 많지만, 이 때도 마찬가지로 절대적 보증은 비현실적이므로 인식범위로 한정하는 것이 합리적 방안입니다.

 

3. 현실적인 보증조항

 

절대적인 진술 및 보증은 원칙적으로 불가능하므로, 실현 가능한 합리적 보증이 바람직합니다. 특허유효성 보증이나 제3자의 권리 비침해 보증은 현실적으로 매우 어렵거나 불가능에 가깝습니다. 따라서, 보증책임자에게 최선의 조사 및 검토 의무를 지우는 best efforts 조항을 삽입하고, 그 결과에 따른 knowledge 범위로 제한하는 방안이 바람직합니다.

 

또한, 위와 같은 범위로 보증하는 경우에도 보증자 입장에서는 그 보증책임으로 손해배상 책임범위를 본인이 수령한 royalty 총액 또는 매출이나 수익의 총액 등으로 한정하는 방안이 바람직합니다.

 

KASAN_라이선스 계약에서 보증조항 및 실무적 대응방안.pdf

 

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작성일시 : 2017.11.06 12:00
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1. 다양한 이유로 체결하는 독점판매계약에서 계약종료시 보상청구권이 자주 쟁점으로 대두됩니다. 원칙적으로 우리 상법의 대리상 계약에 해당하는 agent 계약과 판매점 계약에 해당하는 distributor 계약은 서로 구분되고, 대리상이 아닌 판매상의 경우 보상청구권을 인정하지 않습니다. 다만, 예외적인 입법예로서 벨기에는 대리상은 물론이고 계약기간을 정하지 않은 독점판매점까지도 계약종료시 보상청구권을 인정합니다.

 

2. 실무적으로는 독점판매계약의 종료시에도 대리상의 보상청구권 법리를 유추적용할 수 있는지 여부입니다. 우리나라 대법원 판례도 형식적으로 독점판매계약이지만 실질적으로 대리상(agent)와 같은 특별한 경우에는 상법의 대리상 보상규정을 유추적용하여 보상청구권을 인정할 수 있다고 판결하였습니다. 다만, 그 요건을 상당히 엄격하게 보는 입장입니다.

 

3. 해외진출을 위해 외국회사와 독점판매계약을 체결하는 경우 계약종료시 상대방의 보상청구권에 관한 우리나라 상법 등 법령 뿐만 아니라 해당국가 법령을 신중하게 검토해야 합니다. 국제계약 실무상 통상적으로 보상청구권 사전포기 조항을 넣는 것이 바람직합니다. 이때 해당 국가에서 보상청구권 조항을 강행규정으로 보고, 보상청구권 사전 포기조항을 무효로 보는지도 체크할 포인트입니다. 독일 등 소수의 유럽국가를 제외하고 보상청구권 사전 포기조항은 유효합니다.

 

4. 당사자는 계약내용을 자유롭게 정할 수 있지만, 일정한 한계를 벗어나면 민법 제103조 위반으로 무효입니다. 여기서 계약무효 사유인 ‘반사회질서의 법률행위’는 법률행위의 목적인 권리의무의 내용이 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반되는 경우뿐만 아니라, 그 내용 자체는 반사회질서적인 것이 아니라고 하여도 법적으로 이를 강제하거나 법률행위에 사회질서의 근간에 반하는 조건 또는 금전적인 대가가 결부됨으로써 그 법률행위가 반사회질서적 성질을 띠게 되는 경우 및 표시되거나 상대방에게 알려진 법률행위의 동기가 반사회질서적인 경우를 포함합니다.

 

5. 독점계약 체결 후 상황이 최초 예상과 달리 전개될 경우 당사자가 부담할 Risk가 크고 계약상 융통성이 거의 없기 때문에 그 해결도 어렵습니다. 따라서 독점계약은 체결할 때부터 관련 Risk를 두루 점검해보고 그 해결방안을 계약서에 포함시키는 것이 좋습니다. 예를 들어, 특허기술의 독점실시를 위한 특허권 전용실시권 설정 라이선스 계약이라면 실시자 licensee에게 최소 제조 및 판매수량 또는 최소 로열티 지급액 등을 미리 설정해 두어야 합니다. 전용실시권 설정으로 특허권자 자신도 실시할 수 없을 뿐만 아니라 제3자 실시허락도 불가능하기 때문에, 특허권자 licensor는 수익을 전혀 얻을 수 없는 상황에 처할 수도 있습니다.

 

6. 특허기술의 독점실시 라이선스 계약뿐만 아니라 공동개발 및 독점공급계약이나 독점판매 계약에서도 유사한 Risk가 있습니다. 원료에 대한 독점공급계약을 체결하였으나 그 공급가격이 너무 비싸서 최종 제품의 경쟁력을 확보할 수 없는 경우도 있습니다. 특히 제3자로부터 훨씬 낮은 가격에 동일한 원료를 공급받을 수 있다면 그 부담은 더욱 커질 것입니다. 그와 같은 경우 독점계약관계를 비독점 계약관계로 전환할 수 있다는 조건을 미리 둔다면 관련 문제를 쉽게 해결할 수 있습니다.

 

7. 계약자유의 원칙상 각 당사자는 그 의사에 따라 계약을 체결하거나 하지 않을 자유가 있습니다. 각자 책임으로 계약 관련 비용도 부담하는 것이 원칙입니다. 계약이 성립된 경우에만 비로소 계약상 책임이 발생합니다. 계약협상 후 계약체결을 거절할 수 있지만 예외적으로 그 과정에서 불법행위 성립이 인정되면 불법행위로 인한 손해배상 책임을 인정할 수 있습니다. 그러나 일방이 교섭단계에서 계약이 확실하게 체결되리라는 정당한 기대 내지 신뢰를 부여하여 상대방이 그 신뢰에 따라 행동하였음에도 상당한 이유 없이 계약의 체결을 거부하여 손해를 입혔다면 이는 신의성실의 원칙에 비추어 볼 때 계약자유 원칙의 한계를 넘는 위법한 행위로서 불법행위를 구성합니다(대법원 2001. 6. 15. 선고 9940418 판결). 계약자유 원칙의 한계를 넘는 위법한 행위로서 불법행위를 구성한다는 취지입니다. 다만, 계약자유의 원칙에 대한 예외적 책임이므로 엄격하게 제한적으로 적용합니다.

 

8. 계약위반에 따른 손해배상은 통상손해를 그 한도로 합니다. 후속 개발일정 지연에 따른 손해 등은 특별손해로, 민법 제393조 제2항 “특별한 사정으로 인한 손해는 채무자가 이를 알았거나 알 수 있었을 때에 한하여 배상의 책임이 있다”에 따라 매우 제한적으로 인정됩니다. 다만, 특별손해 배상책임에 대한 요건으로서 채무자의 예견가능성은 채권성립시가 아니라 채무불이행시를 기준으로 판단하고(대법원 1985. 9. 10. 선고 841532 판결), 그 예견 대상이 되는 것은 그와 같은 특별한 사정의 존재만이고 그러한 사정에 의하여 발생한 손해의 액수까지 알았거나 알 수 있어야 하는 것은 아닙니다(대법원 2002. 10. 25. 선고 200223598 판결).

 

9. 계약서에 기술보증을 요구하는 경우 그 책임범위가 문제됩니다. 대법원은 최근 계약체결 당시 상대방이 진술 및 보증조항의 위반사실을 이미 알고 있었다고 해도 계약서의 보증조항의 효력을 함부로 부정할 수 없다고 판결하였습니다. 서울고등법원 판결에서, ‘계약체결 당시 상대방이 이미 진술 및 보증 조항의 위반사실을 알고 있었고, 계약협상 및 가격산정에 반영할 수 있었음에도 방치하였다가 이후 위반사실이 존재한다는 사정을 들어 손해배상 책임을 묻는 것은 공평의 이념 및 신의칙상 허용될 수 없다’고 판결한 것을 뒤집은 것입니다. 일단 진술 및 보증조항에 동의하고, 나중에 가서 해결하는 것은 어렵습니다.

 

10. 현실적으로 가장 합리적인 보증방안은 보증을 하는 당사자에게 관련 사항에 대한 사전조사 및 검토를 요구하고, 그 결과 이상이 없다는 점을 보증하게 하는 것입니다. 보증자가 성실한 조사 및 검토를 한다는 부담을 안고, 그 결과 알고 있는 범위 내에서 보증책임을 부담하는 것입니다. , 자신도 모르고 있었거나 알 수도 없었던 사실에 대해까지 추후 무조건 책임을 묻는다는 것은 비현실적이고 비합리적입니다. 이와 같은 한계설정 방안을 "knowledge qualifier qualification"이라고 합니다. 예문 - "기술을 이전하는 "", 갑이 아는 범위 내에서 계약 기술이 제3자의 권리를 침해하지 않는다는 점을 보증한다."

 

11. 기술이전 License, Collaboration Agreement 실무에서 기술보유자 licensor는 자금 압박 때문에 당장 눈앞에 보이는 royalty 금액을 가장 중시하기 마련입니다. 그러나 장기적 관점에서 보면, 해당 기술뿐만 아니라 모든 연구개발정보, 경험, 축적된 knowhow, patent portfolio, 연구인력 등을 포함한 회사 전체를 M&A로 매각할 때 가장 큰 가치를 얻을 수 있습니다. 기술개발이 잘 진행되면 M&A로 훨씬 더 높은 가격으로 거래할 기회가 있다는 점을 염두에 두어야 할 것입니다. M&A 매수회사로서는 존재하는 license contract 존재에도 불구하고 그 기술의 상업적 개발로 인해 충분한 이익을 거둘 수 있어야만 합니다. 당시 기술이전 License, collaboration Agreement에서 상황에 따라 선택할 수 있는 option contract, opt in 조항을 두어 향후 제품 개발과 판매에 참여할 수 있는 권리, 이익 분배권, 사업활동 자유의 범위, change of control 등 장래 권리를 확보하고 있다면 높은 가치를 받을 수 있을 것입니다.

 

12. License 후 공동연구개발을 진행하지만 완료까지 오랜 기간이 소요되는 경우, 기술보유 licensor 벤처회사가 투자유치 또는 M&A 등으로 지배권 변동이 발생하기도 합니다. Licensee 경쟁회사에서 licensor 회사를 M&A하는 경우는 물론, 제품라인이 중복되거나 연구개발전략이 전혀 달리하는 등 다양한 사유로 collaboration 관계를 지속하기 어려운 상황을 맞기도 합니다. 이와 같은 상황에 대비하여 처리방안을 규정한 계약조항을 미리 두는 것이 필요할 것입니다.

 

KASAN_국제계약 실무 관련 몇 가지 포인트.pdf

 

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작성일시 : 2017.11.06 11:00
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예문: Either Party shall have the right to terminate this Agreement, provided that the Party intending to terminate the Agreement shall provide one hundred twenty (120) days prior written notice to the other Party and a reasonable reason for termination of this Agreement.

 

예문: Each party agreed to use best efforts to take all actions necessary or desirable to consummate the transactions contemplated by this Agreement.

 

1. 불명확한 영문 표현

 

불명확하고 추상적인 표현은 가능하면 계약서에 사용하지 않는 것이 바람직합니다. 그러나 회피하고 싶어도 ""측에서 고수하여 어쩔 수 없는 상황도 있습니다. 예를 들면, 외국회사와 독점수입판매계약을 체결하면서 국내회사에게 그 제품판매를 위해 가능한 최선의 노력(best efforts)을 다해야 한다는 조항을 넣을 수 있습니다. 국내회사 노력에도 불구하고 판매가 부진하면 위 계약조항의 위반여부를 둘러싸고 분쟁이 발생할 수 있습니다.

 

또한, 합리적인 이유(reasonable reason)를 제시할 수 있다면 언제든지 일정기간 사전 최고기간을 거쳐 그 계약을 해지할 수 있다는 조항도 분쟁의 소지가 많습니다. 이것도 ""은 피하고 싶지만 ""측에서 고수한다면 어쩔 수 없습니다.

 

2. 불명확한 영문표현의 해석

 

추상적이고 불명확한 용어라고 해도 그 의미와 적용범위를 전혀 짐작할 수 없는 정도는 아닙니다. 통상 계약규범으로서 역할을 할 수 있는 한정된 범위로 해석할 수 있습니다.

 

예를 들어, "reasonable reason"은 그 계약의 해당업계에서 통용되는 합리적 상식에 기초한 계약해지 사유로 보아야 할 것입니다. 계약수행이 객관적으로 불가능한 force majeure는 물론 그보다 약하지만 영미법상의 frustration(우리법의 사정변경의 원칙을 적용할만한 사유 등)에 해당하는 사유라면 이에 해당하여 계약해지를 할 수 있을 것입니다. 나아가, frustration 보다 더 약한 사유이지만 그와 유사한 정도이거나 그와는 구별될 수 있지만 계약서에서 명시적으로 열거한 계약해지 사유와 동급으로 판단되는 사유하면 이에 해당한다고 볼 수 있습니다.

 

한편, 그보다 더 약한 사유까지 그 스펙트럼을 아무리 확장한다고 해도 일방 당사자가 원하면 언제라도 자유롭게 계약해지를 할 수 있다는 의미로 해석할 수 없습니다. 참고로, 임의 해지에 해당하는 영문표현으로는 "termination for convenience at any time" 또는 "termination at will"이라는 분명하게 구별할 수 있는 별도의 계약문언이 사용됩니다.

 

한편, best efforts” 또는 “best endeavours”는 “최선의 노력” 또는 “최대한의 노력”으로 번역될 수 있지만 무한정의 노력을 의미하는 것이 아닙니다. 영미판례법에 따르면, 그 범위는 자신의 이익과 결과달성을 위한 열망에 따라 행동하는 신중하고 이성적이며 굳게 결심한 사람이 수행할 것을 믿어지는 조치나 단계를 모두 거쳤다면 최선의 노력을 다한 것으로 평가할 수 있습니다. 그보다 더 나아가 심각한 재정적 위험을 감수하거나 자신의 상업적 기반 등을 약화시키면서까지 노력을 다할 필요는 없고, 실패할 것이 명백한 조치를 취할 것을 요구할 수 없습니다.

 

3. 실무적 대응방안

 

계약서에서 추상적, 불명확한 용어를 사용하지 않는 것이 최선입니다. 피할 수 없는 경우에도 계약문언의 의미를 미리 알고 대처한다면 그 리스크를 적절하게 관리할 수 있습니다. 추상적 용어와 동일선상에 있는 것으로 볼 수 있어 그 용어나 표현의 의미를 해석하는데 기준이 될 수 있는 용어나 표현들을 병렬로 넣어둔다면 큰 도움이 될 것입니다.

 

그리고 계약서 문언에는 반영되지 않더라도 그 용어에 관한 당사자의 의사를 엿볼 수 있는 메모, 회의록, 협상 이메일 등 보조자료를 잘 보존한다면 추후 분쟁을 해결하는데 도움이 될 것입니다.

 

예를 들어, 최선노력조항이라면 법적 위험을 줄이기 위해서는 노력조항에 따라 당사자가 구체적으로 어떤 의무를 부담하게 되는지 리스트업하여 계약서에 부속문서로 명시하거나 적어도 사전에 메모라도 교환하는 것이 안전합니다. 또한 노력조항의 범위도 간접적으로 제한할 수 있으므로 노력조항의 충족을 위해 투입해야 하는 업무시간, 예산, 인적자원 등의 범위를 한정하는 방법으로 리스크를 줄일 수도 있습니다.

 

KASAN_영문계약서에 사용되는 reasonable reason이나 “best efforts” 등 추상적이고 불명확

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작성일시 : 2017.11.06 10:00
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1. 당사자의 의무 : shall (또는 “will ...", "is obligated to...")

 

• 법적 의미: 법적 의무로서 이행강제 또는 작위 의무 (impose an obligation to act), **단순미래 표현과 구별 필요!

• 법적 효과: 불이행시 계약위반 구성 (불이행에 대한 법적 강제력이 필요한 경우)

• 비교 - shall not: 하지 않기로 한다… 不作爲(특정행위를 하지 않을)의무를 의미함. 관례적으로 "권리의 부정(may not... 할 수 없다)"와 동일한 의미 표현으로 사용하기도 함.

 

2. 당사자의 권리 : may (또는 “be entitled to...", "has the right to…)

 

• 법적 의미: 법적으로 행사할 수 있는 권리를 의미

• 법적 효과: 1) 상대방(채무자)이 권리행사에 응하지 않을 경우, 손해배상 청구요건을 구성. 2) 채권자는 권리를 행사하지 않아도 무방함(à 권리의 포기). , 채무자 또는 제3자에게 권리행사에 대응하는 특별한 이해관계 있을 경우에는 의무적 권리행사 요구 가능함.

 

• 비교 - may not : 할 수 없다… 권리박탈, 부정 또는 금지를 의미함  

 

3. 기일 및 기간

 

on : 일정한 날짜(期日)

after : 기재한 그 날은 포함하지 않음(표시된 일자의 다음 날부터 기간 계산 시작).

before : 기재한 날 포함하지 않음(표시된 일자의 前日이 기간의 終期).

commencing with/on : 기재한 날 포함(표시된 일자부터 기간 계산 시작

from, as of : 기재한 날 포함(표시된 일자부터 기간 계산 시작

by : 表示期日 포함(표시된 일자가 기간의 終期).

to, until, till, ending, with, through, on or before 표시된 기일을 포함

 

4. 조건 및 단서

 

. 동의/합의 조건

 

at ("upon", "with", "by", "after") the (prior written) consent (agreement) of party A (또는 "between the parties") : party A (사전서면) 동의에 따라 / 당사자간의 (사전서면) 합의에 따라

 

. 협의 조건

 

at ("upon", "with", "by", "after") the (prior/mutual) consultation between the parties : 당사자간의 (사전)협의에 의하여, 당사자간의 합의(consent/agreement)단계까지는 이르지 않더라도 협의과정 만큼은 반드시 거쳐야 할 경우에 사용. 합의에 비하여 완화된 의미.

 

. 당사자 자유재량

 

at the (sole) discretion of party A : party A (단독) 자유재량에 의거하여 ("at party As (sole) discretion"으로도 사용) (특정행위의 실행여부 등을 party A의 임의적 판단에 완전히 일임한다는 의미

 

. 단서 조건

 

Provided that : 다만, ...인 경우에 ("provided, however, that... “는 강조 표현)

subject to : ...을 조건으로 하여 ("under the terms and conditions that(of)"와 같은 뜻)

unless otherwise specified in (A) : (A)에 달리 명시되지 않는 한

except that(unless and until) : ...의 경우를 제외하고

except as otherwise specified in (A) : (A)에 명시된 것을 제외하고

except with the prior written consent of: 사전서면승낙을 제외하고

 

. 비용(책임)부담

 

at the cost (and liability/risk) of party A : party A의 비용(책임/위험) 부담으로 ("at party As cost (and liability/risk)"로도 사용)

 

+ 귀책사유 표현 • arisen from (또는 for) the reason attributable (또는 "due") to party A : party A에게 책임 있는 사유로 인한

 

. 다른 청구권과 경합 또는 독립

 

without prejudice to all of any other claims: 다른 claim 청구에 아무런 영향을 미치지 않는 상태로 (, 다른 청구권은 유효하게 존속, 추후 별도의 책임추궁이 가능함 의미)

 

without prejudice to other remedies available under the applicable laws : 법률로 인정되는 구제방법에 영향을 미치지 않고 … (, 법률로 인정되는 손해배상청구권 등 구제 방법에도 추가 청구할 있음. 병행 청구할 수 있다는 의미)

 

without prejudice to the generality of the foregoing : 상기 원칙을 전제하여(앞서 일반원칙을 언급하고 후에 예시적으로 규정하고자 할 때 문두에 삽입하는 문구로서, 이후에 서술하는 예시적 내용은 어디까지나 원칙에 위배하지 않음을 의미함)

 

with prejudice to all of any other claims : 다른 claim 일체를 모두 합쳐 일괄적으로 (통상 포괄적인 분쟁 settle시 사용하는 것으로 추후에는 별도의 책임 추궁을 할 수 없음에 주의)

 

. 기타 사용빈도가 높은 표현

 

• 준용규정: (A) shall be applied MUTATIS MUTANDIS to (B) : A B (적절한 변경을 가하여) 준용됨

 

• 예시 표현: including, but not limited to (또는 "without limitation"), A : A을 포함하여,  예시에 불과하고 추가 포함 가능성 표현

 

• 한정 열거 표현: "including only" - 열거하는 것이 전부라는 의미. 한정적 열거

 

• 상충관계 조정 표현 : Notwithstanding any other provisions herein to the contrary : 다른 상충되는 규정에도 불구하고 (어떠한 규정이 다른 규정과 상충되는 부분이 있는 경우 해당 규정의 문두에 삽입함으로써 다른 규정보다 우선 적용할 수 있는 효력을 부여함)

 

• 기타 관용적 계약문구 표현 - hereof: of this writing, ‘이 서면상의’ 또는 ‘이 계약서의’의 뜻으로 사용되며, 예컨대 ‘in accordance with the provision hereof’에서 hereof는 이 계약서를 의미함

 

hereafter: after this writing, ‘이 서면계약서 이후에는, 동 문서 이후에는’이라는 뜻의 미래를 표시하는 말, 그러나 계약서 또는 문서의 체결시점 이후를 표시하는지 아니면 계약서의 발효시점 이후를 의미하는지가 명확하지 않기 때문에 “on and after the effective date of this contract of this writing”와 같이 가능한 한 이를 명확히 표시하는 것이 바람직함

 

hereby : by means of this writing(이 계약서 또는 문서에 의해) right now by means of this writing(이 계약 또는 문서에 의해 즉시)라는 의미를 포함함, ②의 의미로 사용하는 경우에는 ‘hereafter’처럼 ‘계약 혹은 문서의 작성과 동시에’라는 의미인지 또는 ‘계약이나 문서의 발효와 동시에’라는 의미인지 애매하므로 명확하게 그 시점을 표시하는 표현을 사용하는 것이 좋음

 

hereinafter : after this writing, ‘이 계약서 또는 문서 중의 이하에 있어서’라는 의미로, 이 말이 있는 곳으로부터 그 계약서 혹은 문서의 말미까지의 범위를 의미

 

heretofore, hereunto : before this writing’ 또는 ‘into this writing, ‘이 계약서 또는 문서 이전에’라는 의미로 대상이 되는 계약서 또는 문서보다 이전의 시간을 나타내는 표현이지만, 그 작성 이전을 나타내는지 아니면 그 발효시점 이전을 나타내는지 애매하므로 기준이 되는 시점을 분명하게 하는 표현, 예컨대 ‘on or before the effective date of this contract’와 같이 표현하는 것이 바람직함

 

KASAN_영문계약서 용어 해설.pdf

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작성일시 : 2017.11.06 09:30
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부동산 매매계약 또는 임대차계약을 하면서 다운계약서를 작성하는 경우가 많습니다. 사실과 다른 허위계약서이고, 다운계약서를 세무서에 제출하는 등 행위는 불법행위입니다. 다운 계약서에 관한 당사자의 책임을 간략하게 살펴봅니다.

 

1. 매도인 또는 임대인의 책임

 

매도인 또는 임대인은 다운계약서로 종합소득세, 부가가치세, 종합소득세를 적게 내게, 그것을 근거로 산정된 건강보험료, 국민연금 등에서도 이익을 봅니다. 불법행위입니다. 적발되면 당연히 이러한 이익을 납부해야 하고, 국세기본법 제47조의3 2 1호에 의해 부가가치세 및 종합소득세에 대한 40%의 과소신고가산세 및 동법 제47조의4 납부불성실가산세도 납부해야 합니다.

 

다운계약서의 작성으로 조세범 처벌법 제3조 제6 2호의 세금포탈 행위에 해당할 수 있고, 관계기관의 고발이 있으면 제3조 제1항에 의해 형사처벌을 받을 수 있습니다.

 

2. 임차인의 책임

 

임차인은 다운계약서의 작성으로 인해 비용이 줄어드는 결과가 생깁니다. 반면, 주택 또는 상가임대차보호법의 대상이 아닌 계약이 다운계약서에 따라 그 대상 범위에 포함되는 경우, 임차인은 동법에 의한 보호를 받게 됩니다. 다만, 그 범위는 실제 계약이 아닌 다운계약서 상에 기재된 보증금 및 차임을 한도로 정해집니다.

 

계약연장에 실패한 임차인들 중에는 임대인에 대하여 다운계약서 작성사실을 수사기관이나 세무서에 신고하겠다고 고지하는 경우가 있는데 일반적인 범위 안에서는 문제가 없지만, 이러한 행위가 지나치다 판단되면 형법상 협박죄에 해당할 수 있으며, 만일 이를 통해 금전 등의 이익을 얻었다면 공갈죄에 해당할 수 있습니다.

 

KASAN_다운(down) 계약서 관련 법적 책임.pdf

 

 

 

작성일시 : 2017.10.16 12:00
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1. 쟁점

 

권리금 계약이나 임대차계약, 매매계약 등 각종 계약에서 계약금을 정하고 계약을 하는 경우가 대부분입니다. 민법은 계약금은 원칙적으로 해약금으로 봅니다. 따라서 당사자 매수인은 이를 포기하거나 반대로 매도인은 그 배액을 상환함으로써 계약 파기가 가능합니다 (민법 제565조 제1).

 

그런데 계약으로 정한 계약금 중 일부만 지급한 후 계약파기에 이른 경우 지급된 계약금이 해약금인지, 아니면 계약금으로 정한 금액 전부가 해약금이 되는 것인지 문제됩니다. 관련 대법원 판결을 간략하게 소개합니다.

 

2. 대법원 판결요지

 

- “실제 받은 계약금이 아니라약정계약금을 해약금의 기준으로 봄.

판결 이유 : 계약금이 일부만 지급된 경우에도실제 교부받은 계약금의 배액만을 상환하여 계약을 해제할 수 있다면 이는 당사자가 일정한 금액을 계약금으로 정한 의사에 반하게 될 뿐 아니라, 교부받은 금원이 소액일 경우에는 사실상 계약을 자유로이 해제할 수 있어 계약의 구속력이 약화되는 결과가 되어 부당하기 때문에, 계약금 일부만 지급된 경우 수령자가 매매계약을 해제할 수 있다고 하더라도 해약금의 기준이 되는 금원은실제 교부받은 계약금이 아니라약정 계약금이라고 봄이 타당하다.”

 

교부받은 계약금의 배액으로 해제를 인정하게되는 것은 계약금을 소액만 먼저 지급하게 되면 계약을 사실상 자유로이 해제할 수 있는 결과가 되기 때문에 부당하다는 것입니다.

 

3. 실무적 유의사항

 

. 실제로 계약금의 일부만 지급하고 가계약이라고 하는 것은 매우 위험한 것입니다. 가계약을 하려면 가계약을 별도로 하는 것이 옳은 방법입니다.

 

. 추가적으로 계약의 해제에 있어서 해약금 외에 위약벌, 손해배상의 예정 등이 있는지 살펴보아야 합니다.

 

. 소액의 계약은 표준계약서를 이용하면 좋습니다. 그러나 규모가 큰 계약의 경우 법률전문가의 도움을 받는 것이 바람직합니다.  

 

. 원만한 합의를 통하여 계약을 회복할 수 없는 경우 반드시 전문가와 상의를 하는 것이 좋습니다. 섣부른 판단으로 내용증명을 발송하는 등 서둘 필요는 없습니다.

 

KASAN_약정 계약금 중 일부만 지급된 후 계약파기와 해약금.pdf

 

 

작성일시 : 2017.10.16 11:00
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1. 사실관계 및 쟁점

 

임차인 A 2010. 8. 31.경 임대인 B와 사이에 상가를 보증금 약 4억원, 월 임대료 약 7백만원, 임대차기간 2010. 9. 1. ~ 2015. 8. 31.으로 한 임대차계약을 체결하였습니다. 관련 계약서 조항은 다음과 같습니다.

 

7(연체료 및 지체상금) ① 원고가 본 계약에 따라 피고에게 지급하여야 할 임대보증금과 월임대료, 관리비 기타 금전채무를 체납한 경우에는, 납부일자로부터 체납일수에 대하여 체납금액에 연 19%의 비율을 곱하여 산정한 연체료를 가산하여 납부하여야 하며, 납부액이 원고의 그 당시 피고에 대한 채무액 전부를 상환하기에 부족한 경우 연체료, 관리비, 월임대료, 임대보증금의 순서로 납부한 것으로 본다.

 

21(계약해지) ② 전항 각 호에 해당하는 사유로 본 임대차계약을 해지한 경우에는 피고는 임대보증금의 총액의 10%에 해당하는 금액을 위약벌로써 몰취하며, 원고는 목적물을 명도하는 날까지 발생한 임대료 및 관리비를 피고에게 지급하여야 한다. 이 때 피고는 위 금액을 원고에게 반환하여야 할 임대보증금에서 우선 공제할 수 있다.

 

임대인은 월차임 연체를 이유로 임차인에게 계약해지를 통보하고, 계약서 제21조에 따라 임대차 보증금의 10%를 위약벌로 몰취한 후 그 차액에 해당하는 임대차보증금을 반환하였습니다. 이에 임차인 A(원고)가 위약벌로 몰취한 금액이 부당하게 과다하여 무효라고 주장합니다.

 

2. 관련 법규정 및 법리 - 위약금과 위약벌의 구별 및 차이점

 

A. 위약금

 

민법 제398(배상액의 예정) ① 당사자는 채무불이행에 관한 손해배상액을 예정할 수 있다.

 

위약금이란 "채무 불이행에 관한 손해배상액" 으로 당사자는 실제 손해액을 산정하기 어려운 경우를 대비하여 위약금을 미리 정해 놓을 수 있습니다. 민법 제565조 제1항에 따라 계약서에 아무 말이 없어도 계약금을 해약금으로 보나 위약금으로는 보지 않습니다. 계약서에계약금을 위약금으로 본다라는 특약이 있어야만 한다는 것이 판례 입장입니다(9554693).

 

B. 위약벌

 

민법 제398(배상액의 예정) ④ 위약금의 약정은 손해배상액의 예정으로 추정한다.

 

일반적으로 위약금에는 두 가지 성질이 있다고 보는데 손해배상액의 예정과 위약벌이 그 것입니다. 우리 민법은 위의 조항을 둠으로써, 위약금을 손해배상액의 예정으로 보고, 특별한 사정이 있을 경우에만 위약벌로 보고 있습니다. 그래서 위약금이라고 하면 손해배상액의 예정을 말하는 것입니다. 위약벌은 채무자에게 심리적인 압박을 통해 계약의 이행을 강제하기 위하여 손해배상과는 상관없이 물릴 수 있는 벌금같은 것으로 위약금보다 큰 경우가 많습니다.

 

그렇다면 이 둘의 중요한 차이점은 무엇일까요?

 

우선 민법 제398조 제2항에 의하면, 손해배상의 예정액이 부당히 과다한 경우에는 법원이 이를 적당히 감액할 수 있다고 규정하고 있는바, 위약금은 법원은 직권으로 이를 감액할 수 있습니다(대법원 200035771 판결).

 

그러나 위약벌의 약정은 채무의 이행을 확보하기 위하여 정해지는 것으로서 손해배상의 예정과는 그 내용이 다르므로 손해배상의 예정에 관한 민법 제398조 제2항을 유추 적용하여 법원이 직권으로 그 금액을 감액할 수는 없습니다(대법원 9246905 판결). 다만 위약벌은 그 의무의 강제에 의하여 얻어지는 채권자의 이익에 비하여 약정된 벌이 과도하게 무거울 때에는 그 일부 또는 전부가 공서양속에 반하여 무효가 됩니다(대법원 9246905 판결). 결국 위약벌로 인정되면 그 금액이 부당하게 과다하다고 주장 및 입증하지 않는 이상 감액을 할 수 없는 것입니다.

 

그렇다면 어떠한 약정이 유효한 위약벌로 인정이 되는 것일까요?

 

. 위약금은 민법 제398조 제4항에 의하여 손해배상액의 예정으로 추정되므로 위약금이 위약벌로 해석되기 위하여는 특별한 사정이 주장·입증되어야 합니다(대법원 200035771 판결)

 

. 그 의무의 강제에 의하여 얻어지는 채권자의 이익에 비하여 약정된 벌이 과도하게 무거우면 안됩니다(대법원 9246905 판결).

 

3. 판결요지

 

. 특별한 사정의 존재 여부

 

1) 이 사건 계약 제21조 제2항은위약벌이라는 문구를 사용하고 있는 점

2) 이 사건 계약에 계약 종료 후 명도 및 원상회복 지체로 인한 손해배상책임은 따로 규정하고 있는 점

 

위에 따라 특별한 사정이 인정되어 이 사건 계약 제21조 제2항은 임차인의 채무이행을 확보하기 위한 위약벌을 정한 것으로 법원은 판단하였습니다,

 

. 약정된 위약벌이 과도한지 여부

 

1) 이 사건 계약이 차임 연체를 이유로 해지되는 경우 피고는 연체차임 및 관리비에 대하여 연 19%의 비율로 계산한 지연 손해금을 가산하여 지급받음으로써 원고의 채무불이행에 따른 손해를 보전 받을 수 있는 점

 

2) 인도 및 원상회복 지연으로 인한 손해에 대하여는 월 차임의 2배에 해당하는 손해배상예정액이 별도로 약정되어 있는 점

 

3) 이 사건 계약 위약벌 약정에 기한위약벌금은 원고의 월 차임의 5배 이상으로서 상당히 많은 금액인 점

 

위에 따라 임대인의 이익에 비해 임차인에게 가해지는 불이익이 과도하게 무거우므로, 보증금의 5% 상당의 범위 내에서만 유효하고 이를 초과하는 나머지 부분은 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하여 무효라고 판단하였습니다.

 

4. 시사점

 

이 사건은 결국 임차인에게 가해지는 불이익이 과도하게 무거운가 여부가 중요한 문제입니다. 이는 종합적으로 여러 사정을 살피더라도 5%라는 비율이 적정한지는 법관의 자유심증주의에 의하여 결정된 것입니다. 법관이 마음먹기에 달려있다는 것입니다.

 

그렇다면 1심 판결 이후 고등법원이나 대법원에서도 법관에 따라 비율이 바뀔 수 있는 것인가에 대해서는 법원은 최대한 하급심의 판결을 존중하며 특별한 사정이 인정되지 않는 한 다른 판단을 하지 않을 가능성이 높습니다.

 

그러므로 이러한 분쟁의 당사자들은 위와 같은 논점을 상급심에서 다투어 자신에게 유리한 판결을 이끌어내려는 것보다는 1심에서 최대한 자신에게 가장 유리한 판결을 이끌어내야 하는 것입니다.

 

KASAN_임대차 계약서상 위약벌 조항과 손해배상액 감액 판결.pdf

 

 

 

작성일시 : 2017.10.16 10:00
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1. 사실관계 및 분쟁사안

 

가.   임차인 A 약사 2008. 7. 31. 보증금 1, 차임 월 250만원 상가임대차 약국운영 + 동일조건으로 임대차 갱신

나.   약사 부부 B, C 2014. 9. 30. 약국건물 매수 + 새로운 건물주 B, C는 임차인 A약사에게 2015. 7. 31. 임대차계약 종료 통지

다.   임차인 A 약사는 새로운 D약사에게 약국 권리금계약 체결 + 임대인 건물주에게 2015. 7. 권리금회수기회 보호요구 통지

라.   임대인 건물주 B, C 약사는 2015. 7. 18. 새로운 임차인 D약사에게 월차임 330만원으로 인상 요구 + D 약사 임대차 계약포기

마.   임대인 건물주 B, C 약사는 임차인 A 약사에게 임대차종료를 원인으로 한 명도소송 + 권리금 부존재확인의 소 제기

바.   임차인 A 약사는 임대인 건물주에게 반소로 권리금 회수기회 방해행위를 원인으로 하는 손해배상청구소송 제기 + 손해배상액수는 권리금 상당액 주장

 

2. 판결요지

 

가.   환산보증금이 상가건물임대차보호법 상 적용대상이 되는 금액을 초과하였을 경우 권리금 회수기회 보호가 적용되는지 여부적용인정

나.   월세를 250만원에서 330만원(부가세별도)로 인상한 행위 등이 권리금회수기회를 방해한 것인지 여부방해행위 인정(손해배상 인정)

다.   임대인 건물주는 약국을 직접 운영하려고 하였고, 월 차임을 40% 넘게 인상하였으며, 임대차계약시 일반적으로 요구되지 않는 서류나 자격증 등을 요구하고, 통상적인 임대차계약 체결보다 무리한 조건을 제시한 점 등을 보면, 정당한 사유 없이 임대인이 임차인이 주선한 신규임차인이 되려는 자와 임대차계약의 체결을 거절하는 행위(상가건물 임대차보호법 제10조의4 1항 제4)에 해당한다.

 

3. 실무적 포인트

 

가.   계약상 권리금이나 계약종료 당시의 권리금 중 적은 금액이 손해배상범위가 되는 것인데 계약종료 당시의 권리금은 여러 방법으로 입증이 가능하나 현재 감정평가가 이루어지는 경우가 많은 것 같습니다.이 사건에서는 계약상 권리금은 1억원이었지만 감정평가에 따른 평가액이 8900만원이기에 더 적은 금액인 8900만원이 인정되었습니다.

나.    다음 임차인을 선정하기 이전에 종료통지를 받더라도 바로 다음 임차인을 선정하여 권리금회수기회보호에 대하여 임대인에게 통지하면 권리금 회수기회보호가 가능합니다. 

다.   건물주가 자신의 건물에 영업을 하기 위한 경우에도 권리금 회수기회를 보장해야 합니다.

 

KASAN_상가 임대인의 권리금회수 방해행위 임차인에 대한 권리금상당 손해배상 책임 인정.pdf

 

 

 

작성일시 : 2017.10.16 09:00
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1. 실무적 쟁점

 

상가임대차보호법의 권리금회수기회 보호 조항과 관련하여 법정갱신청구권이 5년까지 보장되기 때문에 5년을 기준으로 법령적용여부에 대하여 엇갈리는 판결들이 나오고 있습니다. 최근 10년을 넘게 임대했던 임차인의 권리금회수기회 보호와 관련한 판결이 나와 소개합니다.

 

2. 사실관계

 

.  A 2006. 8. 18.경부터 편의점을 운영

.  A B사이 임대차계약 3차례 갱신함

.  B 2016. 6. 3. 임대차계약 종료통지

.  A 2016. 6. 11. C와 권리금계약 + 계약금 지급받음

.  A 2016. 6월과 7 B에게 편의점의 인수자를 구하였다고 하고 임대차계약의 체결을 요청하였으나 임차인의 조건을 구내식당 운영경험이 있는 법인(회사)로 임차인을 제한하며 만남자체를 거부

.  A C 사이의 권리금계약 해제되었음

 

3. B(임대인)의 주장 및 법원의 판단

 

임대인 B의 주장: 권리금 회수기회 보호조항은 5년을 초과하지 않는 범위내에서 인정되는 계약 갱신요구권을 준용하거나 유추 적용하여야 함. 10년을 초과한 A는 권리금 회수기회 보호를 받을 수 없다고 주장함.

à 법원의 판단

“​상가임대차법이 임차인에게 권리금 회수기회 상실에 따른 손해배상청구권을 제한적인 요건 하에 인정하고 있음에도 불구하고, 여기서 나아가 명문의 규정도 없는 같은 법 제10조 제2(5년을 초과하지 않는 범위 내에서 인정되는 계약갱신요구권)을 준용 또는 유추적용하여 임차인의 손해배상청구권을 제한하는 것은 임차인의 권리금 회수기회를 보장한 상가임대차법 제10조의4의 취지에 반한다.”

 

4. 실무적 포인트

 

A의 경우도 권리금회수기회보호가 적용된다고 하며 감정결과에 따라 손해배상을 인정하였습니다. 판결은 5년초과 임대차에 대하여도 권리금회수기회 보호조항이 적용되어야 한다는 것으로 갱신청구권 관련 조항을 준용하거나 유추적용하여 제한할 수 없다는 입장입니다. 다만, 하급심판결이기 때문에 대법원의 최종 판단을 기다려야 합니다.

 

실무적으로 5년초과 임대차의 경우에도 권리금 손해배상을 미리 포기할 것은 아닙니다. 필요하다면 소송을 진행하면서 대법원의 판단을 지켜보고 대응하면 될 것입니다.

 

KASAN_5년 경과한 임대차인의 권리금 회수기회 인정.pdf

 

 

 

작성일시 : 2017.10.16 08:00
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대법원 판결의 요지는 (i) 특허발명 실시계약의 체결 이후 계약의 대상이 된 특허가 무효로 확정된 경우 특허권자가 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료를 부당이득으로 반환할 의무가 있는지 여부(원칙적 소극), (ii) 특허발명 실시계약의 체결 이후 계약의 대상이 된 특허가 무효로 확정된 경우 착오를 이유로 특허발명 실시계약을 취소할 수 있는지 여부(원칙적 소극)에 대하여 다음과 같습니다.

 

특허발명 실시계약이 체결된 이후에 그 계약 대상인 특허가 무효로 확정되면 특허권은 특허법 제133조 제3항의 규정에 따라 같은 조 제1항 제4호의 경우를 제외하고는 처음부터 없었던 것으로 간주된다.

 

그러나 특허발명 실시계약에 의하여 특허권자는 실시권자의 특허발명 실시에 대하여 특허권 침해로 인한 손해배상이나 그 금지 등을 청구할 수 없게 될 뿐만 아니라 특허가 무효로 확정되기 이전에 존재하는 특허권의 독점적ㆍ배타적 효력에 의하여 제3자의 특허발명 실시가 금지되는 점에 비추어 보면,

 

특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아닌 한 특허무효의 소급효에도 불구하고 그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된 특허발명 실시계약이 그 계약의 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 특허무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다고 보아야 한다.

 

따라서 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 앞서 본 바와 같이 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한 특허권자가 특허발명 실시계약에 따라 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료 중 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간에 상응하는 부분을 실시권자에게 부당이득으로 반환할 의무가 있다고 할 수 없다. 

 

특허는 그 성질상 특허등록 이후에 무효로 될 가능성이 내재되어 있는 점을 감안하면, 특허발명 실시계약 체결 이후에 계약의 대상인 특허의 무효가 확정되었더라도 그 특허의 유효성이 계약체결의 동기로서 표시되었고 그것이 법률행위의 내용의 중요부분에 해당하는 등의 사정이 없는 한, 착오를 이유로 특허발명 실시계약을 취소할 수는 없다고 할 것이다.”

 

KASAN_라이선스 대상특허의 무효와 로열티 지급의무의 소멸시점.pdf

 

 

작성일시 : 2017.09.22 13:00
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분쟁대상인 특허 라이선스 계약은 2001년 독일회사 Behringwerke (licensor, 당시 독일회사 Hoechst 자회사, 현재 Sanofi‑Aventis로 합병됨) Genentech (licensee) 사이에 체결된 것입니다. 라이선스 계약은 governing law로 독일법, 분쟁해결수단은 ICC arbitration에 따른다고 규정하였습니다.

 

해당특허는 EP No. 0 173 177 "Enhancer for eukaryotic expression systems"와 같은 원천기술에 해당하고, 상당한 액수의 upfront payment에 덧붙여 매출의 0.5%에 해당하는 액수를 running royalty로 지급한다고 되어 있습니다. Genentech (licensee)는 이 기술을 활용하여 rituximab 등 소위 블록버스터에 해당하는 의약품을 개발하였고, Roche와 합병 후 전세계 시장에서 해당 제품을 판매하고 있습니다.

 

현재 당사자 사이에 복잡한 분쟁이 장기간에 걸쳐 진행 중이고, 그 중 라이선스 관련 핵심쟁점으로 해당 특허가 무효로서 이미 등록이 취소된 경우 그 특허에 관한 로열티를 라이선스 계약에 따라 여전히 지급할 의무가 있는지 여부입니다. 우리나라뿐만 아니라 다른 나라에서도 분쟁이 빈발하고 그 해결은 쉽지 않는 복잡한 문제입니다.

 

위 라이선스 계약분쟁에 관한 ICC arbitration 판정에서는 라이선서 Sanofi-Aventis 가 승소하였습니다. 2013년의 중재 판정은 라이센시 GenentechLicense 계약에 따라 경상 로열티 108,322,850 유로(17백억원)와 지연이자를 라이센서에게 지급하여야 하고, 여기에 추가로 중재비용으로 약 1 million 유로 + 8십만 달러에 달하는 거액을 지불하라고 판정하였습니다.

 

이에 라이선시 Genentech은 위 중재판정에 불복하여 중재판정취소의 소를 프랑스 파리고등법원에 제기하였습니다. 그런데 프랑스 파리고등법원은 무효특허에 기초한 running royalty 지급의무를 인정한 중재판정 중 핵심쟁점을 판단해 달라는 취지로 사건을 유럽사법재판소(ECJ)에 보냈다고 합니다.

 

중재판정에서 라이선스 대상 특허가 무효로서 특허등록이 취소되었음에도 그 해당기술을 실시하는 경우 로열티를 지급하여야 한다고 판단한 것은, 그 적용법 독일법령에서 이와 같은 해석이 타당하다고 보았기 때문입니다. 그러나, 이와 같이 무효인 특허권에 기초한 로열티 지급이 공정거래법 위반으로 허용되지 않는다고 해석되어야 하는 것은 아닌지가 핵심쟁점입니다. 이와 같은 쟁점에 대해 프랑스 파리고등법원은 직접 판결을 하기보다 유럽연합의 사법재판소에서 판단해 달라고 요청한 것입니다. ECJ에서 해당 쟁점에 관한 판결을 할 것으로 예상됩니다.

 

ICC 중재판정에서 독일법에서 무효특허에 대한 로열티 지급의무를 인정한 근거는 주의해 볼 필요가 있습니다, 정확하게는 무효 전 미지급한 로열티를 청구할 수만 있을 뿐 무효 후 로열티는 청구할 수 없다는 복잡한 내용입니다. 참고로 프랑스 변호사의 코멘트를 인용합니다.

 

The summary of German law on the consequences of the invalidity of the licensed patent on the licensee’s obligation to pay royalties for the time period after a judgment finding a patent invalid: a licensor may claim the payment of royalties that the licensee did not pay until the moment the decision on invalidity is final and binding because, up to that moment, the patent was in force. However, after a final and binding decision holding a patent invalid, there is no room for a claim to collect running royalties for the use of the patent.

 

특허무효 여부는 속지주의에 따라 각국마다 달라질 것입니다. 위 소개한 유럽의 분쟁사례를 보면, 국제적 특허라이선스 경우에도 대상 특허의 무효와 로열티 계속지급여부는 우리나라 대법원 판결의 취지와 크게 다르지 않다고 생각합니다.

 

KASAN_라이선스 대상특허의 무효 후 로열티 계속지급 소송 유럽판결.pdf

 

 

 

작성일시 : 2017.09.22 12:00
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1.    기술료와 세금 외국법인에 대한 과세 흐름도

 

가.   국내 원천 소득에 해당되는가?    과세여부

나.   면세 소득에 해당되는가?         면세여부

다.   조세조약에 해당되는가?          조약우선

라.   국내 고정사업장이 있는가?       분리과세(원천징수)

 

2.    기술료와 국내 원천소득

 

당해 소득의 원천이 되는 소재지 등이 국내인 소득을 말하며 이를 근거로 각국이 외국 법인에 대하여 과세할 수 있다. 단 소득의 원천이 국내인 경우에 한함. 우리나라 세법은 11종류의 국내원천소득을 열거하고 있고 규정되지 않은 사항은 과세되지 않음.

 

3.    외국법인에 지급할 기술 사용료 관련 국내 원천징수

 

특허기술 등의 지적재산의 매매 및 실시료 등은 사용료 소득에 해당함. 우리나라 법인세법에서 특허 등 자산 정보 또는 권리를 국내에서 사용하거나 그 대가를 국내에서 지급하는 경우의 당해 대가 및 그 자산 정보 또는 권리의 양도로 인하여 발생하는 소득으로 규정. 소득이 국내에서 발생되었지만 국내 사업장을 가지고 있지 않은 경우는 당해소득에 대하여 원천징수를 하여 납부하도록 규정함.

 

4.    기술료 관련 이중과세 방지 조약

 

동일기간 동안에 동일인의 동일소득에 대하여 2개국의 과세권이 중복 또는 경합되는 상황에서 중복과세를 면제해주는 조약.

 

(1)   특정소득에 대하여 당해소득의 원천지국에서 세금을 면제하여 주고 거주지국에서만 과세하도록 하는 방법이 있으나 원천지국만의 조세수입을 감소시킴으로서 매우 한정되는 측면이 있고

(2)   원천지 국가에서 과세된 소득에 대하여 공제하거나 자국소득에서 제외하도록 규정하는 것

 

5.    제한세율 적용

 

제한세율 - 이중과세 방지 조약 체결국간에 투자소득을 지급하는 경우에 당해 소득이 소득 원천지국에 존재하는 거주지국의 고정사업장과 직접적인 관련이 없는 외국 법인 및 비 거주자에게도 소득을 지급하는 때에 소득 원천지국의 국내법상 세율을 적용하지 않고 조세조약에서 정한 최고한도 세율을 적용하는 것

 

(1)   제한세율은 체약국의 거주자 및 법인이 타방 체약국의 거주자나 법인에게 지급하는 금액에 대하여 적용된다.

 

(2)   원천지 국가에서 과세할 수 있는 최고 한도의 세율이다 따라서 조세조약에서 정한 세율보다 높은 세율을 적용할 수 없다.

 

(3)   제한세율은 순소득이 아닌 수익금액이 기준

 

(4)   일방체약국의 법인이 지급하는 소득의 수익적 소유자가 타방체약국의 거주자인 경우에 한하여 적용된다

 

(5)   소득수령자인 상대국 거주자가 소득의 원천지국내에 고정 사업장을 가지고 있지 않는 경우에 적용된다

 

(6)   원천지국에서 발생소득이 지점소득으로 귀속될 때에는 지점의 본점 소재지국의 제한 세율을 적용하여야 한다.

  

6.    기술료에 대한 조세감면

 

아래의 예와 같이 외국인 투자 촉진법 등 관련 세금을 감면해 주는 경우도 있음. 외국 기술 도입시 세금의 감면 여부는 매우 중요함. 전문가의 신중한 검토 필수.

 

가.      외국인 투자 촉진법 “ 국내 산업의 경쟁력 강화에 긴요한 고도기술을 도입하는 계약”

 

나.      항공우주산업개발 촉진법 “항공기 및 우주비행체와 그 부분품에 관한 기술을 도입하는 계약”

 

다.      방위산업에 관한 특별 조치법 “방산물자에 관한 기술을 도입하는 계약”

 

라.      조세특례 제한법 - 상기와 같은 계약에 대하여는 기술도입대가에 대하여 소득세 또는 법인세를 당해 계약에서 최초로 그 대가를 지급하기로 한 날부터 5년간 면제 한다고 규정

 

7.    기술료에 대한 원천징수 확인업무 프로세스

 

 가.   외국법인의 기술료 소득 확인 - 계약 체결 또는 대금 청구서 등을 기초로 확인

 

 나.   조세조약의 확인 - 외국법인의 본국과 우리나라간 체결하여 발효중인 조세조약의 내용 확인. 보통 수시로 체결되며 유동적이므로 국세청 사이트 등을 수시로 통해 확인.

 

 다.   국내 원천소득의 확인 - 국내에 원천을 두고 있는 국내 원천 소득인지를 확인하여야 한다, 단 판단이 어려우므로 전문가 조언이 필요함

 

 라.   면세소득여부의 확인 - 조세조약, 외국인 투자 촉진법, 조세특례제한법등에 의해 면세되는지 확인하여 필요시 신고하여야 함.

 

 마.   국내사업장 존재여부의 판단 - 외국법인도 국내 사업장을 가지고 있는지 여부에 따라 과세방법이 달라지므로 상대방에게 필요한 정보를 요청한 후 전문가의 조언이 필요함.

 

 바.   국내사업장에 귀속되는 소득의 판단 - 외국법인이 국내 고정사업장이 있더라도 소득이 여기에 귀속되지 않고 외국에 있는 본점에 귀속되는 경우가 있으므로 이를 판단하여야 함.

 

 

KASAN_기술도입 라이선스의 기술료 지급과 관련된 세금 문제 개관 – 1.pdf

 

 

작성일시 : 2017.09.22 10:00
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소득의 원천이 되는 장소가 국내이면 그 소득을 원천소득이라 합니다. 각국의 세무당국은 외국법인에 대해서도 원천소득에 대한 과세를 할 수 있는데, 이를 원천징수라고 합니다.

 

우리나라 세법은 국내 원천소득을 열거하고 있고 규정되지 않은 사항은 과세 대상이 아닙니다. 원천징수란 국내사업장이 없는 외국법인에 특허사용료를 지급하는 경우와 같이 외국법인이 국내에서 올린 소득에 대하여 세금을 낼 것을 기대하기 어려운 경우 그 소득을 지급하는 자가 미리 일정액을 떼어 우리 국세청에 납부하도록 하는 제도를 말한다.

 

그런데, 같은 기간 동안 동일소득에 대하여 2개국에서 중복 과세한다면 부당하기 때문에, 대부분 이중과세를 방지하기 위한 조약을 체결하고 있습니다. 이중과세 방지 (1) 특정소득에 대하여 당해 소득의 원천지국에서 세금을 면제하여 주고 거주지국에서만 과세하도록 하는 방법, (2) 원천지 국가에서 과세하고 그 소득에 대해 거주지 국가에서 공제해주는 방법을 활용합니다. 그 중 원천징수를 하지 않는 경우 원천지국가의 조세수입을 감소시키는 측면이 있어서 통상 두 번째 내용의 조세조약으로 해결합니다. 따라서, 특별한 경우가 아닌 한 지급하는 기술료에 대해 원천징수하는 것이 원칙입니다.

 

그러나, 당사국 사이 조세조약에 따라 우리나라에 과세권이 없는 경우라면 국내기업이 원천징수를 할 수 없습니다. 예를 들어 특허권자 법인이 아일랜드 법인 기업인 경우 한국 아일랜드 조세협약에 따라 우리나라에서 원천징수를 할 수 없습니다. 이와 같은 이유로 애플, 화이자 등 많은 다국적 거대기업들이 아일랜드에 설립한 법인에 다수의 특허권을 양도하고, 기술 로열티를 아일랜드 법인 귀속으로 하는 경우가 많습니다.

 

만약, 국내기업이 외국법인에게 특허 사용료를 지급하면서 세금을 원천 징수하여야 함에도 잘못하여 이를 하지 않는 경우에는 국내기업이 그 해당부분에 대한 원천세를 부과받을 위험이 있습니다. 따라서, 원천징수 여부를 정확하게 확인해야만 이와 같은 부담을 피할 수 있습니다.

 

예를 들어, 아일랜드 법인이 세금 회피 목적으로 설립된 실체가 없는 Paper Company인 경우 국세청은 그 아일랜드 법인의 실체를 부인하고 그 소득의 실질 귀속자(그 법인의 투자자 등)를 찾아 한국과 그 실질 귀속자들의 거주국간의 조세조약에 따라 과세할 수 있습니다. , 소득의 실질 귀속자의 국가 세율에 따라 원천징수한 것으로 보고 그 소득에 대한 법인세를 부과할 수 있습니다. 따라서, 국내기업 입장에서는 기술거래 또는 라이선스의 실질적 당사자와 다른 형식적으로 조세회피 목적으로 설립된 paper company에 불과하다는 의문이 든다면 이를 반드시 확인해야 합니다. 상대방이 조세조약을 이유로 기술 로열티에 대한 원천징수를 거부하는 경우라면 그 단계에서 반드시 조세 전문가의 검토 및 확인을 거쳐 적절한 내용으로 계약을 체결하는 것이 바람직합니다. 일단 기술로열티를 모두 지급한 후 상당 기간이 경과하였다면 추후 부과된 세금부담을 해결하기 쉽지 않을 수 있습니다.

 

KASAN_라이선스 로열티 등 기술료 관련 세금의 원천징수 문제 - 2.pdf

 

 

작성일시 : 2017.09.22 09:00
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앞 글에서 외국인에 대한 기술료 지급과 원천징수 문제를 간략하게 설명하였습니다. 덧붙여 최근에 나온 대법원 판결 내용을 설명드립니다. 선행 대법원 판결 사안과 세심하게 구별할 필요가 있습니다.

 

1. 원칙 - 이론적 입장

 

국내 등록특허는 물론이고, "국외에서 등록되었으나 국내에는 등록되지 아니한 특허권 등이 국내에서 제조·판매 등에 사용된 때에는 그 사용의 대가로 지급받는 소득을 국내원천소득으로 보도록 정하였으므로, 미국법인이 특허권을 국외에서 등록하였을 뿐 국내에는 등록하지 아니하였더라도 그 특허권이 국내에서 제조·판매 등에 사실상 사용된 경우에는 미국법인이 그 사용의 대가로 지급받는 소득을 국내원천소득으로 볼 수 있고", 원천징수 대상이 됩니다.

 

2. 한미조세협약 적용 결과특허권의 속지주의 적용 

 

그런데 "한미조세협약6조 제3, 14조 제4항은 특허권의 속지주의 원칙상 특허권자가 특허물건을 독점적으로 생산, 사용, 양도, 대여, 수입 또는 전시하는 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 효력이 미친다고 보아 미국법인이 국내에 특허권을 등록하여 국내에서 특허실시권을 가지는 경우에 그 특허실시권의 사용대가로 지급받는 소득만을 국내원천소득으로 정하였을 뿐이고, 한미조세협약의 해석상 특허권이 등록된 국가 외에서는 특허권의 침해가 발생할 수 없어 이를 사용하거나 사용의 대가를 지급한다는 것을 관념할 수도 없다. 따라서 미국법인이 특허권을 국외에서 등록하였을 뿐 국내에는 등록하지 아니한 경우에는 미국법인이 그와 관련하여 지급받는 소득은 그 사용의 대가가 될 수 없으므로 이를 국내원천소득으로 볼 수 없다."고 판시하였습니다.

 

3. 판결요지 - 구체적 사안의 검토    

 

① 특허권자 미국회사(원고)는 삼성전자 및 미국 내 4개 현지법인을 상대로 특허침해소송을 미국법원에 제기하였고, 삼성전자 등은 원고 등이 삼성전자 등의 특허권을 침해하였다는 이유로 미국 법원에 특허침해소송을 제기하자, 특허권자와 삼성전자 등은 각 특허침해소송의 종료 및 서로에 대한 특허실시권의 허여를 주된 내용으로 하는 화해계약을 체결한 사실, 

 

② 삼성전자는 화해계약에 따라 2009. 3. 6. 원고에게 원고가 전세계에 등록한 894개의 특허권에 관하여 미화 1,400만 달러(21,634,200,000)를 화해대가로 지급하면서 그 중 15%인 미화 210만 달러(3,245,130,000)를 원고의 법인세 등으로 원천징수하여 2009. 4. 10. 피고에게 그 원천징수세액을 신고, 납부한 사실,

 

③ 그런데 특허권자 원고는 2009. 11. 16. 국세청을 상대로 화해대가 중 국내에 등록된 특허권의 사용대가인 259,610,400원을 제외하고 국내에는 등록되지 아니하고 국외에서만 등록된 특허권의 사용대가인 21,374,589,600원이 국내원천소득에 해당하지 아니한다는 이유로 그에 대한 원천징수 법인세 등의 환급을 구하는 경정청구를 하였으나, 국세청이 2010. 1. 28. 이를 거부하였습니다.

 

④ 이에 미국회사에서 국세청을 상대로 소송을 제기하여 승소한 것입니다. , 서울고등법원과 대법원은 "화해계약에서 화해대가를 특허권이 등록된 개개 국가에서의 제품 제조 및 판매에 대하여 국가별로 등록된 특허권의 개수 비율에 따라 배분하기로 하였던 점 등에 비추어, 이 사건 소득은 삼성전자가 원고 등의 특허를 국내에서 제조·판매 등에 사용한 대가로 지급한 것이 아니라는 이유로, 원고의 경정청구를 거부한 이 사건 처분은 위법하다"고 판단하였습니다.

 

4. 실무적 포인트

 

대법원은 "특허권이 등록된 국가 외에서는 특허권의 침해가 발생할 수 없어 이를 사용하거나 그 사용의 대가를 지급한다는 것은 가능하지 않고, 따라서 미국법인이 특허권을 국외에서 등록하였을 뿐 국내에는 등록하지 않은 경우에는 미국법인이 그와 관련하여 지급받는 소득은 그 사용의 대가가 될 수 없어 이를 국내원천소득으로 볼 수 없으므로, 원천징수도 불가하다고 명확하게 판결하였습니다.

 

위 대법원 판결에 따르면, 국내법인이 국내에서 등록되지 않은 특허권을 국내에서 제조판매 등에 사용하는 경우, 특허권이 어느 나라에서 등록되었는지, 우리나라가 특허권이 등록된 국가와 조세조약을 체결하였는지, 체결하였다면 조세조약이 특허권 사용대가로 지급하는 소득을 국내에서 발생한 소득과 해외에서 발생한 소득 중 어떤 것으로 규정하고 있는지 등을 미리 꼼꼼하게 살펴보고, 이를 통해 외국법인에 대한 국내 미등록 특허권 사용대가 지급 시 원천징수 대상인지 여부를 신중하게 판단해야 국내회사 입장에서나 나아가 기술료를 받는 외국회사 입장에서 불이익을 방지할 수 있을 것입니다.

 

KASAN_미국특허소송의 화해와 특허로열티 등 기술료 지급과 원천징수 범위.pdf

 

작성일시 : 2017.09.22 08:00
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NTP가 삼성전자, 엘지전자 등을 상대로 미국법원에 스마트폰 무선 이메일 전송기술 특허침해소송을 제기한 후 라이선스 조건으로 화해 종결하였습니다. Licensee 회사들은 NTP에게 지급할 로열티의 15%를 법인세 원천징수분으로 공제하여 국세청에 납부하였습니다. 이에 대해 NTP에서 미국특허에 대한 로열티는 국내원천소득에 해당하지 않으므로 원천징수 세금 전액을 환급해 달라고 국세청에 청구하였습니다. 서울행정법원은 NTP 주장을 받아들여 국세청은 약 22억원의 원천징수 법인세금을 NTP에게 환급하라는 취지로 판결하였습니다.

 

판결요지는 다음과 같습니다. 특허라이선스 실무자들이 참고할 판결입니다.

 

“국제조세조정에 관한 법률 제28조는 "비거주자 또는 외국법인의 국내원천소득의 구분에 관하여는 소득세법 제119조 및 법인세법 제93조에도 불구하고 조세조약이 우선하여 적용된다."고 규정하고 있으므로, 국외에서 등록되었을 뿐 국내에는 등록되지 아니한 미국법인의 특허권 등이 국내에서 제조, 판매 등에 사용된 경우 미국법인이 사용의 대가로 지급받는 소득을 국내원천소득으로 볼 것인지는 여전히 한미조세조약에 따라 판단하지 아니할 수 없다.

 

한미조세협약 제6조 제3, 14조 제4항은 특허권의 속지주의 원칙상 특허권자가 특허물건을 독점적으로 생산, 사용, 양도, 대여, 수입 또는 전시하는 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 효력이 미친다고 보아 미국법인이 국내에 특허권을 등록하여 국내에서 특허실시권을 가지는 경우에 그 특허실시권의 사용대가로 지급받는 소득만을 국내원천소득으로 정하였을 뿐이고, 한미조세협약의 해석상 특허권이 등록된 국가 외에서는 특허권의 침해가 발생할 수 없어 이를 사용하거나 사용의 대가를 지급한다는 것을 관념할 수도 없다. 따라서 미국법인이 특허권을 국외에서 등록하였을 뿐 국내에는 등록하지 아니한 경우에는 미국법인이 그와 관련하여 지급받는 소득은 그 사용의 대가가 될 수 없으므로 이를 국내원천소득으로 볼 수 없다.”

 

KASAN_특허라이선스 로열티 중 해외등록특허 관련 세금 원천징수 불복 행정소송.pdf

 

 

작성일시 : 2017.09.22 07:00
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(1) 특허 Claim Letter 접수

 

일반적으로 Licensing 담당부서로 직접 전달하기 보다 회사의 대표이사를 수신인으로 하는 경우가 많음. 회사 대표에게 직접 특허분쟁 사실을 통보함으로써 상대방을 압박하려는 의도임.

 

초기에는 특허침해를 주장하는 Claim Chart 등 구체적 내용 없이, 귀사에서 어떠한 기술에 대한 특허를 침해하고 있으므로 만나서 협의를 했으면 한다는 형식이 일반적임.

 

(2) Claim Letter에 대한 회신

 

NPE에서 불특정 다수의 제조업체를 대상으로 Claim Letter를 발송한 경우에는 Claim Letter 회신 시기를 늦추는 것도 고려. NPE가 아닌 특허권자가 특허기술을 사용할 수 있는 몇몇 회사에 대해서만 Claim Letter가 발송한 경우라면 회신을 미루는 것은 바람직하지 않음. 회신을 통해 특허권자와의 Communication 채널을 특허 담당부서로 변경할 필요도 있음.

 

다만, 통상 특허권자는 Claim Letter 회신회사에 대해 먼저 협상을 진행함. 특허권자에게 우선 협상 대상자로 지목되는 경우, 타 회사의 협상 진행 정보없이 최선에서 협상을 해야 하는 부담 있음. 이러한 점을 고려하여 Claim Letter 대한 회신시기 조정이 필요한 경우도 있음.

 

통상 회사 내 담당부서 또는 담당자의 Contact 정보를 알려주면서 특허권자가 침해라고 주장하는 부분에 대한 증빙으로 Claim Chart를 요구함.

 

(3) 내부적 대응 준비

 

사내 관련부서 통보 - 특허 Claim이 접수되면 회사 내 관련부서 즉, 생산, 구매, 영업, 연구, 경영기획 부서 등 관련부서에 관련 사실을 통보하여 대응 준비 착수. 개발 부서 등은 특허권과 침해 주장 제품에 대한 분석 작업을 실시하고, 영업 부서 등에서는 관련 제품 판매 현황을 파악하여 영업적인 Risk 분석을 실시함.

 

부품 공급업체 통보 - 특허 내용이 회사 내에서 개발한 제품이 아닌 제3자로부터 공급받는 부품일 경우에는 구매를 통해 부품 공급업체들에게 특허보증 요청 및 검토 필요함. 보증요청은 실질적인 금전적 보상을 받기 위한 목적도 있지만 외부 공급으로 인해 회사 내부에서 알 수 없는 기술 분석에 대한 도움을 받기 위해서도 매우 중요함.

 

(4) 특허 침해 분석

 

특허 분석 시에는 특허 Claim의 구성 요소 및 침해 주장 제품의 구성요소의 1:1 Matching 여부를 검토하는 All Element Rule을 기본으로 하여 검토하고, 특허청구범위의 의미가 모호한 경우에는 명세서 내용을 고려한 권리범위를 해석을 통해 청구항의 범위를 축소 주장할 여지는 없는지 검토하고, 특허출원경과(file wrapper)를 검토하여 출원과정에서 출원경과 금반언의 원칙을 적용할 여지는 없는지 검토하고, 특허분석 후 침해 가능성이 높다고 판단되는 경우에는, 관련 부서들과 회피 설계 가능성에 대한 검토 필요함.

 

(5) 무효 자료 조사

    

특허침해 여부 검토와는 별도로 특허무효 및 상대방의 권리범위 확장 해석을 방지하기 위해 무효자료 조사를 동시에 실시할 필요 있음. 무효자료 조사는 회사 자체적으로 실시 할 수도 있으나 국내외에 무효자료 조사를 전문으로 하는 기관들이 많이 있으므로 사안에 따라 활용 필요함.

 

(6) 외부 전문변호사 선정 및 Legal Opinion 준비

 

협상단계부터 외부의 전문변호사 조력을 받는 것이 바람직함. 특히 특허 라이센스 협상경험이 적은 회사라면 협상 Skill 뿐만 아니라 정보 수집 차원에서 외부 전문가의 도움 중요함.

 

향후 소송으로 발전할 경우, 미국실무상 고의침해(willful Infringement) 책임을 방어하기 위해 외부 전문변호사의 비침해 또는 특허무효에 대한 Legal Opinion을 확보해 두는 것이 필요함.

 

(7) Counter Claim 검토 및 준비

 

특허권자가 제품을 생산하고 있는 제조업체라면 그 회사가 판매하고 있는 제품 정보를 수집하고, 이들 제품에 대해 내부에 Counter Claim을 할 수 있는 특허가 있는지를 조사함.

 

Counter Claim의 목적을 협상에서 금액을 낮추기 위한 것인지, 소송까지도 감수하며 대응하기 위한 것인지를 명확하게 정하고 대응 수위를 결정하는 것이 필요함. Counter Claim하는 특허가 가치가 떨어지거나 상대방 회사의 관련 제품 매출이 작을 경우 오히려 상대방을 자극하여 협상을 어렵게 할 수 있기 때문.

 

KASAN_특허 Claim License 절차 – 1.pdf

 

 

 

작성일시 : 2017.09.21 09:00
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(1)  특허권자와 Technical Issue 협상

 

특허권자가 Claim Chart를 바탕으로 특허권의 내용 및 침해 주장 이유에 대한 설명을 하고, Claim 대상회사는 침해의 부당함을 기술적으로 주장하는 Technical Meeting을 함. 이 단계에서는 특허에 대한 비침해 논리 개발, 특허무효 논리를 포함한 모든 대응 논리를 찾아야 함.

 

Technical Meeting이 시작되면 협상은 보통 2달 간격으로, 빠르면 1달 간격으로 Meeting이 실시되는 경우도 있음. 이런 경우에도 특허분석이 완전히 끝나지 않고 내부 입장이 정리되지 않은 경우라면 이를 충분히 고려하여 Meeting 일정을 정해야 할 것. 합리적인 이유가 없이 검토가 늦어지거나 일정이 지연되는 경우 상대방을 자극하여 소송 제기를 유발 할 수 있으므로 유의해야 함.

 

Technical Meeting을 통해 여러 Issue을 개발하여 상대방에게 제시하여 Homework 시간의 필요성을 부여함으로써 자연스럽게 Meeting 일정을 지연할 수도 있음.

 

Technical Meeting을 통해 비침해 주장, 무효 주장을 효과적으로 하지 못하고 협상이 진전 없이 지연될 경우 특허권자가 소송을 제기할 가능성 높아짐. 특허권자도 Technical Meeting을 통해 자신들 특허에 대한 약점을 발견하게 되는데 이런 것을 Claim 받은 회사가 제공하지 못한다면 특허권자가 소송을 제기하는 빌미를 제공할 수 있음. 상대방의 약점에 대해 충분히 지적을 한다면 특허권자도 소송을 제기 했을 경우, 자신들이 가질 수 있는 Risk도 볼 수 있으므로 해서 소송 발생 Risk를 줄일 수 있는 효과가 있을 것임.

 

또한, 협상 담당자도 협상내용을 회사에 보고해야 하고, Claim 받은 회사의 Offer 내용과 특허권자 회사의 기대 수준이 차이가 많을 경우에는 Technical Meeting을 통해서 제조업체에서 주장하는 비침해 및 무효 논리를 내부적으로 보고하여 Royalty를 인하할 수 있는 근거를 제공할 수 있으므로 결국 Technical Meeting License 협상 시 Royalty를 줄일 수 있는 명분을 줄 수 있는 좋은 기회임.

 

(2) Business 협상

 

Technical Meeting이 끝나고 나서, 때로는 Technical Meeting과 병행하여 Business 협상을 함. 비즈니스 협상은 계약조건에 대해 논의하는 것으로서, Technical Meeting 결과 비침해 또는 무효 논리가 강하다면 굳이 비즈니스 협상에 들어갈 필요는 없음.

 

l  계약조건 등 검토사항

 

계약대상특허 (Licensed Patent) - 계약특허에 대해 정의할 때는 일반적으로는 특허권자가 보유하고 있는 모든 관련 특허들을 계약에 포함시키나, 협상에서 논의되었던 특허들만 포함 시키는 경우도 있다. 또한 표준특허 경우에는 대표특허 몇 개만 Annex 등에 표시하고 “All essential patents related to *** standard” 형식으로 표현하기도 함.

 

계약특허의 범위를 넓히는 것이 일반적으로는 Licensee에게 유리하나 때에 따라서는 불리할 수도 있으므로 범위를 어떻게 할 지에 대해서는 신중하게 고려할 필요 있음.

 

계약 지역 (Regional Scope) - 계약지역을 특허 등록 지역 전체로 할 것인지, 특정 국가에 한정할 것인지는 계약 제품의 영업지역을 고려함. 동일한 계약 금액이라면 계약 지역을 특허 등록 전 지역으로 하여 향후 사업 가능성에도 대비할 필요가 있음. 특허권자의 요구 금액도 높아질 수 있기 때문에 지역 확대 및 Royalty 금액의 상관 관계에 대한 고려 필요함.

 

Cross License 가능성 검토 - 제조업체가 가지고 있는 특허로 Counter Claim을 한 경우라면 해당 특허 Value를 충분히 인정받을 수 있도록 함. Valuation의 한 방법으로는 특허권자가 제시한 특허건수와 대상 제품의 매출액 또는 매출 수량과 제조업체가 제시한 특허 건수 및 대상 제품 매출액 또는 매출 수량을 비교하면서 논의할 수 있음.

 

경쟁업체 또는 동종업체의 계약 정보 입수 - 비즈니스 협상 시 이미 계약 체결한 경쟁업체 또는 동종업체의 정보가 있다면 협상에 도움됨. 특허권자의 First Offer는 터무니 없을 정도로 높은 경우도 있음. 어떤 경우에는 처음부터 합리적 금액 수준을 요구하는 경우도 있음. 관련 정보 없이 협상에 임할 시 협상 당사자가 어려움에 처할 수 있음. 계약정보 등 사전 정보 조사는 필수적임.

 

협상 가능 금액의 임계점 파악 - 비즈니스 협상 시에는 상대방 협상 책임자가 가진 최종 협상 가능 금액(Authority)을 알아내는 것이 매우 중요함. 상대방의 Offer가 내려오는 속도를 파악해 보는 것도 필요함. 협상 초기 양사간 Offer 금액이 내려가고 올라가는 상황에서는 특정한 논리를 바탕으로 협상이 진행되나, 일정 시간이 지나가면 논리 없이 최종 금액 만을 가지고 줄다리기를 하는 것도 발생함.

 

조기 계약자(Early Licensee)로서의 혜택 요구 - 특허권자가 특허 Licensing을 시작하는 단계라면, 성공 사례를 만드는 것이 향후 Licensing의 성패를 좌우할 중요한 요소임. 처음 계약하는 회사의 인지도가 높고 해당 제품 분야에서 손꼽히는 업체라면 이러한 Merit는 매우 클 것임. 따라서 Early Licensee되어 준다는 것은 특허권자 입장에서도 매우 큰 이익이므로 잘 활용하여 좋은 조건을 유도할 수 있음.

 

일반적으로 계약내용은 물론 계약의 체결 사실 자체도 비밀로 하지만, 종종 언론에 계약 사실을 Release할 것을 요구하는 경우도 있음. 특허권자가 Press Release를 통해 자신의 특허 Value에 대한 홍보효과를 의도한 것임. 특허권자 입장에서는 추가 계약을 이끌어 내는데 많은 도움이 되는 반면 Licensee 입장에서는 관련 사실이 공개되어 새로운 특허권자들에게 노출됨으로써 추가 Claim 받을 가능성이 높아지는 불리함도 있음.

 

Most Favored Royalty (or Most Favored Nations) - Early Licensee 자격으로 계약을 체결하는 경우 Reference 없이 계약을 했기 때문에 후발업체들의 계약 조건에 따라 불이익을 당할 수도 있고, 특히 협상을 담당했던 당사자는 매우 어려운 상황에 처할 수도 있음. 따라서, 조기 협상 타결 대가 또는 조건으로 특허권자가 후발업체들과 계약 시에는 더 좋은 조건으로 계약을 할 수 없게 하던가, 더 좋은 조건으로 계약 시 동일한 조건을 적용시켜 달라는 요구를 하여 Risk를 방지할 수 있음. 특허권자는 MFR 조항이 다른 업체와의 협상에서 불리하기 때문에 반대하는 경우가 많음.

 

KASAN_특허 Claim License 절차 – 2.pdf

 

 

 

작성일시 : 2017.09.21 08:00
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특허권자가 여러 업체와 계약을 맺은 경험이 있을 것이므로 표준화된 계약서 Draft를 제시하는 것이 일반적임. 계약서 초안을 교환한 협상단계에서도 상대방의 의도와 목적을 분석하고, ‚ 양 당사자간 입장의 Gap을 분석하고, ƒ 격차를 해소할 수 있는 대안을 발굴하고, „ 대안을 관철할 수 있는 협상 전략을 수립하고, … 자기 측에 유리하도록 협상을 실행한 다음, † 유리한 협상 결과를 계약서 내에 수정 반영하는 협의 단계가 필요함.

 

l  특허 라이선스 계약서에서 유의할 중요조항

 

(1)  Affiliate 조항

계약을 통해 Affiliate에 포함되어 동 계약의 영향을 받는 업체들에 대한 정의를 하는 조항으로 일반적으로 50%를 초과하는 지분을 가지고 있는 회사들만을 Affiliate로 인정하나 협상에 따라서는 50% 이하의 지분을 보유한 회사까지 계약 범위 내에 포함 시킬 수 있다.

 

(2)  계약대상 특허 (Licensed Patent)

계약적용 범위에 대해 항상 신중하게 검토해야 함.

 

(3)  계약 제품 (Licensed Product)

계약 제품을 검토하는데 있어서는 협상 시 논의된 제품이 제대로 포함되어 있는지에 대한 검토에 그치지 않고, 허용하는 범위 내에서 문구상으로 얼마나 범위를 확장시킬 수 있는지 등 신중하게 검토.

           

(4)  사업 양수도 관련

향후 계약 관련 사업을 인수 또는 양도할 가능성은 항상 존재하는 것이므로 사업이나 회사 인수 및 양도 시, 동 계약 내용의 적용 조항 포함. 통상 상대방의 사전동의(prior written consent)를 얻도록 규정함. 또는 일정한 조건으로 계약 적용범위 확대 또는 반대로 계약해지 등 규정.

 

(5)  Tax 관련

원천징수(Withholding Tax)의 지불주체 및 범위 규정. Withholding Tax는 미국 16.5%, 일본 10% 등 국가 마다 정해진 조세조약에 따름. 일반적으로 Licensor가 원천징수세를 부담하는 것이나, 개인 발명가나 작은 규모의 회사들이 특허권자일 경우 세금납부에 대한 논란도 많이 발생함. 개인 또는 적자 회사의 경우 한국에서 Withholding Tax를 납부하더라도 자국에서 세금공제, Income Tax에서 Credit 받을 수 없는 경우도 있기 때.

 

KASAN_특허 Claim License 절차 – 3.pdf

 

 

작성일시 : 2017.09.21 07:00
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Licensee라도 특별한 상황에서는 라이선스 대상특허의 무효도전(patent challenge)을 인정한 미연방대법원 MedImmune 판결이 나온 지 벌써 10년이 지났습니다. 현재에도 Licensee의 부쟁의무 조항에 대해 정답을 명확하게 말할 수 없을 정도로 매우 어려운 쟁점사항(issue)입니다. 최근 본 미국 블로그 내용 중에서 라이선스 실무자에게 참고자료로 도움될 것 같은 계약문구 examples을 간략하게 인용합니다.

 

l  Examples of Patent Challenge Definition Clause

Example 1: “if licensee or its affiliate under a license commences an action in which it challenges the validity, enforceability or scope of any of the patent rights under, then [a remedy will be triggered, such as termination of the license, doubling of the royalty rate, or some other event].”

 

Example 2: “in the event any licensee (or sublicensee or any entity or person acting on its behalf) initiates any proceeding or otherwise asserts any claim challenging the validity or enforceability of any licensed patent right in any court, administrative agency or other forum, then [a remedy will be triggered].”

 

Example 3: “any legal or administrative challenge to the validity, patentability, enforceability and/or non-infringement of any of the licensed patent or otherwise opposing the licensed patent.”

 

l  Examples of Licensor’s Remedies

1.     Right to Terminate the License

2.     Increase in Royalty Rates

3.     Liquidated Damages

4.     Reimbursement of Legal Fees

 

KASAN_Licensee 부쟁의무 조항의 Examples _미연방대법원 MedImmune 판결 후 10년.pdf

 

 

작성일시 : 2017.09.20 17:00
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1. 기술이전 과정에서 체결하는 일련의 계약과 법적 책임 소재 

 

본계약을 체결하기 전에 양당사자가 의향서(LOI, Letter of Intent), 비밀유지약정(NDA, Non-Disclosure Agreement), 양해각서(MOU, Memorandum of Understanding), Term Sheet 등에 서명하는 경우가 많습니다. 그런데, 어떤 사정으로 본계약 체결까지 이르지 못하고 협상 중 거래가 무산되었다면 당사자에게 어떤 법적책임이 있을까요?  

 

본계약을 체결하지 못했지만 그 전 단계에서 다양한 약정들을 체결하고 협상이 거의 마무리 단계에 이른 경우부터 어떤 계약서도 체결하지 못한 협상 초기 단계까지 다양한 스펙트럼이 존재합니다. 당연하게 협상 당사자의 법적책임도 다양할 것입니다. MOU, NDA 등에 구속력 없다는 문구를 명시적으로 넣더라도 법적효력을 인정하는 사항이 있습니다. 또한, 어떤 형식적 계약서도 체결하지 않았더라도 계약법상 책임이 아니라 불법행위법상 책임을 물을 수 있는 경우도 있습니다.

 

단순하지 않고 사안마다 신중하게 검토해야 하는 복잡한 문제입니다. 그 법적책임은 각 구체적 사안에 따라 달라질 것입니다. 공부삼아 아래 참고사례를 살펴보겠습니다.

 

2. 기술이전 협상

 

A회사는 B가 개발한 신규기술을 이전 받아서 관련 제품을 생산 판매하려고 협의를 진행하였습니다. 협상과정에서 기술이전계약을 체결할 것을 상호 확인하였고 A사는 임원회의를 통해서 B의 기술을 이전 받아 사업을 진행하기로 내부적으로 결론을 내렸고 곧 B에게 해당기술을 이전 받아 사업을 진행하고 기술료를 지급할 것을 내용으로 하는 계약을 체결하기로 합의하였다는 확인서를 작성해주었습니다. 본 계약은 아니고 일종의 의향서로 볼 수 있습니다.

 

그런데, A사는 그 후 다시 사업성 검토를 통해 해당 프로젝트에 관한 기술이전계약을 체결하지 않기로 최종 결정하였습니다.

 

기술이 부족한 경우 회사들은 공동개발 또는 기술도입/이전을 통하여 새로운 사업을 진행하거나 확장하고 있습니다. 이 경우에 최종적으로 계약을 체결하고 사업이 정상적으로 진행되는 경우도 있지만, 위와 같이 여러 가지 이유로 본 계약체결 전에 중단되는 경우도 많습니다.

 

3. 계약체결 무산에 따른 당사자의 책임여부 및 범위

 

일반적으로는 계약을 체결하기 전에는 계약 협의 당사자에게는 계약상 아무런 책임이 없게 됩니다. 그러나 특별한 경우, 즉 계약 체결을 위한 준비단계 또는 계약의 성립과정에서 당사자 일방이 그에게 책임 있는 사유로 상대방에게 손해를 끼친 경우에는 이를 배상할 책임(민법 제750)이 있습니다. , 당사자에 의해서 형성된 신뢰에 따라서 상대방이 기대된 행동을 하였으나 당사자 일방이 상당한 이유 없이 계약 체결을 거부하여 상대방에게 손해가 발생한 경우에는 불법행위 책임이 발생하게 되는 것입니다.

 

참고로, 민법에는 다음과 같은 계약체결상의 과실책임이라는 특별한 불법행위 책임 규정이 있습니다.

 

민법 제535(계약체결상의 과실)목적이 불능한 계약을 체결할 때에 그 불능을 알았거나 알 수 있었을 자는 상대방이 그 계약의 유효를 믿었음으로 인하여 받은 손해를 배상하여야 한다. 그러나 그 배상액은 계약이 유효함으로 인하여 생길 이익액을 넘지 못한다. ②전항의 규정은 상대방이 그 불능을 알았거나 알 수 있었을 경우에는 적용하지 아니한다.

 

이는 계약 목적이 객관적으로 이행이 불가능하다는 사실을 알고 있던 당사자에게만 책임을 인정하고 있습니다. 위 사안에서 기술이전이 교섭행위 이전에 이미 이행불가능한 것은 아닐 것이므로 A사에게 민법상의 계약체결상의 과실책임은 성립할 여지가 없을 것입니다.

 

대법원은 어느 일방이 교섭단계에서 계약이 확실하게 체결되리라는 정당한 기대 내지 신뢰를 부여하여 상대방이 그 신뢰에 따라 행동하였음에도 상당한 이유 없이 계약의 체결을 거부하여 손해를 입혔다면 이는 신의성실의 원칙에 비추어 볼 때 계약자유 원칙의 한계를 넘는 위법한 행위로서 불법행위를 구성한다고 판시하였습니다(대법원 2003. 4. 11. 선고 200153059 판결).

 

따라서 (1) 어느 일방이 교섭단계에서 계약이 확실하게 체결되리라는 정당한 기대 내지 신뢰를 부여하여, (2) 상대방이 그 신뢰에 따라 행동하였음에도, (3) 상당한 이유 없이 계약의 체결을 거부하여 손해를 입혔다면, 신의성실의 원칙을 위반하여 불법행위 책임을 구성하게 될 것입니다.

 

4. 구체적 사안에 적용 및 실무적 포인트

 

위 사안에서 불법행위 책임의 성립여부를 살펴보면, 먼저 A사가 상대방에게 계약이 체결될 것이라는 신뢰를 형성한 것이고, B가 기술이전계약이 곧 체결될 것을 믿고 관련 업무절차를 준비하였거나 추가 연구 등에 투자하였다는 등의 사정으로 시간 또는 비용을 투자하였다면, A사의 상당한 이유가 없는 계약체결 거절로 B의 관련 투자가 무용하게 되는 손해가 발생하였다면, 위 대법원 설시 법리에 따라 A사는 이러한 손해를 배상할 불법행위 책임이 발생할 수 있습니다.

 

이때 손해배상의 범위는 A사에게는 계약이 유효하게 성립할 것으로 기대하여 상대방에게 발생한 신뢰이익, 즉 그러한 신뢰가 없었더라면 통상 지출하지 아니하였을 비용에 대하여만 배상할 책임이 있습니다. 상대방에게 계약 협상과정에서 통상 들어가는 비용, 즉 계약 체결여부와 무관하게 들어가는 비용까지 A사에게 책임을 묻지 못합니다.

 

정리하면, 원칙적으로 최종 계약이 성립되기 전까지는 계약상 책임을 물을 수 없습니다. 그러나, 협상과정에서 대법원 판결에서 제시한 바와 같은 계약체결을 신뢰한 특별한 사정이 있었다면 최종 계약을 체결하지 않는 당사자에게는 불법행위로 인한 손해배상 책임 인정될 수 있습니다. 다만, 그 손해배상의 범위는 계약성립을 믿고 지출된 특별한 손해에 한정되므로, 특별한 사정으로 없다면 그 액수는 경미한 경우가 대부분일 것입니다. 손해배상을 청구하는 측이 위와 같은 특별한 사정의 존재를 주장 입증해야 합니다.

 

KASAN_기술이전공동연구개발 목적으로 기술정보제공 후 협상 최종단계에서 본계약의 체결이 무산된 경우 법적책임 관련

 

 

작성일시 : 2017.09.19 16:00
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