Aatrix US7,171,615 US8,984,393 특허를 침해했다는 이유로 Green Shades 플로리다 연방지방법원에 제소하였으나, 연방지방법원은 미국 특허법 101조의 특허적격성을 갖추지 못하였다는 이유로 기각하였습니다. 이에 Aatrix CAFC 항소한 것입니다.

 

Aatrix 특허발명은 컴퓨터에서 데이터를 시각화하기 위한 디자인, 생성, 불러오기에 대한 것으로, 사용자가 데이터를 조작하고 시각화 형태와 보고서를 생성할 있도록 하는 것입니다. 615특허발명의 청구항 1항은 다음과 같습니다.

 

1.  A data processing system for designing, creating, and importing data into, a viewable form viewable by the user of the data processing system, comprising:

    (a) a form file that models the physical representation of an original paper form and establishes the calculations and rule conditions required to fill in the viewable form;

    (b) a form file creation program that imports a background image from an original form, allows a user to adjust and test-print the background image and compare the alignment of the original form to the background test-print, and creates the form file;

    (c) a data file containing data from a user application for populating the viewable form; and

    (d) a form viewer program operating on the form file and the data file, to perform calculations, allow the user of the data processing system to review and change the data, and create viewable forms and reports.

CAFC 발명에 대한 특허적격성은 법의 문제이나 청구범위 해석과 관련하여 사실관계 판단이 필요하다면 이를 먼저 분석한 후에 특허적격성 여부를 판단해야 한다고 보았습니다. 그리고 1심법원이 청구항 1항이 실재하는 구현(tangible embodiment) 아니라고 판단하였으나, CAFC 발명이 컴퓨터 OS, 데이터 시각화와 변경 수단, 시각화 형태와 보고서 수단을 필요로 하므로 실재한다고 판단하였습니다. CAFC Aatrix 소장에 대한 수정사항도 기술적 개선에 대한 주장을 포함하고 있다고 보았고 1심법원이 이를 간과한 점도 지적하였습니다.

 

판결과 Berkheimer v. HP 판결 등의 최근 CAFC 판결을 보면 소프트웨어 발명에 대한 특허부적격 주장의 입증을 보다 엄격하게 요구하는 것으로 보입니다. Berkheimer v. HP 판결에서는 1심에서 Markman hearing(특허 청구범위 해석) 후에 기각한 반면에, 사건의 1심은 Markman hearing 거치지 않고 기각한 것으로 다른 점이 있고 CAFC 판결은 이러한 점을 지적한 것입니다. Alice 판결 이후에 소프트웨어 발명의 특허성 인정이 어렵다고 보였으나, 최근에는 기술적 개선 등이 인정될 있는 경우 특허적격에 대한 다툼에서 특허권자에게 유리한 지형이 형성되고 있습니다.

 

정회목 변호사

 

KASAN_Aatrix Software v. Green Shades Software의 미국 CAFC 2018. 2.

17-1452.Opinion.2-12-2018.1 Aatrix v. Green Shades.pdf

 

 

 

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작성일시 : 2018. 2. 20. 14:00
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Steven E. Berkheimer US7,447,713 특허의 침해를 이유로 일리노이북부 연방지방법원에서 HP 대하여 소송을 제기하였습니다. HP Markman hearing 후에 미국 특허법 101조를 근거로 특허 적격성이 없다고 약식 판결(summary judgment) 신청했습니다. 이에 연방지방법원은 신청을 허여하였으나 Berkheimer 이에 대하여 항소했습니다.

 

713 특허의 청구항 1 아래와 같습니다.

 

1.  A method of archiving an item comprising in a computer processing system:

    presenting the item to a parser;

    parsing the item into a plurality of multi-part object structures wherein portions of the structures have searchable information tags associated therewith;

    evaluating the object structures in accordance with object structures previously stored in an archive;

    presenting an evaluated object structure for manual reconciliation at least where there is a predetermined variance between the object and at least one of a predetermined standard and a user defined rule.

 

4.  The method as in claim 1 which includes storing a reconciled object structure in the archive without substantial redundancy.

 

CAFC 특허발명에 대하여 Alice 테스트를 적용하였습니다. 1단계 테스트에서 Berkheimer parsing 단계는 데이터 구조를 마치 소스코드에서 목적코드로 변환하는 기술을 제시하고 있다고 주장하였습니다. 그러나 CAFC 특허 발명의 청구항이 데이터에 대한 parsing, comparing, storing, editing 관련된 추상적 아이디어에 불과하다고 판단하였습니다. 2단계 테스트에서 CAFC 청구항 4-7 발명에 대해서 상당한 여분 없이 데이터 구조를 저장하는 것이 시스템동작 효율을 향상시키고 저장비용을 절감하여 통상적이지 않은 발명적 개념(inventive concept) 있다는 점에 다툴 여지가 있다고 보았고, 이에 대해서 특허부적격으로 약식판결한 연방지방법원의 판결을 파기 환송하였습니다. 다만, 판결은 특허 청구항 4-7항에 특허적격이 있다는 것을 의미하는 것이 아니라 해당 청구항에 대하여 약식판결한 것이 부적절하다는 것에 불과합니다.

 

기존에는 특허적격 여부는 법의 문제로 특허에 대한 도전자가 단순히 특허적격이 없다는 주장만으로 약식판결을 있다고 보았으나, CAFC 판결은 명시적으로 지방법원에 특허적격 여부를 정당화하기 위한 증거 제출 등의 사실 조사를 요구하면서 파기환송한 것입니다. 판결로 특허적격 여부에 대해서도 clear and convincing evidence 명시적으로 필요하다면 특허부적격에 의한 무효가 보다 어려워질 것으로 보입니다.

 

정회목 변호사

 

 

KASAN_Berkheimer v. HP Inc.의 미국 CAFC 2018. 2. 8. 판결.pdf

17-1437.Opinion.2-6-2018.1 Berkheimer v. HP.PDF

 

 

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작성일시 : 2018. 2. 20. 13:13
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Visual Memory NVIDIA US5,953,740 특허를 침해했다는 이유로 델라웨어 연방지방법원에 제소하였습니다. 1심에서는 특허적격성이 없다는 이유로 NVIDIA 소각하신청을 승인하였습니다.

 

아래 그림은 특허 발명에 대한 대표도면입니다.

 

 

1심법원은 특허에 대하여 Alice 테스트를 진행하였는데, Alice 테스트 1단계에서 ’740 특허발명이 데이터를 종류별로 저장하는 추상적인 아이디어에 해당한다고 판단하였습니다. Alice 테스트 2단계에서는 프로세서, 캐시, 메인메모리, 버스 등과 같은 컴퓨터의 구성 요소들이 일반적이고 관습적으로 쓰이는 것에 불과하여 Inventive Concept 없다고 것입니다. 또한, 프로그램이 가능한 특성이 캐시에 저장될 데이터 타입을 결정하는 일반적인 개념을 표현한 것이며, 발명이 결과를 달성하기 위한 메커니즘을 설명하지 못하였다고 판단하였습니다.

 

‘740 특허의 청구항은 아래와 같습니다.

1. A computer memory System connectable to a processor and having one or more programmable operational characteristics, Said characteristics being defined through configuration by Said computer based on the type of Said processor,

wherein Said System is connectable to Said processor by a bus, Said System comprising:

a main memory connected to Said bus, and

a cache connected to Said bus,

wherein a programmable operational characteristic of Said System determines a type of data Stored by Said cache.

 

740 특허는 프로세서에 관계없이 캐시를 사용할 있도록 programmable operational characteristics 이용하는 메모리 시스템에 관한 것으로, 캐시 메모리를 3가지로 구분하고 프로세서의 타입에 따라 구분된 캐시 메모리의 기능을 정의합니다.

 

따라서 ’740 특허발명은 모든 프로세서에서 캐시 메모리를 효율적으로 이용할 있고, 프로세서에 따라 코드 또는 데이터 페이지 하나에 보다 적합하게 메모리 시스템을 설정할 있어 기존보다 빠르게 메인 메모리에 접속할 있으며, 여러가지 장점이 있습니다. 특히, 개별 성능을 현저하게 손상시키지 않으면서 다른 유형의 프로세서를 대상 메모리 시스템에 설치할 있고 성능은 캐시의 합계 크기보다 캐시가 장착된 선행기술의 메모리 시스템을 능가할 있다는 점을 명세서에서 확인되었습니다. 이에 CAFC 특허발명이 향상된 컴퓨터 메모리 시스템의 기술적 개선에 관한 것이라고 판결하였습니다.

 

결론적으로 CAFC ’740 특허가 특허적격성이 없다는 이유로 1심법원이 소각하한 판결을 파기 환송하였습니다. 판결로써 컴퓨터 성능에 구체적인 향상을 가져오고 이를 명세서에 충분히 기재한 경우에 소프트웨어 특허가 특허적격성을 가질 있다는 점을 다시 확인하였습니다.

 

16-2254.Opinion.8-11-2017.1 Visual Memory-NVIDIA.PDF

KASAN_Visual Memory v. NVIDIA의 미국 CAFC 2017. 8. 15. 판결.pdf

 

정회목 변호사

 

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작성일시 : 2018. 2. 8. 15:11
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Finjan Blue Coat에게 다운로드 받은 프로그램에 대하여 멀웨어(컴퓨터 바이러스) 확인과 보호를 수행하는 자사 특허를 침해했다는 이유로 제소한 사건입니다. Finjan US6,154,844 특허의 청구항 1 아래와 같습니다.

 

Claim 1. A method comprising:

    receiving by an inspector a Downloadable;

    generating by the inspector a first Downloadable security profile that identifies suspicious code in the received Downloadable; and

    linking by the inspector the first Downloadable security profile to the Downloadable before a web server makes the Downloadable available to web clients.

 

발명은 먼저 검사부에 의해 다운로더블을 받는 단계, 받은 다운로더블에 존재하는 수상한 코드를 확인하는 첫번째 다운로더블 보안 프로파일을 생성하는 단계, 그리고 웹서버가 상기 다운로더블을 웹클라이언트에게 제공하기에 앞서 첫번째 다운로더블 보안 프로파일을 상기 다운로더블에 링크하는 단계로 구성됩니다.

 

미국 CAFC 사건에서 Blue Coat 웹보안 제품이 Finjan 특허를 침해했다는 캘리포니아 북부 연방지방법원의 판단을 지지하였습니다. CAFC 소프트웨어 발명의 청구항이 단순한 추상적 아이디어가 아니라 특허적격이 있다고 판단을 것입니다.

 

특허적격에 대하여 CAFC 가지 이유로 특허발명이 추상적 아이디어를 해당하지 않는다는 사실을 확인했습니다. 첫째, 다운로더블 프로그램의 코드를 분석하고 잠재적으로 위험하거나 원치 않는 작업을 수행하는지 여부를 결정하는 행동기반(behavior-based) 바이러스 검색 기법이 포함되는데, 이는 기존의 코드매칭(code-matching) 바이러스 검사 기법과는 차이가 있습니다. CAFC 이를 컴퓨터 기능의 개선한 것이라고 판단한 것입니다. 둘째, 행동기반 바이러스 검사의 결과는 컴퓨터 보안 시스템이 이전에 없었던 작업을 수행할 있게 하는 새로운 유형의 파일에 첨부되는데, 이는 수상한 코드를 확인할 있는 보안 프로파일을 생성하는 구체적인 단계를 제공하고 다운로더블에 링크됩니다.

 

다만, CAFC 손해배상금액 판단에서는 연방지방법원에서 인정하였던 4천만달러에서 일부 특허에 대해서는 침해를 인정하지 않아 상당한 손해배상액이 인정되지 않았습니다. US6,154,844 특허를 침해한 것에 대하여 24백만달러, US6,965,968 특허침해에 대하여 780만달러의 손해를 배상할 것으로 결정된 1 판결 부분은 파기 환송되었습니다.

 

CAFC 판결로써 소프트웨어 발명에 대하여 컴퓨터 기능에 추상적이지 않은 구체적인 향상을 가져오는 경우에 특허를 받을 있다는 점을 다시 지지하였습니다. 우리나라에서도 소프트웨어 특허 출원과 침해소송에서 참고하여야 것입니다.

 

16-2520.Opinion.1-8-2018.1 Finjan v. Blue Coat cafc.pdf

KASAN_Finjan vs. Blue Coat Systems의 미국 CAFC 2018. 1. 10. 판결.pdf

 

정회목 변호사

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작성일시 : 2018. 2. 7. 13:25
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지난 2016. 3. 미국 텍사스 연방지방법원은 LG전자가 Core Wireless Licensing GUI(그래픽 유저인터페이스) 특허를 침해했다는 이유로 350만달러를 배상할 것을 판결하였습니다. 침해 대상특허는 US08434020, US08713476입니다. 판결에서 LG전자는 대당 0.1달러를 배상하도록 손해배상액이 산정되었습니다. 침해 대상특허의 주요 도면은 아래와 같습니다.

 

 

대상특허는 작은 화면의 전자기기 등에 사용되는 디스플레이 인터페이스를 개선한 발명입니다. 특히 대상특허는 SMS 수신과 앱실행에 관련된 발명으로 사용자는 이를 통하여 전자기기의 데이터와 앱에 보다 빨리 접근할 있습니다.

 

주요 청구항인 ‘020 특허의 청구항 1 아래와 같습니다.

1.  A computing device comprising a display screen,

    the computing device being configured to display on the screen a menu listing one or more applications,

    and additionally being configured to display on the screen an application summary that can be reached directly from the menu,

    wherein the application summary displays a limited list of data offered within the one or more applications, each of the data in the list being selectable to launch the respective application and enable the selected data to be seen within the respective application, and

    wherein the application summary is displayed while the one or more applications are in an un-launched state.

 

이에 대하여 LG 단순한 추상적 아이디어에 불과하여 특허성이 없다고 항변하였으나, 연방지방법원은 특허성을 인정하였습니다. 판결에 대하여 LG전자가 항소를 하였는데, 미국 CAFC 2018. 1. 25. LG전자의 항소를 기각하는 판결을 것입니다.

 

항소심 판결에서 CAFC 통상의 유저 인터페이스 방법에 비하여 대상특허가 사용자에게 제한된 목록의 정보를 디스플레이 하는 특정한 방법을 공개하여 구체적인 개선을 보이고 특히 작은 화면에서 컴퓨터의 기능을 향상시킨다고 보았습니다. , 앱의 개요창이 제한된 목록의 데이터를 보여주고, 목록의 데이터는 해당하는 앱을 실행할 있고 해당 내에서 선택한 데이터를 보여주는 것을 가능하게 합니다. 그래서 개요창이 하나 이상의 실행되지 않은 상태의 앱을 디스플레이 하고 앱들은 특정 상태에서 존재하게 됩니다.

 

CAFC 특허 발명이 추상적이지 않으므로 Alice 테스트의 2단계 테스트를 수행할 필요없이 특허성이 있다고 판단하고 LG전자의 항소를 기각하였습니다. LG전자가 이에 대하여 불복하기 위해서는 CAFC 전원합의체(en banc) 심리를 신청하거나 연방대법원에 상고허가신청을 있습니다.

 

판결에서 소프트웨어 발명도 추상적 아이디어 등이 아니고 진보성이 있다면 특허를 충분히 받을 있고, Alice 판결의 2단계 테스트도 회피할 있다는 원칙을 재확인하였습니다. Alice판결의 2단계 테스트에서 1단계는 청구항이 추상적 아이디어와 직접적으로 관련이 있는지 여부를 판단하고, 관련이 없다면 특허 대상이 되고 관련이 있으면 2단계 테스트를 진행합니다. 2단계 테스트는 추상적 아이디어를 특허대상이 있는 발명적 개념(Inventive concept)으로 변환시킬 있는 추가적 구성요소가 청구항이 있는지 여부를 판단합니다.

 

첨부: CAFC 판결

16-2684.Opinion.1-23-2018.1 core-lg cafc.pdf

KASAN_[특허침해소송] Core Wireless Licensing v. LG Electronics의 미국 CAF

 

정회목 변호사

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작성일시 : 2018. 2. 7. 09:29
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