본 포스팅에서는 일반적인 직무발명 보상 규정을 첨부 드리면서 법적으로 유의하여야 할 사항을 코멘트하여 드리겠습니다. 발명진흥법에 따르면, "직무발명"이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원("종업원 등")이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체("사용자 등")의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말합니다.

 

 

 

 

그리고 직무발명에 대하여 사용자 등은 기본적으로 통상실시권을 가집니다. 다만 중소기업이 아닌 경우에는 별도의 승계 계약 또는 근무규정을 미리 체결하여야 합니다(발명진흥법 제10). 이때, 종업원 등은 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가집니다. 그리고, 사용자 등은 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하고 종업원 등에게 문서로 알려야 합니다(발명진흥법 제15).

 

이와 같이 종업원 등의 발명이 등록 등 절차가 완료되면, 사용자 등은 보상규정에 따라 결정된 보상액 등 보상의 구체적 사항을 문서로 알려야 합니다. 그리고 동법에 의하면, 사용자 등이 동법에 의거하여 종업원 등에게 보상한 경우에는 정당한 보상을 한 것으로 간주합니다.

 

따라서 사용자 등은 보상규정에 의거하여 보상을 실시하는 것이 먼저이고, 그와 같은 보상은 정당한 보상을 행한 것으로 보게 됩니다. 하지만, 그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자 등과 종업원 등이 공헌한 정도를 고려하지 아니한 경우에는 그러하지 아니한 것으로 동법은 규정하고 있습니다.

 

 

 

 

그러므로 직무발명 보상규정에서 종업원 등에 대한 정당한 보상이 규정되고 있는 지가 최근 핵심 이슈로 떠오르고 있습니다. 일반적으로 보상은 출원보상, 등록보상, 실적보상으로 구분됩니다. 특히 실적보상에서의 해당 상품 매출액 대비에 따른 보상 규정이 중요한 의미를 가집니다. 아울러 임직원이 포함된 직무발명심의위원회를 두어 보상에 관해 중요한 사항을 조정하고 제도 운영에 관한 사항을 결정할 수 있습니다.

 

직무발명 보상규정은 기업 입장에서 발명의 승계 절차 확립, 정당한 보상 규정에 따른 추후 법률 리스크 방지 관점에서 매우 중요하므로 기업의 IP팀 및 기술 부문에 맞추어 규정 작성시 법률 자문을 받는 것이 필수입니다. 반대로 발명자 입장에서는 정당한 보상에 해당하지 않는 경우 발명자보상금 청구의 소를 제기할 수 있으므로 기체결한 보상 규정을 재확인할 필요가 있습니다.

 

변호사/변리사 김동섭

직무발명 규정/ IP 소송 문의 (dskim@kasanlaw.com 02-6105-1304)

 

첨부파일: 직무발명 보상 규정 샘플 양식

직무발명 보상 규정 샘플.hwp

 

 

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작성일시 : 2017.11.17 11:00
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애플 워치 3와 관련해서 재미있는 특허가 2017. 9. 14. 에 공개되어 소개 드립니다. 본 특허의 발명의 명칭은 “PORTABLE ELECTRONIC DEVICE CONNECTOR 휴대용 전자 장치 커넥터입니다. 발명의 명칭만 보면, 커넥터의 일종으로 예상되지만, 실제로는 애플 워치의 커넥터로 구현될 수 있는 기술입니다. 이와 같이 발명의 명칭만으로는 실제 그 특허의 내용을 가늠할 수 없는 경우가 더 많습니다. 이는 출원을 하는 변호사가 경쟁사로부터 그 특허가 검색이 잘 되지 않도록 하려는 오랜 전통 때문입니다.

 

이 특허를 살펴보면, 웨어러블 디바이스를 위한 전자 밴드 An electronic band for a wearable device 를 출원하고 있습니다. 아래 도면에서는 먼저 웨어러블 디바이스 자체를 진단하는 장비 290 를 연결하는 커넥터를 개시하고 있습니다. , 고장 여부가 불분명한 애플 워치를 진단하는 장비를 연결하는 커넥터가 개시되었습니다.

 

 

다음 도면 6A에서는 부착되는 밴드 102 가 핀 블락 608 에 형성된 스프링 핀 609을 이용하여 웨어러블 디바이스에 연결되는 형상이 개시되어 있습니다. 물론 이러한 핀 형상은 다르게 구현될 수 있고, 실제 제품에서는 접착식 내지 자기적으로 연결될 가능성이 높아 보입니다.

 

 

아래 도면 9B 에서는 밴드의 끝단 자석 부분 906, 907 에 커넥터 904 가 형성된 것을 볼 수 있으며, 그 커넥터가 맥북에 연결되는 것을 도시하고 있습니다. , 애플 워치가 맥북에 물리적인 커넥터로 연결되고 있습니다.

 

 

그리고 아래 도면 11B 에서는 힌지 1109 부위에 연결된 커넥터 1110 가 도시되어 있습니다. 이 커넥터는 아이폰에서 쓰이는 8핀 구조로 개시되어 있으나 다르게 구현될 수도 있습니다. 이와 같이 다수 전자기기가 연결되면, 웨어러블 디바이스, 밴드, 및 맥북이 차례로 직접적인 커넥터로 연결될 수 있습니다.

 

 

애플 워치와 관련된 최신 특허를 살펴보았는데 어떠 신지요. 애플 워치가 물리적인 커넥터로 밴드, 맥북, 아이폰과 연결될 수 있다는 아이디어를 출원한 것입니다. 이러한 형상은 다소 우스꽝스러워 보일 수도 있습니다. 하지만 단순한 아이디어를 확장 시킬 수 있는 부분에 주목하여야 합니다. 본 커넥터는 추가적인 새로운 기술로 구현되어 자석류로 매우 쉽게 연결될 수도 있고 그 확장성은 예측하기 어렵습니다. 이러한 특허는 오히려 실제 특허 소송에서는 강한 특허로 역할을 할 수 있어 소송 전략측면에서도 유익한 특허가 될 수 있습니다.

 

이와 같이 특허는 아이디어만으로도 출원이 가능하며 추가 확장 기술 개발에 따라 그 특허의 가치는 무한대로 확대될 수 있음에 주의해야 하며, 현재 개발 중인 기술 및 Biz의 방향성과 향후 특허 소송 전략 등을 항상 염두 하면서 특허 포트폴리오를 구축해야 합니다.

 

김동섭 변호사/변리사(dskim@kasanlaw.com)

특허 출원 / 침해분쟁 문의(02-591-0657)

 

첨부: 애플 특허 공보

애플 특허 공보.pdf

 

KASAN_애플 워치 3와 관련된 최신 특허 공개 및 소송 전략 – 와치, 밴드, 아이폰, 맥북 커넥터.pdf

 

 

작성일시 : 2017.10.27 15:00
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애플 최신 특허를 소개 드립니다. “Substrate Having a Visually Imperceptible Texture for Providing Variable Coefficients of Friction Between Objects”라는 발명의 명칭으로 2017. 10. 19.에 공개된 특허입니다. 아이폰, 아이패드, 맥북의 화면 상에 질감을 가지는 기판을 형성하는 것을 특징으로 합니다. 본 특허를 설명 드리기 전에 애플의 특허 포트폴리오 전략을 설명 드리겠습니다.

 

 

Apple Inc. 특허 전략은 2-Track 을 따릅니다. 첫번째는 번뜩이는 아이디어만을 가지고 특허를 출원하고 이후에 이를 기술적으로 보완하거나 추가 아이디어를 입히는 전략입니다. 두번째는 제품 출시 직전에 제품과 동일한 특허를 출원하여 경쟁사의 침해를 방지하는 전략입니다. 이와 같이 애플은 두 가지 전략을 혼합적으로 사용하여 기술 보호를 극대화하고 있습니다.

 

애플은 본 특허의 출원에 있어 첫번째 전략을 쓴 것으로 보입니다. 본 특허는 터치스크린 위에 시각적으로 감지하지 못하는 Texture Pattern 을 입혀 유저에게 실제 질감을 느끼도록 하는 기술입니다.

 

또한 스크린을 다양하게 구분하여 상이한 터치 질감을 느끼도록 구현하고 있습니다. 특히 질감 패턴을 형성하는 마찰계수를 다르게 하여 이를 구분하고 있습니다. 마찰력의 크기 f는 수직항력과 마찰력에 비례하여, 마찰계수가 클수록 마찰력의 크기도 커집니다. 마찰력의 크기를 f, 수직항력을 N, 마찰계수를 μ(mu; )라고 할 때, f = μN의 관계가 성립합니다. 이와 같이 마찰계수를 복수의 질감 패턴에 다르게 형성하여, 사용자가 다르게 느끼도록 구현하고 있습니다.

 

 

구체적으로 아이패드의 상단과 하단을 글자 입력, 손가락 터치 입력 부분으로 구분하여 다른 질감 패턴을 형성합니다. 또한 맥북의 화면과 아래 터치패드에 다른 질감 패턴을 형성하기도 합니다.

 

 

애플의 특허 포트폴리오 전략에 비추어 볼 때, 향후 본 특허의 아이디어에 추가 기술을 구현할 것으로 보입니다. 예를 들어, UI/UX에 따라 실시간으로 변하는 터치 질감을 구현하도록 질감 패턴이 가변적으로 형성될 수도 있을 것입니다.

 

특허 출원은 이와 같이 정밀한 전략을 통해 진행하셔야 합니다. 단순히 개발한 기술을 정리하는 수준을 넘어서서, 현재 Biz 의 방향성을 고려하여 특허의 목적에 맞추어 특허 포트폴리오를 구성하셔야만 특허를 통해 향후 비즈니스의 완성도를 축적시키실 수 있을 것입니다.

 

김동섭 변호사/변리사(dskim@kasanlaw.com)

특허출원/침해소송문의: 02-591-0657

 

첨부: 애플특허20171019

us20170300114a1p.pdf

 

 

작성일시 : 2017.10.25 14:03
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-- 제품 브랜드에 대한 상표출원 및 등록에 관한 몇 가지 실무상 TIP --

 

1.     상표등록 후 10년마다 하는 상표권 존속기간 갱신출원 시 주의할 점은?

 

2012. 4. 1. 이후 갱신출원에 대해서는 상품분류 1류당 20개 상품이 초과하는 경우 초과 1상품 개수당 2천원을 추가로 납부해야 합니다. 따라서, 불필요한 상품을 삭제하고 필요한 범위로 유지하되 가능한 한 갱신 출원 시 20개의 상품으로 한정하는 것이 바람직합니다.

 

또한 갱신신청을 하는 경우 상표권자 주소가 변경되었거나 상표권이 공유인 경우에는 신중하고 정확하게 갱신신청 절차를 진행해야 합니다. 실제 쉽게 생각하여 단독으로 갱신절차를 진행하였다가 특허청으로부터 불수리 통지를 받고 나서야 변리사에게 업무를 의뢰한 경우가 있습니다. 그런데, 문제는 보정하기 불가능할 정도로 갱신신청을 잘못한 경우가 많아서 결국 상표권 자체를 잃는 경우가 상당히 많다는 것입니다. 

 

그리고, 회사 CI 또는 상호상표인 경우 시간이 흐름에 따라 글자체나 로고 변경이 필요한 경우 많습니다. 이와 같이 갱신 대상 상표의 수정이 필요한 경우, 갱신출원을 하지 않고 변경된 상표에 대해 신규 출원하는 경우가 많습니다. 그러나 이 경우 타인의 선행상표와의 유사를 이유로 신규출원이 거절되는 경우가 종종 있으므로 신규출원 전에 선행상표에 대한 조사와 비교 검토를 충분히 해야 합니다. 필요한 경우 안전한 권리확보를 위해 갱신출원과 신규출원을 함께 해두는 것이 바람직합니다.

 

2.     상표출원에 대한 우선심사신청은 어떤 경우에 활용하는 것이 좋을까?

 

출원과 함께 우선심사를 청구하면 상표등록을 상당히 앞당길 수 있습니다. 통상 출원일로부터 6개월 이내 심사결과 받을 수 있습니다. 우선심사 청구제도를 도입한 초기에는 우선심사를 신청한 출원서에 기재된 모든 지정상품에 대해 사용사실 또는 사용예정사실을 전부 입증하여야 하였습니다. 따라서 우선심사를 통해 등록할 경우 지정할 수 있는 상품 개수가 실제 사용하고 있는 상품 1~2개 정도로 매우 한정되었습니다. 그러나, 특허청은 상표법 개정을 통해 2012. 4. 1. 이후 출원부터 상품유사군코드(: 의약품에 해당하는 G1004)가 동일한 상품들은 그 중 하나의 상품에 대해서만 사용사실 또는 사용예정사실을 입증하면 나머지 상품에 대해서도 우선심사가 가능하도록 그 범위를 확대하였습니다. 출원에게 유리한 제도 변경이므로 이를 적극 활용할 필요가 있습니다.

 

3.     특허청으로부터 의견제출통지서 또는 거절결정서를 받은 경우 어떻게 하는 것이 좋을까?

 

상표 출원 전에 유사범위의 상표까지 검색하였다 하더라도 검색의 본질적 한계 및 상표유사에 대한 관점 차이, 또는 자타상품식별력 유무에 대한 특허청 심사관과의 관점 차이로 인하여 의견제출통지서가 나오는 경우가 많습니다. 특히 심사관은 상표의 유사여부를 매우 엄격하게 판단하는 경향이 있으므로, 유사하지 않은 것으로 보이는 상표를 제시하며 상표등록을 거절하는 경우도 많습니다.

 

그런데, 상표전문 변리사의 도움 없이 회사에서 직접 상표출원 업무를 처리하는 경우, 특허청 심사관의 거절이유 및 의견제출 통지에 대해 적절하게 대응하지 못하는 경우가 많습니다. , 심사관의 불합리한 거절이유를 받아들여 결국 출원을 포기하는 경우도 많습니다. 가장 간단한 거절이유에 해당하는 지정상품의 불명확을 지적하는 거절이유통지에 대해서도 지정상품을 적절하게 석명하거나 이를 적법하게 보정하는 등 대응을 적절하게 하지 못하여 소중한 상표출원 권리를 포기하는 경우도 많습니다.

 

상표분야 실무경험에 비추어 보면, 심사관의 거절이유에 대해 어떠한 대응을 하지 않은 경우에는 100% 거절되지만, 적절한 보정과 의견서를 제출하는 경우에는 심사관이 거절 입장을 철회하는 경우가 50%정도로 높아졌습니다. ( 50% 정도는 심사관이 자신의 입장을 끝까지 고집하거나 심사 업무 부담을 이유로 심판원 등 상급기관에서 해결하라는 식으로 판단을 유보하는 차원에서 최종 거절결정을 하기도 합니다). 심사관의 거절결정에 대해서도 법적 근거가 박약한 심사관의 거절결정은 적절하고 논리적인 반박하는 거절결정불복심판을 청구하면 그 중 70% 정도는 거절결정이 번복되는 것을 알 수 있습니다.

 

따라서 의견제출통지서나 거절결정서를 받았다고 해서 섣불리 그 출원을 포기하기 보다는 상표등록에 관한 전문 변리사의 판단과 조언에 따라 보정 및 의견서 제출 등을 통해 끝까지 거절이유를 극복하려는 최선의 시도를 해보는 것이 바람직합니다.

 

4.     자사 상호에 식별력 없는 상표를 결합한 상표등록은 어떤 실익이 있는가?

 

원칙적으로 식별력이 없는 상표는 단독으로는 상표등록이 불가능하고, 또한, 상호를 결합하여 상표등록을 받아도 사실상 독점배타적으로 사용할 수 있는 부분은 상호부분에 국한되고, 식별력이 없는 부분에 대해서는 독점배타권이 미치지 않습니다.

 

그럼에도 불구하고 상호와 식별력 없는 표장을 결합한 상표를 등록하는 이유는, (1) 자사의 사용권을 안정적으로 확보하고, (2) 경쟁사나 일반수요자에게 식별력이 없는 부분 역시 사용하게 되면 상표권 침해가 될 수도 있다는 인식을 은연 중에 생기게 할 수 있다는 점에 있습니다. 나아가, (3) 식별력이 없는 표장(보통명칭이나 관용표장 배제)도 장기간 독점적으로 사용한 경우 장래 어느 시점에서는 사용에 의한 식별력을 취득하여 이를 독점배타적으로 사용할 수 있는 권리를 획득할 수 있는 가능성도 있습니다. 

 

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작성일시 : 2014.03.12 16:00
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