허가특허연계__글70건

  1. 2017.11.18 [공동발명자판단 – 1] 공동발명자 판단기준 + 분쟁사례 연구
  2. 2017.11.17 실시권자 Licensee – 대상 특허에 대한 무효심판의 청구인 적격이 인정되는 이해관계인 : 특허법원 2017. 10. 27. 선고 2017허2727 판결
  3. 2017.11.17 [중국지재권침해대응 – 6] 중국 온라인 오픈마켓몰에서 특허, 상표, 저작권 등 지재권 침해물품 적발시 Alibaba 온라인신고 EU 안내문
  4. 2017.11.17 [중국지재권침해대응 – 5] 중국 온라인 오픈마켓몰에서 특허, 상표, 저작권 등 지재권 침해물품 적발 + Alibaba 온라인 신고 + 지원서비스
  5. 2017.11.17 [중국지재권침해대응 – 4] 중국 온라인 오픈마켓몰에서 특허, 상표, 저작권 등 지재권 침해행위에 대한 대응 + 중국 권리침해책임법상 온라인사이트 운영자의 연대책임 인정 판결
  6. 2017.11.14 실기한 공격방어방법 각하 + 사후적 고찰 금지 쟁점 특허무효심판 : 특허법원 2017. 10. 26. 선고 2016허7510 판결
  7. 2017.11.12 [중국지재권침해소송 – 3] 중국대법원 공표 특허침해소송 심리기준
  8. 2017.11.12 [중국지재권침해소송 – 2] 중국 침권책임법 - 권리침해책임법
  9. 2017.11.12 [중국지재권침해소송 – 1] 중국특허소송 2016년 통계자료 + 내역 파악 방법
  10. 2017.10.25 [행정소송 - 7] 정부발표 행정소송 통계
  11. 2017.10.25 [행정소송 – 6] 행정소송의 청구인 – 제3자의 원고적격 : 대법원 2015. 10. 29. 선고 2013두27517 판결
  12. 2017.10.25 [행정소송 – 5] 행정소송의 피고 행정기관 특정: 대구고등법원 2016. 7. 22. 선고 2016누4394 판결
  13. 2017.10.25 [행정소송 – 4] 국책과제 처분에 대한 행정소송의 대상 처분 특정: 수원지방법원 2016. 6. 14. 선고 2015구합64023 판결
  14. 2017.10.25 [행정소송 – 3] 행정소송의 절차, 기간, 비용
  15. 2017.10.25 [행정소송 – 2] 행정심판 개요
  16. 2017.10.25 [행정소송 – 1] 행정소송 개요
  17. 2017.10.24 [우판권 – 7] 소극적 권리범위확인심판의 승소 심결 후 타사의 무효심결 확정시 우선판매품목허가 소멸여부
  18. 2017.10.24 [우판권 – 6] 복수의 등재특허에 대한 특허심판 관련 다양한 시나리오
  19. 2017.10.24 [우판권 – 5] 제네릭 경쟁회사에서 타사의 우선판매품목허가 취소를 청구하는 행정소송
  20. 2017.10.24 [우판권 – 4] 미국약사법(FDCA)의 퍼스트 제네릭(first generic)의 180일 독점권 규정
  21. 2017.10.24 [우판권 – 3] 통지의약품 허가신청 관련 timeline 체크포인트
  22. 2017.10.24 [우판권 – 2] 허가특허연계제도 관련 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 조항 정리
  23. 2017.10.24 [우판권 – 1] 약사법 규정
  24. 2017.10.21 [면허대여 – 2] 명의대여 개설 의료기관(사무장 병원) + 형사처벌 규정 + 건강보험 요양급여 부정수급 환수 + 면허취소 등 관련 규정 정리
  25. 2017.09.26 물건 판매로 인한 방법발명 특허권의 소진: 서울중앙지방법원 2016. 11. 30. 선고 2015가합560702 판결
  26. 2017.09.26 공유특허에 대한 공유자의 지분분할청구권 - 공유특허권 매각 + 대금분할 인정: 대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다41578 판결
  27. 2017.09.25 모색적 증거신청의 부적법 판단 + 실무적 포인트 + 무효사유 관련 사실조회신청
  28. 2017.09.25 특허심판원의 심판, 특허법원 심결취소소송에서 증거조사방법, 당사자의 증거신청에 대한 결정 재량의 범위
  29. 2017.09.24 [지재형사 – 1] 지식재산권 관련 형사소송의 개요
  30. 2017.09.24 [지재형사 – 1] 지식재산권 침해범죄에 있어 몰수 및 추징

 

 

작성일시 : 2017. 11. 18. 07:00
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특허권자 주장: 실시권자는 특허무효심판을 청구할 직접적이고 현실적 이해관계가 없다.

 

특허법원 판결요지: “실시권자가 특허권자로부터 당장은 특허권 침해의 주장을 받지 않게 되고 사실상 어느 정도 특허권자와 함께 독점에 의한 이익을 향유할 수는 있지만, 실시권자의 특허발명의 사용은 어디까지나 실시료의 지급을 조건으로 하거나, 실시 시간, 실시 지역, 실시 범위 등 설정행위로 정한 범위 내로 제한된다.

 

그리고 이미 등록된 특허발명이 존재하는 경우, 비록 그 특허발명에 등록무효원인이 존재한다 하더라도, 그에 대한 무효심결이 확정되기까지는 그 특허발명은 일응 유효하게 존속하고 함부로 그 존재를 부정할 수 없으므로, 당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 불이익을 입거나 입을 우려가 있는 자는 우선 특허권자로부터 실시권을 설정받아 특허발명을 실시하고 특허발명의 유효성을 다투는 것을 추후로 미루어 둘 수도 있다.

 

따라서 특허권에 대하여 실시권을 설정받았다 하더라도, 실시권자가 아무런 제한 없이 실시를 허락받아 특허권 그 자체를 취득한 것과 마찬가지로 볼 수 있거나, 당사자 간에 조합관계가 성립하는 등으로 실시권자가 특허권자와 그 법률상 이해관계를 같이하여 불이익이 없다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 원칙적으로 실시권자는 당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 법률상으로 불이익을 입어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 자에 해당한다.

 

따라서 이 사건 특허발명이 동영상 관련 표준특허풀인 HEVC 라이선스 프로그램에 등재된 점에 비추어 피고가 이 사건 특허발명을 실시하고 있거나 실시할 가능성이 있으므로, 비록 피고가 HEVC 라이선스 프로그램에 라이센시로 등록되어 이 사건 특허발명의 통상실시권을 부여받은 것과 마찬가지라고 하더라도, 이해관계인에 해당한다.”

 

첨부: 특허법원 2017. 10. 27. 선고 20172727 판결

특허법원 2017허2727 판결 .pdf

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작성일시 : 2017. 11. 17. 20:00
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중국 Alibaba 온라인오픈마켓몰에서 특허, 실용신안, 디자인 등록권리 침해품, 저작권침해품 등 지식재산권침해품을 발견하고, 알리바바 지재권침해신고 플랫폼(https://ipp.alibabagroup.com/)에 신고하면, Alibaba에서는 신고접수일로부터 1주일 이내에 해당 상품판매자에게 신고내용을 전달합니다.

 

이때 판매자는 3일 이내에 지재권침해주장에 대한 반박서를 온라인으로 제출할 수 있습니다. 그와 같은 침해불인정 반박주장에 대해 Alibaba에서 심사한 후 해당 제품을 삭제할지 결정한다고 합니다. EU IPR desk에서 작성한 설명자료 중 해당부분은 인용하면 아래와 같습니다.

 

 

첨부: EU EU IPR desk 설명자료

China_IPR_Guide_on_How_to_Remove_Counterfeit_Goods_from_E-Commer

 

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작성일시 : 2017. 11. 17. 09:00
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중국 Alibaba사에서 운영하는 온라인오픈마켓몰 사이트 타오바오, 티엔마오(Tmall), 알리익스프레스에서 짝퉁, 위조상품, 특허, 실용신안, 디자인 등록권리 침해품, 저작권침해품 등 지식재산권침해품을 발견한 경우, 알리바바사에서 운영하는 지재권침해신고 플랫폼(https://ipp.alibabagroup.com/)에 중문 또는 영문으로 직접 신고할 수 있습니다.

 

한편, 한국지식재산보호원에서는 중국 알리바바 위조상품 대리신고 서비스를 지원사업으로 진행하고 있습니다. 링크: http://www.ip-navi.or.kr/kbrand/imitation_report.navi 비용을 받지 않는 무료 서비스이므로 적극 활용하면 좋을 것입니다.

 

첨부: 서비스 지원신청서 등 서류

중국 알리바바 위조상품 대리신고 지원 신청서.hwp

 

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작성일시 : 2017. 11. 17. 08:00
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1. 사실관계

 

A 중국회사는 2014. 11. 5. “적외선가열조리장치발명에 대한 발명전리 등록을 받은 특허권자인데, 2015. 1. 29. 중국의 대형 오픈마켓 사이트 TMALL(www.tmall.com)에서 자사 특허권을 침해하는 제품이 판매되고 있다는 사실을 발견하고, 사이버몰 사이트의 지식재산권보호 플랫폼을 통해 특허침해사실, 특허침해분석자료, 기술특징 대비표 등 관련 서식을 제출하는 형식으로 신고하였습니다. 그럼에도 TMALL에서 위 침해품 판매행위가 계속되자 205. 4. 7. 중국 저장성 중급인민법원에 위 침해품 판매자는 물론 TMALL 운영회사까지 피고로 하여 특허침해금지 및 손해배상청구소송을 제기하였습니다.

 

2. 중국법원 1심 판결 

 

중국 1심 법원은 위 판매제품이 해당 특허권의 권리범위에 속한다고 판단하고, 판매회사에 대한 제조판매금지명령과 함께 특허침해를 원인으로 하는 손해배상으로 15만위안을 지급하라고 판결하였습니다. 또한, TMALL 운영회사에 대해서도 특허침해책임을 인정하여, 해당 침해제품 판매 관련 웹페이지 삭제 명령 뿐만 아니라 위 판매자에 대한 손해배상액 15만 위안 중 일부 5만위안을 판매자와 연대하여 지급하라고 명령하였습니다. 이에 피고 TMALL 운영회사는 1심 판결에 불복하여 저장성 고급인민법원에 항소하였습니다.

 

3. 중국 저장성 고급인민법원 2심 판결 

 

해당 제품의 특허침해는 다투지 않았기 때문에 제품 판매자가 아닌 온라인사이트 운영자에게 제품판매로 인한 특허침해에 관한 공동불법행위 책임을 인정할 수 있는지 여부만 쟁점입니다.

 

2심 중국법원은 중국 침권책임법(권리침해책임법) 36조에 따라 온라인사이트 운영자의 공동불법행위 책임을 인정하여 1심판결을 그대로 승인하였습니다.

 

4. 판결이유 및 실무적 포인트  

 

중국 침권책임법에서는 특허권, 실용신안권, 디자인권을 포함하는 전리권의 침해행위도 규율하는데, 36조에서 인터넷사용자、인터넷서비스제공자가 인터넷을 이용하여 타인의 민사권익을 침해한 경우 불법행위책임을 부담하여야 한다. 인터넷이용자가 인터넷서비스를 이용하여 불법행위를 한 경우, 피해자는 인터넷서비스제공자에게 삭제、차단 등 필요한 조치를 취할 것을 통지할 권리가 있다. 인터넷서비스제공자가 통지를 받고서도 즉시 필요한 조치를 취하지 아니한 경우에는 손해의 확대부분에 대하여 그 인터넷이용자와 연대책임을 부담한다. 인터넷서비스제공자는 인터넷사용자가 그 인터넷서비스를 이용하여 타인의 민사권익을 침해한다는 것을 알고서도 필요한 조치를 취하지 아니한 경우, 그 인터넷사용자와 연대책임을 부담한다.”고 규정하고 있습니다. 중국 2심 법원은 위 규정에 따라 피고 TMALL 운영회사의 특허침해불법행위에 대한 연대책임이 인정된다고 판결하였습니다.

 

구체적으로 원고 특허권자는 TMALL에서 판매행위자의 특허침해행위를 발견하고, 그 사이트 운영자에게 침권책임법 제36조상의 통지를 하였음에도, 사이트 운영자가 특허침해를 막기 위해 필요한 조치를 취하지 않음으로써 그 침해결과가 확대되는 결과가 발생한 것이고, 따라서 사이트 운영자는 인터넷 이용자인 제품 판매회사와 공동으로 특허침해에 관한 책임을 부담한다고 판시하였습니다.

 

특히, TMALL 운영회사는 최초 특허권자의 특허침해신고에 대해 심사부적합으로 답신하면서, ‘특허침해 분석대비표애서 피소 상품이 귀사의 특허청구항의 기술적 범위에 속한다는 점을 상세하게 보충할 것. 문서에 도면을 부가하는 방식으로 개별적 구체적으로 기재할 것. 구매코드 또는 회원명을 기재할 것이라는 보완요청을 하였습니다.

 

이에 대해 중국법원은 위와 같은 TMALL 담당부서의 심사부적합 회신과 보완요청은 근거 없고, 최초 특허 침해사실 신고로서 위 침권책임법상 통지요건을 충족한다고 보았습니다.

 

특허권자는 특허침해사실 온라인 신고(통지)에서 특허권리 귀속증명, 신분, 특허번호 및 발명의 명칭 뿐만 아니라 총 5면에 걸쳐 도면과 글로 양자의 기술적 특징을 비교하는 자료를 제공하였음에도, TMALL 담당부서에서는 그와 같은 신고내용을 판매자에게 보내서 확인하지도 않은 채 만연히 특허권자에게 추가 보완하라고 회신한 것입니다.

 

이와 같이 온라인 사이트 운영자가 특허권자로부터 접수한 특허침해사실 적발 신고서를 특허침해 혐의자에게 보내지도 않은 채 만연히 특허권자에게 구체적으로 추가 보완하라는 등 관료적으로 대응한다면, 신고접수 단계에서 소위 블랙홀과 같은 현상이 나타날 것입니다. 특허침해 주장을 받은 측에서 해당 판매제품이 주장하는 특허권을 침해하는지 여부를 조사하고 확인하는 등 적절한 조치를 취하는 것이 얼마든지 가능합니다. 그럼에도 불구하고, 경솔하게 특허침해경고를 무시하고 판매를 계속한다면 특허침해로 인한 손해는 확대될 것입니다.

 

이와 같은 이유를 바탕으로 중국 2심 법원은 온라인사이트 TMALL의 운영자가 보낸 심사부적합회신 및 보완요구의 적법성을 인정하지 않았습니다. 결국 피고 TMALL 운영회사는 특허침해사실 통지를 받고서도 필요한 조치를 취하지 않음으로써 침권책임법 제36조에서 규정한 공동불법행위 책임을 면할 수 없다고 판결하였습니다.

 

중국은 2심 종결이므로 위 판결은 특별한 재심사유가 없는 한 그대로 확정될 것입니다. 비록 하급심 판결이지만 우리나라 기업에게도 실무적으로 중요한 의미를 갖는 판결로 생각합니다. 중국에서 온라인거래에서 만연한 짝퉁 카피제품의 판매를 막을 수 있는 유효한 대응방안입니다. 특허와 달리 그 침해판단이 쉬운 상표권 침해, 저작권 침해, 디자인권 침해 제품의 온라인 판매행위에 대한 신속하고 유효한 권리구제 수단으로 생각합니다. 특히 침해사실 신고를 해당 사이버몰의 지재권보호 플랫폼을 통해 온라인으로 접수할 수 있으므로 한국에서도 적극 활용하면 좋을 것입니다.

 

KASAN_중국 온라인 오픈마켓몰에서 특허, 상표, 저작권 등 지재권 침해행위에 대한 대응 중국 권리침해책임법상

 

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작성일시 : 2017. 11. 17. 07:00
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1. 기본 법리 - 주장 및 증거의 적시제출주의와 실기한 공격방어방법

 

. 민사소송법 규정 및 법리 개요

 

- 적시제출주의 원칙에 따라 공격방어방법은 소송의 정도에 따라 적절한 시기에 제출하여야 한다(민사소송법 146). 당사자가 이를 어기어 고의 또는 중대한 과실로 공격방어방법을 뒤늦게 제출하는 경우, 또는 불분명한 공격방어방법에 대하여 필요한 석명이 이행되지 아니하는 경우에는 법원이 이러한 공격방어방법을 각하할 수 있다(민사소송법 149).

 

▣ 적시제출 여부는 법원의 개별적 판단에 따름

- 공격방어방법을 소송의 정도에 따라 적절한 시기에 제출하였는지 여부는 개개의 소송의 내용과 진행상황에 따라 법원이 개별적으로 판단하여야 한다. 뒤늦게 제출하였다는 것은 적시제출주의를 어겼다는 것과 같은 의미라고 이해된다.

▣ 적시제출여부의 판단기준에 대한 판례

- 변론의 경과로 보아 과거에 제출을 기대할 수 있었음에도 이를 하지 않은 경우가 대표적인 경우일 것이다. 항소심에서 새로운 공격방어방법이 제출된 경우에는 항소심 자체 뿐 아니라 제1심까지를 통틀어서 판단하여야 한다(대법원 1962. 4. 4. 선고 4294민상1122 판결, 1981. 11. 10. 선고 802475 판결).

- 법원이 당사자의 변론재개신청을 받아들여 변론재개를 한 경우에는 소송관계는 변론재개 전의 상태로 환원되므로, 그 재개된 변론기일에서 제출된 주장·증명이 실기한 공격방어방법에 해당되는지 여부를 판단함에 있어서는 변론재개 자체로 인한 소송완결의 지연은 고려할 필요 없이 민사소송법 149 1항이 규정하는 요건을 충족하는지를 기준으로 그 해당 여부를 판단하면 된다(대법원 2010. 10. 28. 선고 201020532 판결). (제요 민사 800, 801)

 

-      당사자에게 고의 또는 중과실이 있을 것.

-      그 공격방어방법을 심리하면 소송의 완결이 지연될 것

 

. 각하결정  

 

- 공격방어방법의 각하는 직권 또는 상대방의 신청에 의하여 법원의 결정으로 한다. 이 신청은 서면이나 말로 할 수 있고, 서면도 반드시 독립된 신청서에 의해서가 아니라 준비서면 등에 적어도 무방하다.

- 각하는 필수적인 것이 아니고 법원의 재량에 속한다고 해석되지만, 새로 도입된 적시제출주의의 원칙을 관철하기 위하여서는, 각하를 극히 예외적인 것으로 여겼던 수시제출주의 하에서의 실무관행을 그대로 답습하는 것은 바람직하지 못하다고 할 것이다. (법원실무제요 민사 801)

- 각하를 함에는 독립된 결정으로 하여도 좋고 종국판결의 이유 속에서 판단하여도 된다(대법원 2000. 4. 7. 선고 9953742 판결). (제요 민사 802)

 

. 불복방법

 

- 각하 당사자는 독립하여 항고할 수 없고, 종국판결에 대한 상소와 함께 불복하여야 한다(민사소송법 392). 그러나 각하신청이 배척된 경우에는 법원의 소송지휘에 관한 사항이기 때문에 불복신청이 허용되지 않는다. (제요 민사 802)

 

2. 본 사안에 구체적 적용한 특허법원 판결요지

 

원고의 기재불비 주장은, 2차 변론기일 및 전문가 증인에 대한 증인신문을 마친 이후 2017. 8. 7.자 준비서면에서 최초로 주장된 무효사유이고, ·피고와의 협의에 따라 이 법원이 정한 이 사건 특허발명에 대한 무효사유의 제출 기한인 2017. 4. 28.을 도과하여 제출된 것으로서 실기한 공격방어방법에 해당하므로 이를 각하한다.”

 

3. 참고 판례 본 사안과 반대로 실기한 공격방어방법으로 각하해야 한다는 주장을 배척한 대법원 2004448 판결 요지

 

실기한 공격방어방법의 각하 주장에 대하여 행정소송법 제8조에 의하여 준용되는 민사소송법 제146, 149조의 규정취지에 비추어 보면, 법원은 당사자의 고의 또는 중대한 과실로 시기에 늦게 제출한 공격 또는 방어방법이 그로 인하여 소송의 완결을 지연하게 하는 것으로 인정될 때에는 이를 각하할 수 있으나, 실기한 공격방어방법이라고 하더라도 어차피 기일의 속행을 필요로 하고 그 속행기일의 범위 내에서 공격방어방법의 심리도 마칠 수 있거나 그 내용이 이미 심리를 마친 소송자료의 범위 안에 포함되어 있는 때에는 소송의 완결을 지연시키는 것으로 볼 수 없으므로 이를 각하할 수 없다고 할 것인바(대법원 2000. 4. 7. 선고 9953742 판결 등 참조),

 

기록에 의하면 피고의 주장대로 원고들이 이 사건 소가 제기된 지 10개월이 경과한 제3차 준비절차기일에야 기재불비 주장을 한 사실은 인정되나, 3차 준비절차기일은 원·피고 쌍방의 요청에 의하여 속행되었고, 그 후 고지된 변론기일에 이 사건의 변론이 바로 종결된 사실을 알 수 있을 뿐이어서 위 주장으로 인한 소송의 지연은 전혀 초래된 바가 없다 할 것이니, 원심이 원고들의 위 주장을 실기한 공격방어방법으로 보아 각하하지 아니한 조치에 무슨 위법이 있다고 할 수 없고, 나아가 원심은 그 기재불비 주장 자체도 이유 없다고 하여 받아들이지 아니하였으므로, 위 부분 상고이유의 주장은 어느 모로 보나 이유 없다.”

 

4. 진보성 판단과 사후적 고찰 금지 원칙

 

통상의 기술자가 선행발명 4로부터 차이점을 극복하고 이 사건 제1항 발명을 용이하게 도출할 수 있는지 여부를 판단함에 있어서, 통상의 기술자가 이 사건 특허발명의 명세서에 개시되어 있는 당 에스테르 화합물을 첨가한 셀룰로오스 유도체 필름이 연신에 의해 높은 위상차 값을 발현할 수 있다는 것을 알고 있음을 전제로 판단하여서는 안 된다.

 

또한, 통상의 기술자로서는 명세서의 전체적인 기재를 통해 선행발명 4의 기술사상을 파악할 것이고, 선행발명 4가 광학적 이방성 저하제를 첨가해 배향을 억제하고 광학적 이방성이 0에 가깝도록 충분히 저하한 셀룰로오스 아실레이트 필름에 대한 것인 점은 앞서 본 바와 같으므로, 선행발명 4의 명세서에 일부 복굴절성이 높은 셀룰로오스 유도체 물질이 기재되어 있더라도 통상의 기술자가 그 자체를 연신하여 이 사건 제1항 발명과 같은 VA형 액정표시장치의 위상차 필름을 만들고자 하는 동기나 시사가 없는 상황에서 이를 쉽게 생각하기는 어렵다고 보이며, 통상의 기술자가 만약 그러한 시도를 하였더라면 이 사건 제1항 발명에 이를 수 있었다는 사정만으로는 선행발명 4로부터 이 사건 제1항 발명을 쉽게 도출할 수 있다고 인정하기 부족하다.

 

따라서 선행발명 4로부터 진보성이 부정된다는 원고의 주장은 이유 없다.”

 

첨부: 특허법원 2017. 10. 26. 선고 20167510 판결

특허법원 2016허7510 판결 .pdf

 

KASAN_실기한 공격방어방법 각하 사후적 고찰 금지 쟁점 특허무효심판.pdf

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작성일시 : 2017. 11. 14. 16:00
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중국대법원에서 2016년 공표한 특허, 실용신안, 디자인 등록 전리권의 권리범위해석 및 침해판단에 관한 심리 및 판단지침입니다. 단순히 실무제요 보다 더 강한 효력이 인정되어, 법규적 효력을 갖는 시행규칙과 유사하다고 합니다. 실제 특허, 실용신안, 디자인권 침해소송 재판에 적용되는 내용이므로 실무자는 꼼꼼하게 읽어 볼 필요가 있습니다.

 

첨부: 중국대법원 2016년 특허침해 판단 지침

최고인민법원의 특허권침해 분쟁안 심리에 적용되는 법률의 몇 가지 문제에 관한 해석(2)(한중).docx

 

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작성일시 : 2017. 11. 12. 09:00
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중국은 2009년 공식명칭 중화인민공화국 침권책임법이라는 불법행위 책임법을 독립된 법률로 제정하였습니다. 총칙부분에서 특허권, 실용신안권, 디자인권을 포함하는 전리권, 상표권의 침해행위도 침권책임법에서 규율대상으로 한다는 점도 명시하였습니다. 따라서 중국 지식재산권 침해소송에서 침권책임법 관련 규정은 반드시 고려해야 할 사항입니다. 법제처에서 발간한 중국 침권책임법 번역본을 참고자료로 첨부합니다.

 

그 중 제36조에서 인터넷 사용과 관련한 불법행위책임을 명문화한 조항을 특별히 주목할 필요가 있습니다. 36조에서는 인터넷사용자、인터넷서비스제공자가 인터넷을 이용하여 타인의 민사권익을 침해한 경우 불법행위책임을 부담하여야 한다. 인터넷이용자가 인터넷서비스를 이용하여 불법행위를 한 경우, 피해자는 인터넷서비스제공자에게 삭제、차단 등 필요한 조치를 취할 것을 통지할 권리가 있다. 인터넷서비스제공자가 통지를 받고서도 즉시 필요한 조치를 취하지 아니한 경우에는 손해의 확대부분에 대하여 그 인터넷이용자와 연대책임을 부담한다. 인터넷서비스제공자는 인터넷사용자가 그 인터넷서비스를 이용하여 타인의 민사권익을 침해한다는 것을 알고서도 필요한 조치를 취하지 아니한 경우, 그 인터넷사용자와 연대책임을 부담한다.”고 규정하고 있습니다.

 

예를 들면, 타오바오, TMALL 등 온라인 오픈마켓을 운영하는 알리바바 같은 회사에게 특허, 실용신안, 디자인, 상표 등 지재권 침해에 관한 연대책임을 물을 수 있다는 의미입니다.

 

사이버몰 운영자가 물품 판매자 또는 서비스제공자가 사이버몰을 이용해 제3자의 권리를 침해한다는 사실을 알았거나 알 수 있었음에도 필요한 조치를 취하지 않은 경우에는 해당 판매자 혹은 서비스 제공자와 연대 책임을 진다는 것입니다.

 

한 걸음 더 나아가서 중국정부의 국가공상행정관리총국에서는 소비단계에서의 사업자 우선 책임과 배상 선불제도라는 새로운 제도까지 시행할 계획이라고 합니다. 이것은 불법행위가 발생하였음에도 판매자 또는 서비스 제공자가 이에 관한 배상을 미루거나 이유 없이 배상을 거절하는 경우 또는 해당 사업자가 이미 쇼핑몰에서 철수하여 배상을 제대로 받지 못하는 경우에는 사이버몰 운영자가 먼저 피해자에게 배상하고, 해당 판매자 또는 서비스 제공자에게 구상권을 행사할 수 있도록 한 것입니다.

 

중국에서 그만큼 온라인거래가 많을 뿐만 아니라 여기서 짝퉁 카피제품 등 지재권 침해가 빈번한데 그 피해구제방안이 미흡하다는 지적에 따른 대책으로 볼 수 있습니다.

 

첨부: 중국 침권책임법 번역문

중국_권리침해책임법.pdf

KASAN_중국 침권책임법 - 권리침해책임법.pdf

 

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작성일시 : 2017. 11. 12. 08:00
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특허법원 IP Conference에서 발표한 전 CAFC 재판관 Rader 미국변호사의 발표자료 중 일부를 인용하면 다음과 같습니다.

 

1. 2016년 중국특허 등록건수, 침해소송 현황 등

 

 

2. 2016년 중국 지재권 전문법원 3(북경, 상해, 광주)의 접수사건 수 + 종결사건 수

 

 

3. 중국 지재권 전문법원 사건 통계 내역

 

지재권분야 중국변호사가 2016 2월 일본특허청에 기고한 통계분석 글을 보면, 중국지재전문법원 3곳 중 북경지재법원에 접수된 사건 중 심급별로는 약 85% 1심 사건이고 나머지 약 15% 2심 항소심 사건이고, 종류별로는 약 75%는 특허청 심결에 대해 불복하는 행정소송사건이고 나머지 25%만이 지재권침해소송인 민사사건, 침해소송사건 중 대부분인 약 90%는 상표권침해소송이고 약 10% 정도만 특허, 실용신안, 디자인을 포함한 전리권침해소송이었다는 내용입니다.

 

한편, 상해지재법원과 광주지재법원은 특허심판원이 소재한 북경과는 사정이 전혀 다르기 때문에 접수사건 중 행정사건은 거의 없고 대부분 지재권침해소송 민사사건입니다. 침해소송 중 상표사건과 전리사건의 비율은 비슷하지 않을까 생각합니다.

 

그와 같은 비율을 반영하여 추정해 보면, 2016년 북경지재법원에는 약 2500여건의 지재권침해소송사건, 그 중에서 약 250여건이 특허, 실용신안, 디자인 전리침해사건, 그 중에서 약 220건 정도가 1심 사건으로 추정됩니다. 상해지재법원의 경우 150건 정도, 광주는 400여건 정도가 1심 전리침해소송사건으로 추측됩니다. 3곳의 지재전문법원 접수사건 숫자를 모두 합하면 800건으로 추측됩니다.

 

위 계산상 추측이 맞지 않다는 점은 분명하지만, 한편으로 접수사건 숫자를 특허침해소송 숫자로 오해하는 것도 맞지 않습니다. 우리나라 법원에서 특허침해소송의 통계를 공개하지 않는 것 마찬가지로 중국법원에서도 특허침해소송의 통계를 공개하지 않습니다. 중국 지재권침해소송에 관한 정확한 통계자료가 없기 때문에 오해를 하기 쉬운 상황입니다.

 

첨부: 중국변호사 JPO 기고문

중국변호사 JPO 기고 글 .pdf

KASAN_중국특허소송 2016년 통계자료 내역 파악 방법.pdf

 

[질문 또는 담신청 입력하기]

 

 

작성일시 : 2017. 11. 12. 07:00
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l  원고 청구인 승소율(행정청 패소율) 11% 내외    

 

 

KASAN_정부발표 행정소송 통계.pdf

 

 

 

작성일시 : 2017. 10. 25. 13:00
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1. 기본법리 및 쟁점

 

행정소송에서 원고 적격이란 원고가 될 수 있는 자격입니다. 원고적격은 소송요건에 해당하므로, 법원이 당사자의 주장에 구애됨이 없이 직권으로 심리 판단하여 흠결이 있는 경우에는 본안에 관한 판단을 하지 않고 소를 각하합니다.

 

주로 행정처분의 직접 상대방이 아니지만 제3자의 원고적격이 문제됩니다. 해당 처분의상대방에게 이익을 주고 경쟁관계에 있는 제3자에게는 불이익한 경우가 대부분입니다.

 

경업자소송은 새로운 경쟁자에 대하여 신규허가를 발급함으로써 기존업자가 제기하는 소송을 말합니다. 행정법 판례는 특허사업과 일반인허가를 구별하여, 특허사업에서는 기존업자가 그 특허로 인하여 받은 이익은 법률상 이익이 있다고 하여 제3자의 원고적격을 인정합니다. 그러나 일반적 인허가에서는 기존업자가 그 허가로 인하여 받은 이익이 반사적 이익 내지는 사실상 이익에 지나지 아니한 경우에는 원고 적격을 인정하지 않지만, 허가의 근거규정이 공익뿐만 아니라 개인의 이익도 보호하고 있는 경우에는 기존업자에게 원고적격이 인정됩니다.

 

실제 구체적 사안에서 원고적격을 명확하게 판단하기는 쉽지 않습니다. 최근 대법원 판결 사안을 구체적으로 검토해 보겠습니다.

 

2. 경원자소송 자격 있는 다수 신청자 중 일부에게만 허가하는 경우

 

경원자소송은 수익적 행정처분을 신청한 수인이 서로 경쟁관계에 있는 경우(동일대상지역에 대한 도시가스사업허가신청·도로점용허가신청 등), 허가를 받지 못한 자가 타방이 받은 허가에 대하여 제기하는 소송을 말합니다.

 

수인의 신청을 받아 우선순위에 따라 일부에 대하여만 인·허가 등의 수익적 행정처분을 하는 경우 심사의 잘못 등으로 우선순위 있는 자신에 대하여 허가 등이 되지 아니하고 타인에 대하여 허가 등이 되었다고 주장하는 자는 경원자에 대하여 이루어진 허가 등 처분의 상대방은 아니지만 그 처분의 취소를 구할 당사자적격이 있습니다(대법원 1992. 5. 8. 선고 9113274 판결, 대법원 2009. 12. 10. 선고 20098359 판결).

 

3. 최근 중요 판결 검토 - 대법원 2015. 10. 29. 선고 201327517 판결

 

. 고등법원 원심판결 요지

 

(1)   인허가 등의 수익적 행정처분을 신청한 여러 사람이 서로 경쟁관계에 있어 일방에 대한 허가 등의 처분이 타방에 대한 불허가 등으로 될 수밖에 없는 때에는 허가 등의 처분을 받지 못한 사람은 처분의 상대방이 아니라 하더라도 당해 처분의 취소를 구할 당사자 적격이 있다.

(2)   다만, 구체적인 경우에 그 처분이 취소된다 하더라도 허가 등의 처분을 받지 못한 불이익이 회복된다고 볼 수 없을 때에는 당해 처분의 취소를 구할 정당한 이익이 없다(대법원 1998. 9. 8. 선고 986272판결 등 참조).

(3)   원고에 대한 이 사건 처분이 취소되더라도 경원자 관계에 있는 소외인에 대한 주유소 운영사업자 선정처분(2012. 8. 22.)이 취소되지 아니한 이 사건에서는, 원고가 주유소 운영사업자로 선정될 수 없으므로, 원고는 이 사건의 취소를 구할 정당한 이익이 없다. 소 각하 판결

 

. 대법원 판결 요지 파기 환송

 

(1)   위법한 행정처분의 취소를 구하는 소는 위법한 처분에 의하여 발생한 위법상태를 배제하여 원상으로 회복시키고 그 처분으로 침해되거나 방해받은 권리와 이익을 보호ㆍ구제하고자 하는 소송

(2)   그 취소판결로 인한 권리구제의 가능성이 확실한 경우에만 소의 이익이 인정된다고 볼 것은 아님

(3)   허가 등 처분을 받지 못한 사람은 그 신청에 대한 거부처분의 직접 상대방으로서 원칙적으로 자신에 대한 거부처분의 취소를 구할 원고적격이 있고, 특별한 사정이 없는 한 경원관계에서 허가 등 처분을 받지 못한 사람의 경우도 마찬가지

(4)   원심 판결 파기환송

 

. 실무적 함의

 

해당 소송에서 원고신청이 받아들여진다고 하더라도 자신에게 곧바로 인허가 처분이 내려진다거나 경원자에게 내려진 인허가처분이 취소되는 것도 아닌 경우, (1) 고등법원 원심은 이 사건 처분의 취소를 구할 정당한 이익이 없다고 판단하였으나, (2) 대법원은 판결의 직접적인 효과로 경원자에 대한 허가 등 처분이 취소되거나 그 효력이 소멸되는 것은 아니더라도 행정청은 취소판결의 기속력에 따라 그 판결에서 확인된 위법사유를 배제한 상태에서 취소판결의 원고와 경원자의 각 신청에 관하여 처분요건의 구비 여부와 우열을 다시 심사하여야 할 의무가 있다고 전제한 후, 그 재심사 결과 경원자에 대한 수익적 처분이 직권취소 되고 취소판결의 원고에게 수익적 처분이 이루어질 가능성을 완전히 배제할 수는 없으므로, 특별한 사정이 없는 한 경원관계에서 허가 등 처분을 받지 못한 사람은 자신에 대한 거부처분의 취소를 구할 소의 이익이 있다고 판결한 것입니다.

 

처음부터 명백한 법적 장애로 인하여 원고에게 수익적 처분이 이루어질 가능성이 배제되어 있지 않는 한 원고적격을 인정하여야 한다는 학설에 따른 것입니다. 지나치게 소의 이익을 좁게 해석하여 처음부터 본안판단을 받아볼 기회조차 박탈하는 것은 바람직하지 않다는 점에서 원고적격을 폭넓게 인정한 것입니다.

 

KASAN_행정소송의 청구인 – 제3자의 원고적격.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 10. 25. 12:00
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행정소송을 제기하는 대상을 누구로 할 것인지 쉽게 판단하기 어려운 경우가 많습니다. 행정처분을 통지한 기관에서 정작 행정소송을 받으면 행정소송의 당사자가 아니라고 항변하는 경우가 종종 있습니다. 통상 상급기관이나 소관 정부부처를 상대로 행정소송을 제기해야 한다는 주장입니다.

 

법원은 피고자격을 넓게 인정하여 민원인의 이익을 보호하는 태도를 취합니다. 취소소송은 90일 이내라는 엄격한 소제기 기한이 있는데, 자칫 피고 지정을 잘못하면 기간도과를 이유로 행정소송으로 다투어 볼 기회조차 상실하기 때문입니다.

 

최근에 나온 판결을 참고자료로 소개합니다. 판결요지는 다음과 같습니다.

 

1. 행정소송의 피고적격에 관한 법리

 

"행정처분의 취소 또는 무효확인을 구하는 행정소송은 다른 법률에 특별한 규정이 없는 한 소송의 대상인 행정처분 등을 외부적으로 그의 명의로 행한 행정청을 피고로 하여야 하는 것으로서

 

그 행정처분을 하게 된 연유가 상급행정청이나 타행정청의 지시나 통보에 의한 것이라 하여 다르지 않다고 할 것이며, 권한의 위임이나 위탁을 받아 수임행정청이 정당한 권한에 기하여 그 명의로 한 처분에 대하여는 말할 것도 없고,

 

내부위임이나 대리권을 수여받은 데 불과하여 원행정청 명의나 대리권계를 밝히지 아니하고는 그의 명의로 처분 등을 할 권한이 없는 행정청이 권한 없이 그의 명의로 한 처분에 대하여도 처분명의자인 행정청이 피고가 되어야 할 것이다(대법원 1995. 12. 22. 선고 9514688 판결 등 참조).

 

다만, 비록 대리관계를 명시적으로 밝히지 아니하였다 하더라도 처분명의자가 피대리 행정청 산하의 행정기관으로서 실제로 피대리 행정청으로부터 대리권한을 수여받아 피대리 행정청을 대리한다는 의사로 행정처분을 하였고, 처분명의자는 물론 그 상대방도 그 행정처분이 피대리 행정청을 대리하여 한 것임을 알고서 이를 받아들인 예외적인 경우에는 피대리 행정청이 피고가 되어야 한다고 할 것이다(대법원 2006. 2. 23. 20054 결정 등 참조)."

 

2. 구체적 사안의 적용 및 판단

 

"① 행정행위는 법령에 달리 특별한 규정이 없는 한 문서로 하여야 하고(행정절차법 제24), 문서에는 처분권자의 관인을 찍도록 되어 있는바[구 행정업무의 효육적 운영에 관한 규정(2016. 4. 26. 대통령령 제27003호 행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정으로 제명 변경되기 전의 것) 14조 제1], 이 사건 처분서인 ‘산업집적지경쟁령강화사업 국비 환수 조치 통보’(갑 제2호증의 2)에는 그 상단에 ‘한국산업단지공단’으로 기재되어 있고, 하단에 피고의 명의와 함께 피고의 인장이 날인되어 있을 뿐 대리관계 등이 전혀 표시되어 있지 아니한 점,

 

② 이 사건 처분의 상대방인 원고들이 피고가 산업통상자원부장관을 대행 내지 대리하여 이 사건 처분을 한 것임을 알고서 이를 받아들였음을 인정할 아무런 증거가 없고, 오히려 원고들은 한국산업단지공단(당사자표시정정 전) 또는 피고(당사자표시정정 후)를 처분청으로 인식하고 이 사건 소송을 계속하여 온 것으로 보이는 점 등에 비추어 보면,

 

피고가 산업통상자원부장관을 대행 내지 대리하여 이 사건 처분을 하였다고 하더라도, 그 취소를 구하는 소송은 이 사건 처분의 처분명의자인 피고를 상대로 제기하여야 한다고 봄이 상당하다."

 

KASAN_행정소송의 피고 행정기관 특정.pdf

 

 

 

작성일시 : 2017. 10. 25. 11:00
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행정소송은 여러 면에서 민사소송과 다릅니다. 먼저 행정처분의 취소를 구하는 행정소송은 그 행정소송을 제기할 수 있는 기간이 제한된다는 점을 유념해야 합니다. 불이익 제재를 받고 불복하는 경우 행정소송을 제기해야 하는지 아니면 민사소송을 제기해야 하는지 판단하는 것도 중요합니다. 행정소송을 제기하는 대상도 정확하게 확정해야 합니다. 자칫 실수할 수 있는 요소가 곳곳에 숨어 있기 때문에 신중하게 검토하고 재차 확인하는 것이 안전합니다.

 

소개하는 판결사안은 환경부 한국환경산업기술원에서 발주한 국책과제, 국가연구개발사업에 관한 행정소송입니다. 문제는 세부과제협약의 체결 당사자인 사업단장을 대상으로 "사업중단 및 협약 해약처분"의 취소를 청구하는 행정소송이 적법한지 여부입니다.

 

1. 행정처분 여부 판단

 

"행정소송의 대상이 행정처분은, 행정청 또는 그 소속기관이나 법령에 의하여 행정권한의 위임 또는 위탁을 받은 공공기관이 국민의 권리의무에 관계되는 사항에 관하여 공권력을 발동하여 행하는 공법상의 행위를 말하며, 그것이 상대방의 권리를 제한하는 행위라 하더라도 행정청 또는 그 소속기관이나 권한을 위임받은 공공기관의 행위가 아닌 한 이를 행정처분이라고 할 수 없다(대법원 1999. 2. 9. 선고 9814822 판결, 대법원 2010. 11. 26. 2010137 결정 등 참조).

 

이 사건 통보는 협약의 당사자인 피고가 대등한 당사자의 지위에서 하는 의사표시로 보아야 하고, 이를 행정청 또는 그 소속기관이나 권한을 위임받은 공공단체가 우월한 지위에서 공권력의 행사로서 행정소송의 대상이 되는 행정처분이라고 볼 수는 없다."

 

2. 환경기술산업법 관련 규정

 

"환경기술 및 환경산업 지원법(‘환경기술산업법’), 정부는 국∙공립연구기관 등으로 하여금 환경기술개발산업을 하게 할 수 있고(5조 제1), 환경부장관은 제5조에 따라 개발사업에 참여한 기관, 단체. 사업자 또는 그 소속 임직원에 대하여 과학기술기본법 제11조의2 1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 5년의 범위에서 개발사업과 환경부장관이 발주하는 과학기술기본법 제11조에 따른 국가연구개발사업의 참여를 제한할 수 있으며, 환경부장관이 이미 출연한 사업비의 전부 또는 일부를 환수할 수 있고(5조의2 1), 환경기술개발의 효율적 지원과 환경산업육성을 위하여 한국환경산업기술원을 설립하며(5조의3 1), 환경부장관은 제5조의 2에 따른 참여제한 및 사업비의 환수에 관한 업무를 한국환경산업기술원에 위탁할 수 있다(31조 제2항 제1)고 규정하고 있다. 그러나 환경기술개발사업에 참여한 기관, 단체, 사업자 또는 그 소속 임직원에게 그 개발산업의 수행을 위한 하위 협약의 체결에 관한 권한을 위임하거나 사업비의 환수 등에 관한 업무를 위임하는 규정을 두고 있지 않다."

 

3. 법률의 위임근거가 없는 협약의 성격

 

"한국환경산업기술원과 사업단과제 협약을 체결한 사업단 유치기관의 장인 D대학교 E산학협력단장이 사업단과제를 수행하기 위하여 그 협약에서 정한 바에 따라 체결한 세부과제 협약인 이 사건 협약은 사법상 대등한 당사자 사이의 의사표시의 합치로 성립하는 사법상 계약에 해당한다고 보아야 한다.

 

환경기술산업법 등에 따른 환경기술개발산업을 효율적으로 추진하기 위하여 필요한 사항 등을 정하고 있는 환경부 훈령인 환경기술개발사업 운영규정은 환경부장관 또는 한국환경산업기술원의 사업단과제 협약 체결, 그 협약 해약 및 정부출연금 회수 등에 관하여 정하고 있으나, 그 규정이 사업단과제 협약에 터 잡은 세부과제 협약에도 직접 적용된다고 볼 수 있는 근거는 없다."

 

4. 협약에 따른 사업중단 및 협약 해약통지의 성격 

 

"협약 제8조 제2항은 사업단 유치기관의 장인 D대학교 E산학협력단장이 위 운영규정 등에서 정하는 해약사유가 발생한 경우 이 사건 협약을 해약할 수 있다고 정하고 있으나, 위 조항에 따라 위 운영 규정이 정한 해약사유가 이 사건 협약의 내용으로 편입되어 위 협약이 정한 해약사유를 구성하고 있을 뿐이고, 이 사건 협약의 당사자 사이의 법률관계가 당연히 직접적으로 위 운영규정의 적용을 받게 된다고 볼 수는 없다.

 

사업단 유치기관의 장인 D대학교 E산업협력단장은 이 사건 협약 제8조에 따라 이 사건 협약을 해약할 수 있고, 그 경우 원고는 세부과제에 이미 교부된 정부출연금 잔액을 지체없이 반납하고, D대학교 E산학협력단장은 이미 교부된 정부출연금의 범위 내에서 이에 상당하는 금액을 환수할 수 있으나, 이는 이 사건 협약이 정한 바에 따라 형성된 법률관계에 불과하고 환경기술산업법 등의 법령에 그에 관한 근거 규정이 마련되어 있는 것은 아니다.

 

5. 사업단 통지와 환경부 장관의 제제처분 관계

 

"이 사건 각 통보로 인하여 추후 환경부장관으로부터 그 소관의 국가연구개발사업의 참여를 제한받게 되더라도 이는 환경부장관의 별도의 처분에 따른 것이고 그러한 사정만으로 이 사건 각 통보가 그 자체로서 국민의 권리와 의무에 직접 영향을 미치는 항고소송의 대상이 되는 처분이라고 볼 수 없다."

 

KASAN_국책과제 처분에 대한 행정소송의 대상 처분 특정.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 10. 25. 10:00
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1. 행정소송

 

행정소송은 행정법규의 해석, 적용에 관한 소송으로 행정법상의 법률관계에 대한 분쟁에 대하여 심리, 판단하는 정식재판절차를 말합니다.

 

2. 행정소송 제소기간

 

·     행정심판을 하지 않은 경우

   - 처분 등이 있음을 안 날로부터 90일 이내

 - 재결이 있은 날로부터 1년 이내

 

·     행정심판을 한 경우
-
행정심판 재결서 정본을 송달받은 날로부터 90일 이내

   - 재결이 있은 날로부터 1년 이내

 

3. 행정소송 관납료

 

·     비재산권을 목적으로 하는 청구

 

소가

50,000,000

인지대

207,000

송달료

30,700

 

3. 행정소송의 절차 개요 

 

 

4. 행정소송 소요기간

 

사건에 따라 다르지만 6개월에서 1년 정도

 

KASAN_행정소송의 절차, 기간, 비용.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 10. 25. 09:00
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1. 행정심판

 

행정심판은 행정청의 위법·부당한 처분 그 밖에 공권력의 행사·불행사 등으로 권리나 이익을 침해 받은 국민이 행정기관에 제기하는 권리구제 절차를 말합니다.

 

행정심판은 법원의 행정소송에 비하여 비용이 무료이고, 절차가 간편하며, 신속하게 처리됩니다.

 

2. 행정심판 절차

 

① 청구서, 심청서 제출 

·     심판청구서, 집행정지 신청서 등을 청구인 또는 대리인이 온라인으로 제출합니다.

 

② 답변서 송달 

·     피청구인이 행정기관의 주장이 기재된 답변서를 온라인으로 열람합니다.
피청구인의 답변내용에 대한 반박을 하거나 이전의 주장을 보완하고자 할 경우에는 보충서면을 작성하여 제출하면 됩니다

 

③ 심리기일안내

·     행정심판위원회가 지정한 심판청구사건에 대한 심리·의결일을 열람합니다.
심리기일이란 사건에 대한 검토가 완료되어 행정심판위원회가 심판의 대상이 된 처분 등의 위법·부당여부를 판단하는 기일입니다

 

④ 구술심리안내 

·     위원회에 직접 참석하여 진술을 하고자 하는 경우 구술심리 신청을 할 수 있습니다.
구술심리 신청이 받아들여지면 회의에 직접 출석하여 진술할 수 있습니다.
구술심리 신청은 행정심판 청구 시 또는 행정심판 진행 중에 할 수 있습니다.

 

⑤ 재결서송부 

·     심판청구사건에 대한 위원회의 심리결과를 열람하고 위원회의 심리에 따른 재결서를 수령할 수 있습니다.

 

3. 행정심판 소요기간

 

사건에 따라 다르지만 3개월에서 6개월정도 입니다.

 

KASAN_행정심판 개요.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 10. 25. 08:00
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KASAN_행정소송 개요.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 10. 25. 07:00
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소극적 권리범위확인심판의 승소 심결을 근거로 획득한 우판권은, 3자가 청구한 동일 등재특허에 대한 무효심결 확정으로 등재특허가 소멸한 때에도 유효하게 존속하는가? 아니면 특허소멸과 동시에 우판권도 소멸하는가? 우판권자가 소극적 권리범위확인심판뿐만 아니라 무효심판도 청구하였고, 그 무효심결이 확정된 경우에는 우판권은 등재특허의 소멸에도 불구하고 유효하게 존속하는가?

 

약사법 규정은 다음과 같습니다.

 

약사법 제50조의10(동일의약품 등에 대한 판매금지 효력의 소멸 등) ① 제50조의91항에 따른 판매금지의 효력은 다음 각 호의 날 중 가장 이른 날에 소멸된다.

2. 등재특허권이 존속기간 만료, 무효라는 취지의 심결 또는 판결의 확정(우선판매품목허가를 받은 자가 청구 또는 제기한 심판 또는 소송에 의한 것은 제외한다) 등으로 소멸한 날

 

위 약사법은 우선판매품목허가에 근거한 판매금지의 효력(우판권)은 제3자가 청구한 무효심판에서 무효심결의 확정으로 등재특허권이 소멸하면 같이 소멸한다고 규정합니다. , 소극적 권리범위확인심판의 승소심결에 기초한 우판권은 제3자의 무효심결 확정으로 등재특허가 소멸하면 우판권도 같이 소멸합니다.

 

괄호에서 등재특허의 소멸이 우판권자의 무효심판으로 인한 경우는 제외한다고 규정합니다. 괄호규정은 우판권자의 무효심결 확정으로 인해 등재특허가 소멸된 경우에는 예외적으로 그 우판권은 소멸하지 않는다는 의미입니다.

 

무효심판을 우판권자뿐만 아니라 제3자도 청구하였고, 심판청구 순위에서 제3자가 앞선 결과 제3자 청구 무효심결이 먼저 확정되어 등재특허가 소멸하는 경우라면 설령 우판권자의 승소 무효심결이 있다고 해도 약사법 문언에 따라 그 우판권은 소멸제외의 범위에 해당하지 않는다고 해석해야 할 것입니다. 즉 무효심판을 청구해도 심결확정순위에서 뒤처지면 그 우판권은 소멸합니다.

 

한편 특허법상 무효심결의 확정으로 인한 특허소멸은 제3자에도 효력이 미칩니다. 따라서 후순위 진행 중 무효심판은 모두 심판대상이 소멸되어 부적법한 심판청구로 귀결됩니다. 심결 후 특허법원 또는 대법원에 계속 중인 사건도 모두 심판요건 흠결로 각하되어야 합니다. 이와 같이 우판권자가 후순위 청구한 무효심판의 경우 먼저 등재특허 소멸로 우판권이 소멸될 것인데, 여기에서 괄호의 예외규정을 적용해 볼 수 있는 여지가 보이지 않습니다. 따라서 비록 무효심판을 청구했다고 해도 제3자의 무효심결이 먼저 확정되면 획득한 우판권도 결국 소멸된다 할 것입니다.

 

무효심판 병합으로 무효심결의 내용뿐만 아니라 일자, 나아가 무효심결의 확정일자와 특허소멸일자를 동일하게 맞추는 현재의 심판실무에 따라, 같은 날 무효심결이 동시에 확정되어 등재특허가 소멸하면 괄호의 예외규정을 적용할 수 있습니다. 따라서 우판권을 획득하거나 유지할 수 있습니다.

 

약사법 문언을 그대로 형식적으로 해석하면, 무효심결의 확정순위는 우판권 획득에 결정적 영향을 미칩니다. 그와 같은 약사법에도 불구하고, 무효심판의 청구순위와 심판수행에 상관없이 무효심판의 병합처리로 동시에 같은 심결을 받고, 우판권에서도 동일한 지위를 부여하는 심판실무는 상당한 문제가 있습니다. 무효심판의 병합 자체를 탓할 수는 없지만 허가특허연계제도의 우판권과의 관계를 고려하면 신중하게 재고해 보아야 할 사항입니다.

 

그런데, 이론적으로 또 실무적으로도 무효심판 청구순위에 따라 순차적으로 심결한다는 것은 상상하기 어렵습니다. 약사법에서 심판순위를 우판권의 요건으로 하면서 내포된 본질적 난제라서 마땅한 해결방안을 찾기 어렵습니다.

 

이래 저래 복잡하고 쉽게 해결할 수도 없습니다. 그렇지만 실무적 차원에서 다음 사항을 신중하게 고려해 보아야 합니다. 먼저 우판권 개시일까지 얼마 남지 않은 경우는 상관 없습니다. 그러나, 우판권 효력발생 예정일이 4,5년 이후라서 그 동안 무효심결 확정까지 필요한 기간( 3,4년 정도)이 남아 있는 특허라면 소극적 권리범위확인심판만으로 확보하는 우판권은 제3자의 무효심판 청구로 인해 장래 공중으로 사라질 위험이 있습니다.  굳이 필요하지도 않더라도 우판권을 유지하기 위한 목적으로 무효심판청구를 해야 하는 상황도 배제할 수 없습니다.

 

KASAN_소극적 권리범위확인심판의 승소 심결 후 타사의 무효심결 확정시 우선판매품목허가 소멸여부.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 10. 24. 13:00
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예를 들면, 제품명 자누비아(시타글립틴)에 대해 물질특허(존속기간만료일: 2023. 9. 1.), 인산염수화물 특허(2024. 6. 18.), 결정형 특허(2024. 6. 18.) 3건의 특허가 등재되어 있고, 각 수건의 무효심판, 소극적 권리범위확인심판이 청구되었습니다. 우선판매품목허가 관련된 심판에서 발생 가능한 다양한 시나리오 중에서 여기서 다른 요건들은 모두 무시하고 단순하게 몇 가지만을 가상해서 살펴봅니다.

 

A사는 물질특허 무효심판을 청구하여 아쉽게도 패소 심결을 받았으나 동시에 인산염수화물 특허와 결정형 특허에 대해 무효심판과 소극적 권리범위확인심판 청구하여 승소하였습니다. 일단, 아래와 같이 인산염수화물 특허부터 우선판매품목허가 요건을 충족하므로 2023. 9. 1.부터 우선판매품목허가를 취득할 수 있습니다.

 

약사법 제50조의8(우선판매품목허가) ① 제50조의7에 따라 우선판매품목허가 신청을 받은 식품의약품안전처장은 신청자가 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 경우 의약품의 품목허가 또는 변경허가와 함께 우선판매품목허가를 하여야 한다.

2. 50조의72항에 따라 심판을 청구한 자 중 등재특허권에 관하여 특허의 무효, 존속기간 연장등록의 무효 또는 해당 의약품이 특허권리범위에 속하지 아니한다는 취지의 심결 또는 판결을 받은 자일 것

 

그후 특허법원에서 인산염수화물 특허를 유효로 판단하여 무효심결을 취소하는 판결을 하는 경우를 상정해 봅니다. 무효심결만이 있었다면, 아래 약사법 규정에 따라 그와 판결로 2023. 9. 1. ~ 2024. 6. 18. 사이 우선판매품목허가에 기초한 판매금지 효력은 소멸됩니다.

 

그런데 A사에서는 인산염수화물 특허에 대해 무효심판 뿐만 아니라 소극적 권리범위확인심판도 청구하여 승소하였습니다. 무효심결이 없더라도 소극적 권리범위확인심판의 승소 심결만으로 우판권을 획득할 수 있었습니다. 따라서 특허법원에서 무효심결이 취소되었고 해서 병존하는 소극적 권리범위확인심판의 승소심결에 기초한 우판권까지 소멸된다고 보기 어렵습니다.   

 

아래 약사법 규정에는 단지 승소 심결 또는 판결을 취소 또는 파기하는 판결이 있는 경우라고 표현하고 있습니다. 형식적으로 보면 단 하나의 심결취소 판결만으로 무조건 우판매금지 효력이 소멸된다는 내용입니다.

 

그러나 우판권 제도취지를 감안하여 합목적적으로 해석한다면, 취소, 파기 판결의 대상이 된 해당 심결이 없었더라도 우판권을 획득할 수 있었던 경우에는 적용할 수 없다고 보아야 할 것입니다. , 취소, 파기 판결의 대상이 된 해당 심결이 없었더라도 우판권을 획득할 수 없었던 경우로 제한 해석하는 옳을 것입니다.

 

약사법 제50조의10(동일의약품 등에 대한 판매금지 효력의 소멸 등) ② 식품의약품안전처장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 제50조의9 1항에 따른 판매금지의 효력을 소멸시켜야 한다.

1. 50조의8 1항 제2호의 심결 또는 판결에 대하여 이를 취소 또는 파기하는 취지의 판결이 있는 경우

 

대법원에서 특허법원 판결이 잘못되었다는 이유로 파기 환송 판결을 하더라도 마찬가지입니다. 다양한 의견이 있겠지만 개정 약사법에 소멸한 우선판매품목허가를 되살리는 규정이 전혀 없는 상황에서 우선판매품목허가 권리를 되찾을 방법은 엿보이지 않습니다.

 

KASAN_복수의 등재특허에 대한 특허심판 관련 다양한 시나리오.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 10. 24. 12:00
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약사법 제50조의 10 3항에서 "우선판매품목허가를 받은 의약품과 동일의약품의 품목허가 또는 변경허가를 신청한 자 등 이해관계인은 우선판매품목허가가 제1항 내지 제2항의 각호(우판권 소멸사유)의 어느 하나에 해당한다는 취지의 정보를 식품안전처장에게 제공할 수 있다"고 규정하고 있을 뿐입니다. 타사의 우선판매품목허가의 취소를 직접 청구를 할 수 있다는 규정은 없습니다.

 

약사법에서 명시한 우판권 소멸사유 중 허가소멸, 특허소멸, 패소심결, 공정위 의결 등 그 사유가 명확하므로 별다른 문제가 없습니다. 그러나 약사법 제50조의 10 2항의 제4호의 우판권 소멸사유, "거짓과 그 밖의 부정한 방법으로 우선판매품목허가를 받은 경우"는 그 범위가 불명확하고 광범위하므로 문제소지가 많습니다.

소극적 권리범위확인심판에서 피청구인 특허권자의 답변서 제출조차 없는 무응답 상황에서 청구인의 일방적 주장에만 기초한 청구인용 심결에 모두 하자가 전혀 없다고 장담할 수 없습니다. 가정적 예를 들면 심판청구인과 특허권자의 담합행위도 배제할 수 없습니다. 다른 예로 심판청구인 사이 담합행위 등 공정거래법 또는 변호사법 위반행위와 같은 문제를 내포한 심결도 상정할 수 있습니다. 이와 같은 경우 약사법 제50조의 10 2항의 제4호의 우판권 소멸사유에 해당한다고 볼 수도 있습니다.

 

하자 있는 심결에 기초한 우판권에 따라 동일의약품 판매금지 대상인 후발 제네릭 회사에서 행정소송으로 우선판매품목허가의 취소를 청구할 수 있는지 문제됩니다. 왜냐하면 우선판매품목허가 행정처분의 당사자가 아니라 그에 따른 판매금지 효력을 받는 제3자에 해당하므로 행정소송의 당사자 적격이 문제되기 때문입니다.

 

약사법 규정에 따라 이해관계인 제3자는 식약처에 정보제공을 할 수 있을 뿐, 행정청인 식약처장을 상대로 우판권 취소를 청구하는 행정소송을 제기할 수는 없는 것인가? 행정소송법에서 가장 중요한 쟁점인 원고적격 문제입니다. 관련 법리를 살펴보면 다음과 같습니다. 행정소송법 12조에서 취소소송은 법률상 이익이 있는 자에게만 원고적격이 있다고 규정하여 행정소송을 제기할 수 있는 자격을 제한합니다. 그러나 행정처분의 직접 상대방이 아닌 제3라 하더라도 당해 행정처분으로 인하여 법률상 보호되는 이익을 침해 당한 경우에는 그 처분의 취소나 무효확인을 구하는 행정소송을 제기하여 그 당부의 판단을 받을 자격이 있습니다.

 

법률상 보호되는 이익은 당해 처분의 근거 법규 및 관련 법규에 의하여 보호되는 개별적·직접적·구체적인 이익을 말합니다(대법원 2006. 3. 16. 선고 2006330 전원합의체 판결) 대비되는 개념인 사실상 이익이 존재하더라도 법률상 이익에 해당하지 않으면 행정소송을 제기할 수 없습니다.

 

우판권의 적용대상인 후발 제네릭 회사는 행정처분의 당사자가 아닙니다. 또한 약사법상 우판권 취소 청구권을 인정하는 명시적 규정이 없습니다. 단지 정보제공을 할 수 있다는 규정만 있을 뿐입니다. 따라서, 법률상 이익 침해라고 쉽게 단정할 수 없습니다.

 

그러나 타사에 부여된 우선판매품목허가에 의해 동일의약품의 판매가 금지되므로, 사실상 이익 침해는 물론 타인에게 부여된 우판권으로 일정한 권리를 제한 받는 경우에 해당합니다. 법률상 이익 침해가 있다고 볼 소지가 많습니다.

 

대법원 2006. 7. 28. 선고 20046716 판결에서 "면허나 인·허가 등 수익적 행정처분의 근거가 되는 법률이 해당 업자들 사이의 과당경쟁으로 인한 경영의 불합리를 방지하는 것도 그 목적으로 하고 있는 경우, 다른 업자에 대한 면허나 인·허가 등의 수익적 행정처분에 대하여 미리 같은 종류의 면허나 인·허가 등의 수익적 행정처분을 받아 영업을 하고 있는 기존의 업자는 경업자에 대하여 이루어진 면허나 인·허가 등 행정처분의 상대방이 아니라 하더라도 당해 행정처분의 취소를 구할 당사자적격이 있다"고 판시하였습니다.

 

한편 서울행정법원 1999. 11. 23. 선고 994166 판결에서는 "단순히 신기술의 보급과 관련된 공익을 보호하는 데에 그치는 것이 아니라, 건설기술의 연구·개발을 촉진할 목적으로 기술개발자에게 각종 독점적 지위와 계약상의 우선권을 인정함으로써 기술개발자의 사익도 그 보호대상으로 하고 있음이 명백하므로, 신기술지정처분을 받은 자가 누리는 지위는 단순히 간접적이거나 사실적·경제적인 이해관계에 그치는 것이 아니라 근거 법률에 의하여 보호되는 직접적이고 구체적인 이익에 해당한다고 할 것이어서 건설기술관리법 제18조 소정의 신기술지정처분을 받은 자는 유사한 내용의 기술에 대하여 행하여진 신기술지정처분을 다툴 원고적격이 있다"고 판시하였습니다.

 

위와 같은 판결에 비추어 보면, 약사법상 명시적 규정은 없더라도 문제가 되는 우선판매품목허가를 보유한 회사와 동시에 우판권을 보유하는 회사는 타사의 하자 있는 우판권의 취소를 청구하는 행정소송을 제기할 원고적격이 있다는 점은 분명합니다. 우판권의 과점 상태에서 타 우판권자를 배제함으로써 독점적 이익을 강화할 수 있습니다.

 

나아가 대법원 2014. 9. 4. 선고 20142164 판결은 "공유수면 점용·사용허가로 인하여 인접한 토지를 적정하게 이용할 수 없게 되는 등의 피해를 받을 우려가 있는 인접 토지 소유자 등의 개별적·직접적·구체적 이익까지도 보호하려는 것이라고 할 수 있고, 따라서 공유수면 점용·사용허가로 인하여 인접한 토지를 적정하게 이용할 수 없게 되는 등의 피해를 받을 우려가 있는 인접 토지 소유자 등은 공유수면 점용·사용허가처분의 취소 또는 무효확인을 구할 원고적격이 인정된다"고 판시하였습니다.

 

복잡하고 전문적 내용입니다만, 3자에게 독점 사용권 등 혜택을 주는 행정처분으로 인해 자신의 권리침해를 받는 자에게 그 행정처분의 취소를 청구할 원고적격을 인정한다는 취지입니다. 물론 사실상 이익을 침해하는 것에 불과한 경우라면 원고적격이 없습니다.  해당 법률규정 및 해석에 따라 달라질 수 있습니다.

 

이와 같이 해당 법률에 명문의 규정이 없는 상황에서 특정 행정처분에 관한 행정소송의 원고적격은 쉽게 단정할 수 없습니다. 마찬가지로 약사법에도 적용대상자의 우판권 취소소송 청구적격을 규정하지 않았기 때문에 미리 단정할 수 없습니다.

 

다만, 우판권으로 동일의약품 판매 권리를 제한 받는 경업자(이해관계인)에게 그 우선판매품목허가의 소멸사유를 식약처에 정보제공할 수 있도록 하는 등 일정한 권리를 부여하는 점에 비추어 볼 때 우판권 하자를 이유로 그 취소를 다툴 수 있는 법률적 이익이 있다고 봄이 타당할 것입니다. 후발 제네릭 품목허가권자는 심결의 하자 등을 이유로 선발 제네릭 회사의 우선판매품목허가의 취소를 청구하는 행정소송을 제기할 수 있다고 생각합니다. 첫 판결만이 문제이고, 일단 원고적격에 관한 판결이 나오면 그 다음부터 크게 문제되지 않을 것입니다.

 

KASAN_제네릭 경쟁회사에서 타사의 우선판매품목허가 취소를 청구하는 행정소송.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 10. 24. 11:00
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미국약사법 505(j)는 제네릭 의약품 허가신청(ANDA)에 관한 규정이고, 그 중 505(j)(5)(B)(iv)에는 소위 특허도전 퍼스트 제네릭의 180일 독점권의 대상, 조건, 보호방법 등에 관한 내용을 규정하고 있습니다.

 

먼저, 유의해야 할 사항은, 그 제도적 내용이 2003 12월부터 시행된 MMA에 의해 크게 변경되었다는 점입니다. MMA 시행 전 구법에서는 오렌지북 등재 특허마다 각각의 180일 독점권이 부여될 수 있어서 오리지널 제품 하나에 대한 180 독점권이 복수로 존재할 수 있었습니다. 그러나, MMA에서는 하나의 오리지널 제품에 대해 퍼스트 제네릭의 180일 독점권은 단 하나만 부여될 수 있습니다. 현재로서는 미국에서 pre-MMA 적용대상은 거의 없고, 대부분 MMA 적용대상이므로 구법은 설명을 생략하고, 현행법 내용만 소개합니다.

 

첫째, ANDA 신청서에 오리지널 제품 관련 특허에 도전하는 내용의 소위 Paragraph IV Certification을 첨부한 경우, ANDA 신청자 중에서 가장 먼저 신청한 first applicant에게 180일 동안 제네릭 발매에 관한 독점권을 부여합니다. 독점권 부여 방법으로는 후순위 ANDA 신청자들의 허가를 퍼스트 제네릭의 발매일부터 180 지난 다음날부터 그 효력이 발생하도록 합니다. 미국약사법 규정을 인용하면 다음과 같습니다.

 

(iv) 180-day exclusivity period

(I)                     Effectiveness of application. Subject to subparagraph (D), if the application contains a certification described in paragraph (2)(A)(vii)(IV) and is for a drug for which a first applicant has submitted an application containing such a certification, the application shall be made effective on the date that is 180 days after the date of the first commercial marketing of the drug (including the commercial marketing of the listed drug) by any first applicant.

(II)                    Definitions. In this paragraph:

(aa) 180-day exclusivity period. The term "180-day exclusivity period" means the 180-day period ending on the day before the date on which an application submitted by an applicant other than a first applicant could become effective under this clause.

 

둘째, 퍼스트 제네릭의 자격은 실질적으로 완성된 ANDA 신청서를 가장 먼저 제출한 자에게 부여됩니다. 또한, 위 신청서에는 반드시 Paragraph IV certification을 포함하고 있어야 할 뿐만 아니라 허가 심사 기간 동안 Paragraph IV certification을 적법하게 유지하여야 합니다. 미국약사법 규정을 인용하면 다음과 같습니다.

 

(bb) First applicant. As used in this subsection, the term "first applicant" means an applicant that, on the first day on which a substantially complete application containing a certification described in paragraph (2)(A)(vii)(IV) is submitted for approval of a drug, submits a substantially complete application that contains and lawfully maintains a certification described in paragraph (2)(A)(vii)(IV) for the drug.

 

(cc) Substantially complete application. As used in this subsection, the term "substantially complete application" means an application under this subsection that on its face is sufficiently complete to permit a substantive review and contains all the information required by paragraph (2)(A).

 

퍼스트 제네릭의 자격은 형식적으로는 위와 같이 Paragraph IV Certification을 포함한 ANDA 신청서를 가장 먼저 제출한 자에게 부여됩니다. 그런데, 관련 논문이나 서적에는 여기에서 더 나아가 특허에 대한 도전이 성공할 것, successful defense를 퍼스트 제네릭의 180 일 독점권의 필수 요건으로 설명한 경우가 많습니다.

 

그 실무적 함의를 살펴보면 다음과 같습니다. 먼저, 미국약사법 및 특허법에서는 독립된 무효심판을 청구할 기회가 전혀 없고, Paragraph IV Certification을 포함한 ANDA 신청한 경우에만 특허무효를 도전하거나 또는 비침해 주장을 할 기회를 갖게 됩니다. 한편, 새로운 특허법 AIA에서 도입된 IPR은 우리나라 무효심판에 대응될 수 있는데, 여기서 특허무효의 결과를 얻는다면 그것을 HWA에서 어떻게 취급할지는 매우 중요한 문제입니다. 그럼에도 불구하고 현재로서는 그 내용이 불명확합니다.

 

미국약사법상 HWA 규정에 따라 위 ANDA 신청을 하면 자동으로 특허침해소송 또는 무효확인소송, 비침해확인소송으로 연계되는 구조입니다. ANDA 신청자로서는 후속절차로 자동으로 개시되어 진행되는 특허소송에서 패소한다면 특허침해금지 판결에 따라 특허존속기간 중에는 제네릭 허가를 받을 수도 없고 제품 발매도 할 수 없습니다. 오직, 특허소송에서 승소한 경우에만(, successful defense에 해당한 경우에만) 특허존속기간 중에 제네릭 제품을 발매할 수 있으며, 그런 경우에만 퍼스트 제네릭의 180일 독점권이 발효되는 것입니다.

 

오리지널 제품에 관해 등재된 특허권이 존속기간만료로 소멸한 경우에는 180일 독점권도 자동으로 소멸(박탈, forfeiture)됩니다. , 후속 ANDA 신청자는 누구나 제네릭 제품을 발매할 수 있습니다.

 

결국, 미국 약사법에 특별한 규정을 두지 않더라도 퍼스트 제네릭에 부여되는 180일 독점권은 특허도전에 성공한 경우에만 획득할 수 있습니다. 다만, 여기서 특허도전 성공이라는 의미는 통상의 사용하는 의미와는 다를 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 미국약사법에는 위 설명한 요건을 갖춘 ANDA first applicant에서 180일 독점권을 부여한다고 규정한 후, 다시 505(j)(5)(D)에서 그 독점권을 박탈하는 경우를 별도로 상세하게 규정하고 있습니다. 그 후속 조항의 내용을 잘 이해해야만 HWA 제도의 전체적 내용을 정확하게 이해할 수 있습니다.

 

KASAN_미국약사법(FDCA)의 퍼스트 제네릭(first generic)의 180일 독점권 규정.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 10. 24. 10:00
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허가특허연계제도에서 법정기한의 timeline 관리가 필요합니다. 중요한 법정기한 등을 살펴보고 실무적으로 유의해야 할 포인트를 검토해 보겠습니다.

 

1.     특허도전 통지의약품 허가신청자는 신청일로부터 20일 이내에 특허권등재자 등재특허권자등(특허권자 또는 전용실시권자)에게 통지해야 합니다. 양쪽에 모두 도달해야 통지의 효력이 발생할 것이므로, 특허권등재자와 등재특허권자등이 각 통지를 받은 날 중 늦은 날이 기준입니다. 한편, 실무상 외국인 특허권자에 대한 통지가 난관인데, 특허목록에 기재된 대리인이 있으면 그 대리인의 국내 주소에 통지서가 도달하면 통지의 효과가 발생합니다.

 

2.     등재특허권자등은 통지를 받은 날(특허권등재자와 등재특허권자등이 각 통지를 받은 날 중 늦은 날)로부터 45일 이내에 통지의약품의 판매금지를 신청할 수 있습니다.

 

3.     식약처장은 위 판매금지 신청기간(통지 받은 날로부터 45)이 경과할 때(결국 통지의약품 허가신청일로부터 20+45=65 정도)까지 통지의약품에 대한 품목허가를 할 수 없습니다.

 

4.     따라서, 오리지널 품목허가권자와 등재특허권자 측에서는 위 45일의 기간을 모두 소진하고 마지막 날 소제기 및 판매금지신청을 하는 것이 유리합니다. 또한, 45일 기간은 통지를 받은 날로부터 기산하므로 통지를 늦게 받는다면 위 기간이 늘어날 것입니다. 통지를 늦게 받을수록 유리합니다.

 

5.     식약처장은 등재특허권자등이 통지서를 실제 받은 날로부터 45일이 경과할 때까지 통지의약품에 대한 품목허가를 하여서는 안됩니다. (약사법 제50조의 5 4항 본문) 따라서 품목허가를 받지 못하는 기간이 길어질 수도 있습니다.

 

6.     특허도전 등재특허 전부에 대한 승소 심결 또는 판결이 있는 경우에만 식약처장은 통지의약품에 대한 품목허가를 지연 없이 할 수 있습니다. (약사법 제50조의 5 4항 단서) 특허도전 의사표시를 한 등재특허가 복수인 경우 그 전체에 대한 심판청구를 통해 모두 승소해야 합니다. 설사 객관적으로 특허침해 소지가 전혀 없다고 생각하더라도 반드시 특허심판을 청구하여 승소 심결을 받아야만 합니다.

 

7.     통지의약품 허가신청자는 원칙적으로 통지를 빨리 하는 쪽이 유리합니다. 앞서 설명한 45일의 품목허가를 해 주지 않는 기간이 통지를 받은 날부터 기산되고, 9개월의 판매금지 기간도 통지를 받은 날로부터 기산됩니다. 따라서, 기산일인 통지를 받은 날이 빠르면 위 기간 만료일도 앞당겨지고, 이에 따라 빠른 시일 내 제네릭 발매도 가능할 것입니다. 실무상 통지의약품 허가신청 당일에 통지까지 동시에 하는 것이 바람직할 것입니다.

 

8.     그런데, 6항에서 설명한 승소 심결 또는 판결이 있는 경우라면 신속하게 통지할 이유가 없습니다. 45일 기간이나 9개월 기간이 적용될 여지가 없기 때문에 기산일로서의 통지일은 특별한 의미가 없습니다. 그렇다고 최대한 늦게 20일 기간 마지막 날 통지하더라도 별다른 이익을 기대하기 어렵습니다. 단지, 통지의약품 허가신청 사실을 늦게 알려주는 정도입니다. 실무상 20일 기한 이내라면 언제라도 적절한 때 하면 될 것입니다.

 

9.     실무상 중대한 문제 중 하나는 20일 기한 이후 통지를 받는 경우 위와 같은 기산일이 뒤로 밀리는 효과뿐만 아니라 허가신청일 자체를 그 통지서를 늦게 받은 날로 본다는 규정입니다. (약사법 제50조의 4 4 2) 특허도전 통지의약품 품목허가에서 허가신청일은 중대한 의미를 갖습니다. 만약, 4항과 같은 사유로 통지를 늦게 받는 경우가 발생한다면, 허가신청자가 컨트롤할 수 없는 사유로 허가신청 순위가 변동되는 결과가 발생할 것입니다.

 

10.  또한, 여기서 통지는 민법상 도달주의 원칙에 따라 발송일이 아니라 도달일이 기준이 된다는 점을 실무자는 반드시 유의해야 합니다. 신청일로부터 20일 마지막 날 등기 우편으로 발송한다면 국내 회사라도 그 다음 날 우편물이 도달할 것이므로 20일 기한을 하루 넘기는 것이고, 약사법 규정에 따라 통지의약품 허가신청일 자체가 20일 뒤로 밀려 통지일로 간주됩니다. 통상 동일자 다른 허가신청이 있으므로 허가신청일이 20일 늦게 인정된다면, 우선판매품목허가 자격을 영원히 날려버리는 결과입니다. 이와 같은 통지의 무게를 감안하면, 통지서 도달 기간에 여유를 두고 배달사실을 확인할 수 있는 배달증명 우편 또는 내용증명 우편으로, 또는 다급한 경우라면 당일 직접 전달하고 접수 확인증을 받은 통지방법을 활용하는 것이 바람직할 것입니다.

 

KASAN_통지의약품 허가신청 관련 timeline 체크포인트.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 10. 24. 09:00
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l  참고자료로 관련 법 규정을 설명 없이 다음과 같이 인용합니다.

 

약사법 제50조의10 (동일의약품 등에 대한 판매금지 효력의 소멸 등) ② 식품의약품안전처장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 제50조의9 1항에 따른 판매금지의 효력을 소멸시켜야 한다.

3. 우선판매품목허가를 받은 자가 판매금지 또는 우선판매품목허가와 관련하여 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제3조의2 1, 19조 제1항 또는 제23조 제1위반하였다는 공정거래위원회의 의결 또는 법원의 판결이 있은 경우

          4. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 우선판매품목허가를 받은 경우

 

약사법 제69조의3(합의 사항의 보고) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 합의가 있는 경우 합의의 당사자는 합의가 있은 날부터 15일 이내에 합의 당사자, 합의 내용, 합의 시기 등 총리령으로 정하는 사항을 식품의약품안전처장 및 공정거래위원회에 보고하여야 한다.

3. 통지의약품에 대한 품목허가 또는 변경허가 신청을 한 자 간의 우선판매품목허가의 취득 또는 그 소멸에 관한 합의

 

약사법 제95(벌칙) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.

93. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 제50조의5에 따른 판매금지를 신청하거나 우선판매품목허가를 신청한 자

 

약사법 제97(양벌규정) 법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제93, 94, 94조의2, 95, 95조의2 또는 제96조의 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형을 과한다.

 

약사법 제97조의2(과태료) ① 정당한 사유 없이 제69조의3에 따른 합의 사항을 보고하지 아니한 자에게는 5천만원 이하의 과태료를 부과한다.

 

공정거래법 3조의2 (시장지배적 지위의 남용금지)시장지배적 사업자는 다음 각호의 1에 해당하는 행위(이하 "남용행위"라 한다)를 하여서는 아니된다.

3. 다른 사업자의 사업활동을 부당하게 방해하는 행위

4. 새로운 경쟁사업자의 참가를 부당하게 방해하는 행위

 

공정거래법 제6(과징금) 공정거래위원회는 시장지배적사업자가 남용행위를 한 경우에는 당해 사업자에 대하여 대통령령이 정하는 매출액100분의 3을 곱한 금액을 초과하지 아니하는 범위안에서 과징금을 부과할 수 있다. 다만, 매출액이 없거나 매출액의 산정이 곤란한 경우로서 대통령령이 정하는 경우(이하 "매출액이 없는 경우등"이라 한다)에는 10억원을 초과하지 아니하는 범위안에서 과징금을 부과할 수 있다.

 

공정거래법 19 (부당한 공동행위의 금지)사업자는 계약 · 협정 · 결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 "부당한 공동행위"라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니된다.

7. 영업의 주요부문을 공동으로 수행 · 관리하거나 수행 · 관리하기 위한 회사등을 설립하는 행위

9. 1호부터 제8호까지 외의 행위로서 다른 사업자(그 행위를 한 사업자를 포함한다)의 사업활동 또는 사업내용을 방해하거나 제한함으로써 일정한 거래분야에서 경쟁을 실질적으로 제한하는 행위

 

2 이상의 사업자가 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하는 경우로서 해당 거래분야 또는 상품ㆍ용역의 특성, 해당 행위의 경제적 이유 및 파급효과, 사업자 간 접촉의 횟수ㆍ양태 등 제반사정에 비추어 그 행위를 그 사업자들이 공동으로 한 것으로 볼 수 있는 상당한 개연성이 있는 때에는 그 사업자들 사이에 공동으로 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의한 것으로 추정한다.

 

공정거래법 제22(과징금) 공정거래위원회는 제19(부당한 공동행위의 금지)1항의 규정을 위반하는 행위가 있을 때에는 당해 사업자에 대하여 대통령령이 정하는 매출액에 100분의 10을 곱한 금액을 초과하지 아니하는 범위안에서 과징금을 부과할 수 있다. 다만, 매출액이 없는 경우 등에는 20억원을 초과하지 아니하는 범위안에서 과징금을 부과할 수 있다.

 

공정거래법 제22조의2(자진신고자 등에 대한 감면) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여는 제21(시정조치)의 규정에 의한 시정조치 또는 제22(과징금)의 규정에 의한 과징금을 감경 또는 면제할 수 있다.

           1. 부당한 공동행위의 사실을 자진신고한 자

           2. 증거제공 등의 방법으로 조사에 협조한 자

 

공정거래법 23 (불공정거래행위의 금지)사업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위로서 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위(이하 "불공정거래행위"라 한다)를 하거나, 계열회사 또는 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니된다.

2. 부당하게 경쟁자를 배제하는 행위

3. 부당하게 경쟁자의 고객을 자기와 거래하도록 유인하거나 강제하는 행위

8. 1호 내지 제7호 이외의 행위로서 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위

 

공정거래법 제24조의2(과징금) 공정거래위원회는 제23(불공정거래행위의 금지)1항의 규정을 위반하는 행위가 있을 때에는 당해사업자에 대하여 대통령령이 정하는 매출액에 100분의 2(7호의 규정에 위반한 경우에는 100분의 5)를 곱한 금액을 초과하지 아니하는 범위안에서 과징금을 부과할 수 있다. 다만, 매출액이 없는 경우등에는 5억원을 초과하지 아니하는 범위안에서 과징금을 부과할 수 있다.

 

공정거래법 제49(위반행위의 인지ㆍ신고등) ① 공정거래위원회는 이 법의 규정에 위반한 혐의가 있다고 인정할 때에는 직권으로 필요한 조사를 할 수 있다.

  ② 누구든지 이 법의 규정에 위반되는 사실이 있다고 인정할 때에는 그 사실을 공정거래위원회에 신고할 수 있다.

④ 공정거래위원회는 이 법의 규정에 위반하는 행위가 종료한 날부터 5년을 경과한 경우에는 당해 위반행위에 대하여 이 법에 의한 시정조치를 명하지 아니하거나 과징금 등을 부과하지 아니한다.

 

공정거래법 제64조의2(포상금의 지급) ① 공정거래위원회는 이 법의 위반행위를 신고 또는 제보하고 이를 입증할 수 있는 증거자료를 제출한 자에 대하여 예산의 범위 안에서 포상금을 지급할 수 있다.

 

공정거래법 제66(벌칙) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 2억원 이하의 벌금에 처한다.

           1. 3조의2(시장지배적지위의 남용금지)의 규정에 위반하여 남용행위를 한 자

           9. 19(부당한 공동행위의 금지)1항의 규정을 위반하여 부당한 공동행위를 한 자 또는 이를 행하도록 한 자

           ②제1항의 징역형과 벌금형은 이를 병과할 수 있다.

 

공정거래법 제67(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 2년 이하의 징역 또는 15천만원 이하의 벌금에 처한다.

           2. 23(불공정거래행위의 금지)1항의 규정에 위반하여 불공정거래행위를 한 자

 

공정거래법 제70(양벌규정) 법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제66조부터 제68조까지의 어느 하나에 해당하는 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형을 과()한다.

 

KASAN_허가특허연계제도 관련 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 조항 정리.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 10. 24. 08:00
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50조의4(품목허가 등 신청사실의 통지)

① 등재의약품의 안전성ㆍ유효성에 관한 자료를 근거로 제31조제2항 또는 제3항에 따라 의약품의 품목허가를 신청하거나 같은 조 제9항에 따라 효능ㆍ효과에 관한 변경허가를 신청한 자는 허가를 신청한 사실, 허가신청일 등 총리령으로 정하는 사항을 특허권등재자와 등재특허권자등에게 통지하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 등재특허권의 존속기간이 만료된 경우

2. 등재특허권의 존속기간이 만료된 후에 의약품을 판매하기 위하여 품목허가 또는 변경허가를 신청한 경우

3. 특허권등재자와 등재특허권자등이 통지하지 아니하는 것에 동의한 경우

4. 1호부터 제3호까지의 규정에 준하는 것으로서 대통령령으로 정하는 경우

② 제1항 단서에도 불구하고 제1항제2호부터 제4호까지의 규정에 따른 사유가 소멸한 경우에는 제1항 본문에 따른 통지를 하여야 한다.

③ 제1항 또는 제2항에 따른 통지는 특허목록에 기재된 특허권자등 또는 그 대리인의 국내 주소에 도달하면 이루어진 것으로 본다.

④ 제1항 또는 제2항에 따른 통지는 품목허가 또는 변경허가 신청일부터 20일 이내에 하여야 한다. 그 기한 내에 통지를 하지 아니한 경우에는 품목허가 또는 변경허가를 신청한 자가 특허권등재자 또는 등재특허권자등에게 통지한 날 중 통지가 늦은 날을 품목허가 또는 변경허가 신청일로 본다.

⑤ 제1항 또는 제2항에 따라 통지를 한 자는 그 통지한 사실을 증명할 수 있는 서류를 지체 없이 식품의약품안전처장에게 제출하여야 한다. 이 경우 식품의약품안전처장은 통지된 의약품(이하 "통지의약품"이라 한다)의 허가신청일, 주성분, 제형 등 총리령으로 정하는 사항을 인터넷 홈페이지에 공개하여야 한다.

⑥ 식품의약품안전처장은 제1항 또는 제2항에 따른 통지가 되지 아니한 경우 해당 품목허가 또는 변경허가를 하여서는 아니 된다.

⑦ 제1항에 따른 통지의 방법, 절차 등에 관하여 필요한 사항은 총리령으로 정한다.

 

50조의5(판매금지 신청)

① 등재특허권자등은 제50조의4에 따른 통지를 받은 날부터 45일 이내에 식품의약품안전처장에게 다음 각 호의 사항이 기재된 진술서를 첨부하여 통지의약품의 판매금지를 신청할 수 있다.

1. 판매금지 신청은 정당하게 등록된 특허권에 기하여 이루어졌을 것

2. 2항에 따른 심판 또는 소송을 선의로 청구 또는 제기하였으며, 승소의 전망이 있고, 심판 또는 소송 절차를 불합리하게 지연하지 아니할 것

② 등재특허권자등은 판매금지를 신청하기 전에 통지의약품을 대상으로 등재특허권과 관련한 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 소를 제기하거나 심판을 청구하거나 받아야 한다.

1. 「특허법」 126조에 따른 특허침해의 금지 또는 예방 청구의 소

2. 「특허법」 135조에 따른 권리범위 확인심판

③ 제1항에도 불구하고 이미 제50조의61항에 따라 판매금지를 하였던 의약품에 대해서는 추가적으로 판매금지를 신청할 수 없다. 다만, 31조제9항에 따른 효능ㆍ효과에 관한 변경허가 신청에 따른 통지의약품에 대해서는 그러하지 아니하다.

④ 식품의약품안전처장은 제1항에 따른 판매금지 신청기간이 경과할 때까지 통지의약품에 대한 품목허가 또는 변경허가를 하여서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 판매금지가 신청된 의약품이 등재특허권의 권리범위에 속하지 아니한다는 취지의 「특허법」 162조에 따른 심결 또는 같은 법 제189조에 따른 판결이 있은 경우

2. 등재특허권이 무효라는 취지의 「특허법」 162조에 따른 심결 또는 같은 법 제189조에 따른 판결이 있은 경우

3. 의약품특허권의 등재가 위법하다는 취지의 「행정심판법」 43조에 따른 재결 또는 「행정소송법」 3조에 따라 제기된 소에 대한 법원의 판결이 있은 경우

⑤ 식품의약품안전처장은 제4항 각 호의 심결, 재결 또는 판결 이후에 그에 반하는 취지의 심결 또는 판결이 있으면 제4항 단서에도 불구하고 통지의약품에 대한 품목허가 또는 변경허가를 하여서는 아니 된다.

⑥ 판매금지 신청의 방법 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 총리령으로 정한다.

 

50조의6(판매금지 등)

 ① 제50조의51항에 따라 판매금지 신청을 받은 식품의약품안전처장은 판매금지가 신청된 의약품에 대한 품목허가 또는 변경허가를 할 때 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 제50조의4에 따라 등재특허권자등이 통지받은 날(이하 "통지받은 날"이라고 한다)부터 9개월 동안 판매를 금지하여야 한다.

1. 50조의51항에 따른 신청기간을 준수하지 아니한 경우

2. 존속기간 만료, 포기 등으로 소멸된 특허권을 기초로 한 경우

3. 50조의52항 각 호의 소송을 제기하거나 심판을 청구하거나 받지 아니하고 신청한 경우

4. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 의약품특허권이 등재된 경우

5. 50조의4에 따라 통지된 의약품이 2개 이상이고, 통지된 의약품과 다음 각 목의 사항이 동일한 경우(이하 "동일의약품"이라 한다)로서 그 동일의약품 중 일부에 대하여서만 판매금지 신청을 한 경우

. 주성분 및 그 함량

. 제형

. 용법ㆍ용량

. 효능ㆍ효과

6. 판매금지가 신청된 의약품과 동일의약품으로서 이미 등재의약품의 안전성ㆍ유효성에 관한 자료를 근거로 품목허가 또는 변경허가를 받고 판매가 가능한 의약품이 존재하는 경우

7. 50조의54항 각 호의 어느 하나에 해당하는 심결, 재결 또는 판결이 있은 경우

8. 등재특허권이 「특허법」 106조제1, 106조의21항에 해당하거나 같은 법 제107조에 따른 재정의 대상이 된 경우

② 식품의약품안전처장은 통지의약품에 대한 품목허가 또는 변경허가를 하기 전에 제1항제7호의 심결, 재결 또는 판결에 대하여 이를 취소하거나 파기하는 취지의 심결 또는 판결(「특허법」 178조에 따른 재심의 심결을 포함한다)이 있으면 제1항에도 불구하고 통지받은 날부터 9개월 동안 판매를 금지하여야 한다.

③ 제1항에 따른 판매금지의 효력은 다음 각 호의 날 중 가장 이른 날에 소멸된다.

1. 판매금지가 신청된 의약품이 등재특허권의 권리범위에 속하지 아니한다는 취지의 심결일 또는 판결일

2. 판매금지가 신청된 의약품이 등재특허권을 침해하지 아니한다는 취지의 판결일

3. 등재특허권이 무효라는 취지의 심결일 또는 판결일

4. 의약품특허권의 등재가 위법하다는 취지의 재결일 또는 판결일

5. 50조의52항 각 호 중 어느 하나의 심판 또는 소송이 특허권자등의 취하, 취하의 동의, 화해 또는 각하 등으로 종료된 날

6. 50조의52항 각 호 중 어느 하나의 심판 또는 소송과 관련하여 중재 또는 조정이 성립된 날

7. 등재의약품의 품목허가 또는 변경허가 소멸일

8. 등재특허권의 존속기간 만료일

9. 등재특허권자등이 판매금지 또는 제50조의7에 따른 우선판매품목허가와 관련하여 「독점규제 공정거래에 관한 법률」 3조의21, 19조제1항 또는 제23조제1항을 위반하였다는 공정거래위원회의 의결 또는 법원의 판결이 있은 날

10. 거짓이나 부정한 방법으로 판매금지를 신청한 것으로 판명된 날

④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 판매금지 또는 소멸의 절차 등에 관하여 필요한 사항은 총리령으로 정한다.

 

50조의7(우선판매품목허가의 신청)

① 제50조의4에 따라 통지를 하여야 하는 자는 의약품의 품목허가 또는 변경허가를 신청할 때 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 의약품보다 우선하여 의약품을 판매할 수 있는 허가(이하 "우선판매품목허가"라 한다)를 식품의약품안전처장에게 신청할 수 있다.

1. 우선판매품목허가를 신청하는 의약품과 동일의약품일 것

2. 등재의약품의 안전성ㆍ유효성에 관한 자료를 근거로 품목허가 또는 변경허가를 신청하는 의약품 중 등재의약품과 유효성분이 동일한 의약품일 것

② 우선판매품목허가를 받으려는 자는 제1항에 따른 신청을 하기 전에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 심판을 청구하여야 한다.

1. 「특허법」 133조에 따른 특허의 무효심판

2. 「특허법」 134조에 따른 특허권 존속기간 연장등록의 무효심판

3. 「특허법」 135조에 따른 권리범위 확인심판

③ 제2항 각 호의 심판을 청구하는 자는 지체 없이 특허심판번호 등 총리령으로 정하는 사항을 식품의약품안전처장에게 통지하여야 한다. 식품의약품안전처장은 통지받은 사항을 인터넷 홈페이지에 공개할 수 있다.

④ 우선판매품목허가를 받으려는 자는 다음 각 호의 사항을 기재한 우선판매품목허가 신청서에 제2항 각 호의 심판 청구서 등 총리령으로 정하는 서류를 첨부하여 식품의약품안전처장에게 제출하여야 한다.

1. 신청자의 인적사항

2. 특허번호

3. 특허심판번호

4. 심판 청구일

5. 그 밖에 총리령으로 정하는 사항

 

50조의8(우선판매품목허가)

① 제50조의7에 따라 우선판매품목허가 신청을 받은 식품의약품안전처장은 신청자가 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 경우 의약품의 품목허가 또는 변경허가와 함께 우선판매품목허가를 하여야 한다.

1. 50조의4에 따라 통지하여야 하는 의약품의 품목허가 또는 변경허가를 신청한 자 중 가장 이른 날에 품목허가 또는 변경허가를 신청한 자일 것(같은 날에 신청한 자가 여럿인 경우 모두 같은 순위로 본다)

2. 50조의72항에 따라 심판을 청구한 자 중 등재특허권에 관하여 특허의 무효, 존속기간 연장등록의 무효 또는 해당 의약품이 특허권리범위에 속하지 아니한다는 취지의 심결 또는 판결을 받은 자일 것. 다만, 통지받은 날부터 9개월이 경과하는 날 이후에 심결 또는 판결을 받은 자는 제외한다.

3. 2호에 따른 심결 또는 판결을 받은 자 중 다음 각 목의 요건 중 어느 하나의 요건에 해당하는 자일 것

. 최초로 제50조의72항 각 호의 심판(이하 이 호에서 "최초 심판"이라 한다)을 청구한 자일 것

. 최초 심판이 청구된 날부터 14일 이내에 심판을 청구한 자일 것

. 가목 또는 나목의 요건에 해당하는 자보다 먼저 제2호에 따른 심결 또는 판결을 받은 자일 것

② 식품의약품안전처장은 제1항에 따라 우선판매품목허가를 하는 경우 우선판매품목허가 의약품의 주성분, 제형, 허가일 등 총리령으로 정하는 사항을 인터넷 홈페이지에 공개하여야 한다.

 

50조의9(동일의약품 등에 대한 판매금지 등)

① 식품의약품안전처장은 제50조의81항에 따라 우선판매품목허가를 한 경우 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 의약품에 대한 품목허가 또는 변경허가를 할 때 제2항에 따른 기간 동안 판매를 금지할 수 있다.

1. 우선판매품목허가를 받은 의약품과 동일의약품일 것

2. 등재의약품의 안전성ㆍ유효성에 관한 자료를 근거로 품목허가 또는 변경허가를 신청한 의약품 중 등재의약품과 유효성분이 동일한 의약품일 것

② 제1항에 따른 판매금지기간은 최초로 우선판매품목허가를 받은 자의 판매가능일부터 9개월이 경과하는 날까지로 한다. 다만, 해당 의약품이 「국민건강보험법」 41조제1항제2호에 따라 요양급여를 신청한 약제인 경우 2개월의 범위에서 연장할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 판매금지의 방법 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 총리령으로 정한다.

 

50조의10(동일의약품 등에 대한 판매금지 효력의 소멸 등)

① 제50조의91항에 따른 판매금지의 효력은 다음 각 호의 날 중 가장 이른 날에 소멸된다.

1. 우선판매품목허가를 받은 의약품의 품목허가 또는 변경허가가 소멸한 날

2. 등재특허권이 존속기간 만료, 무효라는 취지의 심결 또는 판결의 확정(우선판매품목허가를 받은 자가 청구 또는 제기한 심판 또는 소송에 의한 것은 제외한다) 등으로 소멸한 날

② 식품의약품안전처장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 제50조의91항에 따른 판매금지의 효력을 소멸시켜야 한다. 이 경우 식품의약품안전처장은 미리 우선판매품목허가를 받은 자의 의견을 들어야 한다.

1. 50조의81항제2호의 심결 또는 판결에 대하여 이를 취소 또는 파기하는 취지의 판결(「특허법」 178조에 따른 재심의 심결을 포함한다)이 있은 경우

2. 우선판매품목허가 의약품을 판매가능일부터 2개월 이내에 정당한 사유 없이 판매하지 아니한 경우

3. 우선판매품목허가를 받은 자가 판매금지 또는 우선판매품목허가와 관련하여 「독점규제 공정거래에 관한 법률」 3조의21, 19조제1항 또는 제23조제1항을 위반하였다는 공정거래위원회의 의결 또는 법원의 판결이 있은 경우

4. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 우선판매품목허가를 받은 경우

③ 우선판매품목허가를 받은 의약품과 동일의약품의 품목허가 또는 변경허가를 신청한 자 등 이해관계인은 우선판매품목허가가 제1항 또는 제2항 각 호의 어느 하나에 해당한다는 취지의 정보를 식품의약품안전처장에게 제공할 수 있다.

④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 판매금지 효력의 소멸 및 이해관계인의 정보 제공의 방법, 절차 등에 관하여 필요한 사항은 총리령으로 정한다.

 

KASAN_약사법 규정.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 10. 24. 07:00
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1. 형사처벌 규정

 

의료법 제 87(벌칙) 1항 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 5년 이하의 징역이나 5천만원 이하의 벌금에 처한다.  

1. 4조 제4항을 위반하여 면허증을 빌려준 사람 

2. 33조 제2항을 위반한 자

의료법 제4조 제4항 의료인은 제5(의사·치과의사 및 한의사를 말한다), 6(조산사를 말한다) 및 제7(간호사를 말한다)에 따라 발급받은 면허증을 다른 사람에게 빌려주어서는 아니 된다.

 

의료법 제33(개설 등) 2항 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 아니면 의료기관을 개설할 수 없다. 이 경우 의사는 종합병원·병원·요양병원 또는 의원을, 치과의사는 치과병원 또는 치과의원을, 한의사는 한방병원·요양병원 또는 한의원을, 조산사는 조산원만을 개설할 수 있다

1. 의사, 치과의사, 한의사 또는 조산사 

2. 국가나 지방자치단체 

3. 의료업을 목적으로 설립된 법인(이하 "의료법인"이라 한다)

 

2. 의료인 면허취소 및 자격정지 규정

 

의료법 제65조 제1항 보건복지부장관은 의료인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우에는 그 면허를 취소할 수 있다. 다만, 1호의 경우에는 면허를 취소하여야 한다

1. 8조 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우

 

2항 보건복지부장관은 제1항에 따라 면허가 취소된 자라도 취소의 원인이 된 사유가 없어지거나 개전의 정이 뚜렷하다고 인정되면 면허를 재교부할 수 있다. 다만, 8조제4호에 따른 사유로 면허가 취소된 경우에는 취소된 날부터 3년 이내에는 재교부하지 못한다.

 

의료법 제8(결격사유 등) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 의료인이 될 수 없다.  

4. 이 법 또는 「형법」 233, 234, 269, 270, 317조제1항 및 제347(허위로 진료비를 청구하여 환자나 진료비를 지급하는 기관이나 단체를 속인 경우만을 말한다), 「보건범죄단속에 관한 특별조치법」,「지역보건법」,「후천성면역결핍증 예방법」,「응급의료에 관한 법률」,「농어촌 보건의료를 위한 특별 조치법」,「시체해부 보존에 관한 법률」,「혈액관리법」,「마약류관리에 관한 법률」,「약사법」,「모자보건법」, 그 밖에 대통령령으로 정하는 의료 관련 법령을 위반하여 금고 이상의 형을 선고받고 그 형의 집행이 종료되지 아니하였거나 집행을 받지 아니하기로 확정되지 아니한 자

 

의료법 제66(자격정지) 1항 보건복지부장관은 의료인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 1년의 범위에서 면허자격을 정지시킬 수 있다.  

2. 의료기관 개설자가 될 수 없는 자에게 고용되어 의료행위를 한 때 

 

3. 국민건강보험 요양급여 부정수급 환수 규정

 

국민건강보험법 제57(부당이득의 징수)  공단은 속임수나 그 밖의 부당한 방법으로 보험급여를 받은 사람이나 보험급여 비용을 받은 요양기관에 대하여 그 보험급여나 보험급여 비용에 상당하는 금액의 전부 또는 일부를 징수한다.

 

② 공단은 제1항에 따라 속임수나 그 밖의 부당한 방법으로 보험급여 비용을 받은 요양기관이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 요양기관을 개설한 자에게 그 요양기관과 연대하여 같은 항에 따른 징수금을 납부하게 할 수 있다

1. 의료법 제33조 제2항을 위반하여 의료기관을 개설할 수 없는 자가 의료인의 면허나 의료법인 등의 명의를 대여받아 개설·운영하는 의료기관 

2. 약사법 제20조 제1항을 위반하여 약국을 개설할 수 없는 자가 약사 등의 면허를 대여 받아 개설·운영하는 약국

 

4. 형법상 사기죄 + 특경법 적용

 

사무장 병원의 경우 적법하게 개설된 의료기관인 것처럼 속여 국민건강보험공단으로부터 요양급여를 받아낸 것으로 평가됩니다. 이와 같은 사무장 병원의 부정수급한 행위는 형법 제347조의 사기죄로 보는 것이 판결과 학설의 입장입니다. 의료급여법에 따른 의료급여의 부정수급도 마찬가지로 봅니다.

 

그 부정수급 액수의 총합이 5억원을 초과하는 경우 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(사기)죄로 평가하여, 형법보다 훨씬 무거운 법정형으로 처벌합니다. 법정형이 3년 이상 유기징역이므로 수사단계에서 구속의 위험도 있고, 재판에서도 실형으로 처벌된 위험도 있습니다. 부정수급 기간이 상당한 장기이거나 단기라도 매출규모가 큰 약국이나 병원인 경우라면 특경법 적용대상으로 엄중한 형사처벌의 위험성이 상당한 높다고 보아야 할 것입니다.

 

KASAN_명의대여 개설 의료기관(사무장 병원) 형사처벌 규정 건강보험 요양급여 부정수급 환수 면허취소

 

 

 

작성일시 : 2017. 10. 21. 08:00
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특허권 소진에 관한 법리, 특히 방법발명 특허권의 소진에 대하여 마치 한편의 학술논문처럼 논리적이고 상세하게 작성된 판결문입니다. 위 판결문 중에서 특허권 소진에 관한 법리, 쟁점, 판결요지를 인용하면 다음과 같습니다.

 

1. 특허권 소진 법리

 

물건의 발명에 대한 특허권자 또는 그 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 우리나라에서 그 특허가 구현된 물건을 적법하게 양도한 경우에는 당해 물건에 관해서는 특허권이 이미 그 목적 달성으로 인하여 소진되었으므로 특허권자는 그 양수인이나 전득자(이하 양수인 등이라 한다)의 해당 물건의 사용이나 처분에 대해 더 이상 특허권을 행사할 수 없다고 봄이 상당하고, 이는 물건을 생산하는 방법의 발명에 대한 특허권자 또는 그 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 우리나라에서 특허가 구현된 물건, 특허방법에 의해 생산한 물건을 적법하게 양도한 경우에도 마찬가지라고 보아야 한다.

 

그리고 물건을 생산하는 방법의 발명 뿐만 아니라 그 외의 방법의 발명(이하 통틀어 방법발명이라 한다)에 대한 특허권자 또는 그 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 우리나라에서 그 특허방법의 사용에 이용되는 물건을 적법하게 양도하는 경우에 그 양수인 등의 해당 물건 사용에 대해 특허권이 소진되는지에 관하여 보건대,

 

특허권 소진을 특정한 물건에 인정할 것인지 여부는 해당 물건에 구현된 특허가 침해를 주장하는 특허의 발명에 특유한 해결 수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심을 가지는 기술구성을 포함하고 있는지에 관한 문제일 뿐이지 그것이 물건발명에 대한 특허인지 방법발명에 대한 특허인지 여부와는 무관한 점, 특허권자는 특허청구항 작성기법에 따라 물건발명과 방법발명을 얼마든지 상호 변경할 수 있는데, 방법발명 특허의 실시행위에 대하여 소진을 적용하지 않을 경우 특허명세서 중에 방법발명을 삽입함으로써 특허권 소진 이론을 회피할 수 있게 되어 부당한 결과가 나올 수 있는 점, 특허된 방법 역시 물건에 구현될 수 있는 이상 방법발명 특허를 특별히 소진 대상에서 제외할 합리적인 이유가 없는 점 등을 종합하며 보면, 방법발명의 특허에 관하여도 일정한 경우 특허권이 소진될 수 있다고 봄이 타당하다.

 

이러한 경우에 특허권 소진을 인정하기 위해서 어느 정도까지 해당 물건에 방법발명의 특허가 구현되어야 하는지에 관하여 보건대, 일반적으로 특허권 소진을 인정하는 근거는 특허가 구현된 물건을 이전할 때마다 특허권자의 허락을 받아야 한다면 위 물건의 자유로운 유통 및 거래안전이 저해되고, 특허권자는 위 물건을 이전할 때 이득을 확보하게 되므로 이중의 이득을 인정할 필요가 없다는 점에 있는 바, 방법발명이 실직적으로 구현된 물건을 양수한 양수인 등이 위 물건을 이용하여 그 방법 발명을 사용할 때마다 특허권자의 허락이 필요하다면 위 물건이 시장에서 원활하게 유통되는 것을 저해하게 되는 점, 특허권자는 특허법 제127조 제2호의 규정에 의해 방법발명의 실시에만 사용하는 물건을 양도할 권리를 사실상 독적하고 있는 이상 장래의 양수인 등이 위 물건으로 방법발명을 사용할 것을 예상하여 실시권자에 대한 실시료 또는 위 물건의 양도가액을 미리 결정할 수 있으므로 특허권자에게 특허발명을 공개한 대가를 확보할 수 있는 기회가 충분히 보장되어 있는 점 등을 고려하면,

 

해당 물건이 방법발명이 실질적으로 구현된 물건이라면, 특허권이 소진되어 그 방법발명의 특허권자는 위 물건의 양수인 등이 위 물건을 사용하는 것에 대하여는 특허권을 행사할 수 없다고 봄이 타당하고,

 

여기서 어떤 물건이 방법발명을 실직적으로 구현하고 있는지 여부는 방법발명이 구현된 물건에 대한 합리적으로 예정된 유일한 용도가 그 방법발명을 실시하는 데에 있고 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 다른 비침해용도가 없는지 여부, 그 물건에 방법발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심을 가지는 기술구성이 포함되어 있는지 여부, 그 방법발명 내지 그 발명이 구현된 물건이 전체 제조 공정에서 실직적으로 차지하고 있는 비중, 그와 같은 물건이 유통과정에 놓였을 때 거래안전에 미치는 영향, 특허권자가 그 물건의 양도로 특허발명을 공개한 대가를 확보하였다고 평가할 수 있는지 여부 등을 종합적으로 고려하여 사안에 따라 구체적∙개별적으로 판단하여야 할 것이다.

 

그 외에 특허권자가 특허가 구현된 제품을 최초로 양도하면서 실시권자나 구매자에게 일정한 조건이나 제한을 부과하는 경우에 특허권의 소진이 인정되는지 여부에 대하여는 그러한 양도행위가 있다는 사정만으로 조건의 제한 부과와 관계없이 곧바로 특허권이 소진된다고 단순히 획일적으로 결정할 것이 아니라 실시권자나 구매자에게 부과된 조건이나 제한이 실시권설정(라이선스)계약서에 명시된 계약조건인지 아니면 실시권설정계약조건이 아닌 부수적인 내용에 포함되어 있는지 여부와 그 약정의 내용이나 성격 등을 구체적으로 검토하여 그와 같이 실시권설정계약에 부가된 조건이나 제한이 특허권 남용에 해당하거나 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 등에 위반되는지 여부 및 구매자가 그 물건을 구입할 당시에 그와 같은 조건이나 제한이 있었는지를 알았거나 쉽게 알 수 있었는지 여부, 실시권설정계약서에 명시된 제한이나 조건이 물건의 거래에 미치는 영향 등의 제반 사정을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

 

이와 같은 논리는 방법발명에도 적용될 수 있으므로 방법발명을 실시하기 위한 물건의 양도로 인해 그 특허권이 소진하는지 여부도 단순히 일률적으로 오로지 그 물건의 양도 등의 처분행위가 있었는지 여부에 따라서만 결정할 것이 아니라 마치 펼쳐진 스펙트럼 하에서 적용 영역을 특정하는 것과 같이, 앞서 본 제반 사정들을 특허권의 소진이 인정되는 취지에 비추어 살펴본 다음 구체적∙개별적으로 판단하여야 한다.

 

따라서 그와 같이 특정된 영역에는, 특허권자가 실시권자에게 방법발명이 실질적으로 구현된 물건을 판매할 수 있는 권한을 제한하여 실시권을 허락하였는데

 

실시권자가 그 제한을 위반하여 위 물건을 양도하고 구매자가 그러한 사정을 알고 있었음에도 그것을 양수한 사실관계에서 특허권자가 그 구매자에 대하여 허락받지 않은 양도라는 이유로 특허권을 행사할 수 있다고 판단되는 경우가 있을 수 있고,

 

이와 달리 특허권자가 실시권자에게 위 물건을 양도할 수 있는 권한을 별다른 제한 없이 부여하면서 단지 실시권자로 하여금 위 물건의 구매자에 대하여 그 물건의 사용 등을 제한하는데 그치는 사실관계에서 위 물건의 양도 자체는 별다른 제한 없이 특허권자에 의해 승인된 것이어서 특허권자가 그 구매자를 상대로 더 이상 특허권을 행사할 수 없다고 판단되는 경우도 있을 수 있다고 봄이 타당하다.

 

2. 쟁점

 

이 사건 특허발명(방법발명)에만 사용되는 용접기가 실시권자로부터 피고로 양도된 경우 특허발명(방법발명)의 특허권이 소진되었는지 여부

 

3. 판결 요지

 

이 사건 특허발명이 방법발명인 사실, 용접기가 방법의 실시에만 사용하는 물건이고 그 유일한 용도가 특허발명을 실시하는 데 필요한 장비로서 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 다른 비침해용도가 없고, 특허발명의 방법을 시행하기 위한 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심을 가지는 기술구성을 포함하고 있으므로, 이 사건 용접기는 이 사건 특허발명이 실질적으로 구현된 물건이라고 봄이 타당하다.

 

위 용접기는 이 사건 특허발명에 의해 생산한 물건은 아니지만 이 사건 특허발명의 실시에만 사용하는 물건이고, 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 그 물건을 양도하는 경우에 해당한다. 또한 허락된 실시권의 범위 내에서 이루어진 적법한 판매에 해당하고, 피고는 실시권자로부터 이 사건 용접기를 별다른 조건 없이 적법하게 취득하였다고 봄이 타당하다. 피고를 비롯한 그 구매자가 이를 사용하는 것은 당연히 승인된 판매에 수반되는 행위일 뿐 이를 두고 승인된 판매의 범위에서 벗어났다고 할 수 없다. 따라서 특허권 소진 항변은 이유 있다.

 

KASAN_물건 판매로 인한 방법발명 특허권의 소진.pdf

 

 

 

작성일시 : 2017. 9. 26. 13:00
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통상 대학 또는 공공연구기관과 공동연구개발로 창출한 특허권은 공유가 많습니다. 특허권 공유에는 법적으로 매우 어려운 사항이 많고, 특히 미국과 같이 법제가 다른 국가에서도 동시에 특허권을 보유하면서 더욱 복잡한 문제가 많습니다. 우리나라 특허권 공유에 관련하여 실무적으로 주목할만한 대법원 판결을 소개해 드립니다.

 

우리나라 특허법은 특허 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 지분을 양도하거나 특허권에 대하여 전용실시권 또는 통상실시권 설정을 통한 라이선스를 할 수 없는 등 권리행사에 일정한 제약을 두고 있습니다. 이와 같은 특별규정을 둔 취지는, 각 공유자는 공유 특허발명 전체를 자유롭게 실시할 수 있고 상대 공유자에게 그 이익을 배분할 의무가 원칙적으로 없기 때문에, 누가 공유자가 되는지에 중대한 이해관계가 있습니다. 현재 공유자로부터 제3자가 특허권 지분을 양도받거나 그에 관한 실시권을 설정받는 경우 제3자가 투입하는 자본의 규모·기술 및 능력 등에 따라 경제적 효과가 현저하게 달라지게 되어 다른 공유자 지분의 경제적 가치에도 상당한 변동을 가져올 수 있기 때문에, 타 공유자의 동의를 얻도록 강제하는 것입니다.

 

본 사건에서 문제된 상황은, 특허권 공유자 상호 간에 이해관계가 대립되는 경우 등에 공유관계를 해소하려는 단계에서, 공유자에게 민법상 공유물분할청구권을 행사할 수 있는지 여부입니다. 대법원은 위 판결에서 민법상 공유물분할청구권을 인정하더라도 공유자 이외의 제3자에 의하여 다른 공유자 지분의 경제적 가치에 위와 같은 변동이 발생한다고 보기 어려워서 특허법 특별규정에 반하지 아니하고, 달리 분할청구를 금지하는 특허법 규정도 없으므로, 특허권의 공유관계에 민법상 공유물분할청구에 관한 규정이 적용될 수 있다고 판결하였습니다. 또한, 특허권은 발명실시에 대한 독점권으로서 그 대상은 형체가 없을 뿐만 아니라 각 공유자에게 특허권을 부여하는 방식의 현물분할을 인정하면 하나의 특허권이 사실상 내용이 동일한 복수의 특허권으로 증가하는 부당한 결과를 초래하게 되므로, 특허권의 성질상 그러한 현물분할은 허용되지 아니하고, 경매 등 현물매각 후 그 매각대금을 지분에 따라 분할하여야 한다고 판결하였습니다. 나아가, 이와 같은 법리는 실용신안권, 디자인권의 공유에도 마찬가지로 적용된다고 판시하였습니다.

 

정리하면, 공유자는 상호간 계약 등 특별한 사정이 없는 한 언제라도 공유 특허권에 대한 공유물분할청구를 할 수 있고, 그 분할방법은 공유특허권을 경매 등을 통해 매각하여 그 대금을 지분에 따라 분할할 수 있습니다. 실무적으로 기업과 대학이 공유하는 특허권을 기업에서 실시하지만 그 수익을 대학에 전혀 배분하지 않거나 그 배분액수에 이견이 있는 경우에, 공유자 대학에서 해당 공유 특허권 매각을 통한 이익실현을 시도할 수 있다는 의미입니다. 물론, 특허권 거래 시장이 활성화되어 공유 특허권 매매가 가능해야만 공유 특허권의 분할 문제가 현실로 닥칠 것입니다. 대학, 공공연구기관 등 NPE 입장에서는 공유 특허권의 활용방안으로 적극적으로 연구해볼 가치가 있다고 생각합니다.

 

KASAN_공유특허에 대한 공유자의 지분분할청구권.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 9. 26. 11:00
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민사소송법상 '모색적 증거신청'은 원칙적으로 허용되지 않습니다. 모색적 증거신청이란 증명할 사실과 증거의 관계를 구체적으로 밝히지 않거나, 증거조사를 통해 새로운 주장사항을 만들어 내려는 의도에서 신청하는 증거방법입니다.

 

춘천지방법원 2015. 6. 3. 선고 2014가단32802 판결에서 사실조회신청을 모색적 증거신청으로 보고 증거신청을 기각하였습니다. 위 판결에서 관련 법리와 허용되는 예외적 사유를 상세하게 기재하고 있습니다. 판결문을 첨부하고, 그 중 주요 판시내용을 아래와 같이 인용합니다.

 

"증거신청을 채택하기 위해서는, ① 민사소송법과 민사소송규칙이 정하는 방식을 준수하여야 하는 증거신청의 적법성, ② 신청 당시를 기준으로 신청한 증거를 조사하면 요증사실을 인정될 수 있다는 요증사실 관련성, ③ 증명할 사실이나 증거가 쟁점판단에 필요하다는 쟁점판단 필요성, ④ 상대방이나 제3자에 대한 프라이버시 침해 우려 등의 요소와 비교·형량하는 등의 과정을 거쳐 공정하고 실효성 있는 권리보호를 위하여 필요하다는 절차운영의 적정성을 모두 구비하여야 한다.

 

그리고 당사자가 증명할 사실을 특정하지 아니한 채 증거조사를 통하여 새로운 주장사항을 만들어 내려는 모색적 증거신청, 증거를 신청하는 당사자 스스로 알지 못하는 사실을 증거조사를 통하여 획득하고 이를 자기 주장의 기초로 삼으려는 의도로 증거를 신청하는 경우, 당사자가 어떠한 ‘A 사실’을 주장하지만, 그러한 ‘A 사실’에 관한 아무런 실마리가 없는 경우에 그러한 ‘A 사실’을 증명하기 위한 증거신청을 하는 경우 등은 원칙적으로 부적법하다.

 

다만 ① 상대방의 배타적 증거 지배, 신청인의 접근 곤란 등으로 증명 취지를 밝힐 수 없는 구체적 사유가 있고, ② 해당 증거방법으로 증거조사 필요성(요증사실 관련성 및 쟁점판단 필요성)을 추론하는 것이 합리적이라는 사정이 있어야 하며, 다른 회피 수단이 없어 모색적 증거신청이 불가피한 사정이 존재하여야 하거나, ④ 증거신청인에게 귀책사유가 없는 경우는 예외적으로 허용할 수 있다고 할 것이다."

 

법원은 위 판결 사안에서 사실조회 신청을 모색적 증거신청으로서 부적법하다고 기각하면서 나아가 다음과 같이 그 사실조회 신청이 유일한 증거방법에 해당하더라도 마찬가지라고 판시하였습니다.

 

"피고의 위 증거신청이 유일한 증거라고 하더라도 그 신청은 적법하여야 하므로, 위 증거신청이 부적법하므로, 반드시 증거신청을 채택하여 증거조사를 하여야 하는 것도 아니다."

 

대법원 2014년 배포한 "민사증거 채부기준 실무 운영방안_적정한 증거채부 실무운영 방안"을 참고로 살펴봅니다. 위 실무운영방안 제13면에 모색적 증거신청에도 불구하고 예외적으로 증거신청을 허용해야 하는 경우를 다음과 같이 설명하고 있습니다.

 

▣ 모색적 증거신청의 예외적 허용과 그 한계

- 모색적 증거신청이라고 하더라도 증거의 구조적 편중의 해소, 공정한 재판의 실현 등이라는 관점에서 증거신청인이 아래와 같은 모색적 증거신청 허용기준에 해당하는 사유를 서면으로 밝히고 그 사유를 소명하는 경우에는 예외적으로 증거신청의 적법성을 갖춘 것으로 볼 수 있다.

 

- 입증취지를 구체적으로 명시하지 않은 채 해당 증거신청을 하게 된 구체적 사유(예를 들면, 상대방의 배타적 증거지배, 신청인의 접근 곤란, 법령상의 제한, 증거에 대한 정보부재 등)를 밝혀야 하고, 해당 증거방법으로 증거조사 필요성(요증사실 관련성이나 쟁점판단 필요성)을 추론하는 것이 합리적이라는 사정(예를 들면, 경험칙, 전문지식, 그 밖의 개별 특성 등)이 있어야 하며, 그 밖에 다음 각 호의 사유 중에서 1개 이상이 충족되어야 한다.

 

① 대체적 입증수단의 부재 : 기왕의 증거조사 결과 그 밖의 다른 입증방법으로는 요증사실을 증명할 수 없다는 구체적 사정

② 신청인에 대한 귀책 곤란 : 입증취지 명시를 위하여 최대한 노력을 다하였다는 등 그와 같은 증거신청에 관하여 신청인에게 귀책사유가 별로 없다는 사정

 

- 그러나 위 사유가 인정되어도 상대방에게 채부에 관한 의견을 물어야 하고, 심리과정에서 다음 각 호 중 어느 하나의 사유가 있음이 인정되는 때에는 아래에서 살필 절차운영의 적정성 관점에서 모색적 증거신청을 허용하지 아니함이 바람직하다.

 

① 상대방 또는 제3자의 프라이버시, 생활상의 안녕, 명예 또는 권리를 과도하게 침해할 우려가 있는 경우

② 소송상 필요에 비해 상대방 또는 제3자에게 심리적 고통을 주거나 재산적 피해를 입힐 우려가 더 큰 경우

③ 당해 소송에서 필요한 사실의 증명 이외의 다른 목적으로 증거조사를 신청하는 경우

 

- 위 ①에 해당하는 경우에는, 증거신청인에게 구체적 사유 및 합리적 추론을 바탕으로 증거조사 필요성(요증사실 관련성, 쟁점판단 필요성)이 높은 최소한도의 범위를 특정하도록 권유할 수 있고 그에 따라 침해의 과도성이 적절한 범위 내로 낮아진다면 그와 같이 범위를 한정하여 채택할 수 있다. 이 권유과정에서 상대방에게 증거신청인이 밝힌 구체적 사유 및 합리적 추론 중 상대방이 알 수 있는 사정에 관해 석명권 행사의 일환으로 불분명한 사실상 사항에 관해 상대방에게 질문하는 등의 조치를 취한 이후에 채부판단을 함이 상당하다.

 

KASAN_모색적 증거신청의 부적법 판단 실무적 포인트 무효사유 관련 사실조회신청.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 9. 25. 14:30
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1. 심판부 및 재판부의 결정 재량과 그 한계  

 

민사소송법 제290(증거신청의 채택여부)법원은 당사자가 신청한 증거를 필요하지 아니하다고 인정한 때에는 조사하지 아니할 수 있다. 다만, 그것이 당사자가 주장하는 사실에 대한 유일한 증거인 때에는 그러하지 아니하다.”

 

당사자의 주장사실에 대한 유일한 증거가 아닌 한 증거의 채부는 법원이 자유로이 결정할 수 있는 재량사항입니다. (대법원 1991. 7. 26. 선고 9019121 판결, 대법원 2006. 11. 23. 선고 200460447 판결 등)

 

2. 심판부 및 재판부의 결정재량의 제한 

 

민사소송법 제290조 단서에서 "당사자가 주장하는 사실에 대한 유일한 증거"인 경우에는 재량을 제한합니다. 따라서 반드시 그 증거조사를 해야만 합니다.

 

다른 증거방법이 없음에도 불구하고 당사자가 신청한 증거조사를 하지 않는다면 민사소송법 위반으로 위법한 심결로서 심결취소사유에 해당하고, 판결이라면 판결취소사유에 해당할 것입니다.

 

특허심판도 동일합니다. 특허법 제157(증거조사 및 증거보전) 2항에서 "증거조사 및 증거보전에 관하여는 민사소송법 중 증거조사 및 증거보전에 관한 규정을 준용한다"고 명시하고 있습니다. 따라서 민사소송과 동일한 법리가 적용됩니다.

 

3. 특허심판과 심결취소소송 등 행정소송의 특징

 

한편, 특허심판에는 민사소송과 달리 증거조사와 심리에 직권주의가 적용됩니다. 대법원 2010. 1. 28. 선고 20073752 판결도 "행정소송의 일종인 심결취소소송에서 법원이 필요하다고 인정할 때에는 당사자가 명백하게 주장하지 않는 것도 기록에 나타난 자료를 기초로 하여 직권으로 조사하고 이를 토대로 판단할 수 있다"고 명확하게 밝히고 있습니다. (대법원 2008. 5. 15. 선고 20072759 판결 등 참조)

 

특허법 제157(증거조사 및 증거보전) 1항에서도 "심판에서는 당사자, 참가인 또는 이해관계인의 신청에 의하여 또는 직권으로 증거조사나 증거보전을 할 수 있다"고 규정하고 있습니다.

 

위 대법원 20073752 판결은 "설사 당사자가 비교대상발명을 선행기술로 주장하지 아니하였다 하더라도, 기록에 나타난 비교대상발명을 기초로 이 사건 특허발명의 진보성 유무를 판단한 것이 잘못이라고 할 수 없다"고 판시하여 기록범위 내 직권증거조사를 허용하고 있습니다.

 

위 특칙은 당사자가 신청한 증거조사를 넘어 추가 증거조사를 직권으로 할 수 있다는 의미입니다. 그 반대방향으로 유일한 증거를 조사하지 않을 수 있다는 재량권을 부여하는 것은 절대 아닙니다.

 

4. 정리

 

특허심판 및 심결취소소송에서 증거조사 여부는 원칙적으로 심판부 및 재판부의 재량사항입니다. 또한, 당사자 신청과 별도로 직권으로 증거조사를 할 수도 있습니다.

 

그러나, 증거조사 결정에 대한 재량은 무제한이 아니라 당사자가 주장하는 사실에 관한 유일한 증거인 경우에는 반드시 증거조사를 해야 한다는 한계가 있습니다.

 

KASAN_특허심판원의 심판, 특허법원 심결취소소송에서 증거조사방법, 당사자의 증거신청에 대한 결정 재량의 범위.p

 

 

 

작성일시 : 2017. 9. 25. 13:28
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I.             특허법상 형사처벌과 관련된 조항

 

- 225: 특허권 침해죄

- 226: 비밀누설죄

- 226조의2: 전문기관 등의 임·직원에 대한 공무원 의제

- 227: 위증죄

- 228: 허위표시의 죄

- 229: 거짓행위의 죄

- 229조의2: 비밀유지명령 위반죄

- 230: 양벌규정

- 231: 몰수 등

- 232: 과태료

 

II.           특허권침해죄 (특허법 제225)

 

225(침해죄) 

① 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다.  ② 제1항의 죄는 고소가 있어야 논한다.

 

1.      고의 및 착오

 

가.     고의

 

지적재산권 보호에 관한 각 개별법률에서는 그 법률에서 정한 죄의 성립에 고의를 요하지 않는다거나, 과실범에 대하여도 처벌할 수 있다는 규정을 두고 있지 않으므로, 원칙적으로 특허권침해죄를 비롯한 각종 지적재산권 침해죄는 민사상 침해사건의 경우와는 달리 침해자에게 고의가 있는 경우에 한하여 성립합니다.

 

민사상의 과실추정과 달리 특허공보에 공시되거나 물품에 특허표시가 되었다 하더라도 침해자에게 형사상 침해죄의 고의까지 추정된다고 할 수는 없습니다.

 

(1)    고의의 본질

 

고의의 본질에 관하여, 구성요건적 사실의 인식이라 보는 인식설, 구성요건의 실현을 희망하는 것이라고 보는 의사설, 구성요건의 실현을 희망할 것까지는 필요 없으나 적어도 이를 용인하는 것이라 보는 용인설, 구성요건실현의 인식과 의사라고 보는 설 등의 견해 대립이 있습니다. 우리 판례는 대체로 용인설을 따르고 있다고 평가되나, 인식설을 따르는 것으로 보이는 판례도 있습니다.

 

특허권침해죄의 경우 인식만으로 고의를 인정하는 듯한 태도를 보인 판례 (대법원 1997. 10. 10. 선고 962191 판결)가 있다고 하나, 판결이유상 분명하지 않은 듯 합니다. 

 

(2)    미필적 고의

 

본죄의 고의에도 미필적 고의가 당연히 포함됩니다. 따라서 침해자가 침해 물품을 제조하면서 그 물품이 특허권 침해가 될 수도 있다고 생각하면서도, 침해가 되어도 어쩔 수 없다고 생각하여 제조에 나아간 경우 침해죄가 성립합니다.

 

관련판례

대법원 1987. 2. 10. 선고 862338 판결

미필적 고의라 함은 결과의 발생이 불확실한 경우 즉 행위자에 있어서 그 결과발생에 대한 확실한 예견은 없으나 그 가능성은 인정하는 것으로, 이러한 미필적 고의가 있었다고 하려면 결과발생의 가능성에 대한 인식이 있음은 물론 나아가 결과발생을 용인하는 내심의 의사가 있음을 요한다.

 

東京地裁 昭和 48. 6. 20. 판결

건전한 상식을 가진 자동차용품, 부품의 취급업자인 피고인들의 경험에 비추어 문제된 표장이 포장상자에 들어있는 상품의 출처를 표시하기 위한 것으로서 상표로서의 기능을 가지는 것임을 당연히 인식하였다고 인정하지 않을 수 없고, 상표등록에 관하여 포장상자에 기재되어 있다거나 피고인들이 확정적으로 이를 인식하였다고 인정할만한 증거는 없지만, 피고인들에게 상표에 의해 출처로 표시된 업자의 허락을 얻기 위한 아무런 절차를 취하지 아니한 채 임의로 위 상표를 사용하여서는 안된다고 하는 점에 관한 인식까지 결여되었던 것이라고는 볼 수 없는데도, 피고인들이 상표등록의 유무를 확인함이 없이 함부로 타인의 표장을 사용한 행위에는, 미필적으로라도 타인의 상표권을 임의로 사용하여 침해하고 있다는 점에 대한 인식이 있었다고 보아야 한다.

 

(3)    인식의 대상

 

절도죄에 있어 규범적 구성요건요소로서의 재물의 타인성에 관한 인식이 필요한 것처럼, 지적재산권 침해죄에 있어서도 지적재산권의 타인성에 대한 인식이 필요하다는 것이 학설의 견해입니다. 본죄의 경우에는 타인의 특허권을 침해한다는 사실의 인식이 필요할 것입니다.

 

판례 또한 타인의 지적재산권을 침해한다는 인식이 없었던 경우 범의가 조각된다는 취지의 판시를 한 바 있습니다.

 

관련판례

대법원 2010. 1. 14. 선고 2008639 판결, 판결이유 중 발췌

원심은, 피고인 1이 이 사건 특허발명의 존재를 명확히 알고 있었음에도 이 사건 특허발명의 일부 부품을 치환하여 원심 판시 이 사건 장치를 개발한 후 특허보다 손쉽게 등록할 수 있는 실용신안등록을 한 점, 이 사건 특허발명과 이 사건 장치 간에 본질적인 차이가 없고 실질적으로 균등한 구성인 점, 피고인 2도 특허권자인 피해자의 경고장을 보았음에도 계속 이 사건 장치를 제작하여 납품한 점 등을 근거로 피고인들에게 특허권 침해의 고의가 있다고 판단하였다
그러나 원심이 적법하게 채택한 증거에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정, , 피고인 1이 피해자인 이 사건 특허권자로부터 납품받은 이 사건 특허발명의 실시품이 회전판과 꼬챙이의 결합이 견고하지 못하여 고기가 이탈되고 화재가 발생하는 등의 문제가 발생함에 따라 피고인 1의 남편인 공소외인이 이 사건 특허발명을 개량하여 실용신안등록출원을 한 점, 공소외인의 등록실용신안의 고안의 상세한 설명에서도 이 사건 특허발명을 종래기술로 언급하면서 그 문제점을 지적하고 있는 점, 이 사건 특허발명과 공소외인의 등록실용신안의 실시품인 이 사건 장치는 그 구성에서 일부 차이가 있고, 균등관계에 있는지 여부의 판단은 통상의 기술자에게도 쉽지 않으며, 일반인의 경우는 매우 어려운 점, 이 사건 장치를 개발한 후 피고인 1이 변리사에게 문의하였을 때, 이 사건 장치가 이 사건 특허발명을 침해하지 않는다는 의견을 들은 점, 공소외인의 등록실용신안의 고안의 상세한 설명에 이 사건 특허발명이 종래기술로 기재되어 있음에도 심사관이 기술평가절차에서 공소외인의 등록실용신안에 대하여 실용신안등록 유지결정을 한 점, 이 사건 장치가 이 사건 특허발명의 일부 청구항의 권리범위에 속한다는 특허심판원의 심결이 2006. 2. 28. 무렵에야 이루어진 점 등에 비추어 보면, 특허심판원의 심결 이전인 이 사건 범죄일시에 피고인들에게 이 사건 장치가 이 사건 특허발명을 침해한다는 인식과 용인이 있었다고 보기는 어렵다.
 
그런데도 그 판시와 같은 사정만으로 피고인들에게 특허권 침해의 고의가 있다고 단정한 원심에는 특허권침해죄의 범의에 관한 법리를 오해하거나 채증법칙을 위반하여 사실을 오인함으로써 판결에 영향을 미친 위법이 있다.

 

대법원 1984. 12. 26. 선고 821799 판결

의장권의 지분을 사실상 양수한 자가 등록을 하지 아니한 채 스스로 그 의장권을 실시하거나 또는 의장권 등록명의자의 묵시적인 동의하에 제3자에게 그 전용실시권 또는 통상권을 실시하는 경우라면, 그 사법상의 효력유무와는 관계없이 사실상의 공유자 또는 제3자에게 의장권침해의 범의가 있다고 볼 수는 없다.

 

대법원 1984. 5. 29. 선고 822834 판결, 판결요지 중 발췌

... . 피고인이 그가 제조판매하는 쌍꺼풀 테이프가 공지공용의 것이라는 명백한 증거를 가지고 있으면서 그의 행위가 이 사건 등록실용신안권의 침해가 되지 않는 것이라고 믿고 있었던 사실이 인정된다면, 피고인이 제조하는 쌍꺼풀 테이프가 등록실용신안의 권리범위에 속한다고 한, 3자 사이의 권리관계를 확정한 대법원판결의 내용을 알고 있었다는 사실만으로는 피고인에게 위 실용신안권의 침해에 대한 고의가 있었다고 단정할 수 없다.

 

다만 위 822834 판결에 대해서는 이를 법률의 착오 사례라 보는 견해(서울대 기술과법센터 간 주해서)도 있습니다. 일단 타인의 등록된 실용신안권이 존재하고 있고, 구성요건적으로 이에 대한 침해가 있었으며, 이를 침해자가 인식하고 있었다는 점에서는 법률의 착오로 볼 여지도 있다고 생각됩니다만, 판시사항 중 정당한 이유라는 어구가 없어 판례가 어떠한 취지로 판시한 것인지는 분명하지 않습니다.

 

이때 특허권의 타인성이나 침해의 의미 등에 대한 침해자의 인식은 정확한 법적 평가를 요구하는 것이 아니라, 문외한에 의하여 판단된 법적, 사회적 의미 내용, 즉 문외한으로서의 소박한 가치평가이면 충분합니다.

 

(4)    실무상 문제되는 경우

 

경고장을 받은 후의 침해행위에는 특별한 사정이 없는 한 고의가 있다고 보아야 할 것입니다.

 

관련판례

서울형사지법 1991. 9. 12. 선고 913825 판결, 판결이유 중 발췌.

[1] 피해자 이창우는 피고인에 대하여 피고인이 자신의 실용신안권을 침해하고 있으니 침해행위를 중지하여 달라는 취지의 최고서를 내용증명우편물로 발송하여 그 무렵 그 최고서가 피고인에게 송달된 사실을 인정할 수 있는바, 위 인정사실에 의하면 피고인이 제작하여 위 공사에 납품한 책상용 명패의 고안은 피해자 이창우의 등록실용신안권의 권리범위에 속하는 것으로서, 적어도 피고인이 1985. 8. 14.경 위 이창우로부터 위 최고서의 송달을 받은 시점부터는 위 침해행위에 대한 고의가 있었다 할 것이므로 1985. 8. 16.경부터 1988. 7. 14.경까지의 피고인의 이 사건 명패의 제작 및 납품행위에 관하여 그 판시 실용신안권의 침해에 관한 고의가 있다고 인정한 원심의 조치는 정당하다.  ...

 

그러나 경고를 받은 후 신중하게 전문가의 자문을 구하고 그 의견에 따라 정직하게 행동한 경우에는 (판례의 입장에 따르면) 범의가 조각될 수도 있습니다. 이에 대하여는 법률의 착오 부분에서 상세하게 서술하도록 하겠습니다.

 

(경고장의 발송과 관련하여서는, 특허권자가 법원에 가처분신청을 하는 등 조치를 취함이없이 변리사의 판단에 근거하여 침해자의 제품이 특허권을 침해한다고 단정한 뒤 침해자 및 그와 거래하던 홈쇼핑업체에게 강력한 내용의 경고장을 발송하였고, 이에 따라 홈쇼핑 방송이 취소되어 침해자에게 손해가 발생한 경우, 특허권자는 침해자에게 영업방해에 따른 손해를 배상해야 한다는 최근 하급심판례(대전고등법원 2010. 6. 24. 선고 20101058 판결)가 주목을 받은 바 있으나, 이에 대한 자세한 논의는 생략하도록 하겠습니다.)

 

(5)    기타 관련판례

 

대법원 1993. 12. 28. 선고 932187 판결

연합상표에 관하여 상표권의 통상사용권을 설정할 때에 분리설정을 금지하는 규정이 없는 현행법 아래서, 연합상표 중의 일부상표에 대한 통상사용권을 취득하였다고 하여 나머지 연합상표에 대한 사용권한이 있다고 할 수 없으므로 무단으로 이들 상표를 사용하는 행위는 상표권침해죄에 해당된다

 

대법원 1991. 8. 27. 선고 89702 판결, 판결요지 중 발췌

... 구 저작권법 제71조 제1항의 부정출판공연죄에 있어서의 고의의 내용은 저작권을 침해하여 출판공연하는 행위에 해당하는 객관적 사실에 대한 인식이 있으면 족하고 그것이 저작권이라고 하는 권리를 침해하고 있다는 것에 대한 인식이나 그 결과를 의욕할 필요까지는 없다. 

東京高裁 昭和 33. 4. 21. 판결

상표권침해죄의 범의가 있다고 하기 위해서는 행위자가 타인의 등록상표인 것을 인식하면서 이를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용할 의사가 있으면 족하고, 반드시 적극적으로 상품의 신용, 가치를 훼손하거나 그 출처에 관한 오인 혼동을 일으키고자 하는 의도를 필요로 하는 것은 아니다.

 

나.     사실의 착오

 

타인의 특허권 등 지적재산권의 존재에 대한 착오는 규범적 구성요건요소에 대한 착오인바, 이를 사실의 착오로 평가하는 것이 일반적입니다. 물론 (특히 절도죄에서 재물의 타인성과 관련하여) 규범적 구성요건요소에 관한 착오를 법률의 착오의 한 형태로 파악하려는 견해도 있습니다만, 대다수의 학설과 판례는 사실의 착오로 해결하고 있습니다.

 

그러나 아래의 사례와 같이 양자의 구별이 곤란한 경우도 있을 것입니다.

 

관련판례

대법원 1983. 9. 13. 선고 831762 판결 (평원닭집 고양이 사건)

절도죄에 있어서 재물의 타인성을 오신하여 그 재물이 자기에게 취득(빌린 것)할 것이 허용된 동일한 물건으로 오인하고 가져온 경우에는 범죄사실에 대한 인식이 있다고 할 수 없으므로 범의가 조각되어 절도죄가 성립하지 아니한다.

 

대법원 1989.1.17, 선고, 88971, 판결 (두부상자 사건, 물론 다수설의 입장에서는 이 판례에 대하여 많은 비판이 가해지고 있습니다)

절도의 범의는 타인의 점유하에 있는 타인소유물을 그 의사에 반하여 자기 또는 제3자의 점유하에 이전하는 데에 대한 인식을 말하므로, 타인이 그 소유권을 포기하고 버린 물건으로 오인하여 이를 취득하였다면 이와 같이 오인하는 데에 정당한 이유가 인정되는 한 절도의 범의를 인정할 수 없다.

 

양자는 판례의 입장에 따를 때 고의를 조각한다는 점에 있어서는 같으나, 적용 조문이 달라짐에 따라(사실의 착오는 형법 제13, 법률의 착오는 형법 제16) 법률의 착오는 오인에 정당한 이유를 필요로 하게 된다는 점에서 차이를 보입니다. 즉 사실의 착오의 경우 과실이 있다면 과실범이 될 것이나, 법률의 착오의 경우에는 오인에 정당한 이유가 없다면 고의범의 죄책을 지게 됩니다.

 

이제 위 논의를 특허권침해죄의 경우에 대입하여 보겠습니다. 타인의 특허권을 침해하고 있다는 점에 대한 인식이 없는 경우를 사실의 착오로 보면, 그 착오에 과실이 있다고 하여도, 특허권침해죄는 고의범이므로 침해자는 죄책을 지지 않게 됩니다. 그러나 법률의 착오로 보면, 착오에 과실이 있는 경우에는 정당한 이유가 없게 되어 특허권침해죄의 죄책을 지게 될 것입니다.

 

따라서 아주 단순화하여 본다면 침해자의 입장에서는 같은 사실관계를 사실의 착오로 구성하는 편이 더 유리할 것입니다(다만 실무상 위와 같은 논의의 실익이 있는지에 대하여는 검토가 더 필요합니다).

 

다.     법률의 착오

 

(1)    일반론

 

법률의 착오는 사실의 인식은 있으나 위법성을 인식하지 못한 것입니다. 법률의 착오에 대하여 엄격 고의설, 제한적 고의설(인식가능성설), 책임설이 대립합니다. 이 가운데 제한적 고의설은 착오에 대한 과실, 즉 위법성의 인식가능성이 있었으면 고의범의 죄책을 지고, 과실이 없으면 죄책을 지지 않는다는 것인데, 판례는 착오에 정당한 이유가 있으면 (즉 과실이 없으면) 고의가 조각된다고 하고 있으며(대법원 1970. 9. 22. 선고 701206 판결 등), 학설은 이러한 판례의 태도를 제한적 고의설을 따른 것이라 평가하고 있습니다.

 

(2)    실무상 문제되는 경우

 

지적재산권 침해죄에 있어서는 침해의 대상이 추상적인 권리로서 그 보호범위를 확정하기 어려우므로 일반인이 스스로 자신의 행위가 침해에 해당하는지 여부를 판별하기는 어렵고, 따라서 전문가의 조력을 받아 행위하는 경우가 많습니다.

 

특허심판원의 권리범위확인심판과 같이 전문적이고 중립적인 기관에 의한 판단을 신뢰한 경우에는 그와 같은 판단이 법원에 의한 종국적인 판단의 결론과 다르더라도 행위자에게 침해죄의 고의를 인정하기는 어려울 것이며, 또한 변리사 등 전문가로부터 진지하게 조언을 구하고 그 결과를 정직하게 신뢰하여 행동한 경우에도 침해죄의 고의를 인정하기는 어려울 것입니다(이때 고의를 인정하기 어렵다는 표현은 정당한 이유가 있는 법률의 착오에 해당한다는 의미로서 사용된 것입니다).

 

관련판례

대법원 1982. 1. 19. 선고 81646 판결, 판결이유 중 발췌

피고인은 소아용 의류 및 양말등을 제조 판매하는 공소외 주식회사의 대표이사로서 1974. 말경 외국상사들로부터 발가락 삽입부가 5개로 형성된 양말을 주문받아 1975.1부터 이를 생산하던 중 이 사건 피해자인 김종국으로부터 1975.2.24경 발가락 삽입부가 5개로 형성된 양말은 동인의 의장권(의장등록 제13319)을 침해한다 하여 그 제조의 중지요청을 받고 그 즉시 변리사 김경진에게 문의하였던바, 양자의 의장이 색채와 모양에 있어 큰 차이가 있으므로 동일 유사하다고 할 수 없다는 회답을 받고, 또 같은 해 3.11에는 위 김경진에게 감정을 의뢰하여 위 양자의 의장은 발가락 삽입부 5개가 형성되어 있는 외에는 형상, 색채 혹은 그 조합이 각기 다르고 위 발가락 5개의 양말은 위 의장등록이 된 후에도 공소외 조학순 명의로 의장등록(17597)된 바 있으니 발가락 삽입부가 위 김종국의 등록의장의 지배적 요소라고 할 수 없으므로 양자는 결국 동일 또는 유사하다고 할 수 없다는 전문적인 감정을 받았고, 이에 따라 같은 해 3.12 피고인 스스로 자신이 제조하는 양말에 대하여 의장등록출원을 한 결과 같은 해 12.22 특허국으로부터 등록사정까지 받게 되었으며, 한편 위 조학순이 위 김종국을 상대로 본건 등록의장의 권리범위 확인심판청구를 한 결과, 1심과 항소심에서 이 사건 등록의장과 위 등록 제17597호 의장은 피차 양말의 선단부에 발가락이 삽입되는 5개의 삽입부를 형성하는 점이 닮았으나, 이 같은 종류 물품에 삽입부를 형성한다는 것은 보통으로 이루어지는 형상에 속하는 것이어서 별로 사람들의 주의를 끌거나 미감을 일으킬 만한 의장적 특징이 될 수 없고 양자를 전체적으로 비교할 때 빛깔의 배합, 무늬, 모양 등에 있어서 현저한 차이가 있어 서로 오인, 혼동될 염려가 없다는 이유로 청구인 승소의 심결이 있었다가 상고심(대법원 779)에서 비로소 이 사건 등록의장의 지배적 요소는 발가락 삽입부가 5개로 형성된 점이라는 이유로 1977.5.10 원심결을 파기환송하는 판결이 있었다는 것이다. 사실이 이와 같다면 특허나 의장권 관계의 법률에 관하여는 전혀 문외한인 피고인으로서는 위 대법원판결이 있을 때까지는 자신이 제조하는 양말이 위 김종국의 의장권을 침해하는 것이 아니라고 믿을 수밖에 없었다고 할 것이니, 위 양말을 제조 판매하는 행위가 법령에 의하여 죄가 되지 않는다고 오인함에 있어서 정당한 이유가 있는 경우에 해당하여 처벌할 수 없는 것 ...

 

日本 仙高裁 소화 43. 9. 26. 판결

농기계를 제작, 판매하여 오던 피고인이 특허권자로부터 경고를 받고서야 비로소 타인의 특허등록사실을 알게 되었고, 변리사에게 전문적인 의견을 구한 결과 변리사가 실험 등에 기해 확정적으로 특허권리범위에 속하지 않는다는 의견을 제시함에 따라 특허에 관한 문외한인 피고인으로서는 그 의견에 따라 별다른 의심없이 종전과 마찬가지로 농기계를 제작, 판매한 사실이 인정되고, 기록상 피고인에게 타인의 특허권을 침해한다는 인식이 있었다고 볼 증거가 없다 하여 피고인의 형사책임을 부정하였다. 다만, 이 사건에서는 대상물이 특허발명의 기술적 범위에 속하지도 않는다고 설시하면서 부가적으로 위와 같이 판단하였다(우라옥).

 

다만, 판례 가운데에는 변리사에게 자문을 구한 경우에도 침해죄의 죄책을 인정한 것이 있습니다.

 

대법원 1995. 7. 28. 선고 95702 판결, 판결요지 중 발췌

... . 피고인이 변리사로부터 타인의 등록상표가 상품의 품질이나 원재료를 보통으로 표시하는 방법으로 사용하는 상표로서 효력이 없다는 자문과 감정을 받아 자신이 제작한 물통의 의장등록을 하고 그 등록상표와 유사한 상표를 사용한 경우, 설사 피고인이 위와 같은 경위로 자기의 행위가 죄가 되지 아니한다고 믿었다 하더라도 이러한 경우에는 누구에게도 그 위법의 인식을 기대할 수 없다고 단정할 수 없으므로 피고인은 상표법 위반의 죄책을 면할 수 없다고 한 사례.

 

다만, 위 판례 사안에서 피고인이 진지하고 정직하게 자문과 감정을 구하였는지 여부는 불분명합니다. 전문가에게 자문을 구함에 있어 중요한 사항을 감추거나 자기에게 일방적으로 유리한 자료만을 제출한 경우, 화학분야의 전문가에게 그와 다른 기계분야의 자문을 구한 경우, 전문가가 확정적인 회답을 하지 아니하고 불명확하게 회답한 경우와 같이, 조력을 구하는 태도와 전문가의 전문분야 및 전문 정도, 회신내용에 따라서는 비록 전문가의 의견에 기하여 행동한 경우라 하더라도 침해의 고의가 인정될 수 있을 것입니다(우라옥).

 

(3)    기타 관련판례

 

대법원 1995. 7. 11. 선고 941814 판결, 판결요지 중 발췌

... . 행정청의 허가가 있어야 함에도 불구하고 허가를 받지 아니하여 처벌대상 행위를 한 경우, 허가를 담당하는 공무원이 허가를 요하지 않는 것으로 잘못 알려 주어 이를 믿었기 때문에 허가를 받지 아니하였다면, 허가를 받지 않더라도 죄가 되지 않는 것으로 착오를 일으킨 데 대하여 정당한 이유가 있는 경우에 해당하여 처벌할 수 없다

 

대법원 1995. 6. 16. 선고 941793 판결, 판결이유 중 발췌

... 소론은 결국 자신들의 행위가 소론과 같은 이유로 업무표장에 해당하는 판시 태그 마크에 대하여는 그 사용권설정 등이 허용되지 아니한다는 상표법 제55조 제257조 제5항의 규정을 알지 못하였다는 것이므로 이는 단순한 법률의 부지를 주장하는 데 불과하고 피고인들의 소위가 특히 법령에 의하여 허용된 행위로서 죄가 되지 않는다고 적극적으로 그릇 인식한 경우는 아니므로 범죄의 성립에 아무런 지장이 될 수 없다.
검사가 1992.8.17.자로 이 사건 피고인들의 소위에 대하여 범죄혐의 없다고 무혐의 처리하였다가 고소인 최상수의 항고를 받아들여 재기수사명령에 의한 재수사 결과 이 사건 기소에 이른 점은 소론과 같으나 피고인들의 이 사건 상표법위반행위는 위 불기소처분 이전인 1991.8.25.경부터 저질러진 것임에 비추어 피고인들의 위와 같은 위반행위가 위 무혐의 처분결정을 믿고 이에 근거하여 이루어진 것이 아님이 명백하고, 가사 이 사건 상표법 위반행위 중 무혐의 처분일 이후에 이루어진 행위에 대하여도 위 무혐의 처분에 대하여는 곧바로 고소인의 항고가 받아들여져 재기수사명령에 따라 재수사되어 이 사건 기소에 이르게 된 이상 피고인들이 자신들의 행위가 죄가 되지 않는다고 그릇 인식하는 데 정당한 이유가 있었다고는 할 수 없다 ...

 

라.    소결

 

위 판례들의 태도를 통해 미루어 짐작컨대, 우선 경고장을 받은 후의 침해행위에는 특별한 사정이 없는 한 고의가 있다고 보아야 할 것이지만, 진지하게 변리사 등 전문가로부터 자문을 구하고 그 결과를 정직하게 신뢰하여 행동하였거나 또는 특허심판원의 권리범위확인심판과 같이 전문적이고 중립적인 기관에 의한 판단을 신뢰한 경우에는, 그와 같은 자문결과 또는 판단이 법원에 의한 종국적인 판단의 결론과 다르더라도, 행위자에게 침해죄의 고의를 인정하기는 어려울 것입니다.

 

그러나 판례는 변리사에게 자문을 구한 경우에도 침해죄의 죄책을 인정한 바 있어, 결국 위와 같은 판단기준만으로 법원에 의하여 고의가 인정될 것인지 여부를 예측하는 데에는 한계가 있습니다. 결국 침해자의 태도 및 고의를 인정할 수 있는 관련 간접사실들이 얼마나 잘 법원에 현출되었는지가 중요하게 작용할 것으로 생각됩니다.   

 

2.    죄수관계 - 포괄일죄

 

특허권침해죄는 영업적으로 다수의 침해행위가 동일한 의사로 반복, 계속되는 것으로서 영업범으로서 포괄일죄가 된다고 보는 것이 학설의 태도입니다.

 

특허권침해죄의 죄수관계를 정면으로 다룬 근래의 판례는 없습니다. 다만 문헌들은 상표권침해죄의 죄수관계에 대한 판시사항에 기반하여 특허권침해죄의 죄수관계에 대한 판례의 태도를 짐작하고 있을 뿐입니다. 문헌들에서 인용하고 있는 상표권침해죄에 대한 판례들은 다음과 같습니다.

 

관련판례

대법원 1960. 10. 26. 선고 4293형상326판결

[1] 상표를 위조한 정범이 위조상표를 공범에게 수교하였다 하더라도 구 상표법(49.11.28. 법률 제71) 29조 제3호 소정의 상표교부행위에는 해당되지 않는다.
[2] 4
개월 간에 걸쳐 같은 인쇄소에서 같은 등록상표 24,000매를 위조한 경우에는 상표위조의 단순일벌가 성립된다.

 

-> 4개월에 걸쳐 계속적으로 상표법 위반행위를 한 경우 일죄가 된다는 취지의 판례입니다.

 

대법원 2011. 7. 14. 선고 200910759 판결

[1] 수개의 등록상표에 대하여 상표법 제93조에서 정한 상표권침해 행위가 계속하여 행하여진 경우에는 각 등록상표 1개마다 포괄하여 1개의 범죄가 성립하므로, 특별한 사정이 없는 한 상표권자 및 표장이 동일하다는 이유로 등록상표를 달리하는 수개의 상표권침해 행위를 포괄하여 하나의 죄가 성립하는 것으로 볼 수 없다
[2]
피고인이 위조상표가 부착된 상품을 판매하여 甲의 상표권을 침해하였다는 내용으로 기소된 사안에서, 이미 유죄판결이 확정된 乙 등록상표에 대한 상표권침해죄 범죄사실과 공소사실 중 丙 등록상표에 대한 상표권침해 부분은 침해의 대상이 되는 등록상표를 달리하여 각 별개의 상표권침해죄를 구성하므로 비록 상표권자 및 표장이 같더라도 두 죄를 포괄하여 하나의 죄가 성립하는 것으로 볼 수 없는데도, 이와 달리 판단하여 확정판결의 효력이 이 부분 공소사실에 미친다고 보아 면소를 선고한 원심판결에 상표권침해죄 죄수에 관한 법리오해의 위법이 있다고 한 사례.

 

-> 계속적으로 수 개의 등록상표에 대한 상표권침해행위가 행해진 경우, 각 등록상표마다 포괄일죄가 성립한다는 취지의 판례입니다.

 

위와 같은 판례의 취지에 비추어, 특허권침해죄의 경우에도 계속적으로 특허권 침해행위를 한 경우 포괄일죄가 되며, 특허권침해죄는 각 특허권마다 성립한다는 것이 법원의 태도일 것이라고 추측됩니다.

 

KASAN_지식재산권 관련 형사소송의 개요.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 9. 24. 11:00
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1.     몰수 

 

특허법 제231(몰수등) 

① 제225조 제1에 해당하는 침해행위를 조성한 물건 또는 그 침해행위로부터 생긴 물건은 이를 몰수하거나 피해자의 청구에 의하여 그 물건을 피해자에게 교부할 것을 선고하여야 한다.  

② 피해자는 제1항의 규정에 의한 물건의 교부를 받은 경우에는 그 물건의 가액을 초과하는 손해의 액에 한하여 배상을 청구할 수 있다.

 

. 일반론

 

몰수는 형법상 형의 일종으로서(형법 제41), 위 규정은 특허권침해자의 침해행위에 의한 이득을 금지함을 그 목적으로 합니다. 몰수는 원칙적으로 부가형이어서 다른 형벌을 선고하는 경우에 한하여 이와 함께 과할 수 있습니다. 다만 행위자에게 유죄의 재판을 아니할 때에도 몰수의 요건이 있을 때에는 몰수만을 선고할 수 있습니다(형법 제49, 즉 법원이 형의 선고유예를 하는 경우에도 몰수형만 선고할 수 있습니다).

 

. 필요적 몰수

 

(서울대 기술과법센터 간 주해서에는 본조의 몰수가 임의적 몰수라는 취지의 서술이 기재되어 있으나) 본조의 몰수는 문언상 필요적 몰수로 보아야 할 것이며 (학설), (사법연수원 간 형사절차법 교재에 따르면) 또한 실무에서는 임의적 몰수인 경우라도 몰수의 요건이 있는 때에는 가급적 몰수 선고를 하는 것이 통례라고 합니다. 실무상으로는 증거목록에 압수물이 기재되어 있고 그 소유자나 소지인이 피고인인 경우에는 원칙적으로 몰수를 선고한다고 합니다.

 

. 몰수의 대상

 

특허권 침해행위를 조성한 물건 또는 그 침해행위로부터 생긴 물건이 본조 몰수의 대상입니다. 또한 본조의 요건을 갖추지 못하였다고 하더라도, 형법 제48조의 요건을 갖추면 (임의적) 몰수의 대상이 되므로, 본조의 침해행위를 조성한 물건 및 침해행위로부터 생긴 물건뿐만 아니라, 형법 제48조 제1항 각호에 따라 침해행위에 제공하려고 한 물건, 침해행위로 인하여 취득한 물건, 침해행위의 대가로 취득한 물건도 모두 (임의적) 몰수의 대상이 될 수 있습니다.

 

형법 제48(몰수의 대상과 추징)

① 범인이 외의 자의 소유에 속하지 아니하거나 범죄 후 범인이외의 자가 정을 알면서 취득한 다음 기재의 물건은 전부 또는 일부를 몰수할 수 있다.

1. 범죄행위에 제공하였거나 제공하려고 한 물건.

2. 범죄행위로 인하여 생하였거나 이로 인하여 취득한 물건.

3. 2호의 대가로 취득한 물건.

...

 

다만 특허법 및 형법의 몰수 규정은 몰수의 대상을 물건으로 규정하고 있기에, 재산상 이익을 위 몰수의 대상으로 할 수 있는지에 대하여 견해가 대립합니다. 이에 대하여 재산상 이익은 몰수의 대상에 포함되지 않는다는 견해, 재산상 이익도 원칙적으로 몰수의 대상에 포함되나 기존 재산과 혼화된 경우 등은 몰수할 수 없는 경우에 해당되어 추징해야 한다는 견해 등이 주장되고 있으며, 형법상 몰수, 추징 규정이 적용된 사례에서 실무는 특정이 불가능한 재산상 이익은 몰수가 아니라 추징의 대상으로 취급하고 있는 것으로 보입니다(다만 특허법상 이익 환수를 위하여 몰수, 추징 규정이 적용된 사례는 없습니다). , 침해행위의 대가로 취득한 물건이 금전인 경우, 이 금전이 침해자의 기존 재산과 혼화되지 않아 아직 특정할 수 있다면 몰수의 대상이 될 수 있을 것이나, 침해자의 기존 재산과 혼화되어 특정이 불가능한 상태가 된다면 몰수가 아니라 추징의 대상이 될 것입니다.

 

. 범죄수익은닉의 규제 및 처벌에 관한 법률

 

특별법 중에는 재산상 이익도 몰수의 대상으로 규정해 놓은 것들이 있습니다. 대표적인 예가 범죄수익은닉의 규제 및 처벌에 관한 법률입니다.

 

범죄수익은닉의 규제 및 처벌에 관한 법률(이하 범죄수익규제법이라 합니다)

8(범죄수익등의 몰수) 

① 다음 각 호의 재산은 몰수할 수 있다.

1. 범죄수익

2. 범죄수익에서 유래한 재산

...

② 제1항에 따라 몰수할 수 있는 재산(이하 "몰수대상재산"이라 한다)이 몰수대상재산 외의 재산과 합쳐진 경우 그 몰수대상재산을 몰수하여야 할 때에는 합쳐짐으로써 생긴 재산[이하 "혼화재산"(混和財産)이라 한다] 중 몰수대상재산(합쳐지는 데에 관련된 부분만 해당한다)의 금액 또는 수량에 상당하는 부분을 몰수할 수 있다.

...

 

9(몰수의 요건 등) 

 8조제1항에 따른 몰수는 몰수대상재산 또는 혼화재산이 범인 외의 자에게 귀속(歸屬)되지 아니하는 경우에만 할 수 있다. 다만, 범인 외의 자가 범죄 후 그 정황을 알면서 그 몰수대상재산 또는 혼화재산을 취득한 경우(그 몰수대상재산 또는 혼화재산의 취득이 제4조 단서에 해당하는 경우는 제외한다)에는 그 몰수대상재산 또는 혼화재산이 범인 외의 자에게 귀속된 경우에도 몰수할 수 있다.

② 지상권·저당권 또는 그 밖의 권리가 설정된 재산을 8조제1항에 따라 몰수하는 경우 범인 외의 자가 범죄 전에 그 권리를 취득하였을 때 또는 범죄 후 그 정황을 알지 못하고 그 권리를 취득하였을 때에는 그 권리를 존속시킨다.

 

10(추징)

 8조제1항에 따라 몰수할 재산을 몰수할 수 없거나 그 재산의 성질, 사용 상황, 그 재산에 관한 범인 외의 자의 권리 유무, 그 밖의 사정으로 인하여 그 재산을 몰수하는 것이 적절하지 아니하다고 인정될 때에는 그 가액(價額)을 범인으로부터 추징할 수 있다.

② 제1항에도 불구하고 8조제1항의 재산이 범죄피해재산인 경우에는 그 가액을 추징할 수 없다.

 

다만 동법은 제2조에서 그 적용대상을 제한하고 있는바, 지적재산권과 관련된 죄 가운데에는 상표법 제93(상표권 침해죄), 저작권법 제136조 제1(저작재산권 침해죄), 그리고 영업비밀 침해와 관련하여 형법 제356(업무상배임죄, 단 범죄수익이 3억원 이상 5억원 미만인 경우) 및 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 제3조 제1(업무상배임 가중처벌, 범죄수익이 5억원 이상인 경우)만 그 대상으로 하고 있습니다.

 

따라서 특허권침해죄는 범죄수익규제법의 적용대상이 아니므로 특허권 침해로 인하여 얻은 물건으로서 특정될 수 없는 범죄수익의 경우 형법상 추징규정이 적용될 것이나, 상표권침해죄, 저작재산권침해죄 및 영업비밀침해와 관련된 업무상배임죄의 경우에는 범죄수익규제법이 적용되어 몰수될 것입니다.    

 

2.    추징

 

형법 제48조 제2항에 따라, 법원은 몰수 대상물의 전부 또는 일부가 몰수하기 불능인 때 몰수에 갈음하여 그 가액상당의 납부를 명할 수 있습니다. 추징은 형은 아니나 부수처분으로서 실질적인 의미에서 형에 준하여 평가됩니다.

 

형법 제48조 제2

48(몰수의 대상과 추징) 

...

② 전항에 기재한 물건을 몰수하기 불능한 때에는 그 가액을 추징한다.

...

 

이때 위 장애사유는 물건이 소비, 훼손, 분실, 가공, 혼화 등에 의하여 그 존재 또는 동일성이 상실된 경우, 그 소재 장소를 말미암아 몰수할 수 없는 경우, 선의의 제3자에게 양도되어 법률상 몰수할 수 없는 경우를 포함합니다.

 

추징의 대상은 몰수할 수 없는 물건의 가액입니다. 따라서 금전의 경우 그 금액을 추징하면 되나, 물건의 경우 어느 시점을 기준으로 하여 그 가액을 산정할 것인지 견해가 나뉩니다. 이에 관하여 판례는, 관세법 위반 사안에서 가액산정은 재판선고시 가격을 기준으로 해야 한다고 한 바 있습니다(대법원 1991. 5. 28. 선고 91352 판결).

 

특별법에 필요적 몰수로 규정되어 있는 경우 추징도 필요적으로 해야 하는 것인지에 대하여는 견해가 대립하나, 최근 하급심판례는, 추징의 성격이나 범위에 관하여 달리 규정된 바 없다면 원칙으로 돌아가 임의적 추징이 되어, 추징 여부는 법원의 재량에 속하는 것이라고 판시한 바 있습니다(부산지법 2009.6.11. 선고 2009552 판결).


3.
징벌적 몰수, 추징

 

대법원은 특별법상의 특수한 입법목적과 취지에 따라 징벌적 성격을 지닌 몰수, 추징을 징벌적 몰수, 추징이라 호칭하고, 반면 단순히 불법이익의 박탈을 목적으로 하는 본래적 의미의 몰수, 추징을 일반적 몰수, 추징이라 호칭하고 있습니다(대법원 1998. 5. 21. 선고 952002 전원합의체 판결, 대법원 1991. 9. 13. 선고 911192 판결 등). 판례에 따를 때 징벌적 몰수, 추징으로 인정된 것에는, 대마관리법 위반죄, 관세법 위반죄, 외국환관리법 위반죄, 향정신성의약품관리법 위반죄, 특정경제범죄가중처벌등에관한법률 제10조 제1항 위반죄(범인이 도피시키거나 도피시키려고 한 재산의 몰수) 등이 있습니다. 현재 특허법상 몰수, 추징 규정에 대하여는 명확한 판시가 없는 상태입니다.

 

일반적 의미의 몰수, 추징은 불법적 이익이 현존하고 있지 않은 경우에는 불가능한 반면, 징벌적 몰수, 추징은 불법적 이익이 현존하고 있지 않은 경우에도 가능합니다. 대법원 1991. 12. 13. 선고 912274판결에서는, 관세법상 추징은 징벌적 추징이므로, 어선을 통해 밀수입되던 녹용이 중국 연안에서 연안경비정에 의하여 탈취되어 버린 경우에도, 그 녹용의 범칙 당시 국내도매가격 상당액을 추징할 수 있다고 한 바 있습니다. 또한 징벌적 몰수, 추징의 경우에는 일반적 의미의 몰수, 추징과 달리 이익액의 비율을 알 수 없는 경우 전원으로부터 몰수, 추징이 가능합니다.

 

4.    사례 연구

 

. 현황 분석

 

판례 가운데 특허권 침해행위로 인한 범죄수익에 대하여 추징을 선고한 사례는 없었습니다. 일부 특허법 제231조 제1항을 적용하여 침해행위를 조성한 물건(침해품 및 침해품의 부품 등) 또는 침해행위로부터 생긴 물건에 대하여 몰수형을 선고한 사례가 있으나, 그 조차도 사례가 수 건에 불과하였습니다(추징을 선고한 사례는 일본 판례 가운데서도 발견할 수 없었습니다).

 

이에 반하여 상표권 침해행위의 경우에는 침해품 등을 몰수하면서 동시에 침해행위로 인한 범죄수익에 대하여 추징을 선고한 사례가 많았습니다. 영업비밀 침해행위의 경우에는 추징을 선고한 사례는 없었으나, 고액의 벌금을 침해행위를 한 자연인 또는 법인에 부과한 사례가 있었습니다(위 사례들에 대하여는 단락을 나누어 상술하도록 하겠습니다).

 

(사견입니다만) 상표권 침해자들은 보통 영세한 개인사업자인 반면 특허권 침해자들은 회사로서의 실체를 갖추고 어느 정도 재정적 능력을 갖추고 있는 경우가 많으므로, 침해여부가 다투어지다가 결국 침해가 있었음이 인정되는 경우 대부분 민사적으로 손해배상 등에 의하여 피해자 구제가 이루어지며, 이러한 사정을 특허권 침해 사건을 다루는 검찰 또는 법원이 고려한 결과, 위와 같은 현상이 나타난 것일 수 있다고 생각됩니다. , 특허권침해죄에 의한 몰수, 추징을 징벌적 몰수, 추징이 아닌 일반적 의미의 몰수, 추징으로 본다면, 민사적으로 침해자의 침해로 인한 이익이 손해배상이나 화해의 형태로 특허권자에게 지급된 경우에는 더 이상 불법이익의 환수 필요성이 없으므로, 법원이 추징을 하지 않은 것이라 사료됩니다.

 

또한 특허권침해죄를 다룬 판례의 수 자체가 매우 적다는 것도 위와 같은 현상의 원인 중 하나라고 생각됩니다. 특허권 침해 사건에 있어서 침해여부가 다투어지다가 결국 침해가 있었음이 인정되는 경우, 

(1)     라이센싱 계약이 체결될 확률이 (상표권 침해 사건에 비하여) 상대적으로 높을 것으로 생각되는데, 이 경우 특허권자는 고소를 취하할 것이므로 결국 검찰에 의하여 공소권없음으로 불기소처분이 내려지거나 또는 법원에서 공소기각으로 사건이 종결될 것입니다.

(2)     또한 특허법위반 사건의 특성상 고의가 인정되기 어려운 경우가 많을 것이며, 이러한 경우 혐의없음으로 불기소처분이 내려지게 될 것입니다.  

 

실제로 2011년에 각 지적재산권 침해 범죄가 검찰에 의하여 어떻게 처리되었는지 2012년 범죄백서를 인용하여 살펴보면(2012 범죄백서 215면 이하),

 

상표법위반, 음반 · 비디오물 및 게임물에 관한 법률위반, 컴퓨터프로그램 보호법위반의 경우 기소율(각각 70.1%, 71.5%, 50.0%) 전체 범죄의 기소율(42.8%) 상회하고 있으나, 나머지 지식재산권범죄는 기소율이 30% 훨씬 밑돌고 있으며 대신 혐의없음과 공소권없음 비율이 높은 것을 있다.

 

실용신안법위반의 경우에는 혐의없음이 전체처리인원의 40.6% 차지하고 있고, 디자인 보호법위반의 경우에는 혐의없음 35.5%, 공소권없음 29.3%, 특허법위반의 경우에는 혐의없음 41.2%, 공소권없음 22.7%, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률위반의 경우에는 혐의없음 52.3%, 공소권없음 2.2% 차지하고 있다.

 

특히 저작권법위반의 경우에는 불기소처분 인원비율이 80.5% 달하고 있고, 그중에서 공소권없음 처분된 인원 비율이 53.6%이고, 기소유예 처분된 인원 비율이 18.6% 매우 높은바, 이는 청소년들이 인터넷에서 저작물을 불법다운로드한 것에 대해 저작권자들이 고소한 때문인 것으로 분석된다.

...

지식재산권범죄의 기소유예율은 16.9%로서 전체범죄의 기소유예율 31.5%보다