1.     몰수 

 

특허법 제231(몰수등) 

① 제225조 제1에 해당하는 침해행위를 조성한 물건 또는 그 침해행위로부터 생긴 물건은 이를 몰수하거나 피해자의 청구에 의하여 그 물건을 피해자에게 교부할 것을 선고하여야 한다.  

② 피해자는 제1항의 규정에 의한 물건의 교부를 받은 경우에는 그 물건의 가액을 초과하는 손해의 액에 한하여 배상을 청구할 수 있다.

 

. 일반론

 

몰수는 형법상 형의 일종으로서(형법 제41), 위 규정은 특허권침해자의 침해행위에 의한 이득을 금지함을 그 목적으로 합니다. 몰수는 원칙적으로 부가형이어서 다른 형벌을 선고하는 경우에 한하여 이와 함께 과할 수 있습니다. 다만 행위자에게 유죄의 재판을 아니할 때에도 몰수의 요건이 있을 때에는 몰수만을 선고할 수 있습니다(형법 제49, 즉 법원이 형의 선고유예를 하는 경우에도 몰수형만 선고할 수 있습니다).

 

. 필요적 몰수

 

(서울대 기술과법센터 간 주해서에는 본조의 몰수가 임의적 몰수라는 취지의 서술이 기재되어 있으나) 본조의 몰수는 문언상 필요적 몰수로 보아야 할 것이며 (학설), (사법연수원 간 형사절차법 교재에 따르면) 또한 실무에서는 임의적 몰수인 경우라도 몰수의 요건이 있는 때에는 가급적 몰수 선고를 하는 것이 통례라고 합니다. 실무상으로는 증거목록에 압수물이 기재되어 있고 그 소유자나 소지인이 피고인인 경우에는 원칙적으로 몰수를 선고한다고 합니다.

 

. 몰수의 대상

 

특허권 침해행위를 조성한 물건 또는 그 침해행위로부터 생긴 물건이 본조 몰수의 대상입니다. 또한 본조의 요건을 갖추지 못하였다고 하더라도, 형법 제48조의 요건을 갖추면 (임의적) 몰수의 대상이 되므로, 본조의 침해행위를 조성한 물건 및 침해행위로부터 생긴 물건뿐만 아니라, 형법 제48조 제1항 각호에 따라 침해행위에 제공하려고 한 물건, 침해행위로 인하여 취득한 물건, 침해행위의 대가로 취득한 물건도 모두 (임의적) 몰수의 대상이 될 수 있습니다.

 

형법 제48(몰수의 대상과 추징)

① 범인이 외의 자의 소유에 속하지 아니하거나 범죄 후 범인이외의 자가 정을 알면서 취득한 다음 기재의 물건은 전부 또는 일부를 몰수할 수 있다.

1. 범죄행위에 제공하였거나 제공하려고 한 물건.

2. 범죄행위로 인하여 생하였거나 이로 인하여 취득한 물건.

3. 2호의 대가로 취득한 물건.

...

 

다만 특허법 및 형법의 몰수 규정은 몰수의 대상을 물건으로 규정하고 있기에, 재산상 이익을 위 몰수의 대상으로 할 수 있는지에 대하여 견해가 대립합니다. 이에 대하여 재산상 이익은 몰수의 대상에 포함되지 않는다는 견해, 재산상 이익도 원칙적으로 몰수의 대상에 포함되나 기존 재산과 혼화된 경우 등은 몰수할 수 없는 경우에 해당되어 추징해야 한다는 견해 등이 주장되고 있으며, 형법상 몰수, 추징 규정이 적용된 사례에서 실무는 특정이 불가능한 재산상 이익은 몰수가 아니라 추징의 대상으로 취급하고 있는 것으로 보입니다(다만 특허법상 이익 환수를 위하여 몰수, 추징 규정이 적용된 사례는 없습니다). , 침해행위의 대가로 취득한 물건이 금전인 경우, 이 금전이 침해자의 기존 재산과 혼화되지 않아 아직 특정할 수 있다면 몰수의 대상이 될 수 있을 것이나, 침해자의 기존 재산과 혼화되어 특정이 불가능한 상태가 된다면 몰수가 아니라 추징의 대상이 될 것입니다.

 

. 범죄수익은닉의 규제 및 처벌에 관한 법률

 

특별법 중에는 재산상 이익도 몰수의 대상으로 규정해 놓은 것들이 있습니다. 대표적인 예가 범죄수익은닉의 규제 및 처벌에 관한 법률입니다.

 

범죄수익은닉의 규제 및 처벌에 관한 법률(이하 범죄수익규제법이라 합니다)

8(범죄수익등의 몰수) 

① 다음 각 호의 재산은 몰수할 수 있다.

1. 범죄수익

2. 범죄수익에서 유래한 재산

...

② 제1항에 따라 몰수할 수 있는 재산(이하 "몰수대상재산"이라 한다)이 몰수대상재산 외의 재산과 합쳐진 경우 그 몰수대상재산을 몰수하여야 할 때에는 합쳐짐으로써 생긴 재산[이하 "혼화재산"(混和財産)이라 한다] 중 몰수대상재산(합쳐지는 데에 관련된 부분만 해당한다)의 금액 또는 수량에 상당하는 부분을 몰수할 수 있다.

...

 

9(몰수의 요건 등) 

 8조제1항에 따른 몰수는 몰수대상재산 또는 혼화재산이 범인 외의 자에게 귀속(歸屬)되지 아니하는 경우에만 할 수 있다. 다만, 범인 외의 자가 범죄 후 그 정황을 알면서 그 몰수대상재산 또는 혼화재산을 취득한 경우(그 몰수대상재산 또는 혼화재산의 취득이 제4조 단서에 해당하는 경우는 제외한다)에는 그 몰수대상재산 또는 혼화재산이 범인 외의 자에게 귀속된 경우에도 몰수할 수 있다.

② 지상권·저당권 또는 그 밖의 권리가 설정된 재산을 8조제1항에 따라 몰수하는 경우 범인 외의 자가 범죄 전에 그 권리를 취득하였을 때 또는 범죄 후 그 정황을 알지 못하고 그 권리를 취득하였을 때에는 그 권리를 존속시킨다.

 

10(추징)

 8조제1항에 따라 몰수할 재산을 몰수할 수 없거나 그 재산의 성질, 사용 상황, 그 재산에 관한 범인 외의 자의 권리 유무, 그 밖의 사정으로 인하여 그 재산을 몰수하는 것이 적절하지 아니하다고 인정될 때에는 그 가액(價額)을 범인으로부터 추징할 수 있다.

② 제1항에도 불구하고 8조제1항의 재산이 범죄피해재산인 경우에는 그 가액을 추징할 수 없다.

 

다만 동법은 제2조에서 그 적용대상을 제한하고 있는바, 지적재산권과 관련된 죄 가운데에는 상표법 제93(상표권 침해죄), 저작권법 제136조 제1(저작재산권 침해죄), 그리고 영업비밀 침해와 관련하여 형법 제356(업무상배임죄, 단 범죄수익이 3억원 이상 5억원 미만인 경우) 및 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 제3조 제1(업무상배임 가중처벌, 범죄수익이 5억원 이상인 경우)만 그 대상으로 하고 있습니다.

 

따라서 특허권침해죄는 범죄수익규제법의 적용대상이 아니므로 특허권 침해로 인하여 얻은 물건으로서 특정될 수 없는 범죄수익의 경우 형법상 추징규정이 적용될 것이나, 상표권침해죄, 저작재산권침해죄 및 영업비밀침해와 관련된 업무상배임죄의 경우에는 범죄수익규제법이 적용되어 몰수될 것입니다.    

 

2.    추징

 

형법 제48조 제2항에 따라, 법원은 몰수 대상물의 전부 또는 일부가 몰수하기 불능인 때 몰수에 갈음하여 그 가액상당의 납부를 명할 수 있습니다. 추징은 형은 아니나 부수처분으로서 실질적인 의미에서 형에 준하여 평가됩니다.

 

형법 제48조 제2

48(몰수의 대상과 추징) 

...

② 전항에 기재한 물건을 몰수하기 불능한 때에는 그 가액을 추징한다.

...

 

이때 위 장애사유는 물건이 소비, 훼손, 분실, 가공, 혼화 등에 의하여 그 존재 또는 동일성이 상실된 경우, 그 소재 장소를 말미암아 몰수할 수 없는 경우, 선의의 제3자에게 양도되어 법률상 몰수할 수 없는 경우를 포함합니다.

 

추징의 대상은 몰수할 수 없는 물건의 가액입니다. 따라서 금전의 경우 그 금액을 추징하면 되나, 물건의 경우 어느 시점을 기준으로 하여 그 가액을 산정할 것인지 견해가 나뉩니다. 이에 관하여 판례는, 관세법 위반 사안에서 가액산정은 재판선고시 가격을 기준으로 해야 한다고 한 바 있습니다(대법원 1991. 5. 28. 선고 91352 판결).

 

특별법에 필요적 몰수로 규정되어 있는 경우 추징도 필요적으로 해야 하는 것인지에 대하여는 견해가 대립하나, 최근 하급심판례는, 추징의 성격이나 범위에 관하여 달리 규정된 바 없다면 원칙으로 돌아가 임의적 추징이 되어, 추징 여부는 법원의 재량에 속하는 것이라고 판시한 바 있습니다(부산지법 2009.6.11. 선고 2009552 판결).


3.
징벌적 몰수, 추징

 

대법원은 특별법상의 특수한 입법목적과 취지에 따라 징벌적 성격을 지닌 몰수, 추징을 징벌적 몰수, 추징이라 호칭하고, 반면 단순히 불법이익의 박탈을 목적으로 하는 본래적 의미의 몰수, 추징을 일반적 몰수, 추징이라 호칭하고 있습니다(대법원 1998. 5. 21. 선고 952002 전원합의체 판결, 대법원 1991. 9. 13. 선고 911192 판결 등). 판례에 따를 때 징벌적 몰수, 추징으로 인정된 것에는, 대마관리법 위반죄, 관세법 위반죄, 외국환관리법 위반죄, 향정신성의약품관리법 위반죄, 특정경제범죄가중처벌등에관한법률 제10조 제1항 위반죄(범인이 도피시키거나 도피시키려고 한 재산의 몰수) 등이 있습니다. 현재 특허법상 몰수, 추징 규정에 대하여는 명확한 판시가 없는 상태입니다.

 

일반적 의미의 몰수, 추징은 불법적 이익이 현존하고 있지 않은 경우에는 불가능한 반면, 징벌적 몰수, 추징은 불법적 이익이 현존하고 있지 않은 경우에도 가능합니다. 대법원 1991. 12. 13. 선고 912274판결에서는, 관세법상 추징은 징벌적 추징이므로, 어선을 통해 밀수입되던 녹용이 중국 연안에서 연안경비정에 의하여 탈취되어 버린 경우에도, 그 녹용의 범칙 당시 국내도매가격 상당액을 추징할 수 있다고 한 바 있습니다. 또한 징벌적 몰수, 추징의 경우에는 일반적 의미의 몰수, 추징과 달리 이익액의 비율을 알 수 없는 경우 전원으로부터 몰수, 추징이 가능합니다.

 

4.    사례 연구

 

. 현황 분석

 

판례 가운데 특허권 침해행위로 인한 범죄수익에 대하여 추징을 선고한 사례는 없었습니다. 일부 특허법 제231조 제1항을 적용하여 침해행위를 조성한 물건(침해품 및 침해품의 부품 등) 또는 침해행위로부터 생긴 물건에 대하여 몰수형을 선고한 사례가 있으나, 그 조차도 사례가 수 건에 불과하였습니다(추징을 선고한 사례는 일본 판례 가운데서도 발견할 수 없었습니다).

 

이에 반하여 상표권 침해행위의 경우에는 침해품 등을 몰수하면서 동시에 침해행위로 인한 범죄수익에 대하여 추징을 선고한 사례가 많았습니다. 영업비밀 침해행위의 경우에는 추징을 선고한 사례는 없었으나, 고액의 벌금을 침해행위를 한 자연인 또는 법인에 부과한 사례가 있었습니다(위 사례들에 대하여는 단락을 나누어 상술하도록 하겠습니다).

 

(사견입니다만) 상표권 침해자들은 보통 영세한 개인사업자인 반면 특허권 침해자들은 회사로서의 실체를 갖추고 어느 정도 재정적 능력을 갖추고 있는 경우가 많으므로, 침해여부가 다투어지다가 결국 침해가 있었음이 인정되는 경우 대부분 민사적으로 손해배상 등에 의하여 피해자 구제가 이루어지며, 이러한 사정을 특허권 침해 사건을 다루는 검찰 또는 법원이 고려한 결과, 위와 같은 현상이 나타난 것일 수 있다고 생각됩니다. , 특허권침해죄에 의한 몰수, 추징을 징벌적 몰수, 추징이 아닌 일반적 의미의 몰수, 추징으로 본다면, 민사적으로 침해자의 침해로 인한 이익이 손해배상이나 화해의 형태로 특허권자에게 지급된 경우에는 더 이상 불법이익의 환수 필요성이 없으므로, 법원이 추징을 하지 않은 것이라 사료됩니다.

 

또한 특허권침해죄를 다룬 판례의 수 자체가 매우 적다는 것도 위와 같은 현상의 원인 중 하나라고 생각됩니다. 특허권 침해 사건에 있어서 침해여부가 다투어지다가 결국 침해가 있었음이 인정되는 경우, 

(1)     라이센싱 계약이 체결될 확률이 (상표권 침해 사건에 비하여) 상대적으로 높을 것으로 생각되는데, 이 경우 특허권자는 고소를 취하할 것이므로 결국 검찰에 의하여 공소권없음으로 불기소처분이 내려지거나 또는 법원에서 공소기각으로 사건이 종결될 것입니다.

(2)     또한 특허법위반 사건의 특성상 고의가 인정되기 어려운 경우가 많을 것이며, 이러한 경우 혐의없음으로 불기소처분이 내려지게 될 것입니다.  

 

실제로 2011년에 각 지적재산권 침해 범죄가 검찰에 의하여 어떻게 처리되었는지 2012년 범죄백서를 인용하여 살펴보면(2012 범죄백서 215면 이하),

 

상표법위반, 음반 · 비디오물 및 게임물에 관한 법률위반, 컴퓨터프로그램 보호법위반의 경우 기소율(각각 70.1%, 71.5%, 50.0%) 전체 범죄의 기소율(42.8%) 상회하고 있으나, 나머지 지식재산권범죄는 기소율이 30% 훨씬 밑돌고 있으며 대신 혐의없음과 공소권없음 비율이 높은 것을 있다.

 

실용신안법위반의 경우에는 혐의없음이 전체처리인원의 40.6% 차지하고 있고, 디자인 보호법위반의 경우에는 혐의없음 35.5%, 공소권없음 29.3%, 특허법위반의 경우에는 혐의없음 41.2%, 공소권없음 22.7%, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률위반의 경우에는 혐의없음 52.3%, 공소권없음 2.2% 차지하고 있다.

 

특히 저작권법위반의 경우에는 불기소처분 인원비율이 80.5% 달하고 있고, 그중에서 공소권없음 처분된 인원 비율이 53.6%이고, 기소유예 처분된 인원 비율이 18.6% 매우 높은바, 이는 청소년들이 인터넷에서 저작물을 불법다운로드한 것에 대해 저작권자들이 고소한 때문인 것으로 분석된다.

...

지식재산권범죄의 기소유예율은 16.9%로서 전체범죄의 기소유예율 31.5%보다 낮게 나타나고 있음을 있고, 반면 공소권없음은 44.4%로서 전체범죄의 공소권없음율 29.7%보다 높게 나타나고 있다.”

 

특허법위반의 경우 전체 피의자 중 22.7%에 대하여 공소권없음 불기소처분이 내려졌는바, 이 중 대부분이 특허권자와의 합의가 이루어져 고소가 취하된 사례라 추측됩니다.

 

또한 위 현황에 따르면 특허법위반 피의자 중 41.2%에 대하여 혐의없음 불기소처분이 내려졌는바, 이 중 상당수는 특허법위반의 고의 인정이 어려운 사안이라 추측됩니다.

 

그 결과, 2011년 특허법위반으로 입건된 410명의 피의자 중 2.9%에 불과한 12명만이 검찰 단계에서 기소되었습니다.

 

반면 상표법위반의 경우에는 3901명의 피의자 중 70.1%에 달하는 2,733명이 기소되었는데, 이는 상표권침해죄가 친고죄가 아니며 또한 대부분의 상표권 침해 사건이 영세사업자에 의한 이른바 짝퉁제조 사건으로서 혐의가 명백히 인정되는 경우이기 때문인 것으로 보입니다.

 

 

 

. 관련된 논의들

 

지적재산권 보호를 강화하자는 목소리가 더 커지고 있는 상황에서, 특허권에 대한 보호제도도 보다 실효성 있도록 개선될 것임은 분명해 보입니다. 다만 그 방법에 있어 형사제재의 강화와 징벌적 손해배상제도의 도입 가운데 어느 쪽을 선택할 것인지와 관련하여서는, 지적재산권의 침해와 관련하여 (경제스파이법에 의한 형사벌 외에는) 형사적 제재가 없는 미국의 사례를 들면서 특허권 침해에 대한 형사적 제재를 폐지하는 대신 징벌적 손해배상의 도입으로 민사적 제재를 강화하자는 것이 학계의 주류적 입장인 것으로 보입니다.

 

반면 영업비밀침해 및 산업기술 유출 범죄와 관련하여서는, 재계에서 처벌을 강화해야 한다는 목소리가 꾸준히 나오고 있고, 학계에서도 미국이 경제스파이법을 통해 처벌을 강화하고 있는 상황에서 우리도 형사제재를 강화하는 방향으로 나아가야 한다는 견해가 힘을 받고 있는 듯 합니다 (“한국 실형비율 6%, 경제 스파이법처럼 처벌 수위 높여야”, 파이낸셜 뉴스 2013. 5. 24.자 보도내용, http://goo.gl/jeJLt ).

 

(이하 사견입니다만)

일본과 유럽에서 특허권침해에 대한 형사제재 제도를 유지하고 있는 점, 그리고 특허권 침해 사건 중에는 타인의 특허발명을 그대로 모방하여 제품을 제조, 판매한 사례, 즉 완전한 특허권 침해에의 고의가 인정될 수 있는 죄질이 나쁜 사례들이 분명 존재한다는 점을 고려한다면, 특허권침해죄를 완전히 폐지하는 방향으로 나아가는 것은 바람직하지 않을 것이며, 또한 현재의 민사적 구제 제도만으로는 특허권 침해의 예방이 매우 어려우므로, 징벌적 손해배상이 도입되기 전까지는 (한시적으로) 형사적 제재를 강화하여 운용하는 것이 바람직할 것입니다.

 

하지만 특허법상 몰수, 추징을 징벌적 몰수, 추징이 아닌 일반적 의미의 몰수, 추징으로 보는 한, 침해소송이나 합의를 통해 침해자가 범죄수익을 특허권자에게 지급한 상황에서 다시 몰수, 추징을 선고할 수는 없을 것입니다. 따라서 대법원이 특허권 침해에 대한 몰수, 추징을 징벌적 의미의 몰수, 추징으로 향후 보아주지 않는 한, 징역, 벌금 등 주형 자체의 강화 또는 형 집행의 강화 외에는 형사적 제재를 강화할 수 있는 방법이 없는 것 같습니다.

 

이러한 현 상황에서 특허권 침해죄를 범한 피고인에게 범죄수익의 추징이 선고될 수 있는 경우를 생각해 본다면, (1) 특허권 침해의 고의가 분명히 드러나고, (2) 민사적으로 라이센싱 계약 또는 충분한 손해배상이 이루어지지 않은 경우를 상정할 수 있을 것입니다. 다만 이러한 경우에 해당하기 위해서는 침해자가 재정적으로 어려운 상황이어야 하므로, 한국에서의 기업 대 기업간 특허권 침해 사건에서는 위 경우에 해당하는 상황이 발생하기 어려울 것 같습니다.

 

한편, 징벌적 손해배상제도가 도입된다고 하더라도, 현행 하도급법상 징벌적 손해배상제도와 같은 수준의 강력한 제재가 특허권 침해에 대하여 도입될 수 있을 것 같지는 않습니다. 현재 하도급법상 징벌적 손해배상 규정에서는 고의, 과실을 불문하고 일률적으로 배상액의 상한을 정하고 있어 일각에서는 위헌론까지 제기하고 있는 상황이며, 또한 미국의 일부 주 법원에서는 지적재산권 침해에 대한 징벌적 손해배상액의 상한을 더 제한하여 제도를 운용하는 경우들이 나타나고 있기 때문입니다. 더구나 하도급법상 징벌적 손해배상제도는 약자인 하청업체를 보호해야 한다는 취지 때문에 제도의 도입에 대한 사회적 합의가 빨리 이루어질 수 있었으나, 특허권 침해의 경우 피해자인 특허권자는 사회적으로 약자인 경우가 매우 드물기 때문에 제도의 도입에 대한 사회적 합의가 지연될 수도 있습니다.

 

따라서 추후 학계의 주류적 견해와 같이 특허권 침해에 대한 징벌적 손해배상제도가 도입된다면, 고의와 과실에 대하여 배상액의 상한을 차등적으로 적용하고, 그 상한도 하도급법의 경우보다 더 제한될 가능성이 높다고 생각됩니다.

 

. 구체적인 사례

 

앞에서 말씀 드린 바와 같이 특허법위반 사건에서는 추징이 선고된 예가 없었습니다. 이하에서는 재산형이 선고된 상표법 위반 사례와 영업비밀 침해 사례를 보다 구체적으로 살펴보도록 하겠습니다.

 

(1) 수원지방법원 2013. 5. 3. 선고 2013고단380 판결

 

전형적인 상표권 침해 사례입니다. 피고인은 루이비통의 상표권을 침해하여 이른바 짝퉁가방을 만들어 판 업자입니다. 피고인은에 대하여 위 법원은 징역 6, 아직 팔지 못한 짝퉁가방 등 압수물(정품시가 10억여원 상당)에 대한 몰수, 그리고 짝퉁가방의 판매가액 상당액인 11,937,000원에 대한 추징을 선고하였습니다.

 

상표권자가 위 피고인에 대하여 민사상 손해배상청구소송을 제기하였는지 여부는 분명하지 않습니다. 다만 판결문 중 생계형 범죄라는 표현이 있는 것으로 보아, 만일 손해배상청구소송이 제기되었다고 하더라도 손해를 배상할 능력이 없는 자이었을 것으로 추측되며, 이에 위 가액을 추징한 것이라 생각됩니다.

 

(2) 수원지방법원 2012. 4. 5. 선고 2011고단1660 판결

 

피고인들은 보일러 설비를 제조하던 피해 회사에 근무하다가 피해 회사의 영업비밀인 설계도면 등 자료를 유출하고 퇴직한 뒤 새로 회사를 설립하여 위 영업비밀을 이용, 보일러 설비를 제작, 판매한 혐의로 기소되었습니다.

 

이에 대하여 위 법원은 피고인들에 대하여 각 징역 10월 및 징역 8월의 형을 선고하였으며, 위 새로이 설립된 피고 회사에 대하여는 벌금 3억원을 선고하였습니다. 3억원의 벌금은, 침해행위가 있었던 2009년부터 2011년까지 사이의 피고 회사의 총 매출액, 영업이익율 등을 고려하여 영업비밀 부정 사용으로 인한 재산상 이득액을 3억원으로 산정한 것에 근거한 것입니다.

 

이 사건의 항소심인 수원지방법원 2013. 4. 25. 선고 20121580 판결에서는, 피고인측의 주장을 모두 기각하고 검사의 주장 중 피고인 가운데 1인에 대한 양형부당이 인용되어, 오히려 위 피고인에 대하여 보다 중한 형이 선고되었습니다.

 

한가지 특이한 사항이 있다면, 항소심 판결문 중 피고 회사가 피해 회사에게 4억원을 지급하고 이미 합의를 하였음에도, 3억원의 벌금형을 그대로 유지하였다는 점입니다.

 

KASAN_지식재산권 침해범죄에 있어 몰수 및 추징.pdf

 

 

 

작성일시 : 2017. 9. 24. 10:00
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앞서 설명한 것처럼, 우리나라 법령상으로도 특허침해, 영업비밀 침해 등 지재권 침해제품이나 침해행위 관련 물건들을 모두 압수 및 몰수할 수 있습니다. 이와 같은 침해제품에 대한 압수 및 몰수조치는 민사상 침해금지 및 손해배상, 형사상 벌금 등과는 구별되는 별개의 처벌이므로 이를 추가로 병과할 수 있습니다.

 

따라서, 특허법 등 지재권 법령의 규정대로 엄격하게 시행한다면 지재권 침해자에게 2배 배상과 같은 무거운 부담을 주게 될 것입니다. 그러나, 실무상 특허침해, 영업비밀 침해제품에 대한 압수 및 몰수 사례는 찾아보기 어렵습니다. 흥미 삼아 여기 저기 찾아보았더니 아래와 같은 몰수 판결이 있어서 소개해 드립니다.

 

대전지방법원 2007. 12. 20. 선고 20072243 판결, 특허법위반, 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률위반, 컴퓨터프로그램보호법위반 사건

 

판결 주문 - "압수된 노트북 6, 컴퓨터 본체 8, CD가방(가방내 CD 81) 1, 파일케이스(서류 및 영업서류) 1, 하드디스크 4, CD(CD-RW, SAMSUNG) 1, 플로피디스켓 1, 연구노트 2, 노트 5, 휴대용수첩(K-MAX) 1, 파일케이스(영업서류) 1부를 각 몰수한다."

 

판결문 중 몰수 이유 - "특허법은 제231조 제1항에서225조 제1항에 해당하는 침해행위를 조성한 물건 또는 그 침해행위로부터 생긴 물건은 이를 몰수하거나 피해자의 청구에 의하여 그 물건을 피해자에게 교부할 것을 선고하여야 한다.’라고 규정하고 있으므로 이 사건 압수물들은 몰수되어야 한다."

 

KASAN_특허침해, 영업비밀 침해 사건에서 몰수 판결 사례.pdf

 

 

 

작성일시 : 2017. 9. 24. 09:00
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특허법 벌칙조항 중에는 (구법) 사위행위죄가 있습니다. 법률용어 순화를 통해 현재 그 명칭을 아래와 같이 거짓행위의 죄로 변경하였습니다.

 

특허법 제229(거짓행위의 죄) "거짓이나 그 밖의 부정한 행위로 특허, 특허권의 존속기간의 연장등록 또는 심결을 받은 자는 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다."

 

대표적으로 모인특허가 이에 해당합니다. 회사 명의 시험성적서나 기술자료를 무단 유출하여 자기 명의로 특허청에 제출하여 특허등록을 받으면, 모인특허로서 특허법상 권리구제, 영업비밀침해죄, 업무상 배임죄, 손해배상 책임 등을 부담하는 것은 물론, 동시에 "거짓이나 부정한 행위"로 특허를 받았기 때문에 특허법 제229조의 거짓행위의 죄에 해당하여 3년 이하 징역 또는 2천만원 이하의 벌금으로 처벌될 수 있습니다.

 

대법원 1983. 12. 27. 선고 823238 판결에서도 다음과 같이 명확하게 판시한 적이 있습니다. "타인 명의의 시험성적서를 마치 피고인의 것인 양 특허청에 제출하여 위 타인이 특허를 받을 수 있는 권리를 피고인 자신이 발명한 것처럼 모인하여 특허를 받았다면 피고인의 소위는 사위의 행위로서 특허권을 받는 경우에 해당한다." 따라서 사위행위죄로 처벌한 것은 적법하다.

 

 

  KASAN_기술유출 결과 모인특허와 특허법상 거짓행위의 죄.pdf

 

 

 

작성일시 : 2017. 9. 24. 08:00
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강제집행면탈죄 혐의상황은 특허침해, 상표침해, 저작권침해 등 지재권 침해분쟁에서 자주 발생하지만, 실제 이에 대한 형사책임을 끝까지 추궁한 사례는 거의 없습니다. 참고로 강제집행면탈죄 관련 사항을 살펴보면 다음과 같습니다.

 

채권자가 채무자에 대한 강제집행을 할 때, 채무자는 가능하면 자신의 재산을 미리 처분하거나 은닉하여 채권자의 강제집행을 방해하려고 합니다. 채무자가 강제집행을 회피하여 채권자에게 손해를 입히는 것으로 개인적 문제처럼 보이지만, 실질적으로 국가공권력 행사를 방해하는 것입니다.

 

, 원칙적으로 "강제집행면탈죄는 국가의 강제집행권이 발동될 단계에 있는 채권자의 권리를 보호하기 위한 범죄"로서, 단순히 개인 차원의 범죄가 아니라 국가 공권력에 의한 강제집행을 회피하여 결과적으로 채권자를 해하게 되어 성립하는 재산죄입니다.

 

법규정 : 형법 제327(강제집행면탈) "강제집행을 면할 목적으로 재산을 은닉, 손괴, 허위양도 또는 허위의 채무를 부담하여 채권자를 해한 자는 3년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다."

 

특허침해를 주장하여 해당 제품의 판매금지가처분 소송을 하는데, 특허침해 혐의자가 패소를 우려하여 해당 제품을 도매상 등에 유통시키면, 최종 특허침해로 확정되었다는 전제로, 강제집행면탈죄 책임이 문제됩니다. 몇 년 전 대기업 식품관련 특허분쟁에서 특허침해소송을 하면서 강제집행혐의로 형사 고소하였다는 기사는 보이지만, 판결은 없습니다.

 

여기서 핵심 쟁점은 특허침해 혐의자가 제품을 반출한 행위가 "은닉 또는 허위양도"에 해당하는지 여부입니다. 시장에서 소비자에게 판매하거나 다른 제3의 회사에 진정한 의사로 판매하였다면 문제되지 않습니다. 그렇지 않고, 일시적 상황을 회피하기 위해 제품제고를 자회사 또는 관계사인 도매회사에 억지로 넘기는 것이 문제입니다.

 

형식적으로 서류상 매출은 맞지만, 진정한 양도가 아닌 단지 보관 위치만 바꾼 것에 불과하다면 "허위양도"로 볼 소지가 있습니다. 물론 제3자에게 양도한 경우에도 소위 서로 짜고 잠시만 보관했다 반품한다는 정도, '허위표시에 의한 판매'도 허위양도에 해당할 것입니다.

 

특허침해 제품의 진정한 판매가 아닌 것으로 판단되면, 특허침해금지가처분 등 강제집행을 회피하려는 "은닉 또는 허위양도"에 해당하고, 따라서 특허침해자는 강제집행면탈죄의 책임을 부담할 수도 있습니다.

 

또한, 판례는 "채권자를 해할 위험이 있으면 강제집행면탈죄가 성립하고 반드시 현실적으로 채권자를 해하는 결과가 야기되어야만 강제집행면탈죄가 성립하는 것은 아니다"는 입장이므로, 특허침해제품이 도매회사 물류창고에 있을 뿐 최종 소비자에게 판매된 것은 아니어서 특허권자에게 어떤 손해도 발생하지 않았다는 방어주장은 가능하지 않습니다.

 

KASAN_특허침해금지 가처분 결정의 강제집행 전 특허침해품의 출하행위.pdf

 

 

 

작성일시 : 2017. 9. 24. 07:00
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-      판결요지 -

 

공익상의 요청 - 이 사건 출원상표는 이 사건 각 지정상품, 특히 텔레비전용 LED 디스플레이, 휴대폰, 컴퓨터용 모니터, 스마트폰 등의 거래사회에서 누구라도 이를 사용할 필요가 있어, 공익상 특정인으로 하여금 이를 독점적으로 사용하도록 하는 것은 적당하지 않다.

 

종합의견 - 이 사건 출원상표는 이 사건 심결일 무렵 지정상품인 텔레비전용 LED 디스플레이, 휴대폰, 컴퓨터용 모니터, 스마트폰 등의 재료 등을 표시하는 용어로서 널리 사용되고 있었고 상당수 일반 수요자나 거래자들에게 그와 같은 의미로 인식되거나 인식될 가능성이 있어, 지정상품인 텔레비전용 LED 디스플레이, 휴대폰, 컴퓨터용 모니터, 스마트폰 등에 대하여 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나, 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되므로 식별력이 없다고 할 것이다. 따라서 이 사건 출원상표는 구 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하므로 등록될 수 없다.”

 

첨부: 특허법원 2017. 9. 14. 선고 20171090 판결

특허법원 2017허1090 판결 .pdf

 

KASAN_QLED 상표출원 거절불복심판 사건 특허법원 2017. 9. 14. 선고 2017허1090 판결.pdf

 

 

 

작성일시 : 2017. 9. 21. 17:00
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1.     공동발명자 중 일부를 제외하고 특허 출원하면 특허무효, 권리행사불가 등 치명적 결과를 초래합니다. 국가마다 특허법이 조금씩 다르지만 진정한 발명자를 제외하면 특허권자에게 불이익을 준다는 점은 같습니다.

 

2.     문제된 공동발명자가 전체 특허청구항 중 일부에만 공동발명자의 자격이 인정되더라도 해당 청구항뿐만 아니라 나머지 청구항을 포함하여 특허 전체의 효력에 영향을 미칩니다. 특허자체가 무효 또는 권리행사불가라는 결과를 낳습니다.

 

3.     원칙적으로 제외한 공동발명자는 나중에 추가하거나 해당 청구항을 삭제 또는 포기하는 등 그 잘못을 바로 잡을 수 있습니다. 그러나, 우리 특허법에서는 공동발명자 몰래 단독 출원한 경우 그 특허무효 사유로 규율하므로, 무효사유를 사후적으로 바로잡을 수 있는 방법은 없습니다.

 

4.     특허권을 행사하는 소송제기 후 사후적으로 공동발명자 일부를 제외한 것이 밝혀지는 경우 그와 같은 오류를 바로잡을 수 있는 기회가 없습니다. 그와 같은 하자를 사전에 치유하는 것이 가능한 국가조차도 사후적 해결은 허용되지 않습니다. , 특허소송 중 발명자의 정정이 허용되지 않는 것은 물론 해당 청구항을 포기하더라도 그 하자 치유를 인정하지 않습니다.

 

5.     진정한 공동발명자라는 사실은 주장만이 아닌 증거자료를 갖고 구체적으로 입증해야만 합니다. , 영어단어 corroboration에 해당하는 입증책임이 있습니다. 따라서 Lab Note 등 관련 기록을 잘 작성하여 보존하는 것이 매우 중요합니다. 특허법리에 따라 공동발명 여부를 판단하는 것은 그 다음 문제입니다.

 

6.     직무발명을 회사 외부에서 제3자 명의로 출원하는 것은 배임행위입니다. 그런데, 배임행위로 빼돌린 특허를 찾아오는 것이 쉽지 않습니다. 특허법은 출원하지 않는 자에게는 특허권 자체를 부여하지 않을 뿐만 아니라, 또한 모인출원, 모인특허라는 특별규정을 따로 두고 있기 때문에 그 요건과 절차에 적합한 경우만 보호받습니다.

 

7.     공동발명자 사안을 잘못 처리하면, 기술 라이선스, 특허소송 등에서 치명상을 입을 수 있습니다. 기술개발 기록을 검토하여 진정한 발명자를 확인하는 작업은 Due Diligence 필수항목 중 하나입니다.

 

8.     대학, 연구소와 공동연구개발, 공동발명의 결과 특허권을 공유한 경우, 공유자 일방의 공유물 분할청구권 행사로 공유특허권을 제3자에게 매각할 수 있다는 것이 최근 대법원 판결입니다. 경쟁회사로 특허권이 매각될 수도 있고, 그와 같은 사태를 방지하려면 공유자에게 거액을 지불하고 그 지분을 인수해야만 하는 상황을 맞을 수 있습니다. 공유특허의 분할청구 문제는 관련 시장이 성숙하여 지분가치가 상승되기 전에 미리 정리하는 것이 바람직합니다.

 

9.     공동연구개발 관련 Risk Management 목적으로 Option Contract 활용이 증가하는 추세입니다. 공유지분을 일시에 인수하는 것보다 단계적으로 처리하는 방안을 고려해 볼 수 있습니다. 보유중인 공유특허뿐만 아니라 진행 중인 공동연구개발 계약까지 이와 같은 시각에서 다시 검토해 보는 것이 필요할 것입니다.

 

10.  공동연구개발과 공동발명에 관한 issue는 매우 다양하고 복잡합니다. 특히 미국의 법제도와 실무가 우리와는 상이하는 등 각국의 법제도와 실무적 포인트까지 신중하게 고려해야만 합니다. 모든 쟁점을 단번에 해결하기는 어렵다 하더라도 사전에 미리 검토하여 기회가 닿을 때마다 순차적으로 해결해 나가는 것이 바람직할 것입니다.

 

KASAN_공동연구개발 및 공동발명 관련 실무적 포인트.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 9. 20. 13:56
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미국 Northern District of Texas 법원에 제기된 iLife v. Nintendo 특허침해소송사건에서 배심은 2017. 8. 31. 특허유효 + 침해인정 + US$ 10.1 million 손해배상 책임인정 내용의 Jury Verdict를 내렸습니다. 이에 대해 Nintendo에서는 즉시 항소하겠다고 발표하였습니다.

 

대상특허는 US Patent No. 6,864,796, 발명의 명칭은 “Systems within a communication device for evaluating movement of a body and method of operating the same”, 대표청구항은 다음과 같습니다.  

 

Claim 1.  A system within a communications device capable of evaluating movement of a body relative to an environment, said system comprising:

a sensor, associable with said body, that senses dynamic and static accelerative phenomena of said body, and

a processor, associated with said sensor, that processes said sensed dynamic and static accelerative phenomena as a function of at least one accelerative event characteristic to thereby determine whether said evaluated body movement is within environmental tolerance

wherein said processor generates tolerance indicia in response to said determination; and

wherein said communication device transmits said tolerance indicia.

 

KASAN_Nintendo Wii 제품에 대한 미국 특허침해소송 Jury Verdict.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 9. 19. 13:00
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미국 특허소송판결은 우리나라에서 상정하기 어려운 특이한 내용도 많습니다. 최근 소개된 미국판결도 우리와는 상관 없는 딴 나라 사례 같지만 흥미삼아 소개합니다.

 

잘 알려진 위염치료제 Famotidine의 특허권은 오래 전 특허존속기간이 만료되어 모두 소멸되었습니다. 그렇지만 피고 Perrigo사의 과거 Generic 판매행위에 대한 특허침해를 원인으로 하는 손해배상소송이 계속되었습니다.

 

미국 Massachusetts 연방지방법원에서 2016. 12. 14. 특허유효 + 침해인정 + 손해배상 명령의 Jury Verdict, 2017. 8. 23. 그 배심평결을 승인하는 판결(Judgment)이 났습니다. 참고자료로 피고에게 총액 US$ 10.2 million의 손해배상을 명령한 Jury Verdict를 첨부합니다.

 

여기서 주목할 사항은, 특허침해자에 대해 특허침해를 원인으로 하는 손해배상액 산정기준을 특허침해제품, generic 제품의 판매가의 18%에 해당하는 금액으로 삼았습니다. 피고 화사에서 위와 같이 매출의 18%라는 금액을 통상의 Royalty와 비교하면 거의 3배에 달하는 과도한 금액으로서 손해액산정으로 부당하다고 주장하였습니다. , 순수익(profit)이 아니라 매출액(sale)을 기준으로 그 18%에 해당하는 금액은 다른 회사가 해당 특허에 대해 지불한 로열티보다 훨씬 높고, 그와 같이 산정된 손해배상액은 너무 과도하다는 주장입니다. 피고는 특허침해로 인한 손해금액을 US$1.37 million으로 산정하였습니다. 그럼에도 미국 배심원과 법원은 이와 같은 피고 주장을 받아들이지 않았고, 특허권자 주장에 따라 피고가 산정한 금액보다 거의 8배에 가까운 금액을 손해액으로 인정하였습니다.

 

첨부: Jury Verdict

Brigham-and-Womens-v.-Perrigo-Co.-Verdict.pdf

 

KASAN_미국 특허침해소송 손해배상 판결.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 9. 19. 09:25
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작성일시 : 2017. 9. 18. 17:00
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작성일시 : 2017. 9. 15. 14:00
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1.    순도 수치한정발명과 선행발명의 차이점

 

특허발명과 선행발명의 구성요소는 아래 표와 같습니다. 구성요소 2의 순도수치한정만이 차이점입니다.

         

 

2.    특허법원 판결요지

 

가.  판단기준

 

구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 특허발명이 그 출원 전에 공지된 발명과 비교하여 수치한정의 유무 또는 범위에서만 차이가 있는 경우, 그 한정된 수치범위가 공지된 발명에 구체적으로 나타나 있거나, 그렇지 않더라도 그러한 수치한정이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 통상의 기술자라고 한다)적절히 선택할 수 있는 주지, 관용의 수단에 불과하고 이에 따른 새로운 효과도 발생하지 않는다면 그 특허발명은 신규성이 부정된다(대법원 2013. 5. 24. 선고 20112015 판결 등 참조).

 

반면 그러한 수치한정통상의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 주지, 관용수단의 범위를 벗어나거나 새로운 효과를 나타내는 경우에 그 특허발명은 신규성이 부정되지 아니한다.

 

일반적으로 순도란 어떤 물질 중 주성분인 순물질이 차지하는 비율을 의미하는데, 화학반응에 의하여 획득되는 화합물은 통상 부반응, 출발물질의 미전환 등과 같은 다양한 이유로 불순물을 함유하게 되므로, 통상의 기술자가 필요에 따라 화학적 제조공정을 통하여 얻은 화합물을 다시 정제하여 화합물의 순도를 높이는 것은 유기화학 분야의 관행이고, 정제 단계에서 순도를 높일 수 있는 재결정, 증류, 크로마토그래피 등과 같은 저분자 유기반응생성물에 대한 종래 정제방법은 통상의 기술자에게 잘 알려진 지식이다.

 

따라서 어떤 저분자 화합물과 그 제조방법을 개시한 문헌특별한 사정이 없는 한 통상의 기술자가 바라는 모든 수준의 순도의 화합물을 개시한 것으로 보아야 하므로, 특허발명이 선행발명에 비하여 단순히 화합물의 순도를 한정한 것에 불과하면 특별한 사정이 없는 한 신규성이 부정된다고 보아야 할 것이다(특허법원 2008. 4. 23. 선고 20078627 판결 참조).

 

그러나 공지된 정제기술에 의하더라도 특허발명에서 한정한 순도의 화합물을 얻을 수 없었고, 그 특허발명에서 비로소 그러한 순도의 화합물을 얻는 기술을 개시하였다면, 그러한 화합물 순도의 한정은 통상의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 주지, 관용의 수단으로 볼 수 없으므로 그 특허발명은 선행발명에 의하여 신규성이 부정되지 아니한다.”

 

나.  구체적 사안에 대한 적용

 

선행발명의 공지된 정제방법으로는 특허발명에서 한정한 순도 99.0% 이상의 화합물을 얻을 수 없음이 인정된다. 이와 같은 특별한 사정을 위 법리에 비추어 보면, 이 사건 특허발명은 신규성이 부정되지 아니한다.

 

첨부: 특허법원 2017. 7. 14. 선고 20171373 판결

특허법원 2017허1373 판결 .pdf

순도 수치한정발명의 특허무효심판 사건 특허법원 2017. 7. 14. 선고 2017허1373 판결.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 7. 24. 09:53
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