1. 사안의 개요 및 경과
(1) 특허권자의 적극적 권리범위확인심판 청구
(2) 특허심판원 청구기각 특허권자 패소 심결
(3) 특허권자의 심결취소 소송 제기
(4) 특허법원 청구인용, 심결취소, 특허권자 승소 판결
2. 피고 실시자의 주장 요지
(1) 확인대상발명은 선행발명들에 의하여 쉽게 실시할 수 있는 자유실시기술에 해당한다.
(2) 제1항 및 제8항 발명은 그 기술구성이 선행발명 1 또는 선행발명 2 또는 선행발명 3에 동일하게 개시되어 신규성이 부정되므로 그 권리범위를 인정할 수 없다.
(3) 제1항 및 제8항 발명은 그 기술구성이 선행발명 1 또는 선행발명 2 또는 선행발명3으므로부터 진보성이 부정되므로 그 권리범위를 인정할 수 없다.
(4) 특허발명이 신규성 또는 진보성의 결여로 무효로 될 것임이 명백하므로, 이 사건 특허발명의 특허권 행사는 권리남용에 해당한다.
3. 특허법원 판결 요지
(1) 권리범위확인 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 통상의 기술자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는지 여부를 판단할 때에는, 확인대상발명을 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 대응되는 구성으로 한정하여 파악할 것은 아니고, 심판청구인이 특정한 확인대상발명의 구성 전체를 가지고 그 해당 여부를 판단하여야 한다(대법원 2008. 7. 10. 선고 2008후64 판결 등 참조).
(2) 그런데 피고의 위 주장은 위 법리와 다른 전제에 서 있는 것으로 받아들일 수 없다. 즉 피고는 확인대상발명을 그 구성 전체가 아니라 이 사건 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 대응되는 구성으로 한정하면서 자유실시기술에 해당한다고 주장하고 있다.
(3) 권리범위확인심판에서는 특허발명의 진보성이 부정된다는 이유로 그 권리범위를 부정하여서는 안 된다(대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결 참조). 피고의 주장은 위 법리와 다른 전제에 선 것으로서 더 나아가 살필 필요 없이 받아들일 수 없다.
(4) 피고는 이 사건 특허발명이 신규성 또는 진보성의 결여로 무효로 될 것임이 명백하므로, 이 사건 특허발명의 특허권 행사는 권리남용에 해당한다고 주장한다. 그러나 특허법이 규정하고 있는 권리범위확인심판은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 객관적인 범위에 속하는지 여부를 확인하는 목적을 가진 절차라는 점(위 전원합의체 판결 등 참조)에서 볼 때, 이 사건 특허발명의 특허권 행사가 권리남용에 해당한다는 피고의 위 주장사유는 원고들의 적극적 권리범위확인심판 청구를 받아들이지 아니한 이 사건 심결이 정당하다고 내세울 사유가 될 수 없다.
첨부: 특허법원 2021. 10. 29. 선고 2020허6996 판결
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