(1) 구 특허법 제128조 제8항 및 제9항은 특허권 또는 전용실시권 침해행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 인정할 수 있도록 하되, 침해행위가 고의적인지 여부를 판단할 때에는 침해자의 우월적 지위 여부, 고의의 정도, 침해행위의 기간 및 횟수, 침해행위로 인하여 침해자가 얻은 경제적 이득의 정도 등을 고려하도록 하였다. 위 규정은 고의적인 특허침해 행위에 관하여 전보배상의 범위를 넘는 징벌적 성격의 손해배상을 부과할 수 있도록 하여 침해행위의 발생을 억제하고 특허권 또는 전용실시권 침해에 따른 피해구제를 강화하기 위한 취지의 규정이다.
(2) 증액배상 규정 시행 전후에 이루어진 고의에 의한 특허침해행위에 관한 증액배상 규정의 적용과 관련하여는, 부칙 제3조는 ‘제128조 제8항 및 제9항의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 위반행위가 발생한 경우부터 적용한다.’고 규정하여 증액배상 규정 시행 이전의 행위에는 위 규정을 적용할 수 없고, 증액배상 규정 시행 이후의 행위에만 위 규정을 적용할 수 있다는 견해를 명시적으로 채택한 것으로 보인다. 즉, 부칙 제3조는 ‘법 시행 전후에 걸쳐 침해행위가 있는 경우 언제부터 증액배상 규정을 적용할 것인가’라는 쟁점에 대하여 명확하게 정하기 위해 ‘이 법 시행 후 최초로 위반행위가 발생한 경우부터 적용한다.’라고 규정한 취지로 봄이 타당하다.
(3) 고의적인 침해행위의 의미 - 법원은 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 특허법 제128조 제1항에도 불구하고 제2항부터 제7항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다(구 특허법 제128조 제8항). 여기서 ‘특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우’라고 함은 침해자가 자신의 행위에 의하여 특허권 또는 전용실시권 침해라는 결과가 발생하리라는 것을 알면서 침해행위를 하는 경우를 말하고, 여기에는 확정적 고의는 물론 미필적 고의도 포함된다. 그리고 이와 같은 내심의 의사는 이를 인정할 직접적인 증거가 없는 경우에는 사물의 성질상 고의와 상당한 관련성이 있는 간접사실을 증명하는 방법에 의하여 입증할 수밖에 없고, 무엇이 상당한 관련성이 있는 간접사실에 해당할 것인가는 사실관계의 연결상태를 논리와 경험칙에 의하여 합리적으로 판단하여야 할 것이다(대법원 2001. 3. 9. 선고 2000다67020 판결 등 참조).
(4) 피고는 이 사건 특허발명의 무효가능성에 관한 특허법인 변리사의 2019. 6. 4.자 의견서를 토대로 이 사건 특허발명이 무효가 될 것으로 여기고 있었으므로 특허침해의 고의가 없었다고 주장하나, 위 의견서는 피고가 2019. 6. 5. 이 사건 특허발명에 대하여 등록무효심판을 제기하기 직전에 작성된 것인바, 그 작성 시기에 비추어 볼 때 2015. 11. 30.경부터 계속적으로 이루어진 피고의 이 사건 침해행위가 이 사건 특허발명이 무효라는 점을 신뢰하고 한 행위라고 인정하기 어렵다(오히려 2015년경에 피고는 이 사건 특허발명이 유효함을 전제로 원고와 사용허락에 관한 협상을 진행한 바 있다). 나아가 위 의견서에는 “신규성이나 진보성에 대한 판단은 최종적으로 각국 특허청 및 법원에서 판단하는 것이기에 당소의 견해와 다른 결과가 나올 수 있음을 양지하여 주시기 바랍니다.”, “본 무효검토의견서는 일반적인 검토자료일 뿐 어떠한 법적 효력도 갖지 않습니다.” 등의 내용이 기재되어 있고, 실제로 피고가 제기한 등록무효심판 및 이에 관한 심결취소소송에서 등록무효에 관한 피고의 주장이 받아들여지지도 아니한 사정 등을 종합하여 보면, 위 의견서의 기재만으로 고의 침해에 대한 판단을 뒤집기에 부족하다.
(5) 구 특허법 제128조 제8항에 따른 손해액의 산정 - 구 특허법 제128조 제8항에 따른 배상액을 판단할 때에는 먼저 제2항부터 제7항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액을 확정한 후 ① 침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부, ② 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도, ③ 침해행위로 인하여 특허권자 및 전용실시권자가 입은 피해규모, ④ 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제 적 이익, ⑤ 침해행위의 기간ㆍ횟수 등, ⑥ 침해행위에 따른 벌금, ⑦ 침해행위를 한 자의 재산상태, ⑧ 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도 등을 종합적으로 고려하여 위 인정된 손해액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다(구 특허법 제128조 제9항).
(6) 구체적 사안의 판단 - 특허법 제128조 제8항에 따른 배상액은 위 기간 동안의 손해액 87,927,040원의 2배인 175,854,080원(= 87,927,040원 × 2)으로 정하기로 한다
첨부: 특허법원 2024. 10. 31. 선고 2023나11276 판결
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