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의약발명 특허청구범위에서 프로드럭, Pro-drug 기재 삭제 보정 시 의식적 제외, 출원경과 금반언 판단: 대법원 2023. 2. 2. 선고 2022후10210 판결

 

1.    판단기준 법리

 

(1)   특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것인지는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 출원인이 출원과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도, 보정이유 등을 참작하여 판단하여야 한다.

 

(2)   따라서 출원과정에서 청구범위의 감축이 이루어졌다는 사정만으로 감축 전의 구성과 감축 후의 구성을 비교하여 그 사이에 존재하는 모든 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외되었다고 단정할 것은 아니고, 거절이유통지에 제시된 선행기술을 회피하기 위한 의도로 그 선행기술에 나타난 구성을 배제하는 감축을 한 경우 등과 같이 보정이유를 포함하여 출원과정에 드러난 여러 사정을 종합하여 볼 때 출원인이 어떤 구성을 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있을 때에 이를 인정할 수 있다(대법원 2002. 9. 6. 선고 2001171 판결, 대법원 2017. 4. 26. 선고 2014638 판결 등 참조).

 

2.    출원 심사과정에서 특허청구범위의 프로드럭 에스테르기재 삭제 보정 및 의식적 제외 여부 쟁점

 

3.    특허법원 판결요지 의식적 제외 불인정 

 

특허법원 판단 - 출원경과 금반언에 대해, 출원과정에서 청구범위의 감축이 이루어졌다는 사정만으로 감축 전의 구성과 감축 후의 구성을 비교하여 그 사이에 존재하는 모든 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외되었다고 단정할 것은 아니고, 보정이유를 포함하여 출원과정에 드러난 여러 사정을 종합하여 볼 때 출원인이 어떤 구성을 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있을 때에 이를 인정할 수 있다(2014638 판결 참조).

 

당시 특허청에서는 '프로드러그'라는 표현을 청구항에 허용하지 않는 실무를 운영하고 있었다는 점, 출원인의 의사는 지적된 '기능적 표현'을 청구항에서 삭제함으로써 해당 거절이유를 간단히 해소하겠다는 의사로 보일 뿐, 그에 개념적으로 포함될 수 있는 구체적인 화학구조를 갖는 특정 화합물들이 권리범위에서 모두 제외됨을 감수하고 특허를 받겠다는 의사로 보이지는 않는다는 점, 특허청구범위에 '염 등이 동반되는 병렬적 기재방식' 없이 활성 화합물인 '화학식 1의 화합물'만 문언적으로 기재되어 있는 경우에도, 그 활성 화합물을 의약품으로 개발하는 과정에서 취하게 될 개연성이 충분한 염, 용매화물 등의 고체 형태나 프로드러그는 문언적으로 기재되어 있지 않더라도 '활성 화합물'의 권리범위 속부 또는 균등관계 판단의 대상에 포함될 수 있다고 보는 것이 타당하다는 점을 근거로 출원인이 확인대상발명을 권리범위로부터 제외할 의사가 있었다고 보기 어렵다고 판결

 

4.    대법원 판결요지

 

특허법원은 이 사건 특허발명의 출원과정에서 출원인인 원고가 이 사건 제1항 발명의 청구범위 끝부분에 기재되어 있던프로드러그 에스테르를 삭제하는 보정을 하였다 하더라도 이 사건 제1항 발명의 청구범위에서 확인대상 발명의 다파글리플로진 포메이트가 의식적으로 제외되었다고 보기 어렵고, 결국 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명과 그 종속항 발명들인 이 사건 제3 내지 8항 및 제14항 발명과 균등하여 그 권리범위에 속한다고 판단하였다.

 

원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이러한 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 필요한 심리를 다하지 아니하고 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 출원경과 금반언에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

 

KASAN_의약발명 특허청구범위에서 프로드럭, Pro-drug 기재 삭제 보정 시 의식적 제외, 출원경과 금반언 판단 대법원 2023. 2. 2. 선고 2022후10210 판결.pdf
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