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1. 계약조항 – 원고 라이센서 vs 피고 라이센시

2. 위약금 약정 – 제15조 “일방적 해지 시 계약금의 50%를 위약금으로 변상한다”

3. 계약분쟁 및 당사자의 주장요지

원고 라이센서는 2016. 11. 10. 피고 회사가 이 사건 총판계약 제13조가 정하고 있는 계약금 10억 원과 2016. 9.부터의 연구비 월 500만 원을 지급하지 않고 있고, 이 사건 D를 무단반출하는 등 채무를 불이행하였다고 주장하면서 만일 피고 회사가 이 사건 총판 계약에서 정한 채무를 이행하지 아니하면 피고 회사가 위 총판계약을 일방적으로 해지한 것으로 간주하여 이 사건 총판계약 제15조 단서에서 정한 위약금을 청구하겠다는 취지의 내용증명 우편을 피고 회사에게 발송하였고, 피고 라이센시 회사는 2016. 11. 11.자로 이 사건 총판계약을 해지하였다.

피고 Licensee의 주장요지 – 특허기술 효용가치 없음, 원고 licensor의 기술이전채무 불이행, 원고의 기망행위 주장

4. 판결요지 – 라이센서의 기술이전채무 불이행이라는 피고 라이센시의 주장 불인정, 일방적 계약해지 인정 BUT 위약금 조항 적용, 실제 금액은 감액 판결

위약금은 민법 제398조 제4항에 의하여 손해배상액의 예정으로 추정되고, 민법 제398조 제2항에 의하면, “손해배상의 예정액이 부당히 과다한 경우에는 법원이 이를 적당히 감액할 수 있다.”고 규정하고 있다.

여기서 ‘부당히 과다한 경우’라 함은 채권자와 채무자의 각 지위, 계약의 목적 및 내용, 손해배상액을 예정한 동기, 채무액에 대한 예정액의 비율, 예상손해액의 크기, 그 당시의 거래관행 등 모든 사정을 참작하여 일반 사회관념에 비추어 그 예정액의 지급이 경제적 약자의 지위에 있는 채무자에게 부당한 압박을 가하여 공정성을 잃는 결과를 초래한다고 인정되는 경우를 뜻하는 것으로 보아야 한다.

한편 위 규정의 적용에 따라 손해배상의 예정액이 부당하게 과다한지의 여부내지 그에 대한 적당한 감액의 범위를 판단하는 데 있어서는, 법원이 구체적으로 그 판단을 하는 때, 즉 사실심의 변론종결 당시를 기준으로 하여 그 사이에 발생한 위와 같은 모든 사정을 종합적으로 고려하여야 한다(대법원 2004. 12. 10. 선고 2002다73852 판결 등 참조).

구체적 사안의 판단 – 금액 감축 근거

이 사건으로 돌아와 보건대, 앞서 든 증거들 및 변론 전체의 취지를 더하여 알 수 있는 다음과 같은 사정, 즉 ① 이 사건 총판계약에 따른 사업을 진행함에 있어 피고 회사는 수억 원을 지출하였으나 원고가 지출한 비용은 거의 없는 것으로 보이는 점, ② 수요자 주식회사 건농이 원고의 특허 및 이에 따른 제품의 생산 등에 대하여 이의를 제기함으로써 위 총판계약에 따른 사업이 원만하게 진행되기 어려울 가능성이 있었던 점, ③ 피고 회사는 이 사건 총판계약에 의하여 원고에게 이미 2억 2,000만 원과 6개월간 연구비를 지급한 점, ④ 그럼에도 이 사건 계약이 실효됨으로써 피고에게도 손실이 발행하였을 가능성이 있는 점 등을 종합하여 보면,

위 총판계약에서 정한 손해배상 예정액에 해당되는 위약금 5억 원은 부당하게 과다하다고 판단되므로, 그 금액을 감액하여 그 금액의 60%인 3억 원(= 5억 원 X 0.6)으로 정함이 상당하다.

KASAN_기술이전, 독점판매총판계약에서 Licensee 회사의 일방적 중도해지와 위약금 책임 범위 – 라이센시 회

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사안의 개요

(1)   국내회사가 외국회사의 제품을 국내에서 배급·판매 대리하는 내용의 계약을 체결하면서 준거법을 외국법으로 정하고, 계약해지사유의 하나로 ‘특별한 사유가 없더라도 전적으로 계약을 해지하려는 당사자의 편의에 따라 60일 전에 사전통보를 함으로써 계약을 해지할 수 있다’고 계약

(2)   계약 임의종료 해지조항의 유효 여부

(3)   계약종료와 국내 총판회사의 공정거래법 위반 주장 및 법원 판단

대법원 판결요지

준거법 외국법 및 임의해지 조항 – 효력인정

위 계약이 외국법을 준거법으로 정함으로써 현저하게 불합리하거나 불공정한 결과가 초래된다고 볼 근거가 없어 그 준거법 약정은 유효하고, 외국법을 준거법으로 하는 위 계약에 관하여 우리나라 약관의 규제에 관한 법률이 적용될 여지가 없으므로 위 해지조항도 유효하다.

계약해지가 부당한 거래거절에 해당하는지 여부 – 불인정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제23조 제1항 제1호 및 같은 법 시행령 제36조 제1항 [별표 1] 제1호 (나)목에서 불공정거래행위의 한 유형으로 규정하고 있는 ‘기타의 거래거절’이란 개별 사업자가 그 거래 상대방에 대하여 하는 이른바 개별적 거래거절을 가리키는 것이나, 이러한 개별적 거래거절행위는 그 거래 상대방이 종래 계속적 거래관계에 있는 경우에도 자유시장경제 체제하에서 일반적으로 인정되는 거래처 선택의 자유라는 원칙에서 볼 때,

또 다른 거래거절의 유형인 ‘공동의 거래거절’과는 달리 거래거절이라는 행위 자체로 바로 불공정거래행위에 해당하는 것은 아니고, 그 거래거절이 특정사업자의 거래기회를 배제하여 그 사업활동을 곤란하게 할 우려가 있거나 오로지 특정사업자의 사업활동을 곤란하게 할 의도를 가진 유력 사업자에 의하여 그 지위 남용행위로써 행하여지거나 또는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률이 금지하고 있는 거래강제 등의 목적 달성을 위하여 그 실효성을 확보하기 위한 수단으로 부당하게 행하여진 경우라야 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 거래거절행위로서 같은 법이 금지하는 불공정거래행위에 해당한다고 할 수 있다.

이러한 거래거절행위의 부당성 유무를 판단할 때에는 당사자의 거래상 지위 내지 법률관계, 상대방의 선택 가능성·사업규모 등의 시장상황, 그 행위의 목적·효과, 관련 법규의 특성 및 내용 등 여러 사정을 고려하여 그 행위가 공정하고 자유로운 경쟁을 저해할 우려가 있는지 여부에 따라야 한다.

구체적 사안의 판단

외국회사가 국내회사와 외국회사 제품의 국내 배급·판매대리 계약을 체결하였다가 그 계약 체결일로부터 3년 6개월 정도 지난 후에 계약 당시 계약해지사유의 하나로서 ‘특별한 사유가 없더라도 전적으로 계약을 해지하려는 당사자의 편의에 따라 60일 전에 사전통보를 함으로써 계약을 해지할 수 있다’고 정한 해지조항에 따라 계약을 해지한 것이, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 및 그 시행령에서 불공정거래행위의 한 유형으로 정한 ‘불이익제공’이나 ‘기타의 거래거절’에 해당하지 않는다.

KASAN_sw 국내영업판매 독점계약(Exclusive Agreement)에서 외국회사 Licensor의 일방적 임

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어떤 저작물이 다른 저작물의 저작권을 침해하였다고 인정하기 위해서는 침해 저작물이 피침해 저작물에 의거하여 작성된 것이라는 점과 양자 사이에 실질적 유사성이 있음이 입증되어야 합니다.

저작권의 보호 대상은 학문과 예술에 관하여 사람의 정신적 노력에 의하여 얻어진 사상 또는 감정을 말, 문자, 음, 색 등에 의하여 구체적으로 외부에 표현한 창작적인 표현형식이고, 표현되어 있는 내용 즉 아이디어나 이론 등의 사상 및 감정 그 자체는 설사 그것이 독창성, 신규성이 있다 하더라도 원칙적으로 저작권의 보호 대상이 되지 않는 것이므로,

저작권의 침해 여부를 가리기 위하여 두 저작물 사이에 실질적인 유사성이 있는가의 여부를 판단함에 있어서도 창작적인 표현형식에 해당하는 것만을 가지고 대비하여야 한다(대법원 2009. 5. 28. 선고 2007다354 판결, 대법원 2000. 10. 24. 선고 99다10813 판결 등 참조).

저작권 침해 여부를 가리기 위하여 두 저작물 사이에 실질적 유사성이 있는지 여부를 판단함에 있어서 창작적인 표현형식에 해당하는 것만을 가지고 대비해 보아야 하고, 표현형식이 아닌 사상이나 감정 그 자체에 독창성, 신규성이 있는지 등을 고려하여서는 안된다(대법원 99다10813 판결, 대법원 2009도291 판결 등 참조).

다른 사람의 저작물을 무단 복제하면 복제권을 침해하는 것이고 이 경우 저작물을 원형 그대로 복제하지 아니하고 다소의 수정·증감이나 변경을 가하더라도 새로운 창작성을 인정할 수 없는 정도이면 단순한 복제에 해당한다(대법원 2010. 2. 11. 선고 2007다63409 판결, 대법원 1989. 10. 24. 선고 89다카12824 판결 등 참조).

반면에 어떤 저작물이 기존의 저작물을 다소 이용하였더라도 기존의 저작물과 실질적인 유사성이 없는 별개의 독립적인 새로운 저작물이 되었다면, 이는 창작으로서 기존의 저작물의 저작권을 침해한 것이 아니다(대법원 2010. 2. 11. 선고 2007다63409 판결 참조).

KASAN_저작권 침해분쟁의 핵심쟁점 – 저작물과 침해혐의 대상의 실질적 유사성 여부 판단기준 – 공지된 비창작적

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쟁점 – 비교대상 선정 핵심 쟁점

판결 사례 - 정량적 유사도 감정결과 – 유사도 높음 BUT 저작권침해 불인정 판결

저작권침해 쟁점 - 저작권침해 주장과 대비하는 두 저작물 사이 실질적 유사성 판단기준 – 창작적 표현만 비교해야 함: 대법원 2010. 2. 11. 선고 2007다63409 판결

어떤 저작물이 다른 저작물의 저작권을 침해하였다고 인정하기 위해서는 침해 저작물이 피침해 저작물에 의거하여 작성된 것이라는 점과 양자 사이에 실질적 유사성이 있음이 입증되어야 합니다.

저작권의 보호 대상은 학문과 예술에 관하여 사람의 정신적 노력에 의하여 얻어진 사상 또는 감정을 말, 문자, 음, 색 등에 의하여 구체적으로 외부에 표현한 창작적인 표현형식이고, 표현되어 있는 내용 즉 아이디어나 이론 등의 사상 및 감정 그 자체는 설사 그것이 독창성, 신규성이 있다 하더라도 원칙적으로 저작권의 보호 대상이 되지 않는 것이므로,

저작권의 침해 여부를 가리기 위하여 두 저작물 사이에 실질적인 유사성이 있는가의 여부를 판단함에 있어서도 창작적인 표현형식에 해당하는 것만을 가지고 대비하여야 한다(대법원 2009. 5. 28. 선고 2007다354 판결, 대법원 2000. 10. 24. 선고 99다10813 판결 등 참조).

저작권 침해 여부를 가리기 위하여 두 저작물 사이에 실질적 유사성이 있는지 여부를 판단함에 있어서 창작적인 표현형식에 해당하는 것만을 가지고 대비해 보아야 하고, 표현형식이 아닌 사상이나 감정 그 자체에 독창성, 신규성이 있는지 등을 고려하여서는 안된다(대법원 99다10813 판결, 대법원 2009도291 판결 등 참조).

다른 사람의 저작물을 무단 복제하면 복제권을 침해하는 것이고 이 경우 저작물을 원형 그대로 복제하지 아니하고 다소의 수정·증감이나 변경을 가하더라도 새로운 창작성을 인정할 수 없는 정도이면 단순한 복제에 해당한다(대법원 2010. 2. 11. 선고 2007다63409 판결, 대법원 1989. 10. 24. 선고 89다카12824 판결 등 참조).

반면에 어떤 저작물이 기존의 저작물을 다소 이용하였더라도 기존의 저작물과 실질적인 유사성이 없는 별개의 독립적인 새로운 저작물이 되었다면, 이는 창작으로서 기존의 저작물의 저작권을 침해한 것이 아니다(대법원 2010. 2. 11. 선고 2007다63409 판결 참조).

판결 사례 – 구체적 사안의 판단

판결요지 – 정량적 유사도 감정결과에도 불구하고 저작권 침해 불인정 판단

감정 실무 쟁점 - 컴퓨터프로그램 소스코드 유출분쟁, 영업비밀침해 사안의 형사재판 중에 한국저작권위원회의 소스코드 감정서의 증거능력 및 소송실무: 서울중앙지방법원 2017. 2. 15. 선고 2016노3163 판결

1. 피고인의 감정신청 but 감정서에 대한 증거조사 흠결 등 위법사유 

(1)   형사재판 중 기술유출 혐의자 피고인의 감정신청

(2)   한국저작권위원회 감정수행 결과 ‘3D 스캐너 프로그램 감정서’ 법원에 제출

(3)   법원 공판준비기일에서 검사 및 피고인의 변호인에게 위와 같이 감정결과가 도착되었음을 고지하고 이에 대한 의견을 물음

(4)   이에 대해 검사 및 피고인의 변호인은 모두 특별한 의견이 없다고만 진술함

(5)   검사 및 피고인의 변호인은 모두 위 감정서를 별도의 서증으로 제출한 바 없음 (따라서 증거서류 등 목록에도 표시되지 아니하였음)

(6)   이에 대한 피고인의 동의 여부를 확인하거나 그에 따른 증거조사 절차가 전혀 이루어진 바 없는 사실 없음

(7)   그럼에도 제1심 재판부는 피고인에 대한 공소사실 중 일부를 유죄로 인정하면서 이를 그 증거로 설시함. (피고인이 신청한 감정서가 피고인의 혐의인정 증거로 사용된 상황)

2. 항소심 판결 요지

가. 법리

감정인이 작성하여 제출한 감정서는 감정인의 공판진술에 의하여 성립의 진정이 인정되는 때에 한하여 증거능력이 있게 되므로

(1) 별도의 서증으로 제출받아 증거서류 등 목록에 표시하고, (2) 피고인의 동의 여부를 물은 후 (3) 부동의하면 감정인신문을 하고 (4) 성립의 진정이 인정되면 증거조사를 하여야 한다.

나. 구체적 사안의 적용 및 판단 

제1심 법원은 한국저작권위원회의 ‘3D 스캐너 프로그램 감정서’가 증거로 제출된 바 없어 증거조사를 한 바 없음에도 이를 유죄의 증거로 설시함으로써 증거능력에 관한 법리를 오해한 잘못이 있다.

그러나, 검사가 항소심에 이르러 한국저작권위원회의 ‘3D 스캐너 프로그램 감정서’를 새로이 증거로 제출하고, 피고인들이 이를 증거로 사용함에 동의함에 따라 항소심은 새로이 위 감정서를 증거로 채택하여 조사하였다.

이로써 제1심의 위와 같은 하자는 치유되었고, 이는 제1심판결의 결과에 영향을 미치지 아니하였다 할 것이므로, 이러한 점을 이유로 제1심판결을 파기하지는 아니한다.

KASAN_소프트웨어, 컴퓨터프로그램 무단복제, 모방, 기술유출, 소스코드 유출혐의, 저작권침해 주장, 영업비밀침해

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1. 계약조항 샘플

제 0 조 (비밀정보) ①  "비밀정보"란 본 계약 체결 사실 자체 및 "목적사업"과 관련하여 양 당사자가 업무를 진행하는 과정에서 어느 일방 당사자가 반대 당사자에게 서면, 구두, 전자적 방법에 의한 전송 또는 기타의 방법으로 제공하는 모든 노하우, 기술, 공정, 도면, 설계, 디자인, 코드, 실험, 시제품, 스펙, 데이터, 프로그램, 명세서, 아이디어, 사업정보, 경영정보 등 일체의 정보로서 유∙무형의 여부 및 그 기록 형태를 불문하며, "비밀정보"를 제공하는 당사자는 "정보제공자", 비밀정보를 제공받는 반대 당사자는 "정보수령자"라 한다.

② "정보제공자"가 "정보수령자"에게 서면 제출, 메일 전송, 물품 인도 등 유형적인 형태로 "비밀정보"를 제공할 경우에는 그 제공 당시 "비밀" 또는 이와 유사한 표지에 의하여 그것이 "비밀정보"에 해당됨을 명확히 인지할 수 있도록 표시하여야 한다.

③ "정보제공자"가 "정보수령자"에게 유형적인 형태 이외의 구두, 영상에 의한 방법 또는 시설, 장비 샘플 기타 품목을 관찰하거나 조사하게 하는 방법에 의하여 "비밀정보"를 제공할 경우, 그 제공 당시 "정보수령자"에게 그것이 "비밀정보"임을 고지하고, 고지한 때로부터 30일 내에 공개 범위, 공개 일자, 공개 장소 및 공개 대상자 등이 명시된 요약본을 서면 제출, 이메일 전송 등의 유형적인 기록 형태로 제공하여야 한다.

④ 본 조에 따른 "비밀정보"에 해당함에도 불구하고, "정보"제공 당시에 "비밀정보"에 해당됨을 명확하게 표시하지 못하였거나 "비밀정보"임을 고지하지 못한 때에는 "정보제공자"는 지체없이 "정보수령자"에 대하여 해당 "정보"는 "비밀정보"임을 고지함과 동시에 공개 범위, 공개 일자, 공개 장소 및 공개 대상자 등이 명시된 요약본을 서면 제출, 이메일 전송 등의 유형적인 기록 형태로 제공하여야 하고, 이때로부터 "비밀정보"로서 효력을 가진다.

제 0 조 (비밀정보의 제외 사유) 다음 각호에 해당하는 정보임이 객관적인 증거에 의하여 입증되는 경우에는 "비밀정보"에 해당하지 아니한 것으로 본다.

1. "정보제공자"로부터 "비밀정보"를 제공받기 이전부터 "정보수령자"가 이미 알고 있었거나 보유하고 있던 정보

2. "정보수령자"의 귀책 사유에 의하지 아니하고 공지의 사실로 된 정보

3. "정보수령자"가 적법하게 제3자로부터 제공받은 정보

4. "정보수령자"가 "비밀정보"를 이용하지 아니하고 독자적으로 개발한 정보 

5. "정보제공자"가 비밀유지의 의무를 부담시키지 않고 제공한 정보

2. 실무적 포인트

(1) 비밀정보의 한계를 명확하게 구분할 수 있도록 그 범위를 구체적으로 기재함

① 비밀유지계약서 작성시, 기밀유지 대상인 영업비밀의 구체적 열거 또는 명기가 요구되는바, 이러한 구체적 명기·열거는: ⅰ) 수령자로 하여금 특정용도 외에 사용 또는 공개금지의 의무가 부과된 대상 기밀에 대한 명시적인 인지(notice)가 있었음을 명확히 하고 ⅱ) 이러한 명기·열거와 수령인의 이에 대한 영업비밀성 인식으로 인해 사후 분쟁 시, 그 대상 정보가 법상 보호가치가 있는 “유효한 영업비밀(valid trade secret)”임을 입증하기 용이하다.

② 대상 비밀정보의 총체적 명기·열거와 더불어, 개별적인 대상자료·서류에도 그 비밀성을 명기한 marking과 쪽매김을 해 두는 신중성을 통해 수령인의 영업 비밀성에 대한 인지도를 강화할 수 있을 것이다. 또한, 무형의(구두 또는 시각) 정보제공의 경우에도 반드시 적정한 기일 내에 이러한 영업비밀의 identification을 명기한 서한을 발송하여 대상 범위에 관한 불필요한 사후 분쟁을 예방할 수 있을 것이다. ③ 수령자의 입장에서도 광범위하고 일반적인 범위설정으로 인해, 사후 제공자가 부당하게 그 기밀 대상 범위를 확대 주장하여 수령인의 독자적인 개발·생산·영업활동에 제한을 받게 될 위험을 예방할 수 있을 것이다. 또한 수령자는 이러한 범위설정에 있어 이로 인해 현재 및 향후 관련 사업 수행(전사 차원)에 미치게 될 영향을 신중히 고려해야 할 것이다.

(2) 비밀유지대상의 범위 관련 실무적 쟁점 및 포인트

통상적으로 영업비밀로서 보호받기 위해서는 신규성(novelty)이 요구되는 바, 공지 또는 공용의 기술· 정보 또는 별개의 경로로 비밀유지 부담 없이 지득한 기술·정보는 통상 비밀 유지의 상에서 제외되는 것으로 명기해야 한다.

① 또한, 제공받은 기술·정보와는 무관하게 독립적으로 이루어진 독자적인 개발활동이나, 별도의 경로를 통한 제3자로부터의 기술도입·license가 부당히 금지·제한되는 경우를 방지키 위한 규정도 고려되어야 한다.

② 이러한 유사 분야에 대한 독자적인 단독연구개발이나, 제3자와의 별개의 연구개발진행시는, 제공자로부터의 사후 claim가능성이 높아지고, 그 대상 기밀인지, 독자적인 기술·정보인지가 불분명한 경우가 많으므로, 수령자로서는 사후 입증 책임을 고려하여 연구개발일지 등의 연구기록유지와 제공받은 대상 기밀 기술 검토에 관련된 연구원의 격리·차별화 등에 특별한 유의가 요구된다.

③ 장기간에 걸친 다수의 생산·개발 하청업체 및 판매대리점 등을 필요로 하는 생산자의 경우, 그 제품·기술에 관한 영업비밀을 이러한 다수의 하청업체 들에게 장기간 제공하여야 하는 경우가 많은바, 그 생산자(제공자)는 모든 관련 업체를 대상으로 한 기밀유지각서 확보 및 지속적이고 정기적인 보안유지 관리 책에 각별한 주의를 기울여야 한다. 이들 관련 수령자 중 일부 업체가 그 영업 비밀을 부당하게 무단사용 하여 이에 대한 소송을 제기하고자 하는 경우, 통상 적으로 이들 위반 업체는: “제공자가 동일·유사한 정보를 다른 관련 업체·인사에게 비밀유지각서를 징구함이 없이 제공하였다”, 또는 “제공자는 그 영업비밀관리를 소홀히 하여 이에 대한 비밀성 유지를 사실상 포기한 것으로 간주된다”는 등의 항변을 제기하고 있는 경우, 대부분의 법정은, 자유·공개경쟁원칙에 입각하여, 적정한 영업보안·비밀유지제도유지 및 이의 체계적·정기적·지속적인 집행·관리가 부재하는 경우 비밀성 존속을 부정하려는 경향이 있음에 주목해야 한다.

④ 따라서, 체계적인 보안, 기밀유지제도 수립 및 이의 예외 없는 적용 등 에 만전을 기하여 영업비밀의 예기치 않은 사장이 발생치 않도록 해야 한다.

⑤ 특히, 장기간의 영업비밀유지가 필요한 경우에는 비밀유지각서·계약서 확보 외에도, 매년 이러한 비밀성과 유지의무를 경각시키는 서한(annual reminder letter)을 발송하는 등 소유자로서 비밀성 유지를 위한 적정한 관리의무를 다해야 한다.

⑥ 통상적으로 인정되는 비밀유지제외 대상: ⅰ) 수령자 또는 그 계열사가 기밀유지의무 없이 기보유한 기술·정보, ⅱ) 공지·공용의 기술·정보, ⅲ) 제공자에 대해서 비밀유지의무를 지지 않는 제3자로부터 수령자 또는 그 계열사가 정당하게 입수한 기술·정보, ⅳ) 제공자가 제3자에게 비밀유지의무 부과 없이 공개한 기술·정보, ⅴ) 수령자가 독립적으로 개발·발견한 기술·정보, ⅵ) 제공자의 승낙 하에 공개된 기술·정보, ⅶ) 사법기관 등의 공권력에 의해 공개 의무가 명령되거나, 당해 기술에 관 한 수령자의 권리보호 및 방어상 공권력기관에 제출이 필요한 기술정보

KASAN_비밀보호, 비밀유지, confidentiality 계약 조항, NDA, CDA에서 비밀보호의 대상 범위

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1. 계약조항 샘플

제 0 조 (비밀정보의 사용 제한) ① "정보수령자"는 "정보제공자"의 사전 서면 승인이 없는 한 "비밀정보"를 "목적 사업" 외의 다른 목적이나 용도로 사용할 수 없으며, "목적 사업"과 관련하여 사용할 경우에도 필요한 업무 수행의 범위를 초과하여 "비밀정보"를 임의로 복제, 수정, 저장, 변형 또는 분석하는 등의 행위를 할 수 없다.

② "정보수령자"는 "비밀정보"를 보호하고 관리하는 데에 필요한 모든 노력을 다하여야 한다. 다만, 천재지변, 화재, 전쟁, 혁명, 정부의 규제 등 불가항력적 사유에 의해 "비밀정보"가 유출된 경우에는 "비밀정보" 유출에 대한 책임을 부담하지 않는다.

③ "정보수령자"는 "비밀정보"의 외부로의 누설 또는 "비밀정보"의 대내외적 오사용 등 침해 사실이 발견된 경우 즉시 "정보제공자"에게 서면으로 그 사실을 통보하고, "정보제공자"가 요구하는 적절한 조치를 취하여야 한다.

④ "정보수령자"는 "목적 사업"을 위하여 "비밀정보"에 접근할 필요가 있는 자신의 관련 임직원(이하 "관련 임직원"이라 한다)으로서 첨부1 "관련 임직원 서약서" (이하 "서약서"라 한다)"에 서명 또는 기명날인을 한 "관련 임직원" 외에는 어떠한 제3자 에게도 "비밀정보"를 제공할 수 없으며, 본 계약 체결 후 "관련 임직원"이 추가된 경우 첨부 2 "관련 임직원 서약서(추가)" 양식에 그 "관련 임직원"의 서명 또는 기명날인을 추가로 받은 후 이를 "정보제공자"에게 제출한다.

⑤ "정보수령자"가 위 제 4항의 "관련 임직원"을 제외한 제3자에게 "비밀정보"를 제공하기 위해서는 "정보제공자"의 사전 서면 승인을 받아야 하며, “정보수령자”는 다음의 사항을 준수하여야 한다.

1. 해당 제3자와의 사이에 "정보제공자"의 "비밀정보"를 보호하는 내용의 비밀유지계약을 체결하여야 한다.

2. 제3자("비밀정보"에 접근할 필요가 있는 제3자의 임직원, 사용자를 포함한다)로부터 첨부3 "제3자 서약서" 양식에 제3자의 서명 또는 기명날인을 받은 후 이를 보관하고 그 사본을 “정보제공자”에게 제출하여야 한다

3. 제3자에 의한 "정보제공자"의 비밀정보 누설, 유출 등이 발생하지 않도록 필요한 조치를 취하고 그에 대한 책임을 져야 한다.

2. 실무적 포인트  

비밀정보 제공의 목적(통상적으로 평가/검토용도)을 명기하여, 제공비밀은 한정된 용도로 제공된 것이므로 일반적인 권리 허여가 배제된 것임을 입증키 위함. 이러한 규정에 따라 수령자는 제3자에 대한 공개금지 뿐만 아니라, 수령자 자신의 사용도 특정목적 외의 다른 용도로 사용할 수 없음.

평가용 비밀정보 유의사항:

ⅰ) 통상 evaluation 목적에 한정됨에 유의하여, 수령자료·정보에 관한 marking 및 기록유지를 해야 한다.

ⅱ) 유사기술 단독 또는 타사와 연구개발진행 필요 시는 이에 관한 독립된 연구· 개발일지를 기록·관리하여야 한다.

ⅲ) evaluation 후 대상기술에 대한 수령자 검토의견의 명확한 회신이 있어야 하고, rejection 시 가급적 수령 기술 중 당사가 기보유한 기술 및 공지기술 등에 대한 범위설정을 하여 이에 관한 범위 및 근거를 거절서면에 서술하여 둠이 바람직하다.

수령자의 관리 의무 - 비밀유지정도 (Standard of Care):

통상적으로 수령자가 자신의 비밀을 유지하기 위하여 취하는 주의 정도에 한정하는 것이 관례임(단, 최소한 reasonable degree of care 요구). 수령자에게 부과될 수 있는 구체적인 의무는 아래와 같은 항목이 있으나, 수령자는 자신의 내부 보안 규정이나 현실적 관행을 고려하여, 일반적인 주의로 관리 가능한 범위 내로 한정해야 한다.  

① 제공정보 / 자료의 기록 유지, ② 다른 영업비밀 / 자료와의 분리보관, ③ 내부사용자제한(need to know), ④ 사용자 및 사용 용도 / 시간기록, ⑤ 제공자 요구시 또는 NDA 해제 / 종료 시 자료 반환 또는 파기, ⑥ 사용자 개인별 기밀유지각서 확보

KASAN_비밀보호, 비밀유지, confidentiality 계약 조항, NDA, CDA에서 비밀정보의 사용제한범위

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1. 계약조항 샘플

제 0 조 (손해배상)

①    "정보수령자"는 "정보제공자"의 사전 서면 동의 및 본 계약에 따른 조치 없이 "비밀정보"가 제3자에게 공개, 제공 또는 누설된 경우 "정보제공자"가 입은 손해를 배상하여야 한다. 다만, 제4조 제2항 단서의 경우에는 그러하지 아니하다.

②    양 당사자는 본 계약의 위반이 상대방에게 회복할 수 없는 손해를 가할 수 있어 사후적인 금전적 배상만으로 충분하지 아니하며, 따라서 금전적 배상에 의한 법적 구제 수단에 앞서 가처분 등 적절한 법적 구제를 위한 절차에 있어 피보전권리, 보전의 필요성 등 제반 요건을 충족시킴을 인정한다.

③    본 조 1항의 경우, "정보수령자"는 *억원에 해당하는 금원을 위약벌로 "정보제공자"에게 지급하여야 한다. 다만, "정보수령자"가 실제 지급한 위약벌 액수에 상응한 손해배상채무는 소멸한 것으로 한다.

2. 계약위반 시 위약금 약정 조항 – 손해배상액 예정 vs 위약벌 구별

위약금 약정은 계약 당사자가 계약을 이행하지 아니할 때 손해배상 청구와 별도로 당사자들이 미리 정한 금액을 지급하기로 하는 계약입니다. 그 위약금을 계약불이행에 대한 징벌로 볼 것인지 아니면 계약불이행에 대한 손해배상의 예정으로 볼 것인지 문제됩니다.

먼저, 위약금 약정은 원칙적으로 손해배상액의 예정으로 추정됩니다(민법 제398조 제4항). 위약금 약정을 '손해배상액의 예정'으로 보는 경우 법원은 약정된 위약금을 직권으로 감액할 수 있습니다(민법 제398조 제2항).

위약금 약정을 위약벌로 보는 경우도 있습니다. 위약벌은 채무자가 계약을 이행하지 아니할 때 채권자가 손해배상과 별도로 당사자가 정한 징벌로서 몰수하기로 한 위약금입니다. 채권자는 위약벌로서 위약금을 몰취함과 동시에 추가로 채무불이행에 의한 손해배상을 청구할 수 있습니다.

법원은 위약금 약정을 '위약벌'로 보는 경우 이를 감액할 수 없고, 다만 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하여 위약벌이 지나치게 과다하다는 사정이 있는 경우에 한하여 전부 또는 일부가 무효로 할 수 있습니다.

동일한 위약금 약정을 두고 이와 같이 서로 판이한 개념인 위약벌 vs 손해배상액 예정으로 볼 수 있기 때문에 양자를 구분하는 판단기준이 중요합니다.

대법원 판례에서, 위약금은 민법 제398조 제4항에 의하여 손해배상액의 예정으로 추정되므로, 위약금이 위약벌로 해석되기 위해서는 특별한 사정이 주장, 증명되어야 하며, 계약을 체결할 당시 위약금과 관련하여 사용하고 있는 명칭이나 문구뿐만 아니라 계약 당사자의 경제적 지위, 계약 체결의 경위와 내용, 위약금 약정을 하게 된 경위와 교섭과정, 당사자가 위약금을 약정한 주된 목적, 위약금을 통해 이행을 담보하려는 의무의 성격, 채무불이행이 발생한 경우에 위약금 이외에 별도로 손해배상을 청구할 수 있는지 여부, 위약금액의 규모나 전체 채무액에 대한 위약금액의 비율, 채무불이행으로 인하여 발생할 것으로 예상되는 손해액의 크기, 당시의 거래관행 등 여러 사정을 종합적으로 고려하여 위약금의 법적 성질을 합리적으로 판단하여야 한다는 입장입니다.

즉, 위약금이 손해배상액의 예정이 아닌 위약벌로 해석되려면 이를 주장하는 측에서 '위약벌'이라는 특별한 사정을 입증해야 합니다.

당사자들이 채무불이행으로 인해 발생되는 금전적인 문제를 오로지 해당 위약금 약정에 근거한 구제수단만을 통해 해결하고 있다면 손해배상액의 예정으로 볼 수 있지만, 위약금 약정 뿐만 아니라 그 밖에 다른 구제수단을 예정하고 있다면 위약금 약정을 계약위반에 대한 징벌로서의 위약벌로 볼 수 있다는 판결입니다(대법원 2016. 7. 14. 선고 2013다82944 판결 참조).

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비밀유지약정은 NDA (Non-Disclosure Agreement) 또는 CDA (Confidential Disclosure Agreement)라고 합니다. 독립된 계약서의 형식뿐만 아니라 계약서의 일부 조항 형식으로 체결되기도 합니다. 통상 실무적으로는 전형적인 조항과 문구를 사용하고 있고, NDA에는 별다른 문제가 없는 것으로 알고 있습니다. 그러나, 현실에서는 분쟁의 대상이 되는 경우가 생각보다 많습니다. NDA의 핵심사항을 살펴보고, 실무적 유의사항을 설명드립니다.

1. 비밀정보 보안관리에서 핵심 포인트

보안분야의 키워드는 balance라고 합니다. 정보보안을 강조하면 할수록 활용할 기회가 줄어들어 그 정보가치가 떨어지고, 반면에 비밀관리를 허술하게 하면 외부로 유출되거나 공개되어 비밀정보로서의 가치를 상실하게 됩니다. 예를 들어, 기술이전이나 공동연구개발 과정에서 비밀유지만을 강조하면 기술이전 프로젝트 자체가 무산되는 결과를 낳기도 하지만, 그렇다고 모든 정보를 제한 없이 공개한다면 상대방은 대가를 지불하지 않은 채 원하는 정보를 얻을 수 있기 때문에 또한 거래를 무산되는 결과를 낳기도 합니다. 따라서, 양극단이 아닌 필요한 정도에서 적절한 조율이 무엇보다 중요합니다.

NDA도 이와 같은 포인트에서 모든 경우에 똑 같은 문구가 아니라 구체적 사안에 적합한 융통성 있는 내용이 바람직합니다. 그렇지만, 어떤 NDA에서도 핵심내용으로 포함될 사항은 있습니다. NDA에는 (1) 상대방에게 제공할 비밀정보의 범위 및 제공시기, (2) 상대방이 제공한 정보를 사용할 권리, 그 사용자 및 구체적 방법, (3) 제공된 정보를 비밀로 유지 관리하여야 할 기간에 관한 사항은 필수적으로 포함되어야 합니다.

참고로, 일반적으로 계약서 서두에 그 계약의 배경과 목적을 기재하는 경우가 있습니다. NDA에서도 그 배경과 목적을 기재하는 것이 좋습니다. 계약문구 등에 관한 분쟁이 있을 때 그 배경과 목적을 참고한다면, 보다 합리적이고 정확한 해석을 할 수 있기 때문입니다. 따라서, NDA에서 목적이나 배경 항목은 계약서의 필수구성 요소는 아니지만 실무적 차원에서는 가능하면 기재하는 것이 바람직합니다.

2. 비밀정보 범위에 관한 조항

무엇보다 당사자가 본 계약에 관한 의사결정을 하는데 필요한 충분한 범위의 정보가 제공되어야 할 것입니다. NDA에서 과도하게 그 범위를 한정해 놓으면 상대방이 대상 정보의 거치를 충분히 평가할 수 없거나, 계약협상과정에서 일방의 요구로 그 범위를 벗어난 정보를 주고 받는 등 해당 조항을 위반하는 경우가 자주 발생하게 됩니다. 이때 NDA 위반으로 인한 책임을 우려하여 필요한 협상이 진행되지 못하거나 아니면 구두로 해당 조항을 변경하는 등 혼란이 초래될 수 있습니다. 한편, 진행 중인 협상이 무산되어 현재 당사자의 경쟁사와도 새로운 협상을 시작하는 경우에도 그 정보가치를 지킬 수 있어야만 합니다. 역시 정보의 범위에 관한 적절한 balance가 key point이고, 실무적으로 어려운 과제입니다.

보호대상로서의 비밀정보에는 이미 공중에 알려진 정보를 제외한다는 문구를 포함합니다. 또한, 보통 비밀정보로 제공하는 경우 “대외비” 또는 “confidential”이란 표시를 합니다. 문제는, 위와 같은 표식이 없는 문서로 전달된 정보, 문서가 아닌 구두로 전달된 정보 등을 어떻게 취급할지 여부입니다. 예를 들어, 미팅에 앞서 회의에서 공개된 모든 정보는 비밀정보로 취급하기로 약속하였다면 아무런 비밀표식도 없는 자료문서까지도 비밀정보로서 취급되어야 하는지 등등 문제됩니다. 실제 미국소송에서는 NDA에서는 보호대상 비밀정보의 범위를 “confidential” 표시를 하여 제공한 문서로 한정하였으나, 실제 공동연구개발 미팅에서는 중요한 실험데이터 등을 이와 같은 표시 없이 제공한 경우, 그 정보 및 자료를 NDA 보호대상에 해당하지 않는다는 판결한 사례가 있습니다. 제공자의 책임을 무겁게 본 것입니다. 이와 같은 경우에 대비하여, 흔히 NDA에서 구두제공 정보는 그로부터 30일 이내에 다시 비밀표식을 한 문서로 제공한다는 조항을 두고, 실제 실천하는 것이 실무적 대응방안입니다.

3. 제공받은 비밀정보의 사용권

NDA에는 제공된 비밀정보를 열람하고 사용할 수 있다는 점, 필요하다면 사용자의 범위 및 기간, 사용방법 등을 미리 명시적으로 규정해 두는 것이 좋습니다. 경우에 따라서는 제공받은 정보를 초기 열람한 후 필요 없다고 판단하여 해당 정보를 곧바로 반환하는 한편 그 이용을 명시적으로 거절하는 권리도 규정할 필요도 있습니다. 이와 같이 거절 및 협상 종료에 관한 사항을 명시적 규정해 두면 불필요한 분쟁을 피하는 방안이 될 것입니다. 또한, NDA 서두에 배경 및 목적을 기재하면 비밀정보 사용에 관한 불필요한 분쟁을 줄이는데 도움이 될 것입니다.

현실에서 가장 자주 발생하는 분쟁은, 비밀정보를 제공받은 후 그 정보를 활용하여 더 나은 파트너를 찾는 경우입니다. 예를 들어, 신제품 개발정보를 제공받은 후 납품 가격을 이유로 더 나은 조건을 제시하는 경쟁사를 물색하는 경우입니다. 이때에도 NDA가 정보제공자의 입장에서 상대방으로부터 자신의 권리를 지킬 수 있는 바탕이 되어야 합니다. 반대로, 정보제공을 제안 받는 기업입장에서도 NDA가 불필요한 분쟁을 예방할 수 있는 바탕이 되어야 합니다. 만약 분쟁이 빈발한다면 외부로부터 유용한 정보를 입수하기 어렵게 되고, 결국 경쟁력 저하로 연결될 것입니다. 따라서, 외부로부터 원활한 정보유입을 촉진하면서도 불필요한 분쟁을 피하려면, NDA에서 비밀정보의 사용권에 관한 규정을 적절하게 작성하고 이를 준수하는 것이 매우 중요합니다.

4. 비밀유지 기간

비밀정보를 공개하는 시기, 그 정보의 비밀유지 기간은 NDA의 기본적 사항입니다. 필요하다면, 비밀정보를 공개하는 시점, 그 정보를 공개하는 기간, 제공한 자료의 회수여부 및 시기 등을 구체적으로 정해두는 것도 좋습니다. 비밀유지 기간은 통상 5년, 7년, 10년 등이 있으나 경우에 따라서는 무제한의 비밀유지 의무를 부과할 수도 있습니다. 또한, 실무적으로 중요한 사항 중 하나는 회사 차원의 비밀유지 의무 이외에 구체적 담당자의 비밀유지 관리문제입니다. 해당 부서에서 다른 부서로 이동한 직원, 또는 퇴직한 직원에게도 비밀유지 의무 부과하는 것은 물론 회사 차원에서 그와 같은 점을 교육하고 관리하는 조치가 필요합니다.

KASAN_비밀유지계약 NDA, CDA 관련 실무적 쟁점 및 대응방안.pdf

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기술이전, 라이선스 협상 진행 단계 및 관련 계약서

단계별 계약서의 법적 구속력 유무 판단

계약이란: 법적 구속력 있는 합의 + 실무적 포인트 몇 가지

● 계약서의 표제를 근거로 판단하지 말 것

양해각서(MOU), 의향서(LOI), 합의서(LOA), 동의서(Letter Agreement), 계약조건 정리표(Term Sheet), 메모(Memo), 합의서(Agreement), 계약서(Contract), Work Plan, Terms & Conditions 등

● 형식(양식)을 근거로 판단하지 말 것

간단한 서한 또는 구두 의사소통도 법적 구속력 있는 합의일 수 있다.

● 실질적인 내용과 표현(wording)에 나타난 진정한 의사를 찾을 것

① 당사자들 간의 합의 또는 일방 당사자에 의한 약속이 있는지?

② 확고하거나 최종적인가? 아니면 조건부(정지/해제조건) 또는 잠정적인가?

   (예) “to perform the works, subject to a final definitive contract”

③ 단순한 이해, 의도, 희망의 표현, 회의록, 사업/작업 계획, 또는 메모에 불과한 것인지?

● 실질적 내용과 그것을 반영한 명시적 표현에 집중할 것

① 구체적인 명문 조항들은 이전의 모든 의사소통 또는 다른 정황적 증거들보다 우선 적용된다.

② 불확실, 묵시적 또는 모순된 쟁점들이 있는 경우에만 당사자의 진의를 찾기 위해 이전의 의사소통 또는 다른 정황 증거들이 소개될 수 있다.

③ 동사와 조동사의 정확한 선택과 사용에 유의해야 함

   - Agree, Promise, Commit, Obligate, Guarantee, Warrant vs Intend, Plan, Wish, Desire, Want, Need, Assist, Help

   - Shall, Will, Must, Should vs Would, Could, Might

KASAN_License, Collaboration, 라이센스, 기술이전, 공동개발 국제계약의 단계별 계약서의 형식

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KASAN_공동연구개발계약에서 개량발명 쟁점 - 특허실시, 기술이전 라이선스 시 후속 연구개발 결과물, 개량발명 관

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● 형식(양식)을 근거로 판단하지 말 것

간단한 서한 또는 구두 의사소통도 법적 구속력 있는 합의일 수 있다.

● 실질적인 내용과 표현(wording)에 나타난 진정한 의사를 찾을 것

① 당사자들 간의 합의 또는 일방 당사자에 의한 약속이 있는지?

② 확고하거나 최종적인가? 아니면 조건부(정지/해제조건) 또는 잠정적인가?

   (예) “to perform the works, subject to a final definitive contract”

③ 단순한 이해, 의도, 희망의 표현, 회의록, 사업/작업 계획, 또는 메모에 불과한 것인지?

● 실질적 내용과 그것을 반영한 명시적 표현에 집중할 것

① 구체적인 명문 조항들은 이전의 모든 의사소통 또는 다른 정황적 증거들보다 우선 적용된다.

② 불확실, 묵시적 또는 모순된 쟁점들이 있는 경우에만 당사자의 진의를 찾기 위해 이전의 의사소통 또는 다른 정황 증거들이 소개될 수 있다.

③ 동사와 조동사의 정확한 선택과 사용에 유의해야 함

   - Agree, Promise, Commit, Obligate, Guarantee, Warrant vs Intend, Plan, Wish, Desire, Want, Need, Assist, Help

   - Shall, Will, Must, Should vs Would, Could, Might

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1. 사안의 개요

임가공 도급인 발주처 수출업체 원고 vs 피고 염색가공업체 임가공 수급인

의류원단 염색가공 도급계약, 염색 품질불량 발생, 원고는 수출대금을 지급받지 못함

피고 가공업체에 대해 손해배상 청구, 확대손해 책임여부 등 쟁점

2. 대법원 판결요지

원단의 가공에 관한 도급계약에 의하여 납품된 물건에 하자가 발생함으로 말미암아 도급인이 외국에 수출하여 지급받기로 한 물품대금을 지급받지 못한 데 대한 손해배상은, 민법 제667조 제2항 소정의 하자담보책임을 넘어서 수급인이 도급계약의 내용에 따른 의무를 제대로 이행하지 못함으로 인하여 도급인의 신체·재산에 발생한 이른바 ‘하자확대손해’에 대한 배상으로서, 수급인에게 귀책사유가 없었다는 점을 스스로 입증하지 못하는 한 도급인에게 그 손해를 배상할 의무가 있다(대법원 2004. 8. 20. 선고 2001다70337 판결, 2005. 11. 10. 선고 2004다37676 판결 등 참조).

피고는 원고가 인도 회사들에 피고로부터 가공·납품받은 원단을 수출하기로 한 사정을 잘 알고 있었음이 인정되고, 피고의 염색과정에서 발생한 하자로 말미암아 원고가 인도 회사들과 사이에 체결한 계약을 이행하지 못함으로써 손해를 입게 된 데 대하여 수급인으로서 귀책사유가 없었다고 볼 만한 증거도 없으므로, 피고는 원고에게 원고가 지급받지 못한 수출대금 상당의 손해를 배상할 책임을 면할 수 없다.

3. 반송료 등 기타 확대손해에 대한 책임인정 여부

원심은, 원고가 인도 회사들에 납품한 물건이 앞에서 본 바와 같은 하자로 인하여 반송됨으로써 발생한 운송료 및 그와 같이 반송된 물건을 원고 회사로 가져오기 위하여 발생한 수송료 상당의 손해에 대하여도 피고에게 배상을 구하는 원고의 청구에 대하여, 원고가 제출한 증거들만으로는 그 주장하는 바와 같은 손해가 발생하였다고 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다고 하여 배척하였는바, 기록에 비추어 살펴보면 원심의 위와 같은 판단은 옳고, 상고이유에서 주장하는 바와 같은 채증법칙 위배로 인한 사실오인의 위법이 없다.

그리고 원고가 피고로부터 납품받은 하자 있는 원단 중 일부를 처분하여 얻은 판매대금을 피고의 손해배상책임의 원인이 된 위 하자와 상당인과관계 있는 이득으로 보는 전제에서 위 금액을 손익상계의 대상으로 본 원심의 조치는 앞에서 설시한 손익상계에 관한 법리에 따른 것으로 정당하고, 상고이유에서 주장하는 바와 같이 손해배상액의 산정 내지 손익상계에 관한 법리를 오해한 위법이 없다.

4. 동시이행 관계

도급계약에 있어서 완성된 목적물에 하자가 있는 때에 민법 제667조 제2항에 의하여 도급인이 수급인에 대하여 그 하자의 보수에 갈음하여 또는 보수와 함께 손해배상을 청구할 수 있는 권리는 민법 제667조 제3항에 의하여 민법 제536조가 준용되는 결과 특별한 사정이 없는 한 수급인이 가지는 보수채권과 동시이행관계에 있는 것이고,

나아가 동시이행항변권 제도의 취지로 볼 때 비록 당사자가 부담하는 각 채무가 쌍무계약관계에서 고유의 대가관계가 있는 채무가 아니라고 하더라도 구체적인 계약관계에서 각 당사자가 부담하는 채무에 관한 약정내용에 따라 그것이 대가적 의미가 있어 이행상의 견련관계를 인정하여야 할 사정이 있는 경우에는 동시이행의 항변권이 인정되어야 하는 점에 비추어 보면, 수급인이 도급계약에 따른 의무를 제대로 이행하지 못함으로 말미암아 도급인에게 손해가 발생한 경우 그와 같은 하자확대손해로 인한 수급인의 손해배상채무와 도급인의 보수지급채무 역시 동시이행관계에 있는 것으로 보아야 한다(위 2004다37676 판결 및 대법원 1990. 5. 22. 선고 90다카230 판결, 1991. 12. 10. 선고 91다33056 판결, 1996. 7. 12. 선고 96다7250, 7267 판결 등 참조).

도급인이 하자로 인한 손해배상청구권을 보유하고 이를 행사하는 한에 있어서는, 그와 동시이행관계에 있는 보수지급채무에 대한 이행거절의사를 밝히지 않더라도 수급인이 그 손해배상청구에 관하여 채무이행을 제공할 때까지 그러한 이행거절권능의 존재 자체로 도급인의 이행지체책임은 발생하지 아니하고, 이와 같은 관계는 동일한 도급계약에서 보수채권을 보유하고 행사하는 수급인이 도급인에게 부담하는 손해배상채무에 대한 이행지체책임의 발생 여부에 관하여도 마찬가지로 적용되나, 다만 그와 같이 도급계약에 기하여 동시이행관계에 있는 반대채권의 존재로 인하여 상대방에 대한 채무의 이행을 거절할 권능을 가지고 이행지체책임을 지지 않는 것은 서로 자신과 상대방의 채무액 중 대등액의 범위에 한하여 인정될 뿐이므로, 당사자 쌍방의 채무액을 비교하여 일방의 채무액이 상대방의 채무액을 초과하는 부분이 있다면 그 일방의 나머지 채무액에 대하여는 동시이행관계 및 이로 인한 이행거절권능이 허용되지 아니한다(앞의 대법원 판결들 및 대법원 1997. 7. 25. 선고 97다5541 판결 참조).

피고의 수출대금 상당 및 재가공료 상당의 손해배상채무와 원고의 가공료채무는 각 원·피고 사이의 도급계약에서 비롯된 하자보수에 갈음하거나 하자확대손해에 대한 배상채무 및 보수지급채무로서 원고의 가공료채무와 대등액에서 서로 동시이행의 관계에 있게 되고, 이에 따라 자신의 가공료채무보다 더 많은 금액의 손해배상채권을 가지고 이를 행사하는 원고로서는 피고가 손해배상채무의 이행제공을 하였다는 사정이 없는 한 그 손해배상채권의 존재 자체만으로 가공료채무 전액에 대하여 이행지체책임을 지지 않는다고 보아야 한다.

KASAN_임가공 도급계약에서 수급인의 납품제품에서 품질하자 발생, 도급인이 받지 못한 수출대금 상당의 확대된 손해

비밀유지약정은 NDA (Non-Disclosure Agreement) 또는 CDA (Confidential Disclosure Agreement)라고 합니다. 독립된 계약서의 형식뿐만 아니라 계약서의 일부 조항 형식으로 체결되기도 합니다. 통상 실무적으로는 전형적인 조항과 문구를 사용하고 있고, NDA에는 별다른 문제가 없는 것으로 알고 있습니다. 그러나, 현실에서는 분쟁의 대상이 되는 경우가 생각보다 많습니다. NDA의 핵심사항을 살펴보고, 실무적 유의사항을 설명드립니다.

1. 비밀정보 보안관리에서 핵심 포인트

보안분야의 키워드는 balance라고 합니다. 정보보안을 강조하면 할수록 활용할 기회가 줄어들어 그 정보가치가 떨어지고, 반면에 비밀관리를 허술하게 하면 외부로 유출되거나 공개되어 비밀정보로서의 가치를 상실하게 됩니다. 예를 들어, 기술이전이나 공동연구개발 과정에서 비밀유지만을 강조하면 기술이전 프로젝트 자체가 무산되는 결과를 낳기도 하지만, 그렇다고 모든 정보를 제한 없이 공개한다면 상대방은 대가를 지불하지 않은 채 원하는 정보를 얻을 수 있기 때문에 또한 거래를 무산되는 결과를 낳기도 합니다. 따라서, 양극단이 아닌 필요한 정도에서 적절한 조율이 무엇보다 중요합니다.

NDA도 이와 같은 포인트에서 모든 경우에 똑 같은 문구가 아니라 구체적 사안에 적합한 융통성 있는 내용이 바람직합니다. 그렇지만, 어떤 NDA에서도 핵심내용으로 포함될 사항은 있습니다. NDA에는 (1) 상대방에게 제공할 비밀정보의 범위 및 제공시기, (2) 상대방이 제공한 정보를 사용할 권리, 그 사용자 및 구체적 방법, (3) 제공된 정보를 비밀로 유지 관리하여야 할 기간에 관한 사항은 필수적으로 포함되어야 합니다.

참고로, 일반적으로 계약서 서두에 그 계약의 배경과 목적을 기재하는 경우가 있습니다. NDA에서도 그 배경과 목적을 기재하는 것이 좋습니다. 계약문구 등에 관한 분쟁이 있을 때 그 배경과 목적을 참고한다면, 보다 합리적이고 정확한 해석을 할 수 있기 때문입니다. 따라서, NDA에서 목적이나 배경 항목은 계약서의 필수구성 요소는 아니지만 실무적 차원에서는 가능하면 기재하는 것이 바람직합니다.

2. 비밀정보 범위에 관한 조항

보호대상로서의 비밀정보에는 이미 공중에 알려진 정보를 제외한다는 문구를 포함합니다. 또한, 보통 비밀정보로 제공하는 경우 “대외비” 또는 “confidential”이란 표시를 합니다. 문제는, 위와 같은 표식이 없는 문서로 전달된 정보, 문서가 아닌 구두로 전달된 정보 등을 어떻게 취급할지 여부입니다. 예를 들어, 미팅에 앞서 회의에서 공개된 모든 정보는 비밀정보로 취급하기로 약속하였다면 아무런 비밀표식도 없는 자료문서까지도 비밀정보로서 취급되어야 하는지 등등 문제됩니다. 실제 미국소송에서는 NDA에서는 보호대상 비밀정보의 범위를 “confidential” 표시를 하여 제공한 문서로 한정하였으나, 실제 공동연구개발 미팅에서는 중요한 실험데이터 등을 이와 같은 표시 없이 제공한 경우, 그 정보 및 자료를 NDA 보호대상에 해당하지 않는다는 판결한 사례가 있습니다. 제공자의 책임을 무겁게 본 것입니다. 이와 같은 경우에 대비하여, 흔히 NDA에서 구두제공 정보는 그로부터 30일 이내에 다시 비밀표식을 한 문서로 제공한다는 조항을 두고, 실제 실천하는 것이 실무적 대응방안입니다.

3. 제공받은 비밀정보의 사용권

NDA에는 제공된 비밀정보를 열람하고 사용할 수 있다는 점, 필요하다면 사용자의 범위 및 기간, 사용방법 등을 미리 명시적으로 규정해 두는 것이 좋습니다. 경우에 따라서는 제공받은 정보를 초기 열람한 후 필요 없다고 판단하여 해당 정보를 곧바로 반환하는 한편 그 이용을 명시적으로 거절하는 권리도 규정할 필요도 있습니다. 이와 같이 거절 및 협상 종료에 관한 사항을 명시적 규정해 두면 불필요한 분쟁을 피하는 방안이 될 것입니다. 또한, NDA 서두에 배경 및 목적을 기재하면 비밀정보 사용에 관한 불필요한 분쟁을 줄이는데 도움이 될 것입니다.

현실에서 가장 자주 발생하는 분쟁은, 비밀정보를 제공받은 후 그 정보를 활용하여 더 나은 파트너를 찾는 경우입니다. 예를 들어, 신제품 개발정보를 제공받은 후 납품 가격을 이유로 더 나은 조건을 제시하는 경쟁사를 물색하는 경우입니다. 이때에도 NDA가 정보제공자의 입장에서 상대방으로부터 자신의 권리를 지킬 수 있는 바탕이 되어야 합니다. 반대로, 정보제공을 제안 받는 기업입장에서도 NDA가 불필요한 분쟁을 예방할 수 있는 바탕이 되어야 합니다. 만약 분쟁이 빈발한다면 외부로부터 유용한 정보를 입수하기 어렵게 되고, 결국 경쟁력 저하로 연결될 것입니다. 따라서, 외부로부터 원활한 정보유입을 촉진하면서도 불필요한 분쟁을 피하려면, NDA에서 비밀정보의 사용권에 관한 규정을 적절하게 작성하고 이를 준수하는 것이 매우 중요합니다.

4. 비밀유지 기간

비밀정보를 공개하는 시기, 그 정보의 비밀유지 기간은 NDA의 기본적 사항입니다. 필요하다면, 비밀정보를 공개하는 시점, 그 정보를 공개하는 기간, 제공한 자료의 회수여부 및 시기 등을 구체적으로 정해두는 것도 좋습니다. 비밀유지 기간은 통상 5년, 7년, 10년 등이 있으나 경우에 따라서는 무제한의 비밀유지 의무를 부과할 수도 있습니다. 또한, 실무적으로 중요한 사항 중 하나는 회사 차원의 비밀유지 의무 이외에 구체적 담당자의 비밀유지 관리문제입니다. 해당 부서에서 다른 부서로 이동한 직원, 또는 퇴직한 직원에게도 비밀유지 의무 부과하는 것은 물론 회사 차원에서 그와 같은 점을 교육하고 관리하는 조치가 필요합니다.

KASAN_비밀유지계약 NDA, CDA 관련 실무적 쟁점 및 대응방안.pdf

소프트웨어 프로그램은 통상 2진파일(binary file) 포맷인 실행파일 형태로 배포되어 소스코드를 확인할 수 없기에 저작권 침해 여부를 확인하는 것이 매우 어렵습니다. 소스코드의 확보할 목적으로 침해혐의자를 고소하여 형사절차를 통해 압수, 수색을 시도하기도 합니다.

소프트웨어 프로그램 저작권 침해 사건은 소스코드의 유출이 발단이 되는 경우가 많습니다. 이때 소스코드를 유출한 직원은 경쟁업체를 설립하고 유출된 소스코드를 기반으로 개발하여 배포, 판매로 나아가게 되므로, 결국 소송에서는 프로그램 저작권 침해뿐만 아니라 경업 및 전직금지, 영업비밀 침해 등 쟁점으로 대두됩니다. 수사절차는 대부분 피해자가 저작권 침해죄, 영업비밀 침해죄 혐의 등으로 침해 혐의자를 고소하는 것에서 시작됩니다. 여기서 영업비밀유출, 저작권침해 등에 관한 범죄혐의가 어느 정도 소명되어야 압수수색을 시도해 볼 수 있습니다. 소명은 증명에는 이르지 못한 정도이지만 적어도 그럴 개연성이 있다는 점을 보여주는 것입니다. 소스코드 없이도 어떻게 침해하였을 개연성을 보일 수 있는지 어려운 과제입니다.

1. 저작권 침해요건

저작권침해는 원칙적으로 (1) 침해자가 피해자의 저작물을 보고 베낀 사실(의거성)과 (2) 침해자의 결과물이 피해자의 저작물과 실질적으로 유사한 사실(실질적 유사성)이 인정되어야 합니다. 소프트웨어 프로그램의 경우도 침해자가 피해자의 컴퓨터프로그램의 소스코드에 접근하였다는 사실과 침해자의 컴퓨터프로그램이 피해자의 것과 유사하다는 사실을 보여야만 합니다. 실제 소송에서 주로 쟁점이 되는 것은 실질적 유사성의 문제입니다.

2. 실질적 유사성 판단   

통상 비교대상 소프트웨어 프로그램들의 기능을 추상화하여 그 유사성을 살피고, 다음으로 컴퓨터프로그램을 둘러싼 주변 요소들 중 사상의 영역과 표현을 위해 사용되는 수단적 요소들을 제거하여 여과한 다음, 남는 부분들을 비교, 검토하여 유사성 여부를 가리는 과정을 거쳐 판단합니다.

또한 추상화와 여과 과정을 거친 후에 남는 구체적 표현(소스코드 혹은 목적코드)을 개별적으로 비교하는 외에도, 명령과 입력에 따라 개별 파일을 호출하는 방식의 유사도, 모듈 사이의 기능적 분배의 유사도, 분석 결과를 수행하기 위한 논리적 구조 계통 역시 검토하게 되고, 그와 같은 구조와 개별 파일들의 상관관계에 따른 전체적인 저작물 제작에 어느 정도의 노력과 시간, 그리고 비용이 투입되는지 여부도 함께 고려됩니다. 다만 이와 같은 검토 과정은 사안에 따라 유동적으로 사용됩니다.

3. 소스코드를 확보할 수 없는 경우의 유사성 소명 방법

소스코드를 확보할 수 없는 사건 초기에 실질적 유사성을 소명하기 위해서는 상대방의 제품에서 이진파일 상태인 목적코드, DLL, 실행파일 등을 추출하여 비교할 수 밖에 없습니다. 이 경우에는 역어셈블 또는 역컴파일을 통해서 어셈블리어 수준 또는 소스코드 수준에서 비교를 해야 합니다만, 디버깅 정보가 모두 제거된 상태이므로 어셈블리 수준에서는 변수와 함수 명칭 등이 모두 메모리상의 주소(숫자)로 변환되어 있고, 소스코드 수준으로 변환하여도 위 명칭 등이 모두 임의로 변경되어 있어 비교가 쉽지 않습니다.

이에 전체 구조의 유사성을 살피기 위해서는 함수 호출관계 차트를 그려서 이를 분석, 피해자의 소스코드와 비교하여 함수 간의 관계를 살피는 작업을 거치게 됩니다. 이것을 기준으로 유사한 함수 내의 기능과 내부 코드를 비교하여 유사도를 확인합니다. 여기서 먼저 분석할 함수로는 전체 컴퓨터프로그램에서 중요한 기능을 차지하고 새롭게 창작한 부분에 포함되는 것들을 선택하여야 할 것입니다.

이렇게 어느 정도 유사도가 확인되면, 이를 소명 자료로 만들어 법원 또는 검찰에 제출하여, 압수수색을 도모하거나 감정신청으로 나아갈 수 있게 됩니다. 소프트웨어 저작권 침해 또는 영업비밀 침해 사건에서 피해를 입은 회사 또는 개발자 등은 위와 같이 침해 사실의 소명이 필요하다는 점을 유념해야 합니다.

KASAN_소프트웨어 컴퓨터프로그램 저작권침해, 기술유출, 영업비밀침해 분쟁에서 프로그램의 유사성 입증방안 관련 실

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미국의 벤처기업에서 개발한 빈혈치료제 신약물질에 대해 미국시장을 목표로 하는 시장분할 라이선스 계약서입니다. 제품개발 및 시판허가 후 판매 시 로열티 산정기준, 제품공급조항, 기업윤리 준수 등에 관한 조항을 포함하고 있습니다. 표준, 샘플 계약서가 언제나 통용될 수 있는 것이 아니지만, 실무자에게 참고자료가 될 것입니다.

첨부: 빈혈치료제_신약물질_벤처_대기업_기술이전_라이선스_영문계약서

KASAN_미국 벤처회사, 중소기업에서 개발한 빈혈치료제 신약물질에 대해 미국시장 목표로 상업화 기술이전 라이선스

빈혈치료제_신약개발_벤처_대기업_기술이전_라이선스_영문계약서.pdf

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코로나19, COVID-19 백신개발 후보 중에서 미국회사 Moderna 개발속도가 가장 빠를 것이라는 뉴스가 있습니다. 구글에서 코로나19, COVID-19 백신 관련 계약서를 찾아보았으나 공개된 계약서는 발견하지 못했습니다.

다만, Moderna – MSD 사이 2015년 체결한 항암 RNA 백신 개발관련 License Agreement가 주요 비밀정보를 제외하고 미국 SEC 공시자료로 공개되어 있습니다. 참고자료로 첨부합니다.

첨부: Moderna_MSD 2015 Master R&D Collaboration and License Agreement 영문계약서

KASAN_코로나19, COVID-19 백신개발 미국회사 Moderna – 제약대기업 MSD 사이 2015년 체결

Moderna_MSD_2015_Master R&D Collaboration and License Agreement.

2015 체결한 Master Agreement 성과와 기업환경을 반영한 수정 계약서입니다. 상업화를 목적으로 상세한 내용의 첨부문서를 포함하고 있습니다. 다만, 백신관련 License Agreement 중 주요정보는 비밀로 처리하여 삭제된 버전으로 미국 SEC 공시자료를 참고자료로 첨부합니다.

첨부: Moderna_MSD 2018 Amended R&D Collaboration and License Agreement 영문계약서

KASAN_Moderna-MSD 2018 Amended R&D Collaboration and License Agr

Moderna_MSD_2018_Amended R&D Collaboration and LIcense Agreement

대법원 2013. 4. 11. 선고 2011다59629 판결

“계속적 계약은 당사자 상호간의 신뢰관계를 기초로 하는 것으로서, 당해 계약의 존속 중에 당사자 일방의 부당한 행위 등으로 인하여 계약의 기초가 되는 신뢰관계가 파괴되어 계약의 존속을 기대할 수 없는 중대한 사유가 있는 때에는 상대방은 계약을 해지함으로써 장래에 향하여 효력을 소멸시킬 수 있다.

한편 계속적 계약 중 계약의 이행을 위하여 일정 규모의 설비가 필요하고 비교적 장기간의 거래가 예상되는 계속적 공급계약 해지의 경우, 계약의 존속을 기대할 수 없는 중대한 사유가 있는지는 계약을 체결하게 된 경위, 공급자와 수요자 사이의 관계, 공급계약의 내용, 공급자가 계약의 이행을 위하여 설치한 설비의 정도, 설치된 설비의 원상복구 가능성, 계약이 이행된 정도, 해지에 이르게 된 과정 등 제반 사정을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.”

대법원 2015. 4. 23. 선고 2011다19102 판결

“계속적 계약은 당사자 상호간의 신뢰관계를 기초로 하는 것으로서, 당해 계약의 존속 중에 당사자 일방의 계약상 의무 위반이나 기타 부당한 행위 등으로 인하여 계약의 기초가 되는 신뢰관계가 파괴되어 계약관계를 그대로 유지하기 어려운 정도에 이르렀다면 상대방은 그 계약관계를 해지함으로써 장래에 향하여 그 효력을 소멸시킬 수 있지만(대법원 1995. 3. 24. 선고 94다17826 판결, 대법원 2002. 11. 26. 선고 2002두5948 판결 등 참조),

그와 같이 계약관계를 유지하기 어려운 정도에 이른 사정에 관하여는 계약관계의 소멸을 주장하는 사람이 증명할 책임이 있다.”

계속적 계약에서 신뢰관계 파탄 및 일방적 계약 해지 여부 - 온라인게임 영상물 및 캐릭터 라이선스사업계약 후 라이센시의 사용료 미지급 및 정산서 미제출 – 계약해지 인정: 서울중앙지방법원 2014. 11. 6. 선고 2013가합509352 판결

사안의 개요

(1)   온라인게임 개발사(라이센서, 원고)와 영상캐릭터 사업자(라이센시, 피고) 사이 온라인게임의 영상물, 캐릭터 상업화 사업을 위한 라이선스사업계약 체결

(2)   라이선스 계약기간 2023년까지 약 13년의 장기간

(3)   라이센시(피고)는 일정한 사용료(매출의 3%)를 분기별로 정산하여 저작권자(라이센서, 원고)에게 지급하기로 함

(4)   피고 라이센시 회사 2011년 3/4분기부터 사용료 미지급 및 정산서 미제출 등 채무불이행

(5)   원고 라이센서 저작권자의 라이선스사업계약 해지 통지

(6)   라이센시 회사(피고) – 회생절차개시결정

쟁점: 라이선스 계약서 계약해지 조항 없음에도 계속적 계약의 신뢰관계 파탄을 이유로 라이센서의 일방적 계약 해지 인정 여부

법리 - 계속적 계약의 해지 요건 – 신뢰관계 파탄

대법원 2013. 4. 11. 선고 2011다59629 판결

“계속적 계약은 당사자 상호간의 신뢰관계를 기초로 하는 것으로서, 당해 계약의 존속 중에 당사자 일방의 부당한 행위 등으로 인하여 계약의 기초가 되는 신뢰관계가 파괴되어 계약의 존속을 기대할 수 없는 중대한 사유가 있는 때에는 상대방은 계약을 해지함으로써 장래에 향하여 효력을 소멸시킬 수 있다.

한편 계속적 계약 중 계약의 이행을 위하여 일정 규모의 설비가 필요하고 비교적 장기간의 거래가 예상되는 계속적 공급계약 해지의 경우, 계약의 존속을 기대할 수 없는 중대한 사유가 있는지는 계약을 체결하게 된 경위, 공급자와 수요자 사이의 관계, 공급계약의 내용, 공급자가 계약의 이행을 위하여 설치한 설비의 정도, 설치된 설비의 원상복구 가능성, 계약이 이행된 정도, 해지에 이르게 된 과정 등 제반 사정을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.”

대법원 2015. 4. 23. 선고 2011다19102 판결

“계속적 계약은 당사자 상호간의 신뢰관계를 기초로 하는 것으로서, 당해 계약의 존속 중에 당사자 일방의 계약상 의무 위반이나 기타 부당한 행위 등으로 인하여 계약의 기초가 되는 신뢰관계가 파괴되어 계약관계를 그대로 유지하기 어려운 정도에 이르렀다면 상대방은 그 계약관계를 해지함으로써 장래에 향하여 그 효력을 소멸시킬 수 있지만(대법원 1995. 3. 24. 선고 94다17826 판결, 대법원 2002. 11. 26. 선고 2002두5948 판결 등 참조),

그와 같이 계약관계를 유지하기 어려운 정도에 이른 사정에 관하여는 계약관계의 소멸을 주장하는 사람이 증명할 책임이 있다.”

법원의 구체적 사안 판단 – 신뢰관계 파탄 이유로 계속적 계약의 일방적 해지 인정

KASAN_장기계약, 계속적 계약의 중도 해지 - 전속계약 등 계속적 계약의 기초인 당사자 신뢰관계 파탄 시 계약

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대법원 판결요지

대법원 2013. 4. 11. 선고 2011다59629 판결

“계속적 계약은 당사자 상호간의 신뢰관계를 기초로 하는 것으로서, 당해 계약의 존속 중에 당사자 일방의 부당한 행위 등으로 인하여 계약의 기초가 되는 신뢰관계가 파괴되어 계약의 존속을 기대할 수 없는 중대한 사유가 있는 때에는 상대방은 계약을 해지함으로써 장래에 향하여 효력을 소멸시킬 수 있다.

한편 계속적 계약 중 계약의 이행을 위하여 일정 규모의 설비가 필요하고 비교적 장기간의 거래가 예상되는 계속적 공급계약 해지의 경우, 계약의 존속을 기대할 수 없는 중대한 사유가 있는지는 계약을 체결하게 된 경위, 공급자와 수요자 사이의 관계, 공급계약의 내용, 공급자가 계약의 이행을 위하여 설치한 설비의 정도, 설치된 설비의 원상복구 가능성, 계약이 이행된 정도, 해지에 이르게 된 과정 등 제반 사정을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.”

대법원 2015. 4. 23. 선고 2011다19102 판결

“계속적 계약은 당사자 상호간의 신뢰관계를 기초로 하는 것으로서, 당해 계약의 존속 중에 당사자 일방의 계약상 의무 위반이나 기타 부당한 행위 등으로 인하여 계약의 기초가 되는 신뢰관계가 파괴되어 계약관계를 그대로 유지하기 어려운 정도에 이르렀다면 상대방은 그 계약관계를 해지함으로써 장래에 향하여 그 효력을 소멸시킬 수 있지만(대법원 1995. 3. 24. 선고 94다17826 판결, 대법원 2002. 11. 26. 선고 2002두5948 판결 등 참조),

그와 같이 계약관계를 유지하기 어려운 정도에 이른 사정에 관하여는 계약관계의 소멸을 주장하는 사람이 증명할 책임이 있다.”

대법원 2019. 9. 10. 선고 2017다258237 판결.pdf

KASAN_전속계약, 장기계약 등 계속적 계약의 당사자 신뢰관계 파탄 시 계약 해지 인정 최근 판결 – 연예인 전속

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1. 사안의 개요

원고는 2010. 5. 부터 '아름다운사람 성형외과'라는 상호의 병원을 인수하여 운영하기 시작하고, 등록서비스표에 대한 권리를 종전 권리자로부터 양수하여 2011. 3. 10. 등록서비스표권 권리이전등록을 마쳤다.

원고는 2014. 6.경부터 2015. 3. 말경까지 병원 봉직의로 근무하던 피고에게 병원을 공동으로 운영할 것을 제안하였고, 2015. 6. 원고와 피고 사이에 동업계약을 체결하였다(이하 '동업계약'이라 한다).

원고가 2017. 2. 15. 피고에 대하여 동업계약을 해지하면서 이에 따른 분쟁이 발생함

원고와 피고는 2017. 6. 12. 원고의 이 사건 서비스표에 관한 권리를 피고에게 무상으로 양도하는 내용의 계약을 체결하였고(이하 '양도계약'이라 한다), 피고는 같은 날 이 사건 병원에 관한 폐업신고를 하였으며 2017. 6. 30. 이 사건 양도계약을 원인으로 한 권리의 전부이전등록이 피고 앞으로 마쳐졌다.

2. 합의서 중 부제소합의 조항

이 사건 양도계약 제7조 제2항은 원고가 피고에게 이 사건 서비스표에 관한 권리를 양도하면서 향후 이 사건 서비스표와 관련한 민사상 소송을 제기하지 않기로 정하고 있으므로, 위 약정내용은 이 사건 서비스표권에 관한 부제소합의에 해당한다.

3. 합의 후 계약취소 주장 및 서비스표권 원상회복의 소 제기

서비스표의 무상양도계약에 대하여 원고는 피고가 '폐업신고'가 아닌 '휴업신고'를 함으로써 원고가 이 사건 서비스표를 사용하여 병원을 운영할 수 없는 궁박한 상태를 이용하려는 의도에서 체결되어 민법 104조의 불공정한 법률행위로서 무효이고, 민법 110조의 강박에 의한 의사표시여서 이를 취소한다고 주장한다.

4. 특허법원 판결요지 – 부제소합의를 이유로 소 각하 판결

부제소합의의 대상에는 그 부제소합의가 포함된 주된 계약인 이 사건 양도계약 전체의 무효․취소를 주장하는 이 사건 소도 포함된다고 봄이 상당하다.

불공정한 법률행위로서 무효인지에 관하여, 동업계약 9조 '상호는 ‘아름다운사람 성형외과’로 하며, 향후 공동개원기간 중에 탈퇴를 원하는 자는 상호에 관한 권한을 포기한 것으로 본다.' 라고 하므로 원고는 ‘공동개원기간 중에 동업관계의 탈퇴를 원하여 사전통고를 한 자’로서 상호에 관한 권한을 포기한 것으로 보아야 하므로, 원고의 이 사건 서비스표권의 이전은 정당한 권리자에게 귀속시키는 것에 불과하여 이 사건 양도계약에 따라 발생하는 급부와 반대급부 사이에 현저한 불균형이 존재한다고 볼 수 없다.

한편 원고가 피고의 이 사건 병원에 대한 휴업신고로 인해 예약환자들을 진료할 수 없게 되자 부득이 피고와 이 사건 양도계약을 체결하게 되었다고 볼 여지가 전혀 없는 것은 아니다. 그러나 피고가 이 사건 병원을 휴업하여 원고의 이 사건 병원 운영에 타격을 입도록 하겠다는 등의 해악을 고지한 사정까지는 확인할 수 없다. 양도계약 전에도 이미 이 사건 서비스표에 관한 권리가 피고에게 귀속되어야 하는 것이었다고 보는 이상, 피고가 이 사건 병원에 관한 휴업신고를 함으로써 추구하려 한 이 사건 서비스표에 관한 권리의 취득이 정당하지 않은 이익이라고 보기도 어렵다.

결국 이 사건 소는 이 사건 부제소합의를 위반하여 제기된 것으로서 부적법하므로 이를 각하한다.

첨부: 특허법원 2018. 9. 20. 선고 2018나1497 판결

KASAN_병원 동업분쟁 관련 합의서에서 병원상호에 관한 등록서비스표의 양도조항 및 부제소합의 조항의 효력, 적용범

특허법원 2018. 9. 20. 선고 2018나1497 판결.pdf

1. 법리 – 상표권 권리소진  

상표권자 또는 그의 동의를 얻은 자가 국내에서 등록상표가 표시된 상품을 양도한 경우에는 해당 상품에 대한 상표권은 그 목적을 달성한 것으로서 소진되고, 상표권의 효력은 해당 상품을 사용, 양도 또는 대여한 행위 등에는 미치지 않는다(대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결 참조).

한편, 지정상품, 존속기간, 지역 등 통상 사용권의 범위는 통상사용권 계약에 따라 부여되는 것이므로 이를 넘는 통상사용권자의 상표 사용행위는 상표권자의 동의를 받지 않은 것으로 볼 수 있다.

하지만 통상사용권자가 계약상 부수적인 조건을 위반하여 상품을 양도한 경우까지 일률적으로 상표권자의 동의를 받지 않은 양도행위로서 권리소진의 원칙이 배제된다고 볼 수는 없고, 계약의 구체적인 내용, 상표의 주된 기능인 상표의 상품출처표시 및 품질보증 기능의 훼손여부, 상표권자가 상품 판매로 보상을 받았음에도 추가적인 유통을 금지할 이익과 상품을 구입한 수요자 보호의 필요성 등을 종합하여 상표권의 소진 여부 및 상표권이 침해되었는지 여부를 판단하여야 한다.

2. 사용허락계약을 위반한 상품 및 상표사용행위는 권리소진의 범위에서 벗어남 – 상표권 침해소지 있음  

지정상품, 존속기간, 지역 등 통상사용권의 범위는 통상사용권계약에 따라 부여되는 것이므로 이를 넘는 통상사용권자의 상표 사용행위는 상표권자의 동의를 받지 않은 것으로 볼 수 있다.

3. 계약위반 상품 유통 시 권리소진 배제 범위 및 판단기준  

통상사용권자가 계약상 부수적인 조건을 위반하여 상품을 양도한 경우까지 일률적으로 상표권자의 동의를 받지 않은 양도행위로서 권리소진의 원칙이 배제된다고 볼 수는 없고, 계약의 구체적인 내용, 상표의 주된 기능인 상표의 상품출처표시 및 품질보증 기능의 훼손 여부, 상표권자가 상품 판매로 보상을 받았음에도 추가적인 유통을 금지할 이익과 상품을 구입한 수요자 보호의 필요성 등을 종합하여 상표권의 소진 여부 및 상표권이 침해되었는지 여부를 판단하여야 한다.

4. 구체적 사안의 계약조항 및 라이센시의 계약위반 행위 

상표권의 통상사용권자가 인터넷쇼핑몰에서의 판매를 일부 제한하는 계약조건을 위반하여 피고인에게 상표가 부착된 제품을 공급하고 피고인이 인터넷으로 이를 판매하였는데, 피고인이 상표권자의 동의를 받지 않고 인터넷쇼핑몰에서 상품을 판매한 것은 상표권 침해죄에 해당한다고 기소된 사안

5. 대법원 판결의 요지

대법원은 계약상 부수적인 조건을 위반하여 상품이 유통된 경우 일률적으로 권리소진의 원칙이 배제된다고 볼 수 없고 제반사정을 고려하여 상표권의 소진 여부를 판단해야 한다는 원칙을 최초로 판시하였고, 이 사건에서는 통상사용권자가 피고인에게 상품을 양도함으로써 해당 상품에 대한 상표권은 소진되어 상표권자가 상표권을 행사할 수 없고, 또한 피고인에게 상표권침해의 고의도 인정되지 않는다고 보아, 무죄로 판결함

6. 대법원 판단이유

피고인이 판매한 시계는 상표권자인 피해자 회사의 허락을 받아 공소외 2 회사가 적법하게 상표를 부착하여 생산한 소위 진정상품으로서, 판매장소 제한약정을 위반하여 피고인의 인터넷 쇼핑몰에서 상품을 유통시킨 것만으로는 상표의 출처표시 기능이나 품질보증 기능이 침해되었다고 보기 어렵다.

또한 상표권사용계약상 공소외 2 회사에게 시계 상품에 대한 제조․판매 권한이 부여되어 있고, 판매를 전면 금지한 재래시장과는 달리 할인매장과 인터넷 쇼핑몰에서의 판매는 상표권자의 동의하에 가능하여 유통이 원천적으로 금지되지도 않았으며, 실제로 재고품 처리를 위한 협약서에는 피해자 회사의 직영 몰, 백화점 쇼핑몰 등 일부 인터넷 쇼핑몰에서의 판매가 허용되기도 하였다.

이 사건에서 피고인의 인터넷 쇼핑몰이 판매가 허용된 다른 인터넷 쇼핑몰과 근본적인 차이가 있다고 보이지 않고, 인터넷 쇼핑몰에서 판매된다는 것만으로 바로 피해자 회사 상표의 명성이나 그동안 피해자 회사가 구축한 상표권에 대한 이미지가 손상된다고 보기도 어렵다.

피해자 회사는 상표권사용계약에 따라 공소외 2 회사로부터 상표권 사용료를 지급받기로 하였고, 공소외 2 회사는 피고인으로부터 대가를 받고 상품을 공급한 것이므로, 상품이 판매됨으로써 상표권자에게 금전적 보상이 이루어졌다고 볼 수 있다. 이 사건에서 상표권자가 추가적인 유통을 금지할 이익이 크다고 보기는 어려운 반면, 거래를 통해 상품을 구입한 수요자 보호의 필요성은 인정된다.

결국 공소외 2 회사가 피고인에게 상품을 공급함으로써 해당 상품에 대한 상표권은 그 목적을 달성한 것으로서 소진되고, 그로써 상표권의 효력은 해당 상품을 사용, 양도 또는 대여한 행위 등에는 미치지 않는다.

그런데도 원심은, 공소외 2 회사가 상표권자와의 판매장소 제한약정을 위반하여 시계를 피고인에게 판매한 행위는 상표권 침해에 해당하고, 피고인에게 상표권 소진이론이 적용될 여지가 없다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 상표권의 소진에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

7. 상표권 침해고의에 관한 판단

형사재판에서 유죄의 인정은 법관으로 하여금 합리적인 의심을 할 여지가 없을 정도로 공소사실이 진실한 것이라는 확신을 가지게 하는 증명력을 가진 증거에 의하여야 한다. 검사의 증명이 이러한 확신을 가지게 하는 정도에 충분히 이르지 못한 경우에는 설령 유죄의 의심이 든다고 하더라도 피고인의 이익으로 판단하여야 한다.

이 사건에서 피고인에게 상표권 침해죄의 죄책을 묻기 위해서는 피해자 회사와 E 사이의 계약조건에 위반되어 상품이 공급된 것을 피고인이 인식하였어야 하는데, 기록에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들에 비추어 보면, 검사가 제출한 증거들만으로는 피고인이 이를 인식하였음이 합리적인 의심을 할 여지가 없을 정도로 증명되었다고 볼 수 없다.

피고인은 일관하여 상표권침해 사실을 부인하면서 판매장소 제한약정을 알지 못하였다는 취지로 주장하여 왔고, E 또는 피해자 희사가 사전에 피고인에게 판매장소 제한약정을 알려주었다는 증거가 없다.

피해자 회사의 고소장에는 2012. 9. 11.경 피고인에게 경고문을 발송했다는 취지가 기재되어 있으나 피고인은 이를 받지 못했다고 다투고 있을 뿐만 아니라, 위 경고문에는 판매장소 제한약정을 위반했다는 내용도 나타나지 않는다.

오히려 피고인이 제출한 증거에 의하면 B은 2015. 1. 5. 'G 손목시계 정품 확인서' 및 2016. 3. 2. ’G 손목시계 생산 확인서'를 피고인에게 작성해 주었는데 여기에는 "피고인에게 납품한 제품은, E이 정식 라이센스를 받아 제조한 정품으로서 정식유통이 가능하고, 위조상품 및 상표위반 상품인 경우 손해배상을 하겠다"는 내용이 기재되어 있다.

그런데도 원심은 피고인의 시계판매업 경력, 상표권에 대한 경험과 지식 등에 비추어 볼 때, 피고인에게는 적어도 이 사건 상표권 침해행위에 대한 미필적 고의가 인정된다고 보아 공소사실을 유죄로 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 필요한 심리를 다하지 않은 채 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 상표법 위반죄의 고의에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 피고인의 상고이유 주장은 정당하다.

대법원 2020. 1. 30. 선고 2018도14446 판결.pdf

KASAN_통상사용권 라이선스 계약을 위반한 상품거래행위 - 상표권 소진 범위 판단 및 상표권침해죄 성립 여부 판단

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1. 소문난 삼부자 상표권의 등록 및 권리 관계

2. 삼부자 상표권에 대한 강제집행 및 상표권 매수인의 이전등록

3. 새로운 상표권자의 사용권설정 및 사용권자 라이센시의 실사용 상표

4. 쟁점 - 사용권자 라이센시의 부정사용 및 취소사유 해당여부

5. 특허법원 판결 – 부정사용 불인정 BUT 대법원 판결 - 부정사용 인정, 원심판결 파기 환송

6. 대법원 판결요지

이 사건 등록상표의 사용권자들이 실사용상표들을 사용한 구체적인 사용태양은 상표 및 지정상품 자체의 동일성 또는 유사성에 의해 일반적으로 발생할 수 있는 혼동의 범위를 넘어 사회통념상 등록상표의 부정한 사용행위라고 평가할 수 있는 정도로 볼 여지가 있다.

7. 대법원 판결이유 - 부정사용 판단기준

구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제1항 제8호는 전용사용권자 또는 통상사용권자(이하 ‘사용권자’라 한다)가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있다.

위 규정의 취지는 상표권자에게 사용권을 자유롭게 설정할 수 있도록 하는 대신에 사용권자에 대한 감독의무를 부과하여 사용권자가 상표제도의 본래의 목적에 반하여 등록상표를 그 사용권의 범위를 넘어 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품거래의 안전을 도모하고, 타인의 상표의 신용이나 명성에 편승하는 행위를 방지하여 거래자와 소비자의 이익을 보호함은 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상의 신용과 권익도 보호하려는 데 있다고 할 것이다(대법원 2010. 4. 15. 선고 2009후3329 판결 등 참조).

구 상표법 제73조 제1항 제8호에 따라 사용권자가 실제로 사용하는 상표(이하 ‘실사용상표’라 한다)와 혼동의 대상이 되는 타인의 상표(이하 ‘대상상표’라 한다) 사이의 혼동 유무를 판단함에 있어서는, 각 상표의 외관, 호칭, 관념 등을 객관적·전체적으로 관찰하되, 실사용상표가 등록상표로부터 변형된 정도 및 대상상표와 유사한 정도, 실사용상표와 대상상표가 상품에 사용되는 구체적인 형태, 사용상품 간의 관련성, 각 상표의 사용 기간과 실적, 일반수요자에게 알려진 정도 등에 비추어, 당해 상표의 사용으로 대상상표의 상품과 사이에 상품출처의 오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하는가를 중점적으로 살펴야 할 것이다(대법원 2012. 10. 11. 선고 2012후2227 판결, 대법원 2015. 10. 15. 선고 2013후1214 판결 등 참조).

그런데 상표권이 이전된 후 상표권자로부터 사용허락을 받은 사용권자가 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 사용하는 경우에는 종전 상표권자의 업무와 관련된 상품과의 혼동이 생길 가능성이 크다.

이 때에는 상표권자가 금지 청구권을 행사할 수 있는 범위(구 상표법 제66조 제1항 제1호, 제65조 제1항)와 상표를 독점적으로 사용할 수 있는 범위(구 상표법 제50조)는 구분되어야 한다는 원칙 등에 비추어, 등록상표, 실 사용상표, 대상상표 상호간에 앞서 본 사정들을 세심히 살펴 사회통념상 등록상표의 부정한 사용으로 평가할 수 있을 정도에 이르는지 여부를 판단하여야 할 것이다.

구 상표법 제73조 제1항 제8호의 대상상표는 적어도 국내에서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있을 것을 요한다(대법원 2013. 12. 26. 선고 2012후1521 판결 등 참조).

다만 위 조항은 ‘수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우’라고 규정하고 있을 뿐, ‘대상상표’나 ‘타인’의 범위를 특별히 한정하지 않고 있으므로, 대상상표가 당해 등록상표의 권리범위에 속하거나 상표법상의 등록상표가 아니더라도 혼동의 대상이 되는 상표로 삼을 수 있고(대법원 2005. 6. 16. 선고 2002후1225 전원합의체 판결 등 참조), 상표권이 이전된 경우 종전 상표권자나 그로부터 상표사용을 허락받은 사용권자도 ‘타인’에 포함된다고 보아야 한다.

첨부: 대법원 2020. 2. 13. 선고 2017후2178 판결

KASAN_소문난 삼부자 상표분쟁 및 상표등록취소심판 사건 – 사용권자 라이센시의 부정사용 판단기준 대법원 2020

대법원 2020. 2. 13. 선고 2017후2178 판결.pdf

쟁점 – 비교대상 선정 핵심 쟁점

판결 사례 - 정량적 유사도 감정결과 – 유사도 높음 BUT 저작권침해 불인정 판결

저작권침해 쟁점 - 저작권침해 주장과 대비하는 두 저작물 사이 실질적 유사성 판단기준 – 창작적 표현만 비교해야 함: 대법원 2010. 2. 11. 선고 2007다63409 판결

어떤 저작물이 다른 저작물의 저작권을 침해하였다고 인정하기 위해서는 침해 저작물이 피침해 저작물에 의거하여 작성된 것이라는 점과 양자 사이에 실질적 유사성이 있음이 입증되어야 합니다.

저작권의 보호 대상은 학문과 예술에 관하여 사람의 정신적 노력에 의하여 얻어진 사상 또는 감정을 말, 문자, 음, 색 등에 의하여 구체적으로 외부에 표현한 창작적인 표현형식이고, 표현되어 있는 내용 즉 아이디어나 이론 등의 사상 및 감정 그 자체는 설사 그것이 독창성, 신규성이 있다 하더라도 원칙적으로 저작권의 보호 대상이 되지 않는 것이므로,

저작권의 침해 여부를 가리기 위하여 두 저작물 사이에 실질적인 유사성이 있는가의 여부를 판단함에 있어서도 창작적인 표현 형식에 해당하는 것만을 가지고 대비하여야 한다(대법원 2009. 5. 28. 선고 2007다354 판결, 대법원 2000. 10. 24. 선고 99다10813 판결 등 참조).

저작권 침해 여부를 가리기 위하여 두 저작물 사이에 실질적 유사성이 있는지 여부를 판단함에 있어서 창작적인 표현형식에 해당하는 것만을 가지고 대비해 보아야 하고, 표현 형식이 아닌 사상이나 감정 그 자체에 독창성, 신규성이 있는지 등을 고려하여서는 안 된다(대법원 99다10813 판결, 대법원 2009도291 판결 등 참조).

다른 사람의 저작물을 무단 복제하면 복제권을 침해하는 것이고 이 경우 저작물을 원형 그대로 복제하지 아니하고 다소의 수정·증감이나 변경을 가하더라도 새로운 창작성을 인정할 수 없는 정도이면 단순한 복제에 해당한다(대법원 2010. 2. 11. 선고 2007다63409 판결, 대법원 1989. 10. 24. 선고 89다카12824 판결 등 참조).

반면에 어떤 저작물이 기존의 저작물을 다소 이용하였더라도 기존의 저작물과 실질적인 유사성이 없는 별개의 독립적인 새로운 저작물이 되었다면, 이는 창작으로서 기존의 저작물의 저작권을 침해한 것이 아니다(대법원 2010. 2. 11. 선고 2007다63409 판결 참조).

판결 사례 – 구체적 사안의 판단

판결요지 – 정량적 유사도 감정결과에도 불구하고 저작권 침해 불인정 판단

감정 실무 쟁점 - 컴퓨터프로그램 소스코드 유출분쟁, 영업비밀침해 사안의 형사재판 중에 한국저작권위원회의 소스코드 감정서의 증거능력 및 소송실무: 서울중앙지방법원 2017. 2. 15. 선고 2016노3163 판결

1. 피고인의 감정신청 but 감정서에 대한 증거조사 흠결 등 위법사유

(1) 형사재판 중 기술유출 혐의자 피고인의 감정신청

(2) 한국저작권위원회 감정수행 결과 ‘3D 스캐너 프로그램 감정서’ 법원에 제출

(3) 법원 공판준비기일에서 검사 및 피고인의 변호인에게 위와 같이 감정결과가 도착되었음을 고지하고 이에 대한 의견을 물음

(4) 이에 대해 검사 및 피고인의 변호인은 모두 특별한 의견이 없다고만 진술함

(5) 검사 및 피고인의 변호인은 모두 위 감정서를 별도의 서증으로 제출한 바 없음 (따라서 증거서류 등 목록에도 표시되지 아니하였음)

(6) 이에 대한 피고인의 동의 여부를 확인하거나 그에 따른 증거조사 절차가 전혀 이루어진 바 없는 사실 없음

(7) 그럼에도 제1심 재판부는 피고인에 대한 공소사실 중 일부를 유죄로 인정하면서 이를 그 증거로 설시함. (피고인이 신청한 감정서가 피고인의 혐의인정 증거로 사용된 상황)

2. 항소심 판결 요지

가. 법리

감정인이 작성하여 제출한 감정서는 감정인의 공판진술에 의하여 성립의 진정이 인정되는 때에 한하여 증거능력이 있게 되므로

(1) 별도의 서증으로 제출받아 증거서류 등 목록에 표시하고, (2) 피고인의 동의 여부를 물은 후 (3) 부동의하면 감정인신문을 하고 (4) 성립의 진정이 인정되면 증거조사를 하여야 한다.

나. 구체적 사안의 적용 및 판단

제1심 법원은 한국저작권위원회의 ‘3D 스캐너 프로그램 감정서’가 증거로 제출된 바 없어 증거조사를 한 바 없음에도 이를 유죄의 증거로 설시함으로써 증거능력에 관한 법리를 오해한 잘못이 있다.

그러나, 검사가 항소심에 이르러 한국저작권위원회의 ‘3D 스캐너 프로그램 감정서’를 새로이 증거로 제출하고, 피고인들이 이를 증거로 사용함에 동의함에 따라 항소심은 새로이 위 감정서를 증거로 채택하여 조사하였다.

이로써 제1심의 위와 같은 하자는 치유되었고, 이는 제1심판결의 결과에 영향을 미치지 아니하였다 할 것이므로, 이러한 점을 이유로 제1심판결을 파기하지는 아니한다.

KASAN_소프트웨어, 컴퓨터프로그램 무단복제, 모방, 기술유출, 소스코드 유출혐의, 저작권침해 주장, 영업비밀침해

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어떤 저작물이 다른 저작물의 저작권을 침해하였다고 인정하기 위해서는 침해 저작물이 피침해 저작물에 의거하여 작성된 것이라는 점과 양자 사이에 실질적 유사성이 있음이 입증되어야 합니다.

저작권의 보호 대상은 학문과 예술에 관하여 사람의 정신적 노력에 의하여 얻어진 사상 또는 감정을 말, 문자, 음, 색 등에 의하여 구체적으로 외부에 표현한 창작적인 표현형식이고, 표현되어 있는 내용 즉 아이디어나 이론 등의 사상 및 감정 그 자체는 설사 그것이 독창성, 신규성이 있다 하더라도 원칙적으로 저작권의 보호 대상이 되지 않는 것이므로,

저작권의 침해 여부를 가리기 위하여 두 저작물 사이에 실질적인 유사성이 있는가의 여부를 판단함에 있어서도 창작적인 표현형식에 해당하는 것만을 가지고 대비하여야 한다(대법원 2009. 5. 28. 선고 2007다354 판결, 대법원 2000. 10. 24. 선고 99다10813 판결 등 참조).

저작권 침해 여부를 가리기 위하여 두 저작물 사이에 실질적 유사성이 있는지 여부를 판단함에 있어서 창작적인 표현형식에 해당하는 것만을 가지고 대비해 보아야 하고, 표현형식이 아닌 사상이나 감정 그 자체에 독창성, 신규성이 있는지 등을 고려하여서는 안된다(대법원 99다10813 판결, 대법원 2009도291 판결 등 참조).

다른 사람의 저작물을 무단 복제하면 복제권을 침해하는 것이고 이 경우 저작물을 원형 그대로 복제하지 아니하고 다소의 수정·증감이나 변경을 가하더라도 새로운 창작성을 인정할 수 없는 정도이면 단순한 복제에 해당한다(대법원 2010. 2. 11. 선고 2007다63409 판결, 대법원 1989. 10. 24. 선고 89다카12824 판결 등 참조).

반면에 어떤 저작물이 기존의 저작물을 다소 이용하였더라도 기존의 저작물과 실질적인 유사성이 없는 별개의 독립적인 새로운 저작물이 되었다면, 이는 창작으로서 기존의 저작물의 저작권을 침해한 것이 아니다(대법원 2010. 2. 11. 선고 2007다63409 판결 참조).

KASAN_저작권 침해분쟁의 핵심쟁점 – 저작물과 침해혐의 대상의 실질적 유사성 여부 판단기준 – 공지된 비창작적

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1. 사안의 개요 및 쟁점

실제의 광화문을 축소하여 모형의 형태로 만들어 판매하는 광화문 모형의 제작회사 직원이 퇴사 후 같은 광화문 모형을 제작하여 판매하는 사안.

쟁점: 실제의 광화문을 축소하여 만든 광화문 모형이 저작물에 해당하는지 여부 + 실제 광화문이 존재하는 상황에서 원래의 광화문 모형과 복제한 모형의 실질적 유사성 여부

2. 대법원 판결요지

실제 존재하는 건축물을 축소한 모형도 실제의 건축물을 축소하여 모형의 형태로 구현하는 과정에서 건축물의 형상, 모양, 비율, 색채 등에 관한 변형이 가능하고, 그 변형의 정도에 따라 실제의 건축물과 구별되는 특징이나 개성이 나타날 수 있다.

따라서 실제 존재하는 건축물을 축소한 모형이 실제의 건축물을 충실히 모방하면서 이를 단순히 축소한 것에 불과하거나 사소한 변형만을 가한 경우에는 창작성을 인정하기 어렵지만, 그러한 정도를 넘어서는 변형을 가하여 실제의 건축물과 구별되는 특징이나 개성이 나타난 경우라면, 창작성을 인정할 수 있어 저작물로서 보호를 받을 수 있다.

저작권의 침해 여부를 가리기 위하여 두 저작물 사이에 실질적인 유사성이 있는지를 판단할 때에는, 창작적인 표현형식에 해당하는 것만을 가지고 대비해야 한다.

따라서 건축물을 축소한 모형 저작물과 대비 대상이 되는 저작물 사이에 실질적인 유사성이 있는지를 판단할 때에도, 원건축물의 창작적인 표현이 아니라 원건축물을 모형의 형태로 구현하는 과정에서 새롭게 부가된 창작적인 표현에 해당하는 부분만을 가지고 대비하여야 한다.

구체적 사안의 판단: 원고의 광화문 모형은 실제의 광화문을 그대로 축소한 것이 아니라, 지붕의 성벽에 대한 비율, 높이에 대한 강조, 지붕의 이단 구조, 처마의 경사도, 지붕의 색깔, 2층 누각 창문 및 처마 밑의 구조물의 단순화, 문지기의 크기, 중문의 모양 등 여러 부분에 걸쳐 사소한 정도를 넘어서는 수준의 변형을 가한 것이어서 창작성을 인정할 수 있고, 이러한 원고의 광화문 모형에서 나타나는 창작적인 표현이 피고들의 숭례문 모형에서도 그대로 나타나고 있으므로, 원고의 광화문 모형과 피고들의 숭례문 모형 사이에는 실질적인 유사성도 인정된다.

KASAN_실제 건축물을 축소한 모형, 광화문 축소모형물의 저작물성 인정 및 모형을 복제한 또 다른 모형의 저작권

ARTICLE 2 - RESEARCH PROGRAM

2.1 Objective and Conduct of the Research Program. Licensee intends to conduct a Research Program, with SGI’s support, to evaluate ADCs for research, development and commercialization under this Agreement. Licensee acknowledges that, in addition to the licenses to the SGI Patents granted hereunder, the SGI Know-How transferred to Licensee during the Research Program contains valuable information that is critical to Licensee’s development of ADCs hereunder. All research work performed by Licensee and SGI hereunder shall be performed in a good scientific manner and in compliance with all applicable laws.

2.2 Term of the Research Program. The term of the Research Program shall initially be for a period of two (2) years after the Effective Date (the “Research Program Term”), unless terminated earlier in accordance with Article 13. Licensee shall have a one-time right to extend the Research Program Term for an additional year by providing written notice to SGI not less than [***] prior to the expiration of the initial Research Program Term. SGI shall submit, within [***] from the expiration of the Research Program Term (in the case that the Research Program Term is extended by Licensee as set forth above, within [***] from the expiration of such extended term), a written report to Licensee which describes the research activities conducted by SGI during such Research Program Term.

2.3 Delivery of Drug Conjugation Materials. In support of the Research Program, during the Research Program Term, SGI will (a) deliver Drug Conjugation Materials to Licensee in accordance with the Research Plan; and (b) at Licensee’s request, provide Licensee with the [***] provided to the Licensee to enable [***]. All Drug Conjugation Materials and other information provided by SGI to Licensee hereunder will be deemed Confidential Information of SGI pursuant to Article 8.

2.4 SGI Preparation of ADCs. SGI will use reasonable commercial efforts to prepare ADCs using Antibodies supplied by Licensee to SGI which shall meet and satisfy specifications mutually agreed upon by SGI and Licensee, and shall deliver the resulting ADCs to Licensee in accordance with the Research Plan.

2.5 Payment. Licensee shall pay SGI the amounts set forth in Section 6.1.2 for any research efforts or other assistance provided by SGI.

2.6 Ownership of Data. Licensee shall own all right, title and interest in and to the data, research and results related specifically to ADCs arising out of activities conducted pursuant to the Research Program (“ADC Data”). SGI shall disclose to Licensee any ADC Data that are developed, conceived, or otherwise made, solely or jointly, by or on behalf of SGI in the course of, as a result of, or in connection with the Research Program, promptly after the same is developed, conceived or otherwise made. SGI hereby assigns to Licensee any and all right, title, and interest SGI may have in, to and under ADC Data; provided, that SGI may retain copies of, and use, all ADC Data for any purpose related to this Agreement, including but not limited to, patent prosecution and defense pursuant to [***].

2.7 Disclaimer. EXCEPT AS MAY BE OTHERWISE EXPRESSLY PROVIDED IN ARTICLE 12 OR THE RESEARCH PLAN, SGI MAKES NO REPRESENTATIONS AND GRANTS NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, EITHER IN FACT OR BY OPERATION OF LAW, BY STATUTE OR OTHERWISE, REGARDING THE DRUG CONJUGATION MATERIALS OR ANY ADCs PREPARED BY SGI, INCLUDING ANY WARRANTY OF QUALITY, MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE OR PURPOSE.

ARTICLE 3 - EXCLUSIVE LICENSE

3.1 Exclusive License Grant.

3.1.1 Upon execution of this Agreement, subject to the terms and conditions of this Agreement, including payment of the ADC Access Fee set forth in Section 6.1.1, SGI shall be automatically deemed to grant to Licensee a worldwide, exclusive (even as to SGI), royalty-bearing license under the SGI Technology, with the right to sublicense as permitted in Section 3.2, to discover, research, develop, make, have made, import, export, use, offer for sale, and sell Licensed Products that bind selectively to the Designated Antigen within the Field in the Territory (the “Exclusive License”). The Exclusive License shall continue for the Royalty Term, unless earlier terminated pursuant to Article 13, subject to Licensee’s compliance with the terms and conditions of this Agreement, including payment of all applicable fees, milestones and royalties hereunder.

3.1.2 During the Term, SGI shall not carry out, by itself or in collaboration with any third parties, to discover, research, develop, make, have made, import, export, use, offer for sale, and sell any antibody-drug conjugate products that bind selectively to the Designated Antigen within the Field in the Territory.

3.2 Rights to Sublicense.

3.2.1 Licensee shall have the right to grant sublicenses of the rights granted to Licensee pursuant to this Agreement to any Affiliate or any Third Party, subject to the terms and [***] Certain information on this page has been omitted and filed separately with the Securities and Exchange Commission. Confidential treatment has been requested with respect to the omitted portions. conditions of the SGI In-Licenses listed on Schedule C. Licensee shall not have the right to sublicense the SGI Technology outside the scope of the license granted in Section 3.1, including to develop further Drug Conjugation Technology on a stand-alone basis or to create antibody-drug conjugates that include or are based upon any antibodies that bind selectively to an antigen other than the Designated Antigen.

3.2.2 Licensee agrees to contractually obligate any Sublicensee to make all payments due to SGI pursuant to this Agreement by reason of achievement of any fees, milestones and royalties set forth herein, as well as to comply with all terms of this Agreement applicable to Licensee (including all terms of this Agreement identified as applicable to Sublicensee). Licensee shall also require any such Sublicensee to agree in writing to keep books and records and permit SGI to review the information concerning such books and records in accordance with the terms of this Agreement.

3.2.3 Licensee shall notify SGI of each sublicense granted to Affiliates or Third Parties and shall provide SGI with the name and address of each Sublicensee and a description of the rights granted and the territory covered by each Sublicensee.

KASAN_항암제 바이오신약 ADC 관련 공동연구개발 계약서 - 미국 바이오벤처 SGI, Licensor vs 대기

기술이전, 라이선스 협상 진행 단계 및 관련 계약서

단계별 계약서의 법적 구속력 유무 판단

계약이란: 법적 구속력 있는 합의 + 실무적 포인트 몇 가지

● 계약서의 표제를 근거로 판단하지 말 것

양해각서(MOU), 의향서(LOI), 합의서(LOA), 동의서(Letter Agreement), 계약조건 정리표(Term Sheet), 메모(Memo), 합의서(Agreement), 계약서(Contract), Work Plan, Terms & Conditions 등

● 형식(양식)을 근거로 판단하지 말 것

간단한 서한 또는 구두 의사소통도 법적 구속력 있는 합의일 수 있다.

● 실질적인 내용과 표현(wording)에 나타난 진정한 의사를 찾을 것

① 당사자들 간의 합의 또는 일방 당사자에 의한 약속이 있는지?

② 확고하거나 최종적인가? 아니면 조건부(정지/해제조건) 또는 잠정적인가?

(예) “to perform the works, subject to a final definitive contract”

③ 단순한 이해, 의도, 희망의 표현, 회의록, 사업/작업 계획, 또는 메모에 불과한 것인지?

● 실질적 내용과 그것을 반영한 명시적 표현에 집중할 것

① 구체적인 명문 조항들은 이전의 모든 의사소통 또는 다른 정황적 증거들보다 우선 적용된다.

② 불확실, 묵시적 또는 모순된 쟁점들이 있는 경우에만 당사자의 진의를 찾기 위해 이전의 의사소통 또는 다른 정황 증거들이 소개될 수 있다.

③ 동사와 조동사의 정확한 선택과 사용에 유의해야 함

- Agree, Promise, Commit, Obligate, Guarantee, Warrant vs Intend, Plan, Wish, Desire, Want, Need, Assist, Help

- Shall, Will, Must, Should vs Would, Could, Might

KASAN_License, Collaboration, 라이센스, 기술이전, 공동개발 국제계약의 단계별 계약서의 형식

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15.1 Dispute Resolution.

(a) Disputes. Disputes of any nature arising under, relating to, or in connection with this Agreement (“Disputes”) will be resolved pursuant to this Section 15.1.

(b) Dispute Escalation.

In the event of a Dispute between the Parties, the Parties will first attempt to resolve such dispute by negotiation and consultation between themselves or the JSC. In the event that such dispute is not resolved on an informal basis within [*] days from receipt of the written notice of a Dispute, any Party may, by written notice to the other (or with respect to a Dispute arising at the JSC, by the JSC within [*] days after the JSC first considers such Dispute in accordance with Section 2.4(c)), have such dispute referred to the Executive Officers (or their designee, which designee is required to have decision-making authority on behalf of such Party), who will attempt to resolve such Dispute by negotiation and consultation for a [*] day period following receipt of such written notice.