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쟁점 – 비교대상 선정 핵심 쟁점

판결 사례 - 정량적 유사도 감정결과 – 유사도 높음 BUT 저작권침해 불인정 판결

저작권침해 쟁점 - 저작권침해 주장과 대비하는 두 저작물 사이 실질적 유사성 판단기준 – 창작적 표현만 비교해야 함: 대법원 2010. 2. 11. 선고 2007다63409 판결

어떤 저작물이 다른 저작물의 저작권을 침해하였다고 인정하기 위해서는 침해 저작물이 피침해 저작물에 의거하여 작성된 것이라는 점과 양자 사이에 실질적 유사성이 있음이 입증되어야 합니다.

저작권의 보호 대상은 학문과 예술에 관하여 사람의 정신적 노력에 의하여 얻어진 사상 또는 감정을 말, 문자, 음, 색 등에 의하여 구체적으로 외부에 표현한 창작적인 표현형식이고, 표현되어 있는 내용 즉 아이디어나 이론 등의 사상 및 감정 그 자체는 설사 그것이 독창성, 신규성이 있다 하더라도 원칙적으로 저작권의 보호 대상이 되지 않는 것이므로,

저작권의 침해 여부를 가리기 위하여 두 저작물 사이에 실질적인 유사성이 있는가의 여부를 판단함에 있어서도 창작적인 표현형식에 해당하는 것만을 가지고 대비하여야 한다(대법원 2009. 5. 28. 선고 2007다354 판결, 대법원 2000. 10. 24. 선고 99다10813 판결 등 참조).

저작권 침해 여부를 가리기 위하여 두 저작물 사이에 실질적 유사성이 있는지 여부를 판단함에 있어서 창작적인 표현형식에 해당하는 것만을 가지고 대비해 보아야 하고, 표현형식이 아닌 사상이나 감정 그 자체에 독창성, 신규성이 있는지 등을 고려하여서는 안된다(대법원 99다10813 판결, 대법원 2009도291 판결 등 참조).

다른 사람의 저작물을 무단 복제하면 복제권을 침해하는 것이고 이 경우 저작물을 원형 그대로 복제하지 아니하고 다소의 수정·증감이나 변경을 가하더라도 새로운 창작성을 인정할 수 없는 정도이면 단순한 복제에 해당한다(대법원 2010. 2. 11. 선고 2007다63409 판결, 대법원 1989. 10. 24. 선고 89다카12824 판결 등 참조).

반면에 어떤 저작물이 기존의 저작물을 다소 이용하였더라도 기존의 저작물과 실질적인 유사성이 없는 별개의 독립적인 새로운 저작물이 되었다면, 이는 창작으로서 기존의 저작물의 저작권을 침해한 것이 아니다(대법원 2010. 2. 11. 선고 2007다63409 판결 참조).

판결 사례 – 구체적 사안의 판단

판결요지 – 정량적 유사도 감정결과에도 불구하고 저작권 침해 불인정 판단

감정 실무 쟁점 - 컴퓨터프로그램 소스코드 유출분쟁, 영업비밀침해 사안의 형사재판 중에 한국저작권위원회의 소스코드 감정서의 증거능력 및 소송실무: 서울중앙지방법원 2017. 2. 15. 선고 2016노3163 판결

1.    피고인의 감정신청 but 감정서에 대한 증거조사 흠결 등 위법사유 

(1)   형사재판 중 기술유출 혐의자 피고인의 감정신청

(2)   한국저작권위원회 감정수행 결과 ‘3D 스캐너 프로그램 감정서’ 법원에 제출

(3)   법원 공판준비기일에서 검사 및 피고인의 변호인에게 위와 같이 감정결과가 도착되었음을 고지하고 이에 대한 의견을 물음

(4)   이에 대해 검사 및 피고인의 변호인은 모두 특별한 의견이 없다고만 진술함

(5)   검사 및 피고인의 변호인은 모두 위 감정서를 별도의 서증으로 제출한 바 없음 (따라서 증거서류 등 목록에도 표시되지 아니하였음)

(6)   이에 대한 피고인의 동의 여부를 확인하거나 그에 따른 증거조사 절차가 전혀 이루어진 바 없는 사실 없음

(7)   그럼에도 제1심 재판부는 피고인에 대한 공소사실 중 일부를 유죄로 인정하면서 이를 그 증거로 설시함. (피고인이 신청한 감정서가 피고인의 혐의인정 증거로 사용된 상황)

2.     항소심 판결 요지

가.  법리

감정인이 작성하여 제출한 감정서는 감정인의 공판진술에 의하여 성립의 진정이 인정되는 때에 한하여 증거능력이 있게 되므로

(1) 별도의 서증으로 제출받아 증거서류 등 목록에 표시하고, (2) 피고인의 동의 여부를 물은 후 (3) 부동의하면 감정인신문을 하고 (4) 성립의 진정이 인정되면 증거조사를 하여야 한다.

나.  구체적 사안의 적용 및 판단 

제1심 법원은 한국저작권위원회의 ‘3D 스캐너 프로그램 감정서’가 증거로 제출된 바 없어 증거조사를 한 바 없음에도 이를 유죄의 증거로 설시함으로써 증거능력에 관한 법리를 오해한 잘못이 있다.

그러나, 검사가 항소심에 이르러 한국저작권위원회의 ‘3D 스캐너 프로그램 감정서’를 새로이 증거로 제출하고, 피고인들이 이를 증거로 사용함에 동의함에 따라 항소심은 새로이 위 감정서를 증거로 채택하여 조사하였다.

이로써 제1심의 위와 같은 하자는 치유되었고, 이는 제1심판결의 결과에 영향을 미치지 아니하였다 할 것이므로, 이러한 점을 이유로 제1심판결을 파기하지는 아니한다.

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1.    사안의 개요

(1)   감자탕 전문음식점 프랜차이즈 본사 (원고) 2001년 브랜드 사용

(2)   가맹점 (피고) 2005년 프랜차이즈 관계 시작    

(3)   2010년 피고 독자 프랜차이즈 사업 개시

(4)   원고 vs 피고 - 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목, (나)목, (카)목 부정경쟁행위 주장

2.    특허법원 판결요지

단순한 문자나 숫자의 결합으로 이루어졌거나 상품의 성질을 표시한 것에 불과하여 식별력이 없거나 미약한 상품표지나 영업표지가 사용된 결과 국내에 널리 인식되기에 이른 경우에는 원래 독점시킬 수 없는 표지에 권리를 부여하는 것이므로 그 표지가 널리 인식되었는지 여부를 판단하는 기준은 엄격하게 해석 적용되어야 한다(대법원 2008. 9. 11. 선고 2007도10562 판결 참조).

이 사건 표지는 상품이나 영업 시 제공하는 식품이나 제품의 원재료 및 일정한 조리방법에 따라 만들어지는 요리를 직감하게 하는 표시만으로 구성된 것이어서 식별력이 없거나 미약하다. 따라서 이러한 영업표지, 상품표지가 사용된 결과 주지성을 취득하였음은 엄격한 기준에 의하여 판단하여야 한다.

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목, (나)목에 정한 상품표지, 영업표지는 지역적 주지성으로도 족하나, 주지성 획득의 지역적 범위를 결정할 때에는 상품, 영업과의 관계를 고려하여야 한다.

수요자, 거래자가 전국에 퍼져 있어 전국적으로 유통되는 상품 등은 전국적으로 주지성을 획득한 경우에 주지표지로 볼 여지가 많을 것이나 상품, 영업의 특성상 주로 일정 범위 지역 내에서 유통되는 상품 등은 그 지역 내에서 주지성을 획득한 경우에도 주지표지로 볼 수 있을 것이다.

원고는 지역적 제한이 없는 부정경쟁행위 전부의 금지 및 이로 인한 손해배상을 구하고 있다. 원고의 관련 상품 및 영업의 거래범위, 거래의 실정, 부산, 경남 지역이 우리나라 국토면적, 인구에서 차지하는 비중, 원고가 문제 삼는 피고의 상품 판매, 영업 지역 등에 비추어 볼 때, 피고의 행위 전부가 부정경쟁행위에 해당한다고 하기 위해서는 원칙적으로 이 사건 표지가 국내 전역에 걸쳐 주지되어 있어야 할 것이다.

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목, (나)목의 취지에 비추어 볼 때, 주지성을 획득하지 못한 지역에서의 혼동 초래행위는 부정경쟁행위에 해당하지 않을 여지가 크다. 원고는 이 사건 표지가 부산 경남 지역에서 주지성을 획득하였음만 주장, 증명하므로 이 사건 표지는 적어도 부산 경남 지역에 한하여 인지도가 의문의 여지없이 현저하여야 할 것이다.

이 사건 표지가 감자탕전문점 체인점업에 관한 원고의 영업표지, 상품표지로 사용된 결과 부산 경남 지역 수요자간에 현저하게 인식되었다고 인정하기에 부족하다.

원고 프랜차이즈 사업 시작 이전 표지사용 실적을 확인할 근거가 없고, 그 이후 사용기간도 짧으며, 감자탕 즉석조리제품에 대한 원고 표장 사용기간은 단기간이고 피고 표장 사용기간보다 짧다. 식당업에는 ‘통뼈’가 포함된 상표가 다수 등록되어 사용되고 있다. 원고 매출액, 광고비, 언론보도 실적 등은 다액이라 볼 수 없다. 이 사건 표지의 주지성 인정여부를 ‘감자탕전문식당업’이라는 좁은 분야의 상대적 인지도에 비추어 판단할 것은 아니며, 설문조사결과에 의하더라도 원고 표장이 주지되었다고 보기 어렵다.

음식점업 등 영업, 즉석조리제품 등 상품 분야에서 표지는 어느 정도 경제적 가치와 고객흡입력이 화체되는 요인이나 그 경쟁력을 좌우하는 것으로서 경제적 가치나 고객흡입력이 화체되어 있다고 볼 수 있는 가장 중요한 요소는 ‘맛’이라고 봄이 경험칙에 부합한다. 이 사건 표지는 본질적인 식별력이 미약하여 원래 특정인에게 독점시킬 수 없고 주지성 취득도 인정되지 않는다. 따라서 이 사건 표지, 표장은 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (카)목의 ‘상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등’에 해당하지 않는다.

첨부: 특허법원 2021. 7. 16. 선고 2021나1060 판결

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민사소송에서 청구의 취지는 내용 및 범위를 명확히 알아볼 수 있도록 구체적으로 특정되어야 하고 청구취지의 특정 여부는 직권조사 사항이므로, 청구취지가 특정되지 않은 경우에는 법원은 직권으로 보정을 명하고 보정명령에 응하지 않을 때에는 소를 각하하여야 한다(대법원 2014. 3. 13. 선고 2011다111459 판결 등 참조).

영업비밀 침해행위의 금지를 구하는 경우에는 법원의 심리와 상대방의 방어권 행사에 지장이 없도록 그 비밀성을 잃지 않는 한도에서 가능한 한 영업비밀을 구체적으로 특정하여야 하고, 어느 정도로 영업비밀을 특정하여야 하는지는 영업비밀로 주장된 개별 정도의 내용과 성질, 관련 분야에서 공지된 정보의 내용, 영업비밀 침해행위의 구체적 태양과 금지청구의 내용, 영업비밀 보유자와 상대방 사이의 관계 등 여러 사정을 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2013. 8. 22. 자 2011마624 결정 등 참조).

이러한 법리는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목에 해당한다는 이유로 부정경쟁행위의 금지를 구하는 소송에서도 마찬가지이다.

부정경쟁행위의 금지를 구하는 청구취지는 구체성, 개별성, 명확성, 집행가능성을 모두 갖추어야 한다.

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대법원 2020. 3. 26. 선고 2016다276467 판결

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (카)목 “그 밖에 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위”

위 (카)목은 구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(2013. 7. 30. 법률 제11963호로 개정되기 전의 것)의 적용 범위에 포함되지 않았던 새로운 유형의 부정경쟁행위에 관한 규정을 신설한 것이다.

이는 새로이 등장하는 경제적 가치를 지닌 무형의 성과를 보호하고 입법자가 부정경쟁행위의 모든 행위를 규정하지 못한 점을 보완하여 법원이 새로운 유형의 부정경쟁행위를 좀 더 명확하게 판단할 수 있도록 함으로써, 변화하는 거래관념을 적시에 반영하여 부정경쟁행위를 규율하기 위한 보충적 일반조항이다.

위와 같은 법률 규정과 입법 경위 등을 종합하면, (카)목은 그 보호대상인 ‘성과 등’의 유형에 제한을 두고 있지 않으므로, 유형물 뿐만 아니라 무형물도 이에 포함되고, 종래 지식재산권법에 따라 보호받기 어려웠던 새로운 형태의 결과물도 포함될 수 있다.

‘성과 등’을 판단할 때에는 위와 같은 결과물이 갖게 된 명성이나 경제적 가치, 결과물에 화체된 고객흡인력, 해당 사업 분야에서 결과물이 차지하는 비중과 경쟁력 등을 종합적으로 고려해야 한다.

이러한 성과 등이 ‘상당한 투자나 노력으로 만들어진’ 것인지는 권리자가 투입한 투자나 노력의 내용과 정도를 그 성과 등이 속한 산업분야의 관행이나 실태에 비추어 구체적·개별적으로 판단하되, 성과 등을 무단으로 사용함으로써 침해된 경제적 이익이 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 이른바 공공영역(공공영역, public domain)에 속하지 않는다고 평가할 수 있어야 한다.

또한 (카)목이 정하는 ‘공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용’한 경우에 해당하기 위해서는 권리자와 침해자가 경쟁관계에 있거나 가까운 장래에 경쟁관계에 놓일 가능성이 있는지, 권리자가 주장하는 성과 등이 포함된 산업분야의 상거래 관행이나 경쟁질서의 내용과 그 내용이 공정한지, 위와 같은 성과 등이 침해자의 상품이나 서비스에 의해 시장에서 대체될 수 있는지, 수요자나 거래자들에게 성과 등이 어느 정도 알려졌는지, 수요자나 거래자들의 혼동가능성이 있는지 등을 종합적으로 고려해야 한다.

대전지방법원 2021. 4. 1. 선고 2020가합102833 판결

부정경쟁방지법 제2조 제1호 카목은 변화하는 거래관념을 적시에 반영하여 부정경쟁행위를 규율하기 위한 보충적 일반조항이다.

이러한 부정경쟁방지법 제2조 제1호 카목의 입법 경위 및 취지, 부정경쟁방지법 제2조 제1호의 규정체계, 상표법이나 부정경쟁방지법이 그 입법 목적을 달성하기 위해서 필요한 경우에 필요한 범위 내에서만 상표권 등의 보호나 부정경쟁행위를 금지하고, 그 외의 영역에서는 상표 등의 자유로운 이용이나 자유로운 경쟁을 허용하고 있는 점, 부정경쟁행위의 일반조항의 지나친 확장해석은 시장경제의 기본인 경쟁의 자유를 과도하게 제한할 우려가 있는 점 등에 비추어 보면,

부정경쟁방지법 제2조 제1호 카목은 동조 제1호 가목 내지 차목에 규정하고 있는 행위유형과는 다른, 종래의 지식재산권 관련 제도 내에서는 예상할 수 없어 기존 법률로는 미처 포섭할 수 없었던 유형의 행위로서 가목 내지 차목의 부정경쟁행위에 준하는 것으로 평가할 수 있는 행위에 관하여만 보충적으로 적용되는 규정이라고 해석하는 것이 타당하다.

따라서 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목 내지 차목에서 정하고 있는 행위유형에는 해당하나 위 각 목에서 정하고 있는 부정경쟁행위로 인정되기 위한 요건을 갖추지 못한 행위를 다시 위 카목이 정한 부정경쟁행위에 해당한다고 볼 것인지 여부는 매우 신중하게 판단해야 한다.

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부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목 본문은 “사업제안, 입찰, 공모 등 거래교섭 또는 거래과정에서 경제적 가치를 가지는 타인의 기술적 또는 영업상의 아이디어가 포함된 정보를 그 제공목적에 위반하여 자신 또는 제3자의 영업상 이익을 위하여 부정하게 사용하거나 타인에게 제공하여 사용하게 하는 행위”를 부정경쟁행위로 규정하고 있다.

위 (차)목은 거래교섭 또는 거래과정에서 제공받은 경제적 가치를 가지는 아이디어를 정당한 보상 없이 사용하는 행위를 규제하기 위해 2018. 4. 17. 법률 제15580호로 개정된 부정경쟁방지법(2018. 7. 18. 시행)에서 신설된 규정이다.

여기서 ‘경제적 가치를 가지는 기술적 또는 영업상의 아이디어가 포함된 정보’(이하 ‘아이디어 정보’라 한다)에 해당하는지 여부는 아이디어 정보의 보유자가 그 정보의 사용을 통해 경쟁자에 대하여 경쟁상의 이익을 얻을 수 있거나 또는 그 정보의 취득이나 개발을 위해 상당한 비용이나 노력이 필요한 경우인지 등에 따라 구체적·개별적으로 판단해야 한다.

다만 아이디어를 제공받은 자가 제공받을 당시 이미 알고 있었거나 동종 업계에서 널리 알려진 아이디어는 위 (차)목의 보호대상에서 제외된다[위 (차)목 단서].

‘거래교섭 또는 거래과정에서 제공받은 아이디어 정보를 그 제공목적에 위반하여 부정하게 사용하는 등의 행위’에 해당하기 위해서는 거래교섭 또는 거래과정의 구체적인 내용과 성격, 아이디어 정보의 제공이 이루어진 동기와 경위, 아이디어 정보의 제공으로 달성하려는 목적, 아이디어 정보 제공에 대한 정당한 대가의 지급 여부 등을 종합적으로 고려하여, 그 아이디어 정보 사용 등의 행위가 아이디어 정보 제공자와의 거래교섭 또는 거래과정에서 발생한 신뢰관계 등에 위배된다고 평가할 수 있어야 한다.

한편 아이디어 정보 제공이 위 (차)목의 시행일 전에 이루어졌어도 위 (차)목의 부정경쟁행위에 해당하는 행위가 그 시행일 이후에 계속되고 있다면 위 (차)목이 적용될 수 있다.

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (카)목은 그 보호대상인 ‘성과 등’의 유형에 제한을 두고 있지 않으므로, 유형물뿐만 아니라 무형물도 이에 포함되고, 종래 지식재산권법에 따라 보호받기 어려웠던 새로운 형태의 결과물도 포함될 수 있다. ‘성과 등’을 판단할 때에는 위와 같은 결과물이 갖게 된 명성이나 경제적 가치, 결과물에 화체된 고객흡인력, 해당 사업 분야에서 결과물이 차지하는 비중과 경쟁력 등을 종합적으로 고려해야 한다.

이러한 성과 등이 ‘상당한 투자나 노력으로 만들어진’ 것인지는 권리자가 투입한 투자나 노력의 내용과 정도를 그 성과 등이 속한 산업분야의 관행이나 실태에 비추어 구체적·개별적으로 판단하되, 성과 등을 무단으로 사용함으로써 침해된 경제적 이익이 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 이른바 공공영역(공공영역, public domain)에 속하지 않는다고 평가할 수 있어야 한다.

또한 위 (카)목이 정하는 ‘공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용’한 경우에 해당하기 위해서는 권리자와 침해자가 경쟁관계에 있거나 가까운 장래에 경쟁관계에 놓일 가능성이 있는지, 권리자가 주장하는 성과 등이 포함된 산업분야의 상거래 관행이나 경쟁질서의 내용과 그 내용이 공정한지, 위와 같은 성과 등이 침해자의 상품이나 서비스에 의해 시장에서 대체될 수 있는지, 수요자나 거래자들에게 성과 등이 어느 정도 알려졌는지, 수요자나 거래자들의 혼동가능성이 있는지 등을 종합적으로 고려해야 한다(대법원 2020. 3. 26. 선고 2016다276467 판결, 대법원 2020. 3. 26.자 2019마6525 결정 참조).

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특허법 제128조(손해배상청구권 등) [실용신안법도 동시에 특허법과 동일하게 개정]

①    특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구할 수 있다.

②   제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 그 권리를 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 물건을 양도하였을 때에는 그 물건의 양도수량에 특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 할 수 있다.

③   제2항에 따라 손해액을 산정하는 경우 손해액은 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다. 다만, 특허권자 또는 전용실시권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있으면 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 한다.

④   제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자가 그 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 추정한다.

⑤   제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 그 특허발명의 실시에 대하여 통상적으로 받을 수 있는 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있다.

⑥   제5항에도 불구하고 손해액이 같은 항에 따른 금액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대해서도 손해배상을 청구할 수 있다. 이 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없을 때에는 법원은 손해배상액을 산정할 때 그 사실을 고려할 수 있다.

⑦   법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제2항부터 제6항까지의 규정에도 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

⑧   법원은 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 제1항에도 불구하고 제2항부터 제7항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다.

⑨   제8항에 따른 배상액을 판단할 때에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

          1. 침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부

          2. 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도

          3. 침해행위로 인하여 특허권자 및 전용실시권자가 입은 피해규모

          4. 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익

          5. 침해행위의 기간·횟수 등

          6. 침해행위에 따른 벌금

          7. 침해행위를 한 자의 재산상태

          8. 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제14조의2(손해액의 추정 등)

① 부정경쟁행위, 제3조의2제1항이나 제2항을 위반한 행위 또는 영업비밀 침해행위로 영업상의 이익을 침해당한 자가 제5조 또는 제11조에 따른 손해배상을 청구하는 경우 영업상의 이익을 침해한 자가 부정경쟁행위, 제3조의2제1항이나 제2항을 위반한 행위 또는 영업비밀 침해행위를 하게 한 물건을 양도하였을 때에는 제1호의 수량에 제2호의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 영업상의 이익을 침해당한 자의 손해액으로 할 수 있다. 이 경우 손해액은 영업상의 이익을 침해당한 자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다. 다만, 영업상의 이익을 침해당한 자가 부정경쟁행위, 제3조의2제1항이나 제2항을 위반한 행위 또는 영업비밀 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 경우에는 그 부정경쟁행위, 제3조의2제1항이나 제2항을 위반한 행위 또는 영업비밀 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 한다.

1. 물건의 양도수량

2. 영업상의 이익을 침해당한 자가 그 부정경쟁행위, 제3조의2제1항이나 제2항을 위반한 행위 또는 영업비밀 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액

② 부정경쟁행위, 제3조의2제1항이나 제2항을 위반한 행위 또는 영업비밀 침해행위로 영업상의 이익을 침해당한 자가 제5조 또는 제11조에 따른 손해배상을 청구하는 경우 영업상의 이익을 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 것이 있으면 그 이익액을 영업상의 이익을 침해당한 자의 손해액으로 추정한다.

③ 부정경쟁행위, 제3조의2제1항이나 제2항을 위반한 행위 또는 영업비밀 침해행위로 영업상의 이익을 침해당한 자는 제5조 또는 제11조에 따른 손해배상을 청구하는 경우 부정경쟁행위 또는 제3조의2제1항이나 제2항을 위반한 행위의 대상이 된 상품 등에 사용된 상표 등 표지의 사용 또는 영업비밀 침해행위의 대상이 된 영업비밀의 사용에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 금액을 자기의 손해액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있다.

④ 부정경쟁행위, 제3조의2제1항이나 제2항을 위반한 행위 또는 영업비밀 침해행위로 인한 손해액이 제3항에 따른 금액을 초과하면 그 초과액에 대하여도 손해배상을 구할 수 있다. 이 경우 그 영업상의 이익을 침해한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없다면 법원은 손해배상 금액을 산정할 때 이를 고려할 수 있다.

⑤ 법원은 부정경쟁행위, 제3조의2제1항이나 제2항을 위반한 행위 또는 영업비밀 침해행위에 관한 소송에서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항부터 제4항까지의 규정에도 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

⑥ 법원은 영업비밀 침해행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 제11조에도 불구하고 제1항부터 제5항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다.

⑦ 제6항에 따른 배상액을 판단할 때에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

          1. 침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부

          2. 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도

          3. 침해행위로 인하여 영업비밀 보유자가 입은 피해규모

          4. 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익

          5. 침해행위의 기간·횟수 등

          6. 침해행위에 따른 벌금

          7. 침해행위를 한 자의 재산상태

          8. 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도

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문제의 소재

영업비밀 보유자는 침해행위에 대해 그 영업비밀의 취득, 사용, 공개의 금지 및 예방을 청구할 수 있습니다. 법원은 통상 침해자에게 침해금지명령을 하는 동시에, 그 영업비밀이 사용된 제품의 생산, 판매 등의 금지명령을 합니다. 여기에 그치지 않고, 영업비밀을 취득하고 있는 행위자가 관련 업무에 종사할 경우 필연적으로 그 영업비밀이 누설될 개연성이 높다는 이유로, 그 업무에 종사하는 것을 금지하는 전직금지 등 경업금지명령을 하는 경우도 많습니다.

이와 같은 영업비밀침해금지 구제에 그치지 않고, 영업비밀 보유자가 영업비밀 침해로 인한 손해배상을 청구하는 경우가 많습니다. 영업비밀 침해자로서는, 그 영업비밀을 사용한 사실이 없고, 따라서 시장에서 경쟁제품을 판매한 적도 없기 때문에 영업비밀 권리자에게 손해를 가한 적이 없다고 주장할 수 있습니다. 실제 많은 영업비밀침해 소송에서 영업비밀 보유자의 제품과 경쟁제품을 판매한 사실이 없고, 따라서 영업비밀 보유자의 판매고에 영향이 없으므로 실제 손해가 발생하지 않았다는 주장이 제기되고는 합니다.

그러나, 법리적으로는 영업비밀 사용행위 이외에도 취득 또는 공개행위도 침해행위로 규정하고 있습니다. 법원은, 부정취득 행위 자체가 불법행위에 해당하는 것이고, 그 불법행위로 인해 영업비밀의 가치에 손상이 있으므로 영업비밀 보유자에게 손해가 발생한다고 봅니다.

법리 – 손해배상 책임 인정 및 손해액의 추상적 기준

대법원 2011. 7. 14. 선고 2009다12528 판결 “영업비밀을 부정취득한 자는 그 취득한 영업비밀을 실제 사용하였는지 여부에 관계없이 부정취득 행위 그 자체만으로 영업비밀의 경제적 가치를 손상시킴으로써 영업비밀 보유자의 영업상 이익을 침해하여 손해를 입힌다고 본다.”

영업비밀을 취득함으로써 얻는 이익은 영업비밀이 가지는 재산가치이고, 재산가치는 영업비밀을 가지고 경쟁사 등 다른 업체에서 제품을 만들 경우, 영업비밀로 인하여 기술개발에 소요되는 비용이 감소되는 경우 그 감소분과 나아가 영업비밀을 이용하여 제품생산까지 발전시킬 경우 제품판매이익 중 영업비밀이 제공되지 않았을 경우 차액으로서 그러한 가치를 감안하여 시정경제원에 따라 형성될 시장교환가격이다(대법원 1999. 3. 12. 선고 98도4704 판결, 대법원 2017. 9. 26. 선고 2014다276425 판결).

법원의 재량으로 손해액 산정 가능

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제14조의 2 제5항

법원은 부정경쟁행위, 제3조의2제1항이나 제2항을 위반한 행위 또는 영업비밀 침해행위에 관한 소송에서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항부터 제4항까지의 규정에도 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

민사소송법 제202조의2

손해가 발생한 사실은 인정되나 구체적인 손해의 액수를 증명하는 것이 사안의 성질상 매우 어려운 경우에 법원은 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 의하여 인정되는 모든 사정을 종합하여 상당하다고 인정되는 금액을 손해배상 액수로 정할 수 있다.”

대법원 2020. 3. 26. 선고 2018다301336 판결

채무불이행이나 불법행위로 인한 손해배상청구소송에서 재산적 손해의 발생사실이 인정되나 구체적인 손해의 액수를 증명하는 것이 사안의 성질상 곤란한 경우, 법원은 증거조사의 결과와 변론 전체의 취지에 의하여 밝혀진 당사자들 사이의 관계, 채무불이행이나 불법행위와 그로 인한 재산적 손해가 발생하게 된 경위, 손해의 성격, 손해가 발생한 이후의 제반 정황 등 관련된 모든 간접사실들을 종합하여 적당하다고 인정되는 금액을 손해의 액수로 정할 수 있다.

손해가 발생한 사실이 인정되나 구체적인 손해의 액수를 증명하는 것이 매우 어려운 경우에는 법원은 손해배상청구를 쉽사리 배척해서는 안 되고, 적극적으로 석명권을 행사하여 증명을 촉구하는 등으로 구체적인 손해액에 관하여 심리하여야 한다. 그 후에도 구체적인 손해액을 알 수 없다면 손해액 산정의 근거가 되는 간접사실을 종합하여 손해액을 인정할 수 있다.

실무적 코멘트

영업비밀의 경제적 가치는 알고 있는 사람의 범위가 많아질수록 그 경제적 가치가 손상된다는 것입니다. 코카콜라 제조비법의 예를 생각해보면 쉽게 이해됩니다. 하급심 판결도 별다른 이견 없이 위 대법원 판결을 따르고 있습니다. 따라서, 영업비밀을 취득만 하였을 뿐 실제 사용하지 않았으므로 영업비밀 보유자에게 손해를 입힌 적이 없다는 주장은 인정되지 않습니다.

취득만 하였을 뿐 사용하기 전이라면 그 손해를 어떻게 산정하는가 문제입니다. 사용하지 않았을 뿐만 아니라 장차 사용할 가능성도 없는 영업비밀을 부정취득한 행위로 인한 손해를 산정하는 방법은 사실상 없습니다. 서울중앙지방법원은 부경법 제14조의 2 제5항, 소위 법원의 재량에 의한 손해액 산정 방법에 관한 규정을 적용하여 손해액을 인정한 판결을 하였습니다. 영업비밀 침해행위로 인한 손해발생은 인정되나 그 손해액을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 변론전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 재판부가 재량으로 상당한 손해액을 인정할 수 있다고 판결하였습니다.

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일반 소비자에게 판매되는 제품이 아니라 반도체 제조장비와 같이 보안이 엄격한 공장의 생산라인에 설치되는 장비에 사용되는 기술이라면, 그 실체를 확보하여 구체적 기술내용을 알기 어렵기 때문에 특허침해의 증거를 확보하는 것은 매우 어렵습니다. 특허침해를 주장하는 특허권자에게 특허침해 입증 책임이 있는 것이므로, 단지 침해혐의만으로 상대방에게 관련 사실이나 기술자료를 제출하라고 주장하는 것은 공허한 외침에 불과할 뿐입니다. 따라서, 강제적 증거수집이 반드시 필요합니다. 그런데, 우리나라 민사소송법에서 허용하고 있는 증거보전신청은 현재까지 그 실효성에 관한 여러 가지 의문이 있습니다. 그렇다면, 대안으로 형사법상 압수수색 등 강제수사를 활용하는 방안을 생각해 볼 수 있지만, 적어도 그 특허침해의 범죄혐의가 어느 정도 입증되어야 가능할 것이므로, 그 전제 조건을 충족하는 것이 현실적으로 매우 어려운 일입니다. 사실상 비밀리에 특허침해를 하고 있다면, 그것을 법적으로 입증하는 것이 매우 어렵거나 현실적으로 불가능에 가까운 경우가 많습니다.

또 다른 문제로는, 그 장비의 제조업체만이 특허침해 혐의자인 것이 아니라 그 사용자인 구매자도 특허침해 혐의자에 해당합니다. 그렇지만, 특허권자는 고객사인 대기업을 특허침해 혐의자로 거론할 수 없는 것이 현실입니다. 그렇기 때문에 구매회사의 생산라인에 직접 들어가 증거수집을 시도한다는 것은 현실적으로 사실상 불가능합니다.

특허권자는 이와 같이 특허침해 혐의는 있지만 직접 증명하기 어려운 경우 무리한 입증을 시도할 개연성이 있습니다. 그러나, 아무리 증거수집이 어렵다고 하여도 민사소송법상 적법한 절차를 통해 증거수집을 하여야 합니다. 여기서 소개하는 사건과 같이 무리한 수단을 사용하면 오히려 역풍을 맞게 됩니다.

삼성전자에 LCD 분야의 검사장비를 납품하는 A사와 B사는 경쟁회사 관계입니다. 양사는 모두 삼성전자와 NDA를 체결하고 있을 뿐만 아니라 각각 검사장비에 관한 특허권을 보유하고 있습니다. 위 NDA에는 비밀정보에 관하여 계약기간 동안은 물론 계약기간 만료 후에도 일정기간, 중도해지의 경우에도 일정기간 비밀유지 의무를 부과하고 있습니다. 통상 비밀유지약정은, 그 계약의 효력존속기간은 물론 그 종료 이후에도 비밀유지 의무는 지속된다는 규정을 두고 있습니다. 또한, 어떤 사유로 당사자 사이에 문제가 생겨 그 계약을 중도 해지하는 경우에도 이미 제공한 비밀정보에 관한 비밀유지 의무는 지속된다는 규정을 두고 있습니다. 언뜻 과도한 의무를 부과하는 것처럼 보이지만, 통상 비밀유지 의무의 특성상 이와 같은 장기간의 의무를 부과하는 것을 허용하고 있습니다.

A사가 삼성전자에 특정 검사장비를 납품하자 경쟁회사 B사는 그 검사장비가 자신의 특허권을 침해했다는 이유로 민형사상 특허소송을 제기하였습니다. 이때 B사는 특허발명과 A사 제품의 사진을 첨부하여 그 특징을 비교하면서 특허침해 주장을 하였습니다. 그런데, 특허침해를 주장하는 B사 특허가 무효로 확정됨으로써 A사 승리로 종결되었지만, 후속 분쟁으로 A사 영업비밀 침해소송이 제기되었습니다. 즉, 핵심 문제로 B사가 시중에 판매한 적이 없는 A사의 제품을 어떻게 입수하였는지, 그 기술정보를 어떻게 입수하였는지 문제되었습니다. A사는 B사가 자신의 영업비밀을 부정 취득하여 경쟁제품을 제조하여 삼성전자에 납품하였다고 영업비밀침해로 인한 손해배상청구 소송을 제기한 것입니다.

서울중앙지방법원은 A사가 삼성전자와 체결한 NDA 내용, A사 제품이 보안이 엄격한 삼성전자 생산라인에 설치된 적은 있으나 일반 공중에 공개된 적이 없는 신제품이라는 점, B사가 그 제품의 입수 경로를 명확하게 밝히지 못한 점 등을 종합적으로 고려해 볼 때, B사는 A사 제품의 샘플을 부정 취득한 것으로 인정된다고 판결하였습니다. 결론적으로, A사 신제품 기술은 공지된 적이 없으며 비밀로 관리되어 온 점 등을 볼 때 영업비밀에 해당하고, B사는 A사의 그 영업비밀을 침해하였다고 인정한 것입니다.

B사 입장에서는 경쟁회사 A사의 신제품이 자신의 특허권을 침해하는지 판단하기 위해서는 A사 신제품 기술내용을 알아야 합니다. 그 제품을 입수해 구체적으로 비교해 보는 것이 가장 확실한 방법입니다. 그런데, 시중에서 정상적 유통경로로 구입할 수 없는 제품을 위법한 방법으로 입수한 경우에는 상대방의 영업비밀을 침해할 우려가 높습니다. 타사의 영업비밀을 침해한 경우 엄중한 민형사상 책임을 지게 됩니다. 설상가상으로 본 분쟁사안에서는 B사는 자신의 특허가 무효로 확정되었으므로, 특허권 행사는 성과 없이 실패하고 그 과정에서 영업비밀 침해책임만 지게 된 상황입니다. 이와 같은 최악의 상황을 피하려면 특허소송뿐만 아니라 영업비밀 보호에 관한 실무까지 폭넓게 볼 수 있어야 합니다.

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16. CONFIDENTIALITY. 

16.1 Confidentiality. 

During the Term and for a period of ten (10) years thereafter, each Party shall maintain in confidence all Information and materials of the other Party disclosed or provided to it by the other Party (either pursuant to this Agreement, or the Confidential Disclosure Agreement entered into by the Parties dated January 11, 2013 (the “Confidential Disclosure Agreement”) (together with all embodiments thereof, the “Confidential Information”).  Confidential Information also includes Information generated hereunder, and Information regarding intellectual property and confidential or proprietary Information of Third Parties, in each case as described by one Party to the other Party. 

In addition and notwithstanding the foregoing, any Information under Article 9 constituting Inventions and discoveries owned by one Party shall be deemed to be Confidential Information disclosed by such Party and received by the other Party, even if such Information is initially generated and disclosed by the other Party.  The terms and conditions of this Agreement and the Confidential Disclosure Agreement shall be deemed Confidential Information of both Parties. 

16.2 Degree of Care; Permitted Use. 

Each Party shall take reasonable steps to maintain the confidentiality of the Confidential Information of the other Party, which steps shall be no less protective than those steps that such Party takes to protect its own Confidential Information of a similar nature, and in no event less than a reasonable degree of care. 

Neither Party shall use or permit the use of any Confidential Information of the other Party except for the purposes of carrying out its obligations or exercising its rights under this Agreement or the Confidential Disclosure Agreement, and neither Party shall copy any Confidential Information of the other Party except as may be reasonably necessary or useful for such purposes. 

All Confidential Information of a Party, including without limitation all copies and derivations thereof, is and shall remain, as between the Parties, the sole and exclusive property of the disclosing Party and subject to the restrictions provided for herein.  Neither Party shall disclose any Confidential Information of the other Party to Third Parties, other than to those of its directors, officers, Affiliates, employees, actual or potential licensors, independent contractors, actual or potential Sublicensees, actual or potential assignees, agents and external advisors directly involved in or concerned with the carrying out of this Agreement, on a strictly applied “need to know” basis; provided, however, that such persons and entities are subject to confidentiality and non-use obligations at least as stringent as the confidentiality and non-use obligations provided for in this Article 16.  Except to the extent expressly permitted under this Agreement, the receiving Party may not use Confidential Information of the other Party in applying for Patents or securing other intellectual property rights without first consulting with, and obtaining the written approval of, the other Party (which approval shall not be unreasonably withheld, delayed or conditioned). 

16.3 Exceptions. 

The obligations of confidentiality and non-use set forth in Section 16.2 shall not apply to any portion of Confidential Information that the receiving Party or its Affiliates can demonstrate by contemporaneous written records was: (a) known to the general public at the time of its disclosure to the receiving Party or its Affiliates, or thereafter became generally known to the general public, other than as a result of actions or omissions of the receiving Party, its Affiliates, or anyone to whom the receiving Party or its Affiliates disclosed such portion; (b) known by the receiving Party or its Affiliates prior to the date of disclosure by the disclosing Party; (c) disclosed to the receiving Party or its Affiliates on an unrestricted basis from a source unrelated to the disclosing Party and not known by the receiving Party or its Affiliates to be under a duty of confidentiality to the disclosing Party; or (d) independently developed by the receiving Party or its Affiliates by personnel that did not have access to or use of Confidential Information of the disclosing Party. 

Any combination of features or disclosures shall not be deemed to fall within the foregoing exclusions merely because individual features are published or known to the general public or in the rightful possession of the receiving Party or its Affiliates unless the combination itself are published or known to the general public or are in the rightful possession of the receiving Party or its Affiliates. 

16.4 Permitted Disclosures. 

The obligations of confidentiality and non-use set forth in Section 16.2 shall not apply to the extent that the receiving Party or its Affiliates: (a) is required to disclose Information pursuant to: (i) an order of a court of competent jurisdiction; (ii) Applicable Laws; (iii) regulations or rules of a securities exchange; (iv) requirement of a governmental agency for purposes of obtaining approval to test or market Licensed Products, or maintaining Regulatory Approval of a Licensed Product; (v) disclosure of Information to a patent office for the purposes of filing a Patent as permitted in this Agreement; or (vi) the exercise by each Party of its rights granted to it under this Agreement or its retained rights; or

(b) discloses such Confidential Information solely on a “need to know basis” to Affiliates, potential and future collaborators (including without limitation Sublicensees), potential or actual acquirers, merger partners, licensees, or assignees permitted under Section 19.3, potential or actual Development collaborators, subcontractors, investment bankers, investors, lenders, or other potential financial partners, and their respective directors, employees, contractors and agents, provided that such Third Party or person or entity in subsection (b) agrees to confidentiality and non-use obligations with respect thereto at least as stringent as those specified for in this Article 14; provided that, in the case of (a)(i) through (iv), the receiving Party shall provide prior written notice thereof to the disclosing Party and provide the opportunity for the disclosing Party to review and comment on such required disclosure and request confidential treatment thereof or a protective order therefor; provided, however, that in connection with filings made pursuant to this Section 16.4 in connection with the transaction contemplated under this Agreement, Licensor shall redact from such filings terms and information as requested by Licensee so long as such redactions are not inconsistent with Applicable Law. 

16.5 Return of Confidential Information. 

Each Party shall return or destroy, at the other Party’s instruction, all Confidential Information of the other Party in its possession upon termination or expiration of this Agreement, or destroy such Confidential Information; provided, however, that each Party shall be entitled to retain one (1) copy of such Confidential Information of the other Party, (a) to the extent reasonably required to allow the relevant Party to carry out any remaining obligations under this Agreement or to exercise any of its rights that expressly survive termination or expiration of this Agreement, and (b) for legal archival purposes and/or as may be required by Applicable Law. The receiving Party shall provide a written confirmation of such destruction within thirty (30) days of such destruction. 

16.6 Public Disclosure. 

The Parties agree that Licensor’s initial announcement of the execution of this Agreement shall be in the form of a filing with the Korea Exchange that is mutually acceptable to each of the Parties and attached to this Agreement as Exhibit 16.6-1 (the “Filing”).  The Parties agree to release a limited joint press release upon the Effective Date, attached to this Agreement as Exhibit 16.6-2, (the “Press Release”) and a second joint press release upon the Closing; provided that the form and content of each joint press release shall be mutually agreed by the Parties.  Unless otherwise required by Applicable Laws, beginning with the initial announcement of the execution of this Agreement and continuing through the duration of the Term, in all cases other than the announcement set forth in the Filing, Licensor shall submit to Licensee for review and approval all proposed press releases, academic, scientific, and medical publications and public presentations relating to activities performed under this Agreement that have not been previously reviewed and approved by Licensee or disclosed. 

Such review and approval shall be conducted for the purposes of preserving intellectual property protection and determining whether any portion of the proposed publication or presentation containing the Confidential Information of Licensee should be modified or deleted, and to determine whether such disclosure is in the best interests of the Parties in connection with the Development of Licensed Products in the Territory. 

Written copies of such proposed publications and presentations (other than press releases) shall be submitted by Licensor to Licensee no later than thirty (30) days before submission for publication or presentation, and Licensee shall provide written comments, if any, within fifteen (15) days of receipt.  Unless otherwise required by Applicable Laws, written copies of proposed press releases shall be submitted to the other Party no later than four (4) Business Days before release and the receiving Party shall provide written comments, if any, within two (2) Business Days of receipt.

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부정경쟁방지법 제2조 제1호 (나)목 부정경쟁행위 판단

“국내에 널리 인식된 타인의 성명·상호·표장(標章) 기타 타인의 영업임을 표시하는 표지와 동일하거나 이와 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동을 하게 하는 행위”를 부정경쟁행위의 하나로 규정하고 있다.

여기서 “국내에 널리 인식된 타인의 영업임을 표시하는 표지”는 국내 전역 또는 일정한 범위에서 거래자 또는 수요자들이 그것을 통하여 특정 영업을 다른 영업과 구별하여 널리 인식하는 경우를 말하는 것으로서

국내에 널리 인식된 타인의 영업임을 표시하는 표지인지는 사용 기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위 등과 거래 실정 및 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌는지가 일응의 기준이 되고,

영업표지의 유사 여부는 동종 영업에 사용되는 두 개의 영업표지를 외관, 호칭, 관념 등의 점에서 전체적·객관적·이격적으로 관찰하여 구체적인 거래실정상 일반 수요자나 거래자가 영업 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지에 의하여 판별되어야 한다.

한편 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위는 영업표지 자체가 동일하다고 오인하게 하는 경우뿐만 아니라 국내에 널리 인식된 타인의 영업표지와 동일 또는 유사한 표지를 사용함으로써 일반 수요자나 거래자로 하여금 당해 영업표지의 주체와 동일·유사한 표지의 사용자 간에 자본, 조직 등에 밀접한 관계가 있다고 잘못 믿게 하는 경우도 포함한다.

그리고 그와 같이 타인의 영업표지와 혼동을 하게 하는 행위에 해당하는지는 영업표지의 주지성, 식별력의 정도, 표지의 유사 정도, 영업 실태, 고객층의 중복 등으로 인한 경업·경합관계의 존부 그리고 모방자의 악의(사용 의도) 유무 등을 종합하여 판단하여야 한다(대법원 2011. 12. 22. 선고 2011다9822 판결 등 참조).

피고의 선등록 서비스표의 정당한 사용 항변

특허법원 판단요지 – 권리남용으로 불허

부정경쟁방지법 제15조는 상표법 등 다른 법률에 부정경쟁방지법과 다른 규정이 있는 경우에는 부정경쟁방지법의 규정을 적용하지 아니하고 다른 법률의 규정을 적용하도록 규정하고 있으나,

상표권의 등록이 자기의 상품을 타인의 상품과 식별시킬 목적으로 한 것이 아니고 국내에서 널리 인식되어 사용되고 있는 타인의 상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용하여 일반 수요자로 하여금 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하여 이익을 얻을 목적으로 형식상 상표권을 취득하는 것이라면 그 상표의 등록출원 자체가 부정경쟁행위를 목적으로 하는 것으로서, 가사 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 이는 상표법을 악용하거나 남용한 것이 되어 상표법에 의한 적법한 권리의 행사라고 인정할 수 없으므로 이러한 경우에는 부정경쟁방지법 제15조의 적용이 배제된다(대법원 2001. 4. 10. 선고 2000다4487 판결 참조).

이 사건에 관하여 보건대, 피고의 등록서비스표의 서비스표권에 기한 권리행사는 권리를 남용하는 것으로 허용될 수 없다.

첨부: 특허법원 2021. 2. 3. 선고 2019나1838 판결

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1. 판단기준 법리

사용자와 근로자 사이에 경업금지약정이 존재한다고 하더라도, 그와 같은 약정이 헌법상 보장된 근로자의 직업선택의 자유와 근로권 등을 과도하게 제한하거나 자유로운 경쟁을 지나치게 제한하는 경우에는 민법 제103조에 정한 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하는 법률행위로서 무효라고 보아야 하며,

이와 같은 경업금지약정의 유효성에 관한 판단은 보호할 가치 있는 사용자의 이익, 근로자의 퇴직 전 지위, 전직 제한의 기간·지역 및 대상 직종, 근로자에 대한 대가의 제공 유무, 근로자의 퇴직 경위, 공공의 이익 및 기타 사정 등을 종합적으로 고려하여야 하고,

여기에서 말하는 ‘보호할 가치 있는 사용자의 이익’이라 함은 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제2호에 정한 ‘영업비밀’뿐만 아니라 그 정도에 이르지 아니하였더라도 당해 사용자만이 가지고 있는 지식 또는 정보로서 근로자가 이를 제3자에게 누설하지 않기로 약정한 것이거나 고객 관계나 영업상의 신용의 유지도 이에 해당한다(대법원 2010. 3. 11. 선고 2009다82244 판결 등 참조).

그리고 경업금지약정의 유효성을 인정할 수 있는 위와 같은 제반 사정은 사용자가 주장·증명할 책임이 있다(대법원 2016. 10. 27. 선고 2015다221903, 2015다221910 판결 참조).

2. 경업금지 약정서의 구체적 내용

2. 피고(직원, 퇴직자)는 직접 또는 간접적으로 지득한 원고(회사)의 업무와 관련된 다음 각 호의 정보는 전적으로 원고의 소유이며 오직 원고만이 이를 사용·처분할 권리가 있음을 인정한다.

가. 기술, 제품, 부품, 소재의 연구개발 및 기획, 설계, 판매와 관련하여 발생하는 모든 유무형의 정보 및 이와 관련하여 부수적으로 발생하는 프로그램, 소프트웨어, 실험데이터와 영업정보 등의 모든 정보

나. 연구개발 계획, 승인, 진행관리, 완료 및 결과, 국내·외 거래선의 진행사항 등에 관한 유·무형의 모든 정보(원가계산 및 원가분석에 관한 정보 포함)

다. 프로그램, 소프트웨어, 데이터 등을 이용하여 원고가 취급하는 제품을 작동시키거나 각종 실험에 적용, 응용하고 이와 관련된 지원업무를 하면서 발생한 모든 정보

라. 원고 경영관리 활동 제반(재무, 원가, 복지, 급여, 조직, 인사, 연구, 관리, 기획, 중·단기사업계획 등)에 관한 모든 정보

마. 국내외 거래선, 타사, 타사 연구소, 대학(교), 병원 등 원고와 관계를 맺고 있는 모든 타 기관과의 영업 및 기술제휴에 관한 유·무형의 모든 정보

바. 기타 원고가 비밀로 지정하거나 관리하는 유·무형의 모든 정보로서 원고의 업무 중 알게 된 특정 제품의 고객 리스트 및 잠재적 고객 리스트, 특정 거래처의 영업상의 노하우, 원고의 비용을 들여 지득한 특정 제품에 대한 제품 정보·경쟁 우위 정보·설치 및 애프터서비스에 필요한 기술적 정보, 원고의 제품 개발 계획, 원고 자체 제작 제품의 도면·성분·부품 구입처 리스트 등 원고가 경쟁상의 우위를 확보하기 위하여 많은 비용과 시간을 투입하여 개발·축적한 영업·기술·경영상의 모든 정보

7. 피고는 원고의 사전 서면 동의 없이 위 제2항 각 호의 정보를 제3자 및 경쟁사에 무단누설하지 않겠으며, 퇴사 후 2년 동안 위 정보를 이용하여 창업하거나 동종·유사의 경쟁사, 원고의 외국 공급선 및 그 한국 지사, 대리점에 취업하거나 협력관계를 갖지 않는다.

3. 서울중앙지방법원의 구체적 사안에 대한 판결이유

아래 사정을 종합하여 보면, 이 사건 경업금지약정이 헌법상 보장된 근로자의 직업선택의 자유와 근로권 등을 과도하게 제한하거나 자유로운 경쟁을 지나치게 제한하는 경우에 해당한다고 봄이 타당하므로, 민법 제103조에 정한 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하는 법률행위로서 무효이다.

① 피고가 원고에서 E 제품의 영업을 담당하면서 알게 된 지식이나 경험이 영업사원으로서 일반적인 지식과 경험을 넘어서 동종 회사에는 없는 독자적인 마케팅 전략, 정보나 고객 관리 노하우에 해당한다고 볼 만한 자료가 부족한 점,

② 경업금지약정에 의하여 보호할 가치가 있는 사용자의 이익이 다소 부족하더라도 직업선택의 자유에 대한 제한과 생계에 대한 위협을 해소할 만한 대가가 충분히 지급되었다면 경업금지약정이 정당화될 여지가 있으나, 원고가 피고에게 지급하였던 보수에 단순한 근로의 대가나 업무수행에 필요한 비용을 넘어서 퇴직 후 2년까지 전직을 금지하는 의무를 부과하는 데에 대응하는 대가가 포함되어 있다는 점을 인정하기 어려운 점,

③ 원고와 E 사이의 위 판매대리점계약은 이미 종료되었는데, 원고와 E사이의 위 판매대리점계약 제22조 제6항에 따르면 원고는 판매대리점계약이 종료되는 때에 E에 국내에서의 E 제품 판매, 배포, 영업, 광고와 관련하여 명칭을 불문하고 모든 기록, 파일, 데이터, 정보(주소, 이메일, 전화번호를 포함한 고객 및 잠재고객 리스트를 포함하며, 이에 한하지 않는다)를 반환할 의무를 부담하므로, 원고가 E 제품을 판매하면서 취득한 고객에 관한 정보와 관계, 원고의 판매전략, 영업노하우 등이 피고가 E를 인수한 D나 그 관계회사에서 근무하는 것을 금지해야 할 만큼 보호할 가치가 있다고 보기 어려운 점,

④ 피고가 원고에 근무하면서 취득한 정보나 경험을 토대로 계획적으로 전직을 준비하였었다고 인정할 자료가 부족한 점, ⑤ 원고가 이 사건 회사와 경쟁업체인 G 주식회사와 국내 판매대리점계약을 체결하여 E 제품과 경쟁하는 제품을 판매하고 있는 사실은 인정되나, 원고가 위 판매대리점계약을 체결한 것은 피고가 원고에서 퇴사한 때로부터 약 10개월 정도 후의 일이므로, 위와 같은 사실이 이 사건 경업금지약정의 효력 유무에 특별히 영향을 미친다고 보기 어려운 점

첨부: 서울중앙지방법원 2021. 5. 27. 선고 2020가합574910 판결

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1. 업무상 배임죄 기본 법리

배임죄는 타인을 위하여 그 사무를 처리하는 자가 그 임무에 위배되는 행위로써 재산상의 이익을 취득하거나 제3자로 하여금 이를 취득하게 하여 본인에게 재산상의 손해를 가하는 경우 성립하는 죄(형법 제355조 제2항)입니다.

배임죄에서 '임무에 위배하는 행위'라 함은 처리하는 사무의 내용, 성질 등에 비추어 법령의 규정, 계약의 내용 또는 신의칙상 당연히 하여야 할 것으로 기대되는 행위를 하지 않거나 당연히 하지 않아야 할 것으로 기대되는 행위를 함으로써 본인과의 신임관계를 저버리는 일체의 행위를 포함한다(대법원 2003. 1. 10. 선고 2002도758판결). 그 범위가 매우 넓다고 생각하면 될 것입니다.

업무상 배임죄가 성립하려면 주관적 요건으로서 임무위배의 인식과 그로 인하여 자기 또는 제3자가 이익을 취득하고 본인에게 손해를 가한다는 인식, 즉 배임의 고의가 있어야 합니다. 피고인이 배임죄의 범의를 부인하는 경우에는 사물의 성질상 배임죄의 주관적 요소로 되는 사실은 고의와 상당한 관련성이 있는 간접사실을 증명하는 방법에 의하여 증명할 수밖에 없고, 이 때 무엇이 상당한 관련성이 있는 간접사실에 해당할 것인가는 정상적인 경험칙에 바탕을 두고 치밀한 관찰력이나 분석력에 의하여 사실의 연결상태를 합리적으로 판단하여야 합니다(대법원 2004. 3. 26. 선고 2003도7878 판결).

2. 핵심 쟁점 – 배임의 고의

영업비밀 침해분쟁에서 당사자는 대부분 배임의 고의를 부인합니다. 특히, 보안관리가 미흡하여 영업비밀로 인정받지 못하는 경우 퇴직자는 더욱 더 배임의 고의를 부인하는 경우가 많습니다. 위 대법원 판결에서 판시한 것처럼, 법원이 간접사실에 근거하여 판단할 수 밖에 없습니다. 따라서, 사건에 관련된 구체적 사실을 어떻게 주장하고 입증하여 판사를 설득하는가에 따라 결론이 달라질 것입니다.

3. 배임의 고의 불인정 사례

대법원 2010. 7. 15. 선고 2008도9066 판결: "회사에 근무하면서 프로그램 개발업무를 수행하는 과정에서 복사 및 취득한 것으로 보이는 점, 회사에서는 이 사건 각 프로그램파일이 비밀로 관리되지 않은 채 피고인들과 같은 연구원들의 경우 별다른 제한 없이 이를 열람, 복사할 수 있었고 복사된 저장매체도 언제든지 반출할 수 있었던 점, 피고인들이 이 사건 각 프로그램파일을 복사하여 취득한 것은 업무인수인계를 위한 것이거나 자료정리 차원에서 관행적으로 행해진 것으로 볼 여지도 없지 않은 점, 피고인들이 회사를 퇴직한 후 개발한 프로그램은 회사의 프로그램과 유사하거나 이를 변형 또는 참조하였다고 보기 어렵다는 컴퓨터프로그램보호위원회에 대한 감정촉탁회신결과에 의하면 피고인들은 실제로도 이 사건 각 프로그램파일을 FCS 프로그램을 개발하는 데 이용하지는 아니한 것으로 보이는 점 등 여러 사정들을 고려할 때, 이 사건 각 프로그램파일을 복사하여 취득할 당시 피고인들에게 업무상배임의 고의가 있었다고 단정하기 어렵다."

대법원 2009. 5. 28. 선고 2008도5706 판결: "피고인 2는 기숙사에 남은 짐을 빼기 위해 회사로 찾아온 피고인 1로부터 컴퓨터에 저장되어 있는 개인파일과 가족사진 등을 새로 산 개인용 노트북에 옮겨달라는 부탁을 받고, 컴퓨터의 자료파일을 노트북에 옮긴 후 그날 되돌려 준 사실, 이 사건 자료파일은 위 자료들 속에 별도로 구분되지 않은 채 포함되어 있었던 사실, 회사는 중요자료를 별도 관리하는 시스템을 갖추고 있지 않았던 사실, 이 사건 자료 파일이 회사의 영업비밀이 아니라고 확인되어 무혐의 처분을 한 사실, 압수·수색결과 회사 내에서 이 사건 자료파일이 사용되었다고 볼만한 아무런 자료도 확인되지 않은 사실, 등 기록에 나타나는 제반 사정을 위 배임의 고의에 관한 법리에 비추어 볼 때, 피고인들에게 공모하여 회사의 중요자료를 유출하고 회사에게 손해를 입게 한다는 배임의 고의가 있었다고 단정하기 어렵다."

4. 실무적 포인트

영업비밀을 유출한 경우는 업무상 배임죄까지 쉽게 인정되므로 문제될 소지가 없습니다. 그러나, 보완관리가 부실하여 영업비밀로 인정할 수 없고 단지 업무상 배임 책임만 문제되는 경우 대부분 퇴직자는 기술유출 또는 회사 자료유출에 관한 배임의 고의를 부인합니다.

퇴직자가 배임의 고의를 강하게 부인하면, 관련된 정황증거 등 간접사실을 종합적으로 고려하여 판단할 수 밖에 없습니다. 이와 같은 경우 실제 사건에서 배임의 고의를 인정할 수 있는지 판단하는 것이 매우 어렵습니다. 소개한 대법원 판결까지 있지만 모든 사안에 적용할 수 있는 것이 아니고, 구체적 사안에 따라 또 다른 판단이 나올 수 밖에 없습니다. 방어하는 퇴직자도 책임을 묻는 회사도 정확한 법리와 폭넓은 시각에 기반한 신중한 대응전략이 필요할 것입니다.

한편, 형법상 업무상 배임죄는 고의를 요건으로 하지만, 민법상 불법행위 책임은 고의 또는 과실을 요건으로 합니다. 법률요건의 차이로 인해 동일한 사안에서도 형사사건과 민사소송에서 그 결론이 달라질 수 있습니다. 사안에 대한 정확한 검토와 객관적 판단이 반드시 필요하고, 그와 같은 정확한 판단에 기초하여 가장 효과적인 소송전략을 검토해 보아야 할 것입니다.

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1. 대법원 판결요지 정리

(1)    회사직원이 영업비밀 또는 영업상 주요한 자산에 해당한 회사정보자료를 경쟁업체에 유출하거나 스스로의 이익을 위하여 이용할 목적으로 무단으로 반출한 경우 : 업무상 배임죄 성립 + 기수시기 - 유출 또는 반출 시

(2)    회사직원이 재직 당시 영업비밀 또는 영업상 주요한 자산에 해당한 회사정보자료를 적법하게 회사 외부로 반출하였으나 퇴사 당시에 회사에 반환하거나 폐기할 의무가 있음에도 같은 목적으로 이를 반환하거나 폐기하지 아니한 경우 : 업무상 배임죄 성립 + 기수시기 - 퇴사 시

(3)    퇴사한 회사직원이 위와 같이 반환하거나 폐기하지 아니하고 이미 갖고 있던 영업비밀 또는 영업상 주요한 자산에 해당한 회사정보자료를 퇴직 이후 시점에서 경쟁업체에 유출하거나 스스로의 이익을 위하여 이용한 경우 : 퇴직 후 위와 같은 행위가 퇴직 당시 이미 성립한 업무상 배임죄와 구별되는 독립된 업무상 배임죄를 다시 구성하는 것은 아님

(4)    제3자가 퇴직한 직원이 퇴직 이후 단계에서 한 위와 같은 이미 갖고 있던 영업비밀 또는 영업상 주요한 자산에 해당한 회사정보자료를 유출 내지 이용행위에 공모 또는 가담한 경우 : 업무상 배임죄의 공범 불성립

2. 사안의 개요 및 쟁점

A는 회사를 퇴직하여 전 직장동료 B씨가 세운 경쟁회사로 이직함 + 회사의 제품정보를 무단으로 가지고 나와 경쟁회사 제품을 만드는데 사용함. A와 B에게 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 위반죄(영업비밀누설 등) 인정

쟁점: 퇴직 후 사용행위에 대한 업무상 배임죄 성립 여부  

피고인 A 주장 요지 : 재직 중 업무수행을 하며 적법하게 취득한 정보임 + 유출 정보를 사용하였지만 A가 퇴사한 후 1년 이상 경과 후 사용함 + 사용 당시 이미 전직회사와 사이에는 신임관계가 존재하지 않기 때문에 업무상 배임죄가 성립할 수 없음

대법원 판결: 퇴사한 직원은 더이상 '타인의 사무를 처리하는 자'가 아니기 때문에 퇴사 이후 일어난 일로 업무상 배임죄를 물을 수 없음

3. 대법원 판결이유 요지

업무상배임죄의 주체는 타인의 사무를 처리하는 지위에 있어야 한다. 따라서 회사직원이 재직 중에 영업비밀 또는 영업상 주요한 자산을 경쟁업체에 유출하거나 스스로의 이익을 위하여 이용할 목적으로 무단으로 반출하였다면 타인의 사무를 처리하는 자로서 업무상의 임무에 위배하여 유출 또는 반출한 것이어서 유출 또는 반출 시에 업무상배임죄의 기수가 된다. 또한 회사직원이 영업비밀 등을 적법하게 반출하여 반출행위가 업무상배임죄에 해당하지 않는 경우라도, 퇴사 시에 영업비밀 등을 회사에 반환하거나 폐기할 의무가 있음에도 경쟁업체에 유출하거나 스스로의 이익을 위하여 이용할 목적으로 이를 반환하거나 폐기하지 아니하였다면, 이러한 행위 역시 퇴사 시에 업무상배임죄의 기수가 된다.

그러나 회사직원이 퇴사한 후에는 특별한 사정이 없는 한 퇴사한 회사직원은 더 이상 업무상배임죄에서 타인의 사무를 처리하는 자의 지위에 있다고 볼 수 없고, 위와 같이 반환하거나 폐기하지 아니한 영업비밀 등을 경쟁업체에 유출하거나 스스로의 이익을 위하여 이용하더라도 이는 이미 성립한 업무상배임 행위의 실행행위에 지나지 아니하므로, 그 유출 내지 이용행위가 부정경쟁방지 및 영입비밀보호에 관한 법률 위반(영업비밀누설등)죄에 해당하는지는 별론으로 하더라도, 따로 업무상배임죄를 구성할 여지는 없다. 그리고 위와 같이 퇴사한 회사직원에 대하여 타인의 사무를 처리하는 자의 지위를 인정할 수 없는 이상 제3자가 위와 같은 유출 내지 이용행위에 공모·가담하였더라도 타인의 사무를 처리하는 자의 지위에 있다는 등의 사정이 없는 한 업무상배임죄의 공범 역시 성립할 수 없다.

4. 대법원 구체적 사안에 대한 판단

원심은, 피고인 2가 2011. 8.경 피해자 회사에서 퇴사할 당시 이 사건 각 파일을 반환하거나 폐기하지 않았고, 이후 피고인 1이 설립한 경쟁회사에 입사하여 경쟁회사를 위한 소스코드를 만드는 데 이 사건 각 파일을 이용한 사실, 한편 피고인 1은 피고인 2가 2012. 8. 24.경 이 사건 14번 파일을 사용하는 데 있어 공모·가담한 사실 등을 인정한 후 피고인 1에 대하여 이 사건 14번 파일 사용에 관한 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 위반(영업비밀누설등)죄가 성립한다고 판단하였다.

나아가 원심은 피고인 2가 퇴사하면서 이 사건 각 파일을 반환하거나 폐기하지 않아 이미 업무상배임죄의 기수에 이르렀기 때문에 이후 14번 파일을 사용한 것은 불가벌적 사후행위에 해당하나, 그와 같은 불가벌적 사후행위에 공모·가담한 피고인 1에 대하여는 이 사건 14번 파일에 관한 업무상배임죄가 별도로 성립한다고 판단하였다.

그러나 피고인 2가 이 사건 14번 파일을 사용할 당시에는 이미 피해자 회사를 퇴사하고 1년 정도 지난 후라서 다른 특별한 사정이 없는 한 피해자 회사의 사무를 처리하는 자의 지위에 있었다고 볼 수 없으므로, 피고인 2의 이 사건 14번 파일 이용행위는 업무상배임죄의 구성요건에 해당하지 않는다고 할 것이고, 따라서 피고인 1이 이러한 피고인 2의 행위에 공모·가담하였다고 하더라도 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 위반(영업비밀누설등)죄 외에 따로 배임죄 등이 성립할 여지는 없다.

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1. 사안의 개요 및 쟁점

(1) 디스플레이용 OLED 재료를 개발, 생산하는 피해회사의 연구원으로 근무하는 피고인이 OLED 제작이나 관련 실험에 필요한 재료를 경쟁업체에 송부하여 업무상배임죄로 기소된 사안

(2) 항소심 판결 - 경쟁업체에 재료를 넘긴 행위는 재산상 이익이 아닌, 재물(재료) 자체를 대상으로 하는 것이어서 업무상배임죄의 객체가 아니라는 이유로 업무상배임죄를 무죄로 판단함

(3) 파일 유출 사안에서 산업기술보호법위반죄 및 업무상배임죄로 기소된 사안

(4) 항소심 판결 - 산업기술이 아니라는 이유만을 들어 업무상배임죄를 무죄로 판단

(5) 대법원 판결 - 항소심 판결 일부 유지 + 일부 파기 환송

2. 재료 유출 사안

가. 수원고등법원 항소심 판결 요지

업무상배임죄는 자신 또는 제3자의 재산상 이익 취득을 구성요건으로 하는 범죄로서 재산상 이익이 아닌 재물 자체를 범행의 객체로 한 경우에는 성립할 여지가 없는데, 피고인 1이 피해회사의 재료를 피고인 2에게 보내준 행위는 재물인 재료 자체를 대상으로 하는 것이어서 이를 업무상배임죄의 객체에 해당한다고 보기 어렵다는 이유로 피고인 1에 대한 이 부분 공소사실을 이유에서 무죄로 판단

나. 대법원 판결 요지

대법원은, 피해회사와 경쟁업체의 사업 분야 및 관계, 피고인이 송부한 재료의 성격, 공소사실의 내용 및 검사가 항소이유서에서 주장한 내용 등에 비추어 보면, 공소사실의 취지가 피고인이 재료를 송부함으로써 그 재료에 포함된 영업비밀 내지 영업상 주요한 자산을 유출한 것이라는 주장으로도 이해될 여지가 있는바, 검사에 대하여 석명권을 행사하여 그 취지를 분명히 한 다음 그에 관하여 심리․판단했어야 함에도, 그러한 조치 없이 그 판시와 같은 이유를 들어 무죄로 판단한 원심판결에 필요한 석명권 행사나 심리를 다하지 않은 위법이 있다고 보아 파기환송

회사직원이 영업비밀을 경쟁업체에 유출하거나 스스로의 이익을 위하여 이용할 목적으로 무단으로 반출하였다면 그 반출 시에 업무상 배임죄의 기수가 되고, 영업비밀이 아니더라도 그 자료가 불특정 다수의 사람에게 공개되지 않았고 사용자가 상당한 시간, 노력 및 비용을 들여 제작한 영업상 주요한 자산인 경우에도, 그 자료의 반출행위는 업무상 배임죄를 구성한다(대법원 2008. 4. 24. 선고 2006도9089 판결 등 참조).

영업비밀의 취득은 문서, 도면, 사진, 녹음테이프, 필름, 전산정보처리조직에 의하여 처리할 수 있는 형태로 작성된 파일 등 유체물의 점유를 취득하는 형태로 이루어질 수도 있다(대법원 2008. 12. 24. 선고 2008도7799 판결 등 참조).

피고인 1이 피고인 2에게 송부한 재료들은 피해회사에서 보유하던 것으로서 OLED의 제작에 필요한 재료 혹은 관련 실험에 필요한 재료이다. 위 재료들에는 피해회사의 기술 등이 포함되어 있어 피해회사로서는 경쟁업체에 이를 무단으로 제공하는 것을 허락하지 않았을 것으로 볼 여지가 있고, 특히 R 도판트 재료의 경우 공소외 회사가 용이하게 입수하기 어려웠던 것으로 보인다.

검사는 항소이유서에서 ‘재료를 넘겨준 행위는 기술유출의 한 방법이고, 기술유출로 인한 무형의 손해와 이익이 있는지 판단하여야 하는바, 피고인 1이 피해회사의 재료를 넘겨줌으로써 피해회사의 기술을 넘겨준 것이라는 이유로 업무상배임죄가 인정되어야 한다’는 취지로 주장하였다.

피해회사와 공소외 회사의 사업 분야 및 관계, 피고인이 송부한 재료의 성격, 이 부분 공소사실의 내용 및 검사가 항소이유서에서 주장한 내용 등에 비추어 보면, 이 부분 공소사실의 취지가 피고인이 재료를 송부함으로써 그 재료에 포함된 영업비밀 내지 영업상 주요한 자산을 유출한 것이라는 주장으로도 이해될 여지가 있고, 따라서 공소사실의 기재가 명료하지 못한 경우에 해당한다.

원심으로서는 검사에 대하여 석명권을 행사하여 그 취지를 분명히 한 다음 그에 관하여 심리․판단하였어야 할 것임에도, 원심은 이러한 조치 없이 이 부분 공소사실을 이유에서 무죄로 판단하였다. 원심판결 중 피고인 1에 대한 위 무죄 부분에는 필요한 석명권 행사나 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 취지의 검사의 상고이유 주장은 이유 있다.

3. 파일 유출 사안

비록 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」(이하 ‘산업기술보호법’이라고 한다)에서 정한 산업기술에 해당되지 않는다고 하더라도 업무상배임죄의 객체인 영업비밀 내지 영업상 주요한 자산에는 해당될 수 있다.

원심에서 해당 파일이 피해회사의 영업비밀 내지 영업상 주요한 자산에 해당하는지 여부에 관하여 아무런 심리도 하지 아니한 채 위 파일들이 피해회사의 산업기술이 아니라는 이유만으로 피고인에 대한 이 부분 업무상배임의 공소사실을 이유에서 무죄로 판단하였다.

원심판결에는 업무상배임죄의 성립에 관한 법리오해, 심리미진의 위법 존재, 원심판결을 파기환송한 사례

첨부: 대법원 2021. 5. 7. 선고 2020도17853 판결

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관련 법령

형법 제314조(업무방해) ① 제313조의 방법 또는 위력으로써 사람의 업무를 방해한 자는 5년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처한다. ② 컴퓨터 등 정보처리장치 또는 전자기록 등 특수매체기록을 손괴하거나 정보처리장치에 허위의 정보 또는 부정한 명령을 입력하거나 기타 방법으로 정보처리에 장애를 발생하게 하여 사람의 업무를 방해한 자도 제1항의 형과 같다.

정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제48조(정보통신망 침해행위 등의 금지) ① 누구든지 정당한 접근권한 없이 또는 허용된 접근권한을 넘어 정보통신망에 침입하여서는 아니 된다. ② 누구든지 정당한 사유 없이 정보통신시스템, 데이터 또는 프로그램 등을 훼손·멸실·변경·위조하거나 그 운용을 방해할 수 있는 프로그램(이하 "악성프로그램"이라 한다)을 전달 또는 유포하여서는 아니 된다. ③ 누구든지 정보통신망의 안정적 운영을 방해할 목적으로 대량의 신호 또는 데이터를 보내거나 부정한 명령을 처리하도록 하는 등의 방법으로 정보통신망에 장애가 발생하게 하여서는 아니 된다.

제71조(벌칙) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.

9. 제48조제1항을 위반하여 정보통신망에 침입한 자

10. 제48조제3항을 위반하여 정보통신망에 장애가 발생하게 한 자

서울동부지방법원 2018. 12. 18. 선고 2018고정709 판결

사안의 개요

(1)   피고인 직원이 회사의 업무용 프로그램(관리비 정산 프로그램)의 비밀번호 무단 변경, 약 한달 정도 회사의 접근 불가, 사용불가 상황 발생

(2)   “이로써 피고인은 컴퓨터 등 정보처리장치에 부정한 명령을 입력하게 하는 등의 방법으로 정보처리에 장애를 발생하게 하여 피해자의 오피스텔 관리비 정산에 관한 업무를 방해하였다.”

법원의 판단

벌금 150만원 선고, 형법 제314조 제2항 컴퓨터등장애업무방해 혐의 인정

대구지방법원 2018. 11. 27. 선고 2018고정896 판결

사안의 개요

(1)   피고인은 회사의 경매 관련 블로그의 제작, 관리업무 아르바이트 수행

(2)   경매 블로그의 게시물, 정보를 무단 삭제, 블로그 아이디, 비밀번호 무단 변경

(3)   “이로써 피고인은 피고인에게 허용된 접근권한을 넘어 정보통신망에 침입함과 동시에 정보처리장치에 부정한 명령을 입력하거나 기타 방법으로 정보처리에 장애를 발생하게 하여 피해자의 홈페이지 운영관리 업무를 방해하였다.”

법원의 판단

벌금 150만원 선고, 정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률위반 혐의 인정, 업무방해 성립

수원지방법원 성남지원 2018. 9. 5. 선고 2018고정84 판결

사안의 개요

(1)   피고인은 사무실에서 피해자와 공동으로 사용해 온 컴퓨터에 피해자 모르게 비밀번호를 설정하여 피해자가 사용하지 못하게 함

(2)   피해자의 회원 상담업무 및 업무일지 작성, 홍보, 블로그 작업 등 업무방해

법원의 판단

벌금 300만원 선고, 컴퓨터등장애업무방해 혐의 인정

창원지방법원 2018. 4. 18. 선고 2017고정1001 판결

사안의 개요

(1)   업무용 자료를 보관, 공유, 처리하는 네트워크 시스템 'NAS(Network-Attached Storage)'의 관리자 계정에 접속하여 관리자계정 비밀번호를 무단 변경

(2)   피해자가 'NAS' 시스템에 접속할 수 없도록 할당된 아이피주소를 'NAS' 시스템에 접속 거부 아이피주소로 등록

(3)   'NAS' 시스템에 보관 중인 업무관련 파일을 일부 무단 삭제

(4)   “이로써 피고인은 컴퓨터 등 정보처리장치에 보관 중인 전자기록을 손괴하고 정보처리장치에 부정한 명령을 입력하여 정보처리에 장애를 발생하게 하여 피해자의 정당한 업무를 방해하였다.”

법원의 판단

벌금 300만원 선고, 정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률위반 혐의 인정

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제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

2. "영업비밀"이란 공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 비밀로 관리된 생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말한다.

3. "영업비밀 침해행위"란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

가. 절취, 기망, 협박, 그 밖의 부정한 수단으로 영업비밀을 취득하는 행위(이하 "부정취득행위"라 한다) 또는 그 취득한 영업비밀을 사용하거나 공개(비밀을 유지하면서 특정인에게 알리는 것을 포함한다. 이하 같다)하는 행위

나. 영업비밀에 대하여 부정취득행위가 개입된 사실을 알거나 중대한 과실로 알지 못하고 그 영업비밀을 취득하는 행위 또는 그 취득한 영업비밀을 사용하거나 공개하는 행위

다. 영업비밀을 취득한 후에 그 영업비밀에 대하여 부정취득행위가 개입된 사실을 알거나 중대한 과실로 알지 못하고 그 영업비밀을 사용하거나 공개하는 행위

라. 계약관계 등에 따라 영업비밀을 비밀로서 유지하여야 할 의무가 있는 자가 부정한 이익을 얻거나 그 영업비밀의 보유자에게 손해를 입힐 목적으로 그 영업비밀을 사용하거나 공개하는 행위

마. 영업비밀이 라목에 따라 공개된 사실 또는 그러한 공개행위가 개입된 사실을 알거나 중대한 과실로 알지 못하고 그 영업비밀을 취득하는 행위 또는 그 취득한 영업비밀을 사용하거나 공개하는 행위

바. 영업비밀을 취득한 후에 그 영업비밀이 라목에 따라 공개된 사실 또는 그러한 공개행위가 개입된 사실을 알거나 중대한 과실로 알지 못하고 그 영업비밀을 사용하거나 공개하는 행위

제9조의2(영업비밀 원본 증명) ① 영업비밀 보유자는 영업비밀이 포함된 전자문서의 원본 여부를 증명받기 위하여 제9조의3에 따른 영업비밀 원본증명기관에 그 전자문서로부터 추출된 고유의 식별값[이하 "전자지문"이라 한다]을 등록할 수 있다. ② 제9조의3에 따른 영업비밀 원본증명기관은 제1항에 따라 등록된 전자지문과 영업비밀 보유자가 보관하고 있는 전자문서로부터 추출된 전자지문이 같은 경우에는 그 전자문서가 전자지문으로 등록된 원본임을 증명하는 증명서(이하 "원본증명서"라 한다)를 발급할 수 있다. ③ 제2항에 따라 원본증명서를 발급받은 자는 제1항에 따른 전자지문의 등록 당시에 해당 전자문서의 기재 내용대로 정보를 보유한 것으로 추정한다.

제10조(영업비밀 침해행위에 대한 금지청구권 등) ① 영업비밀의 보유자는 영업비밀 침해행위를 하거나 하려는 자에 대하여 그 행위에 의하여 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 경우에는 법원에 그 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다.

② 영업비밀 보유자가 제1항에 따른 청구를 할 때에는 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거, 그 밖에 침해행위의 금지 또는 예방을 위하여 필요한 조치를 함께 청구할 수 있다.

제11조(영업비밀 침해에 대한 손해배상책임) 고의 또는 과실에 의한 영업비밀 침해행위로 영업비밀 보유자의 영업상 이익을 침해하여 손해를 입힌 자는 그 손해를 배상할 책임을 진다.

제12조(영업비밀 보유자의 신용회복) 법원은 고의 또는 과실에 의한 영업비밀 침해행위로 영업비밀 보유자의 영업상의 신용을 실추시킨 자에게는 영업비밀 보유자의 청구에 의하여 제11조에 따른 손해배상을 갈음하거나 손해배상과 함께 영업상의 신용을 회복하는 데에 필요한 조치를 명할 수 있다.

제13조(선의자에 관한 특례) ① 거래에 의하여 영업비밀을 정당하게 취득한 자가 그 거래에 의하여 허용된 범위에서 그 영업비밀을 사용하거나 공개하는 행위에 대하여는 제10조부터 제12조까지의 규정을 적용하지 아니한다. ② 제1항에서 "영업비밀을 정당하게 취득한 자"란 제2조제3호다목 또는 바목에서 영업비밀을 취득할 당시에 그 영업비밀이 부정하게 공개된 사실 또는 영업비밀의 부정취득행위나 부정공개행위가 개입된 사실을 중대한 과실 없이 알지 못하고 그 영업비밀을 취득한 자를 말한다

제18조(벌칙) ① 영업비밀을 외국에서 사용하거나 외국에서 사용될 것임을 알면서도 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자는 15년 이하의 징역 또는 15억원 이하의 벌금에 처한다. 다만, 벌금형에 처하는 경우 위반행위로 인한 재산상 이득액의 10배에 해당하는 금액이 15억원을 초과하면 그 재산상 이득액의 2배 이상 10배 이하의 벌금에 처한다.

1. 부정한 이익을 얻거나 영업비밀 보유자에 손해를 입힐 목적으로 한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위

가. 영업비밀을 취득ㆍ사용하거나 제3자에게 누설하는 행위

나. 영업비밀을 지정된 장소 밖으로 무단으로 유출하는 행위

다. 영업비밀 보유자로부터 영업비밀을 삭제하거나 반환할 것을 요구받고도 이를 계속 보유하는 행위

2. 절취ㆍ기망ㆍ협박, 그 밖의 부정한 수단으로 영업비밀을 취득하는 행위

3. 제1호 또는 제2호에 해당하는 행위가 개입된 사실을 알면서도 그 영업비밀을 취득하거나 사용(제13조제1항에 따라 허용된 범위에서의 사용은 제외한다)하는 행위

② 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자는 10년 이하의 징역 또는 5억원 이하의 벌금에 처한다. 다만, 벌금형에 처하는 경우 위반행위로 인한 재산상 이득액의 10배에 해당하는 금액이 5억원을 초과하면 그 재산상 이득액의 2배 이상 10배 이하의 벌금에 처한다.

⑤ 제1항과 제2항의 징역과 벌금은 병과(병과)할 수 있다.

제18조의2(미수) 제18조제1항 및 제2항의 미수범은 처벌한다.

제18조의3(예비ㆍ음모) ① 제18조제1항의 죄를 범할 목적으로 예비 또는 음모한 자는 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다. ② 제18조제2항의 죄를 범할 목적으로 예비 또는 음모한 자는 2년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.

제19조(양벌규정) 법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제18조제1항부터 제4항까지의 어느 하나에 해당하는 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형을 과한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

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1. 사안의 개요

대학 내부 벤처회사의 소재지 서울대학교 유전공학연구소 구내 – 해당 회사에서 원료 구매하여 제품을 판매하는 외부 회사에서 “서울대학교 유전공학연구소 바이오캠 기술개발 및 원료공급” 문구 사용

서울대 산학협력단에서 대학명칭 무단사용으로 인한 부정경쟁행위 불법행위 주장, 원료공급회사 및 판매회사 공동불법행위로 인한 손해배상 청구 소송 제기

피고들 주장 - “서울대학교 유전공학연구소”는 피고 회사의 주소를 나타내는 표시

2. 특허법원 판결요지 – 대학구내 소재 회사의 공동불법행위 책임 

민법 제760조 제3항은 불법행위의 방조자를 공동행위자로 보아 방조자에게 공동불법행위의 책임을 부담시키고 있는바, 방조는 불법행위를 용이하게 하는 직접, 간접의 모든 행위를 가리키는 것으로서 작위에 의한 경우뿐만 아니라 작위의무 있는 사람이 그것을 방지하여야 할 제반 조치를 취하지 아니하는 부작위로 인하여 불법행위자의 실행행위를 용이하게 하는 경우도 포함하며, 손해의 전보를 목적으로 하여 과실을 원칙적으로 고의와 동일시하는 민사법의 영역에서는 과실에 의한 방조도 가능하다.

그런데 이 경우의 과실의 내용은 불법행위에 도움을 주지 말아야 할 주의의무가 있음을 전제로 하여 그 의무를 위반하는 것을 말하고, 방조자에게 공동불법행위자로서 책임을 지우기 위하여는 방조행위와 피해자의 손해 발생 사이에 상당인과관계가 있어야 한다.

그리고 상당인과관계가 있는지 여부는 과실에 의한 방조가 피해 발생에 끼친 영향, 피해자의 신뢰 형성에 기여한 정도, 피해자 스스로 쉽게 피해 방지를 할 수 있었는지 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 3. 27. 선고 2013다91597 판결 참조).

è 외부소재 제품판매 회사에서 대학연구소 화사의 원고공급 문구로 대학 및 연구소 명칭 사용하는 행위 - 부정경쟁행위

è 대학구내 소재 원료공급 회사의 주소 표시를 넘어서 대학외부 판매회사의 부정경쟁행위에 방조한 공동불법행위 책임 인정

피고들은 재단법인 서울대학교발전기금과 임대차계약을 체결하면서 약정한 계약상 의무를 위반하여 B에게 피고들 승인 문구의 사용을 허락함으로써 C업체의 부정경쟁행위 중 일부에 대하여는 이를 방조한 책임이 인정된다고 할 것이므로 A 등과 공동으로 원고에게 이로 인한 손해를 배상할 책임이 있다.

피고 회사는 원고의 허락을 받아야 할 의무를 부담하고 있었 피고들로서는 원고의 허락을 받아 피고들 승인 문구를 사용하도록 허락하거나 원고의 허락 없이 피고들 승인 문구를 사용하도록 허락하였다면 이와 별도로 피고들 승인 문구 중에 “서울대학교 유전공학연구소”가 피고 회사의 주소를 나타내는 표시임을 명백히 표시하도록 하거나 “바이오켐 C.A.L.S.”가 서울대학교와 무관한 별도의 주식회사임을 표시하도록 조치를 취할 의무가 있다. 그럼에도 피고들은 판매회사의 부정경쟁행위가 발생할 때까지 그러한 조치를 취하지 않았다. 

이 사건 쟁점 문구들은 피고들 허락 문구와 동일한 범위 내의 사용으로 인정되고, 바이오원의 이러한 사용으로 인한 부정경쟁행위는 사용은 피고들이 사전에 예견가능하였던 범위 내의 사용이라고 보이고, 피고들이 추가적인 방지 조치를 취하지 않는 이상 소비자들에게 품질 오인을 일으킬 위험이 있는 사용에 해당한다.

첨부: 특허법원 2021. 1. 22. 선고 2019나2145 판결

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부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제14조의2(손해액의 추정 등)

① 부정경쟁행위, 제3조의2제1항이나 제2항을 위반한 행위 또는 영업비밀 침해행위로 영업상의 이익을 침해당한 자가 제5조 또는 제11조에 따른 손해배상을 청구하는 경우 영업상의 이익을 침해한 자가 부정경쟁행위, 제3조의2제1항이나 제2항을 위반한 행위 또는 영업비밀 침해행위를 하게 한 물건을 양도하였을 때에는 제1호의 수량에 제2호의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 영업상의 이익을 침해당한 자의 손해액으로 할 수 있다. 이 경우 손해액은 영업상의 이익을 침해당한 자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다. 다만, 영업상의 이익을 침해당한 자가 부정경쟁행위, 제3조의2제1항이나 제2항을 위반한 행위 또는 영업비밀 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 경우에는 그 부정경쟁행위, 제3조의2제1항이나 제2항을 위반한 행위 또는 영업비밀 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 한다.

1. 물건의 양도수량

2. 영업상의 이익을 침해당한 자가 그 부정경쟁행위, 제3조의2제1항이나 제2항을 위반한 행위 또는 영업비밀 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액

② 부정경쟁행위, 제3조의2제1항이나 제2항을 위반한 행위 또는 영업비밀 침해행위로 영업상의 이익을 침해당한 자가 제5조 또는 제11조에 따른 손해배상을 청구하는 경우 영업상의 이익을 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 것이 있으면 그 이익액을 영업상의 이익을 침해당한 자의 손해액으로 추정한다.

③ 부정경쟁행위, 제3조의2제1항이나 제2항을 위반한 행위 또는 영업비밀 침해행위로 영업상의 이익을 침해당한 자는 제5조 또는 제11조에 따른 손해배상을 청구하는 경우 부정경쟁행위 또는 제3조의2제1항이나 제2항을 위반한 행위의 대상이 된 상품 등에 사용된 상표 등 표지의 사용 또는 영업비밀 침해행위의 대상이 된 영업비밀의 사용에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 금액을 자기의 손해액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있다.

④ 부정경쟁행위, 제3조의2제1항이나 제2항을 위반한 행위 또는 영업비밀 침해행위로 인한 손해액이 제3항에 따른 금액을 초과하면 그 초과액에 대하여도 손해배상을 구할 수 있다. 이 경우 그 영업상의 이익을 침해한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없다면 법원은 손해배상 금액을 산정할 때 이를 고려할 수 있다.

⑤ 법원은 부정경쟁행위, 제3조의2제1항이나 제2항을 위반한 행위 또는 영업비밀 침해행위에 관한 소송에서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항부터 제4항까지의 규정에도 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

⑥ 법원은 영업비밀 침해행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 제11조에도 불구하고 제1항부터 제5항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다.

⑦ 제6항에 따른 배상액을 판단할 때에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

          1. 침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부

          2. 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도

          3. 침해행위로 인하여 영업비밀 보유자가 입은 피해규모

          4. 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익

          5. 침해행위의 기간·횟수 등

          6. 침해행위에 따른 벌금

          7. 침해행위를 한 자의 재산상태

          8. 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도

신법 적용 범위: 부칙규정 - 손해배상청구권에 관한 적용 개정규정(징벌적 손해배상)은 이 법 시행 (2019. 7. 9.) 이후 영업비밀 침해행위가 시작된 경우부터 적용한다.

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1. 사안의 개요

현대차 의장공장의 증축, 개축하는 공사 발주 – 복수의 회사가 참여하여 제안설명, 계약협의 진행 + 계약 실패한 회사에서 제안설명 및 협의 과정에서 영업비밀 제공, 발주자에서 취득한 후 공사하는 제3회사에 제공하여 시공, 영업비밀 침해 주장하는 소송 제기

2. 법원 판결 – 영업비밀 불인정 및 패소

3. 특허법원 판결 요지 – 특허등록 기술과 구별

법리 - 특허출원서에 발명의 명세서와 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여야 하고, 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적․구성 및 효과를 기재하여야 하며, 특허청구범위에는 발명이 명확하고 간결하게 그 구성에 없어서는 아니되는 사항을 기재하여야 하므로, 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 공개된 자료를 보고 실시할 수 있다 할 것이니, 특허출원된 발명에 대하여 영업비밀을 주장하는 자로서는 그 특허출원된 내용 이외의 어떠한 정보가 영업비밀로 관리되고 있으며 어떤 면에서 경제성을 갖고 있는지를 구체적으로 특정하여 주장 입증하여야 한다(대법원 2004. 9. 23. 선고 2002다60610 판결 참조).

원고 주장 – 공사현장의 특수성을 고려하여 사에 적합하도록 특허발명을 개량한 것으로서 특허출원된 내용 이외에 추가 기술내용이 포함된 것 + 특허발명과 동일하지 않다.

법원 판결 – (1) 원고의 주장에 따르면, 특허발명을 개량하거나 추가하였다는 부분을 제외한 나머지 부분은 원고의 위 특허발명에 개시된 것으로서 이미 공공연히 알려져 있는 것에 불과하므로 영업비밀에 해당할 여지가 없음. + (2) 추가된 부분은 이미 공공연히 알려져 있었거나 동종 업계의 기술자들에 의하여 쉽게 도출될 수 있는 것 – 영업비밀성 부정

기타 정보 - 기술적인 내용이라기보다는 동종 업계에서 이미 널리 알려진 관행, 상식 내지 행정사항들에 불과할 뿐만 아니라, 이 사건 공사의 특수성이 반영될 수밖에 없는 것으로 공사현장에서 관행적으로 고려되는 공사 전제조건, 공사비, 시공사양서에 불과하다는 점에서, 이 사건 원고 기술을 두고 원고가 상당한 노력과 투자에 의하여 구축한 성과물이라고 하기 어렵고, 이와 같이 공공의 영역에 있는 기술을 사용한 것을 두고 상도덕이나 공정한 경쟁질서에 반하는 부정한 경쟁행위라고 할 수도 없다.

게다가 앞서 본 바와 같이 [별지] 기재 원고 기술은 이 사건 공사현장의 특수성에 맞추어 개량된 것들로서 원고와 피고 현대자동차, 현대엔지니어링 사이에 수차례 회의를 통하여 만들어진 것이라는 점에서, 이는 협의과정에서의 단순한 아이디어에 불과할 뿐 이를 두고 이 사건 공사 전에 원고가 보유하고 있던 성과물이라거나 원고만의 독단적인 성과물이라고 할 수도 없다.

첨부: 특허법원 2018. 7. 12. 선고 2017나22 판결

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업무상배임죄는 타인의 사무를 처리하는 자가 업무상의 임무에 위배되는 행위로써 재산상의 이익을 취득하거나 제3자로 하여금 이를 취득하게 하여 그 타인에게 손해를 가한 때에 성립한다(형법 제356조, 제355조 제2항).

여기서 본인에게 재산상의 손해를 가한다 함은 총체적으로 보아 본인의 재산 상태에 손해를 가하는 경우, 즉 본인의 전체적 재산가치의 감소를 가져오는 것을 말하는 것이고 (대법원 1981. 6. 23. 선고 80도2934 판결, 2005. 4. 15. 선고 2004도7053 판결 등 참조), 이와 같은 법리는 타인의 사무를 처리하는 자 내지 제3자가 취득하는 재산상의 이익에 대하여도 동일하게 적용되는 것으로 보아야 한다.

또한, 업무상 배임죄는 본인에게 재산상의 손해를 가하는 외에 배임행위로 인하여 행위자 스스로 재산상의 이익을 취득하거나 제3자로 하여금 재산상의 이익을 취득하게 할 것을 요건으로 하므로, 본인에게 손해를 가하였다고 할지라도 행위자 또는 제3자가 재산상 이익을 취득한 사실이 없다면 배임죄가 성립할 수 없다(대법원 1982. 2. 23. 선고 81도2601 판결, 2006. 7. 27. 선고 2006도3145 판결 참조).

행위자 또는 제3자가 재산상 어떠한 이익을 취득하였다고 볼 만한 특별한 사정이 있다는 사실에 대한 입증책임은 검사에게 있다.

첨부: 대법원 2007. 7. 26. 선고 2005도6439 판결

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업무상배임죄는 타인의 사무를 처리하는 자가 업무상의 임무에 위배되는 행위로써 재산상의 이익을 취득하거나 제3자로 하여금 이를 취득하게 하여 그 타인에게 손해를 가한 때에 성립한다(형법 제356조, 제355조 제2항).

형법 제18조는 부작위범의 성립 요건에 관하여 “위험의 발생을 방지할 의무가 있거나 자기의 행위로 인하여 위험발생의 원인을 야기한 자가 그 위험발생을 방지하지 아니한 때에는 그 발생된 결과에 의하여 처벌한다.”라고 정하고 있다.

업무상배임죄는 타인과의 신뢰관계에서 일정한 임무에 따라 사무를 처리할 법적 의무가 있는 자가 그 상황에서 당연히 할 것이 법적으로 요구되는 행위를 하지 않는 부작위에 의해서도 성립할 수 있다(대법원 2012. 11. 29. 선고 2012도10139 판결 등 참조).

그러한 부작위를 실행의 착수로 볼 수 있기 위해서는 작위의무가 이행되지 않으면 사무처리의 임무를 부여한 사람이 재산권을 행사할 수 없으리라고 객관적으로 예견되는 등으로 구성요건적 결과 발생의 위험이 구체화한 상황에서 부작위가 이루어져야 한다.

그리고 행위자는 부작위 당시 자신에게 주어진 임무를 위반한다는 점과 그 부작위로 인해 손해가 발생할 위험이 있다는 점을 인식하였어야 한다.

첨부: 대법원 2021. 5. 27. 선고 2020도15529 판결

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1. 비자발적 퇴직자 관련 기본 법리

비자발적 퇴직자도 회사의 영업비밀을 보호해야 할 의무가 있습니다. 경쟁업체 전직으로 그 영업비밀을 침해하였거나 침해할 우려가 높은 경우라면 비자발적 퇴직자라고 하더라도 전직금지를 요구할 수 있습니다. 전직금지가 불가피한 경우에는 종업원의 전직자유에 관한 기본권을 심각하게 침해하지 않도록 적절한 보상 또는 대상(代償)조치와 이익 균형이 필요할 것입니다.

반면, 퇴직자에게 적절한 보상을 해주지 않는다면, 사용자가 종업원 의사와 무관하게 퇴직시킨 경우라면 사용자와 종업원 사이에 경쟁업체 전직금지약정이 있다고 하더라도 비자발적 퇴직자의 경쟁업체로의 전직을 금지할 수 없다 할 것입니다.

2. 희망퇴직자 및 명예퇴직자의 경우 – 일정한 보상을 한 경우

희망퇴직 및 명예퇴직은 사용자의 일정한 보상을 전제로 합니다. 즉 퇴직자에 대한 대상조치가 있습니다. 이와 같은 퇴직자에 대한 경업금지, 전직금지 약정은 원칙적으로 유효합니다. 다만, 그 범위가 과도한 경우에는 일정 범위 내에서만 유효하고 그 범위를 초과한 경우에는 무효로 볼 수 있습니다.

3. 구체적 사례 검토 – 서울동부지방법원 2010가합161 판결

가. 사실관계

  1)희망퇴직자 피고는 2009. 4. 22. 보험회사인 원고의 지점장으로 희망퇴직시 퇴직금과 별도로 희망퇴직위로금 184,482,870원을 받으면서, ① 퇴직 후 2년간 보험과 관련되거나 유사한 업종에 종사하지 않고, ② 재직 중 지득, 관리한 원고의 영업비밀, 고객정보, 또는 영업조직 등을 이용하여 원고의 영업에 지장을 초래할 우려가 있는 일체의 행위를 하지 않으며, ③ 위 각 약정을 위반할 경우 희망퇴직위로금 전부를 위약금으로 원고에게 반환한다는 약정을 하였다.

  2) 피고는 2009. 6. 10. 경쟁 보험회사에 입사하여 지점장 등록을 마쳤고, 그 후 원고의 소속 보험설계사 11명이 사직서를 내고 피고가 지점장으로 등록한 보험회사 대리점에 취업하였다.

나. 판결요지

  1) 경업금지약정 위반 - 불인정

   가) 지점장이 퇴직함으로써 보험설계사들이 회사를 이탈하는 상황(조직유출)이나 그들이 관리하던 고객들이 이탈하는 상황(보험사 갈아타기)이 발생할 우려가 있기는 하나, 보험계약은 고객이 자유로운 의사에 따라 체결하는 것으로 지점장과 고객의 개인적 인적관계가 회사인 원고의 입장에서 배타적으로 보유하고 있는 영업이익 또는 경업금지약정을 통해 보호할 가치가 있는 이익에 해당한다고 볼 수 없다.

   나) 위 경업금지약정은 여러 사정을 종합하면, 근로자의 직업선택의 자유와 근로권 등을 과도하게 제한하거나 자유로운 경쟁을 지나치게 제한하는 경우에 해당되어 민법 제103조에 정한 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하는 법률행위로서 무효이다.

  2) 영업방해금지약정 위반 – 인정

    희망퇴직자 피고의 행위는 영업방해금지약정에 위반되고, 위 약정은 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하는 법률행위, 비진의 의사표시, 금반언, 형평에 반한 행위로서 무효이거나 착오 또는 기망에 의해 취소되었다고 볼 수도 없다. 따라서 피고는 원고에게 영업방해금지약정 위반에 따른 위약금 반환의무가 있다.

  3) 위약금 일부 감액 결정

    이 사건 위약금약정은 민법 제398조 제4항의 손해배상액의 예정으로 추정되고, 손해배상 예정액이 부당하게 과다한 경우에는 법원은 직권으로 이를 감액할 수 있는바, 여러 사정을 종합하여 피고의 영업방해금지약정의 위반에 관한 손해배상 예정액을 1억 원으로 감액한다.

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퇴직자가 경쟁회사에 취업하여 종전과 같은 업무에 종사한다면 종전 회사에서 재직 중 알게 된 영업비밀을 사용하거나 또는 개시할 개연성이 높습니다. 소위 전직으로 인한 영업비밀의 개시불가피론(doctrine of inevitable disclosure)입니다.

따라서 종전 회사의 영업비밀을 보호하려면 종업원이 경쟁업체에 취업하는 것을 금지하는 것 이외에 다른 방법이 없습니다. 전직금지의무를 부과해야만 합니다. 이와 같은 경우에는 영업비밀보호의무와 전직금지의무가 중첩되는 결과를 낳습니다.

비자발적 퇴직자도 회사의 영업비밀을 보호해야 할 의무가 있습니다. 경쟁업체 전직으로 그 영업비밀을 침해하였거나 침해할 우려가 높은 경우라면 비자발적 퇴직자라고 하더라도 전직금지를 요구할 수 있습니다. 전직금지가 불가피한 경우에도 종업원의 전직자유에 관한 기본권을 심각하게 침해하지 않도록 적절한 대상(代償)조치와 이익 균형이 필요할 것입니다.

위와 같은 특별한 경우를 제외하면, 경쟁업체로 전직하더라도 영업비밀을 누설하거나 사용하지 않는다면 영업비밀보호약정을 위반한 것이 아닙니다. 전직금지약정과 영업비밀보호약정은 다릅니다. 이 경우 전직금지약정을 위반한 것인지 여부만 문제됩니다.

사용자가 종업원 의사와 무관하게 퇴직시킨 경우라면 사용자와 종업원 사이에 경쟁업체 전직금지약정이 있다고 하더라도 비자발적 퇴직자의 경쟁업체로의 전직을 금지할 수 없다 할 것입니다.

미국판결을 간략하게 소개합니다. 펜실베니아 주 항소법원은 실적부진을 이유로 퇴직시킨 vice president가 경쟁업체로 이직한 사건에서 퇴직 전 자발적으로 서명한 명시적 전직금지 계약에도 불구하고, '비밀유지약정만으로 사용자의 이익을 보호하는데 충분하고 비자발적 퇴직자에게 경쟁업체 전직금지의무까지 부과할 수 없다'고 판결하였습니다.

판결문 중에서 흥미로운 부분 "it clearly suggests an implicit decision on the part of the employer that its business interests are best promoted without the employee"을 보면, 사용자가 종업원을 회사이익에 별 도움이 되지 않는다고 생각하여 사직하게 한 다음에 퇴직자가 경쟁회사로 전직하면 손해가 된다고 주장하는 것은 앞뒤가 맞지 않는다고 본 것입니다.

나아가 미국법원은 당사자가 체결한 전직금지계약에서 "for whatever reason whatsoever"와 같이 퇴직이유를 불문하고 경쟁업체 전직금지의무를 인정한다는 부담한다는 명시적 계약조항이 있다고 하더라도 마찬가지라고 판결하였습니다.

이와 같이 미국판례는 비자발적으로 퇴직한 종업원에게 bad faith, 즉 경쟁회사에 취직하여 종전 회사의 이익을 침해하려는 악의가 없는 경우에는 전직금지약정을 준수할 것을 강제할 수 없다는 입장입니다.

정리하면, (1) 구조조정 등 사유로 비자발적으로 퇴직한 경우에도 회사의 영업비밀보호의무는 있습니다. (2) 경쟁회사 전직금지 이외에 다른 대안이 없다면 일정한 대가지급 등 특별한 요건을 갖춘다면 전직금지의무도 인정됩니다. (3) 특별한 사정이 없다면 전직금지약정이 있다 하더라도 비자발적 퇴직자의 경우에는 그 효력을 인정받기 어려울 것입니다.

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1. 사안의 개요 및 쟁점

(1)   디스플레이용 OLED 재료를 개발, 생산하는 피해회사의 연구원으로 근무하는 피고인이 OLED 제작이나 관련 실험에 필요한 재료를 경쟁업체에 송부하여 업무상배임죄로 기소된 사안

(2)   항소심 판결 - 경쟁업체에 재료를 넘긴 행위는 재산상 이익이 아닌, 재물(재료) 자체를 대상으로 하는 것이어서 업무상배임죄의 객체가 아니라는 이유로 업무상배임죄를 무죄로 판단함

(3)   파일 유출 사안에서 산업기술보호법위반죄 및 업무상배임죄로 기소된 사안

(4)   항소심 판결 - 산업기술이 아니라는 이유만을 들어 업무상배임죄를 무죄로 판단

(5)   대법원 판결 - 항소심 판결 일부 유지 + 일부 파기 환송

2. 재료 유출 사안

가. 수원고등법원 항소심 판결 요지

업무상배임죄는 자신 또는 제3자의 재산상 이익 취득을 구성요건으로 하는 범죄로서 재산상 이익이 아닌 재물 자체를 범행의 객체로 한 경우에는 성립할 여지가 없는데, 피고인 1이 피해회사의 재료를 피고인 2에게 보내준 행위는 재물인 재료 자체를 대상으로 하는 것이어서 이를 업무상배임죄의 객체에 해당한다고 보기 어렵다는 이유로 피고인 1에 대한 이 부분 공소사실을 이유에서 무죄로 판단

나. 대법원 판결 요지

대법원은, 피해회사와 경쟁업체의 사업 분야 및 관계, 피고인이 송부한 재료의 성격, 공소사실의 내용 및 검사가 항소이유서에서 주장한 내용 등에 비추어 보면, 공소사실의 취지가 피고인이 재료를 송부함으로써 그 재료에 포함된 영업비밀 내지 영업상 주요한 자산을 유출한 것이라는 주장으로도 이해될 여지가 있는바, 검사에 대하여 석명권을 행사하여 그 취지를 분명히 한 다음 그에 관하여 심리․판단했어야 함에도, 그러한 조치 없이 그 판시와 같은 이유를 들어 무죄로 판단한 원심판결에 필요한 석명권 행사나 심리를 다하지 않은 위법이 있다고 보아 파기환송

회사직원이 영업비밀을 경쟁업체에 유출하거나 스스로의 이익을 위하여 이용할 목적으로 무단으로 반출하였다면 그 반출 시에 업무상 배임죄의 기수가 되고, 영업비밀이 아니더라도 그 자료가 불특정 다수의 사람에게 공개되지 않았고 사용자가 상당한 시간, 노력 및 비용을 들여 제작한 영업상 주요한 자산인 경우에도, 그 자료의 반출행위는 업무상 배임죄를 구성한다(대법원 2008. 4. 24. 선고 2006도9089 판결 등 참조).

영업비밀의 취득은 문서, 도면, 사진, 녹음테이프, 필름, 전산정보처리조직에 의하여 처리할 수 있는 형태로 작성된 파일 등 유체물의 점유를 취득하는 형태로 이루어질 수도 있다(대법원 2008. 12. 24. 선고 2008도7799 판결 등 참조).

피고인 1이 피고인 2에게 송부한 재료들은 피해회사에서 보유하던 것으로서 OLED의 제작에 필요한 재료 혹은 관련 실험에 필요한 재료이다. 위 재료들에는 피해회사의 기술 등이 포함되어 있어 피해회사로서는 경쟁업체에 이를 무단으로 제공하는 것을 허락하지 않았을 것으로 볼 여지가 있고, 특히 R 도판트 재료의 경우 공소외 회사가 용이하게 입수하기 어려웠던 것으로 보인다.

검사는 항소이유서에서 ‘재료를 넘겨준 행위는 기술유출의 한 방법이고, 기술유출로 인한 무형의 손해와 이익이 있는지 판단하여야 하는바, 피고인 1이 피해회사의 재료를 넘겨줌으로써 피해회사의 기술을 넘겨준 것이라는 이유로 업무상배임죄가 인정되어야 한다’는 취지로 주장하였다.

피해회사와 공소외 회사의 사업 분야 및 관계, 피고인이 송부한 재료의 성격, 이 부분 공소사실의 내용 및 검사가 항소이유서에서 주장한 내용 등에 비추어 보면, 이 부분 공소사실의 취지가 피고인이 재료를 송부함으로써 그 재료에 포함된 영업비밀 내지 영업상 주요한 자산을 유출한 것이라는 주장으로도 이해될 여지가 있고, 따라서 공소사실의 기재가 명료하지 못한 경우에 해당한다.

원심으로서는 검사에 대하여 석명권을 행사하여 그 취지를 분명히 한 다음 그에 관하여 심리․판단하였어야 할 것임에도, 원심은 이러한 조치 없이 이 부분 공소사실을 이유에서 무죄로 판단하였다. 원심판결 중 피고인 1에 대한 위 무죄 부분에는 필요한 석명권 행사나 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 취지의 검사의 상고이유 주장은 이유 있다.

3. 파일 유출 사안

비록 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」(이하 ‘산업기술보호법’이라고 한다)에서 정한 산업기술에 해당되지 않는다고 하더라도 업무상배임죄의 객체인 영업비밀 내지 영업상 주요한 자산에는 해당될 수 있다.

원심에서 해당 파일이 피해회사의 영업비밀 내지 영업상 주요한 자산에 해당하는지 여부에 관하여 아무런 심리도 하지 아니한 채 위 파일들이 피해회사의 산업기술이 아니라는 이유만으로 피고인에 대한 이 부분 업무상배임의 공소사실을 이유에서 무죄로 판단하였다.

원심판결에는 업무상배임죄의 성립에 관한 법리오해, 심리미진의 위법 존재, 원심판결을 파기환송한 사례

첨부: 대법원 2021. 5. 7. 선고 2020도17853 판결

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1. 쟁점

타인 골프장의 골프코스들의 모습 내지 종합적인 이미지를 무단 사용하여 3D 골프코스 영상으로 제작하여 스크린골프장 운영업체에 제공한 행위가 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (카)목의 성과물 도용 부정경쟁행위에 해당하는지 여부

2. 대법원 판결요지: (카)목의 부정경쟁행위 해당함

골프코스를 실제로 골프장 부지에 조성함으로써 외부로 표현되는 지형, 경관, 조경요소, 설치물 등이 결합된 이 사건 골프장의 종합적인 ‘이미지’는 골프코스 설계와는 별개로 골프장을 조성·운영하는 원고들의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과에 해당하고, 원고들과 경쟁관계에 있는 피고가 원고의 허락을 받지 않고 골프장의 모습을 거의 그대로 재현한 스크린골프 시뮬레이션 시스템용 3D 골프코스 영상을 제작, 사용한 행위는 위 원고들의 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 피고의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 위 원고들의 경제적 이익을 침해하는 행위에 해당한다

3. 대법원 판결이유

대법원은 ‘경쟁자가 상당한 노력과 투자에 의하여 구축한 성과물을 상도덕이나 공정한 경쟁질서에 반하여 자신의 영업을 위하여 무단으로 이용함으로써 경쟁자의 노력과 투자에 편승하여 부당하게 이익을 얻고 경쟁자의 법률상 보호할 가치가 있는 이익을 침해하는 행위는 부정한 경쟁행위로서 민법상 불법행위에 해당한다.’고 판단하였다(대법원 2010. 8. 25.자 2008마1541 결정).

법률 규정과 입법 경위 등을 종합하면, (카)목은 그 보호대상인 ‘성과 등’의 유형에 제한을 두고 있지 않으므로, 유형물 뿐만 아니라 무형물도 이에 포함되고, 종래 지식재산권법에 따라 보호받기 어려웠던 새로운 형태의 결과물도 포함될 수 있다.

‘성과 등’을 판단할 때에는 위와 같은 결과물이 갖게 된 명성이나 경제적 가치, 결과물에 화체된 고객흡인력, 해당 사업 분야에서 결과물이 차지하는 비중과 경쟁력 등을 종합적으로 고려해야 한다.

이러한 성과 등이 ‘상당한 투자나 노력으로 만들어진’ 것인지는 권리자가 투입한 투자나 노력의 내용과 정도를 그 성과 등이 속한 산업분야의 관행이나 실태에 비추어 구체적·개별적으로 판단하되, 성과 등을 무단으로 사용함으로써 침해된 경제적 이익이 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 이른바 공공영역(公共領域, public domain)에 속하지 않는다고 평가할 수 있어야 한다.

(카)목이 정하는 ‘공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용’한 경우에 해당하기 위해서는 권리자와 침해자가 경쟁 관계에 있거나 가까운 장래에 경쟁관계에 놓일 가능성이 있는지, 권리자가 주장하는 성과 등이 포함된 산업분야의 상거래 관행이나 경쟁질서의 내용과 그 내용이 공정한지, 위와 같은 성과 등이 침해자의 상품이나 서비스에 의해 시장에서 대체될 수 있는지, 수요자나 거래자들에게 성과 등이 어느 정도 알려졌는지, 수요자나 거래자들의 혼동가능성이 있는지 등을 종합적으로 고려해야 한다.

첨부: 대법원 2020. 3. 26. 선고 2016다276467 판결

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"영업비밀"이란 공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 합리적인 노력에 의하여 비밀로 유지된 생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말합니다(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제2호). 영업비밀의 성립요건 중 비밀성에 대해 살펴보겠습니다.

영업비밀로 보호받기 위해서는 “공연히 알려져 있지 아니한” 정보이어야 합니다. “여기서 ‘공연히 알려져 있지 아니하다’는 것은 그 정보가 간행물 등의 매체에 실리는 등 불특정 다수인에게 알려져 있지 않기 때문에 보유자를 통하지 아니하고는 그 정보를 통상 입수할 수 없는 것을 말합니다”(대법원 2008. 7. 10. 선고 2008도3435 판결). 발간된 간행물 등 매체에 게재된 정보는 공연히 알려진 정보입니다. 그 외의 방법으로 불특정 다수인에게 알려진 정보도 비밀성을 상실한 것입니다.

그 장소는 국내 또는 국외를 불문합니다. 법원은 “국내에서 사용된 바 없다고 할지라도 국외에서 이미 공개나 사용됨으로써 그 아이디어의 경제적 가치를 얻을 수 있는 자에게 알려져 있는 상태”는 영업비밀이 아니라고 판시하였습니다(서울고등법원 1998. 7. 21. 선고 97나15229 판결).

영업비밀보호를 주장하는 보유자에게 그 정보의 비밀성을 증명할 책임이 있습니다. 그러나 정보가 공연히 알려져 있지 않다는 소극적 사실을 입증하기는 사실상 불가능합니다. 따라서, 정보 보유자가 그 정보를 비밀로 관리할 의사를 가지고 이에 필요한 비밀관리 조치를 취하여 왔다는 사실을 입증하면 그 정보의 비밀성은 사실상 추정됩니다. 상대방이 그 정보가 공연하게 알려져 있다는 점을 적극적으로 입증해야 하는 방식으로 사실상 증명책임이 전환되는 것입니다.

영업비밀보호제도는 특허법과 그 제도적 취지가 다릅니다. 특허법상 신규성은 절대적 비공지를 의미하지만 영업비밀의 비밀성은 상대적 개념이라는 점에서 근본적 차이가 있습니다. 공통점과 차이점을 구체적으로 살펴보겠습니다.

특허법 제29조 제1항 제1호에 따라 “국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 기술” 및 제2호의 “국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 인터넷 등 통신망을 통해 공중이 이용 가능하게 된 기술”은 신규성이 없고 특허로 보호되지 않습니다. 신규성 상실의 유형 중 그 기술내용이 간행물에 게재된 경우, 불특정 다수에게 공연히 알려질 수 있는 상태에 놓인 경우 공지된 것으로 보는 것과 영업비밀 성립요건에서 마찬가지로 비밀성이 상실된 것으로 보는 것은 서로 동일합니다. 

그러나 공연실시와 관련된 부분에서 차이가 있습니다. 일반인을 상대로 한 시제품 출시 또는 공개 시험 등을 한 경우에는 특허법은 특별한 사정이 없는 한 그 기술은 신규성을 상실한 것으로 봅니다. 예를 들어 시제품이 판매되었고 그 기술 분야에서의 평균적 수준의 기술자가 시제품을 분석하여 그 기술내용을 알 수 있는 경우라면, 즉 리버스엔지니어링(reverse engineering)이 가능한 상태에서 제품을 출시하거나 시험을 하는 경우에는 특허법상 신규성이 상실된 것으로 보는 것입니다. 이와 같은 상황이 특허법 제29조 제1항 제1호의 “공연히 실시된 기술”에 해당한다. 

그러나, 영업비밀보호법에서는 경쟁자가 시제품을 입수하여 리버스엔지니어링을 통해 실제로 그 정보를 입수할 수 있는 경우에도 실제로 그 정보가 공연하게 알려지는 시점까지는 비밀성이 있는 것으로 봅니다. 만약, 리버스엔지니어링을 통해 그 정보를 입수한 자가 그 정보를 공개하지 않고 비밀로 유지한다면 여전히 비밀성이 인정되는 것입니다. 다만, 그 정보를 입수한 자를 상대로는 영업비밀 보호를 주장할 수 없을 뿐입니다.

영업비밀의 비밀성은 특허법의 신규성 요건보다 완화된 요건으로 이해해야 한다는 견해도 있습니다. 설령 특허법상의 신규성이 부정되는 경우에도 영업비밀로서의 판단에 있어서는 당해 업계에 일반적으로 알려져 있지 않는 것 내지 용이하게 입수할 수 없는 것은 비밀성을 인정해야 한다는 입장입니다. 리버스엔지니어링의 경우를 고려할 때 타당한 견해로 보입니다.

대법원 2008. 4. 24. 선고 2007도9477 판결은 특허법의 신규성과의 차이점을 분명하게 밝힌 사례입니다. 대법원은 휴대폰 통신을 위한 무선통신의 중계기에 관한 회로도를 유출한 사건에서 “그 회로도에 담긴 추상적인 기술사상이 공지되었다고 하더라도 제품에 실현할 구체적 기능 구현을 완성하기 위해 주어진 규격에 따른 성능 테스트 등을 거쳐 완성된 회로도 그 자체는 ① 회로도에 담긴 세부적인 기술사상까지 공지된 것은 아니고, ② 독립된 경제적 가치를 부정할 수도 없다”라고 판시하였습니다.

기술사상이 공지되었다면 특허법상 신규성은 상실됩니다. 그러나, 그 기술사상이 구체적으로 표현된 회로도 자체의 비밀은 상실되지 않는 것으로 판단하였습니다. 나아가, 위 회로도를 사용한 제품 중계기 5대가 설치되었고 이 분야 평균적 기술자라면 누구나 그 제품을 분해하여 그 회로도를 역설계를 통해 입수할 수 있다는 주장에 대해서도, 설령 중계기가 설치되어 있으나 제3자가 사용 중인 중계기를 입수하여 분해한 후 역설계를 통해 그 구체적 회로도를 알아내는 것은 현실적으로 불가능하다는 이유로 그 회로도의 비공지성을 인정하였습니다. 설령 역설계가 가능하더라도 상당한 시간과 노력이 필요하다면 침해시를 기준으로 그 회로도의 비공지성이 상실되었다고 보기 어렵다는 것은 판례의 일관된 입장입니다.

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1. 사안의 개요

현대차 의장공장의 증축, 개축하는 공사 발주 – 복수의 회사가 참여하여 제안설명, 계약협의 진행 + 계약 실패한 회사에서 제안설명 및 협의 과정에서 영업비밀 제공, 발주자에서 취득한 후 공사하는 제3회사에 제공하여 시공, 영업비밀 침해 주장하는 소송 제기

2. 법원 판결 – 영업비밀 불인정 및 패소

3. 특허법원 판결 요지 – 특허등록 기술과 구별

법리 - 특허출원서에 발명의 명세서와 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여야 하고, 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적․구성 및 효과를 기재하여야 하며, 특허청구범위에는 발명이 명확하고 간결하게 그 구성에 없어서는 아니되는 사항을 기재하여야 하므로, 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 공개된 자료를 보고 실시할 수 있다 할 것이니, 특허출원된 발명에 대하여 영업비밀을 주장하는 자로서는 그 특허출원된 내용 이외의 어떠한 정보가 영업비밀로 관리되고 있으며 어떤 면에서 경제성을 갖고 있는지를 구체적으로 특정하여 주장 입증하여야 한다(대법원 2004. 9. 23. 선고 2002다60610 판결 참조).

원고 주장 – 공사현장의 특수성을 고려하여 사에 적합하도록 특허발명을 개량한 것으로서 특허출원된 내용 이외에 추가 기술내용이 포함된 것 + 특허발명과 동일하지 않다.

법원 판결 – (1) 원고의 주장에 따르면, 특허발명을 개량하거나 추가하였다는 부분을 제외한 나머지 부분은 원고의 위 특허발명에 개시된 것으로서 이미 공공연히 알려져 있는 것에 불과하므로 영업비밀에 해당할 여지가 없음. + (2) 추가된 부분은 이미 공공연히 알려져 있었거나 동종 업계의 기술자들에 의하여 쉽게 도출될 수 있는 것 – 영업비밀성 부정

기타 정보 - 기술적인 내용이라기보다는 동종 업계에서 이미 널리 알려진 관행, 상식 내지 행정사항들에 불과할 뿐만 아니라, 이 사건 공사의 특수성이 반영될 수밖에 없는 것으로 공사현장에서 관행적으로 고려되는 공사 전제조건, 공사비, 시공사양서에 불과하다는 점에서, 이 사건 원고 기술을 두고 원고가 상당한 노력과 투자에 의하여 구축한 성과물이라고 하기 어렵고, 이와 같이 공공의 영역에 있는 기술을 사용한 것을 두고 상도덕이나 공정한 경쟁질서에 반하는 부정한 경쟁행위라고 할 수도 없다.

게다가 앞서 본 바와 같이 [별지] 기재 원고 기술은 이 사건 공사현장의 특수성에 맞추어 개량된 것들로서 원고와 피고 현대자동차, 현대엔지니어링 사이에 수차례 회의를 통하여 만들어진 것이라는 점에서, 이는 협의과정에서의 단순한 아이디어에 불과할 뿐 이를 두고 이 사건 공사 전에 원고가 보유하고 있던 성과물이라거나 원고만의 독단적인 성과물이라고 할 수도 없다.

첨부: 특허법원 2018. 7. 12. 선고 2017나22 판결

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1. 스카우트 사이닝보너스 계약의 개요

경력자 스카우트 채용 사 연봉 계약과 별도로 사이닝보너스(signing bonus) 1억원 지급 계약 + 회사는 7년간 고용 보장 및 피용자는 그 기간 동안 근무하기로 보장함

2. 서울고등법원 항소심 판결 – 7년 전속계약금으로 해석

3. 대법원 판결요지 – 항소심 판결 파기 환송 

(1) 당사자 사이에 계약의 해석을 둘러싸고 이견이 있어 처분문서에 나타난 당사자의 의사해석이 문제되는 경우에는 문언의 내용, 그러한 약정이 이루어진 동기와 경위, 약정에 의하여 달성하려는 목적, 당사자의 진정한 의사 등을 종합적으로 고찰하여 논리와 경험칙에 따라 합리적으로 해석하여야 한다(대법원 2005. 5. 27. 선고 2004다60065 판결, 대법원 2007. 9. 20. 선고 2006다15816 판결 등 참조).