무효심판__글136건

  1. 2021.09.06 짝퉁, 위조상표 사용행위 - 법정손해배상 규정 적용요건: 대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712 판결
  2. 2021.09.06 상표권자 등록상표 사용하지 않는 경우 상표권침해 BUT 손해배상, 법정손해배상 책임 – 불인정: 대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712 판결
  3. 2021.08.26 중국산 제품 수입판매업자의 특허권 존재 및 침해사실 알지 못함 항변 불인정 – 과실추정 규정: 서울중앙지방법원 2021. 4. 30. 선고 2018가합552887 판결
  4. 2021.08.24 상표권자의 등록상표 부정사용으로 인한 등록취소 및 부정사용의 고의 추정 복멸 여부 판단: 특허법원 2020. 12. 10. 선고 2020허1779 판결
  5. 2021.08.12 일사부재리 원칙 적용요건 동일증거 판단기준 – 새로운 선행발명 결합 진보성 흠결 주장 BUT 동일 결론: 특허법원 2021. 5. 28. 선고 2020허7050 판결
  6. 2021.08.12 무효심판 제기 후 특허권 포기 말소등록 및 권리불행사 확약서 BUT 이해관계 인정: 특허법원 2021. 6. 10. 선고 2020허5047 판결
  7. 2021.07.20 계약상 특허공유, 지식재산권 공유 계약조항 BUT 단독 출원, 등록한 특허의 무효여부: 특허법원 2021. 1. 7. 선고 2020허1847 판결
  8. 2021.07.05 저작물의 실질적 유사성 판단과 등록디자인 무효심판의 유사판단의 구별 – 원용 불가: 대법원 2021. 6. 30. 선고 2019도17068 판결
  9. 2021.06.30 상표의 사용 판단 – 불사용 취소심판: 특허법원 2021. 5. 13. 선고 2020허4419 판결
  10. 2021.06.29 한의원 네트워크 계약파탄 후 등록서비스표권 침해로 인한 손해배상액 산정: 특허법원 2021. 2. 3. 선고 2020나1629 판결
  11. 2021.06.28 전문의약품 조영제 상표의 GADO 가도 부분 – INN 해당 식별력 없음: 특허법원 2021. 1. 29. 선고 2020허4020 판결
  12. 2021.06.28 LCD BLU 프리즘시트 특허권 양도계약에서 대상특허 중 일부특허 무효확정 시 전체계약 무효: 특허법원 2021. 1. 22. 선고 2020나1001 판결
  13. 2021.06.25 계약상 특허공유, 지식재산권 공유 계약조항 BUT 단독 출원, 등록한 특허의 무효여부: 특허법원 2021. 1. 7. 선고 2020허1847 판결
  14. 2021.06.07 중복심판청구 여부 판단 기준시점 – 후속 심판의 심결 시 기준: 대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2317 판결
  15. 2021.06.07 상표등록 무효심판 일사부재리 원칙의 적용요건 “동일 증거” 해당여부 판단: 대법원 2021. 1. 14. 선고 2020후10810 판결 vs 특허법원 2020. 5. 29. 선고 2018허9237 판결
  16. 2021.06.07 일사부재리 원칙의 위반 여부 판단 시점 – 심판청구 시 아닌 심결 시 기준: 대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11360 판결
  17. 2021.06.07 일사부재리 원칙 적용 대상의 확정 심결에 각하 심결 포함 범위: 대법원 2021. 6. 3. 선고 2021후10077 판결
  18. 2021.04.13 짝퉁, 위조상표 사용행위 - 법정손해배상 규정 적용요건: 대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712 판결
  19. 2021.04.12 상표권자 등록상표 사용하지 않는 경우 상표권침해 BUT 손해배상, 법정손해배상 책임 – 불인정: 대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712 판결
  20. 2021.03.19 선출원 등록상표와 유사한 후출원 등록상표의 사용 – 선출원 등록상표권의 침해 해당: 대법원 2021. 3. 18. 선고 2018다253444 전원합의체 판결
  21. 2021.01.19 특허법원 심결취소 판결의 기속력 범위 쟁점 – 무효심판에서 복수의 청구항에 대한 정정청구 중 일부만 위법한 경우: 대법원 2021. 1. 14. 선고 2017후1830 판결
  22. 2021.01.05 상표 유사 및 지정상품 유사여부 판단: 대법원 2020. 12. 30. 선고 2020후10957 판결
  23. 2021.01.04 레고켐파마 상표등록 무효심판 사건: 특허법원 2020. 11. 26. 선고 2020허2789 판결
  24. 2020.12.07 퇴사한 임원이 전직 회사의 상표, 서비스표를 먼저 출원, 등록하여 선점한 행위 – 업무방해죄 불성립: 대법원 2020. 11. 12. 선고 2017도7236 판결
  25. 2020.12.01 BIRKENSTOCK 상표등록 무효심판 - 독일 선사용 주지상표 인정: 특허법원 2020. 9. 3. 선고 2020허3577 판결
  26. 2020.11.24 타인의 사용 예정인 서비스표를 먼저 출원, 등록한 행위 – 업무방해죄 불성립: 대법원 2020. 11. 12. 선고 2017도7236 판결
  27. 2020.11.17 [상표분쟁] 상표, 서비스표 등록 무효심판 + 결합상표, 서비스표 유사판단: 대법원 2018. 3. 29. 선고 2017후2697 판결
  28. 2020.11.17 ROLEX 롤렉스 시계의 왕관도형과 유사여부 판단 상표등록 무효심판: 특허법원 2020. 7. 3. 선고 2019허6556 판결
  29. 2020.10.14 선등록 ROLEX vs 후등록 ROLED 상표등록 무효심판 청구 – 특허심판원 2020. 8. 28. 청구기각 심결
  30. 2020.09.01 파라미터발명, 새로운 파라미터로 특정된 발명의 진보성 판단: 특허법원 2019. 1. 25. 선고 2017허3720 판결

현행 상표법 제111(법정손해배상의 청구) [구법 제67조의2] ① 상표권자 또는 전용사용권자는 자기가 사용하고 있는 등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표를 그 지정상품과 같거나 동일성이 있는 상품에 사용하여 자기의 상표권 또는 전용사용권을 고의나 과실로 침해한 자에 대하여 제109조에 따른 손해배상을 청구하는 대신 5천만원 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있다. 이 경우 법원은 변론전체의 취지와 증거조사의 결과를 고려하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다. ② 제1항 전단에 해당하는 침해행위에 대하여 제109조에 따라 손해배상을 청구한 상표권자 또는 전용사용권자는 법원이 변론을 종결할 때까지 그 청구를 제1항에 따른 청구로 변경할 수 있다.

 

대법원 2016. 9. 30. 선고 201459712 판결 요지

구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정되기 전의 것) 67조의2 1항은, ‘상표권자는 자기가 사용하고 있는 등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표를 그 지정상품과 같거나 동일성이 있는 상품에 사용하여 자기의 상표권을 고의나 과실로 침해한 자에 대하여 손해액의 추정 등에 관한 제67조에 따른 손해배상을 청구하는 대신 5천만 원 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있고, 이 경우 법원은 변론전체의 취지와 증거조사의 결과를 고려하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다는 취지로 규정하고 있다.

 

이는 위조상표의 사용 등으로 인한 상표권 침해행위가 있을 경우에 손해 액수의 증명이 곤란하더라도 일정한 한도의 법정금액을 배상받을 수 있도록 함으로써 피해자가 쉽게 권리구제를 받을 수 있도록 하는 예외적 규정이므로, 그 적용요건은 법문에 규정된 대로 엄격하게 해석하여야 한다.

 

따라서 상표권자가 이 규정에 따른 손해배상을 청구하려면, (1) 상표권 침해 당시 등록상표를 상표권자가 실제 사용하고 있었어야 하고, (2) 침해자가 사용한 상표가 상표권자의 등록상표와 같거나 동일성이 있어야 하며, 동일성 요건을 갖추지 못한 경우에는 통상의 방법으로 손해를 증명하여 배상을 청구하여야지 위 규정에서 정한 법정손해배상을 청구할 수는 없고, 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 동일하게 적용된다.

 

사용실적 없는 상표권자의 손해배상청구권 불인정 법정손해배상도 동일

상표권자(서비스표권자)가 등록된 상표(서비스표)를 사용하지 않은 경우 손해배상청구권 불인정, 구 상표법 제67조 제3항이나 제67조의2에 의한 손해배상청구도 인정되지 않는다는 대법원 판결입니다.

 

구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정되기 전의 것) 67조에 의하면, 상표권자는 자기의 상표권을 고의 또는 과실로 침해한 자에 대하여 통상 받을 수 있는 상표권 사용료 상당액을 손해액으로 주장하여 배상을 청구할 수 있다. 이 규정은 손해에 관한 피해자의 주장·증명책임을 경감해 주고자 하는 것이므로, 상표권자는 권리침해 사실과 통상 받을 수 있는 사용료를 주장·증명하면 되고 손해의 발생 사실을 구체적으로 주장·증명할 필요는 없다. 그러나 위 규정이 상표권의 침해 사실만으로 손해의 발생에 대한 법률상의 추정을 하거나 손해의 발생이 없는 것이 분명한 경우까지 손해배상의무를 인정하려는 취지는 아니므로, 침해자는 상표권자에게 손해의 발생이 있을 수 없다는 점을 주장·증명하여 손해배상책임을 면할 수 있다. 한편 상표권은 특허권 등과 달리 등록되어 있는 상표를 타인이 사용하였다는 것만으로 당연히 통상 받을 수 있는 상표권 사용료 상당액이 손해로 인정되는 것은 아니고, 상표권자가 상표를 영업 등에 실제 사용하고 있었음에도 상표권 침해행위가 있었다는 등 구체적 피해 발생이 전제되어야 인정될 수 있다. 따라서 상표권자가 상표를 등록만 해 두고 실제 사용하지는 않았다는 등 손해 발생을 부정할 수 있는 사정을 침해자가 증명한 경우에는 손해배상책임을 인정할 수 없고, 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 동일하게 적용된다.

KASAN_짝퉁, 위조상표 사용행위 - 법정손해배상 규정 적용요건 대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712 판결.pdf
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작성일시 : 2021. 9. 6. 15:00
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1. 사안의 개요 및 쟁점

 

(1)   상표권침해, 서비표권침해 인정 BUT 등록권리자의 등록상표, 등록서비스표 사용하지 않음

(2)   쟁점 - 상표권침해 인정 BUT 침해로 인한 손해배상 책임 여부 + 법정 손해배상책임 여부

 

2. 대법원 판결 요지 손해배상책임 불인정

 

3. 대법원 판결 이유

 

구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 67조에 의하면, 상표권자는 자기의 상표권을 고의 또는 과실로 침해한 자에 대하여 통상 받을 수 있는 상표권 사용료 상당액을 손해액으로 주장하여 배상을 청구할 수 있다. 이 규정은 손해에 관한 피해자의 주장ㆍ증명책임을 경감해 주고자 하는 것이므로, 상표권자는 권리침해의 사실과 통상 받을 수 있는 사용료를 주장ㆍ증명하면 되고 손해의 발생 사실을 구체적으로 주장ㆍ증명할 필요는 없다.

 

그러나 위 규정이 상표권의 침해 사실만으로 손해의 발생에 대한 법률상의 추정을 하거나 손해의 발생이 없는 것이 분명한 경우까지 손해배상의무를 인정하려는 취지는 아니므로, 침해자는 상표권자에게 손해의 발생이 있을 수 없다는 점을 주장ㆍ증명하여 손해배상책임을 면할 수 있다고 보아야 한다(대법원 2002. 10. 11. 선고 200233175 판결 등 참조).

 

한편 상표권은 특허권 등과 달리 등록되어 있는 상표를 타인이 사용하였다는 것만으로 당연히 통상 받을 수 있는 상표권 사용료 상당액이 손해로 인정되는 것은 아니고, 상표권자가 그 상표를 영업 등에 실제 사용하고 있었음에도 불구하고 상표권 침해행위가 있었다는 등 구체적 피해 발생이 전제되어야 인정될 수 있다.

 

따라서 상표권자가 해당 상표를 등록만 해 두고 실제 사용하지는 않았다는 등 손해 발생을 부정할 수 있는 사정을 침해자가 증명한 경우에는 손해배상책임을 인정할 수 없고, 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 동일하게 적용된다.

 

구 상표법 제67조의2 1항은, ‘상표권자는 자기가 사용하고 있는 등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표를 그 지정상품과 같거나 동일성이 있는 상품에 사용하여 자기의 상표권을 고의나 과실로 침해한 자에 대하여 손해액의 추정 등에 관한 제67조에 따른 손해배상을 청구하는 대신 5천만 원 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있고, 이 경우 법원은 변론전체의 취지와 증거조사의 결과를 고려하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다는 취지로 규정하고 있다.

 

이는 위조상표의 사용 등으로 인한 상표권 침해행위가 있을 경우에 손해 액수의 증명이 곤란하더라도 일정한 한도의 법정금액을 배상받을 수 있도록 함으로써 피해자가 쉽게 권리구제를 받을 수 있도록 하는 예외적 규정이므로, 그 적용요건은 법문에 규정된 대로 엄격하게 해석하여야 한다.

 

따라서 상표권자가 이 규정에 의한 손해배상을 청구하려면, 상표권 침해 당시 해당 등록상표를 상표권자가 실제 사용하고 있었어야 하고, 침해자가 사용한 상표가 상표권자의 등록상표와 같거나 동일성이 있어야 하며, 동일성 요건을 갖추지 못한 경우에는 통상의 방법으로 손해를 증명하여 배상을 청구하여야지 위 규정에서 정한 법정손해배상을 청구할 수는 없고, 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 동일하게 적용된다.

 

첨부: 대법원 2016. 9. 30. 선고 201459712 판결

대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712 판결.pdf
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KASAN_상표권자 등록상표 사용하지 않는 경우 상표권침해 BUT 손해배상, 법정손해배상 책임 – 불인정 대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712 판결.pdf
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작성일시 : 2021. 9. 6. 14:08
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(1) 침해자(중국산 제품 수입판매자) 주장 해당 제품의 판매가 이 사건 특허권 침해행위에 해당함을 알지 못하였다.

 

(2) 판결요지

 

특허법 제130조는 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다고 규정하고 있고, 그 취지는 특허발명의 내용은 특허공보 또는 특허등록원부 등에 의해 공시되어 일반 공중에게 널리 알려져 있을 수 있고, 또 업으로서 기술을 실시하는 사업자에게 당해 기술분야에서 특허권의 침해에 대한 주의의무를 부과하는 것이 정당하다는 데 있다.

 

위 규정에도 불구하고 타인의 특허발명을 허락 없이 실시한 자에게 과실이 없다고 하기 위해서는 특허권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다거나 자신이 실시하는 기술이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다는 것을 주장 증명하여야 한다(대법원 2006. 4. 27. 선고 200315006 판결 참조).

 

피고가 제출한 증거만으로는 피고에게 이 사건 특허권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다거나 자신이 실시하는 기술이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

 

피고의 특허침해 및 손해배상책임 인정

 

첨부: 서울중앙지방법원 2021. 4. 30. 선고 2018가합552887 판결

서울중앙지방법원 2021. 4. 30. 선고 2018가합552887 판결.pdf
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KASAN_중국산 제품 수입판매업자의 특허권 존재 및 침해사실 알지 못함 항변 불인정 – 과실추정 규정 서울중앙지방법원 2021. 4. 30. 선고 2018가합552887 판결.pdf
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작성일시 : 2021. 8. 26. 09:08
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부정사용 취소사유 판단 법리

 

구 상표법 제73조 제1항 제2호에서 상표권자가 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 지정상품과 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우에 그 상표등록을 취소할 수 있도록 한 것은 상표권자가 상표제도의 본래 목적에 반하여 자신의 등록상표를 그 사용권 범위를 넘어 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품 거래의 안전을 도모하고, 타인의 상표의 신용이나 명성에 편승하려는 행위를 방지하여 거래자와 수요자의 이익보호는 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상 신용과 권익도 아울러 보호하려는 데 그 취지가 있다.

 

반면 구 상표법 제73조 제1항 제3호에서 상표권자 또는 전용사용권자 등이 정당한 이유 없이 국내에서 등록된 상표를 지정상품에 사용하지 아니한 경우에 그 상표등록을 취소할 수 있도록 한 것은 등록상표의 사용을 촉진함과 동시에 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데 그 취지가 있다.

 

따라서 구 상표법 제73조 제1항 제2호에서 정한 부정사용을 이유로 하는 상표등록취소심판에서 상표권자가 등록상표를 사용한 것인지 아니면 그와 유사한 상표를 사용한 것인지는 구 상표법 제73조 제1항 제3호에서 정한 불사용을 이유로 하는 상표등록취소심판에서의 상표 동일성 판단기준과 관계없이 구 상표법 제73조 제1항 제2호의 앞서 본 바와 같은 입법 취지에 따라 독자적으로 판단하여야 한다.

 

실사용상표가 등록상표를 타인의 대상상표와 동일 또는 유사하게 보이도록 변형한 것이어서 그 사용으로 인하여 대상상표와의 관계에서 등록상표를 그대로 사용한 경우보다 수요자가 상품 출처를 오인ㆍ혼동할 우려가 더 커지게 되었다면 구 상표법 제73조 제1항 제2호에서 정한 부정사용을 이유로 한 상표등록취소심판에서는 그 실사용상표의 사용을 등록상표와 유사한 상표의 사용으로 볼 수 있다고 할 것이며, 이때 그 대상상표가 주지 저명한 것임을 요하지는 아니한다(대법원 2013. 12. 26. 선고 20121521 판결 등 참조).

 

부정사용의 고의 여부 판단기준 법리

 

상표권자가 오인·혼동을 일으킬 만한 대상상표의 존재를 알면서 그 대상상표와 동일·유사한 실사용상표를 사용하는 한 상표 부정사용의 고의가 있다 할 것이고, 특히 그 대상상표가 주지·저명 상표인 경우에는 그 대상상표나 그 표장상품의 존재를 인식하지 못하는 등의 특단의 사정이 없는 한 고의의 존재가 추정되는데(대법원 2004. 11. 12. 선고 200354315 판결 등 참조),

 

앞서 본 바와 같이 피고의 대상상표는 실사용상표의 사용 당시 신발류 상품과 관련하여 적어도 국내에 널리 알려진 주지상표인 점이 인정되므로, 원고의 부정사용에 대한 고의는 추정된다.

 

상표권자의 부정사용 고의 부정 주장요지

 

실사용상표는 원고의 의사와 무관하게 외부업체가 임의로 원고의 검수조차 받지 않고 반입한 제품에 사용된 것으로서, 단지 수개월 동안 특정 제품에 한정하여 사용되었고, 그마저도 원고가 실사용상표의 사용 사실을 인지한 즉시 그 사용을 중단하였을 뿐만 아니라 해당 제품을 모두 회수 폐기하였으며, 원고가 이 사건 등록상표를 20년이 넘는 기간 동안 운동화 등에 사용함으로써 이 사건 등록상표에 지정상품인 운동화 등에 관한 국내 수요자의 신뢰가 어느 정도 형성되어 있는 사정에 비추어 볼 때 원고의 상표 부정사용에 대한 고의가 인정될 수 없다는 취지로 주장한다.

 

특허법원의 판단 부정사용의 고의 인정

 

상표권자인 원고가 ‘E’ 및 중국 하청업체들을 통해 실사용상표가 부착된 원고의 슬리퍼, 운동화 등 상품들을 생산하고, 이들을 온라인 시장에서 판매함으로써 실사용상표를 사용하였음은 앞서 인정한 바와 같고, 상표 부정사용의 기간이 수개월에 불과하다는 사정은 원고의 상표 부정사용에 대한 고의 인정 여부에 아무런 영향을 줄 수 없다. 또한 갑 제4 내지 7호증의 각 기재만으로는 실사용상표가 원고의 의사와 무관하게 외부업체가 임의로 원고의 검수조차 받지 않고 반입한 제품에 사용되었다거나 원고가 실사용상표의 사용 사실을 인지한 즉시 그 사용을 중단하면서 해당 제품을 모두 회수폐기하였다는 점을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거도 없다.

 

나아가 원고의 이 사건 등록상표에 국내 수요자의 신뢰가 형성되어 있다는 점 역시 이를 인정할 아무런 구체적 증거가 없고, 설령 이 사건 등록상표에 원고 주장과 같은 신뢰가 형성되어 있다고 하더라도, 그와 같은 사정만으로 이 사건 등록상표를 변형하여 사용한 상표권자인 원고의 고의 추정이 복멸된다고 볼 수도 없다.

 

특허법원 판결요지

 

이 사건 등록상표의 상표권자인 원고가, 이 사건 등록상표와 유사하고 대상상표와 실질적으로 동일한 실사용상표를 이 사건 등록상표의 지정상품에 포함되는 슬리퍼, 운동화 등에 사용함으로써 일반 수요자들이 대상상표와의 관계에서 이 사건 등록상표를 그대로 사용한 경우보다 상품들의 출처를 오인·혼동할 우려가 더 커졌으며, 이에 대한 원고의 고의도 인정되므로, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제73조 제1항 제2호에 해당한다.

 

첨부: 특허법원 2020. 12. 10. 선고 20201779 판결

 

KASAN_상표권자의 등록상표 부정사용으로 인한 등록취소 및 부정사용의 고의 추정 복멸 여부 판단 특허법원 2020. 12. 10. 선고 2020허1779 판결.pdf
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특허법원 2020. 12. 10. 선고 2020허1779 판결.pdf
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작성일시 : 2021. 8. 24. 10:00
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판단기준 법리

 

특허법 제163조 본문은이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다”고 규정하고 있다.

 

여기에서 동일 사실이라 함은 당해 특허권과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적 사실이 동일함을 말하고, 동일 증거라 함은 그 사실과 관련성을 가진 증거로서 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거까지 포함하며, 모순·저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고자 하는 일사부재리 제도의 취지를 고려하면 종전에 확정된 심결에서 판단이 이루어진 청구원인과 공통되는 부분에 대해서는 일사부재리의 원칙 위배 여부의 관점에서 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력한 증거가 새로이 제출되었는지를 따져 종전 심결에서와 다른 결론을 내릴 것인지를 판단하여야 한다(대법원 2005. 3. 11. 선고 200442 판결, 대법원 2017. 1. 19. 선고 201337 전원합의체 판결 등 참조).

 

일사부재리 원칙 위반을 이유로 등록무효 심판청구를 각하한 심결에 대한 취소소송에서 심결 시를 기준으로 동일 사실과 동일 증거를 제출한 것인지를 심리하여 일사부재리 원칙 위반 여부를 판단하여야 한다. 이때 심판청구인이 심판절차에서 주장하지 않은 새로운 등록무효 사유를 주장하는 것은 허용되지 않는다. 따라서 이러한 새로운 등록무효 사유의 주장을 이유로 각하 심결을 취소할 수 없고, 새로운 등록무효 사유에 대하여 판단할 수도 없다(대법원 2020. 4. 9. 선고 201811360 판결 참조).

 

구체적 사안의 판단

 

종전 심결은 이 사건 특허발명이 선행발명 2 등에 의하여 그 진보성이 부정되지 아니한다고 판단하였는데,

 

이 사건 심판청구 및 이 사건 심결취소소송은 이 사건 제1, 5, 6항 및 제13항 발명이 선행발명 1에 선행발명 2를 결합함으로써 진보성이 부정된다는 주장을 청구원인으로 하는 것이어서, 종전 심결과 이 사건 심판청구는 모두 이 사건 제1, 5, 6항 및 제13항 발명의 진보성이 부정된다는 사실에 기한 것으로서 청구원인이 공통되므로, 이 사건 심판청구는 종전 심결과 동일 사실에 기한 심판청구에 해당한다.

 

또한 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하더라도 이 사건 제1, 5, 6항 및 제13항 발명의 진보성이 부정되지 아니한다고 판단한 종전 심결을 번복할 수 없으므로, 선행발명 1, 2는 종전 심결에서의 증거와 실질적으로 동일한 증거에 해당한다.

 

첨부: 특허법원 2021. 5. 28. 선고 20207050 판결

 

KASAN_일사부재리 원칙 적용요건 동일증거 판단기준 – 새로운 선행발명 결합 진보성 흠결 주장 BUT 동일 결론 특허법원 2021. 5. 28. 선고 2020허7050 판결.pdf
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작성일시 : 2021. 8. 12. 10:00
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1. 사안의 개요 및 특허권자 주장요지

 

(1) 특허무효 심판 제기 후 특허권 포기의사 표명 + 포기 원인으로 특허권말소등록

 

(2) 심판청구인에게 권리불행사 확약서 발송 - ‘이 사건 특허권과 관련하여 원고 및 원고가 지정하는 주체에 대하여 과거의 침해행위와 관련한 일체의 청구권을 행사하지 않을 것이다

 

(3) 주장요지 - 이 사건 특허권으로 인하여 장래에 법률상 어떠한 불이익을 받을 우려가 없고, 과거의 침해행위와 관련하여서도 불이익을 받을 우려가 없으므로 특허등록이 무효가 된다고 하여도 얻을 수 있는 이익이 없으므로 특허의 무효심판을 청구할 이해관계가 없다.

 

2. 특허법원 판결요지 이해관계 인정, 본안전 항변 불인정   

 

특허심판절차에서 원고의 청구를 기각한 이 사건 심결이 존재하며, 특허권의 포기는 소급효가 없으므로 이 사건 심결 이후 피고들이 특허권을 포기하였다고 하여 원고의 위와 같은 실질적인 불이익이 제거되었다고 보기 어렵다. 한편 피고가 위와 같이 특허권을 포기하며 원고에게 이 사건 특허권이 소멸되기 전 침해행위에 관하여 손해배상청구권 등 일체의 청구를 하지 않을 것이라는 내용이 포함된 확약서를 보낸 사실은 인정되나, 그러한 사실만으로 위와 같은 원고의 법적 불이익이 완전히 제거된다거나 향후 법적 분쟁이 발생할 소지가 없다고 인정하기에 부족하므로, 원고는 이 사건 심결의 취소를 구할 법률상 이익이 있다.

 

첨부: 특허법원 2021. 6. 10. 선고 20205047 판결

특허법원 2021. 6. 10. 선고 2020허5047 판결.pdf
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KASAN_무효심판 제기 후 특허권 포기 말소등록 및 권리불행사 확약서 BUT 이해관계 인정 특허법원 2021. 6. 10. 선고 2020허5047 판결.pdf
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작성일시 : 2021. 8. 12. 09:08
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1. 계약조항

 

4 (특허 공유) - 1. 필터주사기, 안전주사기를 포함, 일체형 타입, 교체형 타입 등과 관련한 일체의 금형특허를 공유한다. 2. 필터주사기, 안전주사기를 포함, 일체형 타입, 교체형 타입 등과 관련한 일체의 제품특허를 공유한다.

 

12 (지적재산권) - 1. 본 계약과 관련한 특허품에 대하여 특허권 등 제반 지적재산권 일체는 별도의 합의가 없는 한 공동으로 보유함을 원칙으로 한다. 2. 당사자는 특허품에 관한 자료, 기술정보 등 정보를 본 계약에 따른 사용 이외에 일체 외부에 유출하여서는 아니된다. , 쌍방이 합의할 경우에는 예외로 한다.

 

2. 당사자 주장 - 공동출원 의무 위반, 특허무효 주장

 

무효심판 청구인(피고) 주장 요지 - 특허법 제44조의 공동출원 규정에 위배되어 등록무효

 

특허심판원 심결요지 - 이 사건 특허발명은 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 것임에도 불구하고 공유자 전원이 특허출원하지 않은 채로 등록된 것이어서 특허법 제44조의 공동출원의 규정을 위반한 무효사유가 있다.

 

3. 특허법원 판결요지 특허등록 유효, 심결취소 판결

 

특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 특허출원을 하여야 하고(특허법 제44), 이러한 공동출원 규정에 위반하여 공유자 중 1인이 단독출원을 하여 등록을 받는 것은 특허법 제133조 제1항 제2호의 등록무효사유에 해당한다.

 

한편, 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명자에게 원시적으로 귀속되지만, 이는 재산권으로 양도성을 가지므로 계약 또는 상속 등을 통하여 전부 또는 일부 지분을 이전할 수 있고(특허법 제37조 제1), 그 권리를 이전하기로 하는 계약은 명시적으로는 물론 묵시적으로도 이루어질 수 있고, 그러한 계약에 따라 특허등록을 공동출원한 경우에는 출원인이 발명자가 아니라도 등록된 특허권의 공유지분을 가진다(대법원 2012. 12. 27. 선고 201167705, 67712 판결 등 참조).

 

법률행위의 해석은 당사자가 표시행위에 부여한 객관적인 의미를 명백하게 확정하는 것으로서, 계약문서에 나타난 당사자의 의사해석이 문제되는 경우에는 문언의 내용, 약정이 이루어진 동기와 경위, 약정으로 달성하려는 목적, 당사자의 진정한 의사 등을 종합적으로 고찰하여 논리와 경험칙에 따라 합리적으로 해석하여야 한다(대법원 2017. 6. 22. 선고 2014225809 전원합의체 판결 등 참조)

 

이 사건 특허공유 계약에는 특허공유의 의미를 공동출원에 의한 공유로 제한하여 해석할 만한 규정이 존재하지 않고, 특허를 공유하는 방식에는 공동출원에 의한 등록 외에도 특허 등록 후 지분 양도 등 권리의 일부 이전에 의한 공유 방식도 포함되는 것이고, 실제로 원고가 이 사건 특허발명을 출원, 등록한 후 이를 공유하기 위해 피고에게 법인인감이 날인된 위임장과 양도증의 양수인란에 법인인감 날인을 요청하는 내용증명우편을 발송한 점에 비추어 보면, 원고가 특허법 제44조의 공동출원 의무를 위반하여 이 사건 특허발명을 출원하였다고 단정하기 어렵다.

 

첨부: 특허법원 2021. 1. 7. 선고 20201847 판결

특허법원 2021. 1. 7. 선고 2020허1847 판결.pdf
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KASAN_계약상 특허공유, 지식재산권 공유 계약조항 BUT 단독 출원, 등록한 특허의 무효여부 특허법원 2021. 1. 7. 선고 2020허1847 판결.pdf
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작성일시 : 2021. 7. 20. 10:00
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1. 사안의 개요 및 쟁점

 

(1) 후발주자(피고인)의 제품 디자인 등록

(2) 선발주자(저작권자, 피해자)의 후발주자의 등록디자인 무효심판 청구

(3) 등록디자인 무효 - 피해자의 선행디자인과 전체적인 심미감이 유사하다는 이유

(4) 선발주자(피해자)의 후발주자 상대로 저작권 침해 고소

(5) 쟁점: 특허법원의 디자인 등록무효 심판 사건에서 후발주자의 디자인이 선발주자의 디자인과 유사하다는 판단을 저작권침해 형사사건에서 저작물의 실질적 유사성을 판단할 때에 원용할 수 있는지 여부 대법원 부정

 

2. 대법원 판결요지

 

저작권법이 보호하는 것은 인간의 사상 또는 감정을 말, 문자, , 색 등에 의하여 구체적으로 외부에 표현하는 창작적인 표현형식이므로, 복제권의 침해 여부를 가리기 위하여 두 저작물 사이에 실질적 유사성이 있는가의 여부를 판단함에 있어서는 창작적인 표현형식에 해당하는 것만을 가지고 대비하여야 한다(대법원 2010. 2. 11. 선고 200763409 판결, 대법원 2011. 2. 10. 선고 2009291 판결 등 참조).

 

피고인 제품의 등록디자인이 그 출원 전에 공지된 피해자 저작물의 디자인과 유사하여 등록이 무효라는 취지의 특허법원 판결은, 디자인 등록요건을 판단할 때의 관련 법리에 따라 공지된 부분까지 포함한 외관을 전체로서 관찰하여 디자인의 유사 여부를 판단한 사안이어서, 저작물의 실질적 유사성 여부를 판단하기 위해 창작적인 표현형식에 해당하는 것만을 가지고 대비하여야 하는 이 사건에 원용할 수 없다.

 

피고인 디자인 등록무효 사건은 디자인 등록요건을 판단할 때의 관련 법리(공지된 부분까지 포함한 외관을 전체로서 관찰)에 따라 디자인의 유사 여부를 판단한 사안이어서 그 기준을 저작물의 실질적 유사성 판단(창작적인 표현형식에 해당하는 것만을 가지고 대비)이 문제되는 이 사건에 그대로 적용할 수는 없다.

 

피해자 저작물의 창작적인 표현형식을 가지고 피고인 제품과 대비하여 보면 그 표현이 서로 달라 피해자 저작물과 피고인 제품이 실질적으로 유사하다고 보기 어렵다. 무죄

 

첨부: 대법원 2021. 6. 30. 선고 201917068 판결

 

KASAN_저작물의 실질적 유사성 판단과 등록디자인 무효심판의 유사판단의 구별 – 원용 불가 대법원 2021. 6. 30. 선고 2019도17068 판결.pdf
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작성일시 : 2021. 7. 5. 09:12
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상표의사용이라 함은 상표법 제2조 제1항 제11호에서 규정하고 있는상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, ② 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 양도 또는 인도할 목적으로 전시 수출 또는 수입하는 행위, ③ 상품에 관한 광고 정가표 거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위 중 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

 

주문자상표 부착 방식(이른바 OEM 방식)에 의한 상표의 사용은 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 의한 상표등록취소심판에서 누가 상표를 사용한 것인지를 판단함에 있어서는 특별한 사정이 없는 한 주문자인 상표권자나 사용권자가 상표를 사용한 것으로 보아야 한다(대법원 2012. 7. 12. 선고 2012740 판결 등 참조).

 

어느 지정상품과의 관계에서 등록상표가정당하게사용되었는지 여부를 결정함에 있어서는 그 지정상품이 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 될 수 있는 물품으로서의 요건을 구비하고 있는지 여부 및 국내에서 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것을 예정하고 있는지 여부를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2006. 9. 22. 선고 20053406 판결 등 참조)

 

구 상표법 제73조 제1항 제3, 4항의 규정들에 비추어 보면, 동시에 수 개의 지정상품에 대하여 상표등록 취소심판청구를 한 경우 심판청구 대상인 지정상품을 불가분 일체로 취급하여 전체를 하나의 청구로 간주하여 지정상품 중 하나 이상에 대하여 사용이 증명된 경우에는 그 취소심판청구는 전체로서 인용될 수 없고, 이와 달리 그 사용이 증명된 지정상품에 대한 청구만 기각하고 나머지 지정상품에 대한 청구를 인용할 것은 아니다(대법원 2013. 2. 15. 선고 20123220 판결 등 참조).

 

첨부: 특허법원 2021. 5. 13. 선고 20204419 판결

 

KASAN_상표의 사용 판단 – 불사용 취소심판 특허법원 2021. 5. 13. 선고 2020허4419 판결.pdf
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특허법원 2021. 5. 13. 선고 2020허4419 판결.pdf
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작성일시 : 2021. 6. 30. 14:17
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1. 기본적 사실관계

 

한의원 네트워크 계약 체결 시 가맹비 20,000,000원 지급 + 네트워크 한의원 등록서비스표 사용권한 부여 - 등록서비스표의 사용허락에 대한 대가 포함된 것

 

등록서비스표의 인지도가 비교적 높았을 것으로 보이고, 이러한 이 사건 등록서비스표의 인지도가 피고 한의원의 운영에 상당한 도움이 되었을 것은 경험칙상 분명하다. 원고가 한의원 네트워크에 가입한 한의원들로부터 가맹비 외에는 이 사건 등록서비스표의 사용허락 대가나 가맹수수료를 별도로 받지 않음. 약제 수수료 중 상당 부분은 실질적으로는 이 사건 등록서비스표의 사용허락에 대한 대가에 해당한다고 봄이 타당하다.

 

2. 특허법원 판결요지 - 손해액 산정방법

 

(1) 침해자의 이익기준 부당이득반환 방법 불인정

 

피고가 피고 한의원을 운영하여 얻은 위 순이익 전부가 피고의 이 사건 등록서비스표권 침해행위로 원고가 입은 손해액은 아니라고 봄이 타당하고, 이와 달리 볼 만한 증거가 없다. 따라서 구 상표법 제67조 제2항의 추정은 복멸되었으므로, 피고의 이 사건 등록서비스표권 침해행위로 원고가 입은 손해액을 구 상표법 제67조 제2항에 의하여 산정할 수는 없다.

 

피고 한의원의 매출액 내지 순이익이 모두 이 사건 등록서비스표권의 신용에서 비롯된 것이라고 보기도 어려우므로, 이러한 점에서도 피고가 피고 한의원을 운영하여 얻은 위 순이익 전부가 피고의 이 사건 등록서비스표권 침해행위로 원고가 입은 손해액이라고 볼 수는 없다.

 

(2) 통상의 사용료 기준 불인정

 

구 상표법 제67조 제3항에 의하여 피고의 이 사건 등록서비스표권 침해행위로 원고가 입은 손해액을 산정할 수는 없다. 수수료 전액이 이 사건 등록서비스표의 사용 대가로 받은 것에 해당한다고 보기도 어렵다.

 

(3) 법원의 재량으로 상당한 손해액 결정 가맹비의 50%

 

구 상표법 제67조 제5항에 따라 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 피고의 이 사건 등록서비스표권 침해행위로 인하여 원고가 입은 상당한 손해액을 인정하기로 한다.

 

첨부: 특허법원 2021. 2. 3. 선고 20201629 판결

 

특허법원 2021. 2. 3. 선고 2020나1629 판결.pdf
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KASAN_한의원 네트워크 계약파탄 후 등록서비스표권 침해로 인한 손해배상액 산정 특허법원 2021. 2. 3. 선고 2020나1629 판결.pdf
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작성일시 : 2021. 6. 29. 11:10
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의약품의 국제일반명칭(International Nonproprietary Name, INN)

 

의약품은 하나의 화학물질에 대하여도 그 사용 목적에 따라 화학명, 일반명, 상품명 또는 상표 등 다양한 형태의 명칭이 사용되고 있는데, 이로 인해 관련 업계의 종사자들에게 혼동을 유발할 여지가 많으므로 세계보건기구(World Health Organization, WHO)는 상품명·상표와 구분하여 편리하고 통일되게 사용할 수 있는 의약품의 국제일반명칭(International Nonproprietary Name, INN)을 제정하여 관리하고 있는데, 이는 약리학적으로 관련 있는 물질들의 명칭들에는 공통 어간(common stems)을 이용함으로써 의료분야 종사자에게 그 물질이 유사한 약리학적 효과를 가지는 물질 그룹에 속한다는 것을 알 수 있도록 하는 특징을 지닌다.

 

이러한 국제일반명칭은 이른바 공공영역(public domain)에 속하는 것이어서 누구나 의약 물질의 구별 목적으로 보편적으로 이용할 수 있다.

 

가돌리늄 이온(Gd³)은 중금속으로 독성이 있기에 조영제로 사용되는 가돌리늄 화합물은 안정도가 높은 배위 착화합물 형태를 띠는데, 그 구체적인 종류로는 가도부트롤(gadobutrol), 가도테리돌(gadoteriol), 메글루민가도테레이트(meglumin gadoterate) 등이 있다. 세계보건기구(WHO)의 국제일반명(INN) 규칙에 의하면, gado-’는 진단제, 가돌리늄 유도체(diagnostic agents, gadolinium derivatives)에 관하여 결합하는 접두사이다

 

구체적 사안의 판단

 

등록상표와 선등록상표 중 앞부분의 ‘GADO-(Gado-)‘ 부분은 조영제의 주성분인 가돌리늄에서 유래한 부분으로서, 국제적으로 MRI 촬영과정에서 사용되는 가돌리늄을 함유한 조영제의 약칭으로도 사용되는 점, 국내에서도 조영제 중 상당수가 그 제품명의 접두사로 ‘GADO-’를 사용하고 있는 점, ‘가도-’는 ‘GADO-’의 한국어 발음으로 쉽게 인식되는 점 등을 고려하면, 이 사건 등록상표와 선등록상표들의 ‘GADO, ‘가도’ 부분은 식별력이 없을 뿐만 아니라 공익상으로 보아 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않은 부분이어서 요부가 될 수 없다.

 

등록상표의 ’vision, ’비전‘과 선등록상표들의 ’VIST, ’비스트‘ 각 문자부분은 독자적인 식별력을 가진 것으로서, 이 사건 등록상표의 요부가 된다.

 

전문의약품으로서 MRI 기기를 구비하고 있는 병원에서 근무하는 영상의학과 전문의가 그 수요자이므로 사실상 일반 소비자가 의약품의 선택에 개입할 여지가 없고, 그 주된 수요자인 전문의들은 의약품의 성분품질 등을 더욱 세밀하게 비교하여 의약품을 선택할 것으로 보인다.

 

지정상품의 거래실정에 비추어 보면, 이 사건 등록상표와 선등록상표들의 각 요부는 그 외관, 호칭, 관념이 모두 상이한 이상 그 주된 수요자인 전문의료인들을 기준으로 서로 동일하거나 유사하다고 볼 수 없다. 그리고 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 표장 전체를 대비하더라도 서로 동일하거나 유사하다고 볼 수 없다.

 

수요자인 전문의들은 의약품의 성분품질 등을 더욱 세밀하게 비교하여 의약품을 선택할 것이어서 오인, 혼동이 발생할 가능성은 거의 없을 것으로 보인다.

 

등록상표는 선등록상표, 선사용상표들과 표장이 비유사하고 오인혼동가능성이 있다고 볼 수 없으므로 상표법 제34조 제1항 제7, 9, 11, 12, 13호의 등록무효사유가 있다고 할 수 없다.

 

첨부: 특허법원 2021. 1. 29. 선고 20204020 판결

 

KASAN_전문의약품 조영제 상표의 GADO 가도 부분 – INN 해당 식별력 없음 특허법원 2021. 1. 29. 선고 2020허4020 판결.pdf
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특허법원 2021. 1. 29. 선고 2020허4020 판결.pdf
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작성일시 : 2021. 6. 28. 17:05
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1. 사안의 개요

 

(1) 6건의 특허양도 및 기술료 지급 계약 체결

(2) 대상 특허 6건 중 특허 2건의 무효심결 확정

(3) 양수인 주장 - 특허양도 계약 전체 무효 주장 및 기술료 지급 거절, 기지급된 기술료에 대한 부당이득 반환청구 소송 

 

2. 특허법원 판결요지 특허양도계약 전체 무효

 

법률행위의 일부분이 무효인 때에는 그 전부를 무효로 한다(민법 제137조 본문).

 

이 사건 무효심결이 확정됨에 따라, 이 사건 제1, 2 특허발명의 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다. 따라서 이 사건 제1, 2 특허발명에 관한 원고의 특허권 지분 양도는 원시적으로 불능이어서 그 양도 및 대가지급 약정은 무효라고 할 것이다.

 

이와 같이 원고와 피고들 간의 특허권 양도약정 중 이 사건 제1, 2 특허발명에 관한 부분이 무효인 이상, 위 특허권 양도약정은 이 사건 3~6 특허발명에 관한 부분까지 포함하여 그 전부가 무효로 된다고 보아야 한다.

 

원고와 피고들 간의 특허권 양도약정이 전부가 무효로 된 이상, 피고들은 그 양도대가로서 원고가 구하는 기술료 일부금을 지급할 의무가 존재하지 않게 되었다고 할 것이다.

 

첨부: 특허법원 2021. 1. 22. 선고 20201001 판결

 

특허법원 2021. 1. 22. 선고 2020나1001 판결.pdf
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KASAN_LCD BLU 프리즘시트 특허권 양도계약에서 대상특허 중 일부특허 무효확정 시 전체계약 무효 특허법원 2021. 1. 22. 선고 2020나1001 판결.pdf
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작성일시 : 2021. 6. 28. 08:54
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1. 계약조항

 

4 (특허 공유) - 1. 필터주사기, 안전주사기를 포함, 일체형 타입, 교체형 타입 등과 관련한 일체의 금형특허를 공유한다. 2. 필터주사기, 안전주사기를 포함, 일체형 타입, 교체형 타입 등과 관련한 일체의 제품특허를 공유한다.

 

12 (지적재산권) - 1. 본 계약과 관련한 특허품에 대하여 특허권 등 제반 지적재산권 일체는 별도의 합의가 없는 한 공동으로 보유함을 원칙으로 한다. 2. 당사자는 특허품에 관한 자료, 기술정보 등 정보를 본 계약에 따른 사용 이외에 일체 외부에 유출하여서는 아니된다. , 쌍방이 합의할 경우에는 예외로 한다.

 

2. 당사자 주장 - 공동출원 의무 위반, 특허무효 주장

 

무효심판 청구인(피고) 주장 요지 - 특허법 제44조의 공동출원 규정에 위배되어 등록무효

 

특허심판원 심결요지 - 이 사건 특허발명은 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 것임에도 불구하고 공유자 전원이 특허출원하지 않은 채로 등록된 것이어서 특허법 제44조의 공동출원의 규정을 위반한 무효사유가 있다.

 

3. 특허법원 판결요지 특허등록 유효, 심결취소 판결

 

특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 특허출원을 하여야 하고(특허법 제44), 이러한 공동출원 규정에 위반하여 공유자 중 1인이 단독출원을 하여 등록을 받는 것은 특허법 제133조 제1항 제2호의 등록무효사유에 해당한다.

 

한편, 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명자에게 원시적으로 귀속되지만, 이는 재산권으로 양도성을 가지므로 계약 또는 상속 등을 통하여 전부 또는 일부 지분을 이전할 수 있고(특허법 제37조 제1), 그 권리를 이전하기로 하는 계약은 명시적으로는 물론 묵시적으로도 이루어질 수 있고, 그러한 계약에 따라 특허등록을 공동출원한 경우에는 출원인이 발명자가 아니라도 등록된 특허권의 공유지분을 가진다(대법원 2012. 12. 27. 선고 201167705, 67712 판결 등 참조).

 

법률행위의 해석은 당사자가 표시행위에 부여한 객관적인 의미를 명백하게 확정하는 것으로서, 계약문서에 나타난 당사자의 의사해석이 문제되는 경우에는 문언의 내용, 약정이 이루어진 동기와 경위, 약정으로 달성하려는 목적, 당사자의 진정한 의사 등을 종합적으로 고찰하여 논리와 경험칙에 따라 합리적으로 해석하여야 한다(대법원 2017. 6. 22. 선고 2014225809 전원합의체 판결 등 참조)

 

이 사건 특허공유 계약에는 특허공유의 의미를 공동출원에 의한 공유로 제한하여 해석할 만한 규정이 존재하지 않고, 특허를 공유하는 방식에는 공동출원에 의한 등록 외에도 특허 등록 후 지분 양도 등 권리의 일부 이전에 의한 공유 방식도 포함되는 것이고, 실제로 원고가 이 사건 특허발명을 출원, 등록한 후 이를 공유하기 위해 피고에게 법인인감이 날인된 위임장과 양도증의 양수인란에 법인인감 날인을 요청하는 내용증명우편을 발송한 점에 비추어 보면, 원고가 특허법 제44조의 공동출원 의무를 위반하여 이 사건 특허발명을 출원하였다고 단정하기 어렵다.

 

첨부: 특허법원 2021. 1. 7. 선고 20201847 판결

 

KASAN_계약상 특허공유, 지식재산권 공유 계약조항 BUT 단독 출원, 등록한 특허의 무효여부 특허법원 2021. 1. 7. 선고 2020허1847 판결.pdf
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작성일시 : 2021. 6. 25. 16:59
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사안의 개요

동일한 당사자에 의한 전심판의 계속 중 동일한 내용의 후심판이 청구되었는데 후심판의 심결시에는 전심판이 확정되어 중복상태가 해소되어 중복심판청구에 해당하지 않고, 후심판의 심판청구시를 기준으로는 일사부재리 원칙도 적용되지 않게 된 사안

 

대법원 판결요지

 

민사소송법 제259조는법원에 계속되어 있는 사건에 대하여 당사자는 다시 소를 제기하지 못한다.”라고 규정하고, 2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정된 특허법 제154조 제8항은 심판에 관하여 민사소송법 제259조를 준용하고 있다.

 

이러한 관련 법령의 내용에 다음의 사정을 고려하면, 특허심판원에 계속 중인 심판(이하전심판이라 한다)에 대하여 동일한 당사자가 동일한 심판을 다시 청구한 경우(이하후심판이라 한다), 후심판의 심결 시를 기준으로 한 전심판의 심판계속 여부에 따라 후심판의 적법 여부를 판단하여야 한다.  

 

민사소송에서 중복제소금지는 소송요건에 관한 것으로서 사실심의 변론종결시를 기준으로 판단하여야 하므로, 전소가 후소의 변론종결시까지 취하·각하 등에 의하여 소송계속이 소멸되면 후소는 중복제소금지에 위반되지 않는다(대법원 1998. 2. 27. 선고 9745532 판결, 대법원 2017. 11. 14. 선고 201723066 판결 등 참조).

 

마찬가지로 특허심판에서 중복심판청구 금지는 심판청구의 적법요건으로, 심결 시를 기준으로 전심판의 심판계속이 소멸되면 후심판은 중복심판청구 금지에 위반되지 않는다고 보아야 한다.

 

대법원 2012. 1. 19. 선고 20092234 전원합의체 판결은특허법 제163조의 일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준 시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 한다고 하였는데, 이는 선행 심결의 확정을 판단하는 기준 시점이 쟁점이 된 사안에서 특허법상 일사부재리 원칙의 대세효로 인한 제3자의 권리 제한을 최소화하기 위하여 부득이하게 일사부재리 원칙의 요건 중 선행 심결의 확정과 관련해서만 그 기준 시점을 심결 시에서 심판청구 시로 변경한 것이다(대법원 2020. 4. 9. 선고 201811360 판결 참조).

 

중복심판청구 금지는 동일 당사자에 의한 심판청구권 남용을 방지함으로써 심결의 모순·저촉을 방지하고 심판절차의 경제를 꾀하기 위한 것이어서, 일사부재리 원칙과 일부 취지를 같이 하지만 그 요건 및 적용범위에 차이가 있으므로, 후심판이 중복심판청구에 해당하는지 여부까지 위 전원합의체 판결을 들어 후심판청구 시를 기준으로 판단할 것은 아니다.

 

첨부: 대법원 2020. 4. 29. 선고 20162317 판결

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KASAN_중복심판청구 여부 판단 기준시점 – 후속 심판의 심결 시 기준 대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2317 판결.pdf
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작성일시 : 2021. 6. 7. 19:00
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1. 기본법리

 

대법원 2001. 6. 26. 선고 992402 판결 동일 증거라 함은 그 사실과 관련성을 가진 증거로서 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거까지 포함한다.”

 

2. 쟁점

 

심판청구 - ‘동일 사실에 의한 청구에 해당함. + 새로 제출한 증거들이 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력한 증거인지 여부 동일 증거로 볼 수 있는지 여부

 

3. 특허법원 판결요지 동일증거 해당

 

원고가 이 사건 심판청구 당시 새롭게 제출한 증거들 중 이 사건 등록상표의 출원일인 2006. 3. 14. 당시를 기준으로 한 선사용상표들의 미국과 캐나다에서의 인식 정도를 파악할 수 있는 자료들이라고 볼 수 있는 갑 제98, 99, 111 내지 119, 129, 131, 133, 135, 136, 138, 141호증, 142호증의 1 내지 8의 각 기재를 종합하면, 원고가 1996년부터 캐나다에서 선사용상표들이 부착된 자전거 제품을 판매한 사실, 원고가 1997. 5. 16. "cervelo.com"이라는 도메인 네임을 등록한 사실, 이 사건 등록상표의 출원일 전에 캐나다에서 발간하는 잡지 등에 선사용상표들이 부착된 자전거 제품이 반복적으로 소개된 사실, 다수의 국제전시회에 원고의 선사용상표들이 부착된 자전거 제품이 전시된 사실, 인터넷 포털사이트인 구글을 통해 검색해보면 선사용상표들이 부착된 자전거 제품과 관련된 게시글이 수십 건 검색되고, 인터넷 쇼핑몰 등에서 선사용상표들이 부착된 자전거 제품이 판매되고 있었던 사실 등을 인정할 수 있다. 한편 갑 제143호증은 원고의 법무실장이 선사용상표들이 사용된 자전거 등 제품의 2014년도 매출액을 기준으로 미국 및 캐나다의 공식 인플레이션율, 공식 연간 평균 캐나다화/미화 환율, 사업특화정보를 고려요소로 하여 2001년도부터 2005년도까지의 미국 및 캐나다 내 매출액을 추정한 자료에 불과하므로, 이를 근거로 선사용상표들을 사용한 제품의 2001년도부터 2005년도까지 매출액을 인정할 수 없는데, 그 외에는 이 사건 등록상표의 출원 당시 선사용상표들이 부착된 자전거 등 제품의 미국 및 캐나다에서 매출액, 광고 규모 및 방법, 영업활동의 태양 등 구체적인 거래실정을 객관적으로 확인할 수 있는 자료가 없다.

 

결국 위와 같은 인정사실만으로는 선사용 상표들이 미국과 캐나다에서 특정인의 상품에 사용되는 것임이 수요자 또는 거래자간에 널리 인식되어 있는 주지상표에 해당한다고 볼 수 없다.

 

결국 앞서 인정한 사실들만으로는 선사용상표들을 사용한 제품이 국내 또는 미국과 캐나다에서 주지상표에 해당한다고 볼 수 없어, 이 사건 등록상표는 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 구 상표법 제7조 제1항 제12호의 부정한 목적으로 사용하는 상표에 해당한다고 할 수 없다.

 

따라서 이 사건에서 원고가 제출한 증거는 구 상표법 제7조 제1항 제12호 해당 여부와 관련하여 확정 심결의 결론을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한, 확정 심결의 증거와 동일한 증거에 해당한다고 할 것이다.

 

이 사건 심판에서 새롭게 제출된 증거들에 의하여는 이 사건 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제11호와 제12호에 해당한다고 할 수 없으므로, 위 증거들은 모두 확정 심결의 결론을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거로서 확정 심결의 증거와 동일한 증거에 해당하고, 결국 이 사건 심판청구는 확정 심결과 동일 사실 및 동일 증거에 의한 것으로서 일사부재리 원칙에 위배되어 허용되지 않는다.

 

4. 대법원 판결요지 동일증거 해당하지 않음

 

선사용상표들을 사용한 제품의 판매기간, 광고 및 언론보도 내역, 매출액 등을 종합적으로 고려해 볼 때, 선사용상표들은 이 사건 등록상표 출원일인 2006. 3. 14. 당시 자전거 등과 관련하여 미국과 캐나다의 수요자 간에 특정인의 상표라고 현저하게 인식된 상표라고 볼 수 있다.

 

또한 선사용상표들의 주지성, 이 사건 등록상표와 선사용상표들의 유사성, 원고와 소외 1의 계약체결 내역과 그 내용, 소외 1과 소외 2의 관계, 이 사건 등록상표의 출원 경위 등에 비추어 보면, 소외 2는 선사용상표들의 사용자인 원고에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하기 위하여 이 사건 등록상표를 출원하였다고 할 것이다.

 

결국 선사용 상표들의 인지도 및 소외 2와 소외 1의 관계 등과 관련하여 이 사건에서 새롭게 제출된 증거들은 이 사건 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 않는다는 선행 확정 심결의 결론을 번복할 만한 유력한 증거에 해당하므로, 이 사건 심판청구는 일사부재리 원칙에 저촉된다고 할 수 없다.

 

첨부: 1. 대법원 2021. 1. 14. 선고 202010810 판결, 2. 특허법원 2020. 5. 29. 선고 20189237 판결

 

KASAN_상표등록 무효심판 일사부재리 원칙의 적용요건 “동일 증거” 해당여부 판단 대법원 2021. 1. 14. 선고 2020후10810 판결 vs 특허법원 2020. 5. 29. 선고 2018허9237 판결.pdf
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대법원 2021. 1. 14. 선고 2020후10810 판결.pdf
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특허법원 2020. 5. 29. 선고 2018허9237 판결.pdf
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작성일시 : 2021. 6. 7. 18:00
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1. 일사부재리 원칙의 위반 판단 기준시점

 

특허법 제163조는이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다.”라고 확정 심결의 일사부재리 효력을 정하고 있다. 따라서 위 규정을 위반한 심판청구는 누가 청구한 것이든 부적법하여 각하하여야 한다.

 

심판청구인은 심판청구서를 제출한 후 그 요지를 변경할 수 없으나 청구의 이유를 보정하는 것은 허용된다(특허법 제140조 제2항 참조). 따라서 특허심판원은 심판청구 후 심결 시까지 보정된 사실과 이에 대한 증거를 모두 고려하여 심결 시를 기준으로 심판청구가 선행 확정 심결과 동일한 사실·증거에 기초한 것이라서 일사부재리 원칙에 위반되는지 여부를 판단하여야 한다.

 

대법원 2012. 1. 19. 선고 20092234 전원합의체 판결은일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준 시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 한다.’고 하였는데, 이는 선행 심결의 확정을 판단하는 기준 시점이 쟁점이 된 사안에서 특허법상 일사부재리 원칙의 대세효로 제3자의 권리 제한을 최소화하기 위하여 부득이하게 선행 심결의 확정과 관련해서만 그 기준 시점을 심결 시에서 심판청구 시로 변경한 것이다. 

 

2. 각하 심결의 위법성 판단 기준 시점 및 각하 심결 취소소송의 심리범위

 

심판은 특허심판원에서 진행하는 행정절차로서 심결은 행정처분에 해당한다. 그에 대한 불복 소송인 심결 취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실체적·절차적 위법성 여부이므로, 당사자는 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 심결 취소소송 단계에서 주장·입증할 수 있고, 심결 취소소송의 법원은 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있다.

 

이와 같이 본다고 해서 심급의 이익을 해친다거나 당사자에게 예측하지 못한 불의의 손해를 입히는 것이 아니다(대법원 2002. 6. 25. 선고 20001290 판결, 대법원 2009. 5. 28. 선고 20074410 판결 등 참조).

 

일사부재리 원칙 위반을 이유로 등록무효 심판청구를 각하한 심결에 대한 취소소송에서 심결 시를 기준으로 동일 사실과 동일 증거를 제출한 것인지를 심리하여 일사부재리 원칙 위반 여부를 판단하여야 한다.

 

이때 심판청구인이 심판절차에서 주장하지 않은 새로운 등록무효 사유를 주장하는 것은 허용되지 않는다. 따라서 이러한 새로운 등록무효 사유의 주장을 이유로 각하 심결을 취소할 수 없고, 새로운 등록무효 사유에 대하여 판단할 수도 없다.

 

3. 구체적 사안의 요지

 

원고가 진보성 부정을 이유로 한 등록무효 심판청구를 하였으나, 3자에 의한 선행 확정 심결과 동일사실 및 동일증거에 의한 청구여서 일사부재리 원칙에 위반된다는 이유로 각하되었고, 이 각하 심결에 대한 취소소송을 제기하여 신규성 부정, 기재불비 등의 새로운 무효 사유를 주장한 사안임

 

4. 특허법원 판결요지

 

원심은위 각하 심결은 정당하고, 20092234 전원합의체 판결에 따르면 일사부재리 원칙 위반 여부를 판단하는 기준 시점은 심판청구 시이므로 원심에 이르러 주장된 새로운 무효사유는 그 자체로 이유 없다고 하여 원고의 청구를 기각하였는데, 상고인은 이러한 원심 판단이 심결 취소소송의 심리범위에 관한 무제한설에 반한다고 다툼

 

5. 구체적 사안에 대한 대법원 판결요지

 

대법원은 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유를 심결 취소소송에서 주장·입증할 수 있는 것은 맞지만, 일사부재리 원칙 위반 요건 중 동일사실 및 동일증거에 해당하는지 여부는 심결시를 기준으로 판단하고, 심결의 위법성 판단 기준 시점은 심결시라는 점에서, 각하 심결 이후 새로운 등록무효 사유를 주장한 것을 고려하여 각하 심결의 위법 여부를 판단할 수 없고 새로운 등록무효 사유에 대하여 실체 판단 역시 할 수 없음

 

첨부: 대법원 2020. 4. 9. 선고 201811360 판결

대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11360 판결.pdf
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KASAN_일사부재리 원칙의 위반 여부 판단 시점 – 심판청구 시 아닌 심결 시 기준 대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11360 판결.pdf
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작성일시 : 2021. 6. 7. 17:00
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1.    사안의 쟁점

 

일사부재리 원칙 위반 여부가 문제되어 당해 심판에서 발명의 진보성 부정 여부에 관한 실체 판단이 이루어진 후 각하 심결한 경우 그 심결이 특허법 제163조의 일사부재리 원칙 적용을 위한 확정 심결에 해당하는지 여부

 

일사부재리 위반을 이유로 한 각하심결이 특허법 제163조의 일사부재리 원칙 적용을 위한 확정 심결에 해당하는지 여부 부정

 

2.    특허법원 판결 요지

 

일사부재리 원칙 위반을 이유로 각하된 확정 심결에서 동일 증거에 의한 심판청구인지가 문제되어 진보성 부정 여부에 관하여 실체 판단이 이루어진 경우에는 그 각하심결을 일사부재리 효력을 가지는 확정 심결로 볼 수 있다. 이 사건 심판청구는 그 확정 심결의 일사부재리 효력에 따라 부적법하다.

 

3.    대법원 판결 요지

 

특허법 제163조의 단서 규정은 새로 제출된 증거가 선행 확정 심결을 번복할 수 있을 만큼 유력한 증거인지에 관한 심리ㆍ판단이 이루어진 후 선행 확정 심결과 동일 증거에 의한 심판청구라는 이유로 각하된 심결인 경우에도 동일하게 적용된다고 보아야 한다.

원심 파기 환송 판결 

 

4.    대법원 판결이유

 

일사부재리 원칙에 관한 특허법 제163조는이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만, 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다.”라고 규정하고 있다.

 

따라서, 확정된 심결이 심판 청구의 적법요건을 갖추지 못하여 각하된 심결인 경우에는 특허법 제163조 단서에 따라 일사부재리의 효력이 없다.

 

위 단서 규정은 새로 제출된 증거가 선행 확정 심결을 번복할 수 있을 만큼 유력한 증거인지에 관한 심리 판단이 이루어진 후 선행 확정 심결과 동일 증거에 의한 심판청구라는 이유로 각하된 심결인 경우에도 동일하게 적용된다고 보아야 한다.

 

종래 심판청구의 적법요건을 갖추지 못해 각하된 심결이 확정된 경우에 일사부재리의 효력이 있는지에 관하여 견해대립이 있었으나, 2001. 2. 3. 법률 제6411호로 일부 개정된 특허법에서 위 단서 규정을 신설함으로써, 각하심결에 대하여는 일사부재리의 효력이 없음을 명확히 하였다.

 

특허법 제163조의동일 증거라 함은 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거만이 아니라 그 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 않은 증거가 부가되는 것도 포함한다(대법원 2005. 3. 11. 선고 200442 판결 등 참조).

 

이에 따라, 후행 심판에서 새로 제출된 증거가 확정된 심결의 증거와 동일 증거인지 판단하기 위해서는 선행 확정 심결을 번복할 수 있을지를 심리 판단하게 되고, 그 과정에서 본안에 관한 판단이 선행되는 것과 같은 결과가 발생하기도 한다.

 

하지만, 일사부재리 원칙은 심판청구의 적법요건일 뿐이어서, 위와 같은 경우라도 일사부재리 원칙을 위반하여 심판청구가 부적법하다고 한 각하심결을 본안에 관한 실체심리가 이루어진 기각심결과 동일하게 취급하는 것은 문언의 가능한 해석 범위를 넘어선다.

 

심판청구의 남용을 막고, 모순 저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고자 하는 일사부재리 제도의 취지를 고려하더라도, 심판청구권 보장 역시 중요한 가치인 점, 현행 특허법 제163조는 일사부재리 효력이 제3자에게까지 미치도록 하고 있다는 점에서 특허법 제163조 단서의 예외를 인정하여 그 적용 범위를 확대하는 것은 정당화되기 어렵다.

 

첨부: 대법원 2021. 6. 3. 선고 202110077 판결

 

대법원 2021. 6. 3. 선고 2021후10077 판결.pdf
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KASAN_일사부재리 원칙 적용 대상의 확정 심결에 각하 심결 포함 범위 대법원 2021. 6. 3. 선고 2021후10077 판결.pdf
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작성일시 : 2021. 6. 7. 16:12
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현행 상표법 제111(법정손해배상의 청구) [구법 제67조의2] ① 상표권자 또는 전용사용권자는 자기가 사용하고 있는 등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표를 그 지정상품과 같거나 동일성이 있는 상품에 사용하여 자기의 상표권 또는 전용사용권을 고의나 과실로 침해한 자에 대하여 제109조에 따른 손해배상을 청구하는 대신 5천만원 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있다. 이 경우 법원은 변론전체의 취지와 증거조사의 결과를 고려하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다. ② 제1항 전단에 해당하는 침해행위에 대하여 제109조에 따라 손해배상을 청구한 상표권자 또는 전용사용권자는 법원이 변론을 종결할 때까지 그 청구를 제1항에 따른 청구로 변경할 수 있다.

 

대법원 2016. 9. 30. 선고 201459712 판결 요지

구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정되기 전의 것) 67조의2 1항은, ‘상표권자는 자기가 사용하고 있는 등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표를 그 지정상품과 같거나 동일성이 있는 상품에 사용하여 자기의 상표권을 고의나 과실로 침해한 자에 대하여 손해액의 추정 등에 관한 제67조에 따른 손해배상을 청구하는 대신 5천만 원 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있고, 이 경우 법원은 변론전체의 취지와 증거조사의 결과를 고려하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다는 취지로 규정하고 있다.

 

이는 위조상표의 사용 등으로 인한 상표권 침해행위가 있을 경우에 손해 액수의 증명이 곤란하더라도 일정한 한도의 법정금액을 배상받을 수 있도록 함으로써 피해자가 쉽게 권리구제를 받을 수 있도록 하는 예외적 규정이므로, 그 적용요건은 법문에 규정된 대로 엄격하게 해석하여야 한다.

 

따라서 상표권자가 이 규정에 따른 손해배상을 청구하려면, (1) 상표권 침해 당시 등록상표를 상표권자가 실제 사용하고 있었어야 하고, (2) 침해자가 사용한 상표가 상표권자의 등록상표와 같거나 동일성이 있어야 하며, 동일성 요건을 갖추지 못한 경우에는 통상의 방법으로 손해를 증명하여 배상을 청구하여야지 위 규정에서 정한 법정손해배상을 청구할 수는 없고, 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 동일하게 적용된다.

 

사용실적 없는 상표권자의 손해배상청구권 불인정 법정손해배상도 동일

상표권자(서비스표권자)가 등록된 상표(서비스표)를 사용하지 않은 경우 손해배상청구권 불인정, 구 상표법 제67조 제3항이나 제67조의2에 의한 손해배상청구도 인정되지 않는다는 대법원 판결입니다.

 

구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정되기 전의 것) 67조에 의하면, 상표권자는 자기의 상표권을 고의 또는 과실로 침해한 자에 대하여 통상 받을 수 있는 상표권 사용료 상당액을 손해액으로 주장하여 배상을 청구할 수 있다. 이 규정은 손해에 관한 피해자의 주장·증명책임을 경감해 주고자 하는 것이므로, 상표권자는 권리침해 사실과 통상 받을 수 있는 사용료를 주장·증명하면 되고 손해의 발생 사실을 구체적으로 주장·증명할 필요는 없다. 그러나 위 규정이 상표권의 침해 사실만으로 손해의 발생에 대한 법률상의 추정을 하거나 손해의 발생이 없는 것이 분명한 경우까지 손해배상의무를 인정하려는 취지는 아니므로, 침해자는 상표권자에게 손해의 발생이 있을 수 없다는 점을 주장·증명하여 손해배상책임을 면할 수 있다. 한편 상표권은 특허권 등과 달리 등록되어 있는 상표를 타인이 사용하였다는 것만으로 당연히 통상 받을 수 있는 상표권 사용료 상당액이 손해로 인정되는 것은 아니고, 상표권자가 상표를 영업 등에 실제 사용하고 있었음에도 상표권 침해행위가 있었다는 등 구체적 피해 발생이 전제되어야 인정될 수 있다. 따라서 상표권자가 상표를 등록만 해 두고 실제 사용하지는 않았다는 등 손해 발생을 부정할 수 있는 사정을 침해자가 증명한 경우에는 손해배상책임을 인정할 수 없고, 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 동일하게 적용된다.

 

KASAN_짝퉁, 위조상표 사용행위 - 법정손해배상 규정 적용요건 대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712 판결.pdf
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작성일시 : 2021. 4. 13. 08:52
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1. 사안의 개요 및 쟁점

 

(1) 상표권침해, 서비표권침해 인정 BUT 등록권리자의 등록상표, 등록서비스표 사용하지 않음

(2) 쟁점 - 상표권침해 인정 BUT 침해로 인한 손해배상 책임 여부 + 법정 손해배상책임 여부

 

2. 대법원 판결 요지 손해배상책임 불인정

 

3. 대법원 판결 이유

 

구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 67조에 의하면, 상표권자는 자기의 상표권을 고의 또는 과실로 침해한 자에 대하여 통상 받을 수 있는 상표권 사용료 상당액을 손해액으로 주장하여 배상을 청구할 수 있다. 이 규정은 손해에 관한 피해자의 주장ㆍ증명책임을 경감해 주고자 하는 것이므로, 상표권자는 권리침해의 사실과 통상 받을 수 있는 사용료를 주장ㆍ증명하면 되고 손해의 발생 사실을 구체적으로 주장ㆍ증명할 필요는 없다.

 

그러나 위 규정이 상표권의 침해 사실만으로 손해의 발생에 대한 법률상의 추정을 하거나 손해의 발생이 없는 것이 분명한 경우까지 손해배상의무를 인정하려는 취지는 아니므로, 침해자는 상표권자에게 손해의 발생이 있을 수 없다는 점을 주장ㆍ증명하여 손해배상책임을 면할 수 있다고 보아야 한다(대법원 2002. 10. 11. 선고 200233175 판결 등 참조).

 

한편 상표권은 특허권 등과 달리 등록되어 있는 상표를 타인이 사용하였다는 것만으로 당연히 통상 받을 수 있는 상표권 사용료 상당액이 손해로 인정되는 것은 아니고, 상표권자가 그 상표를 영업 등에 실제 사용하고 있었음에도 불구하고 상표권 침해행위가 있었다는 등 구체적 피해 발생이 전제되어야 인정될 수 있다.

 

따라서 상표권자가 해당 상표를 등록만 해 두고 실제 사용하지는 않았다는 등 손해 발생을 부정할 수 있는 사정을 침해자가 증명한 경우에는 손해배상책임을 인정할 수 없고, 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 동일하게 적용된다.

 

구 상표법 제67조의2 1항은, ‘상표권자는 자기가 사용하고 있는 등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표를 그 지정상품과 같거나 동일성이 있는 상품에 사용하여 자기의 상표권을 고의나 과실로 침해한 자에 대하여 손해액의 추정 등에 관한 제67조에 따른 손해배상을 청구하는 대신 5천만 원 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있고, 이 경우 법원은 변론전체의 취지와 증거조사의 결과를 고려하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다는 취지로 규정하고 있다.

 

이는 위조상표의 사용 등으로 인한 상표권 침해행위가 있을 경우에 손해 액수의 증명이 곤란하더라도 일정한 한도의 법정금액을 배상 받을 수 있도록 함으로써 피해자가 쉽게 권리구제를 받을 수 있도록 하는 예외적 규정이므로, 그 적용요건은 법문에 규정된 대로 엄격하게 해석하여야 한다.

 

따라서 상표권자가 이 규정에 의한 손해배상을 청구하려면, 상표권 침해 당시 해당 등록상표를 상표권자가 실제 사용하고 있었어야 하고, 침해자가 사용한 상표가 상표권자의 등록상표와 같거나 동일성이 있어야 하며, 동일성 요건을 갖추지 못한 경우에는 통상의 방법으로 손해를 증명하여 배상을 청구하여야 위 규정에서 정한 법정손해배상을 청구할 수는 없고, 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 동일하게 적용된다.

 

첨부: 대법원 2016. 9. 30. 선고 201459712 판결

 

KASAN_상표권자 등록상표 사용하지 않는 경우 상표권침해 BUT 손해배상, 법정손해배상 책임 – 불인정 대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712 판결.pdf
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작성일시 : 2021. 4. 12. 16:14
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쟁점 및 대법원 전원합의체 판결요지 - 선출원 등록상표와 유사한 후출원 등록상표의 사용은 선출원 등록상표권에 대한 침해에 해당함, 침해로 보지 않았던 종래의 대법원 판결 변경함

 

대법원 판결요지

 

상표권자가 상표등록출원일 전에 출원 등록된 타인의 선출원 등록상표와 동일 유사한 상표를 등록받아(이하 후출원 등록상표라고 한다) 선출원 등록상표권자의 동의 없이 이를 선출원 등록상표의 지정상품과 동일 유사한 상품에 사용하였다면 후출원 등록상표의 적극적 효력이 제한되어 후출원 등록상표에 대한 등록무효 심결의 확정 여부와 상관없이 선출원 등록상표권에 대한 침해가 성립한다.

 

보충의견

 

서로 저촉하는 지식재산권 사이에서 선원이 우선한다는 법리를 채택하는 것은 다음과 같은 점에서 논리가 일관되고 명쾌하며 법적 안정성을 가져온다는 장점도 있다.

 

이 판결과 달리 후출원 등록권리자의 등록권리 실시 또는 사용을 침해로 보지 않으면, 동일한 실시 또는 사용 행위에 대하여 등록 전후를 기준으로 침해 성립 여부에 관한 법률적 평가가 달라지는 불합리한 결과가 발생한다.

 

후출원 등록권리자의 등록권리 실시 또는 사용 주장을 권리남용으로 보아 최종적으로 침해 책임을 부담시킨다고 하더라도 위와 같은 불합리함은 여전히 남게 된다.

 

예를 들어 동일한 상표 사용 의사에 따라 계속되고 있는 후출원 등록상표권자의 일련의 상표 사용 행위에 대하여 상표등록 전에는 침해가 성립하였다가, 상표등록 후에는 원칙적으로 침해가 성립하지 않으나 선출원 등록상표권자의 권리남용 재항변이 있는 경우 그 인용 여부에 따라 침해 책임 부담 여부가 결정되게 되는 것이다.

 

형사 사건의 경우에는 문제가 더 복잡하다. 후출원 등록상표권자의 계속된 동일한 상표 사용 행위에 대하여 고의가 인정될 경우 상표등록 전에는 침해죄가 성립하는데, 상표등록 후에는 침해죄의 성립이 부정된다.

 

상표등록무효 심결이 확정될 경우에는 다시 침해죄가 성립하는데, 이러한 경우라도 등록 후 등록무효 확정 전 행위에 대하여까지 등록무효 심결 확정의 소급효를 들어 침해죄의 성립을 인정하는 것은 행위 당시 처벌되지 않던 것을 소급하여 처벌하게 되는 문제가 있어 이를 허용하기도 어렵다.

 

첨부: 대법원 2021. 3. 18. 선고 2018253444 판결

 

KASAN_선출원 등록상표와 유사한 후출원 등록상표의 사용 – 선출원 등록상표권의 침해 해당 대법원 2021. 3. 18. 선고 2018다253444 전원합의체 판결.pdf
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작성일시 : 2021. 3. 19. 09:33
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1. 무효심판 중 복수의 청구항에 대한 정정청구 정정청구 인정 및 무효심판 청구 기각 심결

 

특허심판원은 그 무효심판 절차 내에서 정정청구를 적법한 것으로 인정하면서 이 사건 특허발명의 청구범위 제1, 3항 내지 제5항이 모두 진보성이 부정되지 않는다는 이유로 무효심판 청구를 기각하는 심결을 하였다.

 

2. 특허법원의 심결취소 판결 정정청구 일부 적법하나 일부 위법 BUT 정정청구의 불가분 일체적 확정 때문에 심결 전부 취소 판결

 

특허법원은 심결취소소송에서 이 사건 원심결 중 이 사건 1항 정정발명에 관한 부분은 위법하고 이 사건 3항 내지 제5항 정정발명에 관한 부분은 적법하다고판단하였다.

 

다만, 특허무효심판절차에서의 정정청구는 특별한 사정이 없는 한 불가분의 관계에 있어 일체로서 허용 여부를 판단하여야 하고, 이 사건 정정청구는 이 사건 제1항 정정발명뿐만 아니라 그 종속항인 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명에도 모두 걸쳐 있는 것이어서, 이 사건 원심결 중 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명의 특허무효 여부에 관한 부분도 따로 확정되지 못한 채 이 사건 정정청구에 관한 부분과 함께 취소되어야 한다는 이유로 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명에 관한 부분까지 포함하여 이 사건 원심결을 전부 취소하였다(특허법원 2016. 6. 17. 선고 20158226 판결).

 

이에 대한 피고의 상고가 기각됨으로써 위 판결은 확정되었다(이하 위 특허법원 판결을 확정된 취소판결이라 한다).

 

3. 확정된 취소판결의 기속력이 미치는 범위 심결취소의 이유가 된 제1항 정정청구 관련된 사실상 및 법률상 판단만 해당

 

심결을 취소하는 판결이 확정된 경우, 그 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속하는 것이고, 이 경우의 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에서 발생한다(대법원 2002. 1. 11. 선고 992860 판결, 대법원 2002. 12. 26. 선고 200196 판결 등 참조).

 

확정된 취소판결은 정정청구가 이 사건 제1항 정정발명뿐만 아니라 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명에도 모두 걸쳐 있다는 이유로 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명에 관한 부분까지 포함하여 이 사건 원심결을 전부 취소하기는 하였으나, 취소의 기본이 된 이유는 이 사건 제1항 정정발명에 관한 원심결의 위법성 부분이라고 할 것이다.

 

따라서 확정된 취소 판결의 기속력은 이 사건 제1항 정정발명에 관한 원심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에서 발생한다.

 

첨부: 대법원 2021. 1. 14. 선고 20171830 판결


KASAN_특허법원 심결취소 판결의 기속력 범위 쟁점 – 무효심판에서 복수의 청구항에 대한 정정청구 중 일부만 위법

대법원 2021. 1. 14. 선고 2017후1830 판결.pdf


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작성일시 : 2021. 1. 19. 13:17
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1. 표장 유사여부 판단

 

 

대법원 판결요지 비유사

 

(1) 이 사건 출원상표는어반시스, 선등록상표는어반시스또는아반시스로 호칭될 것으로, 그 차이가 크지 않아 전체적인 청감은 유사하다고 볼 수 있다.

 

(2) 그런데 양 상표는 외관이 완전히 상이하다. 양 상표 모두 알파벳의 대문자 또는 주로 소문자로 이루어진 문자상표로서 그 철자의 구성도 다르며 거의 겹치지도 않는다. 또한, 이 사건 출원상표는도시의를 의미하는 ‘urban’체계등을 의미하는 ‘system’의 약어 ‘sys’를 결합한 조어로도시의 체계정도로 관념될 수 있을 것이나, 선등록상표는 특별한 관념이 없어 보이는 조어로 양 상표의 관념을 대비할 수 없다.

 

(3) 이와 같이 호칭이 일부 유사함에도 불구하고 전체적으로 보았을 때 양 상표의 외관이 현저히 다르고, 관념을 대비할 수 없는 이상 일반 수요자에게 상품 출처에 관하여 오인 혼동을 일으킬 것으로 보이지 않는다.

 

2. 지정상품 유사여부 판단

 

금속제 건축용 트렌치 커버  vs   태양열 집열판

 

대법원 판결요지 비유사

 

(1) 이 사건 출원상표의 지정상품인금속제 건축용 트렌치 커버는 배수로나 도랑 등에 사용되는 금속제 덮개로 그 용도나 설치 위치, 디자인적 요소 등을 고려하여 제작하는 비교적 단순한 금속제품인 반면, 선등록상표의 지정상품 중태양열 집열판(Solar Collector)’은 태양에서 나오는 열 에너지를 전기로 변환하는 태양열 발전(태양광을 전기로 변환하는 태양광 발전과는 구별된다)의 핵심장치이다. 따라서 양 지정 상품은, 그 원료나 제조 방법 및 제조에 필요한 기술 등이 많이 다르며 그 속성과 용도, 구조와 형상에 상당한 차이가 있다.

 

(2) ‘태양열 집열판이 건축물에 부착설치되는 경우가 많다는 점을 고려하더라도, ‘금속제 건축용 트렌치 커버태양열 집열판은 각 건축자재 분야와 신재생에너지 분야라는 다른 산업분야에 속하는 상품들로 볼 수 있고, 상표법 시행규칙상 상품류의 구분도 다르다.

 

(3) 피고 제출 증거만으로는 양 지정상품의 생산, 판매, 시공 업체가 일반적으로 일치한다고 보기 어렵고, ‘태양열 집열기트렌치 커버와 근거리에 설치되는 일이 잦다는 것만으로는 위에서 본 것처럼 그 속성과 용도 등이 현저히 다른 각 지정상품에 대하여 그 출처의 오인 혼동이 생길 것으로 보이지 않는다.

 

첨부: 대법원 2020. 12. 30. 선고 202010957 판결

대법원 2020. 12. 30. 선고 2020후10957 판결.pdf

KASAN_상표 유사 및 지정상품 유사여부 판단 대법원 2020. 12. 30. 선고 2020후10957 판결.pd

 

 

 

작성일시 : 2021. 1. 5. 08:47
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2. 무효심판 청구

 

외국회사 LEGO에서 『이 사건 등록상표는 국내 일반 수요자들에게 널리 알려진 선사용상표들과 유사하며 선사용상표들을 용이하게 연상시키므로 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 사용될 경우 선사용상표들의 식별력과 명성이 손상될 우려가 있을 뿐만 아니라, 피청구인이 부정한 목적을 가지고 이 사건 등록상표를 출원하였으므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다.』는 취지로 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 무효심판을 청구하였다.

 

3. 특허심판원의 무효심판 청구기각 심결 

 

이 사건 등록상표의 지정상품은 선사용상표들의 사용상품과 경제적 견련성이 있다고 보기 어려운 점, ‘레고식 생산방법이 부품을 규격화해 필요에 따라 붙였다 할 수 있는 생산방식으로 소개, 사용되고 있는 점, ‘약제류의 경우 약사법에 따라 약제의 부작용을 방지하는 소정의 검증 과정을 거쳐야 하는 점 등을 감안하면, 비록 선사용상표들이 이 사건 등록상표의 출원 당시에 국내에서완구류에 관하여 일반 수요자에게까지 널리 알려졌다고 하더라도 이 사건 등록상표를약제류’ 등의 지정상품에 사용하는 경우 선사용상표들이 가지고 있는 신용 및 고객흡인력을 실추 또는 희석화 시킨다거나 좋은 이미지나 가치를 훼손할 우려가 있다고 보기 어렵고, 이 사건 등록상표는레고켐파마전체로서 호칭되거나, ‘PHARMA’가 식별력이 없어레고켐으로 약칭된다고 볼 수 있는 점, 이 사건 등록상표가 ‘LEGOCHEM’, ‘레고켐’, ‘레고켐바이오사이언스로 다수 검색되는 점, 피청구인 레고켐 바이오사이언스(약칭레고켐’)가 신약연구개발 전문기업으로 2006. 5. 2. 설립되어 2013. 5. 코스닥 시장에 상장(종목명 레고켐바이오)한 기업으로 소개되고 있는 점 등을 고려해 볼 때, 이 사건 등록상표는 ‘LEGO’, ‘레고로 약칭된다고 볼 수 없어 선사용상표들을 모방한 것이라고 보기 어려우며 피청구인이 이 사건 등록상표를 사용함에 있어 부정한 목적이 있었다고 의심할 만한 합리적인 근거가 없다.

 

4. 특허법원 심결취소, 상표등록 무효 판결

 

선사용상표들은 이 사건 등록상표의 출원 당시 국내 일반 수요자들에게 원고의 출처를 표시하는 것으로 널리 알려진 저명한 상표에 해당하여(상표사용기간, 제품판매기간, 사전 등 간행물, 매출액 등 참조) 그 식별력이 강하다.

 

한편, 이 사건 등록상표는 별다른 특징 없는 알파벳 대문자 14자가 연이어 결합되어 있는 문자상표로서, 문자 표장의 구성 중 띄어쓰기 없이 일체로 결합되기 있기는 하나, 앞부분의 ‘LEGO’는 선사용상표들과 그 외관 또는 호칭이 동일한 부분으로서, 앞서 살핀 선사용상표들의 저명성에 비추어 일반 수요자가 이 사건 등록상표의 요부로 무리 없이 인식할 수 있다고 봄이 타당하다.

 

이는 이 사건 등록상표의 뒷부분인 ‘CHEMPHARMA’, 화학 또는 화학물질 등을 의미하는 ‘Chemistry’, ‘Chemical’의 약칭으로 보이는 ‘Chem’, 약학 또는 제약을 의미하는 ‘Pharmacy’, ‘Pharmaceutical’의 약칭으로 보이는 ‘pharma’가 결합된 부분으로서, 국내 일반 수요자의 외국어 인식 수준에 비추어 위 뒷부분 표장(‘CHEMPHARMA’)이 이 사건 등록상표의 지정상품들인 상품류 구분 제5류의 약제용 시럽 등 의약품류 상품과 관련하여 식별력이 있다고 볼 수 없는 원재료, 효능, 용도 등을 강하게 도출 또는 암시하고 있음을 일반 수요자가 어렵지 않게 인식할 수 있다는 점에서 더욱 그러하다.

 

즉 이 사건 등록상표의 표장 구성 중 ‘LEGO’가 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 이 사건 등록상표의 요부인 ‘LEGO’ 부분은 표장의 전체 구성 중 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 ‘LEGO’만으로 다른 상표와의 유사 여부를 판단할 수 있고, 이 사건 등록상표와 선사용상표들은 일반 수요자들에게 해당 각 표장의 요부 또는 전체 표장으로서 ‘LEGO’ 또는 그 한글 발음인레고의 외관 또는 호칭으로 인식된다 할 것인바, 양 표장은 전체적으로 서로 유사하다.

 

그렇다면 양 표장에 대한 상품출처의 혼동가능성이나 경쟁관계와는 상관없이 선사용상표들과 유사한 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 사용됨으로써 저명상표주인 원고가 막대한 비용과 노력을 투자하여 구축한 선사용상표들에 대한 긍정적 이미지, 광고선전력, 고객흡인력 등이 다양한 상품으로 분산되거나 희석되고, 이에 따라 결과적으로 저명상표인 선사용상표들이 갖는 식별력 또는 출처표시 기능 역시 손상될 것으로 봄이 타당하다.

 

따라서 이 사건 등록상표는 저명상표인 선사용상표들과 유사하여 저명상표주인 원고의 상품이나 영업의 식별력을 손상시킬 염려가 있으므로, 상표법 제34조 제1항 제11호의 등록무효사유에 해당한다.

 

첨부: 특허법원 2020. 11. 26. 선고 20202789 판결

특허법원 2020. 11. 26. 선고 2020허2789 판결.pdf

KASAN_레고켐파마 상표등록 무효심판 사건 특허법원 2020. 11. 26. 선고 2020허2789 판결.pdf

 

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작성일시 : 2021. 1. 4. 08:39
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1. 사안의 개요 및 공소사실

 

퇴사한 임원(전 대표이사, 사내이사 역임)이 전직 회사에서 개발 중인 브랜드를 먼저 상표출원, 등록한 행위에 대해 검사 기소함. 피해 회사가 사용하기로 한 이 사건 서비스표를 피고인이 먼저 출원하여 특허청에 등록함으로써 위계로 피해 회사의 업무를 방해하였다는 공소사실로 기소된 사안.

 

형법 제314'위계로써 사람의 업무를 방해한 자는 5년 이하의 징역 또는 1500만원 이하의 벌금에 처한다.'

 

2. 하급심 판결 요지

 

1심 판결: 업무방해죄 유죄 인정, 징역 8개월에 집행유예 2년 선고, “피해 회사가 사용하기로 한 서비스표를 김씨가 사용의사 없이 자신의 서비스표로 먼저 출원해 등록한 행위는 피해 회사에 대한 관계에서 위계에 의한 업무방해 행위에 해당한다."

 

2심 판결; 업무방해죄 유죄 인정, 1심 유지, 피해 회사의 서비스표 등을 특허청 담당공무원의 부지를 이용해 먼저 출원하여 등록함으로써 피해 회사가 서비스표 등을 사용하는데 지장이 초래될 수 있게 만든 것은 위계에 의한 업무방해에 해당한다.

 

3. 대법원 판결요지 업무방해죄 무죄 판결

 

구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것, 이하 같다)상 상표권은 설정등록에 의하여 발생하고(41조 제1) 국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하려는 자는 자기의 상표를 등록받을 수 있으므로(3조 본문), 실제로 상표를 사용한 사실이 있거나 처음으로 사용하였는지 여부는 상표권 발생의 요건으로 볼 수 없다. 나아가 상표를 사용하려는 의사의 유무는 출원인의 주관적, 내면적인 의사를 중심으로 하되, 출원인의 경력, 지정상품의 특성, 출원인이 다수의 상표를 출원·등록한 경우에는 그 지정상품과의 관계 등과 같이 외형적으로 드러나는 사정까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다. 이러한 법리는 서비스표에 관하여도 마찬가지로 적용된다.

 

위계에 의한 업무방해죄에서 '위계'란 행위자가 행위의 목적을 달성하기 위해 상대방에게 오인·착각 또는 부지를 일으키게 해 이를 이용하는 것이다.

 

피고인이 피해 회사가 사용 중인 서비스표를 피해 회사보다 시간적으로 먼저 등록출원을 하였다거나 피해 회사가 사용 중인 서비스표의 제작에 실제로는 관여하지 않았으면서도 서비스표 등록출원을 하였다는 등의 사정만으로는 피해 회사에 대한 위계에 해당한다고 단정하기 어렵고, 피고인이 국내에서 사용하려는 의사 없이 이 사건 서비스표를 출원하였다고 단정하기 어려우며, 피고인이 특허청 심사관의 거절이유통지나 제3자의 이의신청에 대한 답변을 하는 과정에서 허위의 서류를 제출하는 등 적극적인 기망행위를 하였다는 등의 사정이 인정되지 않는 한 특허청 심사관에게 오인·착각 또는 부지를 일으킨 뒤 이를 이용하였다고 볼 수도 없다.

 

KASAN_퇴사한 임원이 전직 회사의 상표, 서비스표를 먼저 출원, 등록하여 선점한 행위 – 업무방해죄 불성립 대법

 

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작성일시 : 2020. 12. 7. 09:24
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특허법원 판결요지

 

구 상표법 제7조 제1항 제12호는국내 또는 외국의 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표는 등록받을 수 없다고 규정하고 있다.

 

등록상표가 이 규정에 해당하려면 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 하는데, (1) 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 하고, (2) 부정한 목적이 있는지를 판단할 때는 모방대상상표의 인지도 또는 창작의 정도, 등록상표와 모방대상상표의 동일·유사 정도, 등록상표의 출원인과 모방대상상표의 권리자 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무, 교섭의 내용, 기타 양 당사자의 관계, 등록상표의 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 등록상표와 모방대상상표의 지정상품 간의 동일·유사 내지 경제적 견련성의 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 하며, (3) 위와 같은 판단은 등록상표의 출원시를 기준으로 하여야 한다(대법원 2012. 6. 28. 선고 2012672 판결 등 참조).

 

양 표장은 서로 동일하거나 극히 유사하고, 선사용상표는 이 사건 등록상표의 출원일(2008. 9. 4.) 당시 적어도 독일의 수요자 사이에 피고의 상품을 표시하는 것으로 인식되어 있었다고 봄이 타당하다.

 

선사용상표는 피고의 창업자의 성()을 사용한 표장으로서 피고 설립 이후 240여 년간 피고의 신발 제품에 사용되어 왔고, 등록상표의 출원일 이전 5년간 피고의 전 세계 연 평균 매출액은 약 1,212억 원에 달하고 평균 광고 지출액은 약 27억 원이다.

 

한편 독일에서 실시한 인지도 조사에 따르면 조사시점과 대상에 따라 66.8%에서 78%의 응답자들이 선사용상표를 알고 있었다고 응답하였다. 원고는 선사용상표가 국내 수요자에게는 특정인의 상표로 인식될 정도로 알려져 있지 않다고 하나, 구 상표법 제7조 제1항 제12호의 모방대상상표는 국내뿐만이 아니라 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식될 수 있다면 그것으로 충분하므로, 설령 원고의 주장과 같이 국내 수요자에게 선사용상표가 특정인의 상표로 인식되어 있지 않다고 하더라도 선사용상표가 모방대상상표가 될 수 있음에는 아무런 장애가 없다.

 

또한 이 사건 등록상표의 지정상품은 상품류 구분 제18류에 해당하는가죽제 열쇠케이스, 기저귀가방, 등산백, 배낭, 보스턴백, 비치백, 서류가방, 여행가방, 학생가방, 핸드백등 가죽 소품 또는 가방류이고, 선사용상표의 사용상품은신발인데, 가죽 소품 또는 가방류와 신발은 모두 원재료로 가죽이 사용될 수 있는 물품에 해당하고, 패션 잡화의 범주에 들어가는 상품이라는 공통점이 있으며, 이러한 패션 잡화들은 소비자들이 사용하기 편리하도록 함께 취급되고 있는 것이 토탈 패션화 경향에 따른 일반적인 판매 추세라고 할 것인바, 양 상품들은 판매처, 유통경로, 수요자 등이 공통되는 패션 상품에 해당하므로, 적어도 밀접한 경제적 견련관계에 있다고 볼 수 있다.

 

나아가 이 사건 등록상표는 적어도 독일에서 특정인의 상표로서 알려진 선사용상표의 명성에 편승하여 부당한 이득을 얻으려는 등 부정한 목적으로 출원하여 등록받은 것으로 볼 수 있다.

 

원고가 이 사건 등록상표의 출원 이전에 제3자가 소유한 같은 표장의 등록상표를 불사용취소심판을 통해 취소시킨 후 이 사건 등록상표를 출원하여 등록받았다는 사정이나, 이 사건 등록상표의 출원 당시 여러 사람에 의해 여러 상품류 구분에 대한 같은 표장의 상표가 출원 또는 등록되어 있었다는 사정이 원고가 이 사건 등록상표를 출원할 당시 부정한 목적이 없었다는 점을 뒷받침할 근거가 된다고 볼 수 없다. 오히려 이 사건 등록상표와 선사용상표의 “Birkenstock”이 피고의 창업자의 성()을 사용한 표장이어서 쉽게 창작해 낼 수 있는 표장이라고 보기 어려운 점에 비추어 보면, 여러 사람의 “Birkenstock” 표장에 대한 출원 또는 등록 시도가 있었다는 사정은 당시 선사용상표의 국내 인지 정도가 상당한 수준에 이르렀다고 볼 여지가 있고, 이에 따라 선사용상표에 대한 모방의 시도가 존재하였음을 드러내는 사정으로 봄이 합리적이다.

 

첨부: 특허법원 2020. 9. 3. 선고 20203577 판결

특허법원 2020. 9. 3. 선고 2020허3577 판결.pdf

KASAN_BIRKENSTOCK 상표등록 무효심판 - 독일 선사용 주지상표 인정 특허법원 2020. 9. 3. 선고

 

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작성일시 : 2020. 12. 1. 10:57
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1. 사안의 개요

 

피해 회사가 사용하기로 한 이 사건 서비스표를 피고인이 먼저 출원하여 특허청에 등록함으로써 위계로 피해 회사의 업무를 방해하였다는 공소사실로 기소된 사안

 

2. 대법원 판결요지

 

구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것, 이하 같다)상 상표권은 설정등록에 의하여 발생하고(41조 제1) 국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하려는 자는 자기의 상표를 등록받을 수 있으므로(3조 본문), 실제로 상표를 사용한 사실이 있거나 처음으로 사용하였는지 여부는 상표권 발생의 요건으로 볼 수 없다. 나아가 상표를 사용하려는 의사의 유무는 출원인의 주관적, 내면적인 의사를 중심으로 하되, 출원인의 경력, 지정상품의 특성, 출원인이 다수의 상표를 출원·등록한 경우에는 그 지정상품과의 관계 등과 같이 외형적으로 드러나는 사정까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다. 이러한 법리는 서비스표에 관하여도 마찬가지로 적용된다.

 

피고인이 피해 회사가 사용 중인 서비스표를 피해 회사보다 시간적으로 먼저 등록출원을 하였다거나 피해 회사가 사용 중인 서비스표의 제작에 실제로는 관여하지 않았으면서도 서비스표 등록출원을 하였다는 등의 사정만으로는 피해 회사에 대한 위계에 해당한다고 단정하기 어렵고, 피고인이 국내에서 사용하려는 의사 없이 이 사건 서비스표를 출원하였다고 단정하기 어려우며, 피고인이 특허청 심사관의 거절이유통지나 제3자의 이의신청에 대한 답변을 하는 과정에서 허위의 서류를 제출하는 등 적극적인 기망행위를 하였다는 등의 사정이 인정되지 않는 한 특허청 심사관에게 오인·착각 또는 부지를 일으킨 뒤 이를 이용하였다고 볼 수도 없다. 유죄로 판단한 원심을 파기하였음

 

첨부: 대법원 2020. 11. 12. 선고 20177236 판결

대법원 2020. 11. 12. 선고 2017도7236 판결.pdf

KASAN_타인의 사용 예정인 서비스표를 먼저 출원, 등록한 행위 – 업무방해죄 불성립 대법원 2020. 11. 1

 

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작성일시 : 2020. 11. 24. 09:33
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1. 기초사실 - 무효심판 대상 등록 서비스표 vs 선등록상표   

등록서비스표

지정서비스업: ‘귀금속제 액세서리비귀금속제 액세서리가방의류풋웨어캡모자모자 소매업

선등록상표

 

2. 대법원 판결요지

. 판단 법리

둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비판단하는 것이 필요하다. 그리고 상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표의 구성 부분 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 요부가 된다고 할 수 없다.

 

결합상표 중 일부 구성 부분이 요부로 기능할 수 있는 식별력이 있는지를 판단할 때에는, 해당 구성 부분을 포함하는 상표가 지정상품과 동일유사한 상품에 관하여 다수 등록되어 있거나 출원공고되어 있는 사정도 고려할 수 있고, 이는 등록 또는 출원공고된 상표의 수나 출원인 또는 상표권자의 수, 해당 구성 부분의 본질적인 식별력의 정도 및 지정상품과의 관계, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 보이는 사정의 유무 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

 

. 구체적 판단

등록서비스표와 선등록상표 모두 왼쪽을 바라보고 있는 서 있는 개의 옆모습 형상의 도형 부분을 포함하고 있으나 등록서비스표 출원일 이전에 지정서비스업과 동일유사한 서비스업들에 관하여, 이 사건 등록서비스표의 도형 부분과 유사한 형상의 도형을 포함하는 다수의 서비스표가 서비스표권자를 달리하여 등록되어 있는 사정 등을 고려하면 위 도형 부분의 식별력을 인정하기 곤란하거나 이를 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않으므로 등록서비스표에서 개의 옆모습 형상의 도형 부분()은 독자적인 식별력을 발휘하는 요부로 볼 수 없음에도, 이와 달리 보아 등록서비스표가 선등록상표의 표장과 유사하다고 판단한 원심판결에 법리를 오해한 잘못이 있다.

 

KASAN_[상표분쟁] 상표, 서비스표 등록 무효심판 결합상표, 서비스표 유사판단 대법원 2018. 3. 29.

 

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작성일시 : 2020. 11. 17. 11:00
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1. 심판원 무효심판청구 기각 심결

 

원고 - 상표법 제34조 제1항 제7, 11, 12, 13호에 해당하여 무효 주장

특허심판원 심결 - 이 사건 등록상표는 원고의 선등록상표들 및 선등록서비스표와 표장이 유사하지 아니하므로 상표법 제34조 제1항 제7, 12, 13호에 해당하지 아니하고, 이 사건 등록상표는 선등록상표들과 모티브가 달라 이 사건 등록상표에서 선등록상표들이 용이하게 연상되거나 이와 밀접한 관련성이 인정되어 상품 출처의 오인·혼동 가능성을 초래한다고 보기 어려우므로 상표법 제34조 제1항 제11호에도 해당하지 아니한다.” 심판청구 기각 심결

 

2. 특허법원 판결요지

 

등록상표의 상단 왕관 부분과 하단의 다이아몬드 부분 중 요부 판단

피고 주장요지 - 등록상표의 출원일 이전에 이미 다수의 왕관 도형 표장이 상표로 등록된 점을 고려하면 이 사건 등록상표의 구성 중 상단의 왕관 도형부분은 식별력이 없으므로 이를 요부라고 볼 수 없다고 주장

 

특허법원 판단요지

별지 기재 왕관 도형 표장들의 구성 중 왕관 도형 부분은 원고의 왕관표장의 특징을 갖추지 아니하여 외관에서 차이가 있는 반면, 아래 라)항에서 검토하는 바와 같이 이 사건 등록상표의 구성 중 왕관 도형 부분은 원고의 왕관 표장과 유사하고, 원고의 왕관 표장은 앞서 본 바와 같이 저명상표로서 선등록상표들의 출원 당시는 물론 이 사건 등록상표의 등록결정일에도 그 지정상품인 시계, 팔찌, 장신구(jewelry) 등과 관련하여 식별력이 있으며, 별지 기재 왕관 도형 표장들이 출원 등록되었다는 사정만으로는 공익상 원고의 왕관 표장을 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 보기 어렵고, 달리 그렇게 볼 만한 사정도 찾아볼 수 없으므로, 결국 별지 기재 왕관 도형 표장들이 출원 등록되었다는 사정만으로는 이 사건 등록상표의 구성 중 왕관 도형 부분이 식별력이 없다고 볼 수 없다. 따라서 피고의 위 주장은 이유 없다.

유사여부 판단

국내 수요자와 거래자들의 직관적 인식을 기준으로 이 사건 등록상표의 왕관 도형 부분과 원고의 왕관 표장을 이격적으로 관찰하면, 양 상표는 모두 왕관 도형을 기본적 형상으로 하는 점, 왕관의 형상이 밑변의 길이보다 높이가 상대적으로 훨씬 긴 삼각형 5개가 왕관 도형 밑단에서 일정한 사이각을 유지하며 부채꼴 형태로 연속하여 배열되어 전체적으로 하단에서 상단으로 퍼져나가는 형상이고, 각 삼각형의 끝 부분에는 동일한 크기의 원 도형이 결합된 점, 양 표장에서 서로 대응하는 각 삼각형의 밑변 길이와 높이의 비율 및 각 삼각형 도형 부분의 크기와 원 도형 부분의 크기의 비율이 비슷한 점 등으로 인하여, 이 사건 등록상표의 왕관 도형은 하단부가 평평하고 평면적인 형상인 반면 원고의 왕관 표장은 하단부가 내부가 빈 타원 형상으로 되어 입체감을 주는 점에서 차이가 있음에도 불구하고, 양 표장은 외관에서 주는 지배적 인상이 유사하다.

 

또한, 이 사건 등록상표의 왕관 도형 부분과 원고의 왕관 표장은 국내 수요자와 거래자들이 왕관형상으로 인식할 것이라는 점에서 관념도 동일하다(피고는 이 사건 등록상표는 귀금속 중의 왕인 다이아몬드다이아몬드 왕관정도로 관념되는 반면, 선등록상표들은 왕관으로 인식되거나 선등록상표 1의 구성 중 문자 부분에 의하여 로렉스 시계로 관념되므로 양 표장은 관념이 다르다는 취지로 주장하나, 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표의 구성 중 하단 도형 부분이 다이아몬드로 직감된다고 보기 어려우므로, 이와 다른 전제에 선 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다).

 

이처럼 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 이 사건 등록상표의 요부인 왕관 도형 부분과 선등록상표들의 요부 내지 그 자체인 원고의 왕관 표장이 외관에서 주는 지배적인 인상이 유사하고, 관념도 동일하여 양 표장은 동일유사한 상품에 함께 사용할 경우 국내 수요자와 거래자들에게 상품 출처에 대한 오인혼동을 일으킬 염려가 있으므로, 유사하다고 봄이 타당하다

 

첨부: 특허법원 2020. 7. 3. 선고 20196556 판결

 

KASAN_ROLEX 롤렉스 시계의 왕관도형과 유사여부 판단 상표등록 무효심판 특허법원 2020. 7. 3. 선고

특허법원 2020. 7. 3. 선고 2019허6556 판결.pdf

 

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작성일시 : 2020. 11. 17. 09:37
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ROLEX 주장의 요지

 

국내 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 저명상표인 선등록상표와 표장 및 지정상품이 유사하여 이 사건 등록상표를 사용하게 되는 경우, 일반 수요자에게 청구인의 선등록상표와 동일·유사한 상표로 오인·혼동을 일으킬 가능성이 높고 선등록상표의 식별력과 명성을 손상시킬 염려가 있으므로, 상표법 제34조 제11호에 해당한다

 

특허심판원 심결 - ROLEX 주장 배척

 

심결 이유 - 상표법 제34조 제1항 제11호 관련 판단

 

(1) 판단기준

상표법 제34조 제1항 제11호에서 규정하는 부등록사유란, 타인의 선사용상표의 저명 정도, 당해 상표와 타인의 선사용상표의 각 구성, 상품 혹은 영업의 유사 내지 밀접성 정도, 선사용상표 권리자의 사업다각화 정도, 이들 수요자 층의 중복 정도 등을 비교·종합한 결과, 당해 상표의 수요자가 그 상표로부터 타인의 저명한 상표 또는 그 상품 또는 영업 등을 쉽게 연상하여 출처에 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 경우를 의미한다(대법원 2007. 12. 27. 선고 2006664 판결, 대법원 2010. 5. 27. 선고 20082510 판결 등 참조).

 

(2) 구체적 사안의 판단

선등록상표는 이 사건 등록상표의 출원 당시 국내에서 일반 수요자뿐만 아니라 일반 대중에게까지 널리 알려진 표장이라는 것에 대해서는 서로 다툼이 없으므로, 이를 인정하더라도, 앞서 살펴본 바와 같이 이 사건 등록상표와 선등록상표는 칭호가 구분되고 외관도 비유사하여 이 사건 등록상표에서 청구인의 선등록상표가 용이하게 연상되거나 이와 밀접한 관련성이 인정되어 출처에 오인 혼동을 초래한다고 보기는 어렵다 할 것이다.

 

또한 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정, 즉 시장의 성질, 고객층의 재산이나 지식 정도, 전문가인지 여부, 연령, 성별, 당해 상품의 속성과 거래방법, 거래장소, 고장수리의 사후보장 여부, 상표의 현존 및 사용상황, 상표의 주지 정도, 당해 상품과의 관계, 수요자의 일상 언어생활 등을 종합적, 전체적으로 고려하여 거래사회에서 수요자들이 구체적, 개별적으로는 명백히 상품의 품질이나 출처에 오인·혼동의 염려가 없을 경우에는 양 상표가 공존하더라도 당해 상표권자나 수요자 및 거래자들의 보호에 아무런 지장이 없다 할 것인바(대법원 1997. 10. 10. 선고 97594 판결, 대법원 1996. 9. 24. 선고 96153, 191(병합) 판결 등 참조),

 

이 사건 등록상표와 고가의 시계 제품으로 알려진 선등록상표는 일반적인 거래실정이 달라 청구인의 상품이나 영업과 혼동을 일으킬 염려는 없다고 할 것이다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제11호에 해당하지 아니한다.

 

첨부: 심결문

 

KASAN_선등록 ROLEX vs 후등록 ROLED 상표등록 무효심판 청구 – 특허심판원 2020. 8. 28. 청

심결문(2019당2288).pdf

 

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작성일시 : 2020. 10. 14. 15:09
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파라미터발명 법리 논리적 판단 단계 및 수치한정 발명과 구별

 

 

 

특허발명 파라미터 특정 vs 선행발명 - 파라미터 없음

 

심사관 거절결정, 심판원 청구기각 심결

 

원고 출원인의 주장요지

 

 

특허법원 판결 청구기각, 파라미터발명 진보성 부정

파라미터가 선행발명에 의하여 공지된 물건의 특성이나 성질을 표현방식만 바꾸어 표시한 경우 그 파라미터 발명은 선행발명과 실질적으로 동일·유사하여 신규성 및 진보성이 부정된다.

 

파라미터가 공지된 발명과는 상이한 과제를 해결하기 위한 기술수단으로서의 의의를 갖고 파라미터와 이질적인 효과 등 특유한 효과 사이에 인과관계가 있다는 것이 명세서에 구체적으로 기재되어 있거나 통상의 기술자가 명세서의 기재로부터 기술수단으로서의 의의 및 인과관계를 추론할 수 있다면 진보성이 부정되지 않을 수 있다.

 

한편 파라미터의 기술적 의의가 인정되지 않더라도 출원발명이 수치한정발명에도 해당한다면 수치한정발명의 법리에 따라 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 있다면 진보성이 부정되지 않는다.

 

구체적 판단

출원발명의 직경 5mm의 임의의 코팅 부분에서 40% 이하의 코팅 두께 변화부분은 선행발명 1에 나타나지 않은 새로운 파라미터에 해당하고, 명세서 기재를 종합하면 그 기술적 과제는 코팅 표면에 마그네슘 실리사이드 입자의 형성을 억제하고 그에 따라 얼룩진 표면으로 나타나는 모틀링 위험을 감소시킨다는 기술적 과제를 해결하기 위한 것임을 알 수 있다.

 

그런데 코팅의 외관 결함 개선은 출원발명 및 선행발명 1과 기술분야가 동일한 선행발명 3에서도 직접적으로 인식된 과제이자 해당 기술분야의 기본적 과제이고, 출원발명은 최종 제품이 일정 거리에서 일정 범위 내 두께 편차라는 특성을 갖도록 하는 과정에 대한 것일 뿐 구체적으로 어떠한 방법을 통해 이러한 특성을 보유하는 제품을 생산하는 것인지에 대해서는 침묵하게 있어 실질적 수단을 제시하고 있지 못하다. 또한 통상의 기술자가 명세서 기재로부터 출원발명의 파라미터와 마그네슘 실리사이드 입자 분포 달성 및 모틀링 감소라는 효과 사이에 인과관계가 있음을 알 수도 없을 것이다.

 

한편 수치한정발명으로 본다 하더라도, 코팅 두께를 30μm 이하로 하는 것이나 직경 5mm의 임의의 코팅 부분에서 40% 이하의 코팅 두께 변화를 갖도록 하는 것은 모두 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도에 불과하다.

 

따라서 출원발명의 청구항 1은 선행발명 1에 선행발명 3을 결합하여 쉽게 발명할 수 있고, 그 진보성이 부정되어야 한다.

 

KASAN_[파라미터발명] 새로운 파라미터로 특정된 발명의 진보성 판단 특허법원 2019. 1. 25. 선고 201

 

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작성일시 : 2020. 9. 1. 10:10
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