직무발명__글155건

  1. 2019.08.05 대학원생(석사 또는 박사과정), 대학생, Postdoc 연구원 등 대학의 교원, 종업원이 아닌 참여연구원 공동발명자 – 대학 산단의 직무발명자 포함 + 산단의 직무발명보상의무 인정 - 기본법리 및 ..
  2. 2019.08.05 대학교수, 공공연구기관의 연구원, 공무원, 대학원생의 직무발명 관련 기본법리, 분쟁소지 및 실무적 대응방안 포인트 몇 가지
  3. 2019.06.12 현행 발명진흥법의 직무발명 관련 규정에서 “하여야 한다” 등으로 의무부과 표현 법조항의 해석 및 실무적 포인트 몇 가지
  4. 2019.06.04 종업원이 직무발명의 미국특허를 사용자가 아닌 본인 명의로 등록한 경우 - 사용자의 미국 특허권에 대한 무상의 통상실시권 인정: 대법원 2015. 1. 15. 선고 2012다4763 판결 요지
  5. 2019.05.02 특허사용료, 기술료, 특허지분 분쟁 등 특허관련 소송을 제기할 법원 – 민사소송법상 지적재산권 소송에 관한 전속관할 특칙 내용: 특허법원 2019. 3. 22. 선고 2018나2124 판결
  6. 2019.04.18 고의 특허침해 시 3배 징벌적 손해배상 법규정 및 미국법원의 징벌적 손해배상 판결의 국내집행 관련 실무적 포인트
  7. 2019.04.18 미국특허소송 FinFET 미국특허권의 소유권 Ownership 쟁점 등 KAIST IP vs Samsung Electronics 미국특허소송 관련 몇 가지 실무적 포인트
  8. 2019.03.29 [특허분쟁] 의료기기 특허침해소송 – 복수의 주체가 특허발명의 구성 중 일부만 실시하지만 전체적으로 특허발명 실시한 경우 – 특허침해책임 판단 기준: 특허법원 2019. 2. 19. 선고 2018나1220 ..
  9. 2019.03.26 [직무발명쟁점] 발명진흥법상 직무발명 관련 규정에서 “~ 하여야 한다” 의무부과 표현 포함 조항 및 실무적 의미 검토
  10. 2019.03.26 [직무발명보상] 직무발명에 대한 정당한 보상 관련 법리 및 실무적 포인트
  11. 2019.02.26 [실시보상쟁점] 사용자의 직무발명 실시 인정 But 통상실시권을 넘어선 독점 배타적 지위로 인한 사용자의 이익 불인정 - 직무발명보상의무 불인정: 일본 오사카지방법원 2019. 1. 17. 선고 판결 +..
  12. 2019.01.28 [직무발명보상] 직무발명 보상액 산정, 실적보상, 실시보상 사안에서 어려운 난제 – 사용자 이익, 독점권 기여율, 발명자 공헌도 등에 관한 최근 발표자료
  13. 2019.01.28 [의약직무발명] 일본 제약회사 아스텔라스 퇴직 연구원의 직무발명보상금청구 승소판결: 일본 오사카지재지방법원 2018. 10. 4. 선고 평성28(와)제4107 판결
  14. 2019.01.21 [특허분쟁] 소극적 권리범위확인심판 확인대상발명의 특정 여부 – 심판원 인정 BUT 특허법원 불충분, 심결취소: 특허법원 2018. 12. 20. 선고 2018허1554 판결
  15. 2019.01.21 [특허분쟁] 발명의 완성 여부 판단기준 – 실시례 아닌 청구항 기재 기준 + 실시례 검증 시료 – 실패 BUT 실시례와 다른 청구항 기준 검증 시료 – 성공: 특허법원 – 미완성 발명 BUT 대법원 – ..
  16. 2019.01.09 [직무발명보상] 사용자가 직무발명 적용 제품을 생산, 판매하고 있는 상황에서 직무발명자의 실시보상금액 산정기준: 서울중앙지방법원 2017. 4. 6. 선고 2015가합548238 판결
  17. 2019.01.09 [직무발명쟁점] 수인의 공동발명자 중 1인이 다른 공동발명자를 상대로 진정한 공동발명자에 해당하지 않는다는 확인소송 제기 - 확인의 이익 불인정, 소 각하 판결: 대구지방법원 2017. 1. 19. ..
  18. 2019.01.04 [특허분쟁] 특허발명 전용실시권 설정계약, 개량발명 관련 계약조항 해석 분쟁: 서울중앙지방법원 2018. 4. 20. 선고 2017가합584368 판결
  19. 2019.01.04 [대학직무발명] 대학의 연구센터 소속 연구원, 정부지원 연구과제 결과 공동발명자로 특허등록, 산단에서 기술이전, 기술료 수익 발생, 퇴직 후 산단에 대해 직무발명보상청구소송 제기: 서울..
  20. 2019.01.02 [직무발명보상] 소멸시효 완성 여부, 승인 또는 중단사유, 권리남용 여부: 서울중앙지방법원 2018. 9. 7. 선고 2018가합525915 판결
  21. 2019.01.02 [직무발명보상] 회사법인 회생절차 개시 후 직무발명특허 로열티 수익 발생한 경우 회생채권 해당 - 팬택 사건: 서울중앙지방법원 2018. 11. 23. 선고 2016가합514607 판결
  22. 2018.12.27 [특허침해소송] 특허권자의 침해 입증책임 완화 방안 및 침해혐의자의 “구체적 행위태양제시의무” – 우리나라 개정 특허법과 관련된 일본 특허법 2018년 개정 내용 소개
  23. 2018.12.27 [특허분쟁] 적극적 권리범위확인심판 – 확인대상발명 특정 및 확인의 이익 여부: 특허법원 2018. 11. 27. 선고 2018허2595 판결
  24. 2018.12.26 [개정특허법] 특허침해 혐의자의 구체적 행위태양 제시 의무 조항 신설과 실무적 포인트
  25. 2018.12.26 [특허침해소송] 특허침해 제네릭의약품 보험약가 등재로 특허제품 오리지널 의약품의 보함약가인하 시 그 약가인하분에 대한 제네릭회사의 손해배상책임 인정 일본동경지재 1심 판결
  26. 2018.12.26 [특허침해소송] 일본 특허침해소송 2017년 판결 통계
  27. 2018.12.03 [직무발명보상] 실시보상 규정 없는 상황, 해외특허등록 관련 직무발명 보상청구권의 소멸시효 기산일 판단 – 국내특허 발명승계 및 보상일 기준, 해외특허 관련 별도 기준 없음: 일본 동경..
  28. 2018.11.15 [특허분쟁] 특허무효심판 - 미완성 발명 여부, 실시가능 기재요건 위반 여부 판단: 특허법원 2018. 10. 26. 선고 2018허1653 판결
  29. 2018.11.15 [특허분쟁] 방법발명에서 구성 공정이 동일하더라도 그 배치순서의 기술적 의미 중요: 특허법원 2018. 10. 11. 선고 2018허4874 판결
  30. 2018.11.15 [특허분쟁] 수치한정 조성물발명 – 진보성 판단: 특허법원 2018. 10. 26. 선고 2018허2380 판결

 

대학생, 대학원 석사과정 또는 박사과정 학생은 대학이나 산학협력단과 고용계약 관계가 존재하지 않습니다. 따라서 대학생, 대학원 석사과정 또는 박사과정 학생은 학교법인 또는 산학협력단 법인의 종업원에 해당하지 않습니다.

 

그런데, 대학생, 대학원생이 대학연구시설과 기자재를 사용하여 발명한 경우 직무발명이 아닌 자유발명으로 보고 대학은 직무발명에 관한 사용자의 권리를 전혀 인정하지 않는 것은 법감정에 맞지 않습니다. 대학이 소위 shop right의 연구설비와 기자재를 제공한 사용자와 실질적으로 동일하기 때문입니다. 다만 학생에서 급여를 주거나 발명관련 업무를 부과한 것은 아니라는 근본적 차이점은 있습니다.

 

다양한 견해와 입장을 택할 수 있지만, , 다수 학설과 판례는 대학생 또는 대학원생을 대학이나 산학협력단과의 관계에서 직무발명 및 종업원 발명자과 동일하게 보려는 입장입니다. 엄밀하게 보면 법리적 난점이 많지만, 대학생 또는 대학원생 발명자를 직무발명자로 취급하여 직무발명보상금을 받을 수 있도록 하는 것이 바람직하다는 입장입니다. 대학연구현장의 현실을 감안하면 대학생 또는 대학원생 발명을 자유발명으로 취급하는 것보다 유리하다는 판단일 것입니다.

 

현실적으로 대학생 또는 대학원생 관련 발명은 국가연구개발사업이나 산학협력연구과제에서 대학교수와 함께 연구원으로 참여하여 일정한 인건비를 지급받고 대학의 연구시설, 장비, 기자재 등을 사용하여 발명을 완성한 경우가 대부분입니다. 이와 같은 경우 직무발명으로 취급하는 것이 합리적입니다. 그렇지만 미리 연구협약서에서 연구원으로 참여할 대학생 또는 대학원생의 권리의무사항을 명확히 정하는 것이 바람직합니다.

 

대학생 또는 대학원생 발명자를 직무발명자로 보면 대학의 산학협력단에 대해 원칙적으로 대학교수와 동일한 권리의무를 갖습니다. 특허발명으로 인한 수익이 발생하면 규정에 따라 발명자 보상금을 받을 수 있습니다. 조만간 대학을 떠나더라도 특허존속기간(출원일로부터 20년 또는 최장 25) 중 수익이 발생하는 동안에는 계속하여 발명자 보상금을 받을 수 있습니다.

 

연구원으로 참여했던 대학생 또는 대학원생이 진정한 발명자에 해당함에도 불구하고 등록특허에 발명자로 기재되지 않은 경우라면 대학 산학협력단에서는 해당 대학생 또는 대학원생에게 발명자 보상금을 지급하지 않을 것입니다.

 

그와 같은 경우 대학생 또는 대학원생 발명자는 등록특허의 권리이전을 청구하거나 그 권리에 상응하는 발명자 보상금을 청구할 수 있습니다. 공동발명자 지위에서 특허의 지분이전청구권을 행사하거나 또는 발명자 보상금 중 특허권 지분비율에 따라 산정된 금액을 청구할 수 있습니다.

 

실제 사례로 대학원 석사과정 학생이 청구한 특허권지분이전을 인정한 서울고등법원 판결과 제외된 공동발명자에게 그 지분비율에 따른 직무발명보상금을 손해배상으로 인정한 대법원 판결이 있습니다.

 

연구원으로 참여했던 대학생 또는 대학원생이 진정한 발명자에 해당하는지 여부가 핵심 포인트입니다. 발명의 완성에 실질적 기여를 했다는 입증자료를 제시할 수 있어야만 진정한 발명자로 인정받을 수 있습니다. 대학생 또는 대학원생이 진정한 발명자로 일단 인정된다면, 그 기여도에 상응하는 발명자 보상금 또는 손해배상을 받는 것은 그리 어렵지 않을 것입니다.

 

대학원생 공동발명자의 대학특허에 대한 특허 지분이전청구소송: 서울고등법원 2010. 12. 16. 선고 201087230 판결

 

대학의 지도교수 A, 석사과정 대학원생 BC 회사의 연구원 D는 산학협력공동연구를 수행한 결과, 완성된 발명을 C 회사 명의로 특허 출원하면서 발명자로 A 교수와 D 연구원만 올리고, 대학원생 B는 기재하지 않았습니다. 특허등록 후 대학원생 B가 진정한 공동발명자로서 자신의 권리를 주장하는 소를 제기하였습니다.

 

위 사례에서 해당 연구개발을 진행하던 와중에 A 지도교수가 안식년 휴가로 미국에 8개월 가량 체류하면서 이메일로 대학원생과 실험결과를 주기적으로 보고받고 그 해결방안을 지시하는 등의 방식으로 연구를 진행하였습니다. 대학원생 B는 시제품의 성능평가 등 실험을 수행하고, 특허명세서 초안작성도 담당하였습니다. 그 후 작성된 대학원생 B의 석사학위 논문도 특허출원 내용과 거의 동일한 내용이었고, 그와 동일한 내용의 논문을 학술대회에 발표하면서 논문의 공동저자로 지도교수 A와 대학원생 B로 기재하였습니다.

 

법원은 이와 같은 사실관계를 바탕으로 대학원생 B를 특허발명의 공동발명자로 인정하고, 그 기여율에 따른 지분을 30%로 인정하였습니다.

 

대학원생 B는 진정한 공동발명자임에도 불구하고, 특허출원서, 특허증 등 특허서류 어디에도 발명자로 언급되지 않았습니다. 이와 같이 제외된 진정한 발명자는 등록된 특허에 대한 관계에서 어떤 권리를 보유하며, 자신의 권리를 어떻게 구제받을 수 있을까요? 복잡한 쟁점이 많지만, 판결요지와 관련된 사항 몇 가지만 간략하게 설명드립니다.

 

1. 대학원생 발명과 지도교수, 대학의 산학협력단의 관계

원칙적으로 대학생이나 대학원생은 대학의 종업원에 해당하는 교원이 아닙니다. 따라서 직무발명이 성립되지 않고, 특별한 사정이 없는 한 자유발명에 해당합니다. 직무발명이 아니므로 지도교수, 대학, 산단에서 대학원생의 발명에 관한 권리를 일방적으로 승계할 수 없습니다.

 

다만, 국책과제, 산학협동연구 등에서 참여 연구원으로 등록되어 인건비를 지급받는 경우에는, 각 특별법 및 관계법령에 따라 대부분 종업원의 지위에서 발명한 것으로 볼 수 있거나 연구협약서 규정에 따라 직무발명 관련 규정이 적용될 수 있습니다. 한편, 회사 재직 중 회사지원으로 대학원을 다니는 경우, 교수나 연구원이 안식년 휴가 중에 다른 대학, 연구소, 회사에서 연구하는 동안에 발명한 경우에는 2중적 지위로 인해 상당히 복잡한 문제가 많습니다.

 

2. 대학원생의 특허지분권 및 지분이전청구권

진정한 공동발명자는 해당 특허발명에 대해 지분권을 갖습니다. 진정한 공동발명자를 제외하고 등록받은 특허는 일종의 모인특허에 해당하지만, 대법원판결에서 예외적으로 진정한 권리자의 지분이전청구권 행사를 인정하는 경우에 해당합니다. 따라서, 대학원생 B는 현재의 특허권자를 상대로 특허권의 30% 지분을 자신에게 이전하라는 청구의 소를 제기할 수 있습니다.

 

3. 진정한 공동발명자의 특허지분권 침해로 인한 손해배상청구

진정한 공동발명자는 특허의 지분권을 회수하는 대신, 그 지분권을 침해한 상대방을 상대로 손해배상을 청구할 수도 있습니다. 이 경우 제외된 진정한 공동발명자가 받을 수 있는 손해배상의 범위는 직무발명자가 사용자로부터 받을 수 있는 직무발명 보상금에 상당하는 금액이라는 대법원 판결이 있습니다.

 

KASAN_대학원생(석사 또는 박사과정), 대학생, Postdoc 연구원 등 대학의 교원, 종업원이 아닌 참여연구원

 

 

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작성일시 : 2019.08.05 10:00
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1. 직무발명 미신고로 인한 배임죄 책임

공공연구기관이나 대학에 소속된 연구원 또는 대학교수가 재직 중 발명한 경우, 특별한 사정이 없는 한 그 발명은 원칙적으로 직무발명에 해당하고, 발명자인 연구원 또는 교수는 그 직무발명을 사용자인 소속연구기관 또는 대학에 신고하여야 합니다. 신고하지 않고 제3자 명의로 특허출원 및 등록을 하는 경우 형사상 배임죄의 책임을 지게 됩니다. 대학원생은 원칙적으로 종업원은 아니지만 관련 학칙이나 내부규정, 참여 연구과제에서 체결한 협약서에서 직무발명 신고의무를 규정한 경우에는 교수와 마찬가지로 보아야 할 것입니다.

 

2. 직무발명 미신고에 대한 민사상 손해배상 책임

직무발명 미신고로 인해 형사 유죄판결을 받으면, 그 미신고 행위가 위법행위라는 점은 사실상 확정된 것이므로, 그 다음 단계로 특별한 사정이 없는 한 민사상 손해배상책임도 부담하게 됩니다. 따라서, 직무발명 미신고로 인한 손해배상 액수만 문제될 뿐이고, 직무발명을 신고하지 않은 연구원이 손해배상 책임 자체를 회피하는 것은 어렵습니다.

 

3. 직무발명 미신고에 대한 인사상 징계 처분

직무발명을 신고하지 않고 외부로 유출하여 본인 또는 제3자 명의로 특허출원, 등록한 경우 인사상 징계처분을 받을 수 있습니다. 서울고등법원 2019. 1. 25. 선고 201858518 판결에서 공무원이 직무발명을 해당 기관에 신고하지 않고 타인 명의로 등록한 사안에서 해당 공무원을 중징계에 해당하는 정직 3개월에 처한 것은 적법하다고 판결하였습니다. 서울고등법원 판결은 공무원이 직무발명을 신고하지 않고 사유화한 것으로 해당 특허권행사로 국가사업 차질 초래할 우려가 있는 등 그 비위정도가 심하다고 평가하고, 중징계 처분은 적법하다고 밝혔습니다.

 

4. 미신고 직무발명을 제3자 명의로 출원 및 등록한 경우 원상회복 여부

연구기관이나 대학이 제3자 명의로 출원 및 등록된 모인출원에 대한 정당 권리자로서 그 권리를 원상회복할 수 있는지 여부는 어려운 문제입니다. 개정 특허법 시행일 2017. 3. 1. 이전 설정등록된 특허권에 대해서는 종래의 특허법상 특칙규정과 판례법리가 적용됩니다. 신법 시행일 2017. 3. 1.부터 설정등록된 특허권에 대해서는 진정한 권리자의 특허등록명의자에 대한 특허권 이전등록청구권을 행사할 수 있습니다.

 

우리나라 특허법 제34조 및 제35조 규정은 원칙적으로 정당한 권리자가 일정 기간 내에 후속출원을 하면 원상회복할 수 있는 구제방법을 제공합니다. 그런데, 타국가에는 이와 같은 특별규정이 없습니다. , 국가마다 입장을 달리하는 문제로서 해외 출원에 관한 분쟁해결은 단순하지 않습니다. 예를 들어, 일본, 미국, 중국, 유럽특허청 등 타국가 특허법에는 정당한 권리자의 후속출원을 권리구제의 전제요건으로 하는 것은 아닙니다. 그러나, 출원조차 하지 않았던 정당 권리자에게 모인출원에 관한 권리가 모두 귀속된다고 단정하기는 어렵습니다. 모든 국가에서 동일한 특허법리가 적용될 가능성은 극히 낮기 때문에 개별 국가마다 특허법리를 면밀하게 살펴보아야 할 것입니다.

 

5. 누락된 공동발명자의 손해배상청구권 직무발명보상금에 상응하는 손해액

대학발명 기술이전에 따른 수익발생과 발명자 보상이 있는 경우 졸업하여 학교를 떠난 대학원생 연구원이 공동발명자라면 그 연구원도 보상 대상자입니다. 만약 대학원생 연구원이 공동발명자에 해당하지만 특허발명자에서 누락된 경우라면, 해당 대학원생 공동발명자는 대학교수 등 다른 공동발명자를 상대로 직무발명보상금에 해당하는 손해배상청구를 할 수 있습니다. 따라서 진정한 공동발명자는 발명자로 기재되어 있지 않다고 해도 대학규정에 따른 직무발명보상액 중에서 자신의 공동발명자 기여도에 따른 금액을 받을 수 있습니다.

 

6. 직무발명 보상금 비과세 대상

연구기관이나 대학 산학협력단에서 연구원 또는 대학교수에게 지급하는 직무발명 보상금도 일반 회사의 경우와 마찬가지로 비과세 소득에 해당합니다. 실제 분쟁사건에서, 대학교수는 대학의 구성원이고 종업원이지만 산학협력단의 종업원은 아니므로 비과세 적용대상이 아니라는 다툼이 있었습니다. 그러나, 법원은 대학의 교직원은 법률상으로는 산학협력단의 종업원은 아니지만 실질상 대학과 산학협력단을 동일시 할 수 있으므로 산학협력단의 종업원이라 볼 수 있다는 논리로, 대학교수가 산학협력단을 통해 받은 직무발명 보상금도 일반 회사 종업원의 경우와 마찬가지로 소득세법 제12조의 비과세 소득에 해당한다고 판결하였습니다. 그 후 관련 규정을 아래와 같이 명시하여 그 비과세 범위에 해당한다 점은 명확하게 하였습니다. 다만, 정부는 2017. 1. 1. 이후부터 비과세 직무발명보상금의 범위를 300만원으로 제한하였습니다.

 

관련 세법 및 시행령 규정

소득세법 제12(비과세소득) 다음 각 호의 소득에 대해서는 소득세를 과세하지 아니한다.

5. 기타 소득 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 소득

. 발명진흥법2조 제2호에 따른 직무발명으로 받는 다음의 보상금

1) 종업원이발명진흥법15조에 따라 사용자로부터 받는 보상금

2) 대학의 교직원이 소속 대학에 설치된 산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률에 따른 산학협력단으로부터 같은 법 제32조에 따라 받는 보상금

 

소득세법 시행령 제17조의3 (비과세되는 직무발명보상금의 범위)

법 제12조제3호어목에서 "대통령령으로 정하는 금액"이란 연 300만원 이하의 금액을 말한다.

18조제2(신설) 법 제12조제5호라목에서 "대통령령으로 정하는 금액"이란 연 300만원(해당 과세기간에 법 제12조제3호어목에 따라 비과세되는 금액이 있는 경우에는 300만원에서 해당 금액을 차감한 금액으로 한다) 이하의 금액을 말한다.”

 

KASAN_대학교수, 공공연구기관의 연구원, 공무원, 대학원생의 직무발명 관련 기본법리, 분쟁소지 및 실무적 대응방

 

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작성일시 : 2019.08.05 09:24
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발명진흥법 제12(직무발명 완성사실의 통지) 종업원등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자등에게 문서로 알려야 한다. 2명 이상의 종업원등이 공동으로 직무발명을 완성한 경우에는 공동으로 알려야 한다.

l  발명진흥법에는 위반 시 법적 효과에 관한 규정 없음

l  발명진흥법상 벌칙조항 적용대상 해당하지 않음   

l  대법원 판례 업무상배임죄에 대한 주관적 구성요건 - 직무발명자의 신고의무 근거로 판시함, 위반 시 업무상배임죄 해당할 수 있음   

 

발명진흥법 제13(승계 여부의 통지) ① 제12조에 따라 통지를 받은 사용자등(국가나 지방자치단체는 제외한다)은 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원등에게 문서로 알려야 한다. 다만, 미리 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키거나 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정이 없는 경우에는 사용자등이 종업원등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다.

② 제1항에 따른 기간에 사용자등이 그 발명에 대한 권리의 승계 의사를 알린 때에는 그때부터 그 발명에 대한 권리는 사용자등에게 승계된 것으로 본다.

③ 사용자등이 제1항에 따른 기간에 승계 여부를 알리지 아니한 경우에는 사용자등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다. 이 경우 사용자등은 제10조제1항에도 불구하고 그 발명을 한 종업원등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다.

l  사용자가 제1항의 직무발명 승계여부를 통지할 의무 위반 시 제3항에서 법적 효과 규정 직무발명에 관한 권리 승계 포기 간주함  

l  3항 제2문에서 사용자에게 무상의 통상실시권까지 박탈한다고 규정

l  승계 통지를 하지 않는 사용자는 종업원 발명자에게 별도의 동의를 받아야만 무상의 통상실시권 보유할 수 있음

l  사용자의 승계 통지 위반 자체는 벌칙이나 과태료 적용 대상은 아님

 

발명진흥법 제15(직무발명에 대한 보상) ① 종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.

② 사용자등은 제1항에 따른 보상에 대하여 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하고 종업원등에게 문서로 알려야 한다.

③ 사용자등은 제2항에 따른 보상규정의 작성 또는 변경에 관하여 종업원등과 협의하여야 한다. 다만, 보상규정을 종업원등에게 불리하게 변경하는 경우에는 해당 계약 또는 규정의 적용을 받는 종업원등의 과반수의 동의를 받아야 한다.

④ 사용자등은 제1항에 따른 보상을 받을 종업원등에게 제2항에 따른 보상규정에 따라 결정된 보상액 등 보상의 구체적 사항을 문서로 알려야 한다.

⑤ 사용자등이 제3항에 따라 협의하여야 하거나 동의를 받아야 하는 종업원등의 범위, 절차 등 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

 

사용자등이 제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 종업원등에게 보상한 경우에는 정당한 보상을 한 것으로 본다. 다만, 그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

l  2, 3, 4항의 의무 이행 시 제6항에서 법적 효과 규정 사용자가 보상규정에 따라 보상한 것을 법률상 정당한 보상으로 간주함

l  다만 단서 조항에서 그 보상규정은 사용자의 이익과 발명자의 공헌도를 고려해야 한다고 제한을 두고 있음

l  단서조항의 함의 직무발명 실시로 사용자가 얻을 이익을 고려해야 한다고 규정한 것으로, 그와 같은 상황에 보상하는 소위 실적보상 규정을 반드시 두어야 한다는 의미로 해석됨

l  즉 단서 조항에서 실적보상 규정에 따른 보상이 아니라면 정당한 보상으로 보지 않는다는 의미    

l  6항 본문의 반대 해석 - 2, 3, 4항의 의무 위반 시 정당한 보상 아님

l  2, 3, 4항의 의무 위반 사용자에게 벌칙이나 과태료 적용 대상 아님

l  법조항은 명시적으로 의무부과 표현으로 되어 있으나 그 의무불이행, 법조항 위반 시 제재수단은 없음

l  결국 강제력 없음. 다만 이행한 사용자에게 정당한 보상으로 간주한다는 일정한 이익을 부여하는 방식의 규정임  

 

⑦ 공무원의 직무발명에 대하여 제10조제2항에 따라 국가나 지방자치단체가 그 권리를 승계한 경우에는 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 보상금의 지급에 필요한 사항은 대통령령이나 조례로 정한다.

 

16(출원 유보시의 보상) 사용자등은 직무발명에 대한 권리를 승계한 후 출원하지 아니하거나 출원을 포기 또는 취하하는 경우에도 제15조에 따라 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 그 발명에 대한 보상액을 결정할 때에는 그 발명이 산업재산권으로 보호되었더라면 종업원등이 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려하여야 한다.

l  사용자에게 의무부과 표현 BUT 직무발명자의 권리조항

 

발명진흥법 제19(비밀유지의 의무) ① 종업원등은 사용자등이 직무발명을 출원할 때까지 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지하여야 한다. 다만, 사용자등이 승계하지 아니하기로 확정된 경우에는 그러하지 아니하다. ② 제18조제3항에 따라 자문위원으로 심의위원회에 참여하거나 참여하였던 사람은 직무상 알게 된 직무발명에 관한 내용을 다른 사람에게 누설하여서는 아니 된다.

l  종업원의 비밀유지 의무조항 - 위반 시 아래와 같이 벌칙, 과태료 대상

l  발명진흥법에서 제19조만이 위반 행위에 대한 유일한 처벌 대상

 

발명진흥법 58(벌칙) 19조를 위반하여 부정한 이익을 얻거나 사용자등에 손해를 가할 목적으로 직무발명의 내용을 공개한 자에 대하여는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다. ② 제1항의 죄는 사용자등의 고소가 있어야 공소를 제기할 수 있다.

l  종업원의 비밀유지 의무 위반 시 형사처벌

l  목적범 규정 사용자에게 손해를 가할 목적으로 공개해야 함

 

발명진흥법 59(벌칙 적용에서 공무원 의제) ① 위원회 위원으로서 공무원이 아닌 사람, 정보화전문기관, 특허기술사업화알선센터 및 한국발명진흥회의 임직원은 「형법」과 그 밖의 법률에 따른 벌칙을 적용할 때에는 공무원으로 본다. ② 특허청장이 이 법에 따라 업무를 위탁한 기관(정보화전문기관 및 한국발명진흥회는 제외한다)의 임직원(위탁받은 업무에 종사하는 임직원으로 한정한다)은 「형법」 제129조부터 제132조까지의 규정을 적용할 때에는 공무원으로 본다.

 

발명진흥법 60(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 1천만원 이하의 과태료를 부과한다.

1. 18조제3항을 위반하여 심의위원회를 구성하지 아니하거나 심의하도록 하지 아니한 자

2. 19조제2을 위반하여 자문위원으로 심의위원회에 참여하여 직무상 알게 된 직무발명에 관한 내용을 다른 사람에게 누설한 자

3. 삭제 <2015.5.18>

4. 23조제3항에 따른 등록을 하지 아니하고 같은 조 제5항을 위반하여 지역지식재산센터의 명칭을 사용한 자

5. 52조제5항을 위반하여 한국발명진흥회의 명칭을 사용한 자

 

KASAN_현행 발명진흥법의 직무발명 관련 규정에서 “하여야 한다” 등으로 의무부과 표현 법조항의 해석 및 실무적

 

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작성일시 : 2019.06.12 09:29
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1.    사안의 개요

 

(1)   원고사용자, 대한민국 회사법인 vs 피고 종업원, 직무발명자

(2)   국내에서 완성한 직무발명을 사용자에게 양도 + 사용자는 국내 특허출원 및 등록

(3)   그러나 발명자가 자기 명의로 미국특허 출원 및 등록 소유권 쟁점 있음

(4)   직무발명자 - 자기 명의로 등록된 미국특허권 행사함

(5)   원고 사용자가 피고 미국특허권자, 직무발명자에 대해 특허권행사로 인한 영업방해금지청구 소송 제기함

 

2.    쟁점

 

직무발명을 사용자가 아닌 종업원 명의로 등록한 미국 특허권에 대해 사용자에게 (소유권 귀속과 무관하게) 무상의 통상실시권 인정되는지 여부

 

3.    대법원 판결요지

 

직무발명에서 특허를 받을 권리의 귀속과 승계, 사용자의 통상실시권의 취득 및 종업원의 보상금청구권에 관한 사항은 사용자와 종업원 사이의 고용관계를 기초로 한 권리의무 관계에 해당한다.

 

따라서 직무발명에 의하여 발생되는 권리의무는 비록 섭외적 법률관계에 관한 것이라도 그 성질상 등록이 필요한 특허권의 성립이나 유·무효 또는 취소 등에 관한 것이 아니어서, 속지주의의 원칙이나 이에 기초하여 지식재산권의 보호에 관하여 규정하고 있는 국제사법 제24조의 적용대상이라 할 수 없다.

 

직무발명에 대하여 각국에서 특허를 받을 권리하나의 고용관계에 기초하여 실질적으로 하나의 사회적 사실로 평가되는 동일한 발명으로부터 발생한 것이며, 당사자들의 이익보호 및 법적 안정성을 위하여 직무발명으로부터 비롯되는 법률관계에 대하여 고용관계 준거법 국가의 법률에 의한 통일적인 해석이 필요하다.

 

직무발명에 관한 섭외적 법률관계에 적용될 준거법은 그 발생의 기초가 된 근로계약에 관한 준거법으로서 국제사법 제28조 제1, 2항 등에 따라 정하여지는 법률이라고 봄이 타당하다.

 

원고는 대한민국 법률에 의하여 설립된 법인이고 피고도 대한민국 국민으로서 원고와의 근로계약을 수행한 곳이 대한민국임은 앞서 본 것과 같고, 이러한 사정 등을 고려한 당사자들의 합리적인 의사 등에 비추어 보면, 원고와 피고는 그 근로계약 체결에 관하여 대한민국 법률을 준거법으로 하려는 묵시적인 의사가 있다고 보아야 하고, 설령 그렇지 않더라도 피고가 일상적으로 노무를 제공한 곳이 대한민국이므로 원·피고 사이의 근로계약에 관한 준거법은 국제사법 제28조 제1항 또는 제2항에 따라 대한민국 법률로 보아야 한다.

 

위 근로계약에 따라 완성된 이 사건 직무발명에 기초하여 외국에서 등록되는 특허권 및 실용신안권에 대하여 원고가 통상실시권을 취득하는지 여부에 관한 준거법도 위 근로계약에 관한 준거법인 대한민국 법률이라고 할 것이며, 이 법률은 기록에 의하여 알 수 있는 이 사건 직무발명의 완성 당시에 시행 중이던 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 전의 것, 이하구 특허법이라 한다) 39조 제1항 및 구 특허법을 준용하는 구 실용신안법(2006. 3. 3. 법률 제7872호로 개정되기 전의 것, 이하구 실용신안법이라 한다) 20조 제1항이다. 따라서 피고가 원고와 사이에 체결된 근로계약에 따라 완성된 이 사건 직무발명에 기초하여 외국에서 특허권 및 실용신안권을 등록받는다고 하더라도, 원고는 그에 대하여 구 특허법 제39조 제1항 및 이를 준용하는 구 실용신안법 제20조 제1항에 의하여 통상실시권을 가진다고 할 것이다.

 

KASANS_종업원이 직무발명의 미국특허를 사용자가 아닌 본인 명의로 등록한 경우 - 사용자의 미국 특허권에 대한

 

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작성일시 : 2019.06.04 08:34
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사안의 개요

이 사건은 원고가 피고에 대하여 특허기술 사용 및 납품 협약 계약의 위반을 이유로 위 계약에서 정한 바에 따라 위약금 5억 원과 이에 대한 지연손해금의 지급 및 특허권에 관한 이전등록을 청구하는 한편 기지급한 특허사용료 5천만 원 상당의 손해배상과 그에 대한 지연손해금의 지급을 청구하는 것

 

소의 종류 판단

민사소송법 제24조 제2항이 규정하는 특허권 등의 지식재산권에 관한 소에 해당하며, 2015. 12. 1. 법률 제13521호로 개정된 민사소송법 242, 3(이하 민사소송법 개정 규정이라 한다)이 시행된 이후인 2016. 11. 30. 그 소가 제기되었으므로, 민사소송법 개정 규정이 적용된다.

 

특허법원 판결요지 - 관할 판단

이 사건의 경우 민사소송법 제2, 3조에 따른 관할법원은 피고의 주소지를 관할하는 인천지방법원이고, 민사소송법 제8조에 따른 관할법원은 의무이행지인 원고의 주소지를 관할하는 수원지방법원이므로(원고가 이 사건 소를 수원지방법원에 제기한 것도 민사소송법 제8조에 근거한 것으로 보인다), 민사소송법 개정 규정에 의하면 이 사건은 인천지방법원 소재지를 관할하는 고등법원이 있는 곳의 지방법원 또는 수원지방법원 소재지를 관할하는 고등법원이 있는 곳의 지방법원의 전속관할에 속하는 한편 서울중앙지방법원에도 중복관할이 인정된다.

 

한편 2014. 3. 18. 법률 제12419호로 개정되어 2019. 3. 1. 시행된 각급 법원의 설치와 관할구역에 관한 법률”(이하 법원설치법이라 한다) 4조에 의하여 2019. 3. 1. 수원고등법원이 설치되었고, 수원고등법원이 있는 곳의 지방법원은 수원지방법원이므로 수원지방법원도 2019. 3. 1.부터는 특허권 등의 지식재산권에 관한 소에 대하여 민사소송법 제2조 내지 제23조의 규정에 따른 관할법원의 소재지가 수원고등법원 관할구역에 속하는 경우에는 전속관할권을 가진다.

 

그러나 민사소송법 33조는 법원의 관할은 소를 제기한 때를 표준으로 정한다.”라고 규정하고, 이 사건 소는 위와 같이 개정된 법원설치법의 시행 전에 제기되었으므로, 이 사건 소의 관할은 구 법원설치법(2014. 3. 18. 법률 제12419호로 개정되기 전의 것, 이하 같다)에 따라 정해져야 하는데, 구 법원설치법 제4조 및 별표 3에 의하면 인천지방법원 소재지와 수원지방법원 소재지를 관할하는 고등법원은 모두 서울고등법원이므로, 이 사건의 제1심은 민사소송법 개정 규정에 따라 서울중앙지방법원의 전속관할에 속한다.

 

따라서 제1심법원이 이 사건을 심리재판한 것은 민사소송법 개정 규정에서 정한 전속관할을 위반한 것이고, 이 사건 소가 제기된 이후에 위와 같이 개정된 법원설치법이 시행됨에 따라 수원지방법원도 특허권 등의 지식재산권에 관한 소에 대하여 전속관할권을 가지게 되었다고 하여 제1심판결의 전속관할 위반의 하자가 치유되었다고 볼 수도 없다.

 

국책과제 성과물에 대한 협약상 특허권 지분 귀속 분쟁에 관한 소송 특허법원 전속관할: 대법원 2019. 4. 10.20176337 결정

 

사안의 개요

원고(재항고인, 이하 원고’)는 피고(상대방, 이하 피고’)와 구 민군겸용기술사업촉진법(2004. 9. 23. 법률 제7217호로 개정되기 전의 것)에 정한 민군겸용기술개발사업의 하나로 2003. 10. 24. 피고와 후박막공정을 이용한 저 자가방전 초소형 전지 개발을 위한 민군겸용기술개발과제 협약(응용연구단계)을 체결하였고(이하 이 사건 협약’), 피고를 상대로 이 사건 협약에 기한 특허권 지분의 귀속의 무불이행을 원인으로 하는 손해배상을 청구하는 소를 제기하였음

 

판결요지

이 사건 협약 중에는 공법적 법률관계에 관한 규정들이 일부 포함되어 있으나, 이 사건 협약에 따른 특허권 지분의 귀속의무 불이행에 따른 손해배상청구권의 존부 및 그 범위는 민사법률관계에 해당하므로 이를 소송물로 다투는 소송은 민사소송에 해당하는 것으로 보아야 하고, 이 사건 소송은 그 심리판단에 특허권 등의 지식재산권에 관한 전문적인 지식이나 기술에 대한 이해가 필요한 소송으로 민사소송법 제24조 제2항이 규정하는 특허권 등의 지식재산권에 관한 소로 보아야 한다.

 

판결이유

2015. 12. 1. 법률 제13521호로 개정된 민사소송법 제24조 제2, 3항은 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 품종보호권 등의 지식재산권에 관한 소를 제기하는 경우에는 제2조부터 제23조까지의 규정에 따른 관할법원 소재지를 관할하는 고등법원이 있는 곳의 지방법원(서울고등법원이 있는 곳의 경우 서울중앙지방법원)의 전속관할로 하되, 그 지방법원이 서울중앙지방법원이 아닌 경우 서울중앙지방법원에도 소를 제기할 수 있다고 규정하고 있다. 위 개정 규정은 부칙(2015. 12. 1.) 1, 2조에 의하여 그 시행일인 2016. 1. 1. 이후 최초로 소장이 접수된 사건부터 적용된다.

 

한편 2015. 12. 1. 법률 제13522호로 개정된 법원조직법 제28조의4 2호는 특허법원이 특허권 등의 지식재산권에 관한 민사사건의 항소사건을 심판한다고 규정하고 있고, 28조 및 제32조 제2항은 이러한 특허법원의 권한에 속하는 사건을 고등법원 및 지방법원 합의부의 심판대상에서 제외한다고 규정하고 있다. 위 개정 규정은 부칙(2015. 12. 1.) 1, 2조에 의하여 그 시행일인 2016. 1. 1. 전에 소송계속 중인 특허권 등의 지식재산권에 관한 민사사건에 대하여 위 시행일 이후에 제1심 판결이 선고된 경우에도 적용된다(대법원 2017. 12. 22. 선고 2017259988 판결 등 참조).

 

이와 같이 특허권 등에 관한 지식재산권에 관한 소의 관할에 대하여 별도의 규정을 둔 이유는 통상적으로 그 심리판단에 전문적인 지식이나 기술 등에 대한 이해가 필요하므로, 심리에 적합한 체계와 숙련된 경험을 갖춘 전문 재판부에 사건을 집중시킴으로써 충실한 심리와 신속한 재판뿐만 아니라 지식재산권의 적정한 보호에 이바지할 수 있기 때문이다.

 

첨부: 특허법원 2019. 3. 22. 선고 20182124 판결

 

KASAN_특허사용료, 기술료, 특허지분 분쟁 등 특허관련 소송을 제기할 법원 – 민사소송법상 지적재산권 소송에 관

특허법원 2019. 3. 22. 선고 2018나2124 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2019.05.02 09:46
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1.    미국특허소송 KAIST IP vs Samsung Electronics 배심평결 (Jury Verdict) 중 고의침해(willful infringement) 및 징벌적 손해배상 판결 관련 예상 쟁점 

 

공개된 미국법원 배심평결(jury verdict)에서는 삼성전자의 고의 특허침해를 인정하고 있습니다. 향후 미국법원에서 삼성전자에 대한 징벌적 손해배상 판결을 하는 경우 그 판결의 국내법상 효력을 간략하게 살펴보면 다음과 같습니다.

 

외국법원의 징벌적 손해배상 판결에 대한 우리나라 법원의 승인 및 집행판결: 대법원 2016. 1. 28. 선고 2015207747 판결

미국법원 소송에서 패소하여 징벌적 손해배상 판결을 받았더라도 국내자산에 대해 강제집행을 하려면 우리나라 법원에서 승인 및 집행판결을 받아야 합니다. 민사소송법 제217조에 외국판결의 승인 및 집행에 관한 규정을 두고 있습니다. 여기서 징벌적 손해배상 판결이 자주 문제로 대두되었습니다. 2014년 도입된 민사소송법 제217조의 2에서 명시적으로 징벌적 손해배상 외국판결에서 손해배상액을 일부 감축할 수 있는 근거조항을 두었습니다. 이에 대한 대법원 판결 요지는 다음과 같습니다.  

  

"민사소송법 제217조 제1항 제3호는 외국법원의 확정판결 또는 이와 동일한 효력이 인정되는 재판(이하 ‘확정재판 등’이라 한다)의 승인이 대한민국의 선량한 풍속이나 그 밖의 사회질서에 어긋나지 아니할 것을 외국재판 승인요건의 하나로 규정하고 있다. 여기서 확정재판 등을 승인한 결과가 대한민국의 선량한 풍속이나 그 밖의 사회질서에 어긋나는지는 승인 여부를 판단하는 시점에서 확정재판 등의 승인이 우리나라의 국내법 질서가 보호하려는 기본적인 도덕적 신념과 사회질서에 미치는 영향을 확정재판 등이 다룬 사안과 우리나라와의 관련성의 정도에 비추어 판단하여야 한다.

 

민사소송법 제217조의2 1항은 “법원은 손해배상에 관한 확정재판 등이 대한민국의 법률 또는 대한민국이 체결한 국제조약의 기본질서에 현저히 반하는 결과를 초래할 경우에는 해당 확정재판 등의 전부 또는 일부를 승인할 수 없다.”라고 규정하고 있는데, 이는 징벌적 손해배상과 같이 손해전보의 범위를 초과하는 배상액의 지급을 명한 외국법원의 확정재판 등의 승인을 적정범위로 제한하기 위하여 마련된 규정이다. 따라서 외국법원의 확정재판 등이 당사자가 실제로 입은 손해를 전보하는 손해배상을 명하는 경우에는 민사소송법 제217조의2 1항을 근거로 승인을 제한할 수 없다."

 

1.    미국 특허법상 징벌적 손해배상 - 법원재량으로 규정  

 

 

 

2.    결정 권한의 분배 판례법리

A.     배심(Jury) – 고의침해 여부 판단 및 결정 “The entire willfulness determination is to be decided by the jury.” Exmark Mfg. Co. Inc. v. Briggs & Stratton Power Prod. Grp., LLC, 879 F.3d 1332, 1353 (Fed. Cir. 2018)

B.     1심 법원 판사(judge) – 징벌적으로 손해배상액 증액 여부 및 그 액수 판단 및 결정

C.     “The jury must decide whether the infringement was intentional, and then the court must decide whether the intentional conduct was egregious enough to justify enhanced damages.”  

 

3. 징벌적 손해배상 판단 및 결정 기준 – Halo 판결 등 판례법리

 

 

 

2.    분쟁사례 검토 - 미국 특허소송에서 패소한 국내회사에 대해 거액의 손해배상 명령 미국판결의 국내법상 승인 및 집행 - 대법원 2015. 10. 15. 선고 20151284 판결

 

외국법원 판결을 우리나라에서 승인 및 집행할 수 있는지 관한 법령과 판결 등을 블로그 글로 소개한 적이 있습니다. 새로운 내용은 아니지만, 미국특허소송에서 패소한 국내중소기업에 대해 $1100만불이라는 거액의 손해배상 판결을 우리나라 법원에서 승인하고 집행을 허용한다는 대법원 판결을 소개합니다.

 

미국특허소송에서 배심재판 결과 침해자에게 거액의 손해배상액이 인정되는 경우가 많습니다. 그와 같은 거액의 손해배상액은 우리나라 법상 인정되어서는 안된다고 다투는 경우가 대부분입니다. 첨부한 하급심 판결에서 보듯 이 사건에서도 주된 쟁점은 손해배상액 산정 문제입니다.

 

1.     특허침해자의 주장 요지 

 

미국 판결은 특허가 제품 중 일부에만 관련된 특허임에도 미국에서도 적용을 자제하는 추세인 전시장가치법(The Entire Market Value Rule, EMVR)에 따라 제품의 전체 판매가격을 기준으로 손해를 산정함으로써 실제 손해(특허침해와 관련된 부분)를 넘어서는 손해 또는 비경제적 손해를 손해액에 포함시켰으므로 손해의 범위를 상당인과관계 있는 통상손해로 한정하는 우리나라 민법과 특허법 및 우리나라 대법원의 태도에 반하고, 제한배상주의를 취하고 있는 민사소송법 217, 217조의2, 우리나라 민사법, 국제사법 32조 4 및 ‘WTO 무역관련 지적재산권에 관한 협정(TRIPs)'에도 반한다.”

 

2.     대법원 판결 요지

 

민사소송법 제217조의2 제1은 “법원은 손해배상에 관한 확정재판 등이 대한민국의 법률 또는 대한민국이 체결한 국제조약의 기본질서에 현저히 반하는 결과를 초래할 경우에는 해당 확정재판 등의 전부 또는 일부를 승인할 수 없다.”라고 규정하고 있는데, 이는 징벌적 손해배상과 같이 손해전보의 범위를 초과하는 배상액의 지급을 명한 외국법원의 확정판결 또는 이와 동일한 효력이 인정되는 재판의 승인을 적정 범위로 제한하기 위하여 마련된 규정이므로, 외국법원의 확정재판 등이 당사자가 실제로 입은 손해를 전보하는 손해배상을 명하는 경우에는 민사소송법 제217조의2 제1을 근거로 승인을 제한할 수 없다.

 

이 사건 미국판결에서 인정된 손해액은 모두 전보적 손해배상액에 해당하고 제재적 성격의 손해액이 포함되어 있지 않은데, 민사소송법 제217조의2의 입법 취지가 징벌적 손해배상이 아닌 전보적 손해배상의 경우에도 손해액이 과다하다는 이유만으로 외국판결의 승인을 제한할 수 있도록 한 것이라고 볼 수 없는 점 등에 비추어, 이 사건 미국판결이 인정한 손해액이 전보배상의 범위를 초과한다거나 이 사건 미국판결의 손해액 산정방식이 우리나라 법원에서 사용하는 방식과 본질적인 차이가 있다고 보기 어려우므로, 그에 기초하여 내려진 이 사건 미국판결을 승인하는 것이 선량한 풍속이나 그 밖의 사회질서에 어긋난다고 볼 수 없다.”

 

3.    특허법 개정에 따라 향후 판례 변경의 가능성 높음

 

2019. 7. 9. 시행 예정 특허법 개정 내용 징벌적 3배 손해배상 조항 신설

신설 제128(손해배상청구권 등) 8항 및 제9법원은 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 제1항에도 불구하고 제2항부터 제7항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다.

 

⑨ 제8항에 따른 배상액을 판단할 때에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

 1. 침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부

 2. 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도

 3. 침해행위로 인하여 특허권자 및 전용실시권자가 입은 피해규모

 4. 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익

 5. 침해행위의 기간·횟수 등

 6. 침해행위에 따른 벌금

 7. 침해행위를 한 자의 재산상태

 8. 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도

 

신법 적용 범위: 부칙 제4(손해배상청구권에 관한 적용례) 128조 제8항 및 제9항의 개정규정(징벌적 손해배상)은 이 법 시행 (2019. 7. 9.) 후 최초로 위반행위가 발생한 경우부터 적용한다.

 

KASAN_고의 특허침해 시 3배 징벌적 손해배상 법규정 및 미국법원의 징벌적 손해배상 판결의 국내집행 관련 실무적

작성일시 : 2019.04.18 12:00
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미국법원 특허소송의 배심평결(jury verdict) 일자 – 2018. 6. 15.

 

배심 평결 이후 진행 사항 최근 Mediation (조정, 화해) 진행 후 결과보고

 

배심 평결로부터 약 10개월 경과되었지만 아직 판결(Judgment) 선고 전 단계

 

미국특허권의 권리귀속 쟁점

언론보도에서 해당 발명자 교수가 FinFET 발명을 완성할 당시 원광대학교 교수로 재직 중이었고, 2002. 1. 30. 국내 특허출원을 통해 특허등록 제458,288호를 등록하였다는 점,

이에 대응하는 미국특허 출원일 2003. 2. 4. (기간 경과로 우선권 주장 없음) 당시 경북대학교 교수로 재직 중이었으며, 미국특허청 심사를 거쳐 2005. 4. 26. 미국특허 제6,885,055호로 등록되었다는 점, 양자의 특허명세서가 실질적으로 동일하다는 점, 등 사정을 들어 미국특허의 실질적 권리자는 발명자 및 그 승계인이 아니라 경북대학교로 보아야 한다는 주장이 있습니다. 언론매체에 실린 기사를 보고, 몇 가지 기본적 사항에 관한 코멘트를 하면 다음과 같습니다. 다만, 현재 미국특허소송 진행 중이라 섣부른 언급은 부적절하기도 하고, 한편으로는 미국법원에서 조만간 쟁점에 관한 판결을 할 수도 있으므로 조금만 기다리면 궁금증이 해소될 것입니다.

 

1.     각국의 특허등록 및 유효 여부는 그 나라의 법에 따라 개별적으로 판단한다는 속지주의 원칙이 적용됩니다. 따라서 미국 특허권의 소유관계는 미국법에 따라 결정됩니다.

2.     미국 특허법상 발명자는 발명의 소유권을 갖는다는 발명자주의 원칙이 적용됩니다. 발명자가 타인에게 그 소유권(title)을 양도해야 그 승계인이 비로소 발명에 대한 ownership을 취득합니다.

3.     미국법은 ownership 양도를 매우 엄격한 기준에서 인정하는 경향이 강합니다. 우리나라 법과 마찬가지로 명시적 양도 뿐만 아니라 묵시적 양도로 인정될 수 있습니다. 미국특허 판례법리가 중요하고, 발명자를 강하게 보호하는 경향상 묵시적 양도를 인정한 사례는 많지 않다고 생각합니다.   

4.     최근의 예를 들면, Taiwan IT 회사 연구원들이 완성된 발명에 대한 미국특허의 침해소송에서 사용자가 발명자로부터 발명에 관한 권리를 양도받았는지 여부가 쟁점인 CAFC 2018. 1. 11. 선고  Advanced Video Technologies LLC v. HTC Corp. (Fed. Cir. 2018) 판결 사례를 참고할 수 있습니다. 간략하게 소개하면 다음과 같습니다. 상세한 내용은 첨부한 판결문을 읽어 보기 바랍니다.

 

Taiwan 회사 Infochips 연구원 3명 공동발명자 그 중 2명은 명시적으로 양도증에 사인함, 나머지 1명은 양도증 사인 거절 + 양도증 사인 없는 상황에서 직무발명의 승계조항이 포함된 취업규정에 의한 발명의 양도(승계) 인정 여부가 쟁점

 

1.    회사취업규칙 중 권리양도 규정

(1)   "will assign" and "trust" provisions

“I agree that I will promptly make full written disclosure to the Company, will hold in trust for the sole right and benefit of the Company, and will assign to the Company all my right, title, and interest in and to any and all inventions, original works of authorship, developments, improvements or trade secrets which I may solely or jointly conceive or develop or reduce to practice, or cause to be conceived or developed or reduced to practice, during the period of time I am in the employ of the Company.”

 

(2)   "quitclaim" provision

“I hereby waive and quitclaim to the Company any and all claims, of any nature whatsoever, which I now or may hereafter have infringement [sic] of any patents, copyrights, or mask work rights resulting from any such application assigned hereunder to the Company.”

 

2.    미국법원 1심 판결 및 CAFC 판결 요지

 

장래 권리양도의 약속에 해당하고, 실제 권리양도 해당하지 않음. – 발명자로부터 사용자에게 발명에 관한 권리가 이전된 것으로 인정할 수 없음 - An employment agreement stating that the employee “will assign” all interest in any inventions is merely a promise to assign and does not in itself effect an assignment.

 

FinFET 미국 특허권의 소유권 Ownership 쟁점 관련 몇 가지 실무적 포인트

1.     특허권은 국가기관에 등록할 때 비로소 성립하는 창설적 권리입니다. 그 성질상 등록이 필요한 특허권의 성립이나 유·무효 또는 취소 등에 관한 것은 해당 국가의 법률에 근거한다는 속지주의 원칙에 따릅니다. 따라서 직무발명에 대한 각국의 특허출원, 등록 및 그 유효 여부는 해당 국가의 특허법에 따라 판단합니다.

 

2.     미국 특허법에서 발명자는 발명의 소유권을 갖는다는 발명자주의 원칙이 적용됩니다. 발명자가 사용자에게 그 소유권(title)을 양도해야만 그 승계인이 비로소 발명에 대한 ownership을 취득합니다. 미국인이 아닌 외국인이 미국이 아닌 다른 나라에서 완성한 발명을 미국 특허청에 출원하여 특허권을 획득하려는 경우 미국 특허법에 따라 발명자 또는 그 승계인만이 출원인이 될 수 있습니다.

 

3.     내국인이 국내에서 완성한 직무발명에 대한 각국에서 특허를 받을 권리를 사용자가 승계한지 여부는 국내법에 따라 판단합니다. 대법원 2015. 1. 15. 선고 20124763 판결: “직무발명에서 특허를 받을 권리의 귀속과 승계, 사용자의 통상실시권의 취득 및 종업원의 보상금청구권에 관한 사항은 사용자와 종업원 사이의 고용관계를 기초로 한 권리의무 관계에 해당한다. 직무발명에 대하여 각국에서 특허를 받을 권리는 하나의 고용관계에 기초하여 실질적으로 하나의 사회적 사실로 평가되는 동일한 발명으로부터 발생한 것이며, 당사자들의 이익보호 및 법적 안정성을 위하여 직무발명으로부터 비롯되는 법률관계에 대하여 고용관계 준거법 국가의 법률에 의한 통일적인 해석이 필요하다.”

 

4.     직무발명에 대한 각국에서 특허를 받을 권리는 하나의 단일 권리로 보면 구체적 사안에 대한 적용과 판단이 매우 어렵습니다. 각각 구분되는 줄기와 그들이 묶여 있는 다발을 상정하여, 복수의 국가에서 각각 특허를 받을 수 있는 권리, 즉 복수의 권리가 하나로 묶인 권리 다발로 보면 좋을 것입니다. 저작권과 유사하게 파악하는 것이 옳다고 생각합니다.

 

5.     사용자가 직무발명을 승계하여 국내 특허출원을 하였으나 우선권 주장기간 이내에 해외 출원을 진행하지 않았습니다. 그 후 직무발명자인 대학교수가 본인 명의로 미국 특허출원을 진행하여 등록한 것이 이번에 문제된 KAISTfinFET 미국특허입니다.

 

6.     대법원 20124763 판결에서 따르면, 직무발명에 대하여 다른 나라에서 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자가 승계한지 여부는 국내법이 적용됩니다. 사용자가 국내특허출원을 한 점과 특별한 계약을 따로 한 것이 없다는 점에 비추어 보면, 해당 직무발명에 대해 미국에서 특허를 받을 권리도 사용자가 승계한 것으로 보아야 할 것입니다.

 

7.     사용자는 직무발명을 승계한 다음 특허출원을 하지 않을 수도 있습니다. 사용자의 소위 출원유보 결정입니다. 다만, 출원유보 시 사용자는 직무발명자에게 출원 및 등록한 것과 동일하게 정당한 보상을 해야 합니다. 참조: 발명진흥법 제16(출원 유보시의 보상) 사용자등은 직무발명에 대한 권리를 승계한 후 출원하지 아니하거나 출원을 포기 또는 취하하는 경우에도 제15조에 따라 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 그 발명에 대한 보상액을 결정할 때에는 그 발명이 산업재산권으로 보호되었더라면 종업원등이 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려하여야 한다.

 

8.     FinFET 미국특허 분쟁사안에서 사용자인 대학은 직무발명에 대해 미국특허를 받을 권리를 승계하였다고 주장할 수도 있으나, 그렇게 되면 직무발명에 대한 미국특허의 출원유보 시 보상이라는 엄청난 RISK에 직면할 수도 있습니다. 미국 특허권자로 인정받지 않는 한 미국특허를 받을 권리의 승계자는 실익은 없고 Risk만 있을 뿐입니다.  

 

9.     미국 특허법은 ownership 승계를 매우 엄격한 기준에서 인정합니다. 우리나라 법과 마찬가지로 명시적 양도 뿐만 아니라 묵시적 양도 또한 인정될 수 있지만, 미국특허 판례는 발명자를 강하게 보호하는 경향으로 사용자에게 묵시적 승계를 인정한 사례는 많지 않습니다.

 

10.  FinFET 미국특허 사안에서 사용자가 우선권 주장기한 내에 미국특허 출원을 하지 않았고, 그 이후 발명자가 본인 명의로 미국 특허출원을 하여 등록한 점에 비추어 보면, 최초 직무발명자가 사용자 대학에게 특허를 받을 권리 다발(미국특허를 받을 권리까지 포함)을 양도한 사실은 있으나, 그 후 양도된 권리 다발 중에서 미국특허를 받을 권리를 행사하지 않고 포기함으로써 해당 권리 줄기가 직무발명자에게 다시 되돌아 갔다고 볼 수 있습니다.

 

11.  따라서 FinFET 미국특허의 소유권은 사용자 대학이 아니라 직무발명자에게 있는 것으로 보입니다. 설령 미국 특허출원, 심사, 등록에 관한 비용을 사용자인 대학에서 부담했다고 가정하더라도, 그와 같은 사실만으로 미국특허의 소유권이 대학에 있었다고 볼 수 있는 근거는 아니라고 생각합니다. 다른 대학에게 직무발명을 양도한 점, 국내출원을 그 다른 대학 명의로 한 점, 미국출원을 대학명의가 아닌 발명자 명의로 한 점 등에 비추어 볼 때, 미국출원 당시 재직 대학에게 직무발명에 대한 특허 받을 권리 중에서 미국특허를 받을 권리를 따로 구분하여 전직 대학에서 되돌려 받은 다음 재직 중 대학에 다시 양도한 것으로 보는 것은 무리한 해석일 것입니다.

작성일시 : 2019.04.18 10:49
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특허발명의 요지 3특허

 

특허법원 판결요지

 

법리 - 복수 주체가 각 일부 구성만을 실시하지만 그 전체적으로 특허침해행위에 해당하는 경우 각 주체의 특허침해책임 인정여부 판단기준

 

특허발명의 청구항을 복수의 구성요소로 구성한 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상을 보호하는 것이지 각 구성요소를 독립하여 보호하는 것은 아니어서, 특허발명과 대비되는 발명이 특허발명의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 없는 경우에는 원칙적으로 그에 대비되는 발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 않으므로, 원칙적으로 단일 주체가 모든 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 특허발명을 실시하여야 그 특허발명에 관한 특허권을 침해한 것이 되고, 단일 주체가 필수적 구성요소들 중 일부만을 갖추고 나머지 구성요소를 갖추지 아니한 경우에는 다른 주체가 결여된 나머지 구성요소를 갖춘 경우라고 하더라도 양 주체 모두의 행위가 당해 특허발명에 대한 침해로 인정되지 아니한다.

 

그러나 복수의 주체가 단일한 특허발명의 일부 구성요소를 각각 분담하여 실시하는 경우라고 하더라도 복수의 주체가 각각 다른 주체의 실시행위를 인식하고 이를 이용할 의사, 즉 서로 다른 주체의 실시행위를 이용하여 공동으로 특허발명을 실시할 의사를 가지고, 전체 구성요소의 전부 또는 일부를 함께 또는 서로 나누어서 유기적인 관계에서 특허발명의 전체 구성요소를 실시하는 경우에 해당한다면, 이들 복수 주체를 전체적으로 하나의 주체로 보아 복수 주체가 실시한 구성요소 전부를 기준으로 당해 특허발명을 침해하였는지 여부를 판단하여야 할 것이고, 복수 주체 중 어느 한 단일 주체가 다른 주체의 실시를 지배관리하고 그 다른 주체의 실시로 인하여 영업상의 이익을 얻는 경우에는 다른 주체의 실시를 지배관리하면서 영업상 이익을 얻는 어느 한 단일 주체가 단독으로 특허침해를 한 것으로 봄이 타당하다.

 

구체적 사안의 판단

피고 A은 위 피고 실시제품의 제작을 피고 B에게 의뢰하였고, 피고 B로부터 위 각 제품을 납품받아 자신의 지배하에 있는 피고 C 또는 그 직원들, 형제들의 개인 명의를 이용하여 병원에 직접 납품하거나 싱가포르의 를 경유하여 병원에 수출하는 방법으로 납품하였음을 알 수 있는바,

 

피고 A은 피고 실시제품의 생산에 관여함으로써 피고 C의 대표자로서 뿐만 아니라 그 범위를 넘어서 개인적인 지위에서도 위 각 제품의 생산에 관여하였다고 봄이 상당하다.

 

또한, 피고 B는 당초 의료용 실 제조업체인 주식회사 를 운영하던 자임에도 피고 A과 함께 피고 실시제품을 납품할 목적으로 자신의 배우자를 대표로 하여 새로운 업체를 설립하였고, 위 각 제품의 생산을 위하여 여러 생산업자들을 물색하여 그 제작을 의뢰하였으며, 그들로부터 제품을 납품받아 피고 C에 그 업체명의로 납품하였음을 알 수 있는바,

 

피고 B는 피고 A과 공동의 의사 아래 유기적으로 분담하여 위 각 제품의 생산에 관여하였다고 할 것이다.

 

따라서 피고 A, B는 원고의 제3특허를 침해하였는지 여부를 판단함에 있어 각각 하나의 주체로 봄이 타당하다.

 

첨부: 특허법원 2019. 2. 19. 선고 20181220 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 의료기기 특허침해소송 – 복수의 주체가 특허발명의 구성 중 일부만 실시하지만 전체적으로 특허

특허법원 2019. 2. 19. 선고 2018나1220 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2019.03.29 17:00
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발명진흥법 제12(직무발명 완성사실의 통지) 종업원등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자등에게 문서로 알려야 한다. 2명 이상의 종업원등이 공동으로 직무발명을 완성한 경우에는 공동으로 알려야 한다.

l  발명진흥법에는 위반 시 법적 효과에 관한 규정 없음.

l  대법원 판례 업무상배임죄에 대한 주관적 구성요건 - 직무발명자의 신고의무 근거로 판시함

 

13(승계 여부의 통지) ① 제12조에 따라 통지를 받은 사용자등(국가나 지방자치단체는 제외한다)은 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원등에게 문서로 알려야 한다. 다만, 미리 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키거나 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정이 없는 경우에는 사용자등이 종업원등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다.

② 제1항에 따른 기간에 사용자등이 그 발명에 대한 권리의 승계 의사를 알린 때에는 그때부터 그 발명에 대한 권리는 사용자등에게 승계된 것으로 본다.

③ 사용자등이 제1항에 따른 기간에 승계 여부를 알리지 아니한 경우에는 사용자등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다. 이 경우 사용자등은 제10조제1항에도 불구하고 그 발명을 한 종업원등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다.

l  1항의 의무 위반 시 제3항에서 법적 효과 규정 - 권리승계 포기 간주

l  위반 시 벌칙이나 과태료 대상 아님

 

15(직무발명에 대한 보상) ① 종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.

② 사용자등은 제1항에 따른 보상에 대하여 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하고 종업원등에게 문서로 알려야 한다.

③ 사용자등은 제2항에 따른 보상규정의 작성 또는 변경에 관하여 종업원등과 협의하여야 한다. 다만, 보상규정을 종업원등에게 불리하게 변경하는 경우에는 해당 계약 또는 규정의 적용을 받는 종업원등의 과반수의 동의를 받아야 한다.

④ 사용자등은 제1항에 따른 보상을 받을 종업원등에게 제2항에 따른 보상규정에 따라 결정된 보상액 등 보상의 구체적 사항을 문서로 알려야 한다.

⑤ 사용자등이 제3항에 따라 협의하여야 하거나 동의를 받아야 하는 종업원등의 범위, 절차 등 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

 

사용자등이 제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 종업원등에게 보상한 경우에는 정당한 보상을 한 것으로 본다. 다만, 그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

l  2, 3, 4항의 의무 이행 시 제6항에서 법적 효과 규정 정당한 보상 간주 다만 단서 조항 있음

l  6항 반대 해석 - 2, 3, 4항의 의무 위반 시 정당한 보상 아님

l  2, 3, 4항의 의무 위반 - 벌칙이나 과태료 대상 아님

l  의무 표현이지만 불이행 시 제재 수단이 없음, 강제력 없음

l  이행한 사용자에게 일정한 이익 부여

 

⑦ 공무원의 직무발명에 대하여 제10조제2항에 따라 국가나 지방자치단체가 그 권리를 승계한 경우에는 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 보상금의 지급에 필요한 사항은 대통령령이나 조례로 정한다.

 

16(출원 유보시의 보상) 사용자등은 직무발명에 대한 권리를 승계한 후 출원하지 아니하거나 출원을 포기 또는 취하하는 경우에도 제15조에 따라 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 그 발명에 대한 보상액을 결정할 때에는 그 발명이 산업재산권으로 보호되었더라면 종업원등이 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려하여야 한다.

l  사용자의 의무 표현 BUT 직무발명자의 권리조항

 

19(비밀유지의 의무) ① 종업원등은 사용자등이 직무발명을 출원할 때까지 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지하여야 한다. 다만, 사용자등이 승계하지 아니하기로 확정된 경우에는 그러하지 아니하다. ② 제18조제3항에 따라 자문위원으로 심의위원회에 참여하거나 참여하였던 사람은 직무상 알게 된 직무발명에 관한 내용을 다른 사람에게 누설하여서는 아니 된다.

l  의무 위반 시 아래와 같이 벌칙, 과태료 대상 19조만 유일한 대상

 

58(벌칙) 19조를 위반하여 부정한 이익을 얻거나 사용자등에 손해를 가할 목적으로 직무발명의 내용을 공개한 자에 대하여는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다. ② 제1항의 죄는 사용자등의 고소가 있어야 공소를 제기할 수 있다.

 

59(벌칙 적용에서 공무원 의제) ① 위원회 위원으로서 공무원이 아닌 사람, 정보화전문기관, 특허기술사업화알선센터 및 한국발명진흥회의 임직원은 「형법」과 그 밖의 법률에 따른 벌칙을 적용할 때에는 공무원으로 본다. ② 특허청장이 이 법에 따라 업무를 위탁한 기관(정보화전문기관 및 한국발명진흥회는 제외한다)의 임직원(위탁받은 업무에 종사하는 임직원으로 한정한다)은 「형법」 제129조부터 제132조까지의 규정을 적용할 때에는 공무원으로 본다.

 

60(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 1천만원 이하의 과태료를 부과한다.

1. 18조제3항을 위반하여 심의위원회를 구성하지 아니하거나 심의하도록 하지 아니한 자

2. 19조제2을 위반하여 자문위원으로 심의위원회에 참여하여 직무상 알게 된 직무발명에 관한 내용을 다른 사람에게 누설한 자

3. 삭제 <2015.5.18>

4. 23조제3항에 따른 등록을 하지 아니하고 같은 조 제5항을 위반하여 지역지식재산센터의 명칭을 사용한 자

5. 52조제5항을 위반하여 한국발명진흥회의 명칭을 사용한 자

 

KASAN_[직무발명쟁점] 발명진흥법상 직무발명 관련 규정에서 “~ 하여야 한다” 의무부과 표현 포함 조항 및 실무

 

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작성일시 : 2019.03.26 09:00
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특허법원 2018. 6. 22. 선고 20181176 판결 중 직무발명에 대한 보상 관련 법리를 실무적 관점에서 정리하면 다음과 같습니다.

1.     사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 그 직무발명을 무상으로 실시할 수 있는 통상실시권을 갖는다.

2.     사용자가 직무발명을 승계한 경우 직무발명에 대한 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적, 배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익이 있은 경우에만 직무발명자는 사용자에게 정당한 보상을 청구할 수 있다.

3.     이때 사용자의 이익은 회계상 이익을 의미하는 것은 아니고, 직무발명 자체에 의한 이익을 의미한다.

4.     사용자가 직무발명에 대한 특허권을 보유하고 있다는 사정만으로 사용자의 사용자에게 직무발명으로 인한 독점적, 배타적 이익이 있다고 추정할 수 없다.

5.     직무발명에 대한 정당한 보상을 청구하는 직무발명자가 사용자의 독점적, 배타적 이익이 있다는 점을 입증해야 한다.

6.     사용자가 직무발명을 실시하지 않더라도 직무발명 특허의 존재로 인해 경쟁회사로 하여금 직무발명을 실시하지 못하게 하여 사용자의 매출이 증가하였다면 직무발명으로 인한 사용자의 이익으로 평가할 수 있다.

7.     사용자는 물론 경쟁회사도 직무발명을 실시하지 않았고, 직무발명 출원 당시 다양한 대체기술이 존재하여 경쟁회사가 그 대체기술을 실시할 수 있었다면 경쟁회사에서 직무발명을 실시하지 못함으로써 사용자의 매출증가 또는 이익증가를 상정할 수 없으므로, 직무발명으로 인한 사용자의 독점적, 배타적 이익을 인정할 수 없다.

8.     직무발명의 특허에 대한 무효사유가 있다는 사정만으로 사용자의 독점적, 배타적 이익이 없다고 단정할 수 없다.

9.     그러나 직무발명이 직무발명 출원 당시 이미 공지된 것이어서 이를 자유롭게 실시할 수 있었고 경쟁회사도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있었다면 사용자의 독점적, 배타적 이익을 인정할 수 없다.

 

l  현재 실무상 직무발명자에 대한 출원보상, 등록보상은 위와 같은 법리에 따라 사용자에게 직무발명으로 인한 독점적, 배타적 이익이 있는지, 사용자에게 보상의무가 있는지 여부를 판단하지 않고, 일괄적으로 지급되는 것이므로, 직무발명에 대한 정당한 보상과는 그 카테고리가 다른 것으로 평가할 수 있음. 법리상 직무발명보상은 사용자가 얻을 이익을 반영한 실적보상이 유일함. 일괄적으로 지급하는 출원보상과 등록보상은 직무발명보상에 관한 법리와 관계없으므로 특허법 및 발명진흥법에 따른 직무발명보상에 해당하지 않음.

 

KASAN_[직무발명보상] 직무발명에 대한 정당한 보상 관련 법리 및 실무적 포인트.pdf

 

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작성일시 : 2019.03.26 08:27
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1. 기본 법리

 

대법원 2011. 7. 28. 선고 200975178 판결: “원칙적으로 사용자는 종업원의 직무발명에 대해 승계 여부와 관계없이 그 특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 취득하므로, 여기서 사용자가 얻을 이익이라 함은 그와 같은 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적, 독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 말한다.

 

종업원 발명자의 직무발명 보상금도 사용자가 직무발명의 사용으로 인하여 독점적, 배타적으로 향유하고 있는 이익이 있는 경우에 한하여 청구할 수 있다.

 

그리고 직무발명 보상금을 주장하는 자에게 사용자가 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적, 독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 것이라는 점 및 그 액수에 대한 증명책임이 있다.”

 

2. 서울중앙지방법원 2017. 7. 21. 선고 2015가합3186 판결  

 

사용자 회사에서 직무발명을 실시한 사실을 인정하더라도 다음과 같은 구체적 사정을 고려할 때 사용자가 직무발명의 실시를 통하여 통상실시로 인한 이익을 넘어 배타적 독점적 이익을 얻었다고 인정하기 부족하다. 사용자의 직무발명 보상의무 부정 

 

-      사용자 이익을 인정하지 않았던 구체적 사정 -

(1)   대체 제품이 다수 존재 + 사용자는 해당 직무발명 특허 이전에도 관련 특허권, 실용신안권, 디자인권 다수 보유

(2)   해당 직무발명 특허권은 연차료 불납으로 소멸 + 특허권 소멸 전후로 사용자의 매출이나 이익에 어떤 부정적 영향을 주었다고 보이지 않음

(3)   중인 진술 - 특허발명으로 인한 경쟁상 유리한 점 없음 + 공사 경쟁입찰에서 공사단가만이 유일한 중요 요소임

(4)   사용자 회사 다른 대체 제품 사용 + 심지어 다른 회사 경쟁 제품 구매하여 사용하기도 함

(5)   직무발명 실지제품의 불리한 단점 있음 + 단점 때문에 거의 사용하지 않았다는 증언 있음

(6)   사용자 매출의 대부분은 직무발명과 무관한 영역에서 발생 + 직무발명 관련 매출은 극히 적음

 

3. 일본 오사카지방법원 2019. 1. 17. 선고 평성29()3527호 판결

 

-      직무발명: 폴리머 제조공정 중 방법발명, 발명의 명칭 염소화염화비닐계 수지의 세정 방법 및 그 장치

-      직무발명자: 회사의 폴리머 기술부분 연구원 경력자, 퇴직 후 직무발명보상소송 제기 

-      사용자: 의약원료 등 화학제품 제조판매 회사

-      사용자 회사는 직무발명을 특정제품의 생산공정에 적용하여 제품 생산 및 판매함, 직무발명 실시하여 이익을 얻음

-      일본 법원 1심 판결요지: 직무발명보상청구 불인정

-      판결이유: 공지기술, 대체기술 존재하는 상황, 사용자가 직무발명을 적용하여 실시하고 있지만, 무상으로 채택, 사용할 수 있는 대체기술, 공지기술과 비교할 때 직무발명 실시로 인한 추가 이익 인정할 수 없음. 또한 타사에서 직무발명을 실시하는 것을 배제함으로써 얻을 이익 가능성도 불인정

-      따라서, 사용자의 직무발명에 대한 무상의 통상실시권을 넘어서는 독점배타적 지위에서 발생하는 이익 불인정, 직무발명자의 보상청구권 불인정

 

첨부: 일본 판결

일본 오사카지재 2019. 1. 17. 선고 판결.pdf

KASAN_[실시보상쟁점] 사용자의 직무발명 실시 인정 But 통상실시권을 넘어선 독점 배타적 지위로 인한 사용자의

 

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작성일시 : 2019.02.26 17:02
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직무발명 보상액수 산정의 기본원칙은 확립되었다고 볼 수 있지만, 그 산정에 관련된 각 요소들을 구체적으로 어떻게 결정하고 산정할 것인지는 아직 명확하게 확립되지 않았습니다. 객관적이고 명확한 결정근거를 찾기 어려워 실무상 난제라고 볼 수 있습니다.

 

지난 해 연말 특허법원 세미나에서 발표된 윤주탁 판사님의 발표자료는 특허법원 등 다양한 재판사례를 정리하면서 실무적 포인트를 요약한 것이라서 특허실무자들에게 큰 도움이 될 것으로 생각합니다. 특허법원 웹사이트에 올라와 있는데, 한번 꼼꼼하게 읽어 보기를 권합니다. 여기에서도 참고자료로 첨부합니다.

 

직무발명 산정식은 다음과 같습니다. 그 내용은 명확하지만 각 요소를 어떻게 정할지는 매우 어렵습니다. 난제이지만 직무발명자에게 정당한 보상을 지급하라는 법제도의 취지를 살릴 수 있도록 각 요소를 판단하는 것이 바람직하다 생각합니다. 사용자가 직무발명으로 얻을 이익 중 극히 일부만을 직무발명자에게 보상하면 그것을 정당한 보상이라 할 수 있을지 의문입니다.

 

(1) 보상금 액수 = 사용자 이익액 x 발명자 공헌도(1-사용자 공헌도) x 발명자 기여율(공동발명자 중 특정 발명자의 기여도)

 

(2) 사용자 이익액 = 초과매출액 x 가상 실시료율

 

(3) 초과 매출액 = 총 매출액 x 독점권 기여율 x (발명의 기여도를 고려해야 하는 경우 그 직무발명의 기여도)

 

첨부: 2018년 세미나 발표문_윤주탁 판사님

 

KASAN_[직무발명보상] 직무발명 보상액 산정, 실적보상, 실시보상 사안에서 어려운 난제 – 사용자 이익, 독점권

직무발명 보상금 산정기준_윤주탁 판사님 2018년 특허법원 세미나 발표문.pdf

 

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작성일시 : 2019.01.28 11:36
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사안의 개요

(1)   피고 회사 - 아스텔라스 (구 후지사와)

(2)   원고 연구원으로 재직하다 평성 19(11년 전) 회사합병 당시 퇴직, 공동발명자 4명 중 제1 발명자     

(3)   발명 동물용 구충제 신규 화합물, 그 제조방법, 그 용도발명, 평성 16(14년전) 직무발명 완성 후 승계완료,

(4)   회사에서 연구원에게 재직 중 직무발명 보상금 지급, 퇴직 후에도 직무발명 보상금을 정기적으로 지급함, 상당액수 이견으로 본 소송에서 일부청구로서 2억엔(20억원) 청구, 1심 판결의 금액 - 4728만엔 (48천만원) 인정

(5)   재직 중 직무발명 승계 당시 직무발명 보상규정 내용 출원보상, 등록보상만 인정, 실적보상 규정은 없었음, 승계 이후 회사에서 실적보상 규정 도입, 시행

(6)   회사에서는 새로운 실적보상 규정 시행에 따라 기존 직무발명자들에게도 실적보상금 지급하고 다음과 같은 합의서 작성함

(7)   직무발명자와 사용자 회사 사이에 체결한 합의서 요지 종업원 발명자는 회사로부터 직무발명에 관한 적절한 보상을 받았음을 확인 + 향후 회사에 대해 본건청구에 관한 소송행위 등을 하지 않는다고 확인 + 회사와 직무발명 관련 사항을 원만하게 해결하였음을 확인한다.

(8)   사용자 회사는 직무발명자 연구원의 퇴직 이후에도 정기적으로 실적보상 여부를 평가하여 3차례 추가 보상금 지급함

(9)   최종 평성 26(4년 전) 보상금 지급 통지 (평성 23년부터 25년까지 실적 보상금 명목)

(10)  직무발명자는 실적보상금 규모가 법에서 정한 상당한 보상에 미치지 못한다고 이의 제기함, 민사소송으로 그 상당한 보상금 지급을 청구함

 

판결요지

(1)   합의서 중 부쟁조항에 대한 쟁점 법원 판단, 당시까지 발생한 실적보상금을 청구하는 것으로 제한해석, 그 이후 발생하는 실적보상에 대한 추가 청구소송 인정

(2)   소멸시효 완성여부 쟁점 법원은 10년의 소멸시효 기간은 경과되었으나 그 이후 보상금 지급행위채무승인으로 해석, 회사의 소멸시효 완성 주장 배척

(3)   실적보상금 산정 요소 판단 사용자 이익에 대한 직무발명의 공헌도 쟁점, 원고 직무발명자 70 ~ 80% 주장 vs 피고 사용자 회사애서는 직무발명 공헌도 1% 이하, 회사의 공헌도 99% 이상 주장함

(4)   일본 법원의 판단 직무발명 공헌도 7.5%, 사용자 공헌도 92.5% 인정

(5)   원고 발명자의 공동발명자 중 기여도 80% 인정

 

첨부: 일본 아스텔라스 사건 - 오사카지재 2018년 판결

일본 오사카지재지방법원 2018. 10. 4. 선고 평성28(와)제4107 판결.pdf

KASAN_[의약직무발명] 일본 제약회사 아스텔라스 퇴직 연구원의 직무발명보상금청구 승소판결 일본 오사카지재지방법원

 

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작성일시 : 2019.01.28 09:02
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특허발명

 

확인대상발명

 

심판경과 확인대상발명 특정 인정, 보정은 요지변경, 보정 전 확인대상발명은 자유실시기술, 권리범위에 속하지 않음, 청구인용

 

특허법원 판결요지

법리 확인대상발명의 특정 판단기준

 

구체적 사안의 판단 확인대상발명의 특정 불충분, 심결취소

카운팅계수 설정단계대비

1항 발명은 셀프세차를 위한 시간 소모치를 차등화하여 처리하는 방법에 관한 것으로서, 세차작업모드의 카운팅계수를 각기 다르게 설정하여 작업모드선택에 따라 디스카운팅하는 속도를 달리 카운팅하는 설정단계와, 그 설정된 속도로 세차시간을 디스카운팅하는 처리단계의 두 단계로 이루어져 있다.

 

그런데 확인대상발명에는, “세척, 거품솔, 왁스세차 작업모들로 선택했을 경우에는 정상적인 1초 단위로 세차작업시간이 디스카운팅되는 반면, 폼건세차 모드를 선택할 경우에는 세차작업시간이 4배속으로 디스카운팅되며, 한 번 주어진 세차작업시간 도중 세차모드를 변경할 수 있다.”고만 기재되어 있으므로, 세차작업모드의 카운팅계수를 설정하여 디스카운팅 속도를 카운팅하는 설정단계가 포함되는지 여부에 관하여 아무런 기재가 없다.

 

또한 확인대상발명에 위와 같이 기재된 사항만으로는 통상의 기술자에게 카운팅계수 설정단계가 포함됨이 자명하다고 단정하기 어렵다.

 

나아가 셀프세차를 위한 세차시간 처리방법에는, 각 세차작업모드의 카운팅계수를 직접 설정할 수 있는 설정단계가 포함될 수도 있고, 셀프세차기 내에 세차작업모드의 카운팅계수가 고정되어 카운팅계수 설정단계가 포함되지 않을 수도 있을 것인데, 이 사건 특허발명은 특별히 카운팅계수 설정단계를 중요 구성요소로 하여 보호범위를 정하고 있다.

 

결국 보정 전 확인대상발명은 특허발명의 카운팅계수 설정단계와 대비하여 그 차이점을 파악할 수 있을 정도로 기재되어 있지 않다고 봄이 상당하다.

 

카운팅계수 값대비

특허발명은 세차작업모드에 대하여 세차작업시간이 1초 단위 몇씩 감산되는지 그 카운트계수 값이 명확히 특정되어 있는 반면에, 확인대상발명은 세차작업시간이 1초 단위로 감산되거나 4배속으로 감산되는 것으로만 기재되어 있을 뿐 1초 단위 몇씩 감산되는지가 명확히 특정되어 있지 않다. 그런데 셀프세차 시스템에 있어서 1초 단위 몇씩 감산되는지에 따라 감산속도가 달라져 사업주의 수익에 직접적인 영향을 미치는 점을 고려하면, 보정 전 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 카운팅계수 값과 대비하여 그 차이점을 파악할 수 있을 정도로 기재되어 있지 않다.

 

첨부: 특허법원 2018. 12. 20. 선고 20181554 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 소극적 권리범위확인심판 확인대상발명의 특정 여부 – 심판원 인정 BUT 특허법원 불충분, 심

특허법원 2018. 12. 20. 선고 2018허1554 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2019.01.21 16:32
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판단기준 법리

발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 통상의 기술자라고 한다)반복 실시할 수 있고, 발명이 목적하는 기술적 효과의 달성 가능성을 예상할 수 있을 정도로 구체적, 객관적으로 구성되어 있으면 발명은 완성되었다고 보아야 한다.

 

발명이 완성되었는지는 청구범위를 기준으로 출원 당시의 기술수준에 따라 발명의 설명에 기재된 발명의 목적, 구성, 작용효과 등을 전체적으로 고려하여 판단하여야 하고, 반드시 발명의 설명 중의 구체적 실 시례에 한정되어 인정되는 것은 아니다(대법원 2013. 2. 14. 선고 20123312 판결, 대법원 1993. 9. 10. 선고 921806 판결 등 참조).

 

구체적 사안의 판단

(1) 특허법원 판결 - 발명 미완성으로 판단

(2) 대법원 판결 발명 완성으로 판단

(3) 대법원 판결이유 - 이 사건 특허발명의 명세서에는 이 사건 특허발명의 구성요소들에 대한 구조와 작동내용, 구성요소들의 상호관계 등을 비롯하여, 발명의 목적을 달성하기 위한 수단으로 연결단자대의 주변에 배치된 누전방지 도전체에 대한 여러 가지 실시례와 도면 및 감전 방지 등의 효과가 어떤 경우에 잘 나타날 수 있는지에 대해 구체적으로 기재되어 있고, 피고의 검증 시료 1에 대한 검증 결과에 나타난 누설전류 수치와 누전차단기가 작동하지 않은 사정 등을 종합하면, 통상의 기술자가 이 사건 1항 발명의 연결단자대 및 누전방지 도전체가 목적하는 기술적 효과를 달성할 수 있다는 것을 예상할 수 있다.

(4) 아래 인용하는 특허법원 판결 검증시료 1은 실시례 해당하지 않음. 결과는 검증 결과는 특허발명의 효과 입증. 결론 발명 완성 근거로 채택하지 않음.

 

원심 판결 특허법원 2017. 2. 7. 선고 20166753 판결

구체적인 판단

) 이 사건 특허발명이 목적하는 기술적 효과

(1) 단자극성 고정부

이 사건 특허발명의 누전방지장치는 크게 단자극성 고정부와 연결단자대 및 누전방지 도전체 부분으로 구분할 수 있다. 단자극성 고정부는 연결단자대 및 누전방지 도전체와 유기적으로 결합되어 이 사건 특허발명의 누전방지장치를 이루는 것이나, 단자극성 고정부 는 침수 시 누설전류를 저감시키는 연결단자대 및 누전방지 도전체 의 전단에 연결되어 누전방지 도전체가 항상 중성점단자에 연결되도록 하는 것이므로 누전방지 도전체가 중성점단자에 연결되는 것이 보장된다면 이는 기능적으로는 분리가 가능하다. 원고도 이 사건 특허발명의 단자극성 고정부에 의해 누전방지 도전체가 항상 중성점단자에 연결되는 것에 대해서 다투지 아니한다.

 

(2) 연결단자대 및 누전방지 도전체

이 사건 특허발명의 발명의 설명 기재에 의하면, 이 사건 특허발명의 연결단자대 및 누전방지 도전체가 목적하는 기술적 효과는, 침수 시 1 누설전류가 거의 없어 물에 인체가 닿아도 감전이 발생하지 않고, 2 누전차단기가 작동하지 않아 부하에는 정상적인 전력 공급이 이루어지도록 하는 것이다(문단번호 [0021] 참조).

 

여기서 감전이라 함은 인체에 전류가 흘러 상처를 입거나 충격을 느끼는 일을 의미하고, 통과 전류가 15mA 이상이면 강력한 경련을 일으키고, 50mA 이상이면 사람을 사망에 이르게 할 수 있으며, 감전 시 전원으로부터 스스로 이탈할 수 있는 전류는 대체로 10~15mA 정도이다(네이버 지식백과, 두산백과, 산업안전대사전 참조). 따라서 이 사건 특허발명의 과제해결수단에 의할 때 누설전류가 15mA 이상이거나 누전차단기가 작동할 경우에는 연결단자대 및 누전방지 도전체 가 목적하는 기술적 효과를 달성할 수 없어 발명이 완성된 것으로 볼 수 없다.

 

) 목적하는 기술적 효과의 달성 여부

다음과 같은 사정 등에 비추어, 갑 제1호증, 을 제1 내지 5호증의 각 기재 또는 영상 및 이 법원의 검증 결과만으로는 이 사건 특허발명의 연결단자대 및 누전방지 도전체가 목적하는 기술적 효과가 달성된다고 볼 수 없고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

 

(1) 피고의 검증 시료 1

피고의 검증 시료 1은 아래 사진과 같이 연결단자대에 형상의 도전체와 상부면 평판 도전체가 결합된 형태의 누전방지장치로서, 피고의 전류계 프로브를 수조에 넣어 측정한 누설전류는 약 1mA이었고, 원고가 제시한 접지동판을 수조에 넣어 측정한 누설전류는 약 10.7mA이었으며, 어느 경우에도 누전차단기는 작동하지 아니하였다. 피고의 검증 시료 1은 누설전류가 어떠한 경우에도 15mA 이하이었고 누전차단기가 작동하지 아니하였다. (참고 발명의 목적하는 기술적 효과 달성)

 

그러나 피고의 위 검증 시료 1은 누전방지 도전체가 연결단자대의 하부면, 양 측면 및 상부면을 모두 덮고, 상부면의 평판 도전체는 연결단자대 앞뒷면의 상단 일부를 추가로 덮으며, 양 측면의 누전방지 도전체 일부와 상부면 평판 도전체 전부를 플라스틱판으로 덮는 구조이고, 이러한 형상은 이 사건 특허발명의 명세서에 개시된 4개의 실시례) [실시례 1] 누전방지 도전체가 연결단자대의 일 측면과 대면하는 형태(3, 4 관련), [실시례 2] 누전방지 도전체가 양 측면도체부의 상단에서 몸체부의 상면 쪽으로 절곡되는 형태(5 관련), [실시례 3] 연결단자(J1, J2)가 연결단자대의 몸체부의 홈이 없는 평편한 상면에 배치되는 형태(6 관련), [실시례 4] 누전방지 도전체가 연결단자대의 상부에 배치된 형태(7 관련)에 따른 누전방지장치의 형상 및 이사건제1 내지 16항 발명의 각 누전방지장치의 형상과 다른 것이다.

 

따라서 이 사건 특허발명의 누전방지장치와 다른 형상을 가진 피고의 검증 시료 1에 의한 실험 결과 누설전류가 15mA 이하이고, 누전차단기가 작동하지 않는다고 하여 이 사건 특허발명의 연결단자대 및 누전방지 도전체 가 목적하는 기술적 효과가 달성되었음이 입증되었다고 볼 수 없다.

 

검증 시료 1 사건 특허발명의 어느 실시례에도 해당되지 아니하고, 피고의 검증 시료 2 사건 특허발명의 실시례 1 유사하나 사건 특허발명의 효과를 충분히 보여주지 못하였다.”

 

첨부: 대법원 2019. 1. 17. 선고 2017523 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 발명의 완성 여부 판단기준 – 실시례 아닌 청구항 기재 기준 실시례 검증 시료 – 실패

대법원 2019. 1. 17. 선고 2017후523 판결.pdf

 

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작성일시 : 2019.01.21 14:36
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(1)   발명자의 사용자 회사 재직 시 지위 해당 사업부 사장, 법원 직무발명 인정 + 사용자에 대한 직무발명보상청구권 인정

 

(2)   사용자 회사 직무발명을 적용한 제품을 생산, 판매하는 매출발생

 

(3)   실시보상 관련 직무발명보상금 = 사용자가 얻을 이익(실시제품의 매출액 x 독점권 기여율 x 가상 실시료율) x 발명자 보상율(발명자 공헌도) x 공동발명자 기여율

 

(4)  사용자가 얻은 이익 = 실시제품의 매출액 x 독점권 기여율 x 가상 실시료율

 

(5)   독점권 기여율 사용자는 무상의 통상실시권을 넘어서는 독점적, 배타적 지위에서 추가 발생하는 이익에 대한 직무발명보상 의무 있음

 

(6)   통상 독점권 기여율 결정에 관한 정량적 근거 제시 판결 사례 없음, 법원은 관련 요소를 종합적으로 고려하여 결단함. 구체적 근거를 밝히는 경우 많지 않음. 본 사안의 경우 아래와 같이 30%라고 판단함 

 

 

 

(7)   가상의 실시료 결정 근거로는 다른 라이선스 사례가 있다면 유력한 근거로 작용, 실제 라이선스 사례가 없다면 업계 평균 실시료율 등 참고자료를 근거로 결정하는 실무 경향, 관련 요소를 종합적으로 고려한 재판부 결단, 본 사안의 경우 특허청 직무발명 해설집에 포함된 산업부분별 평균 실시료율 자료를 참고하여 5.1%로 인정함 

 

 

각주 3 – 특허청 발간 개정 직무발명보상제도 해설 및 편람”, 127

 

첨부: 서울중앙지방법원 2017. 4. 6. 선고 2015가합548238 판결

서울중앙지방법원 2017. 4. 6. 선고 2015가합548238 판결.pdf

KASAN_[직무발명보상] 사용자가 직무발명 적용 제품을 생산, 판매하고 있는 상황에서 직무발명자의 실시보상금액 산

 

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작성일시 : 2019.01.09 11:14
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사안의 개요

(1)   퇴직한 종업원이 회사를 상대로 직무발명보상청구소송을 제기

(2)   회사의 대응방안으로 재직 중 공동발명자 중 1인 명의로 퇴직자, 공동발명자를 상대로, 또한 직무발명 승계인 및 등록권자 회사법인을 공동피고로 하여, 퇴직연구원은 진정한 발명자(디자인 창작자)가 아니다는 점을 법원판결로 확인해 달라는 확인소송 제기함  

 

쟁점 공동발명자가 다른 공동발명자를 상대로 진정한 공동발명자에 해당하지 않는다는 확인을 소로서 구할 수 있는지 여부

 

확인의 소 적법요건 확인의 이익 판단 법리

대법원 2013. 2. 15. 선고 201267399 판결 확인의 소에 있어서는 권리보호요건으로서 확인의 이익이 있어야 하고 그 확인의 이익은 원고의 권리 또는 법률상의 지위에 현존하는 불안, 위험이 있고 그 불안, 위험을 제거함에는 피고를 상대로 확인판결을 받는 것이 가장 유효적절한 수단일 때에만 인정된다.”

 

판결요지 확인의 이익 불인정, 소 각하

 

첨부: 대구지방법원 2017. 1. 19. 선고 2015가합2250 판결

대구지방법원 2017. 1. 19. 선고 2015가합2250 판결.pdf

KASAN_[직무발명쟁점] 수인의 공동발명자 중 1인이 다른 공동발명자를 상대로 진정한 공동발명자에 해당하지 않는다

 

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작성일시 : 2019.01.09 09:59
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사안의 개요

발명자, 특허권자 A, B (피고) vs 회사법인 (원고) 실시자, 전용실시권자

특허발명에 대한 실시계약 체결, 전용실시권 설정

원고 발명자들이 개량발명 후 개량발명에 대한 후속 특허출원 및 등록

실시 대상 기술 개량발명

원고 실시회사에서 개량발명 특허에 대한 전용실시권 설정등록청구

 

분쟁 대상 계약조항

 

 

쟁점: 공동발명자, 특허권자인 피고들에게 개량발명 특허까지 원고 실시회사에 대해 전용실시권 설정의무가 있는지 여부 계약서 제9조 제2항 해석 문제

 

법원의 판단 원고 청구 기각

 

첨부: 서울중앙지방법원 2018. 4. 20. 선고 2017가합584368 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 특허발명 전용실시권 설정계약, 개량발명 관련 계약조항 해석 분쟁 서울중앙지방법원 2018.

서울중앙지방법원 2018. 4. 20. 선고 2017가합584368 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2019.01.04 12:00
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사안의 개요

대학교 연구센터 연구원 재직 중 척추 추간판 탈출증 치료기기 공동발명 후 퇴직

대학 산학협력단 기술이전계약 체결 기술료 수입 총 11억원 발생

퇴직 연구원이 대학 산단을 상대로 직무발명보상금 청구소송 제기

 

쟁점 산단의 주장요지

실제 판매되는 제품에 기술이전 대상 직무발명이 실시되지 않음. 직무발명 실시를 전제로 한 직무발명보상 청구는 이유 없음.

 

쟁점 - 직무발명의 실시 여부

 

판결요지

문언적 실시는 물론 균등범위 실시도 검토 직무발명 실시 없다는 결론 발명의 실시를 전제로 하는 경상 로열티 수익 부분에 대한 직무발명 보상청구는 근거 없음

 

그러나 직무발명 특허발명의 이전 시 받은 정액기술료 (84백만원) 직무발명을 양도 대가로서 직무발명 보상금 산정의 기초 해당함, 해당 대학의 직무발명 보상규정에 따라 보상금 산정함

 

결론: 대학 산단은 직무발명자 전직 연구원에게 총 14백만원 지급의무 있음

 

첨부: 서울중앙지방법원 2018. 6. 29. 선고 2016가합555073 판결

 

KASAN_[대학직무발명] 대학의 연구센터 소속 연구원, 정부지원 연구과제 결과 공동발명자로 특허등록, 산단에서 기

서울중앙지방법원 2018. 6. 29. 선고 2016가합555073 판결.pdf

 

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작성일시 : 2019.01.04 11:00
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첨부: 서울중앙지방법원 2018. 9. 7. 선고 2018가합525915 판결

 

KASAN_[직무발명보상] 소멸시효 완성 여부, 승인 또는 중단사유, 권리남용 여부 서울중앙지방법원 2018. 9.

서울중앙지방법원 2018. 9. 7. 선고 2018가합525915 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2019.01.02 14:00
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첨부: 서울중앙지방법원 2018. 11. 23. 선고 2016가합514607 판결

 

KASAN_[직무발명보상] 회사법인 회생절차 개시 후 직무발명특허 로열티 수익 발생한 경우 회생채권 해당 - 팬택

서울중앙지방법원 2018. 11. 23. 선고 2016가합514607 판결.pdf

 

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작성일시 : 2019.01.02 13:30
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지난 2018. 12. 7. 개정 특허법에서 신설된 조항, 침해혐의자 피고의 구체적 행위태양 제시의무규정은 일본 특허법과 거의 같습니다. 일본에서 지난 평성 11(1999) 특허법에 도입하여 약 19년 동안 실무상 적용해 본 결과는 여러가지 문제점과 한계가 노출되었습니다. 그 보완책으로 지난 5일본특허법이 개정되어 시행을 앞두고 있습니다. 참고로 그 주요 내용을 소개하는 일본 특허청 설명자료를 인용합니다.

 

 

 

 

KASAN_[특허침해소송] 특허권자의 침해 입증책임 완화 방안 및 침해혐의자의 “구체적 행위태양제시의무” – 우리나

 

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작성일시 : 2018.12.27 15:07
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특허권자 주장요지

 

특허발명 요지

 

특허법원 판결요지

확인대상발명에서 VOD 컨텐츠들은 VOD 서버에 저장되는 것으로, 이러한 VOD 컨텐츠들은 제1 모드 VOD 컨텐츠 및 제2 모드 VOD 컨텐츠로 구분되고, 확인대상발명에서 기본정보는 VOD 컨텐츠 선택을 위해 사용자에게 제공되는 정보로서, VOD 컨텐츠 기본정보는 제1 모드 VOD 컨텐츠의 기본정보 및 제2 모드 VOD 컨텐츠의 기본정보로 구분되는데, 1 모드 VOD 컨텐츠와 관련된 제1 모드 VOD 컨텐츠의 기본정보는 사용자의 요청이 없더라도 미리 셋톱박스에 제공되는 것이고, 2 모드 VOD 컨텐츠와 관련된 제2 모드 VOD 컨텐츠의 기본정보는 사용자의 요청이 있을 때 실시간으로 제공되는 것임을 알 수 있다.

 

피고 실시발명국가대표2’의 제1 모드 VOD 컨텐츠 기본정보를 VOD 선택 메뉴 위에 표시하는데, 이는 사용자의 요청과 무관하게 표시되는 것이므로, 위 기본정보에 대응되는 피고 실시발명의 VOD 컨텐츠 국가대표2’는 확인대상발명의 제1 모드 VOD 컨텐츠에 해당하는 것으로 볼 수 있고, 피고 실시발명의 화면 우측에 표시된 국가대표2’의 제목, 감독, 출연, 줄거리 등의 정보는 사용자의 요청이 있을 때 실시간으로 제공되는 기본정보이므로, 위 기본정보에 대응되는 피고 실시발명의 VOD 컨텐츠 국가대표2’는 확인대상발명의 제2 모드 VOD 컨텐츠에도 해당하는 것으로 볼 수 있고, 달리 [6b]가 사용자의 요청이 없더라도 미리 셋톱박스에 제공되는 정보임을 증명할 증거가 없다. 따라서 피고 실시발명의 VOD 컨텐츠 국가대표2’확인대상 발명의 제1 모드에 대응되는 동시에 제2 모드에도 대응될 뿐만 아니라, ‘국가대표2’에 관하여 표시된 기본정보는 제2 모드 VOD 컨텐츠의 기본정보에 해당한다고 할 것이다.

 

이상 살핀 바와 같이 확인 대상 발명의 설명서에 기재된 VOD 컨텐츠들은 제1 모드 VOD 컨텐츠 및 제2 모드 VOD 컨텐츠 중 어느 하나로 구분되는 것이고, VOD 컨텐츠 기본정보는 제1 모드 VOD 컨텐츠의 기본정보 및 제2 모드 VOD 컨텐츠의 기본정보 중 어느 하나로 구분되는 반면, 피고 실시발명에서 [6a], [6b]의 기본정보(40, 41)에 대응하는 VOD 컨텐츠들은 확인대상발명의 제1 모드에 해당되면서 동시에 제2 모드에 해당되는 것이고, [6a], [6b]의 기본정보(40, 41)는 확인대상발명의 제1 모드에 해당되면서 동시에 제2 모드에 해당되는 것이다.

 

결국 확인대상발명의 설명서를 기준으로 하여 확인대상발명을 특정하는 경우 피고 실시발명의 VOD 컨텐츠들 및 기본정보들은 제1 모드 또는 제2 모드 중 어느 하나로 구분되는 것은 아니라는 점에서 확인대상발명과 피고 실시발명은 사실적 관점에서 서로 동일하다고 보기 어렵다.

 

확인대상발명과 피고 실시발명은 사실적 관점에서 동일하지 아니하므로 피고가 확인 대상 발명을 실시하는 것으로 볼 수 없다. 따라서 원고의 이 사건 적극적 권리범위확인심판 청구는 확인의 이익이 없어 부적법하다.

 

실무적 Comment: 특허권자가 적극적 권리범위확인심판을 청구하면서 그 확인대상발명이 특허청구범위에 속하지 않는다는 내용으로 특정하는 경우는 상상할 수 없습니다. 적극적 권리범위확인심판의 경우 그 확인대상발명은 다소 무리하더라도 특허청구범위에 속하도록 구성할 수 밖에 없습니다. 특허권자의 그와 같은 시도가 허용되는 정도를 넘어서면 피고의 실시발명과 실질적으로 동일하지 않는 발명까지 이르게 될 것입니다. 최종적으로 본 판결과 같이 그 확인의 이익 부존재로서 심판청구 각하라는 판단을 받더라도, 확인대상발명을 정확하게 특정한 경우 그 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 내용의 청구기각 판단보다 더 불리하지 않습니다. 특허권자는 확인대상발명을 정확하게 특정한 후 다시 적극적 권리범위확인심판을 청구할 수 있다는 점에서도 그렇습니다.

 

첨부: 특허법원 2018. 11. 27. 선고 20182595 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 적극적 권리범위확인심판 – 확인대상발명 특정 및 확인의 이익 여부 특허법원 2018. 11.

특허법원 2018. 11. 27. 선고 2018허2595 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.12.27 13:18
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개정 특허법은 2018. 12. 7. 국회를 통과하였고 부칙에서 공포일로부터 6월이 경과된 후부터 시행한다고 규정하고 있습니다. 현재 공포 전인데, 대략 20197월 초순경부터 시행될 것으로 예상합니다. 그 중에서 침해혐의를 받고 있는 피고의 구체적 행위태양 제시의무조항의 실무적 함의를 살펴보겠습니다.

 

일본 특허법에 평성 11(1999) 아래와 동일한 규정이 신설되었습니다. 일본에서 19년 동안 시행한 조항입니다. 실무적으로 여러 문제점이 노출되었고, 올해 일본에서는 그동안 지적된 미흡한 점을 보완하려는 법개정 작업이 진행 중이라고 합니다.

 

대표적 문제점으로는 (1) 침해혐의자에게 구체적 행위태양 제시의무라고 명시하면서도 그 제시의무를 위반한 경우에 대한 벌칙조항이 없다는 점, (2) 벌칙까지는 아니더라도 피고의 위반행위에 대해서 재판부가 불이익처분을 할 수 있는 근거조항이 없다는 점, (3) 침해혐의자의 구체적 행위태양 제시가 법규정을 위반한 것인지 여부를 재판부가 판단할 수 있는 근거자료 제출 등을 요구할 수 근거조항이 없다는 점, (4) 침해혐의자가 영업비밀 등을 이유로 구체적 행위태양 제시를 거절하는 경우 재판부에서 이를 강제할 방법이 없다는 점 등입니다. 최초 도입 시 기대했던 효과를 거두지 못한 것으로 평가됩니다.

 

일본에서 논의 중 개정안은 침해혐의자에게 기존의 구체적 행위태양 제시의무에다 추가로 증거자료 제출의무를 결합하여 부과함으로써, 피고가 구체적 증거자료로 뒷받침되는 구체적 실시태양을 제시할 의무를 부과하는 방안입니다. 한편, 영업비밀 등을 이유로 구체적 행위태양 제시를 거절하는 경우에 대한 개선안으로는 법원의 In Camera 제도적용 및 당사자가 아닌 지정된 대리인 변호사 또는 중립적인 전문가에게만 제시하는 제도를 검토하고 있습니다.

 

제조방법이나 제조장비 등에 관한 구체적 정보와 자료는 외부에서 수집할 수 없었습니다. 따라서 제조방법특허, 제조장비특허에 관한 특허침해 입증이 매우 어려웠기 때문에 실제 특허권 행사는 불가능에 가까웠습니다. 이제 신설 조항이 시행되면 우리나라에서도 전 기술분야의 제조방법특허, 반도체, 바이오, 철강 등 보완관리가 철저하여 외부에서 그 정보를 수집할 수 없는 산업에서 사용되는 제조장비에 관한 특허침해소송 등이 가능해질 것으로 예상됩니다.

 

특허침해소송 실무에 큰 변화가 있을 것입니다. 다만, 동 조항을 도입하여 약 19년 동안 시행해본 일본에서 한계와 문제점을 개선하기 위한 논의와 개정작업을 진행하고 있다는 점을 감안하면 우리나라에서도 조만간 추가 법개정을 통해 실무적 실효성을 확보하는 것이 바람직할 것입니다.

 

신설 특허법 제126조의2(구체적 행위태양 제시 의무)특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 부인하는 당사자는 자기의 구체적 행위태양을 제시하여야 한다.

  법원은 당사자가 제1항에도 불구하고 자기의 구체적 행위태양을 제시할 수 없는 정당한 이유가 있다고 주장하는 경우에는 그 주장의 당부를 판단하기 위하여 그 당사자에게 자료의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 자료의 소지자가 그 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 있으면 그러하지 아니하다.

  2항에 따른 자료제출명령에 관하여는 제132조제2항 및 제3항을 준용한다. 이 경우 제132조제3항 중침해의 증명 또는 손해액의 산정에 반드시 필요한 때구체적 행위태양을 제시할 수 없는 정당한 이유의 유무 판단에 반드시 필요한 때로 한다.

당사자가 정당한 이유 없이 자기의 구체적 행위태양을 제시하지 않는 경우에는 법원은 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 진실한 것으로 인정할 수 있다.

 

KASAN_[개정특허법] 특허침해 혐의자의 구체적 행위태양 제시 의무 조항 신설과 실무적 포인트.pdf

 

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작성일시 : 2018.12.26 14:00
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일본 동경지재지방법원 2017년 판결 - 平成29年7月27日判決言渡 平成27年()第22491 損害賠償請求事件

 

4 原告製品の取引格下落による原告の損害額について

(1) 原告は,被告製品の存在によって原告製品の薬価は下落し,それに伴い,原告マルホ間の取引格も下落したから,同取引格の下落に対応する部分が原告の損害であると主張する。

 

ア 原告は,新創出解消等促進加算制度によって,被告製品が薬価収載されるまでは,現に原告製品について薬価の維持という利益を得ていたところ,後品である被告製品が薬価収載されたことにより,平成26年4月1日に原告製品の薬価が下落したものである。この薬価の下落は被告製品の薬価収載の結果であり,本件特許の侵害品にたる被告製品が薬価収載されなければ,原告製品の薬価は下落しなかったものと認められるから,被告らは,被告製品の薬価収載によって原告製品の薬価下落を招いたことによる損害について賠償責任を負うべきである。

 

療機等からの請求額には薬価の規制があるため,医薬品メや販代理店が販医薬品の格は,事上,薬価を基準に定められることからすれば,被告製品の薬価収載によって,原告製品の薬価が下落し,それに伴って原マルホ間の原告製品の取引格が下落したものと認められる。 原告マルホ間の契約を見ても,●(省略)●が規定されており,この容は経済合理的なものというべきところ,これによれば,原告製品の薬価が下落すれば,それに伴って原告マルホ間の原告製品の取引格も下落すること然に予想されるものである。現に,後記ウのとおり,原告マルホ間での原告製品の取引格の下落率は,薬価の下落率とほぼ同一である。

 

以上によれば,原告マルホ間の取引格の下落分は,その全てが被告製品の薬価収載と相因果係のある損害と認められる

 

また,後発医薬品が一社からでも薬価収載されると,原告製品の薬価の下落が生じるので,被告らの各侵害行と原告の取引格下落による逸失利益に係る損害との間に,それぞれ相因果係が認められる。 告は,各被告にし,薬価下落に起因する損害額の全額の賠償を請求できる

 

被告らの各特許侵害行によって生じた原告の損害は一であり,原告が被告らの一社からでも損害賠償金の支を受ければ,原告の上記損害賠償請求は消滅するため,同請求に係る被告らの債務は,いわゆ正連債務となる

 

KASAN_[특허침해소송] 특허침해 제네릭의약품 보험약가 등재로 특허제품 오리지널 의약품의 보함약가인하 시 그 약가

 

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작성일시 : 2018.12.26 13:23
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-      평성 29- 2017

-      일본 법원의 지재권 사건 관할집중으로 1심 재판은 동경지재지방법원, 오사카지재지방법원 2곳에서만 관할, 항소심 2심 재판은 동경지재고등법원에서 전속 관할

-      2017년 선고 1심 판결 – 48, 그 중 특허침해인정 특허권자 원고 승소 13, 원고 패소 35

-      2017년 선고 항소심 판결 – 43, 그 중 특허침해인정 원고승소 1심 판결에 대해 피고 침해혐의자가 불복한 사건 – 7, 항소심에서 모두 피고 패소 특허침해판결 유지,

-      2017년 항소심 판결 중 1심 특허침해 불인정 원고 패소 판결에 대해 특허권자 원고가 불복하여 항소한 사건 - 36, 그 중 항소심에서 원고 항소인용, 1심 취소 판결, 특허침해인정 판결 1, 나머지 35건은 모두 항소기각 특허침해 불인정

-      2017년 대법원 2건 선고, 모두 상고 기각 판결

-      출처 – patent 아래 기고문 포함 자료

 

 

일본 기고문.pdf

KASAN_[특허침해소송] 일본 특허침해소송 2017년 판결 통계.pdf

 

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작성일시 : 2018.12.26 12:00
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1. 동물의약품 Cerenia (성분명 Maropitant citrate0 신약발명

 

2. 실시보상 규정이 없는 상황에서 직무발명 등록보상과 소멸시효 기산점

 

회사 직무발명 보상규정: 출원보상 - 1만엔, 등록보상 - 2만엔, 실시보상 규정 없음

(1)   1997. 5. 2. 일본 국내 특허등록

(2)   일본법원 판결 : 특허등록일 다음날인 2007. 5. 3.부터 10년의 소멸시효 기산됨

(3)   회사 2006년 구미지역 제품 발매, 2011년 일본 내 제품 발매

(4)   사규에 직무발명의 실적보상 규정 없지만 회사에서 20075월 직무발명자에게 200만엔 포상 결정, 2007년 연말 위 포상금 중 5천엔 지급 사실 입

(5)   일본법원 판결 : 200만엔 포상금 지급 사실 소멸시료 중단사유로 판단함 + 따라서 포상금 지급 사실 입증된 2007년 연말 그 이후 2008. 1. 1.부터 소멸시효 기산, 늦어도 2017. 12. 31. 소멸시효 완성

 

3. 해외등록특허와 직무발명보상청구권의 소멸시효 기산점

 

일본 판결요지

(1)   해외특허를 받을 권리의 양도와 직무발명 보상청구권의 준거법 국내법 (일본법)

(2)   소멸시효 관련 적용법도 국내법 (일본법)

(3)   해외특허에 대한 직무발명 보상청구권 소멸시효 기산일도 국내특허와 동일하게 국내법에 따라 판단

(4)   결론: 해외특허 관련 직무발명보상청구권의 소멸시효 기산일도 국내특허 직무발명의 승계일 원칙, 출원보상, 등록보상, 다른 명목의 보상 있는 경우 그 보상 중 가장 늦은 날 다음날로부터 기산

 

4. 실시보상, 실적보상 규정 없는 경우 - 해외특허 등록보상 등 최후의 보상일로부터 직무발명보상청구권의 소멸시효 기산

 

첨부: 일본 동경지재 2018. 9. 14. 선고 평성20() 17070호 판결

일본동경지재 2018. 9. 14. 선고 평성29년(와)제17070호 판결.pdf

KASAN_[직무발명보상] 실시보상 규정 없는 상황, 해외특허등록 관련 직무발명 보상청구권의 소멸시효 기산일 판단

 

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작성일시 : 2018.12.03 17:30
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1. 미완성 발명에 해당하거나 실시가능 기재요건을 위배한 것인지 여부

 

1항 발명의 연료첨가제는 에탄올아민, 과산화수소, 수산화나트륨 및 붕사를포함하는것으로서 이른바 개방형 청구항으로 기재되어 있다. 위와 같은 형식으로 기재된 청구항은 명시적으로 기재된 구성요소뿐 아니라 다른 요소를 추가하여 실시하는 경우까지 예상하고 있는 것이라고 볼 것이다.

 

원고들은, 1항 발명에 기재된 중량부로 에탄올아민, 과산화수소, 수산화나트륨 및 붕사만을 혼합하여 연료첨가제를 제조할 경우에 끈끈한 겔의 상태이거나 붕사가 석출되어, 결국 제1항 발명은 그 목적을 달성할 수 없는 미완성발명에 해당된다고 주장하면서, 그러한 혼합, 제조에 따른 실험결과를 제출하였다.

 

그러나 원고들의 위 주장은 앞서 본 제1항 발명의 청구항 형식을 무시한 독자적인 견해에 터 잡은 것에 불과하고, 에탄올아민, 과산화수소, 수산화나트륨 및 붕사의 4가지 성분만으로 실험한 위 실험결과는 제1항 발명의 완성 여부를 판단할 만한 자료가 될 수 없다. 특허발명의 설명에 의하면, 특허발명의 목적 중 하나는 종래의 연료첨가제가 분말 상태로서 연료에 적용하는데 어려워 용해된 상태로 개선하기 위한 것이고, 그러한 과제를 해결하기 위하여 연료첨가제 중 붕사를 용해시키기 위하여 용매 성분으로 수산화나트륨, 글리세린 올레인산, 인산 등을 개시하고 있는 점을 알 수 있다. 위와 같은 사정들을 종합하여 볼 때, 특허발명의 명세서 기재를 접하는 통상의 기술자가 제1항 발명에 개시된 에탄올아민, 과산화수소, 수산화나트륨 및 붕사를 해당 중량부로 혼합하고, 물과 같은 범용성 용매를 사용하면서 붕사의 용해도를 높이기 위해 수산화나트륨 등의 함량을 조절하여 혼합함으로써, 1항 발명의 연료첨가제를 실시하는 데에, 과도한 실험이나 특수한 지식의 부가가 요구된다고 볼 수 없다. 이러한 특허발명의 명세서 기재는, 비록 그 용매의 종류와 함량을 기재한 구체적인 실시예가 기재되어 있지 않다고 하더라도, 출원 당시의 기술수준에 비추어 보아 통상의 기술자가 위와 같이 제1항 발명을 정확히 이해하고 동시에 재현하는 데에 별다른 어려움이 없는 정도라고 봄이 타당하다.

 

2. 청구범위 기재요건 위배여부

 

1항 발명의 청구범위는에탄올아민, 과산화수소, 수산화나트륨 및 붕사를 446-1944 : 406-1710 : 885-2928 : 562-2543 중량부로 포함하는 연료첨가제로 기재되어 있는데, 여기에 발명을 불명료하게 하는 어떠한 표현도 발견되지 아니한다. 청구범위에 용매와 그 함량이 누락되어 있어서 결국 발명이 불명료하게 된다는 원고들의 주장은, 앞서 본 것처럼 제1항 발명의 연료첨가제가 개방형 청구항으로 기재되어 있는 점에 비추어 볼 때 받아들일 수 없다.

 

첨부: 특허법원 2018. 10. 26. 선고 20181653 판결

특허법원 2018. 10. 26. 선고 2018허1653 판결 .pdf

KASAN_[특허분쟁] 특허무효심판 - 미완성 발명 여부, 실시가능 기재요건 위반 여부 판단 특허법원 2018.

 

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작성일시 : 2018.11.15 18:00
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진보성 부정 여부를 본다. 구성요소 5는 압착된 네일 스티커를 건조하는 단계로서, 이 사건 제2항 발명은 구성요소 3 UV코팅액 압착단계를 거친 후 구성요소 5의 건조단계를 거치는 것인 반면, 선행발명 1은 투명잉크층 형성단계에서 이미 건조과정을 수행한 후 압착(가압)하는 것이라는 점에서, 양 발명은압착건조의 순서에 차이가 있다(이하차이점이라 한다).

 

그런데 아래 ()-()와 같은 이유로, 양 발명의압착건조의 순서에 있어서의 차이점은 통상의 기술자가 이를 쉽게 극복하기 어려운 것으로 보인다.

 

() 방법 발명이라 함은 특정한 목적을 달성하기 위한 시간상의 일련의 연속적인 단계들로 이루어진 발명으로서, 방법 발명에서는 개별 구성요소의 배치 순서가 작용효과 등에 중대한 차이를 가져올 수 있으므로, 개별 구성요소의 시계열적인 배치 순서 역시 발명의 중요한 요소로 보아야 한다. 따라서 이 사건 제2항 발명과 선행발명 1은 앞서 본 바와 같이압착건조의 구성요소의 시계열적인 배치 순서에 차이가 있어 그 구성이 다른 것으로 봄이 상당하다. 

 

() 나아가 양 발명의 위와 같은 구성의 차이에 따른 작용효과에 관하여 보건대, 아래와 같은 이 사건 특허발명 명세서의 기재에 의하면 이 사건 제2항 발명은 잉크와 UV코팅액을 순차적으로 도포시킨 후 압착롤러로 압착시켜 줌으로써, 압착에 의해 인쇄층에 포함된 기포를 제거하고 표면을 편평하게 하여 평면광을 발생하도록 하며 잉크 등이 묻어나지 않도록 하는 효과가 있는 것임을 알 수 있다. 

 

() 결국 이 사건 제2항 발명과 선행발명 1은 그 구성에 있어 실질적인 차이가 있고, 이에 따른 작용효과에 있어서도 현저한 차이가 존재하므로, 양 발명의압착건조의 순서에 있어서의 차이점은 통상의 기술자가 이를 쉽게 극복하기 어려운 것으로 봄이 상당하다.

 

첨부: 특허법원 2018. 10. 11. 선고 20184874 판결

특허법원 2018. 10. 11. 선고 2018허4874 판결 .pdf

KASAN_[특허분쟁] 방법발명에서 구성 공정이 동일하더라도 그 배치순서의 기술적 의미 중요 특허법원 2018. 1

 

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작성일시 : 2018.11.15 17:00
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출원발명과 선행발명의 대응구성은 전지 케이스용 알루미늄 합금판재가 규소, 구리, 마그네슘, 알루미늄 및 기타 불순물로 이루어진 것이라는 점에서 공통되나, 구리, 마그네슘의 함량 범위는 겹치는 부분이 있으나 일부 차이가 있고, 규소의 함량 범위는 겹치는 부분이 없다는 차이가 있다(차이점 1).

 

또한 출원발명은 알루미늄 합금판의 매트릭스 중에 2㎛ 이상 5㎛ 이하의 Si 단상 및 금속간 화합물이 100002 40개 이상 존재하고, 15㎛ 이상의 조대 석출상이 존재하지 않는 것을 특징으로 하는데, 선행발명에는 이에 대응되는 구성이 기재되어 있지 않다는 차이가 있다(차이점 2).

 

나아가 인장강도에 있어서도 출원발명은 그 인장강도를 130㎫ 미만으로 한정하고 있는데 반해, 선행발명은 그 인장강도를 200㎫ 이상으로 한정하고 있어 인장강도의 수치범위가 서로 다르다(차이점 3).

 

알루미늄 합금판재 분야에서 함유되는 구리, 마그네슘 성분의 특성은 널리 알려져 있는 것이고 양 발명의 수치범위가 일부 중복되는 것이어서 출원발명의 구리, 마그네슘 성분의 수치범위는 통상의 기술자가 선행발명을 바탕으로 쉽게 도출할 수 있을 것으로 보인다. 그러나 규소는 중복되는 범위가 없고 출원발명은 규소 함량범위를 조절하여 합금판의 용접성 및 성형성을 적극적으로 개선하고자 하는 반면 이러한 인식은 선행발명에는 나타나 있지 않을 뿐 아니라 오히려 의도적으로 배제한 것으로 보인다. 이를 바탕으로 볼 때 통상의 기술자라도 차이점 1을 용이하게 극복할 수는 없을 것으로 보인다.

 

차이점 2도 선행발명에는 대응구성이 전혀 존재하지 않으므로 용이하게 극복할 수 없을 것이다. 피고의 주장과 달리 양 발명은 실질적으로 동일한 성분을 바탕으로 한다고 볼 수 없으며, 출원발명은 이를 통해 레이저 용접성의 향상, 방폭 기능을 부여하는 성형가공부의 가공에 있어 균열 발생 방지의 효과가 발현되는 것이나 선행발명에서는 이와 같은 작용효과를 기대할 수 없다.

 

인장강도에 있어 양 발명은 각각 저강도 합금판과 고강도 합금판 제공이라는 서로 상반된 목적을 지니고 있으며 인장강도의 범위도 상이하다. 따라서 차이점 3도 통상의 기술자가 용이하게 극복할 수 없는 것이다.

 

따라서 출원발명은 선행발명으로부터 통상의 기술자가 용이하게 도출할 수 없어 이를 근거로 그 진보성이 부정될 수 없다.

 

첨부: 특허법원 2018. 10. 26. 선고 20182380 판결

특허법원 2018. 10. 26. 선고 2018허2380 판결 .pdf

KASAN_[특허분쟁] 수치한정 조성물발명 – 진보성 판단 특허법원 2018. 10. 26. 선고 2018허2380

 

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작성일시 : 2018.11.15 16:00
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