(1) 특허법 제103조(선사용에 의한 통상실시권) 특허출원 시에 그 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 사람으로부터 알게 되어 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 자는 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허출원된 발명의 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.
(2) 실시사업의 준비 판단기준
A. 주관적 요건 – 즉시 실시의 의도로 준비해야 함
B. 객관적 요건 – 즉시 실시의 의도를 객관적으로 인식할 수 있는 정도로 표명된 사실
C. 구체적 사건의 판결 사안 – 견적서, 설계도 제출일로부터 약 5년 경과 후 제품 제작한 사례에서 비록 5년의 시차는 있지만 최초 견적서, 설계도면 제출 당시 사업준비에 관한 즉시 실시의도를 객관적으로 표명한 것으로 인정 + 최초 견적서, 설계도면 제출 근거로 선사용권 인정한 판결
D. 참고: 앞 블로그 글에서 소개한 독일 연방대법원 판결의 실시발명의 보유(possession) 요건은 우리나라 특허법과 일본 특허법 조문에는 없음.
(3) 실시사업의 준비 인정에 관한 일본 판결 사례
A. 기본설계 및 견적의 수정, 금형 제작의 착수, 시제품 제작은 준비로 인정
B. 개략도에 불과한 경우 실시사업의 준비로 인정하지 않음
C. 개량제품을 실제 판매한 경우인데 그 개량 제품 전 단계의 시제품 제작은 준비로 인정하지 않음
D. 연구보고서에 기재된 다수의 예 중의 하나에 해당하는 것 준비로 인정하지 않음
E. 전시회 출품제품을 최종 상품화하지 않는 경우, 즉 최종적으로 실제 판매한 제품과 다른 제품을 전시회에 출품한 경우, 그 전시회 출품한 제품을 준비행위로 인정하지 않음
(3) 선사용권을 주장하는 자는 실시발명의 완성, 실시사업의 준비, 실제 사업의 실시까지 일련의 경과를 설명할 수 있어야 함. 각 단계를 객관적 증거로 구체적으로 입증할 수 있어야만 선사용권 인정 용이함.
(4) 선사용권 항변의 적용범위 – 실시사업의 목적범위 이내
A. 학설: 실시형태한정성 vs 발명사상설
B. 일본 working beam 사건 최고재판소 판결 – 실시형태성 배척 + 발명사상설 입장
C. 일본 최고재 판결요지: 선사용권의 효력은 특허출원 당시 선사용권자가 실제 실시 또는 준비를 하고 있던 실시형태 뿐만 아니라 그것에 구현된 발명과 동일성을 잃지 않는 범위에서 변경된 실시형태애도 미친다.
D. 특허청구범위와 무관한 부분에서 변경이 있는 경우 동일성 인정 판결
E. 변경전후의 제품이 동일한 기술사상에 관한 경우 동일성 인정 판결
F. 변경점에 현저한 효과 차이가 있는 경우 동일성 불인정 판결
