소극적 권리범위확인심판 – 확인대상발명 특정 여부, 보정 범위: 특허법원 2022. 10. 28. 선고 2022허1377 판결

1. 사안의 개요 및 쟁점

(1) 랍스터, 킹크랩 등 매장에서 찐 제품의 take out 포장 시 보온 박스

(2) 소극적 권리범위확인심판 청구인 – 확인대상발명 3회 보정

(3) 쟁점 확인대상발명의 보정 범위 및 특정 여부

2. 심판원 판단 - 확인대상고안의 보정은 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것이어서 요지변경에 해당하지 않고, 확인대상고안은 등록고안의 권리범위에 속한다 판단

3. 특허법원 – 심결 취소 판결, 확인대상발명 특정 불충족 및 보정 요지변경

4. 특허법원 판단요지

(1) 확인대상고안 보정의 요지변경 여부

A. 특허법 제140조 제2항에서 심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없도록 규정하고 있는 취지는 요지의 변경을 쉽게 인정할 경우 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권 행사를 곤란케 할 염려가 있기 때문이다. 따라서 심판청구서의 보정이 요지변경에 해당하지 않으려면, 그 보정의 정도가 청구인의 발명에 관하여 심판청구서에 첨부된 도면 및 설명서의 명백한 오기를 바로잡거나 도면 및 설명서에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화하는 것, 또는 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체적인 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지되는 것으로 인정되어야 한다(대법원 1995. 5. 12. 선고 93후1926 판결 참조)

B. 보정요지

C. 구체적 판단 – 구성 및 효과 상이, 요지변경, 보정이 불명확한 부분을 구체화했다거나 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 않는다고 볼 수 없고, 이러한 현저한 온도의 차이로 인해 발명의 동일성이 유지된다고 보기 어려우므로, 이러한 보정은 요지변경에 해당된다.

(2) 확인대상고안의 특정 여부

A. 특허권의 권리범위확인심판을 청구함에 있어서 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 한다. 그 특정을 위하여 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없지만, 적어도 특허발명의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요할 정도로 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여야 한다(대법원 2005. 9. 29. 선고 2004후486 판결 참조).

B. 한편, 확인대상발명이 적법하게 특정되었는지는 특허심판의 적법요건으로서 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 특허심판원이나 법원이이를 직권으로 조사하여 밝혀보아야 할 사항이다(대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결 참조).

C. 구체적 사안의 구성 대비 – 특정 불충분함