1. 사안의 개요 및 쟁점
(1) 등록상표 ROYAL BEE 로얄비 vs 확인대상표장 ROYALEBEE
(2) 지정상품 – 화장품
(3) 확인대상표장 사용자가 소극적 권리범위확인심판 청구
(4) 침해 혐의자 주장 요지 - 확인대상표장은 그 사용상품인 화장품 등의 원재료인 ‘꿀’, ‘로열젤리’ 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 기술적 표장으로서 구 상표법 제51조 제1항 제2호에 해당하여 이 사건 등록상표의 상표권의 효력이 미치지 아니한다.
(5) 특허법원 심결 – 청구 기각, 상표권자 승소 - “확인대상표장은 사용상품의 원재료, 성분 등을 표시하는 것으로 일반 수요자가 직감할 수 있는 표장이라고 보기 어려우므로, 구 상표법 제51조 제1항 제2호에서 규정하고 있는 상품의 품질, 원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 해당하지 않고, 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 표장이 유사하고, 그 사용상품도 이 사건 등록상표의 지정상품과 유사하므로, 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다.”
2. 특허법원 판결요지
(1) 구 상표법 제51조 제1항 제2호의 ‘상품의 산지․품질․원재료․효능․용도․수량․형상(포장의 형상을 포함한다)․가격 또는 생산방법․가공방법․사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표’에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 사용상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하는바, 수요자가 그 사용상품을 고려하였을 때 품질, 효능, 형상 등의 성질을 표시하고 있는 것으로 직감할 수 있으면 이에 해당한다(대법원 2010. 5. 13. 선고 2008후4585 판결 등 참조).
(2) 확인대상표장(ROYALEBEE)이 그 원재료인 ‘로열젤리’, ‘꿀’ 등을 암시한다고 볼 여지는 있으나, 일반 수요자나 거래자가 확인대상표장을 그 지정상품의 원재료로 직감하고 있었다고 인정하기 부족하다.
(3) 확인대상표장은 영문 ‘ROYALEBEE’로 구성된 상표인데, ‘royale’은 프랑스어 ‘royal’의 여성형 표현이기는 하나 우리나라의 외국어 교육 수준에 비추어 볼 때, 영어 ‘royal’과 같은 의미로 관념될 것으로 보인다. 그리고 확인대상표장의 ‘ROYALEBEE’는 ‘ROYAL’과 ‘BEE’를 결합하여 만든 조어로서 사전에 등재되어 있지 아니하고 거래사회에서 일반적으로 사용되는 표현도 아니다.
(4) 여러 화장품 제조·판매 업체에서 ‘로열젤리’, ‘꿀’ 등이 함유된 화장품의 제품명에 ‘로얄’을 사용하고 있음은 앞서 본 바와 같으나, 원고가 제출한 증거들에 의하더라도 ‘로얄’을 제품명으로 사용하지 않은 제품 역시 다수 존재하고, ‘로얄’이 아닌 ‘로열젤리’ 또는 ‘꿀’을 제품명에 직접적으로 표시하고 있는 제품도 다수 발견된다. 그리고 ‘로열젤리’나 ‘꿀’을 원재료로 사용하지 않으면서도 ‘로열’이나 ‘ROYAL’을 포함하는 표장이 사용된 상품도 존재한다. 그러나 원고와 피고 제품들 이외에는 ‘로열젤리’, ‘꿀’ 등이 함유된 화장품 제품의 명칭에 ‘ROYALEBEE’ 또는 ‘ROYAL BEE’를 사용한 사례는 없는 것으로 보인다.
(5) ‘로열’이나 ‘ROYAL’이 사전적으로 ‘국왕의, 성대한, 왕족(의)’ 등을 의미하고 이로부터 거래상 ‘고급스러운’, ‘좋은’ 등의 의미를 나타내는 영단어인 점 등까지 더하여 보면, 이 사건 등록상표가 지정상품의 원재료에 ‘로열젤리’나 ‘꿀’이 사용되었음을 암시하고 있다고 볼 수는 있을지라도, 나아가 지정상품에 그와 같은 원재료가 사용되었음을 직감케 함으로써 상품의 원재료를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표라고 단정하기는 어렵다.
(6) 등록상표는 고유한 의미를 내포한 두 개의 단어가 결합된 조어로서, 이로써 다른 사람들이 상품의 원재료에 ‘로열젤리’나 ‘꿀’을 사용하고 있음을 통상적인 방법으로 자유롭게 표시하는 데에 관하여 어떠한 영향을 미칠 수 없을 뿐 아니라 이 사건 등록상표가 화장품 유통과정에서 누구에게나 필요한 표시라고 볼 수도 없으므로, 이를 어느 특정인에게 독점적으로 사용하게 하는 것이 공익상으로 타당하지 않다고 보기도 어렵다.
(7) 등록상표는 한글 ‘로얄비’와 영문 ‘ROYAL BEE’가 결합된 상표이고, 확인대상표장은 영문 ‘ROYALEBEE’로 구성된 상표인데, ① 양 표장은 한글의 유무에 있어 차이가 있기는 하나, 영문은 ‘E’의 유무에만 차이가 있을 뿐이고, 한글은 영문의 한글음역을 표기한 것에 불과하여 외관이 일부 유사하고, ② 양 표장 모두 ‘로얄비’로 호칭되고 그 관념 또한 동일하므로, 확인대상표장은 전체적으로 보아 이 사건 등록상표와 유사하다. 따라서 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다
첨부: 특허법원 2023. 3. 24. 선고 2021허3611 판결
[질문또는 상담신청 입력하기]
