1. 청구범위 감축 정정도 다른 정정요건 충족해야만 정정 허용
특허법 제136조(정정심판) ① 특허권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다. 1. 청구범위를 감축하는 경우 ③ 제1항에 따른 명세서 또는 도면의 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 할 수 있다. 다만, 제1항제2호에 따라 잘못된 기재를 정정하는 경우에는 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 할 수 있다. ④ 제1항에 따른 명세서 또는 도면의 정정은 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다. ⑤ 제1항에 따른 정정 중 같은 항 제1호 또는 제2호에 해당하는 정정은 정정 후의 청구범위에 적혀 있는 사항이 특허출원을 하였을 때에 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다.
2. 특허법 제136조 제3항 정정요건의 충족 여부 판단 – 신규사항 추가 금지
(1) 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정은 그 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 할 수 있다(특허법 제136조 제3항). 여기서 ‘명세서 또는 도면에 기재된 사항’이라 함은 거기에 명시적으로 기재되어 있는 것뿐만 아니라 기재되어 있지는 않지만 출원 시의 기술상식으로 볼 때 통상의 기술자라면 명시적으로 기재되어 있는 내용 자체로부터 그와 같은 기재가 있는 것과 마찬가지라고 명확하게 이해할 수 있는 사항을 포함하지만, 그러한 사항의 범위를 넘는 신규사항을 추가하여 특허발명의 명세서 또는 도면을 정정하는 것은 허용될 수 없다(대법원 2014. 2. 27. 선고 2012후3404 판결 등 참조).
(2) 특허발명 출원 당시 기술상식으로 볼 때 통상의 기술자라면 특허발명의 명세서 및 도면으로부터 이 사건 정정과 같은 기재가 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는지 여부에 관하여 본다. 이 사건 정정은 이 사건 특허발명의 명세서 또는 도면에 명시적으로 기재되어 있는 사항이 아닐 뿐만 아니라, 통상의 기술자가 이 사건 특허발명 출원 당시의 기술상식에 비추어 보아 갑 제9에서 13호증을 참작하더라도 이 사건 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이라고 볼 수도 없다.
(3) 이 사건 정정은 다이 패드와 리드를 솔더에 의해 연결한다는 특징을 도입한 것이므로 신규사항의 추가에 해당한다. 따라서 다이 패드와 리드가 솔더에 의해 연결된 것으로 정정한 것은 이 사건 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 넘는 신규사항의 추가에 해당하여 특허법 제136조 제3항의 정정요건을 충족하지 못한다.
3. 특허법 제136조 제4항 정정요건의 충족 여부 판단 – 청구범위 변경 금지
(1) 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정은 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다(특허법 제136조 제4항). 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지는 청구범위 자체의 형식적인 기재뿐만 아니라 발명의 설명을 포함하여 명세서와 도면 전체에 의하여 파악되는 청구범위의 실질적인 내용을 대비하여 판단하여야 한다.
(2) 만약 청구범위의 정정이 청구범위의 감축에 해당되고, 그 목적이나 효과에 어떠한 변경이 있다고 할 수 없으며, 발명의 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 제3자에게 예기치 못한 손해를 끼칠 염려가 없는 경우에는 청구범위의 실질적인 변경에 해당되지 아니한다(대법원 2019. 2. 28. 선고 2016후403 판결 참조).
(3) 이 사건 정정은 청구범위 중 ‘리드와 다이 패드가 연결되는 구성’을 ‘리드와 다이 패드가 솔더에 의해 연결되는 구성’으로 정정하여 리드와 다이 패드의 연결 방법을 부가하여 한정한 것으로서 형식적인 기재는 청구범위의 감축에 해당한다. 그런데 ‘리드와 다이 패드가 솔더에 의해 연결되는 구성’이 명세서 또는 도면에 명시적으로 기재되어 있거나 통상의 기술자가 그와 같은 기재가 있는 것과 마찬가지라고 명확하게 이해할 수 있는 사항이 아니므로 이 사건 정정은 발명의 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 제3자에게 예기치 못한 손해를 끼칠 염려가 없는 경우에 해당한다고 볼 수 없고, ‘리드와 다이 패드가 연결되는 구성’을 ‘리드와 다이 패드가 솔더에 의해 연결되는 구성’으로 정정함으로써 발명의 목적이나 효과가 달라지지 않는다고 단정할 수 없다. 따라서 이 사건 정정은 특허청구범위를 실질적으로 변경한 경우에 해당한다.
(4) 특허권자는 청구범위를 감축하는 것이므로 제3자에게 예기치 못한 손해를 끼칠 염려가 없어 청구범위의 실질적인 변경에 해당하지 않는다고 주장한다. 그러나 형식적으로 상위개념을 하위개념으로 정정하였다고 하더라도, 특허발명의 명세서 또는 도면에 명시적으로 기재되어 있거나 통상의 기술자가 그와 같은 기재가 있는 것과 마찬가지라고 명확하게 이해할 수 있는 사항의 범위 이내라고 볼 수 없으므로, 정정이 발명의 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이 아닌 경우에는 제3자에게 예기치 못한 손해를 끼칠 염려가 없다고 볼 수 없다.
(5) 따라서 다이 패드와 리드가 솔더에 의해 연결된 것으로 정정한 것은 청구범위를 실질적으로 변경한 경우에 해당하여 특허법 제136조 제4항의 정정요건을 충족하지 못한다.
4. 특허법 제136조 제5항 정정요건의 충족 여부 판단 – 특허성 요구
(1) 특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정 중 청구범위를 감축하는 경우에 해당하는 정정은 정정 후의 청구범위에 적혀 있는 사항이 특허출원을 하였을 때에 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다(특허법 제136조 제5항).
(2) 정정 후 제1항 발명의 진보성이 인정되는지 여부에 관하여 판단하되, 앞에서 본 바와 같이 다이 패드와 리드가 솔더에 의해 연결된 것으로 정정한 것은 이 사건 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 넘는 신규사항의 추가에 해당하고 청구범위를 실질적으로 변경한 경우에 해당하여 특허법 제136조 제3항, 제4항의 정정요건을 충족하지 못하므로, 다이 패드와 리드가 ‘솔더에 의해’ 연결된 구성은 제외하고 판단한다. 정정 후 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2, 4를 결합하여 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정되어 특허법 제136조 제5항에서 규정한 정정요건을 충족하지 못한다.
5. 정정 판단의 일체성
정정심판청구는 특별한 사정이 없는 한 불가분의 관계에 있어 일체로서 허용 여부를 판단하여야 할 것인데, 정정 후 제1항 발명이 정정요건을 충족하지 못한 이상 나머지 청구항에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 정정심판청구 전부를 받아들일 수 없다.
첨부: 특허법원 2023. 6. 8. 선고 2022허6099 판결
[질문 또는 상담신청 입력하기]
