(1) 특허권자(원고) 주장요지: 부스덕트(부수품)는 조인트 키트(특허제품)와 세트를 이루어 함께 판매 및 시공되는 물품으로, 이 사건 각 특허가 포함된 것은 아니지만 조인트 키트 및 부스덕트의 기능과 목적을 고려해 보면 조인트 키트와 함께 판매될 수밖에 없다. 조인트 키트와 부스덕트는 그 설치 장소, 현황 등에 비추어 그 판매자에 의해 설치 시공(부수용역)이 이루어진다. 원고와 피고도 모두 오랜 기간 조인트 키트 및 부스덕트 판매와 함께 시공을 해 온 점에서, 피고의 각 특허침해로 인하여 원고는 조인트 키트(특허침해제품) 외에도 함께 판매되는 부스덕트의 매출이익 및 시공용역 이익 상당을 상실하였을 것이고, 이러한 손해는 충분히 예상 가능하다. 따라서 피고는 이 부분 손해도 배상해야 한다.
(2) 실시자 피고의 주장요지: 부스덕트와 조인트 키트는 별개의 물품이고, 부스덕트와 조인트 키트는 얼마든지 다른 형태의 제품으로 대체 가능하며, 부스덕트 내부의 도체와 도체를 연결하기 위하여 반드시 조인트 키트가 필요한 것도 아니다. 이 사건 각 특허는 피고 제품에만 적용되었으므로 특허침해로 인한 손해배상액 산정 시 피고 제품의 판매수량과 매출액만을 기준으로 해야 한다. 부스덕트 내부의 도체 및 조인트 키트를 연결 시공하는 행위는 단순한 노무행위에 불과할 뿐 특허권의 실시에 해당하지 않으므로 시공용역과 같은 부대 서비스에 관한 매출액은 손해액 산정에 고려해서도 안 된다.
(3) 특허법원 판결요지: 조인트 키트와 부스덕트는 건축물 등에 안전하게 전력을 공급할 목적으로 사실상 세트를 이루는 하나의 제품과 같이 취급되고, 판매자에 의해 시공되며, 같은 업계에서 경쟁관계에 있는 원고와 피고 모두 동일한 방식으로 판매 및 시공해 온 점에서, 피고의 특허침해가 없었다면 원고가 부스덕트 판매 및 시공용역으로 인해 이익을 얻을 수 있었을 것이고, 이는 합리적으로 충분히 예견된다. 따라서 원고의 부스덕트 판매 및 시공용역에 대한 손해는 피고의 각 특허권 침해행위와 상당인과관계가 인정된다.
(4) 판단기준 법리
A. 특허가 실시된 하나의 물건을 구성하는 부품이 아니라 특허품과 독립적으로 존재하고 거래되는 물품이나 특허품의 판매에 수반되거나 파생되는 부수적 상품(이하 ’부수품‘이라 한다)이나 특허품의 시공 등 그 판매에 수반되거나 이후 제공되는 유상의 용역이 있는 경우(이하 ’부수용역‘이라 한다), 특허침해품 외에 부수품의 판매 및 부수용역으로 인한 특허권자의 이익 상실(이하 ’부수손해‘라 한다)을 특허권 침해로 인한 손해로 볼 수 있는지 문제된다.
B. 특허권 침해로 권리자가 입은 실질적 손해를 배상하는 한편, 특허침해로 인한 손해의 부당한 확장을 막기 위해서는 부수손해를 언제나 특허침해로 인한 손해로 단정할 수는 없고 이를 적절한 요건에 따라 제한할 필요가 있다.
C. 특허제품과 함께 판매되거나 시공되더라도 그것이 같은 판매자로부터 구입하거나 시공하는 것이 편리하다거나 사후수리에 도움이 된다는 등 거래상의 편의와 판매자의 경영전략에 불과한 것이라면 판매와 시공이 같은 주체에 의해 이루어진다는 단순한 사실만으로는 부수손해를 인정하기는 어렵다.
D. 특허제품의 기능을 발휘하거나 특허발명의 목적을 달성하기 위해 필요한 물품으로, 마치 ’하나의 제품을 구성하는 여러 부품‘처럼 특허품과 함께 판매되는 부수품이거나, 위와 같은 특허제품의 기능 발휘 및 목적 달성을 위해 특허제품의 판매자에 의해 설치, 시공 등이 필수적으로 이루어져야 하는 경우로 한정해야 할 것이고, 관련 시장 점유율, 경쟁업체들의 현황, 대체품의 존재여부, 거래 형태 등에 비추어 특허침해가 없었더라면 부수품의 판매나 부수용역이 이루어졌을 것임이 합리적으로 예견이 가능한 경우라야 한다.
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