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공동연구

[특허기술이전] 특허권양도, 협력의무, 경업금지의무 포함 기술이전계약 체결 후 경쟁사의 특허무효심판 제기, 특허무효 확정 BUT 양수인의 기술료 지급의무 인정: 서울중앙지방법원 2018. 4. 6. .. 사안의 개요 (1) 원고 발명자와 피고 회사법인 사이 특허권지분을 피고 회사에 이전하고 피고 회사는 발명자에게 소정의 기술료를 지급한다는 내용을 포함한 합의 계약 체결함 (2) 그런데 경쟁회사에서 대상 특허권에 대한 무효심판 제기하여 특허발명의 진보성 흠결 이유로 해당 특허의 무효 확정 (3) 양수인 피고회사의 기술료 지급 거절, 원고 양도인이 미지급 기술료의 청구소송 제기, 양수인은 대상 특허무효로 기 지급한 기술료 반환청구 반소 제기함 기술이전 계약서 중 쟁점 조항의 요지 (1) 원고 발명자 특허권자는 특허권을 피고 회사법인에 이전하고, 피고 회사는 기술료를 원고 특허권자에게 지급한다. (2) 원고 발명자는 피고 회사의 사업에 최선의 협력을 다해야 하고, 피고 화사의 이익에 반하여 행동하거나 피고 회.. 더보기
[공동연구개발] 공동연구개발 관련 계약 분쟁 대응 실무적 포인트 몇 가지 1. 계약자유의 원칙상 각 당사자는 그 의사에 따라 계약을 체결하거나 하지 않을 자유가 있습니다. 각자 책임으로 계약 관련 비용도 부담하는 것이 원칙입니다. 계약이 성립된 경우에만 비로소 계약상 책임이 발생합니다. 계약협상 후 계약체결을 거절할 수 있지만 예외적으로 그 과정에서 불법행위 성립이 인정되면 불법행위로 인한 손해배상 책임을 인정할 수 있습니다. 그러나 일방이 교섭단계에서 계약이 확실하게 체결되리라는 정당한 기대 내지 신뢰를 부여하여 상대방이 그 신뢰에 따라 행동하였음에도 상당한 이유 없이 계약의 체결을 거부하여 손해를 입혔다면 이는 신의성실의 원칙에 비추어 볼 때 계약자유 원칙의 한계를 넘는 위법한 행위로서 불법행위를 구성합니다(대법원 2001. 6. 15. 선고 99다40418 판결). 계약.. 더보기
[공동연구개발] 공동연구개발 Collaboration 계약의 Option 조항 1. Option 계약 정의 장래 계약 성립요건이 충족되는 경우 상대방 청약자의 청약 취소권을 제한하여 한쪽 당사자에게 계약체결권한을 부여하는 계약입니다. 일종의 선택권을 유보하는 조건부 계약으로, 옵션을 보유한 일방 당사자에게 상대방의 청약에 대한 승낙, 권리 취득, 추가적인 계약 체결 등의 권리를 유보하는 것입니다. 미국 계약법 정의는 다음과 같습니다. Option is “a promise which meets the requirements for the formation of a contract and limits the promisor's power to revoke an offer." (Restatement (2nd) of Contracts § 25 (1981)) 2. Option 계약 관련 용.. 더보기
비밀보호, 비밀유지, confidentiality 계약 조항, NDA, CDA에서 비밀보호의 대상 범위 관련 실무적 포인트 및 계약조항 샘플 1. 계약조항 샘플 제 0 조 (비밀정보) ① "비밀정보"란 본 계약 체결 사실 자체 및 "목적사업"과 관련하여 양 당사자가 업무를 진행하는 과정에서 어느 일방 당사자가 반대 당사자에게 서면, 구두, 전자적 방법에 의한 전송 또는 기타의 방법으로 제공하는 모든 노하우, 기술, 공정, 도면, 설계, 디자인, 코드, 실험, 시제품, 스펙, 데이터, 프로그램, 명세서, 아이디어, 사업정보, 경영정보 등 일체의 정보로서 유∙무형의 여부 및 그 기록 형태를 불문하며, "비밀정보"를 제공하는 당사자는 "정보제공자", 비밀정보를 제공받는 반대 당사자는 "정보수령자"라 한다. ② "정보제공자"가 "정보수령자"에게 서면 제출, 메일 전송, 물품 인도 등 유형적인 형태로 "비밀정보"를 제공할 경우에는 그 제공 당시 "비밀.. 더보기
비밀보호, 비밀유지, confidentiality 계약 조항, NDA, CDA에서 비밀정보의 사용제한 위반 시 손해배상책임 관련 실무적 포인트 및 계약조항 샘플 1. 계약조항 샘플 제 0 조 (손해배상) ① "정보수령자"는 "정보제공자"의 사전 서면 동의 및 본 계약에 따른 조치 없이 "비밀정보"가 제3자에게 공개, 제공 또는 누설된 경우 "정보제공자"가 입은 손해를 배상하여야 한다. 다만, 제4조 제2항 단서의 경우에는 그러하지 아니하다 ② 양 당사자는 본 계약의 위반이 상대방에게 회복할 수 없는 손해를 가할 수 있어 사후적인 금전적 배상만으로 충분하지 아니하며, 따라서 금전적 배상에 의한 법적 구제 수단에 앞서 가처분 등 적절한 법적 구제를 위한 절차에 있어 피보전권리, 보전의 필요성 등 제반 요건을 충족시킴을 인정한다 ③ 본 조 1항의 경우, "정보수령자"는 *억원에 해당하는 금원을 위약벌로 "정보제공자"에게 지급하여야 한다. 다만, "정보수령자"가 실제 .. 더보기
비밀보호, 비밀유지, confidentiality 계약 조항, NDA, CDA에서 비밀정보의 사용제한범위 관련 실무적 포인트 및 계약조항 샘플 1. 계약조항 샘플 제 0 조 (비밀정보의 사용 제한) ① "정보수령자"는 "정보제공자"의 사전 서면 승인이 없는 한 "비밀정보"를 "목적 사업" 외의 다른 목적이나 용도로 사용할 수 없으며, "목적 사업"과 관련하여 사용할 경우에도 필요한 업무 수행의 범위를 초과하여 "비밀정보"를 임의로 복제, 수정, 저장, 변형 또는 분석하는 등의 행위를 할 수 없다. ② "정보수령자"는 "비밀정보"를 보호하고 관리하는 데에 필요한 모든 노력을 다하여야 한다. 다만, 천재지변, 화재, 전쟁, 혁명, 정부의 규제 등 불가항력적 사유에 의해 "비밀정보"가 유출된 경우에는 "비밀정보" 유출에 대한 책임을 부담하지 않는다. ③ "정보수령자"는 "비밀정보"의 외부로의 누설 또는 "비밀정보"의 대내외적 오사용 등 침해 사실이 .. 더보기
비밀유지계약 NDA, CDA 관련 실무적 쟁점 및 대응방안 비밀유지약정은 NDA (Non-Disclosure Agreement) 또는 CDA (Confidential Disclosure Agreement)라고 합니다. 독립된 계약서의 형식뿐만 아니라 계약서의 일부 조항 형식으로 체결되기도 합니다. 통상 실무적으로는 전형적인 조항과 문구를 사용하고 있고, NDA에는 별다른 문제가 없는 것으로 알고 있습니다. 그러나, 현실에서는 분쟁의 대상이 되는 경우가 생각보다 많습니다. NDA의 핵심사항을 살펴보고, 실무적 유의사항을 설명드립니다. 1. 비밀정보 보안관리에서 핵심 포인트 보안분야의 키워드는 balance라고 합니다. 정보보안을 강조하면 할수록 활용할 기회가 줄어들어 그 정보가치가 떨어지고, 반면에 비밀관리를 허술하게 하면 외부로 유출되거나 공개되어 비밀정보로서의.. 더보기
국문계약서 샘플 - [자문/작성/신속/저비용] 비밀유지계약 ** (이하 ‘갑’)와 회사 상호명(이하 ‘을’)은(는) 상호 신의와 성실을 바탕으로 아래와 같이 비밀유지계약(이하 ‘본 계약’)을 체결한다. 제 1 조 (목적) 갑과 을은 양사가 보유한 소재의 개별인정형 기능성 원료로의 공동 연구, 개발, 런칭 등의 업무(이하 ‘대상업무’)를 수행하고자 하는바, 본 계약은 대상업무의 수행 과정에서 제공되는 비밀정보의 사용 및 보호에 관한 사항을 규정하는 데 그 목적이 있다. 제 2 조 (정의) 본 계약에서 사용하는 용어의 의미는 다음과 같다. ‘비밀정보’라 함은 대상업무와 관련하여 갑과 을 및 그 각 임직원(이하 ‘각 당사자’)이 문서, Fax, 전자문서파일 및 이메일 등 그 방법과 형식을 불문하고 상대방 또는 그 임직원(이하 ‘상대방’)으로부터 제공받거나.. 더보기
기술이전, 라이선스, 공동개발 계약서에서 사용되는 "commercially reasonable efforts” “best efforts” “reasonable reasons" 추상적, 불명확한 표현, 용어 계약조항 샘플, 쟁점, 해석 및 실무적 대응방안 영문 계약조항 샘플 Example: “Commercially Reasonable Efforts” means efforts that are consistent with the type and scope of efforts that a similarly-situated company within the pharmaceutical industry would devote to a product of similar risk profile and profit potential, but in no event less than the type and scope of efforts that the applicable Party would devote to any of its other products of similar.. 더보기
기술이전, 라이선스, 공동개발 계약서에서 사용되는 "commercially reasonable efforts” “best efforts” “reasonable reasons" 추상적, 불명확한 표현, 용어 계약조항 샘플, 쟁점, 해석 및 실무적 대응방안 영문 계약조항 샘플 Example: “Commercially Reasonable Efforts” means efforts that are consistent with the type and scope of efforts that a similarly-situated company within the pharmaceutical industry would devote to a product of similar risk profile and profit potential, but in no event less than the type and scope of efforts that the applicable Party would devote to any of its other products of similar.. 더보기
계약서에 기재된 협력, 협조, 최대한 노력 등 추상적 문언의 해석 – 법적 구속력 인정 여부: 대법원 2021. 1. 14. 선고 2018다223054 판결 어떠한 의무를 부담하는 내용의 기재가 있는 문면에 ‘최대한 노력하겠습니다’, ‘최대한 협조한다’ 또는 ‘노력하여야 한다’고 기재되어 있는 경우, 특별한 사정이 없는 한 당사자가 위와 같은 문구를 기재한 의미는 문면 그 자체로 볼 때 그러한 의무를 법적으로는 부담할 수 없지만 사정이 허락하는 한 그 이행을 사실상 하겠다는 취지로 해석함이 타당하다. 당사자가 그러한 표시행위에 의하여 나타내려고 한 의사는 그 문구를 포함한 전체의 문언을 고려하여 해석해야 하는데, 그러한 의무를 법률상 부담하겠다는 의사였다면 굳이 위와 같은 문구를 사용할 필요가 없고, 위와 같은 문구를 삽입하였다면 그 문구를 의미 없는 것으로 볼 수 없기 때문이다(대법원 1994. 3. 25. 선고 93다32668 판결, 대법원 1996. 1.. 더보기
블록버스터 바이오신약 PD-1/PD-L1 면역항암제 옵디보 Opdivo 특허발명의 공동발명 성립요건 corroboration 입증책임: 미국법원 Dana-Farber Cancer Institute vs Ono Pharmaceutical & BMS 사건 판결 실무적으로 공동발명자 판단은 매우 중요합니다. 공동발명자라고 주장하는 측에 그 주장을 구체적 증거로 입증할 책임이 있습니다. 미국법원은 그 입증책임을 corroborating evidence, 즉 구체적 증거로 상세하게 입증할 것을 요구합니다. 위 사건에서 공동발명 여부를 입증하는 방법과 정도를 어떻게 판단했는지 판결문 중 해당 부분을 인용합니다. 한번 읽어 보시기 바랍니다. 미국 특허법 공동발명자 규정 - 35 U.S.C. § 116(a) - Joint Inventorship “When an invention is made by two or more persons jointly, they shall apply for patent jointly and each make the required oath, .. 더보기
기술이전, 라이선스, 공동개발 계약서에서 사용되는 "commercially reasonable efforts” “best efforts” “reasonable reasons" 추상적, 불명확한 표현, 용어 계약조항 샘플, 쟁점, 해석 및 실무적 대응방안 영문 계약조항 샘플 Example: “Commercially Reasonable Efforts” means efforts that are consistent with the type and scope of efforts that a similarly-situated company within the pharmaceutical industry would devote to a product of similar risk profile and profit potential, but in no event less than the type and scope of efforts that the applicable Party would devote to any of its other products of similar.. 더보기
계약서에 기재된 협력, 협조, 최대한 노력 등 추상적 문언의 해석 – 법적 구속력 인정 여부: 대법원 2021. 1. 14. 선고 2018다223054 판결 어떠한 의무를 부담하는 내용의 기재가 있는 문면에 ‘최대한 노력하겠습니다’, ‘최대한 협조한다’ 또는 ‘노력하여야 한다’고 기재되어 있는 경우, 특별한 사정이 없는 한 당사자가 위와 같은 문구를 기재한 의미는 문면 그 자체로 볼 때 그러한 의무를 법적으로는 부담할 수 없지만 사정이 허락하는 한 그 이행을 사실상 하겠다는 취지로 해석함이 타당하다. 당사자가 그러한 표시행위에 의하여 나타내려고 한 의사는 그 문구를 포함한 전체의 문언을 고려하여 해석해야 하는데, 그러한 의무를 법률상 부담하겠다는 의사였다면 굳이 위와 같은 문구를 사용할 필요가 없고, 위와 같은 문구를 삽입하였다면 그 문구를 의미 없는 것으로 볼 수 없기 때문이다(대법원 1994. 3. 25. 선고 93다32668 판결, 대법원 1996. 1.. 더보기
종업원의 재직 중 발명을 직무발명 성립 불인정 판결 사례 – 직무요건 쟁점: 공무원의 재직 중 발명 – 대전지방법원 2019. 4. 4. 선고 2017가합105092 판결 + 대학교수의 재직 중 발명 - 특허법원 .. 1. 대학교수의 전공분야와 다른 기술분야 특허발명 - 직무발명 성립 부정 : 특허법원 2017. 11. 24. 선고 2017나1995 판결 사안의 개요 발명자 대학교수 - 대학교 항공자동차기계학부 교수로 재직 중 발명, 특허등록 산학협력단에서 대학교수 상대로 직무발명이므로 권리승계를 원인으로 한 특허권이전등록절차를 이행 청구, 1심에서 대학교수 패소 판결 특허법원 – 대학교수 승소, 산단 패소 판결 특허법원 판결이유 직무발명이란 ‘그 발명을 하게 된 행위가 종업원의 현재 또는 과거의 업무에 속하는 것’이라 함은 종업원이 담당하는 직무내용과 책임 범위로 보아 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우'를 의미한다. 그런데 피고가 이 사건 특허발명을 출원한 당시에 피고는 ‘재료역.. 더보기
종업원의 재직 중 발명을 직무발명 성립 불인정 판결 사례 – 직무요건 쟁점: 공무원의 재직 중 발명 – 대전지방법원 2019. 4. 4. 선고 2017가합105092 판결 + 대학교수의 재직 중 발명 - 특허법원 .. 1. 대학교수의 전공분야와 다른 기술분야 특허발명 - 직무발명 성립 부정 : 특허법원 2017. 11. 24. 선고 2017나1995 판결 사안의 개요 발명자 대학교수 - 대학교 항공자동차기계학부 교수로 재직 중 발명, 특허등록 산학협력단에서 대학교수 상대로 직무발명이므로 권리승계를 원인으로 한 특허권이전등록절차를 이행 청구, 1심에서 대학교수 패소 판결 특허법원 – 대학교수 승소, 산단 패소 판결 특허법원 판결이유 직무발명이란 ‘그 발명을 하게 된 행위가 종업원의 현재 또는 과거의 업무에 속하는 것’이라 함은 종업원이 담당하는 직무내용과 책임 범위로 보아 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우'를 의미한다. 그런데 피고가 이 사건 특허발명을 출원한 당시에 피고는 ‘재료역.. 더보기
전속계약, 장기계약 등 계속적 계약의 당사자 신뢰관계 파탄 시 계약 해지 인정 최근 판결 – 연예인 전속계약 해지 및 정산: 대법원 2019. 9. 10. 선고 2017다258237 판결 대법원 판결요지 대법원 2013. 4. 11. 선고 2011다59629 판결 “계속적 계약은 당사자 상호간의 신뢰관계를 기초로 하는 것으로서, 당해 계약의 존속 중에 당사자 일방의 부당한 행위 등으로 인하여 계약의 기초가 되는 신뢰관계가 파괴되어 계약의 존속을 기대할 수 없는 중대한 사유가 있는 때에는 상대방은 계약을 해지함으로써 장래에 향하여 효력을 소멸시킬 수 있다. 한편 계속적 계약 중 계약의 이행을 위하여 일정 규모의 설비가 필요하고 비교적 장기간의 거래가 예상되는 계속적 공급계약 해지의 경우, 계약의 존속을 기대할 수 없는 중대한 사유가 있는지는 계약을 체결하게 된 경위, 공급자와 수요자 사이의 관계, 공급계약의 내용, 공급자가 계약의 이행을 위하여 설치한 설비의 정도, 설치된 설비의 원상복구 .. 더보기
특허명세서의 다수 신규화합물을 합성한 연구원이 그 중 선택된 1개의 신약후보 물질발명의 공동발명자인지 여부 – 특허서류 공동발명자로 기재된 연구원 BUT 신약후보물질의 공동발명자 불.. 1. 사안의 개요 (1) 종업원 발명자는 제약회사의 연구소 화학물질 합성팀에 연구원으로 재직 (2) 폐암치료제 합성신약 2팀 소속 연구원으로서 신약후보 물질 연구개발에 참여함 (3) 다수의 신규 화합물 합성하여 약리실험을 통해 약효 확인한 후 포괄적 독립항 및 신약후보물질 종속할 등으로 특허출원 및 특허등록 (4) 신약후보물질 – 특허 명세서의 실시예 2로 기재 (5) 종업원 연구원 – 특허 서류에 12명의 공동발명자 중 6번째로 기재 (6) 사용자 회사와 다국적 제약회사 사이 기술이전 라이선스 계약체결, 사용자 회사에 계약금 수익 등 이익 발생함 (7) 종업원 발명자가 사용자 회사에 대한 직무발명보상청구 소송 제기함 2. 신약후보물질 발명의 구체적 경위 (1) 사용자 제약회사는 원고 종업원 연구원의 입.. 더보기
연구개발 참여연구원의 공동발명자 성립요건 판단 사례 – 의약발명에서 신규화합물의 약리실험 담당 연구원을 공동발명자로 불인정한 판결: 특허법원 2017. 6. 23. 선고 2017나1049 판결 1. 배경사실 A제약회사는 1992년부터 ARB 계열의 고혈압 치료제 신약개발을 시작하였습니다. 오랜 연구개발을 거쳐 1998년 2월경 새로운 화합물의 신약발명을 완성한 후 특허 등록하였습니다. 신약발명을 완성할 당시 신약개발 프로젝트팀에는 합성전공 팀장, 합성전공 팀원, 약리효과 확인실험 전담 약리팀 연구원으로 이렇게 단 3명만이 있었습니다. 다만, 특허출원서 등에는 위 3명의 프로젝트 팀원과 당시 연구소장 등 추가로 3명을 더해 총 6명을 공동발명자로 기재하고 있습니다. 등록된 특허청구범위는 아래와 같습니다. 제1항부터 제6항까지는 신규 화합물로서 물질발명을 청구하고 있고, 제9항과 제10항에는 그 신규화합물의 의약용도까지 포함하는 의약발명을 청구하고 있습니다. 여기서 약리팀 연구원의 공동발명자 여부.. 더보기
중재와 다른 대한상사중재원의 조정 (Mediation) 개요 – 중재(Arbitration)와 엄격하게 구별됨 조정 정의 조정(Mediation)은 분쟁 당사자가 조정인의 도움을 받아 당사자 사이의 대화와 상호양해를 통하여 조리(條理)를 바탕으로 분쟁을 실정에 맞게 자율적으로 해결하는 제도입니다. 중립적인 제3자인 조정인이 분쟁 당사자간의 합의를 통해 분쟁을 해결하도록 도와주는 ADR 제도 중의 하나가 조정(調停)입니다. 분쟁을 조정에 의하여 해결하기로 하는 합의를 조정합의(調停合意)라고 합니다. 대한상사중재원의 조정을 이용하기 위해서는 분쟁 당사자간에 체결한 계약서나 합의서 등에 '대한상사중재원의 조정규칙에 의한 조정 또는 대한상사중재원의 조정에 따라 해결하기로 합의한 경우' 즉 조정합의가 있는 경우에 해당하여야 합니다. 조정합의는 사전 합의(조정 조항)나 사후 조정합의 형식으로 할 수 있습니다. 당사자간에 조.. 더보기
기술이전, 라이선스, 공동개발 계약서에서 개발완료 및 상업화 관련 Diligence 의무규정 및 위반 시 계약종료사유 영문계약조항 샘플 Definition of Diligence Each party shall diligently perform the responsibilities assigned to it under the Development Plan and this Agreement expeditiously and efficiently. Licensee shall use best efforts to Develop and obtain Regulatory Approval for the Licensed Product in the Territory (“Development Diligence”). Licensee shall use best efforts to Commercialize the Licensed Product in all Indic.. 더보기
MPQ (Minimum Purchase Quantity) 최소의무구매 조항 – 독점수입판매계약(Exclusive Agreement)에서 최소의무구매 조건 미이행, 계약위반 시 법적 효력 - 독점권 상실 및 손해배상 책임 여부: 서울중앙지방.. 계약조항 국내 총판의 최소구매수량 미이행, 계약조항 위반 상황에서 제3의 업체에서 판매권 부여 국내 독점권 보유 총판의 주장요지 – 국내 독점판매권 침해로 인한 손해배상 청구 법원 판단의 요지 국내 총판의 MPQ 위반으로 독점권 상실 효력 발생, 국내 총판과 협의 불필요, 사전 협의를 독점권 상실의 전제조건으로 볼 수 없음 [질문 또는 상담신청 입력하기] 더보기
바이오벤처 미국회사 SGI, Licensor vs 대기업 일본회사 Daiichi-Sankyo, Licensee 사이 체결된 항암제 바이오신약 ADC 관련 공동연구개발 계약서 중 공동연구 및 독점라이선스 조항 – 공동연구 결과물의.. ARTICLE 2 - RESEARCH PROGRAM 2.1 Objective and Conduct of the Research Program. Licensee intends to conduct a Research Program, with SGI’s support, to evaluate ADCs for research, development and commercialization under this Agreement. Licensee acknowledges that, in addition to the licenses to the SGI Patents granted hereunder, the SGI Know-How transferred to Licensee during the Research Program .. 더보기
전속계약, 장기계약 등 계속적 계약의 당사자 신뢰관계 파탄 시 계약 해지 인정 최근 판결 – 연예인 전속계약 해지 및 정산: 대법원 2019. 9. 10. 선고 2017다258237 판결 대법원 판결요지 대법원 2013. 4. 11. 선고 2011다59629 판결 “계속적 계약은 당사자 상호간의 신뢰관계를 기초로 하는 것으로서, 당해 계약의 존속 중에 당사자 일방의 부당한 행위 등으로 인하여 계약의 기초가 되는 신뢰관계가 파괴되어 계약의 존속을 기대할 수 없는 중대한 사유가 있는 때에는 상대방은 계약을 해지함으로써 장래에 향하여 효력을 소멸시킬 수 있다. 한편 계속적 계약 중 계약의 이행을 위하여 일정 규모의 설비가 필요하고 비교적 장기간의 거래가 예상되는 계속적 공급계약 해지의 경우, 계약의 존속을 기대할 수 없는 중대한 사유가 있는지는 계약을 체결하게 된 경위, 공급자와 수요자 사이의 관계, 공급계약의 내용, 공급자가 계약의 이행을 위하여 설치한 설비의 정도, 설치된 설비의 원상복구 .. 더보기
공동연구계약에서 개량발명 관련 분쟁 - 대학특허의 기술이전, 라이선스 계약서에서 sublicense 조항, 후속 개량발명의 특허출원 및 등록, 공동발명, Sublicense 및 Royalty 등 Collaboration 분쟁 사례 미.. 1. 머리말 대학특허의 license 시 산학공동협력연구 Research Collaboration Agreement를 체결하는 경우 후속 연구개발성과에 대한 권리귀속, 그 기술을 대기업 등 제3자에게 다시 license하거나 이전하는 등 사업화하여 수익을 창출할 수 있는 sublicense 단계의 수익배분 문제는 핵심쟁점 중 하나입니다. 최대한 파이를 키워야만 서로 나눌 조각도 커진다는 것은 분명합니다. 먼저 파이를 키우는 후속 연구개발과 sublicense를 서로 적극적으로 지원해야 합니다. 그 다음 파이조각 나누기는 쉽지 않습니다. 왜냐하면, 후속 연구개발성과에 대한 권리관계 판단이 쉽지 않기 때문입니다. 통상 sublicense는 원천기술보다 후속 연구개발성과를 본 후 원천기술에 그것을 포함하여 대.. 더보기
공동연구개발계약에서 개량발명 쟁점 - 특허실시, 기술이전 라이선스 시 후속 연구개발 결과물, 개량발명 관련 계약조항 샘플, 법적 쟁점 및 실무적 대응방안 몇 가지 [질문 또는 상담신청 입력하기] 더보기
특허권 공유자 중 1인의 침해금지 및 손해배상 청구소송의 제기 인정 + 생산설비 폐기청구 인정: 특허법원 2019. 5. 9. 선고 2018나1701 판결 (1) 공유 특허권의 행사 – 공유자 중 1인 단독으로 침해소송 제기 가능 – 보존행위 이 사건 특허권의 공유자 중 1인 원고는 그 보존행위로서 피고를 상대로 구 특허법 제126조에 기하여 이 사건 발명에 관한 특허권 침해행위의 금지 및 조성물의 폐기를 구할 수 있다. (2) 특허 침해제품의 생산, 판매금지 + 보관중인 완제품 및 반제품 폐기 + 생산설비의 폐기 명령 피고는 실시제품을 생산, 사용, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 제품의 양도 또는 대여를 위한 청약 또는 전시를 하여서는 아니 되고, 사무소, 영업소, 공장 및 창고에 보관 중인 피고 실시제품의 완제품과 반제품을 모두 폐기할 의무가 있다. 다만 피고가 실시제품의 생산에 필요한 설비를 소유하고 있다는 사실이 인정되므로, 피고에 대하여 실시제품.. 더보기
심결취소 판결의 확정 후 환송 심판사건의 심결: 특허법원 2019. 5. 16. 선고 2018허3932 판결 사안의 개요 (1) 이 사건 특허발명에 대해 진보성 부정을 근거로 무효심판 청구, 특허심판원에서 기각 심결 (2) 그에 대한 심결취소의 소에서 특허법원은 심결 취소 판결 (3) 대법원 상고기각 판결 – 심결취소 판결 확정 (4) 대상사건은 특허심판원으로 환송. 특허심판원은 심리하여 취소 확정판결의 취지에 따라 특허발명의 특허권이 무효로 되어야 한다는 심결 (5) 한편 특허권자 원고는 특허발명의 청구범위를 감축하는 정정심판을 청구하였는데 특허심판원은 그 청구를 기각 (6) 이에 원고는 다시 그에 대한 심결취소의 소를 제기, 청구기각 판결(특허법원 2019. 5. 16. 선고 2018허2977 판결 참조) 특허법원 판결요지 법원은 심결취소의 소가 제기된 경우에 그 청구가 이유 있다고 인정할 때에는 판결로써 .. 더보기
특허침해 판단 시 특허청구범위의 기술용어 해석 기준 – 명세서의 기재와 도면을 종합하여 객관적, 합리적으로 해석: 대법원 2019. 7. 10. 선고 2017다209761 판결 쟁점 특허청구범위의 ‘접합’이라는 용어의 해석 + 피고의 실시제품이 원고의 특허권을 침해했다고 볼 수 있는지 여부 대법원 판결요지 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여야 한다. 거기에 기재된 문언의 의미내용을 해석할 때 문언의 일반적인 의미내용을 기초로 하면서도 발명의 설명 및 도면 등을 참작하여 객관적·합리적으로 하여야 한다. 그리고 특허청구범위에 기재된 문언으로부터 기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재 및 도면을 보충하여 그 문언이 표현하고자 하는 기술적 구성을 확정하여 특허발명의 보호범위를 정하여야 한다(대법원 2006. 12. 22. 선고 2006후2240 판결, 대법원 2009. 10. 15. 선고 2007다45876 판결 등 참조). .. 더보기
실용신안법상 고안의 진보성 판단 기준 – 발명 vs 고안의 진보성 수준 차이: 특허법원 2019. 4. 18. 선고 2018허6771 판결 1. 법리상 명확한 차이 vs 실무적 적용 난제 발명의 진보상 판단기준과 고안의 진보성 판단기준이 동일하지 않다는 점은 명확합니다. 법문언도 다르고 제도적 취지, 이론적 배경도 명확하게 차이가 있습니다. 그러나 구체적 사안에서 그, 차이를 포착하여 적용하고 그와 같이 달리 판단하는 이유를 구체적으로 제시하는 것은 매우 어렵습니다. 추상적 표현으로 각 진보성 판단의 정도 차이를 밝힌 적은 있지만 구체적 표현으로 그 차이를 밝힌 심결이나 판결은 찾아보기 어렵습니다. 첨부한 판결도 종래의 판결과 비슷하게 추상적으로 진보성 판단의 정도 차이를 인정하고 있지만 해당 사안에서 그 차이가 어떻게 적용된 것인지에 대해서는 구체적으로 설명하지 않습니다. 이론적으로 분명한 차이를 보이지만, 실무적으로 그 차이점을 명확하게.. 더보기