1. 특허출원 및 등록관계

 

(1)   발전기 세트 개발납품 계약 - 발주회사 A(피고보조참가인) vs 개발납품회사 B(피고)

(2)   발전기 구성하는 전원분배장치 부품 관련 하도급 계약 도급인 피고 개발납품회사 B vs 수급인 소외 회사 C

(3)   수급인 소외 회사 C사의 엔지니어 직무발명 완성

(4)   수급인 소외 회사 C사에서 도급인 피고 회사에 보고하지 않고 직무발명 승계하여 단독 명의로 특허출원 및 등록

(5)   수급인 화사에서 원고회사에 특허권 양도 및 이전등록

(6)   피고회사에서 원고회사를 상대로 무효심판 청구

(7)   심결취소 소송에서 발주회사 A사는 피고회사에 보조참가  

 

2. 개발납품 계약(1계약)과 하도급 계약(2계약)의 발명의 권리귀속 관련 조항

 

(1) 발전기 세트 개발납품 계약 (1계약) - 발주회사 A(피고보조참가인) vs 개발납품회사 B(피고)

 

1계약의 제1-1의 권리 귀속조항에 따르면, 피고가 피고보조참가인에게 공급해야 하는분리탑재형 발전기 세트를 제작하는 과정에서 발생하는 산업재산권의 모든 권리는 발주회사 A사 피고보조참가인에게 귀속되고, 그 귀속 대상 산업재산권에는 등록된 것뿐만 아니라 출원된 것도 포함되며, 위 산업재산권에 대한 개발납품회사 B사 피고의 출원·등록행위를 계약위반행위로 규정하고 있다.

 

1계약 제1-2 권리 귀속조항에 따르면, 발명을 포함한 등록될 수 있는 모든 지적 산출물의 소유권이 발주회사 A사 피고보조참가인에게 귀속되며 특허신청에는 서면승인을 받아야 한다고 명시하고 있는바, 그 귀속 대상에는 등록된 발명뿐만 아니라 등록되지 않은 발명도 포함되고, 피고보조참가인의 승인 없이는 계약된 기술내용과 관련한 개발납품회사 B사 피고의 특허출원 자체가 불가하였음을 알 수 있다.

 

따라서 이 사건 제1계약에 따라 발생한 특허를 받을 수 있는 권리는 발주회사 A사 피고보조참가인에게 귀속되는 것으로 해석함이 타당하다.

 

(2) 전원분배장치 구성품 관련 하도급 계약 (2계약) – 도급인 피고 개발납품회사 B vs 수급인 소외 회사 C

 

2계약 제2 권리 귀속조항에 따르면, 개발납품회사 B사 도급인 피고가 발주회사 A사 피고보조참가인에게 공급해야 하는 분리탑재형 발전기 세트의 일부인전원분배장치 구성품을 수급인 소외 회사 C사에 하도급을 주어 제작하는 과정에서 발생하는 모든 지적재산권은 도급회사 (개발납품회사 B) 피고의 소유로 귀속되고, 수급인 소외 회사 C사는 그 귀속 대상 지적재산권을 도급인 피고의 소유로 귀속시키기 위해 출원 및 등록 절차에 필요한 제반 절차에 최대한 협조해야 하며 그 귀속 대상 지적재산권의 대상에 제한이 없고 또한 계약 목적물인전원분배장치 구성품의 개발 중 또는 개발완료 여부도 불문한다.

 

따라서 위 계약은 도급인 B사 피고가 계약에 따라 발생한 지적재산권을 출원 및 등록할 것임을 전제로 하고 있어, 특허를 받을 수 있는 권리 역시 도급인 B사 피고에게 귀속시키고 있는 것으로 인정된다.

 

2계약의 일반보안 특약조항 제6는 피고가 계약사업에 대하여 피고보조참가인의 승인 없이 타 업체에 하도급 또는 위촉할 수 없도록 정하고 있고, 이 사건 제1계약 계약특수조건 제8조 라.항과 제10조 나.항에도 비슷한 취지의 내용이 정해져 있으며, 이 사건 제2계약의 제18조에는 피고보조참가인과 피고와의 이 사건 제1계약 내용이 수정 또는 변경되면 이 사건 제2계약 내용도 변경될 수 있다고 정하고 있는데, 이 조항들에 따르면 이 사건 제2계약은 이 사건 제1계약을 벗어나지 않는 범위 내에서 피고보조참가인의 승인 하에 체결된 것이라고 봄이 합리적이다.

 

3. 무효심판 청구인의 주장요지

 

 

 

4. 특허법원 판결요지 무권리자의 특허출원, 등록무효

 

이 사건 특허발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 이 사건 제1계약 및 이 사건 제2계약에 따라 발명자의 사용자인 소외 회사를 거쳐 최종적으로 피고보조참가인에게 승계되었으며, 그에 따라 이 사건 특허발명은 소외 회사가 승계인의 지위를 상실한 상태에서 출원된 것으로 무권리자에 의한 출원에 해당한다고 할 것이다.

 

5. 특허법원 판결요지 특허법 제38조 제1항의 해석, 출원으로 대항력 취득하는 대상자 제3자에 양도인, 무권리 출원인은 포함되지 않음

 

특허법 제38조 제1항은특허출원 전에 이루어진 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있다.”라고 규정하고 있다.

 

이 규정의 취지는 특허권의 출원 이전에 특허를 받을 수 있는 권리의 이전은 당사자의 의사표시만으로 되는 것인데, 다만 특허를 받을 수 있는 권리가 이중으로 양도된 경우와 같이 권리의 승계인이라고 주장하는 자가 여럿 있을 경우 그들 사이의 우위를 정함에 있어서는 출원행위를 실제로 한 자에게 우선권을 인정한다는 취지여서 여기에서 말하는 제3자란 권리의 승계자 또는 이를 기초로 새로운 이해관계를 맺은 자를 말하지 특허를 받을 수 있는 권리를 양도한 자는 제3자에 포함되지 아니한다.

 

따라서 특허출원 전 특허를 받을 수 있는 권리를 양도한 자가 자기 명의로 특허를 출원하여 등록을 받은 경우, 이는 무권리자에 의한 출원으로서 특허무효사유에 해당한다.

 

무권리자에 의하여 출원되어 등록된 특허권의 이전등록을 받은 자에 대하여 특허법 제38조 제1항이 유추적용되는지 여부 부정

 

특허를 받을 정당한 권리자를 보호하는 특허법의 규정 내용에다가 특허권 등록원부에 공신력을 인정하는 명문의 규정이 존재하지 아니하는 점 등을 종합하여 보면, 특허법 제33조 제1항을 위반하여 등록된 무효인 특허권에 기초하여 새로운 이해관계를 맺은 제3자에게까지 특허법 제38조 제1항의 규정이 유추적용된다고 보기 어렵다.

 

그렇다면 무권리자에 의한 출원에 해당하여 무효인 특허권의 경우 제3자가 그 특허권을 이전받았다고 하더라도 특허법 제99조의2 1항에 따라 특허를 이전받을 수 있다는 등의 특별한 사정이 없는 한 그 특허권이 사후적으로 유효하게 된다고 볼 수는 없다고 할 것이다.

 

첨부: 특허법원 2019. 12. 20. 선고 20192141 판결

특허법원 2019. 12. 20. 선고 2019허2141 판결 .pdf

KASAN_제품개발납품 계약서과 하도급 계약서의 발주사, 도급인에게 지재권 귀속 조항 BUT 개발사, 수급인 종업원

 

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작성일시 : 2020. 3. 2. 13:18
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심장전문 임상의가 설립한 벤처기업 CardiAQ는 심장수술에 사용하는 심장판막 의료기기 전문회사입니다. 공동연구개발 파트너사인 다른 의료기기회사 Neovasc에 대한 영업비밀 침해소송에서 최종 US$ 112 million (1200억원) 손해배상 승소판결을 받았습니다. 그 대략의 경과는 다음과 같은데, 보다 상세한 설명은 공개된 발표자료 ppt slides를 한번 읽어 보시기 바랍니다.

 

 

 

초기 단계의 벤처기업에서 영업비밀 침해소송을 통해 1200억원의 손해배상을 받아내고 특허권을 회수하였을 뿐만 아니라, 심장분야 의료기기 전문회사 Edwards Lifesciences Corporation에 현금 US$350 million (38백억원) 지급 + 마일스톤 포함 최대 $400 million (44백억원) 조건으로 매각되었습니다. 임상의사가 설립한 의료기기 벤처회사에서 수천억원에 이르는 거액의 수익을 창출한 성공사례입니다. 우리나라에서는 비슷한 사례를 찾아볼 수 없다는 점에서, 미국사례가 소설에 나오는 딴 나라 이야기 같이 느껴집니다. 그래도 링크한 ppt slides를 흥미 삼아 한번 살펴보기를 권합니다.

 

KASAN_[영업비밀침해] 공동연구개발 파트너 회사의 영업비밀 침해 사안 - 의료기기 심장판막 기술관련 영업비밀 미

 

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작성일시 : 2018. 9. 17. 17:30
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1. 원칙적 법리

발명을 하더라도 반드시 특허출원을 하는 것은 아니고 영업비밀로 관리하거나 공개하여 공중에 헌납하기도 합니다. 따라서, 발명자 승계인은 특허를 받을 권리를 갖지만 전부 포기, 또는 일부 포기 다양한 선택을 있고, 특허를 받더라도 청구항에 따라 다양한 범위의 권리가 생성될 있습니다. 이와 같은 점을 중시하여, 우리나라 학설과 판례는, 무권리자 등록 특허권을 진정한 권리자에게 직접 이전하는 방식의 권리구제를 인정하지 않습니다. 진정한 권리자는 특허법 34 35조의 특칙에 따른 특허권 확보만 허용되는 것이 원칙입니다.

 

2. 예외적 법리

직무발명에 대해 3자가 특허출원을 결과, 진정한 권리자의 특허를 받을 권리와 동일한 발명인 경우라면, 굳이 재출원 번거로운 절차를 거치지 않고서도 이미 존재하는 출원 또는 등록된 특허에 관한 권리를 이전하는 방식의 권리구제를 인정합니다. 이와 같은 특별한 경우로는, 진정한 권리자가 특허출원을 양도, 가압류, 질권설정 등으로 권리가 이전되었으나 2 양도에서 적극적 배임행위가 개입되어 무효인 2 양도인 경우 등에는 직접 권리의 이전을 청구할 있습니다.

 

다른 예로는, 공동 발명자 1인이 특허출원을 하는 경우 진정한 권리자의 출원행위가 있었으므로, 공동 발명자의 지분에 대한 직접 이전청구가 가능하다는 입장입니다. 원칙적 법리에 대한 예외에 해당할 것입니다.

 

대법원 2014. 11. 13. 선고 201177313 판결에서 이와 같은 예외적 상황에 대해 설시한 부분을 인용하면 다음과 같습니다. "양도인이 특허를 받을 수 있는 권리를 양수인에게 양도하고, 그에 따라 양수인이 특허권의 설정등록을 받았으나 그 양도계약이 무효나 취소 등의 사유로 효력을 상실하게 된 경우에, 그 특허를 받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 특허권이 동일한 발명에 관한 것이라면, 그 양도계약에 의하여 양도인은 재산적 이익인 특허를 받을 수 있는 권리를 잃게 되고 양수인은 법률상 원인 없이 특허권을 얻게 되는 이익을 얻었다고 할 수 있으므로, 양도인은 양수인에 대하여 특허권에 관하여 이전등록을 청구할 수 있다(대법원 2004. 1. 16. 선고 200347218 판결 참조)."

 

3. 사건의 사실관계 판결내용

종업원 B 회사와 체결한 사건 발명약정은 직무발명 사전승계에 관한 약정의 범위 내에서 유효하다는 , Q22 합금 발명 종업원 B 기여부분은 회사와의 관계에서 종업원 B 직무발명에 해당한다는 , 그럼에도 불구하고 종업원 B 합금 발명 완성사실을 회사에 통지하지 아니한 발명에 대한 특허를 받을 있는 권리 종업원 B 지분을 외부인 공동 발명자 A에게 양도한 사실이 인정되었습니다. 대법원은 종업원 B, 공동발명자 A 사이에 이루어진 종업원 B 지분의 이중양도는 공동발명자 A 적극 가담 아래 이루어진 배임행위로 민법 103조에서 정한 반사회질서의 법률행위에 해당하여 무효인 양도행위로 판단하였습니다. 따라서, 회사는 지분에 관한 권리를 여전히 보유하고 있고, 단지 권리회복 방법만이 문제됩니다.

 

대법원은 원고 회사가 종업원 B에게 Q22 합금 발명에 대한 권리 중 종업원 B 지분에 관하여 직무발명 사전승계 약정에 따른 승계 의사를 문서로 알리고, 위 발명에 대하여 공동발명자 A 앞으로 등록된 특허권 중 종업원 B 지분에 관한 권리를 공동발명자 A를 상대로 종업원 B를 대위하여 종업원 B에게 이전 등록할 것을 청구하고, 동시에 종업원 B를 상대로 그 지분권을 회사에게 순차 이전 등록하도록 청구할 수 있다고 판결하였습니다. 다만, 위와 같은 순차 등록이전을 생략하고 위 특허권에 관한 종업원 B의 지분을 직접 회사에게 이전 등록할 것을 청구할 수는 없다고 판결하였습니다. 생각건대, 부동산진정명의회복청구에서 중간생략등기를 허용하고 있지만, 특허권 진정명의회복청구에서는 이와 같은 생략등록과 같은 권리구제방법을 인정하지 않는다는 취지로 해석됩니다. 위 대법원 판결에는 어떤 이유로 양자를 구분해야 한다는 것인지 그 배경에 대해서는 아무 설명이 없습니다

 

KASAN_[직무발명분쟁] 2017. 3. 1. 이전 설정등록 특허 중 직무발명 무단유출 후 제3자가 출원등록한 경

 

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작성일시 : 2018. 9. 17. 16:30
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1. 사안의 개요 및 쟁점

연구개발 담당 직원이 직무발명을 완성하였으나 회사에 통지하지 않고, 몰래 외부로 빼돌려 제3자 명의로 출원, 등록한 사안. 사용자 회사에서 직무발명 사실을 알고 일방적으로 직무발명자에게 그 직무발명에 관한 권리를 승계한다고 통지함. 사용자 회사에는 직무발명에 관한 권리는 회사에 귀속된다는 내용의 사규를 적용하고 있었음 사전 승계규정 존재.

 

쟁점: 직무발명을 완성한 종업원이 자진하여 사용자에게 직무발명 완성 사실을 통지하지 않았음에도 다른 경로로 직무발명 사실을 알게 된 사용자가 직무발명자의 의사와 달리 해당 직무발명을 승계한다고 일방적으로 통지한 경우에도 해당 직무발명에 관한 권리를 사용자가 승계하는지 여부

 

2. 발명진흥법 관련 규정 및 기본 법리

발명진흥법 제12조 전문, 13조 제1, 3항 전문, 발명진흥법 시행령 제7조가 종업원 등으로 하여금 사용자 등에게 직무발명 완성사실을 문서로 통지하도록 하고, 사용자 등이 위 통지를 받은 날부터 4개월 이내에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원 등에게 알리지 아니한 경우 그 승계를 포기한 것으로 간주되는 효과가 부여되는 점 등에 비추어 보면, 사용자 등이 종업원 등의 위 통지가 없음에도 다른 경위로 직무발명 완성사실을 알게 되어 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 그 발명에 대한 권리를 승계한다는 취지를 종업원 등에게 문서로 알린 경우에는 종업원 등의 직무발명 완성사실 통지 없이도 같은 법 제13조 제2항에 따른 권리 승계의 효과가 발생한다고 보아야 한다.

 

3. 직무발명자의 배임행위

직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 등을 사용자 등에게 승계시킨다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원 등은 사용자 등이 이를 승계하지 아니하기로 확정되기 전까지 임의로 위 약정 등의 구속에서 벗어날 수 없는 상태에 있는 것이고, 위 종업원 등은 사용자 등이 승계하지 아니하는 것으로 확정되기까지는 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지한 채 사용자 등의 특허권 등 권리의 취득에 협력하여야 할 신임관계에 있다고 봄이 상당하다. 따라서 종업원 등이 이러한 신임관계에 의한 협력의무에 위배하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하였다면, 이는 사용자 등에 대한 배임행위로서 불법행위가 된다고 할 것이다.

 

4. 사용자의 일방적 통지 및 권리승계 인정

발명진흥법 제12조 전문, 13조 제1, 3항 전문, 발명진흥법 시행령 제7조가 종업원 등으로 하여금 사용자 등에게 직무발명 완성사실을 문서로 통지하도록 하고, 사용자 등이 위 통지를 받은 날부터 4개월 이내에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원 등에게 알리지 아니한 경우 그 승계를 포기한 것으로 간주되는 효과가 부여되는 점 등에 비추어 보면,

 

사용자 등이 종업원 등의 위 통지가 없음에도 다른 경위로 직무발명 완성사실을 알게 되어 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 그 발명에 대한 권리를 승계한다는 취지를 종업원 등에게 문서로 알린 경우에는 종업원 등의 직무발명 완성사실 통지 없이도 같은 법 제13조 제2항에 따른 권리 승계의 효과가 발생한다고 보아야 한다.

 

5. 대위행사 가능

직무발명 사전승계 약정 등의 적용을 받는 종업원 등이 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자의 적극 가담 아래 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마친 경우에, 위 직무발명 완성사실을 알게 된 사용자 등으로서는 위 종업원 등에게 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 권리 승계의 의사를 문서로 알림으로써 위 종업원 등에 대하여 특허권이전등록청구권을 가지게 된다고 봄이 상당하다. 그리고 위 이중양도는 민법 제103조에서 정한 반사회질서의 법률행위로서 무효라고 할 것이므로, 사용자 등은 위 특허권이전등록청구권을 피보전채권으로 하여 종업원 등의 그 제3자에 대한 특허권이전등록청구권을 대위행사할 수 있다고 할 것이다.

 

6. 대법원 판단의 결론

그렇다면 직무발명 사전승계 약정 등의 적용을 받는 종업원 등이 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자의 적극 가담 아래 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마친 경우에,

 

위 직무발명 완성사실을 알게 된 사용자로서는 위 종업원 등에게 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 권리 승계의 의사를 문서로 알림으로써 위 종업원 등에 대하여 특허권이전등록청구권을 가지게 된다고 봄이 상당하다.

 

그리고 위 이중양도는 민법 제103조에서 정한 반사회질서의 법률행위로서 무효라고 할 것이므로, 사용자 등은 위 특허권이전등록청구권을 피보전채권으로 하여 종업원 등의 그 제3자에 대한 특허권이전등록청구권을 대위행사할 수 있다고 할 것이다.

 

KASAN_[직무발명승계] 직무발명 사전승계 규정에도 사용자의 자동승계 불인정 BUT 사용자의 일방적 승계 통지 –

 

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작성일시 : 2018. 9. 14. 10:30
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1. 신법 시행일(2017. 3. 1.) 이전 설정 등록된 특허권

 

2. 신법 시행일 2017. 3. 1. 이후 설정 등록된 특허권

 

KASAN_[직무발명분쟁] 종업원의 직무발명 미신고 및 무단 출원등록 적발 후 사용자의 특허권리 회수 방안 – 권리

 

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작성일시 : 2018. 9. 14. 09:43
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