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미국특허

특허분쟁 중 소송상 화해 성립 및 특허침해소송 종결 – 합의서 적용범위에 국내특허 뿐만 아니라 미국특허까지 포함되는지 여부: 서울중앙지방법원 2020. 8. 27. 선고 2019가합574167 판결 1. 소송 중 합의서 작성 2. 합의로 국내 특허소송 종결 BUT 특허권자가 국내특허 대응 미국특허에 근거한 특허침해소송을 추가 제기함 3. 쟁점: 합의서상 부제소합의 조항이 국내특허에 대응하는 미국특허까지 적용되는지 여부 4. 합의 당사자 중 실시자의 주장 요지 – 국내특허 뿐만 아니라 미국특허를 포함하여 모든 특허에 관련된 특허분쟁 전부를 종결하는 의사로 합의한 것임 실시자의 주장요지 – [이 사건 합의서 전문에, “등록 D 특허(이하 ‘대상특허’)”와 같이, 이 사건 합의의 대상이 된 특허가 이 사건 특허인 것처럼 기재되어 있는 부분이 있기는 하지만, 이 사건 합의서 전문에는 ‘이 사건 특허와 관련 모든 소송 및 분쟁’이 합의의 대상이라는 취지로도 기재되어 있어, 이 사건 합의가 반드시 이 사건 국.. 더보기
특허분쟁 중 소송상 화해 성립 및 특허침해소송 종결 – 합의서 적용범위에 미국특허 포함여부 쟁점: 서울중앙지방법원 2020. 8. 27. 선고 2019가합574167 판결 1. 소송 중 합의서 작성 2. 국내 특허소송 종결 BUT 특허권자가 미국 대응특허 침해소송 제기함 3. 쟁점: 합의서상 부제소합의 조항 관련 미국특허까지 적용되는지 여부 4. 합의당사자 중 실시자의 주장 – 국내특허 및 미국특허 모두 포함한 전체 분쟁 종결의사로 합의한 것임 실시자의 주장요지 – [이 사건 합의서 전문에, “등록 D 특허(이하 ‘대상특허’)”와 같이, 이 사건 합의의 대상이 된 특허가 이 사건 특허인 것처럼 기재되어 있는 부분이 있기는 하지만, 이 사건 합의서 전문에는 ‘이 사건 특허와 관련 모든 소송 및 분쟁’이 합의의 대상이라는 취지로도 기재되어 있어, 이 사건 합의가 반드시 이 사건 국내 특허만을 대상으로 하였다고 볼 수는 없다. 특히 부제소 의무를 규정한 이 사건 합의서 4항에서.. 더보기
반도체기술 FinFET 발명에 대한 미국특허소송 KAIST IP vs Samsung Electronics 종결 -미국연방법원 2020. 2. 21. 선고 판결문 삼성전자의 약 2천4백억원 손해배상책임 인정 지난 주 금요일 2020. 2. 21. THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE EASTERN DISTRICT OF TEXAS, MARSHALL DIVISION에서 판결문(Judgment)가 나왔습니다. 미국법원에서 2020. 2. 13. 삼성전자의 반론 주장과 신청을 대부분 기각하고 특허권자 KAIST에게 일부 승소취지의 손해배상액 감축 결정(remittitur)하였고 원고 KAIST US에서 이를 받아들여 최종 판결에 이른 것입니다. 법원의 판결요지는 다음과 같습니다. 삼성전자의 특허침해를 인정하고 손해배상액으로 4천만불을 지급하라는 배심평결을 그대로 유지하지 않지만, 삼성전자는 배심평결로 인정한 손해액의 절반 정도인 $203,003,416(환산하면 240,213,94.. 더보기
직무발명의 해외 특허출원 권리 승계여부 쟁점 - FinFET 미국특허권의 소유권 Ownership 쟁점 KAIST IP vs Samsung Electronics 사건 관련 몇 가지 포인트 1. 특허권은 국가기관에 등록할 때 비로소 성립하는 창설적 권리입니다. 그 성질상 등록이 필요한 특허권의 성립이나 유·무효 또는 취소 등에 관한 것은 해당 국가의 법률에 근거한다는 속지주의 원칙에 따릅니다. 따라서 직무발명에 대한 각국의 특허출원, 등록 및 그 유효 여부는 해당 국가의 특허법에 따라 판단합니다. 2. 미국 특허법에서 발명자는 발명의 소유권을 갖는다는 발명자주의 원칙이 적용됩니다. 발명자가 사용자에게 그 소유권(title)을 양도해야만 그 승계인이 비로소 발명에 대한 ownership을 취득합니다. 미국인이 아닌 외국인이 미국이 아닌 다른 나라에서 완성한 발명을 미국 특허청에 출원하여 특허권을 획득하려는 경우 미국 특허법에 따라 발명자 또는 그 승계인만이 출원인이 될 수 있습니다. 3. 내.. 더보기
고의 특허침해 시 3배 징벌적 손해배상 법규정 및 미국법원의 징벌적 손해배상 판결의 국내집행 관련 실무적 포인트 1. 미국특허소송 KAIST IP vs Samsung Electronics 판결에서 고의침해(willful infringement) 인정과 징벌적 손해배상 판결 관련 예상 쟁점 미국법원 배심평결(jury verdict)에서는 삼성전자의 고의 특허침해를 인정하고 있습니다. 향후 미국법원에서 삼성전자에 대한 징벌적 손해배상 판결을 하는 경우 그 판결의 국내법상 효력을 간략하게 살펴보면 다음과 같습니다. 외국법원의 징벌적 손해배상 판결에 대한 우리나라 법원의 승인 및 집행판결: 대법원 2016. 1. 28. 선고 2015다207747 판결 미국법원 소송에서 패소하여 징벌적 손해배상 판결을 받았더라도 국내자산에 대해 강제집행을 하려면 우리나라 법원에서 승인 및 집행판결을 받아야 합니다. 민사소송법 제217조에 .. 더보기
반도체기술 FinFET 발명에 대한 미국특허소송 KAIST IP vs Samsung Electronics 사건의 최근 미국법원 결정내용 업데이트, 결정문 첨부 미국에서 장기간의 길고 험난한 특허소송과 IPR 등 특허심판을 거쳐 이제 종반에 도달하였습니다. 미국법원은 2020. 2. 13. 삼성전자의 반론 주장과 신청을 대부분 기각하고 특허권자 KAIST에게 일부 승소취지의 결정을 하였습니다. 그 핵심요지를 보면, 삼성전자의 특허침해를 인정하고 손해배상액으로 4천만불을 지급하라는 배심평결을 그대로 유지하지 않지만, 삼성전자는 배심평결로 인정한 손해액의 절반 정도인 $203,003,416(오늘 환율로 계산하면 240,213,942,152원, 약2천4백억원)을 손해배상액으로 지급하라는 감축결정(remittitur)을 하였고, KAIST에서 2020. 3. 16.까지 위 감축결정을 받아들일지 여부를 결정하라고 고지하였습니다. KAIST에서 위 감축결정을 승낙하면 미국.. 더보기
아마존 Amazon의 자율적 특허침해판단 시스템 Neutral Patent Evaluation Process 기본내용 소개 지난해 2019년부터 아마존에서 시행하고 있는 Neutral Patent Evaluation Process 기본내용을 소개하고 실제로 미국변호사가 시도해본 실무경험을 소개한 블로그 내용입니다. 기본적으로 양 당사자가 자율적으로 동의한 경우 중립적 전문가로 하여금 특허침해여부를 판단하고, 그 판단에 따라 아마존 온라인 쇼핑몰에서 해당 상품의 노출 리스팅을 삭제할지 아니면 그대로 유지할지 여부를 결정하는 것입니다. 법원에서 특허소송에 어떤 영향을 미치는 것은 아닙니다. 블로그 포스팅 링크: Navigating Amazon’s Neutral Patent Evaluation in Real Life: Part I Neutral Patent Evaluation Process 절차 및 기본내용 1. The paten.. 더보기
특허사용료, 기술료, 특허지분 분쟁 등 특허관련 소송을 제기할 법원 – 민사소송법상 지적재산권 소송에 관한 전속관할 특칙 내용: 특허법원 2019. 3. 22. 선고 2018나2124 판결 사안의 개요 이 사건은 원고가 피고에 대하여 특허기술 사용 및 납품 협약 계약의 위반을 이유로 위 계약에서 정한 바에 따라 위약금 5억 원과 이에 대한 지연손해금의 지급 및 특허권에 관한 이전등록을 청구하는 한편 기지급한 특허사용료 5천만 원 상당의 손해배상과 그에 대한 지연손해금의 지급을 청구하는 것 소의 종류 판단 민사소송법 제24조 제2항이 규정하는 특허권 등의 지식재산권에 관한 소에 해당하며, 2015. 12. 1. 법률 제13521호로 개정된 민사소송법 24조 2항, 3항(이하 ‘민사소송법 개정 규정’이라 한다)이 시행된 이후인 2016. 11. 30. 그 소가 제기되었으므로, 민사소송법 개정 규정이 적용된다. 특허법원 판결요지 - 관할 판단 이 사건의 경우 민사소송법 제2조, 제3조에 따른 관.. 더보기
[특허분쟁] 특허발명 전용실시권 설정계약, 개량발명 관련 계약조항 해석 분쟁: 서울중앙지방법원 2018. 4. 20. 선고 2017가합584368 판결 사안의 개요 발명자, 특허권자 A, B (피고) vs 회사법인 (원고) 실시자, 전용실시권자 특허발명에 대한 실시계약 체결, 전용실시권 설정 원고 발명자들이 개량발명 후 개량발명에 대한 후속 특허출원 및 등록 실시 대상 기술 – 개량발명 원고 실시회사에서 개량발명 특허에 대한 전용실시권 설정등록청구 분쟁 대상 계약조항 쟁점: 공동발명자, 특허권자인 피고들에게 개량발명 특허까지 원고 실시회사에 대해 전용실시권 설정의무가 있는지 여부 – 계약서 제9조 제2항 해석 문제 법원의 판단 – 원고 청구 기각 첨부: 서울중앙지방법원 2018. 4. 20. 선고 2017가합584368 판결 [질문 또는 상담신청 입력하기] 더보기
[특허침해소송] 특허권자의 침해 입증책임 완화 방안 및 침해혐의자의 “구체적 행위태양제시의무” – 우리나라 개정 특허법과 관련된 일본 특허법 2018년 개정 내용 소개 지난 2018. 12. 7. 개정 특허법에서 신설된 조항, 침해혐의자 피고의 “구체적 행위태양 제시의무” 규정은 일본 특허법과 거의 같습니다. 일본에서 지난 평성 11년(1999년) 특허법에 도입하여 약 19년 동안 실무상 적용해 본 결과는 여러가지 문제점과 한계가 노출되었습니다. 그 보완책으로 지난 5월 일본특허법이 개정되어 시행을 앞두고 있습니다. 참고로 그 주요 내용을 소개하는 일본 특허청 설명자료를 인용합니다. [질문 또는 상담신청 입력하기] 더보기
[특허분쟁] 적극적 권리범위확인심판 – 확인대상발명 특정 및 확인의 이익 여부: 특허법원 2018. 11. 27. 선고 2018허2595 판결 특허권자 주장요지 특허발명 요지 특허법원 판결요지 확인대상발명에서 VOD 컨텐츠들은 VOD 서버에 저장되는 것으로, 이러한 VOD 컨텐츠들은 제1 모드 VOD 컨텐츠 및 제2 모드 VOD 컨텐츠로 구분되고, 확인대상발명에서 기본정보는 VOD 컨텐츠 선택을 위해 사용자에게 제공되는 정보로서, VOD 컨텐츠 기본정보는 제1 모드 VOD 컨텐츠의 기본정보 및 제2 모드 VOD 컨텐츠의 기본정보로 구분되는데, 제1 모드 VOD 컨텐츠와 관련된 제1 모드 VOD 컨텐츠의 기본정보는 사용자의 요청이 없더라도 미리 셋톱박스에 제공되는 것이고, 제2 모드 VOD 컨텐츠와 관련된 제2 모드 VOD 컨텐츠의 기본정보는 사용자의 요청이 있을 때 실시간으로 제공되는 것임을 알 수 있다. 피고 실시발명은 ‘국가대표2’의 제1 .. 더보기
[개정특허법] 특허침해 혐의자의 구체적 행위태양 제시 의무 조항 신설과 실무적 포인트 개정 특허법은 2018. 12. 7. 국회를 통과하였고 부칙에서 공포일로부터 6월이 경과된 후부터 시행한다고 규정하고 있습니다. 현재 공포 전인데, 대략 2019년 7월 초순경부터 시행될 것으로 예상합니다. 그 중에서 침해혐의를 받고 있는 피고의 “구체적 행위태양 제시의무” 조항의 실무적 함의를 살펴보겠습니다. 일본 특허법에 평성 11년(1999년) 아래와 동일한 규정이 신설되었습니다. 일본에서 19년 동안 시행한 조항입니다. 실무적으로 여러 문제점이 노출되었고, 올해 일본에서는 그동안 지적된 미흡한 점을 보완하려는 법개정 작업이 진행 중이라고 합니다. 대표적 문제점으로는 (1) 침해혐의자에게 “구체적 행위태양 제시의무”라고 명시하면서도 그 제시의무를 위반한 경우에 대한 벌칙조항이 없다는 점, (2) 벌.. 더보기
[특허침해소송] 특허침해 제네릭의약품 보험약가 등재로 특허제품 오리지널 의약품의 보함약가인하 시 그 약가인하분에 대한 제네릭회사의 손해배상책임 인정 일본동경지재 1심 판결 일본 동경지재지방법원 2017년 판결 - 平成29年7月27日判決言渡 平成27年(ワ)第22491号 損害賠償請求事件 4 原告製品の取引価格下落による原告の損害額について (1) 原告は,被告製品の存在によって原告製品の薬価は下落し,それに伴い,原告・マルホ間の取引価格も下落したから,同取引価格の下落に対応する部分が原告の損害であると主張する。 ア 原告は,新薬創出・適応外薬解消等促進加算制度によって,被告製品が薬価収載されるまでは,現に原告製品について薬価の維持という利益を得ていたところ,後発品である被告製品が薬価収載されたことにより,平成26年4月1日に原告製品の薬価が下落したものである。この薬価の下落は被告製品の薬価収載の結果であり,本件特許権の侵害品に当たる被告製品が薬価収載されなければ,原告製品の薬価は下落しなかったものと認められるから,被告らは,被告製品の薬価収載に.. 더보기
[특허침해소송] 일본 특허침해소송 2017년 판결 통계 - 평성 29년 - 2017년 - 일본 법원의 지재권 사건 관할집중으로 1심 재판은 동경지재지방법원, 오사카지재지방법원 2곳에서만 관할, 항소심 2심 재판은 동경지재고등법원에서 전속 관할 - 2017년 선고 1심 판결 – 48건, 그 중 특허침해인정 특허권자 원고 승소 13건, 원고 패소 35건 - 2017년 선고 항소심 판결 – 43건, 그 중 특허침해인정 원고승소 1심 판결에 대해 피고 침해혐의자가 불복한 사건 – 7건, 항소심에서 모두 피고 패소 특허침해판결 유지, - 2017년 항소심 판결 중 1심 특허침해 불인정 원고 패소 판결에 대해 특허권자 원고가 불복하여 항소한 사건 - 36건, 그 중 항소심에서 원고 항소인용, 1심 취소 판결, 특허침해인정 판결 1건, 나머지 35건은 모두 항소기각 – .. 더보기
[특허분쟁] 적극적 권리범위확인심판 중 확인대상발명 설명서에서 특허발명의 구성요소를 제외하는 내용의 보정 후 균등 주장: 특허법원 2018. 10. 5. 선고 2017허8435 판결 특허발명 확인대상발명 설명서 – 심판 진행 중 보정사항 특허법원 판결요지 – 균등 불인정 + 권리범위애 속하지 않음 특허발명의 구성요소 6은 ‘상부틸팅플레이트 양쪽에 가이드장공을 관통 형성하고, 가이드장공을 관통한 상태에서 볼트로 상부틸팅플레이트를 고정플레이트에 체결 고정시키는 틸팅수단’이고, 이에 의하면 상부틸팅플레이트는 그 양쪽에 관통하여 형성된 가이드장공을 관통하는 볼트에 의하여 고정플레이트에 체결 고정된다. 반면 이에 대응하는 확인대상발명의 대응구성요소는 제1, 2 플레이트가 실린더의 상면에 약 1° 기울어진 상태로 용접 고정된다. 이에 원고는 구성요소 6의 틸팅수단은 확인대상발명에서 ‘도장장치가 상수도관 내부로 진입할 때 전진할 수 있도록 하기 위하여 제1, 2플레이트가 실린더 상면에 약 1° .. 더보기
[ICT특허분쟁] 모바일 애플리케이션의 자기 방어보안 모듈 관련 특허권 침해소송: 특허법원 2018. 10. 4. 선고 2017나2134 판결 쟁점: ① 이 사건 제1항 발명의 ‘라이브러리’, ‘패키지 애플리케이션’ 및 ‘API'에 관한 청구범위의 해석, ② 피고 실시방법이 이 사건 제1, 4, 6항 발명의 보호범위에 속하는지 여부, ③ 피고 실시방법이 자유실시기술에 해당하는지 여부, ④ 이 사건 제1, 4, 6항 발명의 진보성이 부정되어 원고의 청구가 권리남용에 해당하는지 여부 특허법원 판결요지 ① 이 사건 제1항 발명의 ‘라이브러리’는 이에 해당하는 구성이 전체 프로그램 자체에 텍스트 형태로 삽입되어 있고 전체 프로그램 코드와 일체로 컴파일되어 하나의 실행파일을 생성하는 경우도 포함하는 것으로 해석되고, ‘패키지 애플리케이션’은 자기 방어 보안 모듈의 기능을 수행하는 서브루틴이 타겟 애플리케이션 프로그램 코드에 삽입되어 일체로 작성되고 컴파.. 더보기
[특허분쟁] 미국특허소송 KAIST IP vs Samsung Electronics 배심평결 (Jury Verdict) 중 고의침해 (willful infringement) 및 징벌적 손해배상 판결 관련 예상 쟁점 공개된 미국법원 배심평결(jury verdict)에서는 삼성전자의 고의 특허침해를 인정하고 있습니다. 향후 미국법원에서 삼성전자에 대한 징벌적 손해배상 판결을 하는 경우 그 판결의 국내법상 효력을 간략하게 살펴보면 다음과 같습니다. 외국법원의 징벌적 손해배상 판결에 대한 우리나라 법원의 승인 및 집행판결: 대법원 2016. 1. 28. 선고 2015다207747 판결 미국법원 소송에서 패소하여 징벌적 손해배상 판결을 받았더라도 국내자산에 대해 강제집행을 하려면 우리나라 법원에서 승인 및 집행판결을 받아야 합니다. 민사소송법 제217조에 외국판결의 승인 및 집행에 관한 규정을 두고 있습니다. 여기서 징벌적 손해배상 판결이 자주 문제로 대두되었습니다. 2014년 도입된 민사소송법 제217조의 2에서 명시적으.. 더보기
[특허분쟁] KAIST IP vs Samsung Electronics 미국특허소송 + FinFET 미국특허의 소유권Ownership 쟁점 관련 몇 가지 포인트 언론보도에서 해당 발명자 교수가 FinFET 발명을 완성할 당시 원광대학교 교수로 재직 중이었고, 2002. 1. 30. 국내 특허출원을 통해 특허등록 제458,288호를 등록하였다는 점, 이에 대응하는 미국특허 출원일 2003. 2. 4. (기간 경과로 우선권 주장 없음) 당시 경북대학교 교수로 재직 중이었으며, 미국특허청 심사를 거쳐 2005. 4. 26. 미국특허 제6,885,055호로 등록되었다는 점, 양자의 특허명세서가 실질적으로 동일하다는 점, 등 사정을 들어 미국특허의 실질적 권리자는 발명자 및 그 승계인이 아니라 경북대학교로 보아야 한다는 주장이 있습니다. 언론매체에 실린 기사를 보고, 몇 가지 기본적 사항에 관한 코멘트를 하면 다음과 같습니다. 다만, 현재 미국특허소송 진행 중이라 섣부른.. 더보기
[미국특허공동발명분쟁] 직무발명 승계조항 “will assign” + 자동승계 불인정 + 일부 공동발명자 누락한 특허권의 권리행사 불인정 “unenforceable” + 소각하 dismissal 판결: CAFC 2018. 1. 11. 판결 1. 직무발명 승계관련 계약조항 “I agree that I will promptly make full written disclosure to the Company, will hold in trust for the sole right and benefit of the Company, and will assign to the Company all my right, title, and interest in and to any and all inventions, original works of authorship, developments, improvements or trade secrets which I may solely or jointly conceive or develop or reduce to pra.. 더보기