미국특허__글20건

  1. 2020.10.14 특허분쟁 중 소송상 화해 성립 및 특허침해소송 종결 – 합의서 적용범위에 미국특허 포함여부 쟁점: 서울중앙지방법원 2020. 8. 27. 선고 2019가합574167 판결
  2. 2020.02.24 반도체기술 FinFET 발명에 대한 미국특허소송 KAIST IP vs Samsung Electronics 종결 -미국연방법원 2020. 2. 21. 선고 판결문 삼성전자의 약 2천4백억원 손해배상책임 인정
  3. 2020.02.17 직무발명의 해외 특허출원 권리 승계여부 쟁점 - FinFET 미국특허권의 소유권 Ownership 쟁점 KAIST IP vs Samsung Electronics 사건 관련 몇 가지 포인트
  4. 2020.02.17 고의 특허침해 시 3배 징벌적 손해배상 법규정 및 미국법원의 징벌적 손해배상 판결의 국내집행 관련 실무적 포인트
  5. 2020.02.17 반도체기술 FinFET 발명에 대한 미국특허소송 KAIST IP vs Samsung Electronics 사건의 최근 미국법원 결정내용 업데이트, 결정문 첨부
  6. 2020.02.12 아마존 Amazon의 자율적 특허침해판단 시스템 Neutral Patent Evaluation Process 기본내용 소개
  7. 2019.05.02 특허사용료, 기술료, 특허지분 분쟁 등 특허관련 소송을 제기할 법원 – 민사소송법상 지적재산권 소송에 관한 전속관할 특칙 내용: 특허법원 2019. 3. 22. 선고 2018나2124 판결
  8. 2019.01.04 [특허분쟁] 특허발명 전용실시권 설정계약, 개량발명 관련 계약조항 해석 분쟁: 서울중앙지방법원 2018. 4. 20. 선고 2017가합584368 판결
  9. 2018.12.27 [특허침해소송] 특허권자의 침해 입증책임 완화 방안 및 침해혐의자의 “구체적 행위태양제시의무” – 우리나라 개정 특허법과 관련된 일본 특허법 2018년 개정 내용 소개
  10. 2018.12.27 [특허분쟁] 적극적 권리범위확인심판 – 확인대상발명 특정 및 확인의 이익 여부: 특허법원 2018. 11. 27. 선고 2018허2595 판결
  11. 2018.12.26 [개정특허법] 특허침해 혐의자의 구체적 행위태양 제시 의무 조항 신설과 실무적 포인트
  12. 2018.12.26 [특허침해소송] 특허침해 제네릭의약품 보험약가 등재로 특허제품 오리지널 의약품의 보함약가인하 시 그 약가인하분에 대한 제네릭회사의 손해배상책임 인정 일본동경지재 1심 판결
  13. 2018.12.26 [특허침해소송] 일본 특허침해소송 2017년 판결 통계
  14. 2018.10.23 [특허분쟁] 적극적 권리범위확인심판 중 확인대상발명 설명서에서 특허발명의 구성요소를 제외하는 내용의 보정 후 균등 주장: 특허법원 2018. 10. 5. 선고 2017허8435 판결
  15. 2018.10.22 [ICT특허분쟁] 모바일 애플리케이션의 자기 방어보안 모듈 관련 특허권 침해소송: 특허법원 2018. 10. 4. 선고 2017나2134 판결
  16. 2018.08.10 [공동발명] 공동연구개발 및 공동발명 관련 실무적 포인트
  17. 2018.06.21 [특허분쟁] 미국특허소송 KAIST IP vs Samsung Electronics 배심평결 (Jury Verdict) 중 고의침해 (willful infringement) 및 징벌적 손해배상 판결 관련 예상 쟁점
  18. 2018.06.21 [특허분쟁] KAIST IP vs Samsung Electronics 미국특허소송 + FinFET 미국특허의 소유권Ownership 쟁점 관련 몇 가지 포인트
  19. 2018.01.15 [미국특허공동발명분쟁] 직무발명 승계조항 “will assign” + 자동승계 불인정 + 일부 공동발명자 누락한 특허권의 권리행사 불인정 “unenforceable” + 소각하 dismissal 판결: CAFC 2018. 1. 11. 판결
  20. 2017.07.25 미국법원이 재판의 쟁점에 관한 정부부처 입장, 전문가 의견, 업계의 여론을 청취하는 방법: Amicus Curiae Brief 제도

1. 소송 중 합의서 작성

 

 

 

2. 국내 특허소송 종결 BUT 특허권자가 미국 대응특허 침해소송 제기함

 

3. 쟁점: 합의서상 부제소합의 조항 관련 미국특허까지 적용되는지 여부

 

4. 합의당사자 중 실시자의 주장 국내특허 및 미국특허 모두 포함한 전체 분쟁 종결의사로 합의한 것임

 

 

5. 서울중앙지방법원 판결 요지 합의서 문언 중시, 미국특허 적용 불허

 

 

 

 

첨부: 서울중앙지방법원 2020. 8. 27. 선고 2019가합574167 판결

 

KASAN_특허분쟁 중 소송상 화해 성립 및 특허침해소송 종결 – 합의서 적용범위에 미국특허 포함여부 쟁점 서울중앙

서울중앙지방법원 2020. 8. 27. 선고 2019가합574167 판결.pdf

 

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작성일시 : 2020. 10. 14. 16:56
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지난 주 금요일 2020. 2. 21. THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE EASTERN DISTRICT OF TEXAS, MARSHALL DIVISION에서 판결문(Judgment)가 나왔습니다.

 

미국법원에서 2020. 2. 13. 삼성전자의 반론 주장과 신청을 대부분 기각하고 특허권자 KAIST에게 일부 승소취지의 손해배상액 감축 결정(remittitur)하였고 원고 KAIST US에서 이를 받아들여 최종 판결에 이른 것입니다.

 

법원의 판결요지는 다음과 같습니다. 삼성전자의 특허침해를 인정하고 손해배상액으로 4천만불을 지급하라는 배심평결을 그대로 유지하지 않지만, 삼성전자는 배심평결로 인정한 손해액의 절반 정도인 $203,003,416(환산하면 240,213,942,152, 24백억원)을 손해배상액으로 지급하라는 감축결정(remittitur)을 하였고, KAIST에서 위 감축결정을 받아들였습니다.

 

Pursuant to Rule 58 of the Federal Rules of Civil Procedure and in accordance with the

foregoing, the Court hereby ORDERS and ENTERS JUDGMENT as follows:

1. Samsung has infringed one or more of the Asserted Claims;

2. GlobalFoundries has infringed one or more of the Asserted Claims;

3. Qualcomm has infringed on or more of the Asserted Claims;

4. The Asserted Claims are not invalid;

5. Samsung’s infringement was willful;

6. GlobalFoundries’ infringement was not willful;

7. Qualcomm’s infringement was not willful;

8. KAIST is hereby awarded damages from and against Samsung and shall accordingly have and recover from Samsung the sum of $203,003,416.00 U.S. Dollars;

 

첨부: 미국법원 판결문 

KAIST vs SAMSUNG 판결문.pdf

KASAN_반도체기술 FinFET 발명에 대한 미국특허소송 KAIST IP vs Samsung Electronics

 

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작성일시 : 2020. 2. 24. 14:17
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1. 특허권은 국가기관에 등록할 때 비로소 성립하는 창설적 권리입니다. 그 성질상 등록이 필요한 특허권의 성립이나 유·무효 또는 취소 등에 관한 것은 해당 국가의 법률에 근거한다는 속지주의 원칙에 따릅니다. 따라서 직무발명에 대한 각국의 특허출원, 등록 및 그 유효 여부는 해당 국가의 특허법에 따라 판단합니다.

 

2. 미국 특허법에서 발명자는 발명의 소유권을 갖는다는 발명자주의 원칙이 적용됩니다. 발명자가 사용자에게 그 소유권(title)을 양도해야만 그 승계인이 비로소 발명에 대한 ownership을 취득합니다. 미국인이 아닌 외국인이 미국이 아닌 다른 나라에서 완성한 발명을 미국 특허청에 출원하여 특허권을 획득하려는 경우 미국 특허법에 따라 발명자 또는 그 승계인만이 출원인이 될 수 있습니다.

 

3. 내국인이 국내에서 완성한 직무발명에 대한 각국에서 특허를 받을 권리를 사용자가 승계한지 여부는 국내법에 따라 판단합니다. 대법원 2015. 1. 15. 선고 20124763 판결: “직무발명에서 특허를 받을 권리의 귀속과 승계, 사용자의 통상실시권의 취득 및 종업원의 보상금청구권에 관한 사항은 사용자와 종업원 사이의 고용관계를 기초로 한 권리의무 관계에 해당한다. 직무발명에 대하여 각국에서 특허를 받을 권리는 하나의 고용관계에 기초하여 실질적으로 하나의 사회적 사실로 평가되는 동일한 발명으로부터 발생한 것이며, 당사자들의 이익보호 및 법적 안정성을 위하여 직무발명으로부터 비롯되는 법률관계에 대하여 고용관계 준거법 국가의 법률에 의한 통일적인 해석이 필요하다.”

 

4. 직무발명에 대한 각국에서 특허를 받을 권리는 하나의 단일 권리로 보면 구체적 사안에 대한 적용과 판단이 매우 어렵습니다. 각각 구분되는 줄기와 그들이 묶여 있는 다발을 상정하여, 복수의 국가에서 각각 특허를 받을 수 있는 권리, 즉 복수의 권리가 하나로 묶인 권리 다발로 보면 좋을 것입니다. 저작권과 유사하게 파악하는 것이 옳다고 생각합니다.

 

5. 사용자가 직무발명을 승계하여 국내 특허출원을 하였으나 우선권 주장기간 이내에 해외 출원을 진행하지 않았습니다. 그 후 직무발명자인 대학교수가 본인 명의로 미국 특허출원을 진행하여 등록한 것이 이번에 문제된 KAISTfinFET 미국특허입니다.

 

6. 대법원 20124763 판결에서 따르면, 직무발명에 대하여 다른 나라에서 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자가 승계한지 여부는 국내법이 적용됩니다. 사용자가 국내특허출원을 한 점과 특별한 계약을 따로 한 것이 없다는 점에 비추어 보면, 해당 직무발명에 대해 미국에서 특허를 받을 권리도 사용자가 승계한 것으로 보아야 할 것입니다.

 

7. 사용자는 직무발명을 승계한 다음 특허출원을 하지 않을 수도 있습니다. 사용자의 소위 출원유보 결정입니다. 다만, 출원유보 시 사용자는 직무발명자에게 출원 및 등록한 것과 동일하게 정당한 보상을 해야 합니다. 참조: 발명진흥법 제16(출원 유보시의 보상) 사용자 등은 직무발명에 대한 권리를 승계한 후 출원하지 아니하거나 출원을 포기 또는 취하하는 경우에도 제15조에 따라 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 그 발명에 대한 보상액을 결정할 때에는 그 발명이 산업재산권으로 보호되었더라면 종업원 등이 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려하여야 한다.

 

8. FinFET 미국특허 분쟁사안에서 사용자인 대학은 직무발명에 대해 미국특허를 받을 권리를 승계하였다고 주장할 수도 있으나, 그렇게 되면 직무발명에 대한 미국특허의 출원유보 시 보상이라는 엄청난 RISK에 직면할 수도 있습니다. 미국 특허권자로 인정받지 않는 한 미국특허를 받을 권리의 승계자는 실익은 없고 Risk만 있을 뿐입니다.

 

9. 미국 특허법은 ownership 승계를 매우 엄격한 기준에서 인정합니다. 우리나라 법과 마찬가지로 명시적 양도뿐만 아니라 묵시적 양도 또한 인정될 수 있지만, 미국특허 판례는 발명자를 강하게 보호하는 경향으로 사용자에게 묵시적 승계를 인정한 사례는 많지 않습니다.

 

10. FinFET 미국특허 사안에서 사용자가 우선권 주장기한 내에 미국특허 출원을 하지 않았고, 그 이후 발명자가 본인 명의로 미국 특허출원을 하여 등록한 점에 비추어 보면, 최초 직무발명자가 사용자 대학에게 특허를 받을 권리 다발(미국특허를 받을 권리까지 포함)을 양도한 사실은 있으나, 그 후 양도된 권리 다발 중에서 미국특허를 받을 권리를 행사하지 않고 포기함으로써 해당 권리 줄기가 직무발명자에게 다시 되돌아 갔다고 볼 수 있습니다.

 

11. 따라서 FinFET 미국특허의 소유권은 사용자 대학이 아니라 직무발명자에게 있는 것으로 보입니다. 설령 미국 특허출원, 심사, 등록에 관한 비용을 사용자인 대학에서 부담했다고 가정하더라도, 그와 같은 사실만으로 미국특허의 소유권이 대학에 있었다고 볼 수 있는 근거는 아니라고 생각합니다. 다른 대학에게 직무발명을 양도한 점, 국내출원을 그 다른 대학 명의로 한 점, 미국출원을 대학명의가 아닌 발명자 명의로 한 점 등에 비추어 볼 때, 미국출원 당시 재직 대학에게 직무발명에 대한 특허 받을 권리 중에서 미국특허를 받을 권리를 따로 구분하여 전직 대학에서 되돌려 받은 다음 재직 중 대학에 다시 양도한 것으로 보는 것은 무리한 해석일 것입니다.

 

KASAN_직무발명의 해외 특허출원 권리 승계여부 쟁점 - FinFET 미국특허권의 소유권 Ownership 쟁점

 

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작성일시 : 2020. 2. 17. 18:00
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1. 미국특허소송 KAIST IP vs Samsung Electronics 판결에서 고의침해(willful infringement) 인정과 징벌적 손해배상 판결 관련 예상 쟁점

미국법원 배심평결(jury verdict)에서는 삼성전자의 고의 특허침해를 인정하고 있습니다. 향후 미국법원에서 삼성전자에 대한 징벌적 손해배상 판결을 하는 경우 그 판결의 국내법상 효력을 간략하게 살펴보면 다음과 같습니다.

 

외국법원의 징벌적 손해배상 판결에 대한 우리나라 법원의 승인 및 집행판결: 대법원 2016. 1. 28. 선고 2015207747 판결

 

미국법원 소송에서 패소하여 징벌적 손해배상 판결을 받았더라도 국내자산에 대해 강제집행을 하려면 우리나라 법원에서 승인 및 집행판결을 받아야 합니다. 민사소송법 제217조에 외국판결의 승인 및 집행에 관한 규정을 두고 있습니다. 여기서 징벌적 손해배상 판결이 자주 문제로 대두되었습니다. 2014년 도입된 민사소송법 제217조의 2에서 명시적으로 징벌적 손해배상 외국판결에서 손해배상액을 일부 감축할 수 있는 근거조항을 두었습니다. 이에 대한 대법원 판결 요지는 다음과 같습니다.

 

"민사소송법 제217조 제1항 제3호는 외국법원의 확정판결 또는 이와 동일한 효력이 인정되는 재판(이하 확정재판 등이라 한다)의 승인이 대한민국의 선량한 풍속이나 그 밖의 사회질서에 어긋나지 아니할 것을 외국재판 승인요건의 하나로 규정하고 있다. 여기서 확정재판 등을 승인한 결과가 대한민국의 선량한 풍속이나 그 밖의 사회질서에 어긋나는지는 승인 여부를 판단하는 시점에서 확정재판 등의 승인이 우리나라의 국내법 질서가 보호하려는 기본적인 도덕적 신념과 사회질서에 미치는 영향을 확정재판 등이 다룬 사안과 우리나라와의 관련성의 정도에 비추어 판단하여야 한다.

 

민사소송법 제217조의2 1항은 법원은 손해배상에 관한 확정재판 등이 대한민국의 법률 또는 대한민국이 체결한 국제조약의 기본질서에 현저히 반하는 결과를 초래할 경우에는 해당 확정재판 등의 전부 또는 일부를 승인할 수 없다.”라고 규정하고 있는데, 이는 징벌적 손해배상과 같이 손해전보의 범위를 초과하는 배상액의 지급을 명한 외국법원의 확정재판 등의 승인을 적정범위로 제한하기 위하여 마련된 규정이다. 따라서 외국법원의 확정재판 등이 당사자가 실제로 입은 손해를 전보하는 손해배상을 명하는 경우에는 민사소송법 제217조의2 1항을 근거로 승인을 제한할 수 없다."

 

2. 미국 특허법상 징벌적 손해배상 - 법원재량으로 규정

 

 

3. 결정 권한의 분배 판례법리

A. 배심(Jury) 고의침해 여부 판단 및 결정 “The entire willfulness determination is to be decided by the jury.” Exmark Mfg. Co. Inc. v. Briggs & Stratton Power Prod. Grp., LLC, 879 F.3d 1332, 1353 (Fed. Cir. 2018)

B. 1심 법원 판사(judge) 징벌적으로 손해배상액 증액 여부 및 그 액수 판단 및 결정

C. “The jury must decide whether the infringement was intentional, and then the court must decide whether the intentional conduct was egregious enough to justify enhanced damages.”

 

4. 징벌적 손해배상 판단 및 결정 기준 Halo 판결 등 판례법리

 

 

5. 분쟁사례 검토 - 미국 특허소송에서 패소한 국내회사에 대해 거액의 손해배상 명령 미국판결의 국내법상 승인 및 집행 - 대법원 2015. 10. 15. 선고 20151284 판결

외국법원 판결을 우리나라에서 승인 및 집행할 수 있는지 관한 법령과 판결 등을 블로그 글로 소개한 적이 있습니다. 새로운 내용은 아니지만, 미국특허소송에서 패소한 국내중소기업에 대해 $1100만불이라는 거액의 손해배상 판결을 우리나라 법원에서 승인하고 집행을 허용한다는 대법원 판결을 소개합니다.

 

미국특허소송에서 배심재판 결과 침해자에게 거액의 손해배상액이 인정되는 경우가 많습니다. 그와 같은 거액의 손해배상액은 우리나라 법상 인정되어서는 안된다고 다투는 경우가 대부분입니다. 첨부한 하급심 판결에서 보듯 이 사건에서도 주된 쟁점은 손해배상액 산정 문제입니다.

 

6. 특허침해자의 주장 요지

미국 판결은 특허가 제품 중 일부에만 관련된 특허임에도 미국에서도 적용을 자제하는 추세인 전시장가치법(The Entire Market Value Rule, EMVR)에 따라 제품의 전체 판매가격을 기준으로 손해를 산정함으로써 실제 손해(특허침해와 관련된 부분)를 넘어서는 손해 또는 비경제적 손해를 손해액에 포함시켰으므로 손해의 범위를 상당인과관계 있는 통상손해로 한정하는 우리나라 민법과 특허법 및 우리나라 대법원의 태도에 반하고, 제한배상주의를 취하고 있는 민사소송법 217, 217조의2, 우리나라 민사법, 국제사법 324‘WTO 무역관련 지적재산권에 관한 협정(TRIPs)'에도 반한다.”

 

7. 대법원 판결 요지

민사소송법 제217조의2 1법원은 손해배상에 관한 확정재판 등이 대한민국의 법률 또는 대한민국이 체결한 국제조약의 기본질서에 현저히 반하는 결과를 초래할 경우에는 해당 확정재판 등의 전부 또는 일부를 승인할 수 없다.”라고 규정하고 있는데, 이는 징벌적 손해배상과 같이 손해전보의 범위를 초과하는 배상액의 지급을 명한 외국법원의 확정판결 또는 이와 동일한 효력이 인정되는 재판의 승인을 적정 범위로 제한하기 위하여 마련된 규정이므로, 외국법원의 확정재판 등이 당사자가 실제로 입은 손해를 전보하는 손해배상을 명하는 경우에는 민사소송법 제217조의2 1을 근거로 승인을 제한할 수 없다.

 

이 사건 미국판결에서 인정된 손해액은 모두 전보적 손해배상액에 해당하고 제재적 성격의 손해액이 포함되어 있지 않은데, 민사소송법 제217조의2의 입법취지가 징벌적 손해배상이 아닌 전보적 손해배상의 경우에도 손해액이 과다하다는 이유만으로 외국판결의 승인을 제한할 수 있도록 한 것이라고 볼 수 없는 점 등에 비추어, 이 사건 미국판결이 인정한 손해액이 전보배상의 범위를 초과한다거나 이 사건 미국판결의 손해액 산정방식이 우리나라 법원에서 사용하는 방식과 본질적인 차이가 있다고 보기 어려우므로, 그에 기초하여 내려진 이 사건 미국판결을 승인하는 것이 선량한 풍속이나 그 밖의 사회질서에 어긋난다고 볼 수 없다.”

 

8. 특허법 개정에 따라 향후 판례 변경의 가능성 높음

2019. 7. 9. 시행 특허법 개정 내용 징벌적 3배 손해배상 조항 신설

신설 제128(손해배상청구권 등) 8항 및 제9 법원은 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 제1항에도 불구하고 제2항부터 제7항까지의 규정에 따라 손해로 인정 된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다.

 

8항에 따른 배상액을 판단할 때에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부

2. 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도

3. 침해행위로 인하여 특허권자 및 전용실시권자가 입은 피해규모

4. 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익

5. 침해행위의 기간·횟수 등

6. 침해행위에 따른 벌금

7. 침해행위를 한 자의 재산상태

8. 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도

 

신법 적용 범위: 부칙 제4(손해배상청구권에 관한 적용례) 128조 제8항 및 제9항의 개정규정(징벌적 손해배상)은 이 법시행(2019. 7. 9.) 후 최초로 위반행위가 발생한 경우부터 적용한다.

 

KASAN_고의 특허침해 시 3배 징벌적 손해배상 법규정 및 미국법원의 징벌적 손해배상 판결의 국내집행 관련 실무적

 

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작성일시 : 2020. 2. 17. 17:00
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미국에서 장기간의 길고 험난한 특허소송과 IPR 등 특허심판을 거쳐 이제 종반에 도달하였습니다. 미국법원은 2020. 2. 13. 삼성전자의 반론 주장과 신청을 대부분 기각하고 특허권자 KAIST에게 일부 승소취지의 결정을 하였습니다.

 

그 핵심요지를 보면, 삼성전자의 특허침해를 인정하고 손해배상액으로 4천만불을 지급하라는 배심평결을 그대로 유지하지 않지만, 삼성전자는 배심평결로 인정한 손해액의 절반 정도인 $203,003,416(오늘 환율로 계산하면 240,213,942,152, 24백억원)을 손해배상액으로 지급하라는 감축결정(remittitur)을 하였고, KAIST에서 2020. 3. 16.까지 위 감축결정을 받아들일지 여부를 결정하라고 고지하였습니다. KAIST에서 위 감축결정을 승낙하면 미국법원은 사건을 재심리하지 않고 종결하고, 추가로 원리금에 대한 지연이자를 계산하여 더하는 등을 거쳐 최종 판결한다는 것입니다.

 

첨부한 미국법원의 결정문 Memorandum & Opinion을 읽어 보시기 바랍니다. 참고로 생소한 법률용어 remittitur 설명도 아래에 첨부합니다.

 

A remittitur is a ruling by a judge (usually upon motion to reduce or throw out a jury verdict) lowering the amount of damages granted by a jury in a civil case. Usually, this is because the amount awarded exceeded the amount demanded. If the motion is granted, the plaintiff may either accept the reduced verdict or submit to a new trial restricted to the matter of damages. The term is also sometimes used in place of "remand" or a mandatethat is, moving a case from a higher court to a lower court.

 

참고로 이 사건에 대해 종래 블로그에 올린 내용을 다시 첨부합니다.

 

미국법원 특허소송의 배심평결(jury verdict) 일자 2018. 6. 15.

 

 

배심 평결 이후 진행 사항 최근 Mediation (조정, 화해) 진행 후 결과보고

 

 

배심 평결로부터 약 10개월 경과되었지만 아직 판결(Judgment) 선고 전 단계

미국특허권의 권리귀속 쟁점

언론보도에서 해당 발명자 교수가 FinFET 발명을 완성할 당시 원광대학교 교수로 재직 중이었고, 2002. 1. 30. 국내 특허출원을 통해 특허등록 제458,288호를 등록하였다는 점,

 

 

이에 대응하는 미국특허출원일 2003. 2. 4. (기간 경과로 우선권 주장 없음) 당시 경북대학교 교수로 재직 중이었으며, 미국특허청 심사를 거쳐 2005. 4. 26. 미국특허 제6,885,055호로 등록되었다는 점, 양자의 특허명세서가 실질적으로 동일하다는 점, 등 사정을 들어 미국특허의 실질적 권리자는 발명자 및 그 승계인이 아니라 경북대학교로 보아야 한다는 주장이 있습니다. 언론매체에 실린 기사를 보고, 몇 가지 기본적 사항에 관한 코멘트를 하면 다음과 같습니다. 다만, 현재 미국특허소송 진행 중이라 섣부른 언급은 부적절하기도 하고, 한편으로는 미국법원에서 조만간 쟁점에 관한 판결을 할 수도 있으므로 조금만 기다리면 궁금증이 해소될 것입니다.

 

1. 각국의 특허등록 및 유효 여부는 그 나라의 법에 따라 개별적으로 판단한다는 속지주의 원칙이 적용됩니다. 따라서 미국 특허권의 소유관계는 미국법에 따라 결정됩니다.

2. 미국 특허법상 발명자는 발명의 소유권을 갖는다는 발명자주의 원칙이 적용됩니다. 발명자가 타인에게 그 소유권(title)을 양도해야 그 승계인이 비로소 발명에 대한 ownership을 취득합니다.

3. 미국법은 ownership 양도를 매우 엄격한 기준에서 인정하는 경향이 강합니다. 우리나라 법과 마찬가지로 명시적 양도 뿐만 아니라 묵시적 양도로 인정될 수 있습니다. 미국특허 판례법리가 중요하고, 발명자를 강하게 보호하는 경향상 묵시적 양도를 인정한 사례는 많지 않다고 생각합니다.

4. 최근의 예를 들면, TaiwanIT 회사 연구원들이 완성된 발명에 대한 미국특허의 침해소송에서 사용자가 발명자로부터 발명에 관한 권리를 양도받았는지 여부가 쟁점인 CAFC 2018. 1. 11. 선고 Advanced Video Technologies LLC v. HTC Corp. (Fed. Cir. 2018) 판결 사례를 참고할 수 있습니다. 간략하게 소개하면 다음과 같습니다. 상세한 내용은 첨부한 판결문을 읽어 보기 바랍니다.

 

Taiwan 회사 Infochips 연구원 3명 공동발명자 그 중 2명은 명시적으로 양도증에 사인함, 나머지 1명은 양도증 사인 거절 + 양도증 사인 없는 상황에서 직무발명의 승계조항이 포함된 취업규정에 의한 발명의 양도(승계) 인정 여부가 쟁점

 

1. 회사취업규칙 중 권리양도 규정

(1) "will assign" and "trust" provisions

“I agree that I will promptly make full written disclosure to the Company, will hold in trust for the sole right and benefit of the Company, and will assign to the Company all my right, title, and interest in and to any and all inventions, original works of authorship, developments, improvements or trade secrets which I may solely or jointly conceive or develop or reduce to practice, or cause to be conceived or developed or reduced to practice, during the period of time I am in the employ of the Company.”

 

(2) "quitclaim" provision

“I hereby waive and quitclaim to the Company any and all claims, of any nature whatsoever, which I now or may hereafter have infringement [sic] of any patents, copyrights, or mask work rights resulting from any such application assigned hereunder to the Company.”

 

2. 미국법원 1심 판결 및 CAFC 판결 요지

장래 권리양도의 약속에 해당하고, 실제 권리양도 해당하지 않음. 발명자로부터 사용자에게 발명에 관한 권리가 이전된 것으로 인정할 수 없음 - An employment agreement stating that the employee “will assign” all interest in any inventions is merely a promise to assign and does not in itself effect an assignment.

 

FinFET 미국 특허권의 소유권 Ownership 쟁점 관련 몇 가지 실무적 포인트

1. 특허권은 국가기관에 등록할 때 비로소 성립하는 창설적 권리입니다. 그 성질상 등록이 필요한 특허권의 성립이나 유·무효 또는 취소 등에 관한 것은 해당 국가의 법률에 근거한다는 속지주의 원칙에 따릅니다. 따라서 직무발명에 대한 각국의 특허출원, 등록 및 그 유효 여부는 해당 국가의 특허법에 따라 판단합니다.

 

2. 미국 특허법에서 발명자는 발명의 소유권을 갖는다는 발명자주의 원칙이 적용됩니다. 발명자가 사용자에게 그 소유권(title)을 양도해야만 그 승계인이 비로소 발명에 대한 ownership을 취득합니다. 미국인이 아닌 외국인이 미국이 아닌 다른 나라에서 완성한 발명을 미국 특허청에 출원하여 특허권을 획득하려는 경우 미국 특허법에 따라 발명자 또는 그 승계인만이 출원인이 될 수 있습니다.

 

3. 내국인이 국내에서 완성한 직무발명에 대한 각국에서 특허를 받을 권리를 사용자가 승계한지 여부는 국내법에 따라 판단합니다. 대법원 2015. 1. 15. 선고 20124763 판결: “직무발명에서 특허를 받을 권리의 귀속과 승계, 사용자의 통상실시권의 취득 및 종업원의 보상금청구권에 관한 사항은 사용자와 종업원 사이의 고용관계를 기초로 한 권리의무 관계에 해당한다. 직무발명에 대하여 각국에서 특허를 받을 권리는 하나의 고용관계에 기초하여 실질적으로 하나의 사회적 사실로 평가되는 동일한 발명으로부터 발생한 것이며, 당사자들의 이익보호 및 법적 안정성을 위하여 직무발명으로부터 비롯되는 법률관계에 대하여 고용관계 준거법 국가의 법률에 의한 통일적인 해석이 필요하다.”

 

4. 직무발명에 대한 각국에서 특허를 받을 권리는 하나의 단일 권리로 보면 구체적 사안에 대한 적용과 판단이 매우 어렵습니다. 각각 구분되는 줄기와 그들이 묶여 있는 다발을 상정하여, 복수의 국가에서 각각 특허를 받을 수 있는 권리, 즉 복수의 권리가 하나로 묶인 권리 다발로 보면 좋을 것입니다. 저작권과 유사하게 파악하는 것이 옳다고 생각합니다.

 

5. 사용자가 직무발명을 승계하여 국내 특허출원을 하였으나 우선권 주장기간 이내에 해외 출원을 진행하지 않았습니다. 그 후 직무발명자인 대학교수가 본인 명의로 미국 특허출원을 진행하여 등록한 것이 이번에 문제된 KAISTfinFET 미국특허입니다.

 

6. 대법원 20124763 판결에서 따르면, 직무발명에 대하여 다른 나라에서 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자가 승계한지 여부는 국내법이 적용됩니다. 사용자가 국내특허출원을 한 점과 특별한 계약을 따로 한 것이 없다는 점에 비추어 보면, 해당 직무발명에 대해 미국에서 특허를 받을 권리도 사용자가 승계한 것으로 보아야 할 것입니다.

 

7. 사용자는 직무발명을 승계한 다음 특허출원을 하지 않을 수도 있습니다. 사용자의 소위 출원유보 결정입니다. 다만, 출원유보 시 사용자는 직무발명자에게 출원 및 등록한 것과 동일하게 정당한 보상을 해야 합니다. 참조: 발명진흥법 제16(출원 유보시의 보상) 사용자 등은 직무발명에 대한 권리를 승계한 후 출원하지 아니하거나 출원을 포기 또는 취하하는 경우에도 제15조에 따라 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 그 발명에 대한 보상액을 결정할 때에는 그 발명이 산업재산권으로 보호되었더라면 종업원등이 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려하여야 한다.

 

8. FinFET 미국특허 분쟁사안에서 사용자인 대학은 직무발명에 대해 미국특허를 받을 권리를 승계하였다고 주장할 수도 있으나, 그렇게 되면 직무발명에 대한 미국특허의 출원유보 시 보상이라는 엄청난 RISK에 직면할 수도 있습니다. 미국 특허권자로 인정받지 않는 한 미국특허를 받을 권리의 승계자는 실익은 없고 Risk만 있을 뿐입니다.

 

9. 미국 특허법은 ownership 승계를 매우 엄격한 기준에서 인정합니다. 우리나라 법과 마찬가지로 명시적 양도 뿐만 아니라 묵시적 양도 또한 인정될 수 있지만, 미국특허 판례는 발명자를 강하게 보호하는 경향으로 사용자에게 묵시적 승계를 인정한 사례는 많지 않습니다.

 

10. FinFET 미국특허 사안에서 사용자가 우선권 주장기한 내에 미국특허 출원을 하지 않았고, 그 이후 발명자가 본인 명의로 미국 특허출원을 하여 등록한 점에 비추어 보면, 최초 직무발명자가 사용자 대학에게 특허를 받을 권리 다발(미국특허를 받을 권리까지 포함)을 양도한 사실은 있으나, 그 후 양도된 권리 다발 중에서 미국특허를 받을 권리를 행사하지 않고 포기함으로써 해당 권리 줄기가 직무발명자에게 다시 되돌아 갔다고 볼 수 있습니다.

 

11. 따라서 FinFET 미국특허의 소유권은 사용자 대학이 아니라 직무발명자에게 있는 것으로 보입니다. 설령 미국 특허출원, 심사, 등록에 관한 비용을 사용자인 대학에서 부담했다고 가정하더라도, 그와 같은 사실만으로 미국특허의 소유권이 대학에 있었다고 볼 수 있는 근거는 아니라고 생각합니다. 다른 대학에게 직무발명을 양도한 점, 국내출원을 그 다른 대학 명의로 한 점, 미국출원을 대학명의가 아닌 발명자 명의로 한 점 등에 비추어 볼 때, 미국출원 당시 재직 대학에게 직무발명에 대한 특허 받을 권리 중에서 미국특허를 받을 권리를 따로 구분하여 전직 대학에서 되돌려 받은 다음 재직 중 대학에 다시 양도한 것으로 보는 것은 무리한 해석일 것입니다.

 

KASAN_반도체기술 FinFET 발명에 대한 미국특허소송 KAIST IP vs Samsung Electronics

미국법원 결정문.pdf

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작성일시 : 2020. 2. 17. 16:00
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지난해 2019년부터 아마존에서 시행하고 있는 Neutral Patent Evaluation Process 기본내용을 소개하고 실제로 미국변호사가 시도해본 실무경험을 소개한 블로그 내용입니다. 기본적으로 양 당사자가 자율적으로 동의한 경우 중립적 전문가로 하여금 특허침해여부를 판단하고, 그 판단에 따라 아마존 온라인 쇼핑몰에서 해당 상품의 노출 리스팅을 삭제할지 아니면 그대로 유지할지 여부를 결정하는 것입니다. 법원에서 특허소송에 어떤 영향을 미치는 것은 아닙니다. 블로그 포스팅 링크: Navigating Amazon’s Neutral Patent Evaluation in Real Life: Part I

 

Neutral Patent Evaluation Process 절차 및 기본내용

1. The patent owner requests to participate in Amazon’s Neutral Patent Evaluation Process.

 

2. The patent owner also submits a statement identifying the accused infringing products by their Amazon Standard Identification Number (or ASIN) and explains how the products infringe the patent. The number of products a patent owner may accuse is limited to 50 products.

 

3. Upon receipt of the patent owner’s request and the list of accused products, Amazon sends a neutral patent evaluation agreement to the patent owner and the infringing seller(s). Both must complete and execute this agreement in its entirety. The infringing seller has a three-week period of time to consider the agreement and to notify Amazon whether it agrees to participate in the Neutral Patent Evaluation Process. (1) If the seller agrees to the evaluation, its listings remain active until the conclusion of the neutral evaluation. (2) If, however, the seller does not comply with the agreement, or if the seller does not agree to participate in the evaluation process, the listings for the seller’s accused products are removed from Amazon’s marketplace.

 

4. If both parties agree to participate in the neutral evaluation, Amazon selects a neutral third-party patent lawyer and requires each party to pay the evaluator a $4,000 deposit.

 

5. After both parties pay the deposit the evaluator, the evaluator establishes a schedule for the submission of written arguments by both parties. Generally, the patent owner has 21 days to submit its initial arguments, the seller has 14 days to respond, and the patent owner has 7 days to optionally reply. No modifications to the schedule are permitted. The evaluator must announce his or her decision within 14 days of the patent owner’s reply deadline. The evaluator determines that the patent owner is or is not likely to prove that the accused product infringes the asserted claim. The evaluator only provides an explanation for the decision if he or she decides in favor of the seller. Some reasons the evaluator may cite for deciding in favor of the seller include: (1) the accused product does not infringe (i.e., it does not include all elements of the asserted claim); (2) a court has found the patent invalid or unenforceable; or (3) the accused products (or physically identical products) were on sale more than one year before the earliest effective filing date of the patent.

 

6. If the evaluator determines that the accused product infringes the patent, Amazon will take down the listings for the accused products.

 

7. If the evaluator’s conclusion is in favor of the seller, the accused products will remain listed on Amazon.

 

8. The prevailing party in the Patent Neutral Evaluation Process is refunded the $4,000 deposit. The $4,000 deposit from the losing party is retained by the evaluator. If there are multiple sellers who paid the $4,000 deposit but did not prevail, a total of $4,000 is retained by the evaluator. The remaining amount in excess of the $4,000 deposit is donated to an Amazon Smile charity of the patent owner’s choice. Amazon does not retain any portion of the deposit.

 

9. The losing party may not file an appeal or request reconsideration. However, the patent owner may commence a federal court action for patent infringement or the seller may file a federal declaratory judgment action as to infringement or validity of the patent.

 

KASAN_아마존 Amazon의 자율적 특허침해판단 시스템 Neutral Patent Evaluation Proce

 

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작성일시 : 2020. 2. 12. 09:08
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사안의 개요

이 사건은 원고가 피고에 대하여 특허기술 사용 및 납품 협약 계약의 위반을 이유로 위 계약에서 정한 바에 따라 위약금 5억 원과 이에 대한 지연손해금의 지급 및 특허권에 관한 이전등록을 청구하는 한편 기지급한 특허사용료 5천만 원 상당의 손해배상과 그에 대한 지연손해금의 지급을 청구하는 것

 

소의 종류 판단

민사소송법 제24조 제2항이 규정하는 특허권 등의 지식재산권에 관한 소에 해당하며, 2015. 12. 1. 법률 제13521호로 개정된 민사소송법 242, 3(이하 민사소송법 개정 규정이라 한다)이 시행된 이후인 2016. 11. 30. 그 소가 제기되었으므로, 민사소송법 개정 규정이 적용된다.

 

특허법원 판결요지 - 관할 판단

이 사건의 경우 민사소송법 제2, 3조에 따른 관할법원은 피고의 주소지를 관할하는 인천지방법원이고, 민사소송법 제8조에 따른 관할법원은 의무이행지인 원고의 주소지를 관할하는 수원지방법원이므로(원고가 이 사건 소를 수원지방법원에 제기한 것도 민사소송법 제8조에 근거한 것으로 보인다), 민사소송법 개정 규정에 의하면 이 사건은 인천지방법원 소재지를 관할하는 고등법원이 있는 곳의 지방법원 또는 수원지방법원 소재지를 관할하는 고등법원이 있는 곳의 지방법원의 전속관할에 속하는 한편 서울중앙지방법원에도 중복관할이 인정된다.

 

한편 2014. 3. 18. 법률 제12419호로 개정되어 2019. 3. 1. 시행된 각급 법원의 설치와 관할구역에 관한 법률”(이하 법원설치법이라 한다) 4조에 의하여 2019. 3. 1. 수원고등법원이 설치되었고, 수원고등법원이 있는 곳의 지방법원은 수원지방법원이므로 수원지방법원도 2019. 3. 1.부터는 특허권 등의 지식재산권에 관한 소에 대하여 민사소송법 제2조 내지 제23조의 규정에 따른 관할법원의 소재지가 수원고등법원 관할구역에 속하는 경우에는 전속관할권을 가진다.

 

그러나 민사소송법 33조는 법원의 관할은 소를 제기한 때를 표준으로 정한다.”라고 규정하고, 이 사건 소는 위와 같이 개정된 법원설치법의 시행 전에 제기되었으므로, 이 사건 소의 관할은 구 법원설치법(2014. 3. 18. 법률 제12419호로 개정되기 전의 것, 이하 같다)에 따라 정해져야 하는데, 구 법원설치법 제4조 및 별표 3에 의하면 인천지방법원 소재지와 수원지방법원 소재지를 관할하는 고등법원은 모두 서울고등법원이므로, 이 사건의 제1심은 민사소송법 개정 규정에 따라 서울중앙지방법원의 전속관할에 속한다.

 

따라서 제1심법원이 이 사건을 심리재판한 것은 민사소송법 개정 규정에서 정한 전속관할을 위반한 것이고, 이 사건 소가 제기된 이후에 위와 같이 개정된 법원설치법이 시행됨에 따라 수원지방법원도 특허권 등의 지식재산권에 관한 소에 대하여 전속관할권을 가지게 되었다고 하여 제1심판결의 전속관할 위반의 하자가 치유되었다고 볼 수도 없다.

 

국책과제 성과물에 대한 협약상 특허권 지분 귀속 분쟁에 관한 소송 특허법원 전속관할: 대법원 2019. 4. 10.20176337 결정

 

사안의 개요

원고(재항고인, 이하 원고’)는 피고(상대방, 이하 피고’)와 구 민군겸용기술사업촉진법(2004. 9. 23. 법률 제7217호로 개정되기 전의 것)에 정한 민군겸용기술개발사업의 하나로 2003. 10. 24. 피고와 후박막공정을 이용한 저 자가방전 초소형 전지 개발을 위한 민군겸용기술개발과제 협약(응용연구단계)을 체결하였고(이하 이 사건 협약’), 피고를 상대로 이 사건 협약에 기한 특허권 지분의 귀속의 무불이행을 원인으로 하는 손해배상을 청구하는 소를 제기하였음

 

판결요지

이 사건 협약 중에는 공법적 법률관계에 관한 규정들이 일부 포함되어 있으나, 이 사건 협약에 따른 특허권 지분의 귀속의무 불이행에 따른 손해배상청구권의 존부 및 그 범위는 민사법률관계에 해당하므로 이를 소송물로 다투는 소송은 민사소송에 해당하는 것으로 보아야 하고, 이 사건 소송은 그 심리판단에 특허권 등의 지식재산권에 관한 전문적인 지식이나 기술에 대한 이해가 필요한 소송으로 민사소송법 제24조 제2항이 규정하는 특허권 등의 지식재산권에 관한 소로 보아야 한다.

 

판결이유

2015. 12. 1. 법률 제13521호로 개정된 민사소송법 제24조 제2, 3항은 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 품종보호권 등의 지식재산권에 관한 소를 제기하는 경우에는 제2조부터 제23조까지의 규정에 따른 관할법원 소재지를 관할하는 고등법원이 있는 곳의 지방법원(서울고등법원이 있는 곳의 경우 서울중앙지방법원)의 전속관할로 하되, 그 지방법원이 서울중앙지방법원이 아닌 경우 서울중앙지방법원에도 소를 제기할 수 있다고 규정하고 있다. 위 개정 규정은 부칙(2015. 12. 1.) 1, 2조에 의하여 그 시행일인 2016. 1. 1. 이후 최초로 소장이 접수된 사건부터 적용된다.

 

한편 2015. 12. 1. 법률 제13522호로 개정된 법원조직법 제28조의4 2호는 특허법원이 특허권 등의 지식재산권에 관한 민사사건의 항소사건을 심판한다고 규정하고 있고, 28조 및 제32조 제2항은 이러한 특허법원의 권한에 속하는 사건을 고등법원 및 지방법원 합의부의 심판대상에서 제외한다고 규정하고 있다. 위 개정 규정은 부칙(2015. 12. 1.) 1, 2조에 의하여 그 시행일인 2016. 1. 1. 전에 소송계속 중인 특허권 등의 지식재산권에 관한 민사사건에 대하여 위 시행일 이후에 제1심 판결이 선고된 경우에도 적용된다(대법원 2017. 12. 22. 선고 2017259988 판결 등 참조).

 

이와 같이 특허권 등에 관한 지식재산권에 관한 소의 관할에 대하여 별도의 규정을 둔 이유는 통상적으로 그 심리판단에 전문적인 지식이나 기술 등에 대한 이해가 필요하므로, 심리에 적합한 체계와 숙련된 경험을 갖춘 전문 재판부에 사건을 집중시킴으로써 충실한 심리와 신속한 재판뿐만 아니라 지식재산권의 적정한 보호에 이바지할 수 있기 때문이다.

 

첨부: 특허법원 2019. 3. 22. 선고 20182124 판결

 

KASAN_특허사용료, 기술료, 특허지분 분쟁 등 특허관련 소송을 제기할 법원 – 민사소송법상 지적재산권 소송에 관

특허법원 2019. 3. 22. 선고 2018나2124 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2019. 5. 2. 09:46
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사안의 개요

발명자, 특허권자 A, B (피고) vs 회사법인 (원고) 실시자, 전용실시권자

특허발명에 대한 실시계약 체결, 전용실시권 설정

원고 발명자들이 개량발명 후 개량발명에 대한 후속 특허출원 및 등록

실시 대상 기술 개량발명

원고 실시회사에서 개량발명 특허에 대한 전용실시권 설정등록청구

 

분쟁 대상 계약조항

 

 

쟁점: 공동발명자, 특허권자인 피고들에게 개량발명 특허까지 원고 실시회사에 대해 전용실시권 설정의무가 있는지 여부 계약서 제9조 제2항 해석 문제

 

법원의 판단 원고 청구 기각

 

첨부: 서울중앙지방법원 2018. 4. 20. 선고 2017가합584368 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 특허발명 전용실시권 설정계약, 개량발명 관련 계약조항 해석 분쟁 서울중앙지방법원 2018.

서울중앙지방법원 2018. 4. 20. 선고 2017가합584368 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2019. 1. 4. 12:00
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지난 2018. 12. 7. 개정 특허법에서 신설된 조항, 침해혐의자 피고의 구체적 행위태양 제시의무규정은 일본 특허법과 거의 같습니다. 일본에서 지난 평성 11(1999) 특허법에 도입하여 약 19년 동안 실무상 적용해 본 결과는 여러가지 문제점과 한계가 노출되었습니다. 그 보완책으로 지난 5일본특허법이 개정되어 시행을 앞두고 있습니다. 참고로 그 주요 내용을 소개하는 일본 특허청 설명자료를 인용합니다.

 

 

 

 

KASAN_[특허침해소송] 특허권자의 침해 입증책임 완화 방안 및 침해혐의자의 “구체적 행위태양제시의무” – 우리나

 

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작성일시 : 2018. 12. 27. 15:07
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특허권자 주장요지

 

특허발명 요지

 

특허법원 판결요지

확인대상발명에서 VOD 컨텐츠들은 VOD 서버에 저장되는 것으로, 이러한 VOD 컨텐츠들은 제1 모드 VOD 컨텐츠 및 제2 모드 VOD 컨텐츠로 구분되고, 확인대상발명에서 기본정보는 VOD 컨텐츠 선택을 위해 사용자에게 제공되는 정보로서, VOD 컨텐츠 기본정보는 제1 모드 VOD 컨텐츠의 기본정보 및 제2 모드 VOD 컨텐츠의 기본정보로 구분되는데, 1 모드 VOD 컨텐츠와 관련된 제1 모드 VOD 컨텐츠의 기본정보는 사용자의 요청이 없더라도 미리 셋톱박스에 제공되는 것이고, 2 모드 VOD 컨텐츠와 관련된 제2 모드 VOD 컨텐츠의 기본정보는 사용자의 요청이 있을 때 실시간으로 제공되는 것임을 알 수 있다.

 

피고 실시발명국가대표2’의 제1 모드 VOD 컨텐츠 기본정보를 VOD 선택 메뉴 위에 표시하는데, 이는 사용자의 요청과 무관하게 표시되는 것이므로, 위 기본정보에 대응되는 피고 실시발명의 VOD 컨텐츠 국가대표2’는 확인대상발명의 제1 모드 VOD 컨텐츠에 해당하는 것으로 볼 수 있고, 피고 실시발명의 화면 우측에 표시된 국가대표2’의 제목, 감독, 출연, 줄거리 등의 정보는 사용자의 요청이 있을 때 실시간으로 제공되는 기본정보이므로, 위 기본정보에 대응되는 피고 실시발명의 VOD 컨텐츠 국가대표2’는 확인대상발명의 제2 모드 VOD 컨텐츠에도 해당하는 것으로 볼 수 있고, 달리 [6b]가 사용자의 요청이 없더라도 미리 셋톱박스에 제공되는 정보임을 증명할 증거가 없다. 따라서 피고 실시발명의 VOD 컨텐츠 국가대표2’확인대상 발명의 제1 모드에 대응되는 동시에 제2 모드에도 대응될 뿐만 아니라, ‘국가대표2’에 관하여 표시된 기본정보는 제2 모드 VOD 컨텐츠의 기본정보에 해당한다고 할 것이다.

 

이상 살핀 바와 같이 확인 대상 발명의 설명서에 기재된 VOD 컨텐츠들은 제1 모드 VOD 컨텐츠 및 제2 모드 VOD 컨텐츠 중 어느 하나로 구분되는 것이고, VOD 컨텐츠 기본정보는 제1 모드 VOD 컨텐츠의 기본정보 및 제2 모드 VOD 컨텐츠의 기본정보 중 어느 하나로 구분되는 반면, 피고 실시발명에서 [6a], [6b]의 기본정보(40, 41)에 대응하는 VOD 컨텐츠들은 확인대상발명의 제1 모드에 해당되면서 동시에 제2 모드에 해당되는 것이고, [6a], [6b]의 기본정보(40, 41)는 확인대상발명의 제1 모드에 해당되면서 동시에 제2 모드에 해당되는 것이다.

 

결국 확인대상발명의 설명서를 기준으로 하여 확인대상발명을 특정하는 경우 피고 실시발명의 VOD 컨텐츠들 및 기본정보들은 제1 모드 또는 제2 모드 중 어느 하나로 구분되는 것은 아니라는 점에서 확인대상발명과 피고 실시발명은 사실적 관점에서 서로 동일하다고 보기 어렵다.

 

확인대상발명과 피고 실시발명은 사실적 관점에서 동일하지 아니하므로 피고가 확인 대상 발명을 실시하는 것으로 볼 수 없다. 따라서 원고의 이 사건 적극적 권리범위확인심판 청구는 확인의 이익이 없어 부적법하다.

 

실무적 Comment: 특허권자가 적극적 권리범위확인심판을 청구하면서 그 확인대상발명이 특허청구범위에 속하지 않는다는 내용으로 특정하는 경우는 상상할 수 없습니다. 적극적 권리범위확인심판의 경우 그 확인대상발명은 다소 무리하더라도 특허청구범위에 속하도록 구성할 수 밖에 없습니다. 특허권자의 그와 같은 시도가 허용되는 정도를 넘어서면 피고의 실시발명과 실질적으로 동일하지 않는 발명까지 이르게 될 것입니다. 최종적으로 본 판결과 같이 그 확인의 이익 부존재로서 심판청구 각하라는 판단을 받더라도, 확인대상발명을 정확하게 특정한 경우 그 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 내용의 청구기각 판단보다 더 불리하지 않습니다. 특허권자는 확인대상발명을 정확하게 특정한 후 다시 적극적 권리범위확인심판을 청구할 수 있다는 점에서도 그렇습니다.

 

첨부: 특허법원 2018. 11. 27. 선고 20182595 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 적극적 권리범위확인심판 – 확인대상발명 특정 및 확인의 이익 여부 특허법원 2018. 11.

특허법원 2018. 11. 27. 선고 2018허2595 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018. 12. 27. 13:18
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개정 특허법은 2018. 12. 7. 국회를 통과하였고 부칙에서 공포일로부터 6월이 경과된 후부터 시행한다고 규정하고 있습니다. 현재 공포 전인데, 대략 20197월 초순경부터 시행될 것으로 예상합니다. 그 중에서 침해혐의를 받고 있는 피고의 구체적 행위태양 제시의무조항의 실무적 함의를 살펴보겠습니다.

 

일본 특허법에 평성 11(1999) 아래와 동일한 규정이 신설되었습니다. 일본에서 19년 동안 시행한 조항입니다. 실무적으로 여러 문제점이 노출되었고, 올해 일본에서는 그동안 지적된 미흡한 점을 보완하려는 법개정 작업이 진행 중이라고 합니다.

 

대표적 문제점으로는 (1) 침해혐의자에게 구체적 행위태양 제시의무라고 명시하면서도 그 제시의무를 위반한 경우에 대한 벌칙조항이 없다는 점, (2) 벌칙까지는 아니더라도 피고의 위반행위에 대해서 재판부가 불이익처분을 할 수 있는 근거조항이 없다는 점, (3) 침해혐의자의 구체적 행위태양 제시가 법규정을 위반한 것인지 여부를 재판부가 판단할 수 있는 근거자료 제출 등을 요구할 수 근거조항이 없다는 점, (4) 침해혐의자가 영업비밀 등을 이유로 구체적 행위태양 제시를 거절하는 경우 재판부에서 이를 강제할 방법이 없다는 점 등입니다. 최초 도입 시 기대했던 효과를 거두지 못한 것으로 평가됩니다.

 

일본에서 논의 중 개정안은 침해혐의자에게 기존의 구체적 행위태양 제시의무에다 추가로 증거자료 제출의무를 결합하여 부과함으로써, 피고가 구체적 증거자료로 뒷받침되는 구체적 실시태양을 제시할 의무를 부과하는 방안입니다. 한편, 영업비밀 등을 이유로 구체적 행위태양 제시를 거절하는 경우에 대한 개선안으로는 법원의 In Camera 제도적용 및 당사자가 아닌 지정된 대리인 변호사 또는 중립적인 전문가에게만 제시하는 제도를 검토하고 있습니다.

 

제조방법이나 제조장비 등에 관한 구체적 정보와 자료는 외부에서 수집할 수 없었습니다. 따라서 제조방법특허, 제조장비특허에 관한 특허침해 입증이 매우 어려웠기 때문에 실제 특허권 행사는 불가능에 가까웠습니다. 이제 신설 조항이 시행되면 우리나라에서도 전 기술분야의 제조방법특허, 반도체, 바이오, 철강 등 보완관리가 철저하여 외부에서 그 정보를 수집할 수 없는 산업에서 사용되는 제조장비에 관한 특허침해소송 등이 가능해질 것으로 예상됩니다.

 

특허침해소송 실무에 큰 변화가 있을 것입니다. 다만, 동 조항을 도입하여 약 19년 동안 시행해본 일본에서 한계와 문제점을 개선하기 위한 논의와 개정작업을 진행하고 있다는 점을 감안하면 우리나라에서도 조만간 추가 법개정을 통해 실무적 실효성을 확보하는 것이 바람직할 것입니다.

 

신설 특허법 제126조의2(구체적 행위태양 제시 의무)특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 부인하는 당사자는 자기의 구체적 행위태양을 제시하여야 한다.

  법원은 당사자가 제1항에도 불구하고 자기의 구체적 행위태양을 제시할 수 없는 정당한 이유가 있다고 주장하는 경우에는 그 주장의 당부를 판단하기 위하여 그 당사자에게 자료의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 자료의 소지자가 그 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 있으면 그러하지 아니하다.

  2항에 따른 자료제출명령에 관하여는 제132조제2항 및 제3항을 준용한다. 이 경우 제132조제3항 중침해의 증명 또는 손해액의 산정에 반드시 필요한 때구체적 행위태양을 제시할 수 없는 정당한 이유의 유무 판단에 반드시 필요한 때로 한다.

당사자가 정당한 이유 없이 자기의 구체적 행위태양을 제시하지 않는 경우에는 법원은 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 진실한 것으로 인정할 수 있다.

 

KASAN_[개정특허법] 특허침해 혐의자의 구체적 행위태양 제시 의무 조항 신설과 실무적 포인트.pdf

 

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작성일시 : 2018. 12. 26. 14:00
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일본 동경지재지방법원 2017년 판결 - 平成29年7月27日判決言渡 平成27年()第22491 損害賠償請求事件

 

4 原告製品の取引格下落による原告の損害額について

(1) 原告は,被告製品の存在によって原告製品の薬価は下落し,それに伴い,原告マルホ間の取引格も下落したから,同取引格の下落に対応する部分が原告の損害であると主張する。

 

ア 原告は,新創出解消等促進加算制度によって,被告製品が薬価収載されるまでは,現に原告製品について薬価の維持という利益を得ていたところ,後品である被告製品が薬価収載されたことにより,平成26年4月1日に原告製品の薬価が下落したものである。この薬価の下落は被告製品の薬価収載の結果であり,本件特許の侵害品にたる被告製品が薬価収載されなければ,原告製品の薬価は下落しなかったものと認められるから,被告らは,被告製品の薬価収載によって原告製品の薬価下落を招いたことによる損害について賠償責任を負うべきである。

 

療機等からの請求額には薬価の規制があるため,医薬品メや販代理店が販医薬品の格は,事上,薬価を基準に定められることからすれば,被告製品の薬価収載によって,原告製品の薬価が下落し,それに伴って原マルホ間の原告製品の取引格が下落したものと認められる。 原告マルホ間の契約を見ても,●(省略)●が規定されており,この容は経済合理的なものというべきところ,これによれば,原告製品の薬価が下落すれば,それに伴って原告マルホ間の原告製品の取引格も下落すること然に予想されるものである。現に,後記ウのとおり,原告マルホ間での原告製品の取引格の下落率は,薬価の下落率とほぼ同一である。

 

以上によれば,原告マルホ間の取引格の下落分は,その全てが被告製品の薬価収載と相因果係のある損害と認められる

 

また,後発医薬品が一社からでも薬価収載されると,原告製品の薬価の下落が生じるので,被告らの各侵害行と原告の取引格下落による逸失利益に係る損害との間に,それぞれ相因果係が認められる。 告は,各被告にし,薬価下落に起因する損害額の全額の賠償を請求できる

 

被告らの各特許侵害行によって生じた原告の損害は一であり,原告が被告らの一社からでも損害賠償金の支を受ければ,原告の上記損害賠償請求は消滅するため,同請求に係る被告らの債務は,いわゆ正連債務となる

 

KASAN_[특허침해소송] 특허침해 제네릭의약품 보험약가 등재로 특허제품 오리지널 의약품의 보함약가인하 시 그 약가

 

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작성일시 : 2018. 12. 26. 13:23
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-      평성 29- 2017

-      일본 법원의 지재권 사건 관할집중으로 1심 재판은 동경지재지방법원, 오사카지재지방법원 2곳에서만 관할, 항소심 2심 재판은 동경지재고등법원에서 전속 관할

-      2017년 선고 1심 판결 – 48, 그 중 특허침해인정 특허권자 원고 승소 13, 원고 패소 35

-      2017년 선고 항소심 판결 – 43, 그 중 특허침해인정 원고승소 1심 판결에 대해 피고 침해혐의자가 불복한 사건 – 7, 항소심에서 모두 피고 패소 특허침해판결 유지,

-      2017년 항소심 판결 중 1심 특허침해 불인정 원고 패소 판결에 대해 특허권자 원고가 불복하여 항소한 사건 - 36, 그 중 항소심에서 원고 항소인용, 1심 취소 판결, 특허침해인정 판결 1, 나머지 35건은 모두 항소기각 특허침해 불인정

-      2017년 대법원 2건 선고, 모두 상고 기각 판결

-      출처 – patent 아래 기고문 포함 자료

 

 

일본 기고문.pdf

KASAN_[특허침해소송] 일본 특허침해소송 2017년 판결 통계.pdf

 

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작성일시 : 2018. 12. 26. 12:00
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특허발명

 

확인대상발명 설명서 심판 진행 중 보정사항

 

특허법원 판결요지 균등 불인정 + 권리범위애 속하지 않음

특허발명의 구성요소 6상부틸팅플레이트 양쪽에 가이드장공을 관통 형성하고, 가이드장공을 관통한 상태에서 볼트로 상부틸팅플레이트를 고정플레이트에 체결 고정시키는 틸팅수단이고, 이에 의하면 상부틸팅플레이트는 그 양쪽에 관통하여 형성된 가이드장공을 관통하는 볼트에 의하여 고정플레이트에 체결 고정된다.

 

반면 이에 대응하는 확인대상발명의 대응구성요소는 제1, 2 플레이트가 실린더의 상면에 약 기울어진 상태로 용접 고정된다. 이에 원고는 구성요소 6의 틸팅수단은 확인대상발명에서 도장장치가 상수도관 내부로 진입할 때 전진할 수 있도록 하기 위하여 제1, 2플레이트가 실린더 상면에 약 기울어진 상태로 용접 고정된 구성균등하다고 주장한다.

 

그러나 다음과 같은 이유로 확인대상 발명에는 특허 발명의 구성요소 6의 틸팅수단 내지 이와 균등한 구성요소가 결여된 것 으로 봄이 타당하다.

 

틸팅(tilting)’이라는 용어는 사전적으로 기울이는’, ‘기울어지게 하는의 의미를 가지며, 기술적으로는통상 각도의 범위를 조절하는 기능을 가진다는 의미로 사용된다. 한편 특허발명의 명세서에도, “고정플레이트에는 바퀴의 각도를 한쪽 방향으로 틀어주는 틸팅수단이 더 설치된다. 틸팅수단은 바퀴를 한쪽 방향으로 일정각도 비틀어주도록 하여 바퀴가 노후관로 내경을 타고 회전 이동하는 과정에서 비틀려진 각도만큼 앞쪽으로 전진하며 장치를 전진 이동시킬 수 있도록 한다. 상기한 구성의 틸팅수단은 바퀴의 각도를 비틀어주고자 할 때, 6에서 도시하고 있는 바와 같이 볼트를 풀어 상부틸팅플레이트의 고정을 해지한 다음, 바퀴를 잡고 원하는 각도로 비틀어주면 볼트를 기점으로 해서 상부틸팅플레이의 가이드장공이 이동하게 됨으로써 상부틸팅플레이트에 고정되어 있는 바퀴축을 사용자가 원하는 각도로 비틀어줄 수 있는 것이다.”라고 기재되어 있다. ‘틸팅이라는 용어의 위와 같은 사전적 의미, 기술적 의미 및 특허발명의 명세서 기재내용을 종합하여 보면, 구성요소 6틸팅수단은 도장장치를 전진시키기 위하여 바퀴축의 각도를 일정각도 비틀어줌으로써 바퀴축의 각도 범위를 조절할 수 있도록 하는 수단을 의미한다.

 

그런데 확인대상발명의 1, 2 플레이트가 실린더 상면에 약 기울어진 상태로 용접 고정된 구성, 1, 2 플레이트가 실린더 상면에 용접 고정됨으로써 바퀴축이 장착된 제1, 2 플레이트의 각도 범위를 조절 할 수가 없다.

 

이러한 차이로 인하여 구성요소 6의 틸팅수단은 바퀴축을 원하는 각도로 비틀어줄 수 있어 사용자가 도장장치의 전진속도를 조절할 수 있는 작용효과를 가지나, 확인대상발명은 바퀴축이 장착된 제1, 2 플레이트가 용접 고정되어 있어 바퀴축의 각도 범위를 조절할 수 없으므로 사용자가 도장장치의 전진속도를 조절할 수 없다.

 

이처럼 구성요소 6의 틸팅수단과 그에 대응하는 확인대상발명의 대응구성요소의 작용효과가 다른 이상, 이 사건 특허발명의 구성요소 6에 대응하는 확인대상발명의 대응구성요소가 구성요소 6을 치환한 것으로 보더라도, 위 법리에 비추어 양자는 균등관계에 있다고 볼 수 없다

 

첨부: 특허법원 2018. 10. 5. 선고 20178435 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 적극적 권리범위확인심판 중 확인대상발명 설명서에서 특허발명의 구성요소를 제외하는 내용의 보정

특허법원 2018. 10. 5. 선고 2017허8435 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018. 10. 23. 14:00
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쟁점: 이 사건 제1항 발명의 라이브러리’, ‘패키지 애플리케이션‘API'에 관한 청구범위의 해석, 피고 실시방법이 이 사건 제1, 4, 6항 발명의 보호범위에 속하는지 여부, 피고 실시방법이 자유실시기술에 해당하는지 여부, 이 사건 제1, 4, 6항 발명의 진보성이 부정되어 원고의 청구가 권리남용에 해당하는지 여부

 

특허법원 판결요지

이 사건 제1항 발명의 라이브러리는 이에 해당하는 구성이 전체 프로그램 자체에 텍스트 형태로 삽입되어 있고 전체 프로그램 코드와 일체로 컴파일되어 하나의 실행파일을 생성하는 경우도 포함하는 것으로 해석되고, ‘패키지 애플리케이션은 자기 방어 보안 모듈의 기능을 수행하는 서브루틴이 타겟 애플리케이션 프로그램 코드에 삽입되어 일체로 작성되고 컴파일되는 형태의 것도 포함하는 것으로 해석된다. 그리고 ‘API(Application Programming Interface)’는 응용 프로그램과 운영체제 또는 응용 프로그램 간의 정보 전달방식으로 해석될 뿐으로서, 하나의 응용 프로그램 내부에서 서브루틴과 메인 프로그램 사이의 통신에 사용되는 정보 전달방식은 포함하지 않는 것으로 봄이 상당하다.

 

특허발명과 피고 실시방법을 구성요소별로 대비하면 감지신호는 자기 방어 보안 모듈로부터 ‘API’를 통해 타겟 애플리케이션으로 전송되는 반면, 피고 실시방법의 감지신호는 함수 호출을 통해 전송된다는 점에서 차이가 있다. 피고 실시방법의 해킹 감지신호는 함수 호출을 통해 메인 프로그램으로 전송되는 구성으로서, 구성요소 3의 해킹 감지신호가 'API'를 통해서 타켓 애플리케이션으로 전송되는 것과 구별된다. 앞서 API에 대한 해석을 고려할 때 따라서 하나의 응용 프로그램 내부에서 서브루틴과 메인 프로그램 사이의 통신에 사용되는 정보 전달방식에 해당하는 함수 호출 방식인 피고 실시방법의 대응구성은 이 사건 제1항 발명의 구성요소 3과 동일하다고 할 수 없다.

 

선행발명과 피고 실시방법에서는 보안함수와 금융 애플리케이션이 일체로 삽입되어 하나의 메인 프로그램으로 작성되고 보안함수와 금융 애플리케이션간의 정보 전달 방식이 함수 호출 방식이라고 구체화되어 있는 점에서 차이가 있다지만 이는 선행발명과 주지관용기술의 결합에 의해 쉽게 극복할 수 있으므로 피고 실시방법은 자유실시기술에 해당한다.

 

따라서 피고 실시방법은, 이 사건 제1, 4, 6항 발명의 구성요소를 그대로 포함하고 있지 않을 뿐만 아니라 선행발명 2 등으로부터 용이하게 실시할 수 있는 자유실시기술에도 해당하므로, 이 사건 제1, 4, 6항 발명의 보호범위에 속하지 않는다

 

첨부: 특허법원 2018. 10. 4. 선고 20172134 판결

 

 

KASAN_[ICT특허분쟁] 모바일 애플리케이션의 자기 방어보안 모듈 관련 특허권 침해소송 특허법원 2018. 10

특허법원 2018. 10. 4. 선고 2017나2134 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018. 10. 22. 15:02
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1. 공동발명자 중 일부를 제외하고 특허 출원하면 특허무효, 권리행사불가 등 치명적 결과를 초래합니다. 국가마다 특허법이 조금씩 다르지만 진정한 발명자를 제외하면 특허권자에게 불이익을 준다는 점은 같습니다.

 

2. 문제된 공동발명자가 전체 특허청구항 중 일부에만 공동발명자의 자격이 인정되더라도 해당 청구항뿐만 아니라 나머지 청구항을 포함하여 특허 전체의 효력에 영향을 미칩니다. 특허자체가 무효 또는 권리행사불가라는 결과를 낳습니다.

 

3. 원칙적으로 제외한 공동발명자는 나중에 추가하거나 해당 청구항을 삭제 또는 포기하는 등 그 잘못을 바로잡을 수 있습니다. 그러나, 우리 특허법에서는 공동발명자 몰래 단독 출원한 경우 그 특허무효 사유로 규율하므로, 무효사유를 사후적으로 바로잡을 수 있는 방법은 없습니다.

 

4. 특허권을 행사하는 소송제기 후 사후적으로 공동발명자 일부를 제외한 것이 밝혀지는 경우 그와 같은 오류를 바로잡을 수 있는 기회가 없습니다. 그와 같은 하자를 사전에 치유하는 것이 가능한 국가조차도 사후적 해결은 허용되지 않습니다. , 특허소송 중 발명자의 정정이 허용되지 않는 것은 물론 해당 청구항을 포기하더라도 그 하자 치유를 인정하지 않습니다.

 

5. 진정한 공동발명자라는 사실은 주장만이 아닌 증거자료를 갖고 구체적으로 입증해야만 합니다. , 영어단어 corroboration에 해당하는 입증책임이 있습니다. 따라서 Lab Note 등 관련 기록을 잘 작성하여 보존하는 것이 매우 중요합니다. 특허법리에 따라 공동발명 여부를 판단하는 것은 그 다음 문제입니다.

 

6. 직무발명을 회사 외부에서 제3자 명의로 출원하는 것은 배임행위입니다. 그런데, 배임행위로 빼돌린 특허를 찾아오는 것이 쉽지 않습니다. 특허법은 출원하지 않는 자에게는 특허권 자체를 부여하지 않을 뿐만 아니라, 또한 모인출원, 모인특허라는 특별규정을 따로 두고 있기 때문에 그 요건과 절차에 적합한 경우만 보호받습니다.

 

7. 공동발명자 사안을 잘못 처리하면, 기술 라이선스, 특허소송 등에서 치명상을 입을 수 있습니다. 기술개발 기록을 검토하여 진정한 발명자를 확인하는 작업은 Due Diligence 필수항목 중 하나입니다.

 

8. 대학, 연구소와 공동연구개발, 공동발명의 결과 특허권을 공유한 경우, 공유자 일방의 공유물 분할청구권 행사로 공유특허권을 제3자에게 매각할 수 있다는 것이 최근 대법원 판결입니다. 경쟁회사로 특허권이 매각될 수도 있고, 그와 같은 사태를 방지하려면 공유자에게 거액을 지불하고 그 지분을 인수해야만 하는 상황을 맞을 수 있습니다. 공유특허의 분할청구 문제는 관련 시장이 성숙하여 지분가치가 상승되기 전에 미리 정리하는 것이 바람직합니다.

 

9. 공동연구개발 관련 Risk Management 목적으로 Option Contract 활용이 증가하는 추세입니다. 공유지분을 일시에 인수하는 것보다 단계적으로 처리하는 방안을 고려해 볼 수 있습니다. 보유중인 공유특허뿐만 아니라 진행 중인 공동연구개발 계약까지 이와 같은 시각에서 다시 검토해 보는 것이 필요할 것입니다.

 

10. 공동연구개발과 공동발명에 관한 issue는 매우 다양하고 복잡합니다. 특히 미국의 법제도와 실무가 우리와는 상이하는 등 각국의 법제도와 실무적 포인트까지 신중하게 고려해야만 합니다. 모든 쟁점을 단번에 해결하기는 어렵다 하더라도 사전에 미리 검토하여 기회가 닿을 때마다 순차적으로 해결해 나가는 것이 바람직할 것입니다.

 

KASAN_[공동발명] 공동연구개발 및 공동발명 관련 실무적 포인트.pdf

 

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작성일시 : 2018. 8. 10. 09:00
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공개된 미국법원 배심평결(jury verdict)에서는 삼성전자의 고의 특허침해를 인정하고 있습니다. 향후 미국법원에서 삼성전자에 대한 징벌적 손해배상 판결을 하는 경우 그 판결의 국내법상 효력을 간략하게 살펴보면 다음과 같습니다.

 

외국법원의 징벌적 손해배상 판결에 대한 우리나라 법원의 승인 및 집행판결: 대법원 2016. 1. 28. 선고 2015207747 판결

 

미국법원 소송에서 패소하여 징벌적 손해배상 판결을 받았더라도 국내자산에 대해 강제집행을 하려면 우리나라 법원에서 승인 및 집행판결을 받아야 합니다. 민사소송법 제217조에 외국판결의 승인 및 집행에 관한 규정을 두고 있습니다. 여기서 징벌적 손해배상 판결이 자주 문제로 대두되었습니다. 2014년 도입된 민사소송법 제217조의 2에서 명시적으로 징벌적 손해배상 외국판결에서 손해배상액을 일부 감축할 수 있는 근거조항을 두었습니다. 이에 대한 대법원 판결 요지는 다음과 같습니다.  

 

 

"민사소송법 제217조 제1항 제3호는 외국법원의 확정판결 또는 이와 동일한 효력이 인정되는 재판(이하 ‘확정재판 등’이라 한다)의 승인이 대한민국의 선량한 풍속이나 그 밖의 사회질서에 어긋나지 아니할 것을 외국재판 승인요건의 하나로 규정하고 있다. 여기서 확정재판 등을 승인한 결과가 대한민국의 선량한 풍속이나 그 밖의 사회질서에 어긋나는지는 승인 여부를 판단하는 시점에서 확정재판 등의 승인이 우리나라의 국내법 질서가 보호하려는 기본적인 도덕적 신념과 사회질서에 미치는 영향을 확정재판 등이 다룬 사안과 우리나라와의 관련성의 정도에 비추어 판단하여야 한다.

 

민사소송법 제217조의2 1항은 “법원은 손해배상에 관한 확정재판 등이 대한민국의 법률 또는 대한민국이 체결한 국제조약의 기본질서에 현저히 반하는 결과를 초래할 경우에는 해당 확정재판 등의 전부 또는 일부를 승인할 수 없다.”라고 규정하고 있는데, 이는 징벌적 손해배상과 같이 손해전보의 범위를 초과하는 배상액의 지급을 명한 외국법원의 확정재판 등의 승인을 적정범위로 제한하기 위하여 마련된 규정이다. 따라서 외국법원의 확정재판 등이 당사자가 실제로 입은 손해를 전보하는 손해배상을 명하는 경우에는 민사소송법 제217조의2 1항을 근거로 승인을 제한할 수 없다."

 

KASAN_[특허분쟁] 미국특허소송 KAIST IP vs Samsung Electronics 배심평결 (Jury V

 

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작성일시 : 2018. 6. 21. 18:00
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언론보도에서 해당 발명자 교수가 FinFET 발명을 완성할 당시 원광대학교 교수로 재직 중이었고, 2002. 1. 30. 국내 특허출원을 통해 특허등록 제458,288호를 등록하였다는 점,

 

 

이에 대응하는 미국특허 출원일 2003. 2. 4. (기간 경과로 우선권 주장 없음) 당시 경북대학교 교수로 재직 중이었으며, 미국특허청 심사를 거쳐 2005. 4. 26. 미국특허 제6,885,055호로 등록되었다는 점, 양자의 특허명세서가 실질적으로 동일하다는 점, 등 사정을 들어 미국특허의 실질적 권리자는 발명자 및 그 승계인이 아니라 경북대학교로 보아야 한다는 주장이 있습니다. 언론매체에 실린 기사를 보고, 몇 가지 기본적 사항에 관한 코멘트를 하면 다음과 같습니다. 다만, 현재 미국특허소송 진행 중이라 섣부른 언급은 부적절하기도 하고, 한편으로는 미국법원에서 조만간 쟁점에 관한 판결을 할 수도 있으므로 조금만 기다리면 궁금증이 해소될 것입니다.

 

1. 각국의 특허등록 및 유효 여부는 그 나라의 법에 따라 개별적으로 판단한다는 속지주의 원칙이 적용됩니다. 따라서 미국 특허권의 소유관계는 미국법에 따라 결정됩니다.

2. 미국 특허법상 발명자는 발명의 소유권을 갖는다는 발명자주의 원칙이 적용됩니다. 발명자가 타인에게 그 소유권(title)을 양도해야 그 승계인이 비로소 발명에 대한 ownership을 취득합니다.

3. 미국법은 ownership 양도를 매우 엄격한 기준에서 인정하는 경향이 강합니다. 우리나라 법과 마찬가지로 명시적 양도 뿐만 아니라 묵시적 양도로 인정될 수 있습니다. 미국특허 판례법리가 중요하고, 발명자를 강하게 보호하는 경향상 묵시적 양도를 인정한 사례는 많지 않다고 생각합니다.   

4. 최근의 예를 들면, Taiwan IT 회사 연구원들이 완성된 발명에 대한 미국특허의 침해소송에서 사용자가 발명자로부터 발명에 관한 권리를 양도받았는지 여부가 쟁점인 CAFC 2018. 1. 11. 선고  Advanced Video Technologies LLC v. HTC Corp. (Fed. Cir. 2018) 판결 사례를 참고할 수 있습니다. 간략하게 소개하면 다음과 같습니다. 상세한 내용은 첨부한 판결문을 읽어 보기 바랍니다.

 

Taiwan 회사 Infochips 연구원 3명 공동발명자 그 중 2명은 명시적으로 양도증에 사인함, 나머지 1명은 양도증 사인 거절 + 양도증 사인 없는 상황에서 직무발명의 승계조항이 포함된 취업규정에 의한 발명의 양도(승계) 인정 여부가 쟁점

 

1. 회사취업규칙 중 권리양도 규정

(1) "will assign" and "trust" provisions

“I agree that I will promptly make full written disclosure to the Company, will hold in trust for the sole right and benefit of the Company, and will assign to the Company all my right, title, and interest in and to any and all inventions, original works of authorship, developments, improvements or trade secrets which I may solely or jointly conceive or develop or reduce to practice, or cause to be conceived or developed or reduced to practice, during the period of time I am in the employ of the Company.”

 

(2) "quitclaim" provision

“I hereby waive and quitclaim to the Company any and all claims, of any nature whatsoever, which I now or may hereafter have infringement [sic] of any patents, copyrights, or mask work rights resulting from any such application assigned hereunder to the Company.”

 

2. 미국법원 1심 판결 및 CAFC 판결 요지

장래 권리양도의 약속에 해당하고, 실제 권리양도 해당하지 않음. – 발명자로부터 사용자에게 발명에 관한 권리가 이전된 것으로 인정할 수 없음 - An employment agreement stating that the employee “will assign” all interest in any inventions is merely a promise to assign and does not in itself effect an assignment.

 

첨부: 미국 CAFC 판결

 

HTC CAFC_16-2309.Opinion.1-9-2018.1.pdf

KASAN_[특허분쟁] KAIST IP vs Samsung Electronics 미국특허소송 FinFET 미국특

 

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작성일시 : 2018. 6. 21. 16:59
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1. 직무발명 승계관련 계약조항

 

“I agree that I will promptly make full written disclosure to the Company, will hold in trust for the sole right and benefit of the Company, and will assign to the Company all my right, title, and interest in and to any and all inventions, original works of authorship, developments, improvements or trade secrets which I may solely or jointly conceive or develop or reduce to practice, or cause to be conceived or developed or reduced to practice, during the period of time I am in the employ of the Company.”

 

“I hereby waive and quitclaim to the Company any and all claims, of any nature whatsoever, which I now or may hereafter have infringement of any patents, copyrights, or mask work rights resulting from any such application assigned hereunder to the Company.”

 

2. 판결요지

 

새로운 내용은 아니고 Stanford v. Roche 판결 등 종래의 특허법리를 재확인한 판결입니다. 다시 말하면, the future-tense “will assign” language in the Employment Agreement did not itself effect an assignment.

 

미극특허법상 공동발명자를 누락한채 특허침해소송을 제기한 경우 그 특허권의 권리행사가 허용되지 않습니다. 해당 특허권은 unenforceable하다는 이유로 소각하(dismissal) 판결을 받습니다. 원칙적으로 특허침해소송 제기 전에는 누락한 발명자를 추가할 수 있지만, 일단 특허침해소송을 제기한 단계에서는 공동발명자를 누락한 하자를 발견해도 해당 공동발명자를 추가 정정하는 등 그 하자를 치유함으로써 권리 회복할 수 있는 방안이 없습니다.

 

위 사건의 판결에서 Newman 판사는 소수의견으로 위와 같은 법리와 실무 태도는 당사자의 의사에 반하는 등 여러가지 문제가 있다고 지적합니다. 또한, O’Malley 판사는 비록 다수의견을 내지만, 해당 쟁점을 CAFC 재판관 전원이 참여하는 전원합의체 en banc 심리 및 판결로 정리할 필요가 있다고 밝혔습니다. 첨부한 판결문을 한번 읽어 보시기 바랍니다.

 

첨부: CAFC 2018. 1. 11. 선고 Advanced Video Technologies vs HTC 판결

HTC_16-2309.Opinion.1-9-2018.1.pdf

KASAN_[미국특허공동발명분쟁] 직무발명 승계조항 “will assign” 자동승계 불인정 일부 공동발명자

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작성일시 : 2018. 1. 15. 09:50
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미국에서 특정소송사건 당사자가 아닌 제3자가 그 사건에 대해 법원에 제출하는 의견서를 amicus curiae brief라고 합니다. 우리나라 소송제도에는 없는 특이한 절차입니다. 라틴어인 amicus curiae "friend of the court"라는 의미입니다. 사건의 당사자가 아니고 법원을 돕기 위해 필요한 정보를 제공하거나 조언을 한다는 의미입니다.

 

특정사건에서 변호사협회, 해당분야의 학회, 특정 대학교수 또는 교수모임 등 중립적 전문가들 뿐만 아니라 동종업계 회사 등 이해관계자들도 의견서를 제출할 수 있습니다. 법무부나 정부 해당부서 등에서도 의견서를 제출하는 경우도 있습니다.

 

amicus curiae brief 내용은 정책방향에 관한 의견, 특정 쟁점에 관한 법리에 관한 의견도 있지만, 해당 사건의 사실관계 또는 배경기술을 설명하는 의견서도 있습니다. 물론, 한쪽 당사자의 주장을 지지하고 승소판결을 해달라고 요청하거나 판결이 잘못되었으니 파기해 달라는 의견도 있습니다.

 

미국법원은 원칙적으로 amicus curiae brief를 반드시 읽고 사건 심리에 반영해야 할 법적 의무는 없습니다. 정부에서 제출한 amicus curiae brief를 제외하고는 아예 읽어보지도 않고 무시해도 위법하지 않습니다. 말 그대로 참고자료에 불과합니다.

 

그럼에도 불구하고, 사회적으로 민감한 사안, 어려운 법리가 개입된 쟁점, 기술내용이 어려운 사건, 정책적 판단이 중요한 사안 등에서는 관련 분야의 전문가들의 의견, 단체나 협회에서 수렴한 여론이 사건의 심리에 상당한 영향을 미친다고 생각합니다. 적어도 판사가 이를 완전히 무시하는 것은 어려울 것입니다.

 

물론 여론재판이 옳다는 것은 아니지만 사회적으로 중요하고 어려운 쟁점일수록 폭넓은 의견을 듣고 참고한다면 보다 타당하고 정확한 판결에 이를 수 있을 것입니다. 그와 같은 과정을 통해 최선의 판결을 하려고 노력하는 것 자체는 바람직하다 싶습니다.

 

참고로 중요사건의 경우 미국 CAFC에서는 구성원 재판관 전원이 심리와 결정에 참여하는 en banc 재심리제도를 두고 있습니다. 이것도 중요한 쟁점에 대해 조금이라도 나은 판결을 도출하려는 노력입니다.

 

우리나라 특허심판원에서 운영하는 5인 심판관 구성의 확대심판부, 특허법원의 특별재판부도 미국 en banc와 동일한 취지의 제도일 것입니다. 여기서 한걸음 더 나아가서, 관련 정부부처, 협회 등 단체, 대학교수 등 학술 연구자, 동종업계 회사 등 산업계 의견까지 공식적으로 청취할 수 있는 여론수렴 수단인 amicus brief 제도의 도입까지도 고려해볼만 하지 않을까 생각합니다.

 

KASAN_미국법원이 재판의 쟁점에 관한 정부부처 입장, 전문가 의견, 업계의 여론을 청취하는 방법.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 7. 25. 09:09
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