1. 특허법 규정 및 판단기준

 

특허법 제30조 제1항 제2호의 '특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 그 발명이 제29조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우'란 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명내용이 사용인 또는 대리인의 고의 또는 과실로 누설되거나 타인이 이를 도용함으로써 일반에게 공표된 경우를 가리키는 것이므로 위 규정에 의하여 신규성을 주장하는 자는 위와 같이 자기의 의사에 반하여 누설 또는 도용된 사실을 증명할 책임이 있다(대법원 1985. 10. 8. 선고 8515 판결 등 참조).

 

2. 사안의 개요 및 쟁점

 

(1)   3자에게 금형제작 및 시제품 제작 의뢰  

(2)   금형제작계약서 제15(비밀유지약정) - 15 [지식재산권] 개발한 금형과 금형에 의해 생산된 제품에 대한 모든 지식재산권은 개발 자인‘(원고)에게 있고, ’‘(D)은 무상의 통상실시권을 가지며, ’이 지식재산권에 대한 출 원을 마칠 때까지은 개발한 금형과 금형에 의해 생산된 제품에 대한 내용을 제3자에게 공 개하지 않는다.

(3)   3D에서 시제품 700개를 소비자 반응을 보기 위해 무상으로 배포하여 공개함 

(4)   쟁점: 의뢰인의 특허출원 전 시제품 무상 배포 행위 – “특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반한 발명의 공개에 해당하는지 여부

 

3. 특허법원 판결요지

 

이 사건 특허발명과 동일한 선행발명들이 이 사건 특허발명의 출원 전에 A 직원이나 그 지인 및클럽 말리부회원들에게 제공되어 장착되고 나아가 다수인이 접근할 수 있는 유튜브, 네이버 블로그에 게시되었으므로, 이 사건 특허발명은 출원 전에 그 발명의 내용이 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여 공지되었다고 할 것이다.

 

이 사건 금형제작계약 당시에 비밀유지약정이 포함되어 있었다고 하더라도, 원고로서는 이 사건 시제품 700개의 제공 당시에 적어도 이 사건 시제품들이 아이머큐리의 대리점, 총판 등을 통해 시장의 반응을 보기 위해 비밀유지약정의 당사자인 A 이외의 자, 즉 직원들, 대리점, 총판, 자동차 관련 클럽들에 배포, 장착될 것임을 알고 이를 용인하였다고 봄이 상당하다.

 

따라서 이 사건 시제품 700개 중 일부인 선행발명들의 공지가 원고의 의사에 반한 것이라고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

 

또한 특허발명의 신규성을 상실하게 하는공지는 반드시 유상판매에 의할 것임을 요하지 아니하므로, 설사 원고 주장과 같이 원고가 A 700개의 시제품을 제공할 당시 시장에판매하지는 말 것을 요청하였고 그 구체적 판매 시점이나 유통 경로에 대해서는 원고가 A로부터 통지받지 못했다고 하더라도, A가 원고가 용인한 바에 따라 그 시제품을 배포하여 공지된 이상, 위 결론을 달리할 수 없다.

 

따라서 이 사건 특허발명의 공지가 원고의 의사에 반한 공지로서 신규성 상실의 예외에 해당한다는 원고의 주장은 이유 없다.

 

첨부: 특허법원 2021. 8. 20. 선고 20204990 판결

 

KASAN_신규성 상실 예외 사안 – 의사에 반한 공지 여부 판단 특허법원 2021. 8. 20. 선고 2020허4990 판결.pdf
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특허법원 2021. 8. 20. 선고 2020허4990 판결.pdf
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작성일시 : 2021. 10. 5. 11:00
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구 특허법 제29조 제3항 확대된 선원 판단기준 진보성 보다 좁은 범위

 

특허출원한 발명이 그보다 먼저 출원된 다른 발명의 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서에 기재된 청구범위나 발명의 설명 또는 도면의 내용과 동일성이 인정될 경우에는 먼저 출원된 발명이 나중에 공개된 경우에도 특허를 받을 수 없다(대법원 2013. 2. 28. 선고 2012726 판결 등 참조).

 

구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 29조 제3항에서 말하는 발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것으로서 두 발명의 기술적 구성이 동일한지 여부에 따르되 발명의 효과도 참작해서 판단해야 한다.

 

두 발명의 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술의 부가, 삭제, 변경 등에 지나지 않아 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이가 있을 뿐이라면 두 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 할 수 있다.

 

그러나 두 발명의 기술적 구성의 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면 설령 그 차이가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하통상의 기술자라 한다)이 용이하게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 두 발명이 동일하다고 할 수 없다(대법원 2011. 4. 28. 선고 20102179 판결 등 참조).

 

구체적 사안의 대법원 판단요지

 

선출원발명인 원심판결 선행발명 1의 명세서에는 공기배관이 실내 바닥과 벽체를 통해 매설된다는 내용과 동절기에 외부의 찬 공기가 에어히터를 통해 1차적으로 예열되고 그에 이어 난방호스의 난방열이 콘크리트를 통해 공기배관에 전달되므로 충분히 가열된 공기가 실내에 공급된다는 내용이 적혀 있다. 그 도면에는 공기배관이 난방호스가 있는 실내 바닥에 매설되어 있는 구성이 나타나 있다.

 

다만 선행발명 1의 명세서나 도면에는 공기배관과 난방호스의 위치 관계에 관한 설명이나 한정사항이 없으므로, 급기배관을 난방배관의 하면에 배치한다고 한정한 이 사건 특허발명의 기술적 구성과는 차이가 있다.

 

급기배관과 난방배관을 함께 건축물 바닥에 매설할 때 난방배관의 폐열을 활용하도록 급기배관을 난방배관 하면에 배치하는 구성이 이 사건 특허발명 출원 당시 기술상식이거나 주지관용기술에 해당한다고 볼만한 자료가 없다. 난방배관으로 바닥 난방을 할 때에는 대체로 난방배관의 하부로 열손실이 일어나는데, 이 사건 특허발명은 급기배관을 난방배관의 하면에 배치함으로써 난방배관 하부로 방출되어 손실되는 열을 급기배관을 통해 실내에 공급되는 공기를 데우는 데 활용할 수 있으므로 그만큼 열손실을 줄일 수 있다. 이처럼 이 사건 특허발명은 선행발명 1과의 기술적 구성의 차이로 인해 새로운 효과를 가진다.

 

이 사건 특허발명과 선행발명 1의 기술적 구성의 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술의 부가, 삭제, 변경 등에 지나지 않는다거나 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이가 있을 뿐이라고 볼 수 없다. 따라서 두 발명은 동일하다고 할 수 없다.

 

첨부: 대법원 2021. 9. 16. 선고 20172369 판결

 

KASAN_확대된 선원, 발명의 동일성 판단 vs 진보성 판단과 구별 대법원 2021. 9. 16. 선고 2017후2369 판결.pdf
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대법원 2021. 9. 16. 선고 2017후2369 판결.pdf
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작성일시 : 2021. 10. 1. 09:22
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