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보상청구소송

[보상합의쟁점] 직무발명보상 관련 사용자와 종업원의 합의 계약의 효력 - 무효 vs 유효 구별 기준: 특허법원 2018. 6. 14. 선고 2017나1186 판결 요지 1. 합의서 조항 예문 ‘종업원 발명자는 사용자에 대해 대상 특허와 관련한 추가적인 보상청구, 기타 민형사소송을 포함함 일체의 이의를 제기하지 않기로 한다.’ 2. 특허법원 판결요지 “회사가 미리 일방적으로 정해 놓은 계약 또는 근무규정에 따라 종업원의 정당한 직무발명보상금 청구권을 제한하는 경우 그러한 계약 또는 근무규정이 무효라는 것일 뿐, 직무발명보상금에 대한 사용자와 종업원 사이의 합의에 의한 모든 개별 계약을 무효로 해석하여야 한다거나, ‘정당한 보상’이 이루어지지 않으면 모든 합의가 무효로 되어야 한다는 의미는 아니다. 즉, 이미 직무발명이 완료되어 구체적으로 발생한 보상금 지급청구권의 액수를 당사자가 사후에 합의한 경우마저도 일률적으로 무효라고 볼 것은 아니다. 위와 같이 판단하는 근거는 다.. 더보기
사내 디자인 창작자, 디자이너에 대한 직무발명보상 의무 – 직무발명과 동일한 법제도 회사에서 디자인 개발이 본래 업무인 디자이너에게도 직무발명 보상금 청구권이 있습니다. 말하자면 직무디자인 창작자에 대한 보상 제도입니다. 기술개발과 거리가 먼 패션회사 등에서도 직무발명의 관리 및 보상 시스템을 잘 운영하는 것은 매우 중요합니다. 애플 vs 삼성전자 사이의 스마트폰 관련 특허소송을 보더라도 특허뿐만 아니라 디자인이 제품 경쟁력의 핵심요소라는 점을 알 수 있습니다. 이처럼 중요한 제품 디자인을 창작한 직원에게 그 기여도에 따른 적절한 보상을 하여야 한다는 것은 당연합니다. 그럼에도 불구하고, 특허발명자에 대한 직무발명 보상 문제는 자주 거론되지만, 디자인 창작자에 대한 보상은 논의되는 경우는 거의 없습니다. 아마도 직무발명이란 용어 때문에 발명만이 그 대상이고 디자인은 적용대상이 아니라는 .. 더보기
직무발명 양도일부터 10년 후 직무발명보상청구를 할 수 있는 경우 – 소멸시효 중단사유 – 법률상 장애사유 + 채무승인 vs 소멸시효 완성 후 시효이익의 포기 구별 1. 직무발명보상청구권 소멸시효 10년의 기산점 직무발명 보상청구권은 채권을 행사할 수 있는 때부터 소멸시효 기간이 진행됩니다(민법 제166조 제1항). 그 권리행사에 법률상의 장애사유, 예컨대 기간의 미도래나 조건불성취 등이 있는 특별한 경우를 제외하고, 원칙적으로 직무발명을 사용자에게 승계한 날부터 직무발명보상청구권을 행사할 수 있습니다. 판례는 늦어도 출원일로부터 행사할 수 있다고 봅니다. 2. 소멸시효 중단사유: 채무승인 - 출원보상금 및 등록보상금 지급 민법 제168조에서 채무승인을 소멸시효의 중단사유로 규정하고 있습니다. 채무의 일부를 변제하는 경우 채무 전부에 관하여 시효중단의 효력이 발생합니다(대법원 1980. 5. 13. 선고 78다1790 판결). 중단된 날로부터 소멸시효는 다시 진행됩.. 더보기
회사에 직무발명규정이 없는 경우 종업원의 직무발명보상금청구권 행사기간 10년은 언제 기산되어 언제 만료되는가? - 소멸시효 10년의 기산점 – 직무발명의 승계일 기준 직무발명보상금청구권의 소멸시효는 일반 채권과 마찬가지로 10년입니다. 직무발명보상금청구권의 소멸시효의 기산점은 사용자가 종업원으로부터 직무발명에 관한 권리를 승계한 시점입니다. 실무상으로는 직무발명 실시보상 청구권의 기산점이 쟁점입니다. 왜냐하면, 실시보상은 그 실시수익(로열티 수익 등)이 발생하여 실적보상의 근거가 형성된 후에야 종업원 발명자가 청구할 수 있으므로 실적발생을 전제로 하는 실적보상금은 실적발생 전까지 보상금청구권 행사에 장애가 있기 때문입니다. 실적발생 후 보상금 산정이 가능할 때부터 소멸시효가 기산된다고 보아야 마땅합니다. 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결에서도 “직무발명보상금청구권은 일반채권과 마찬가지로 10년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성하고, 기산점은.. 더보기
직무발명보상 합의서에 추가 소제기 않겠다 + 위반시 보상금반환 약정 - 부제소합의 + 위약벌 조항 포함 BUT 발명자의 소송제기 시 부제소합의 조항 유효 BUT 위약벌 조항 무효 판단: 특허법원 20.. 1. 합의서 예문 – 부제소 합의 및 위반시 위약벌 조항 부제소 합의 조항 - ‘종업원 발명자는 사용자에 대해 대상 특허와 관련한 추가적인 보상청구, 기타 민형사소송을 포함한 일체의 이의를 제기하지 않기로 한다.’ 위약벌 조항 – ‘종업원은 합의서를 위반한 경우 사용자로부터 지급받은 보상금 전액을 즉시 반환하고 이로 인해 입은 손해를 배상한다.” 2. 특허법원 판결요지 종업원 발명자 - 합의서에 포함된 위약벌 약정은 공서양속에 반하여 무효라고 주장 가. 위약벌 약정의 무효 법리 “위약벌의 약정은 채무의 이행을 확보하기 위하여 정해지는 것으로서 손해배상의 예정과 다르므로 손해배상의 예정에 관한 민법 제398조 제2항을 유추 적용하여 그 액을 감액할 수 없고, 다만 그 의무의 강제에 의하여 얻어지는 채권자의.. 더보기
공동개발 제품의 디자인 창작자 확정 쟁점 - 발주사와 제조사의 공동개발 BUT 납품단가 이견으로 납품계약체결 실패 후 제조사 단독출원 디자인등록의 무효 판단: 특허법원 2019. 9. 6. 선고 2019.. 1. 사안의 개요 A. 자동차용 전동시트 케이블 – 발주사와 제조사의 공동개발 완성 B. 납품단가 합의 불가로 납품계약 체결 불발 C. 제조사 단독으로 개발제품의 디자인등록 출원하여 등록함 D. 발주사에서 디자인등록 무효심판 청구 2. 특허심판원 심결요지 – 심판청구 기각 3. 특허법원 판결요지 – 등록디자인은 공동창작, 공동출원 위반으로 등록무효, 심결취소 판결 4. 특허법원 판단이유 – 공동창작 인정, 공동출원 의무 위반으로 등록무효 [질문 또는 상담신청 입력하기] 더보기
Shanks vs Unilever 사건 UKSC-2017-0032-Judgment, 영국대법원 2019. 10. 23. 선고 직무발명보상금 청구소송 판결 – 직무발명자에게 2백만 파운드 (약30억5천만원) 보상의무 인정 Professor Shanks는 전직 회사인 Unilever의 연구원으로 재직하던 당시 발명한 특허에 대한 보상청구를 하였습니다. 영국대법원에서 2019. 10. 23. 선고한 판결은 사용자 Unilever는 종업원 발명자에게 £2M (약 31억5천만원)을 보상금으로 지급하라는 내용입니다. 참고로 영국대법원 판결문을 첨부합니다. 영국법원에서 직무보상금 액수를 산정한 부분을 참고로 살펴보면 다음과 같습니다. (1) 사용자 회사에서 해당 발명으로 얻은 이익 산정액 £24.5M - The gross total benefit obtained by the Unilever group from the patents was assessed at £24.5M. (2) 직무발명자의 기여도 - "fair share" to .. 더보기
종업원 발명자가 사용자 회사에 대해 직무발명보상을 청구할 수 있는 기간 – 권리행사 가능기간 10년, 소멸시효의 기산점과 종점 – 소멸시효 완성으로 직무발명보상청구를 할 수 없는가? 1. 기본법리 – 소멸시효 10년 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결: “직무발명보상금 청구권은 일반채권과 마찬가지로 10년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성하고, 기산점은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원한테서 승계한 시점으로 보아야 하나, 회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다.” 2. 소멸시효 기산일 직무발명자 종업원이 사용자에게 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 양도한 시점(승계일)은 직무발명 양도서류에 기재된 직무발명 승계일 또는 그와 같은 서류가 없는 경우에는 늦어도 직무발명에 대한 특.. 더보기
직무발명보상, 실시보상 청구권의 소멸시효 쟁점 – 매년 직무발명 실시제품 실적 결산일 아니라 최초 실시일이 기간점: 일본 도쿄지방법원 영화원년(2019년) 11월 6일 선고 평성31년(와) 제7788.. 1. 사용자의 직무발명보상 규정 – 실시보상 조항 회사는 직무발명의 실시 또는 실시권의 허락 또는 처분에 의한 상당한 이익을 얻을 때에는 직무발명자에게 포상금을 지급한다. 2. 직무발명자 주장요지 및 쟁점 회사에서 직무발명을 적용한 제품을 생산, 판매하고 있고, 매년 그 실적에 대한 결산을 하고 있음. 직무발명 실시로 인한 이익은 매년 발생하는 것으로 결산 후 그 이익을 대상으로 보상금을 청구할 수 있음. 따라서 직무발명자의 실시보상금 청구권의 행사가능 시기도 매년 결산시기로 보아야 함. 직무발명 실시 실적에 대한 결산이 10년 전에 완료된 경우는 소멸시효가 완성되었으나 최근 생산, 판매된 제품의 결산 부분에 대한 실시보상금 청구권은 소멸시효가 완성되지 않음. 3. 일본 판결요지 – 최초 실시일부터 소멸.. 더보기
직무발명의 자기실시를 이유로 전직 연구소장의 직무발명보상청구소송 – 사용자의 공지기술, 미실시 주장 및 독점적, 배타적 이익 부존재 주장 인정: 특허법원 2019. 8. 29. 선고 2018나2308 판결 사용자 회사의 주장요지 (1) 해당 직무발명을 실시하지 않음 (2) 신규성 결여하는 등록무효 사유 존재 + 제3자가 해당 무효사유를 쉽게 알 수 있음 à 공지기술 (3) 공지기술로 무상의 통상실시권을 넘어서는 독점적 배타적 이익을 얻을 수 없음 (4) 직무발명 관련 보상 의무 없음 특허법원 판결요지 보상청구권 요건 및 입증책임 최초 등록 특허발명(정정 전) 관련 검토 및 판단 (1) 정정 전 직무발명 특허청구항 - 신규성 결여, 등록무효 사유 존재 (2) 특허등록 전에 경쟁업체에서 직무발명과 동일한 구성의 제품을 개발하여 발매함 (3) 직무발명은 공지기술에 해당함 (4) 사용자에게 독점적, 배타적 이익 없음 특이사항 – 직무발명의 특허에 대한 정정 + 정정의 무효사유 해소 여부 검토 (1) 정정 후 직무.. 더보기
장기적 연구개발과정에서 나온 직무발명의 대부분은 개량발명 – 특허청구범위 근거로 발명구성, 발명자, 실시여부를 엄밀하고 정확하게 판단해야 함 - 개량발명에 대한 직무발명보상금 불.. 1. 사안의 개요 원고 발명자는 대기업 피고회사(사용자)의 종업원으로 재직하면서 기존의 LCD용 세정장비인 P4 HDC를 신형인 P5 HDC로 개조하면서 여러 기능을 개발 또는 개선하였고, 이와 관련하여 피고회사가 등록 받은 특허 기술 가운데 일정 부분을 단독 또는 공동으로 발명하였음을 주장하면서 피고회사를 상대로 직무발명보상금으로 40억 원과 그 지연손해금의 지급을 청구(발명진흥법 15조 1항에 근거)하였습니다. 2. 판결요지 - 발명자 요건 발명자임을 인정하기 위해서는 발명의 기술 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법을 제공하거나 구체적인 조언·지도를 .. 더보기
정부출연기관, 공공연구기관의 연구원 개인명의 특허권 - 국가 R&D, 국가연구개발사업, 국책과제의 결과물을 개인명의로 특허등록한 사실 적발 – 인사징계 해임처분 적법: 서울고등법원 2019. .. 1. 과학기술기본법 제11조의 3 (국가연구개발사업성과의 소유ㆍ관리 및 활용촉진) ①국가연구개발사업의 성과는 국가연구개발사업에 참여하는 연구형태와 비중, 연구개발성과의 유형 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 연구기관 등의 소유로 한다. (단서 생략) ③그 밖에 연구개발성과의 소유·관리 및 활용촉진에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 2. 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정(대통령령) 제20조 (연구개발성과의 소유) ② 국가연구개발사업의 수행 과정에서 얻어지는 지식재산권, 연구보고서의 판권 등 무형적 성과는 협약에서 정하는 바에 따라 개별 무형적 성과를 개발한 연구기관의 단독 소유로 하고, 복수의 연구기관이 공동으로 개발한 경우 그 무형적성과는 공동으로 개발한 연구기관의 공동 소유로 한다... 더보기
종업원 발명자가 경쟁사로 이직한 경우 사용자에 대한 직무발명보상금 청구권을 상실한다는 사내 규정 – 효력 없음: 서울중앙지방법원 2019. 6. 5. 선고 2017가합570123 판결 1. 사용자 화사의 직무발명 규정 발명자가 경쟁사로 이동 또는 해고로 퇴직 시 보상금 청구권을 산실한다. 2. 쟁점 종업원 직무발명자가 사용자 회사의 경쟁사로 이직한 다음 전직 회사에 대해 직무발명보상금을 청구한 경우 재직 기간 중 시행한 위와 같은 사규 – 직무발명에 관한 규정을 근거로 전직한 종업원 발명자에 대한 직무발명보상을 거절할 수 있는지 여부 3. 서울중앙지방법원 판단 – 사용자의 규정은 강행법규 위반으로서 무효 직무발명 보상에 관한 법 규정은 직무발명의 귀속자인 발명자에 대하여 정당한 보상이 되도록 보장함은 물론 상대적으로 경제적 약자인 발명자의 권리를 보장하기 위한 강행규정으로 봄이 상당하고, 발명의 승계에 의해 발생하는 보상금 청구권은 종업원이 그 회사를 퇴직한 경우에도 소멸하지 아니한다.. 더보기
사용자의 자기실시와 동시에 제3자에게 통상실시권 허여 상황 – 로열티 수익 이외에 사용자의 자기실시로 인한 사용자 이익 근거 직무발명 보상금 산정: 서울중앙지방법원 2019. 6. 5. 선고 2017.. . 1. 사안의 개요 특허권자 사용자가 제3자에게 직무발명의 특허권에 대한 통상실시권 허여 라이선스 체결 – 사용자에게 로열티 수입 발생 + 사용자의 직무발명에 대한 자기 실시로 인한 이익 발생 2. 쟁점: 사용자의 자기 실시로 인한 독점적 이익 발생 인정 여부 3. 서울중앙지방법원 판단 – 사용자의 자기실시로 인한 독점적 이익 인정 통상실시권 허여 범위가 시기, 대상 등으로 제한된 점 근거로 제3자에 대한 통상실시권 허여에도 불구하고 사용자에게 특허권자의 독점배타적 지위가 남아 있다고 인정됨 특허권자에게 남아 있는 독점적 지위에 상당하는 자기실시로 인한 사용자의 이익을 산정해야 함 4. 판결이유 [질문 또는 상담신청 입력하기] 더보기
대학원생(석사 또는 박사과정), 대학생, Postdoc 연구원 등 대학의 교원, 종업원이 아닌 참여연구원 공동발명자 – 대학 산단의 직무발명자 포함 + 산단의 직무발명보상의무 인정 - 기본법리 및 .. 대학생, 대학원 석사과정 또는 박사과정 학생은 대학이나 산학협력단과 고용계약 관계가 존재하지 않습니다. 따라서 대학생, 대학원 석사과정 또는 박사과정 학생은 학교법인 또는 산학협력단 법인의 종업원에 해당하지 않습니다. 그런데, 대학생, 대학원생이 대학연구시설과 기자재를 사용하여 발명한 경우 직무발명이 아닌 자유발명으로 보고 대학은 직무발명에 관한 사용자의 권리를 전혀 인정하지 않는 것은 법감정에 맞지 않습니다. 대학이 소위 shop right의 연구설비와 기자재를 제공한 사용자와 실질적으로 동일하기 때문입니다. 다만 학생에서 급여를 주거나 발명관련 업무를 부과한 것은 아니라는 근본적 차이점은 있습니다. 다양한 견해와 입장을 택할 수 있지만, , 다수 학설과 판례는 대학생 또는 대학원생을 대학이나 산학협력.. 더보기
대학교수, 공공연구기관의 연구원, 공무원, 대학원생의 직무발명 관련 기본법리, 분쟁소지 및 실무적 대응방안 포인트 몇 가지 1. 직무발명 미신고로 인한 배임죄 책임 공공연구기관이나 대학에 소속된 연구원 또는 대학교수가 재직 중 발명한 경우, 특별한 사정이 없는 한 그 발명은 원칙적으로 직무발명에 해당하고, 발명자인 연구원 또는 교수는 그 직무발명을 사용자인 소속연구기관 또는 대학에 신고하여야 합니다. 신고하지 않고 제3자 명의로 특허출원 및 등록을 하는 경우 형사상 배임죄의 책임을 지게 됩니다. 대학원생은 원칙적으로 종업원은 아니지만 관련 학칙이나 내부규정, 참여 연구과제에서 체결한 협약서에서 직무발명 신고의무를 규정한 경우에는 교수와 마찬가지로 보아야 할 것입니다. 2. 직무발명 미신고에 대한 민사상 손해배상 책임 직무발명 미신고로 인해 형사 유죄판결을 받으면, 그 미신고 행위가 위법행위라는 점은 사실상 확정된 것이므로, .. 더보기
[직무발명보상] 직무발명에 대한 정당한 보상 관련 법리 및 실무적 포인트 특허법원 2018. 6. 22. 선고 2018나1176 판결 중 직무발명에 대한 보상 관련 법리를 실무적 관점에서 정리하면 다음과 같습니다. 1. 사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 그 직무발명을 무상으로 실시할 수 있는 통상실시권을 갖는다. 2. 사용자가 직무발명을 승계한 경우 직무발명에 대한 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적, 배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익이 있은 경우에만 직무발명자는 사용자에게 정당한 보상을 청구할 수 있다. 3. 이때 사용자의 이익은 회계상 이익을 의미하는 것은 아니고, 직무발명 자체에 의한 이익을 의미한다. 4. 사용자가 직무발명에 대한 특허권을 보유하고 있다는 사정만으로 사용자의 사용자에게 직무발명으로 인한 독점적, 배타적 이익이 있다고 추정할 수.. 더보기
[실시보상쟁점] 사용자의 직무발명 실시 인정 But 통상실시권을 넘어선 독점 배타적 지위로 인한 사용자의 이익 불인정 - 직무발명보상의무 불인정: 일본 오사카지방법원 2019. 1. 17. 선고 판결 +.. 1. 기본 법리 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결: “원칙적으로 사용자는 종업원의 직무발명에 대해 승계 여부와 관계없이 그 특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 취득하므로, 여기서 ‘사용자가 얻을 이익’이라 함은 그와 같은 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적, 독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 말한다. 종업원 발명자의 직무발명 보상금도 사용자가 직무발명의 사용으로 인하여 독점적, 배타적으로 향유하고 있는 이익이 있는 경우에 한하여 청구할 수 있다. 그리고 직무발명 보상금을 주장하는 자에게 사용자가 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적, 독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 것이라는 점 및 그 액수에 대한 증명책임이 있다.” 2. 서울중앙지방법.. 더보기
[직무발명보상] 직무발명 보상액 산정, 실적보상, 실시보상 사안에서 어려운 난제 – 사용자 이익, 독점권 기여율, 발명자 공헌도 등에 관한 최근 발표자료 직무발명 보상액수 산정의 기본원칙은 확립되었다고 볼 수 있지만, 그 산정에 관련된 각 요소들을 구체적으로 어떻게 결정하고 산정할 것인지는 아직 명확하게 확립되지 않았습니다. 객관적이고 명확한 결정근거를 찾기 어려워 실무상 난제라고 볼 수 있습니다. 지난 해 연말 특허법원 세미나에서 발표된 윤주탁 판사님의 발표자료는 특허법원 등 다양한 재판사례를 정리하면서 실무적 포인트를 요약한 것이라서 특허실무자들에게 큰 도움이 될 것으로 생각합니다. 특허법원 웹사이트에 올라와 있는데, 한번 꼼꼼하게 읽어 보기를 권합니다. 여기에서도 참고자료로 첨부합니다. 직무발명 산정식은 다음과 같습니다. 그 내용은 명확하지만 각 요소를 어떻게 정할지는 매우 어렵습니다. 난제이지만 직무발명자에게 정당한 보상을 지급하라는 법제도의 취지.. 더보기
[의약직무발명] 일본 제약회사 아스텔라스 퇴직 연구원의 직무발명보상금청구 승소판결: 일본 오사카지재지방법원 2018. 10. 4. 선고 평성28(와)제4107 판결 사안의 개요 (1) 피고 회사 - 아스텔라스 (구 후지사와) (2) 원고 – 연구원으로 재직하다 평성 19년(11년 전) 회사합병 당시 퇴직, 공동발명자 4명 중 제1 발명자 (3) 발명 – 동물용 구충제 신규 화합물, 그 제조방법, 그 용도발명, 평성 16년(14년전) 직무발명 완성 후 승계완료, (4) 회사에서 연구원에게 재직 중 직무발명 보상금 지급, 퇴직 후에도 직무발명 보상금을 정기적으로 지급함, 상당액수 이견으로 본 소송에서 일부청구로서 2억엔(약 20억원) 청구, 1심 판결의 금액 - 4728만엔 (약 4억8천만원) 인정 (5) 재직 중 직무발명 승계 당시 직무발명 보상규정 내용 – 출원보상, 등록보상만 인정, 실적보상 규정은 없었음, 승계 이후 회사에서 실적보상 규정 도입, 시행 (6) 회.. 더보기
[직무발명보상] 사용자가 직무발명 적용 제품을 생산, 판매하고 있는 상황에서 직무발명자의 실시보상금액 산정기준: 서울중앙지방법원 2017. 4. 6. 선고 2015가합548238 판결 (1) 발명자의 사용자 회사 재직 시 지위 – 해당 사업부 사장, 법원 – 직무발명 인정 + 사용자에 대한 직무발명보상청구권 인정 (2) 사용자 회사 – 직무발명을 적용한 제품을 생산, 판매하는 매출발생 (3) 실시보상 관련 직무발명보상금 = 사용자가 얻을 이익(실시제품의 매출액 x 독점권 기여율 x 가상 실시료율) x 발명자 보상율(발명자 공헌도) x 공동발명자 기여율 (4) 사용자가 얻은 이익 = 실시제품의 매출액 x 독점권 기여율 x 가상 실시료율 (5) 독점권 기여율 – 사용자는 무상의 통상실시권을 넘어서는 독점적, 배타적 지위에서 추가 발생하는 이익에 대한 직무발명보상 의무 있음 (6) 통상 독점권 기여율 결정에 관한 정량적 근거 제시 판결 사례 없음, 법원은 관련 요소를 종합적으로 고려하여 결.. 더보기
[직무발명쟁점] 수인의 공동발명자 중 1인이 다른 공동발명자를 상대로 진정한 공동발명자에 해당하지 않는다는 확인소송 제기 - 확인의 이익 불인정, 소 각하 판결: 대구지방법원 2017. 1. 19. .. 사안의 개요 (1) 퇴직한 종업원이 회사를 상대로 직무발명보상청구소송을 제기 (2) 회사의 대응방안으로 재직 중 공동발명자 중 1인 명의로 퇴직자, 공동발명자를 상대로, 또한 직무발명 승계인 및 등록권자 회사법인을 공동피고로 하여, 퇴직연구원은 진정한 발명자(디자인 창작자)가 아니다는 점을 법원판결로 확인해 달라는 확인소송 제기함 쟁점 – 공동발명자가 다른 공동발명자를 상대로 진정한 공동발명자에 해당하지 않는다는 확인을 소로서 구할 수 있는지 여부 확인의 소 적법요건 – 확인의 이익 판단 법리 대법원 2013. 2. 15. 선고 2012다67399 판결 “확인의 소에 있어서는 권리보호요건으로서 확인의 이익이 있어야 하고 그 확인의 이익은 원고의 권리 또는 법률상의 지위에 현존하는 불안, 위험이 있고 그 .. 더보기
[대학직무발명] 대학의 연구센터 소속 연구원, 정부지원 연구과제 결과 공동발명자로 특허등록, 산단에서 기술이전, 기술료 수익 발생, 퇴직 후 산단에 대해 직무발명보상청구소송 제기: 서울.. 사안의 개요 대학교 연구센터 연구원 재직 중 척추 추간판 탈출증 치료기기 공동발명 후 퇴직 대학 산학협력단 기술이전계약 체결 – 기술료 수입 총 11억원 발생 퇴직 연구원이 대학 산단을 상대로 직무발명보상금 청구소송 제기 쟁점 – 산단의 주장요지 실제 판매되는 제품에 기술이전 대상 직무발명이 실시되지 않음. 직무발명 실시를 전제로 한 직무발명보상 청구는 이유 없음. 쟁점 - 직무발명의 실시 여부 판결요지 문언적 실시는 물론 균등범위 실시도 검토 – 직무발명 실시 없다는 결론 – 발명의 실시를 전제로 하는 경상 로열티 수익 부분에 대한 직무발명 보상청구는 근거 없음 그러나 직무발명 특허발명의 이전 시 받은 정액기술료 (약 8천4백만원) – 직무발명을 양도 대가로서 직무발명 보상금 산정의 기초 해당함, 해당.. 더보기
[직무발명보상] 실시보상 규정 없는 상황, 해외특허등록 관련 직무발명 보상청구권의 소멸시효 기산일 판단 – 국내특허 발명승계 및 보상일 기준, 해외특허 관련 별도 기준 없음: 일본 동경.. 1. 동물의약품 Cerenia (성분명 Maropitant citrate0 신약발명 2. 실시보상 규정이 없는 상황에서 직무발명 등록보상과 소멸시효 기산점 회사 직무발명 보상규정: 출원보상 - 1만엔, 등록보상 - 2만엔, 실시보상 규정 없음 (1) 1997. 5. 2. 일본 국내 특허등록 (2) 일본법원 판결 : 특허등록일 다음날인 2007. 5. 3.부터 10년의 소멸시효 기산됨 (3) 회사 2006년 구미지역 제품 발매, 2011년 일본 내 제품 발매 (4) 사규에 직무발명의 실적보상 규정 없지만 회사에서 2007년 5월 직무발명자에게 200만엔 포상 결정, 2007년 연말 위 포상금 중 5천엔 지급 사실 입 (5) 일본법원 판결 : 200만엔 포상금 지급 사실 – 소멸시료 중단사유로 판단함 + 따.. 더보기
[직무발명쟁점] 발명진흥법 제15조 제2항 - 사용자의 직무발명 보상규정 작성 및 공지 의무 조항 + 사용자의 의무 위반 시 법적 효과: 서울중앙지방법원 2018. 9. 7. 선고 2018가합525915 판결 발명진흥법 제15조(직무발명에 대한 보상) ① 종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다. ② 사용자등은 제1항에 따른 보상에 대하여 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하고 종업원등에게 문서로 알려야 한다. 제15조 제2항의 문언적 내용: 사용자는 (1) 직무발명 보상형태, 보상액 결정기준 및 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성할 의무와 (2) 그것을 종업원에게 문서로 알릴 의무 있음. 사용자의 의무 이행 위반 시 효과 – 발명진흥법 내 규정 없음 서울중앙지방법원 판결 사안: 사용자 회사에 직무발명 보상규정 없음 + 사.. 더보기
[공동발명쟁점] 대학발명에서 대학원생을 진정한 공동발명자로 보고 특허권 지분이전청구 인정: 서울고등법원 2010. 12. 16. 선고 2010나87230 판결 판결요지를 간략하게 소개합니다. 대학의 지도교수 A, 석사과정 대학원생 B와 C 회사의 연구원 D는 산학협력공동연구를 수행한 결과, 완성된 발명을 C 회사 명의로 특허 출원하면서 발명자로 A 교수와 D 연구원만 올리고, 대학원생 B는 기재하지 않았습니다. 특허등록 후 대학원생 B가 진정한 공동발명자로서 자신의 권리를 주장하는 소를 제기한 것입니다. 위 사례에서 특이한 사정으로는 해당 연구개발을 진행하던 와중에 A 지도교수가 안식년 휴가로 미국에 8개월 가량 체류하면서 이메일로 대학원생과 실험결과를 주기적으로 보고받고 그 해결방안을 지시하는 등의 방식으로 연구를 진행하였습니다. 대학원생 B는 시제품의 성능평가 등 실험을 수행하고, 특허명세서 초안작성도 담당하였습니다. 그 후 작성된 대학원생 B의 석사학위 .. 더보기
[공동발명쟁점] 공동발명 관련 실무적 포인트 몇 가지 1. 공동발명자 중 일부를 제외하고 특허 출원하면 특허무효, 권리행사불가 등 치명적 결과를 초래합니다. 국가마다 특허법이 조금씩 다르지만 진정한 발명자를 제외하면 특허권자에게 불이익을 준다는 점은 같습니다. 2. 문제된 공동발명자가 전체 특허청구항 중 일부에만 공동발명자의 자격이 인정되더라도 해당 청구항뿐만 아니라 나머지 청구항을 포함하여 특허 전체의 효력에 영향을 미칩니다. 특허자체가 무효 또는 권리행사불가라는 결과를 낳습니다. 3. 원칙적으로 제외한 공동발명자는 나중에 추가하거나 해당 청구항을 삭제 또는 포기하는 등 그 잘못을 바로 잡을 수 있습니다. 그러나, 우리 특허법에서는 공동발명자 몰래 단독 출원한 경우 그 특허무효 사유로 규율하므로, 무효사유를 사후적으로 바로잡을 수 있는 방법은 없습니다. .. 더보기
[실시보상쟁점] M&A 등 회사변경과 직무발명보상금 채무승계 여부 및 지급의무자 변경 여부: 대법원 2010. 11. 11. 선고 2010다26769 판결 1. 직무발명 당시 사용자 A회사의 책임범위: 원칙적으로 M&A 당시까지 직무발명으로 인해 발생한 사용자 이익 범위로 책임 제한 대법원 판결 - “사용자가 직무발명을 제3자에게 양도한 이후에는 더 이상 그 발명으로 인하여 얻을 이익이 없을 뿐만 아니라, 직무발명의 양수인이 직무발명을 실시함으로써 얻은 이익은 양수인이 처한 우연한 상황에 따라 좌우되는 것이어서 이러한 양수인의 이익 액까지 사용자가 지급해야 할 직무발명 보상금의 산정에 참작하는 것은 불합리하므로, 사용자가 직무발명을 양도한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 양도대금을 포함하여 양도 시까지 사용자가 얻은 이익 액만을 참작하여 양도인인 사용자가 종업원에게 지급해야 할 직무발명 보상금을 산정해야한다.” 2. M&A 과정에서 직무발명에 대한 가치.. 더보기
[공동발명보상] 특허증 미등록 공동발명자의 손해배상청구 – 그 손해액은 직무발명보상금 중 공동발명자 기여분 상당액: 대법원 2008. 12. 24. 선고 2007다37370 판결 직무발명의 발명자가 복수인 경우 특허를 받을 권리는 공유로서, 공동으로 특허출원을 해야 합니다. 그렇지 않으면 특허등록이 거절되고, 그와 같은 사실을 모르고 등록된 후에도 무효사유에 해당합니다. 배제된 공동발명자가 특허무효를 청구하면 손해라는 생각에서 그 특허무효를 원하는 것이 아니라 그 특허를 그대로 두고 자신의 권리를 침해한 불법행위에 대한 손해배상을 청구한 경우입니다. 이때 특허발명의 실시로부터 발생한 이익 중에서 공동발명자로서 자신의 기여분에 해당하는 직무발명보상금을 청구할 수 있는지 또는 이에 상당하는 손해배상을 청구할 수 있는지 문제됩니다. 다른 공동발명자로부터 특허를 받을 권리를 침해한 경우 이는 불법행위에 해당하므로, 가해자에게 대해 손해배상을 청구할 수 있습니다. 이 때 특허받을 권리를 .. 더보기
[직무발명분쟁] 개량발명에 관한 직무발명보상금 청구 사건: 서울고등법원 2013. 7. 18. 선고 2012나64071 판결 1. 사안의 개요 원고 발명자는 피고 사용자 회사의 종업원으로 재직하면서 기존의 LCD용 세정장비인 P4 HDC를 신형인 P5 HDC로 개조하면서 여러 기능을 개발 또는 개선하였고, 이와 관련하여 피고회사가 등록 받은 특허 기술 가운데 일정 부분을 단독 또는 공동으로 발명하였음을 주장하면서 피고회사를 상대로 직무발명보상금으로 40억 원과 그 지연손해금의 지급을 청구(발명진흥법 15조 1항에 근거)하였습니다. 2. 판결요지 - 발명자 요건 발명자임을 인정하기 위해서는 발명의 기술 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법을 제공하거나 구체적인 조언·지도를 통하여 .. 더보기