1. 들어가며
저명상표의 실제적 보호는 상표 등록만으로 해결되지 않는 경우가 많습니다. 상표분쟁은 부정경쟁방지법, 저작권법 등 다양한 법률을 통해서만 실질적인 해결이 가능하기에 항상 변호사에게 상담을 의뢰해야 합니다. 이와 관련된 최신 특허법원 사건이 있어 소개 드립니다.
2. 저명 상표권자가 피해를 입은 이 사건의 구체적인 상황을 설명 드립니다
원고는 1988년 미국에서 설립되어 대한민국을 포함한 전 세계 20개 이상의 국가에서 ‘아웃백’, ‘아웃백 스테이크하우스’라는 상호로 패밀리 레스토랑을 운영하는 법인입니다. 원고는 국내에서 패밀리 레스토랑 영업에 사용하는 표장에 관하여 아래 표 기재와 같이 각 서비스표(이하 ‘이 사건 각 영업표지’라고 합니다)를 출원하여 서비스표등록을 마쳤습니다.
피고들은 2011년부터 토지 및 지상 건물 등에서 ‘아웃백’ 또는 ‘아웃백 무인텔’이라는 상호로 대실이 가능한 무인 숙박시설을 운영하면서, 위 숙박시설들의 간판, 표지판 등의 외부시설 및 건물 내 안내판, 가격표, 침구류, 세면도구 등의 내부시설, 비품과 인터넷 사이트에 “아웃백”, “OUTBACK”, “
” 표지(이하 ‘이 사건 각 침해표지’라 합니다)를 표시하여 사용하였습니다.
3. 특허법원의 판시 사항을 살펴보겠습니다
(1) 서비스표 침해 여부에 대한 부정
“이 사건 각 영업표지의 지정서비스업인 카페테리아업, 휴게실업, 레스토랑업 등과 이 사건 각 침해표지의 사용서비스업인 무인 숙박업이 동일, 유사한지에 관하여 보기로 한다. 지정서비스업의 유사 여부는 제공되는 서비스의 성질이나 내용, 제공방법, 서비스의 제공자 및 수요자의 범위 등 거래의 실정을 고려하여 일반 거래사회의 통념에 따라 판단하여야 한다(대법원 2005. 5. 12. 선고 2003후1192 판결, 대법원 2007. 6. 14. 선고 2006후3298 판결 등 참조). 이 사건 각 영업표지의 지정서비스업은 고객에게 의식주의 일부를 제공한다는 점에서는 서비스의 성질이나 내용이 유사하고 수요자가 공통된다고 볼 여지가 있다. 그러나 ① 양 서비스업은 서비스의 제공방법(대면 서비스와 무인 서비스), 구체적 성질, 내용이 다르고, ② 양 서비스업은 수요자 측면에서도 음식을 먹으려는 사람과 숙박을 하려는 사람으로 구분될 수 있으며, ③ 갑 제24호증의 1 내지 5, 제25, 44호증 등 원고가 제출한 증거만으로는 양 서비스업의 제공이 동일한 영업주체에 의하여 이루어지는 것이 일반적인 거래실정이라거나 일반 수요자들이 통상적으로 그와 같이 생각한다고 보기 어렵다. 따라서 이 사건 각 영업표지의 지정서비스업과 이 사건 각 침해표지의 사용서비스업이 서로 유사하다고 할 수 없다. 따라서 서비스표권 침해의 나머지 요건에 대하여 더 나아가 살필 필요 없이 피고들이 원고의 등록서비스표권을 침해하였다고 볼 수 없다.”
(2) 부정경쟁방지법상 영업주체 혼동 여부에 대한 부정
“부정경쟁방지법 제2조 제1호 (나)목은 “국내에 널리 인식된 타인의 성명·상호·표장 기타 타인의 영업임을 표시하는 표지와 동일하거나 이와 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동을 하게 하는 행위”를 부정경쟁행위의 하나로 규정하고 있다.
타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위는 영업표지 자체가 동일하다고 오인하게 하는 경우뿐만 아니라 국내에 널리 인식된 타인의 영업표지와 동일 또는 유사한 표지를 사용함으로써 일반 수요자나 거래자로 하여금 당해 영업표지의 주체와 동일, 유사한 표지의 사용자 간에 자본, 조직 등에 밀접한 관계가 있다고 잘못 믿게 하는 경우도 포함한다. 그리고 그와 같이 타인의 영업표지와 혼동을 하게 하는 행위에 해당하는 지는 영업표지의 주지성, 식별력의 정도, 표지의 유사 정도, 영업 실태, 고객층의 중복 등으로 인한 경업, 경합관계의 존부 그리고 모방자의 악의(사용 의도) 유무 등을 종합하여 판단하여야 한다(대법원 2011. 12. 22. 선고 2011다9822 판결 등 참조).
고객층의 중복 등으로 인한 영업의 경합 가능성이 매우 낮은 점, 원고의 영업 규모는 피고들과 비교할 수 없을 정도로 큰 점, 원고는 전국에 걸쳐 80여개 매장을 운영하면서, 유명 연예인들을 모델로 한 광고, 사회 공헌 활동 등을 통하여 ‘가족 중심적이고 자연 친화적인 패밀리 레스토랑’으로서의 명성, 신용 및 소비자들로부터 높은 평가를 유지하고 있었던 점 등에 비추어 보면, 일반 수요자들이나 거래자들이 부정적인 이미지를 갖고 있는 무인 숙박업소를 원고가 직접 운영한다거나 원고와 자본, 조직 등에 있어 밀접한 관계가 있는 개인이나 법인이 운영한다고 오인할 가능성은 매우 낮다고 할 것이다.
따라서 영업표지의 주지성, 강한 식별력, 표지의 동일, 유사, 모방자의 악의에도 불구하고, 일반 수요자들이나 거래자들로 하여금 이 사건 각 영업표지의 주체인 원고와 이 사건 각 침해표지의 사용자인 피고들 간에 자본, 조직 등에 있어 밀접한 관계가 있다고 잘못 믿게 하는 경우에 해당한다고 보기 어렵다.”
(3) 부정경쟁방지법상 식별력, 명성 손상 여부에 대한 인정
“부정경쟁방지법 제2조 제1호 (다)목은 "가목 또는 나목의 규정에 의한 혼동을 하게하는 행위 외에 비상업적 사용 등 대통령령이 정하는 정당한 사유 없이 국내에 널리 인식된 타인의 성명ㆍ상호ㆍ상표ㆍ상품의 용기ㆍ포장 그 밖에 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지와 동일하거나 이와 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매ㆍ반포 또는 수입ㆍ수출하여 타인의 표지의 식별력이나 명성을 손상하게 하는 행위"를 부정경쟁행위로 규정하고 있다.
여기서 식별력의 손상은 특정한 표지가 상품표지나 영업표지로서의 출처표시 기능이 손상되는 것을 말하고(대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결 참조), 명성의 손상이란 저명한 정도에 이른 특정한 표지를 부정적인 이미지를 가진 서비스에 사용함으로써 그 표지가 가지는 좋은 이미지 및 가치를 손상시키는 것을 말하며, 이러한 저명한 정도에 이른 표지의 식별력 손상이나 명성 손상을 위해서 그 영업표지가 반드시 동종ㆍ유사 관계 또는 경쟁 관계에 있는 서비스업에 사용되어야 하는 것은 아니다.
① 원고는 이 사건 각 영업표지를 독자적으로 창안하여 전국 매장에서 지속적으로 사용하면서 광고 등을 통하여 전국적인 식별력을 얻은 점, ② 또한, 원고는 매장 인테리어, 홈페이지, 유명 연예인들을 모델로 한 광고, 사회 공헌 활동(갑 제36 내지 40호증) 등을 통하여, 가족 중심적이고 자연 친화적인 패밀리 레스토랑으로서의 명성과 신용을 유지하고 있었던 점, ③ 그런데 피고들은 러브호텔로 이용되고 있다는 부정적인 이미지를 갖고 있는 무인 숙박업소를 운영하면서 이 사건 각 영업표지를 사용하였는데, 특히 원고의 대표적인 브랜드인 이 사건 영업표지와 매우 유사한 표장을 사용하면서 이 사건 영업표지 상단의 산 모양의 도형을 나체 여성이 누워있는 듯한 선정적인 형상으로 변형하여 사용(
)한 점 등을 종합하면, 피고들은 저명한 원고의 이 사건 각 영업표지를 부정적인 이미지를 갖는 서비스업에 사용함으로써 그 표지가 갖는 좋은 이미지 및 가치를 손상시켰다고 할 것이고, 더불어 저명한 이 사건 각 영업표지가 갖는 출처표시 기능도 손상시켰다고 할 것이다.
위 검토 결과를 종합하면, 이 사건 각 영업표지를 사용한 피고들의 영업행위는 부정경쟁방지법 제2호 제1호 (다)목의 식별력, 명성 손상에 해당한다. 따라서 원고는 피고들에 대하여 부정경쟁방지법 제4조의 금지청구권 등과 같은 법 제5조의 손해배상청구권을 갖는다.”
4. 저명 상표권자의 보호 방안이 중요한 시기가 도래하였습니다
세계은행(WB)이 발표한 GDP에 따르면 우리나라도 경제 규모가 세계 11위에 해당합니다. 경제 규모 성장에 따라 우리나라에도 저명한 기업이 대부분 진출하였습니다. 이와 함께 저명한 상표들 역시 대부분 사용되고 있습니다. 그리고 특허청을 비롯한 정부기관 모두 IP 보호의 일환으로 저명상표 보호에 힘쓰고 있으며, 특허청은 상표브로커 근절에 수년간 노력하였습니다. 그러나 단순히 상표 또는 서비스표를 출원하여 등록 받더라도 실제로 벌어지는 법적인 분쟁의 해결에 미흡한 것이 대부분입니다.
5. 저명 상표권자에게 상표법상의 구제 수단은 생각보다 미미합니다
이 사건의 원고는 전 세계 20개 이상의 국가에서 ‘아웃백’이라는 저명한 상호로 패밀리 레스토랑을 운영하는 법인입니다. 그리고 원고는 레스토랑업 등에 대하여 다수의 서비스표 등록을 마쳤습니다. 하지만 정작 피고들이 유사 서비스표를 대실이 가능한 무인 숙박시설에 사용하더라도, 원고는 상표법상 침해금지청구를 주장할 수 없습니다. 왜냐하면, 상표법상 등록상표와 유사한 상표를 타인이 사용하더라도 유사한 상품 또는 서비스업에 사용하는 상대방에 대해서만 침해금지청구를 할 수 있기 때문입니다. 즉, 전혀 유사하지 않은 서비스업에 사용하는 이 사건 피고와 같은 업체에 대해서는 상표법상 금지청구를 할 수 없습니다.
6. 부정경쟁방지법상은 변호사의 주된 업무입니다
그러나 이와 같은 경우에도 저명 상표권자는 부정경쟁방지법에 따른 법적 해결책을 사용할 수 있습니다. 즉, 부정경쟁방지법은 식별력 또는 명성 손상 행위를 부정경쟁행위로 규율하고 있습니다. 이 사건 피고와 같이 저명상표권자의 상표 또는 서비스표의 식별력 또는 명상을 손상하는 행위를 하는 자에 대하여, 부정경쟁방지법 제4조의 금지청구권을 행사하여, 간판, 현수막, 안내판, 용기, 선전광고물 등에 사용된 침해표지를 제거하여 폐기할 것을 청구할 수 있고, 부정경쟁방지법 제5조의 손해배상청구를 행사할 수 있습니다. 이와 같이 강력한 법적인 수단의 제시 및 수행은 변호사 고유의 업무 입니다.
7. 결론
저명 상표의 실제적인 보호는 단순히 상표 등록으로 해결될 수 없습니다. 이와 같은 법률분쟁은 부정경쟁방지법, 저작권법 등 다양한 법률을 통해서만 실질적인 해결이 가능합니다. 상호나 상표, 부정경쟁에 관한 분쟁은 항상 변호사에게 상담을 의뢰해야 합니다.
첨부: 특허법원 2017. 6. 29. 선고 2016나1691 판결 
특허법원 2016나1691 판결_OUTBACK.pdf
김동섭 변호사
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상표권 양도 영문 계약서 샘플.doc
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