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신규성

논문발표 후 특허출원, 자기공지 사안에서 분할출원과 공지예외 적용 판단: 대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결 1. 사안의 개요 (1) 논문발표 후 원출원 BUT 원출원에서 공지예외 주장하지 않았음 (2) 거절이유 통지 – 자기 공지 논문에 의해 신규성 및 진보성이 부정 (3) 분할출원하면서 공지예외주장, 원출원 취하한 사안 (4) 심사관 - 공지예외주장 배척, 거절결정, 특허심판원 - 거절결정불복심판청구 기각 심결, 특허법원 – 심결 유지 (5) 대법원 판결 – 원심판결 파기 환송, 공지예외 적용 인정 2. 대법원 판결 요지 (1) 원출원에서 공지예외주장을 하지 않았더라도 분할출원에서 적법한 절차를 준수하여 공지예외주장을 하였다면, 원출원이 자기공지일로부터 12개월 이내에 이루어진 이상 공지예외의 효과를 인정받을 수 있다. (2) 특허법 제52조 제2항은 적법한 분할출원이 있을 경우 원출원일에 출원한 것으로 본.. 더보기
영업비밀침해 손해배상, 산정방법, 징벌적 손해배상 규정, 일부 침해, 기여율 적용 여부: 대법원 2014. 12. 24. 선고 2012다77761 판결, 서울고등법원 2012. 8. 3. 선고 2011나78967 판결 1. 일반 법리 – 대법원 2004. 6. 11. 선고 2002다18244 판결 저작권 침해사건 판결이지만, 특허권 침해 등 다른 지적재산권 침해 및 손해배상액 산정에 널리 적용될 수 있는 일반 법리를 판시한 대법원 판결입니다. 대법원은 제품의 일부에 관한 침해로 인한 손해배상액을 산정할 때 전체 제품에서 차지하는 그 침해 부분품의 그 기여율을 고려하여 손해배상액을 산정해야 한다고 판결하였습니다. 위 대법원 판결문을 인용하면 다음과 같습니다. "물건의 일부가 저작재산권의 침해에 관계된 경우에 있어서는 침해자가 그 물건을 제작·판매함으로써 얻은 이익 전체를 침해행위에 의한 이익이라고 할 수는 없고, 침해자가 그 물건을 제작·판매함으로써 얻은 전체 이익에 대한 당해 저작재산권의 침해행위에 관계된 부분의 기여.. 더보기
영업비밀 보호요건 상대적 비밀성 vs 특허 등록요건 신규성 구별 vs 산업기술보호법 산업기술 보호요건으로 비밀성 요구 없음 I. 영업비밀 비밀성 요건, 특허 신규성 요건 BUT 산업기술 비밀성 요건 없음 “영업비밀”이란 공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 비밀로 관리된 생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말한다. “산업기술”이라 함은 제품 또는 용역의 개발ㆍ생산ㆍ보급 및 사용에 필요한 제반 방법 내지 기술상의 정보 중에서 행정기관의 장(해당 업무가 위임 또는 위탁된 경우에는 그 위임 또는 위탁받은 기관이나 법인ㆍ단체의 장을 말한다)이 산업경쟁력 제고나 유출방지 등을 위하여 이 법 또는 다른 법률이나 이 법 또는 다른 법률에서 위임한 명령(대통령령ㆍ총리령ㆍ부령에 한정한다. 이하 이 조에서 같다)에 따라 지정ㆍ고시ㆍ공고ㆍ인증하는 다음 각 목의 어느 하나에.. 더보기
파라미터 발명의 신규성 및 진보성 판단기준 + 수치한정 발명의 진보성 판단기준: 대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1298 판결 (1) 새롭게 창출한 물리적, 화학적, 생물학적 특성 값을 이용하거나 복수의 변수 사이의 상관관계를 이용하여 발명의 구성요소를 특정한 이른바 ‘파라미터 발명’과 이와 다른 성질 또는 특성 등에 의해 물건 또는 방법을 특정하고 있는 선행발명을 대비할 때, 특허발명의 청구범위에 기재된 성질 또는 특성이 다른 정의 또는 시험·측정방법에 의한 것으로 환산이 가능하여 환산해 본 결과 선행발명의 대응되는 것과 동일하거나 또는 특허발명의 명세서의 상세한 설명에 기재된 실시형태와 선행발명의 구체적 실시형태가 동일한 경우에는, 달리 특별한 사정이 없는 한 양 발명은 발명에 대한 기술적인 표현만 달리할 뿐 실질적으로는 동일한 것으로 보아야 할 것이므로, 이러한 특허발명은 신규성이 부정된다. (2) 반면, 위와 같은 방법 .. 더보기
정정심판, 청구범위 감축 정정, 정정요건, 특허성, 진보성 판단기준: 특허법원 2023. 5. 2. 선고 2022허4086 판결 1. 청구범위 감축 정정의 경우 정정요건 - 특허성 여부 (1) 특허법 제136조(정정심판) ① 특허권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다. 1. 청구범위를 감축하는 경우 ⑤ 제1항에 따른 정정 중 같은 항 제1호 또는 제2호에 해당하는 정정은 정정 후의 청구범위에 적혀 있는 사항이 특허출원을 하였을 때에 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다. (2) 특허심판원 심결 - 정정심판청구는 특허법 제136조 제1항, 제3항, 제4항에서 규정한 정정요건은 충족한다. BUT 정정심판청구는 청구범위를 감축하는 경우에 해당하는데, 정정 후 발명은 통상의 기술자가 선행발명에 의하여 또는 선행발명에 주지관용기술을 참고하여 쉽게 발명할 수 있으므로.. 더보기
공지된 선행발명에 내재된 구성 또는 속성을 청구한 후출원 발명의 동일성, 신규성 부정의 판단기준: 대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1304 판결 (1) 물건의 발명에서 이와 동일한 발명이 그 출원 전에 공지되었거나 공연히 실시되었음이 인정되면 그 발명의 신규성은 부정된다. 특허발명에서 구성요소로 특정된 물건의 구성이나 속성이 선행발명에 명시적으로 개시되어 있지 않은 경우라도 선행발명에 개시된 물건이 특허발명과 동일한 구성이나 속성을 갖는다는 점이 인정된다면, 이는 선행발명에 내재된 구성 또는 속성으로 볼 수 있다. (2) 이와 같은 경우 특허발명이 해당 구성 또는 속성으로 인한 물질의 새로운 용도를 특허의 대상으로 한다는 등의 특별한 사정이 없는 한 공지된 물건에 원래부터 존재하였던 내재된 구성 또는 속성을 발견한 것에 불과하므로 신규성이 부정된다. (3) 이는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 출원 당시에 그 구성이나 속.. 더보기
선행발명 제조방법에 따른 물건의 내재된 구성 및 속성 구체적 개시 없음 vs 동일한 물건발명의 신규성 판단: 대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1304 판결 물건의 발명에서 이와 동일한 발명이 그 출원 전에 공지되었거나 공연히 실시되었음이 인정되면 그 발명의 신규성은 부정된다. (1) 특허발명에서 구성요소로 특정된 물건의 구성이나 속성이 선행발명에 명시적으로 개시되어 있지 않은 경우라도 선행발명에 개시된 물건이 특허발명과 동일한 구성이나 속성을 갖는다는 점이 인정된다면, 이는 선행발명에 내재된 구성 또는 속성으로 볼 수 있다. (2) 이와 같은 경우 특허발명이 해당 구성 또는 속성으로 인한 물질의 새로운 용도를 특허의 대상으로 한다는 등의 특별한 사정이 없는 한 공지된 물건에 원래부터 존재하였던 내재된 구성 또는 속성을 발견한 것에 불과하므로 신규성이 부정된다. (3) 이는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한.. 더보기
원출원 시 공지예외주장 없으나 분할출원 시 공지예외주장 인정 - 원출원일 기준 공지예외 효과인정: 대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결 1. 사안의 개요 (1) 원출원 당시에는 공지예외주장을 하지 않았다가, 특허청 심사관으로부터 출원일 전 공개된 출원인 본인의 석사학위 논문(선행발명 3)에 의해 신규성 및 진보성이 부정된다는 취지의 의견제출통지를 받자, 이 사건 출원발명을 분할출원하면서 공지예외주장을 하고, 원출원을 취하 (2) 특허청 심사관은 원고의 공지예외주장을 배척하고 최종적으로 거절결정 (3) 특허심판원 - 거절결정불복심판청구 기각 심결 (4) 특허법원 – 청구기각, 거절결정 지지 (5) 대법원 – 특허법원 판결 취소 환송 2. 대법원 판결 요지 특허법 제52조 제2항은 적법한 분할출원이 있을 경우 원출원일에 출원한 것으로 본다는 원칙과 그 예외로서 특허법 제30조 제2항의 공지예외주장의 제출 시기, 증명서류의 제출 기간에 관하여.. 더보기
특허등록요건 신규성, 공연실시 여부 – 시제품 납품, 시운전 상황에서 묵시적 비밀유지의무 인정 여부 판단: 대법원 2022. 1. 13. 선고 2021후10732 판결 1. 사안의 개요 및 쟁점 (1) 특허발명 출원 전 계약에 따라 납품하여 시운전한 제품 (2) 당사자 사이에 비밀유지약정 없음 (3) 묵시적 비밀유지 의무가 인정되는지 여부 + 공연 실시 여부 2. 특허법원 판결 요지 (1) 시제품 선행발명에 관한 비밀유지에 관한 약정 체결 없음 (2) 신의칙상 비밀유지의무가 존재한다고 볼 만한 특별한 사정 없음 (3) 선행발명은 이 사건 특허발명의 출원 전에 소외 회사에 납품되어 그 사업장에 설치·시운전됨으로써 공연히 실시되었음. 신규성 상실 3. 대법원 판결 요지 (1) 최초 납품한 선행발명은 시제품으로서의 의미만을 가질 뿐이고, 이후 협의에 따른 제품 개량을 거쳐 최종 납품이 이루어졌을 때에야 비로소 이 사건 계약의 이행이 완료되었다고 볼 수 있으며, (2) 또한 .. 더보기
파라미터 발명의 신규성 및 진보성 판단기준 + 수치한정 발명의 진보성 판단기준: 대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1298 판결 (1) 새롭게 창출한 물리적, 화학적, 생물학적 특성 값을 이용하거나 복수의 변수 사이의 상관관계를 이용하여 발명의 구성요소를 특정한 이른바 ‘파라미터 발명’과 이와 다른 성질 또는 특성 등에 의해 물건 또는 방법을 특정하고 있는 선행발명을 대비할 때, 특허발명의 청구범위에 기재된 성질 또는 특성이 다른 정의 또는 시험·측정방법에 의한 것으로 환산이 가능하여 환산해 본 결과 선행발명의 대응되는 것과 동일하거나 또는 특허발명의 명세서의 상세한 설명에 기재된 실시형태와 선행발명의 구체적 실시형태가 동일한 경우에는, 달리 특별한 사정이 없는 한 양 발명은 발명에 대한 기술적인 표현만 달리할 뿐 실질적으로는 동일한 것으로 보아야 할 것이므로, 이러한 특허발명은 신규성이 부정된다. (2) 반면, 위와 같은 방법 .. 더보기
수치한정 발명의 진보성 판단 - 선행발명의 부정적 교시 중시, 사후적 고찰 금지 원칙 적용: 특허법원 2021. 12. 10. 선고 2018후11728 판결 1. 특허발명 – 수치한정 세라믹 용접 지지구 특허 청구항: 50~70wt%의 SiO2, 15~35wt%의 Al2O3, 8~15wt%의 MgO, 0.5~3wt%의 CaO를 주성분으로 포함하고, Fe2O3, K2O 및 Na2O로 이루어지는 기타 성분이 0.5~5wt%의 범위로 포함되어 이루어진 조성을 갖고, 내화도가 SK 8~12이고, 소성밀도가 2.0~2.4g/㎤이며, 흡수율이 3% 미만인 세라믹 용접 지지구 기술적 과제 및 효과: 특허발명은 위 수치범위의 내화도와 소성밀도를 통하여 원활한 슬러그 발생과 적정한 이면비드 생성을 가능하게 하고, 낮은 수치 범위의 흡수율을 통하여 과다수분 흡습을 방지하여 용접부의 강도를 향상시키는 것 2. 선행발명의 차이점 및 부정적 교시 선행발명 1: 45~70wt%의 S.. 더보기
특허요건 신규성 판단 – 공지, 공연실시의 의미: 대법원 2021. 4. 29. 선고 2017후2963 판결 특허법 제29조 제1항 제1호는 산업상 이용할 수 있는 발명이라고 하더라도 그 발명이 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 또는 공연히 실시된 발명에 해당하는 경우에는 특허를 받을 수 없도록 규정하고 있다. 여기에서 ‘공지되었다’고 함은 반드시 불특정 다수인에게 인식되었을 필요는 없다 하더라도 적어도 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미하고(대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후1238 판결 등 참조), ‘공연히 실시되었다’고 함은 발명의 내용이 비밀유지약정 등의 제한이 없는 상태에서 양도 등의 방법으로 사용되어 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미한다(대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후4011 판결 등 참조). [​질문 또는 상담신청 입력하기] 더보기
신규성 상실 예외 사안 – 의사에 반한 공지 여부 판단: 특허법원 2021. 8. 20. 선고 2020허4990 판결 1. 특허법 규정 및 판단기준 특허법 제30조 제1항 제2호의 '특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 그 발명이 제29조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우'란 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명내용이 사용인 또는 대리인의 고의 또는 과실로 누설되거나 타인이 이를 도용함으로써 일반에게 공표된 경우를 가리키는 것이므로 위 규정에 의하여 신규성을 주장하는 자는 위와 같이 자기의 의사에 반하여 누설 또는 도용된 사실을 증명할 책임이 있다(대법원 1985. 10. 8. 선고 85후15 판결 등 참조). 2. 사안의 개요 및 쟁점 (1) 제3자에게 금형제작 및 시제품 제작 의뢰 (2) 금형제작계약서 제15조 (비밀유지약정) - 제15조 [지식재산권] 개발한 금형과 금형에 의해 .. 더보기
파라미터 발명의 진보성 판단 기준: 특허법원 2020. 11. 20. 선고 2019허8903 판결 발명자가 새롭게 창출한 물리적, 화학적, 생물학적 특성 값(파라미터)을 이용하거나 복수의 변수 사이의 상관관계를 이용하여 발명의 구성요소를 특정한 발명을 파라미터 발명이라고 한다. 이와 같이 성질 또는 특성 등에 의하여 물건을 특정하려고 하는 기재를 포함하는 파라미터 발명의 진보성은 파라미터가 갖는 기술적 의의를 파악하여 이를 중심으로 판단되어야 할 것인데, 파라미터가 선행발명에 의하여 공지된 물건의 특성이나 성질을 표현방식만 바꾸어 표시하였거나 공지된 물건에 내재된 본래의 성질이나 특성을 확인한 것에 불과한 경우에 그 파라미터 발명은 선행발명과의 관계에서 발명에 대한 기술적인 표현만 달리할 뿐 실질적으로는 동일 유사한 것으로 보아야 할 것이므로, 신규성 및 진보성이 부정된다. 반면, 파라미터가 공지된 .. 더보기
파라미터발명, 새로운 파라미터로 특정된 발명의 진보성 판단: 특허법원 2019. 1. 25. 선고 2017허3720 판결 파라미터발명 법리 – 논리적 판단 단계 및 수치한정 발명과 구별 특허발명 파라미터 특정 vs 선행발명 - 파라미터 없음 심사관 거절결정, 심판원 청구기각 심결 원고 출원인의 주장요지 특허법원 판결 – 청구기각, 파라미터발명 진보성 부정 파라미터가 선행발명에 의하여 공지된 물건의 특성이나 성질을 표현방식만 바꾸어 표시한 경우 그 파라미터 발명은 선행발명과 실질적으로 동일·유사하여 신규성 및 진보성이 부정된다. 파라미터가 공지된 발명과는 상이한 과제를 해결하기 위한 기술수단으로서의 의의를 갖고 파라미터와 이질적인 효과 등 특유한 효과 사이에 인과관계가 있다는 것이 명세서에 구체적으로 기재되어 있거나 통상의 기술자가 명세서의 기재로부터 기술수단으로서의 의의 및 인과관계를 추론할 수 있다면 진보성이 부정되지 않.. 더보기
SRT 신기술공법을 출원일 전 다수 관계자 참관하는 시험시공의 경우 기술공지 또는 공연실시 여부 쟁점 – 비공지성 및 신규성 인정: 특허법원 2020. 1. 23. 선고 2019허4956 판결 1. 공지여부 판단기준 특허법 제29조 제1항 제1호는, 산업상 이용할 수 있는 발명이라고 하더라도 그 발명이 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명인 경우에는 특허를 받을 수 없는 것으로 규정하고 있는데, 여기서 ‘공지되었다’고 함은 반드시 불특정다수인에게 인식되었을 필요는 없다 하더라도 적어도 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미하고, ‘공연히 실시되었다’고 함은 발명의 내용이 비밀유지약정 등의 제한이 없는 상태에서 양도 등의 방법으로 사용되어 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미한다(대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후4011 판결 취지 등 참조). 2. 특허출원일 2015. 10. 26. 이전 시험시공 및 기술내용 비밀유지 및 .. 더보기
특허소송 실무, 특허침해금지청구 대상 물건의 특정 방법 - 공개시장에서 판매되는 대량생산 상품이 아닌 경우 난제: 특허법원 2019. 9. 6. 선고 2018나1381 판결 특허침해금지청구의 소장에서 청구취지 기재방법 “특허권 침해행위의 금지 및 침해행위를 조성하는 물건 등의 폐기를 구하는 소의 청구취지에서 생산, 양도 등의 금지되는 행위의 객체가 되는 물건 및 폐기 대상이 되는 물건은 그 청구를 인용하는 판결이 확정되었을 경우에 집행기관이 별도의 판단 없이 다은것과 구별할 수 있을 정도로 구체적 개별적으로 특정되어야 한다.” 구체적 사안의 판단 – 특허발명의 청구범위를 그대로 기재한 것과 다름 없는 경우 집행관 또는 집행법원으로서는 피고가 코팅한 윈도우가 별지 목록 제2항 내지 제4항 기재 각 물건에 해당하는지를 판단하려면 피고가 코팅한 윈도우가 395 특허 제1항 발명, 제3항 발명 또는 486 특허 제1항 발명의 각 구성요소와 그 유기적 결합관계를 모두 갖추었는지를 판.. 더보기
[공지기술쟁점] 우선권 주장근거 출원발명의 공지여부, 발간된 적은 없으나 WIPO에 요청하여 입수할 수 있는 우선권주장서류를 공지로 볼 수 있는지 여부 – 부정, 선행발명에 해당하지 않음: .. 선행발명 1은 2002. 9. 11. 일본 특허출원 특원 2002-266012호로 출원된 것으로서, 선행발명 4의 제1우선출원발명에 해당하고, 선행발명 4의 표지에는 위 출원번호(특원2002-266012호)가 기재되어 있다. 선행발명 1 자체가 우선일 당시 WIPO 웹사이트에 게시되지 않았던 사실은 당사자 사이에 다툼이 없다. 살피건대, 다음과 같은 사정에 비추어 볼 때, 선행발명 1은 우선일 당시 공지, 반포된 간행물에 게재, 전기통신회선을 통해 공중이 이용가능하게 되었다고 볼 수 없다. ① 선행발명 1은 일본에 출원된 발명에 불과하고, 또한 WIPO 웹사이트에 게시되었거나 업로드된 사실이 없다. ② 원고의 주장에 의하더라도, 선행발명 1은 선행발명 4가 공지된 시점인 2003. 5. 15.경에 되어서.. 더보기
[의약특허분쟁] 약리기전 자체만으로는 의약용도발명의 용도를 한정하는 구성요소에 해당되지 않음: 특허법원 2019. 2. 1. 선고 2018허2335 판결 의약용도발명에서는 특정 물질과 그것이 가지고 있는 의약용도가 발명을 구성하는 것이다. 약리기전은 특정 물질에 불가분적으로 내재된 속성으로서 특정 물질과 의약용도와의 결합을 도출해내는 계기에 불과하다. 따라서 의약용도발명의 특허청구범위에 기재되어 있는 약리기전은 특정 물질이 가지고 있는 의약용도를 특정하는 한도 내에서만 발명의 구성요소로서 의미를 가질 뿐 약리기전 자체가 특허청구범위를 한정하는 구성요소라고 보아서는 안 된다(대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후3664 판결, 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후238,245 판결 등 참조). 이 사건 제1항 정정발명에서 ‘각막 상피의 신장을 촉진하는 것’은 ‘약리기전’에 해당하는 것으로 봄이 타당하고, 따라서 ‘각막 상피의 신장을 촉진하는.. 더보기