사안의 개요

(1)   온라인게임 개발사(원고)와 영상캐릭터 사업자(피고) 사이 온라인게임의 영상물, 캐릭터 상업화 사업을 위한 라이선스사업계약 체결

(2)   라이선스 계약기간 2023년까지 약 13년의 장기간

(3)   라이센시(피고)는 일정한 사용료(매출의 3%)를 분기별로 정산하여 저작권자(원고)에게 지급하기로 함

(4)   피고 라이센시 회사 2011 3/4분기부터 사용료 미지급 및 정산서 미제출 등 채무불이행

(5)   원고 저작권자의 라이선스사업계약 해지 통지

(6)   라이센시 회사(피고) – 회생절차개시결정

 

쟁점: 라이선스 계약서 계약해지 조항 없음에도 계속적 계약의 신뢰관계 파탄을 이유로 라이센서의 일방적 계약 해지 인정 여부

 

법리 - 계속적 계약의 해지 요건

대법원 2013. 4. 11. 선고 201159629 판결

계속적 계약은 당사자 상호간의 신뢰관계를 기초로 하는 것으로서, 당해 계약의 존속 중에 당사자 일방의 부당한 행위 등으로 인하여 계약의 기초가 되는 신뢰관계가 파괴되어 계약의 존속을 기대할 수 없는 중대한 사유가 있는 때에는 상대방은 계약을 해지함으로써 장래에 향하여 효력을 소멸시킬 수 있다.

 

한편 계속적 계약 중 계약의 이행을 위하여 일정 규모의 설비가 필요하고 비교적 장기간의 거래가 예상되는 계속적 공급계약 해지의 경우, 계약의 존속을 기대할 수 없는 중대한 사유가 있는지는 계약을 체결하게 된 경위, 공급자와 수요자 사이의 관계, 공급계약의 내용, 공급자가 계약의 이행을 위하여 설치한 설비의 정도, 설치된 설비의 원상복구 가능성, 계약이 이행된 정도, 해지에 이르게 된 과정 등 제반 사정을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.”

 

대법원 2015. 4. 23. 선고 201119102 판결

계속적 계약은 당사자 상호간의 신뢰관계를 기초로 하는 것으로서, 당해 계약의 존속 중에 당사자 일방의 계약상 의무 위반이나 기타 부당한 행위 등으로 인하여 계약의 기초가 되는 신뢰관계가 파괴되어 계약관계를 그대로 유지하기 어려운 정도에 이르렀다면 상대방은 그 계약관계를 해지함으로써 장래에 향하여 그 효력을 소멸시킬 수 있지만(대법원 1995. 3. 24. 선고 9417826 판결, 대법원 2002. 11. 26. 선고 20025948 판결 등 참조),

 

그와 같이 계약관계를 유지하기 어려운 정도에 이른 사정에 관하여는 계약관계의 소멸을 주장하는 사람이 증명할 책임이 있다.”

 

법원의 구체적 사안 판단 계속적 계약의 일방적 해지 인정

 

첨부: 서울중앙지방법원 2014. 11. 6. 선고 2013가합509352 판결

서울중앙지방법원 2014. 11. 6. 선고 2013가합509352 판결.pdf

KASAN_온라인게임 영상물 및 캐릭터 라이선스사업계약 후 라이센시의 사용료 미지급 및 정산서 미제출 - 계속적 계

 

[질문 또는 상담신청 입력하기]

 

 

작성일시 : 2019.04.29 10:00
Trackback 0 : Comment 0   댓글달기

 

 

1. 특허무효 확정된 경우 특허발명 실시계약에 미치는 효력에 관한 기본법리

 

특허가 무효로 확정되면 특허권은 특허법 제133조 제1항 제4호의 경우를 제외하고는 처음부터 없었던 것으로 간주된다(특허법 제133조 제3). 그러나 특허발명 실시계약이 체결된 이후에 계약의 대상인 특허권이 무효로 확정된 경우 특허발명 실시계약이 계약 체결 시부터 무효로 되는지는 특허권의 효력과는 별개로 판단하여야 한다.

 

특허발명 실시계약을 체결하면 특허권자는 실시권자의 특허발명 실시에 대하여 특허권 침해로 인한 손해배상이나 그 금지 등을 청구할 수 없고, 특허가 무효로 확정되기 전에는 특허권의 독점적ㆍ배타적 효력에 따라 제3자의 특허발명 실시가 금지된다.

 

이러한 점에 비추어 특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아니라면 특허 무효의 소급효에도 불구하고 그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된 특허발명 실시계약이 그 계약의 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 특허 무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다고 보아야 한다(대법원 2014. 11. 13. 선고 201242666, 42673 판결 등 참조).

 

따라서 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한, 특허권자는 원칙적으로 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간 동안 실시료의 지급을 청구할 수 있다. 

 

2. 특허무효 확정된 경우 특허발명 실시계약 상 특허무효 확정 전 기간에 지급해야 할 실시료를 구할 수 있는지 여부

 

대법원 2019. 4. 25. 선고 2018287362 판결 요지판결문 첨부

특허발명 실시계약이 체결된 이후에 계약의 대상이 된 특허가 진보성이 없다는 이유로 무효로 확정된 사안에서, 위 실시계약이 원시적 불능이라고 할 수 없어 특허권자가 이미 지급받은 특허실시료를 반환할 의무가 없다고 한 대법원 201242666, 42673 판결에 이어, 특허권자는 특허무효 확정 이전에 미지급된 특허실시료의 지급을 구할 수 있는 것이 원칙이다.

 

3. 대법원 201242666 판결 사안 특허무효 소급효 제한 적용 라이선스 계약 취소 불인정 + 기 지급한 로열티 반환청구 불인정 + 장래 로열티 지급의무 소멸

 

(1)   특허실시계약의 체결 이후 대상특허가 무효로 확정된 경우 특허권자가 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료를 부당이득으로 반환할 의무가 있는지 여부 - 부정

(2)   실시계약의 체결 이후 계약의 대상이 된 특허가 무효로 확정된 경우 착오를 이유로 특허발명 실시계약을 취소할 수 있는지 여부 부정

 

“특허발명 실시계약에 의하여 특허권자는 실시권자의 특허발명 실시에 대하여 특허권 침해로 인한 손해배상이나 그 금지 등을 청구할 수 없게 될 뿐만 아니라 특허가 무효로 확정되기 이전에 존재하는 특허권의 독점적ㆍ배타적 효력에 의하여 제3자의 특허발명 실시가 금지되는 점에 비추어 보면, 특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아닌 한 특허무효의 소급효에도 불구하고 그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된 특허발명 실시계약이 그 계약의 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 특허무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다고 보아야 한다.

 

따라서 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 앞서 본 바와 같이 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한 특허권자가 특허발명 실시계약에 따라 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료 중 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간에 상응하는 부분을 실시권자에게 부당이득으로 반환할 의무가 있다고 할 수 없다. 

 

특허는 그 성질상 특허등록 이후에 무효로 될 가능성이 내재되어 있는 점을 감안하면, 특허발명 실시계약 체결 이후에 계약의 대상인 특허의 무효가 확정되었더라도 그 특허의 유효성이 계약체결의 동기로서 표시되었고 그것이 법률행위의 내용의 중요부분에 해당하는 등의 사정이 없는 한, 착오를 이유로 특허발명 실시계약을 취소할 수는 없다고 할 것이다.”

 

4. 실시권자 Licensee의 특허권자 Licensor 상대로 대상특허에 대한 무효심판청구 가능 - 특허무효의 경우 계약상 실시료 Royalty 지급의무 범위 소멸: 대법원 2019. 2. 21. 선고 20172819 전원합의체 판결

 

특허권의 실시권자에게는 실시료 지급이나 실시 범위 등 여러 제한 사항이 부가되는 것이 일반적이므로, 실시권자는 무효심판을 통해 특허에 대한 무효심결을 받음으로써 이러한 제약에서 벗어날 수 있다.

 

그리고 특허에 무효사유가 존재하더라도 그에 대한 무효심결이 확정되기까지는 그 특허권은 유효하게 존속하고 함부로 그 존재를 부정할 수 없으며, 무효심판을 청구하더라도 무효심결이 확정되기까지는 상당한 시간과 비용이 소요된다.

 

이러한 이유로 특허권에 대한 실시권을 설정받지 않고 실시하고 싶은 사람이라도 우선 특허권자로부터 실시권을 설정받아 특허발명을 실시하고 그 무효 여부에 대한 다툼을 추후로 미루어 둘 수 있으므로, 실시권을 설정받았다는 이유로 특허의 무효 여부를 다투지 않겠다는 의사를 표시하였다고 단정할 수도 없다.”

 

대법원 2019. 4. 25. 선고 2018다287362 판결.pdf

KASAN_라이선스 계약 후 대상 특허무효 확정 시 실시료 로열티 지급의무 소멸 및 그 시점 – 무효확정 전 미지급

 

[질문 또는 상담신청 입력하기]

 

 

 

작성일시 : 2019.04.29 08:28
Trackback 0 : Comment 0   댓글달기

 

 

 

 

최근 다양한 기술이 복합된 제품 내에 특허기술과 다른 기술이 혼재되어 있고 이러한 기술들이 제품의 성능에 직간접적으로 영향을 주고 있으므로, 제품 내에서 특허가 미치는 영향을 올바르게 판단하고 적정한 배상액을 판단하는 것이 어려워지고 있습니다.

 

FRAND 확약을 표준특허에 대한 실시료의 판단과 손해배상액 결정의 기준을 마련한 판례인 미국의 마이크로소프트 vs. 모토로라 사건은 기존의 조지아 퍼시픽 요소(Georgia-Pacific factors) 수정하여 실시료와 손해액 판단의 기준을 제시하고 있습니다. 이에 대하여 살펴보겠습니다.

 

사건에서 법원은 FRAND 실시료율의 산정에 있어서 조지아 퍼시픽 요소를 이용하였으나 표준특허와 FRAND 조건의 취지에 맞게 다음의 요소를 적절히 수정하였습니다. 표준특허권자는 러이선스를 거절할 수는 없습니다.

 

 

조지아 퍼시픽 요소

마이크로소프트 사건의 경우

1

이미 받는 실시료

FRAND 조건으로 협상된 실시료

2

대체 특허의 실시료

-

3

라이선스의 성질과 범위

-

4

라이선서가 실시불허, 독점 유지

라이선서 실시허여 의무

5

특허권자와 실시자의 관계

경쟁관계, 비차별 실시허여 의무

6

라이선서 제품의 판매가 미칠 영향, 기술 파급효과

표준특허 자체의 가치

7

특허 존속기간, 라이선스 조건

-

8

특허제품의 이익율, 상업적 성고, 인지도

표준특허 자체의 가치

9

종래기술에 대한 우월성

표준특허가 대체기술에 대한 우수성

10

특허발명의 내용, 상업적 가치

표준특허 기여, 기술표준 전체의 기여 고려

11

침해자가 이용한 정도

표준특허 기여, 기술표준 전체의 기여 고려

12

동종업계의 관행적 실시료, 수익배분

-

13

특허발명만의 잠재적 수익성

표준특허 자체 가치와 표준 채택으로 발생하는 가치 구별

14

전문가의 의견

-

15

합의하였을 가상실시료

표준특허권자가 FRAND 의무에 따른 합의된 실시료

 

 

사건 이후에 FRAND 조건에 따른 실시료 산정에서는 위와 같이 수정된 조지아 퍼시픽 요소, 마이크로소프트 요소가 적용되는 것으로 보입니다. 사건에서 인정된 실시료액은 180 달러로 모토로라 측이 제시한 실시료율 2.25% 근거한 40 달러 수준에 훨씬 미치는 수준으로 결정되었습니다. 이는 실시료 누적(royalty stacking) 따른 실시자의 불이익을 고려한 것으로 보입니다.

 

위와 같이 표준특허권자도 실시료를 받을 있으므로, 표준특허의 발명자도 직무발명 보상금을 청구할 근거가 있다고 보입니다. 우리 발명진흥법은 15 1항에서 종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다고 규정하고 있고, 6 단서에서 보상액이 직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다고 규정합니다. 위와 같이 법령에서 특허에는 일반특허와 표준특허를 구별하지 않으며, 사용자가 얻을 이익에 표준특허로 인한 실시료가 포함되는 것은 틀림이 없습니다.

 

정회목 변호사

 

KASAN_표준특허 침해시의 배상액의 산정과 직무발명 보상금.pdf

 

 

[질문 또는 상담신청 입력하기]

 

 

 

 

작성일시 : 2018.03.12 14:53
Trackback 0 : Comment 0   댓글달기

 

 

 

특허침해소송에서 손해배상을 산정하는 방법은 특허권자의 일실이익액, 침해자가 얻은 이익액, 실시료 상당액 등이 사용됩니다. 이를 위해서는 통상 특허발명에 관련된 제품의 매출액을 먼저 산정해야 합니다. 이후 관련 제품에서 특허발명이 기여하는 정도인 기여도를 특정해서 관련 매출액에 곱하여 손해배상액을 계산합니다. 이때에 특허발명의 기여도를 산정하는 것이 어려운 문제가 됩니다.

 

관련 최종 제품이 자동차인 경우에 먼저 자동차 전체의 가격을 기준으로 매출액을 산정하는 전체시장가치원칙 (entire market value rule) 적용할 있습니다. 미국 연방대법원이 1884 Garretson v. Clark 사건에서 전체제품이 특허발명의 특징에서 기인한 것이라면 전체제품을 기준을 손해배상액을 산정할 있다고 판단하였습니다.

 

그리고 자동차 중에서 특허발명이 적용된 최소 판매 가능 부품을 기준으로 매출액을 산정할 있는데, 이를 최소판매가능부품원칙 (smallest salable patent-practicing unit)이라 합니다. 미국에서 Cornell v. Hewlett-Packard 사건에서 특허발명이 컴퓨터 프로세서의 성능을 향상시키는 기술인데, 특허권자가 전체시장가치원칙에 따라 PC 전체 가격을 기준으로 손해배상액을 산정해야 한다고 주장하였으나 법원이 CPU 부품인 프로세서 제품이 판매가능한 최소부품이라고 보아 이를 기준으로 손해배상액을 산정한 바가 있습니다.

 

판매가 되는 하나의 제품 속에 특허기술이 적용된 부품이 별도로 판매되지 않거나 따로 확정할 없는 경우에 해당 제품에서 특허 기술이 차지하는 비중인 기여도를 결정하여 최소 제품의 판매가를 산정할 있습니다.

 

미국의 Lucent v. Gateway 사건에서 침해제품은 MS Outlook 제품인데, 특허발명은 달력에서 특정일자를 선택하는 방법에 대한 것이었습니다. 경우에 전체제품인 MS Outlook에서 부분이 기여하는 정도를 판단하여 Outlook 제품의 판매가에서 손해액을 산정할 있습니다. 미국 AVM Tech v. Intel 사건에서 특허발명은 프로세서 처리속도를 높이면서 사용전력은 절감하는 회로에 관한 것인데 최소판매가능부품은 마이크로프로세서로 결정되었고 법원은 마이크로프로세서 매출액에 특허발명 부분의 기여도를 산정하였습니다.

 

서울중앙지방법원도 2011가합1339 판결에서 침해제품이 ①온로더 장치, 임시탑재장치, 이송장치, 절단장치, 세정장치, 건조반전 장치, 적재장치, 검사장치, 피크 플레이스(Pick & Place) 장치, 오프로더 장치 10 부분으로 나뉘고, 특허권자의 1,2특허가 이송장치에 사용되고, 4특허가 건조반전장치에 해당한 사실을 인정하면서, 피고 제품의 매출액 중에서 1,2,4특허의 기여도를 10% 판단한 바가 있습니다.

 

따라서 전체시장가치를 이용하거나 최소판매가능부품을 이용하여 제품 매출액을 산정하더라도 해당 제품에서 특허발명만으로 이루어져 있지 않은 경우에는 해당 제품에서 특허발명의 기여도를 산정하여야 합니다. 기여도 산정에는 Georgia-Pacific 15 항목과 함께 침해제품의 복잡도, 특허발명의 전체제품에서의 중요도, 특허발명의 부가가치, 관련 산업의 성격 등이 고려되고 있습니다.

 

정회목 변호사

 

KASAN_특허침해 손해배상액 계산시의 기여도 산정.pdf

 

 

[질문 또는 상담신청 입력하기]

 

 

 

 

작성일시 : 2018.02.22 17:56
Trackback 0 : Comment 0   댓글달기