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실질적창작

대학교수의 직무발명 판단 및 특허권이전등록청구: 서울중앙지방법원 2020. 1. 31. 선고 2019가합503394 판결 1. 사안의 개요 및 쟁점 소송경위 - 대학교 산학협력단(원고)에서 발명자 교수(피고)를 상대로 이 사건 발명이 직무발명에 해당한다는 이유로 피고에게 이 사건 발명에 대한 특허권이전등록 요구 BUT 교수가 불응하여 특허권이전등록을 청구하는 민사소송을 제기함 발명자 교수(피고) 주장의 요지 - 이 사건 발명의 특허와 관련된 내용으로 어느 곳에서도 연구비를 지원받지 않았으며, 대학교 연구시설을 이용하여 연구하지도 않았으므로, 이 사건 발명은 피고의 직무에 관하여 발명된 것이 아니라고 주장. 직무발명에 해당하지 않는다는 주장 쟁점 - 이 사건 쟁점은 국립대학교인 A대학교 교원인 피고의 이 사건 발명이 직무발명에 해당하는지 여부 2. 판결요지 ⑤ 이 사건 지식재산권 규정은 ‘교직원 등이 정부부처와 그 출연기관으.. 더보기
옵디보 OPDIVO 특허발명의 공동발명자 판단 일본 판결 - 일본대학 교수와 대학원생 논문 공동저자 BUT 공동발명자 판단 별개: 일본동경고재 2021. 3. 17. 선고 항소심 판결 세계적 블록버스터 신약 OPDIVO 연구과정에 석사과정부터 참여하여 박사학위까지 받았고 관련 논문의 저자로서 특히 중요 기여자(contributor)로 기재된 연구원이 연구실 지도교수와 기술이전 제약회사인 오노약품을 상대로 자신이 공동발명자로서 특허권의 공유지분권자라고 주장하는 소송입니다. 대학교수, 대학원생 공동저자 PNAS 논문 Yoshiko Iwai, Masayoshi Ishida, Yoshimasa Tanaka, Taku Okazaki, Tasuku Honjo, and Nagahiro Minato. PNAS September 17, 2002 99 (19) 12293-12297; Involvement of PD-L1 on tumor cells in the escape from host immune .. 더보기
발명자 인정요건, 발명자 공헌도, 각 공동발명자의 기여도 입증방안 – 공동발명자의 연대 중요, 구체적 증거자료 사전 준비 등 직무발명보상청구 소송의 가장 중요한 포인트 통상 퇴직 후 회사를 상대로 직무발명 보상금 청구소송을 제기합니다. 그런데 공동 발명자 중 일부는 그 당시에도 재직 중인 경우가 많습니다. 회사는 퇴직한 종업원으로부터 발명자 보상금 청구소송이 제기되면 우선 진정한 발명자에 해당하는지, 발명에 대한 기여율은 어느 정도인지를 파악합니다. 특허담당자 뿐만 아니라 재직 중인 공동 발명자들에게 정보를 모아 검토하고 평가합니다. 직무발명 보상금청구권은 진정한 직무발명자에게만 인정됩니다. 따라서, 진정한 직무발명자에 해당하는지를 정확하게 판단하는 것으로부터 출발해야 합니다. 특허법리상 발명자는 특허청구범위에 기재된 기술내용(발명)의 창작에 실질적으로 기여한 사람입니다. 하나의 청구항에 하나의 발명이 성립되므로, 각 청구항 별로 각각 실질적 기여가 인정되는지 여부를 .. 더보기
PD-1/PD-L1 면역항암제 옵디보 OPDIVO 발명자 Honjo 혼죠 교수 vs 오노제약 직무발명보상청구 소송 – 발명자 혼죠 교수에게 추가 500억원, 소속 교토대학에 추가 2300억원 기금지원 합의 종결 뉴스 PD-1/PD-L1 면역항암제 옵디보, OPDIVO는 교토대학 연구실에서 발명되어 제약회사 오노약품에 기술 이전되었고, 그 후 블록버스터 항암제 신약으로 성공적으로 개발되었습니다. 교토대학과 혼죠 교수는 라이선스 계약에 따라 기술이전대가 및 로열티를 받고 있습니다. 그런데 발명자와 대학은 기존 계약에 더해서 추가 보상을 요구하는 소송을 제기하였고, 지난 달 중순에 오노제약에서 옵디보 관련 소송을 화해 종결하는 조건으로 발명자 혼죠교수 개인에게 약 500억원을 추가 지급하고, 소속 교토대학에는 2300억원이라는 거액의 연구기금을 지원하기로 합의했다고 발표하였습니다. 언론보도에 따르면 발명자 혼죠 교수가 기존에 받았던 직무발명 보상금은 400억원 정도의 규모라고 합니다. 대학의 연구성과를 기업에서 라이선스 .. 더보기
블록버스터 바이오신약 PD-1/PD-L1 면역항암제 옵디보 Opdivo 특허발명의 공동발명 성립요건 corroboration 입증책임: 미국법원 Dana-Farber Cancer Institute vs Ono Pharmaceutical & BMS 사건 판결 실무적으로 공동발명자 판단은 매우 중요합니다. 공동발명자라고 주장하는 측에 그 주장을 구체적 증거로 입증할 책임이 있습니다. 미국법원은 그 입증책임을 corroborating evidence, 즉 구체적 증거로 상세하게 입증할 것을 요구합니다. 위 사건에서 공동발명 여부를 입증하는 방법과 정도를 어떻게 판단했는지 판결문 중 해당 부분을 인용합니다. 한번 읽어 보시기 바랍니다. 미국 특허법 공동발명자 규정 - 35 U.S.C. § 116(a) - Joint Inventorship “When an invention is made by two or more persons jointly, they shall apply for patent jointly and each make the required oath, .. 더보기
PD-1/PD-L1 면역항암제 옵디보 Opdivo 특허발명의 공동발명자 인정 CAFC 판결 - corroboration 입증책임: 미국법원 Dana-Farber Cancer Institute vs Ono Pharmaceutical & BMS 사건 판결 CAFC는 2020. 7. 14. 선고한 판결에서 공동발명을 인정한 1심 판결을 유지하였습니다. 공개된 판결문을 첨부합니다. 앞서 올린 공동발명 성립요건의 입증 관련 1심 판결을 인용한 블로그 포스팅도 다시 올립니다. …… 실무적으로 공동발명자 판단은 매우 중요합니다. 공동발명자라고 주장하는 측에 그 주장을 구체적 증거로 입증할 책임이 있습니다. 미국법원은 그 입증책임을 corroborating evidence, 즉 구체적 증거로 상세하게 입증할 것을 요구합니다. 위 사건에서 공동발명 여부를 입증하는 방법과 정도를 어떻게 판단했는지 판결문 중 해당 부분을 인용합니다. 한번 읽어 보시기 바랍니다. 미국 특허법 공동발명자 규정 - 35 U.S.C. § 116(a) - Joint Inventorship “Wh.. 더보기
대학원생의 일본 교토대학 혼조교수 및 오노약품 상대 옵디보 OPDIVO 특허발명의 공동발명자 주장 및 지분이전청구 소송: 일본동경지재 2020. 8. 21. 선고 청구기각 판결 세계적 블록버스터 신약 OPDIVO 연구과정에 석사과정부터 참여하여 박사학위까지 받았고 관련 논문의 저자로서 특히 중요 기여자(contributor)로 기재된 연구원이 연구실 지도교수와 기술이전 제약회사인 오노약품을 상대로 자신이 공동발명자로서 특허권의 공유지분권자라고 주장하는 소송을 제기하였습니다. 일본 동경지방법원은 132페이지에 이르는 장문의 판결문에서 당시 교토대학 연구실의 구성, 연구진행 현황 등을 상세하게 설명하고, 석사과정 연구원의 기여여부 등을 구체적으로 판시하였습니다. 특허발명도 매우 중요하지만, 논문의 주요 저자로 기재된 대학원생이 공동발명자에 해당하는지 여부를 구체적으로 판단한 보기 드문 판결문입니다. 참고자료로 첨부한 판결문을 공부 삼아 찬찬히 읽어 보시기 바랍니다. 대학원생의 공동.. 더보기
종업원의 재직 중 발명을 직무발명 성립 불인정 판결 사례 – 직무요건 쟁점: 공무원의 재직 중 발명 – 대전지방법원 2019. 4. 4. 선고 2017가합105092 판결 + 대학교수의 재직 중 발명 - 특허법원 .. 1. 대학교수의 전공분야와 다른 기술분야 특허발명 - 직무발명 성립 부정 : 특허법원 2017. 11. 24. 선고 2017나1995 판결 사안의 개요 발명자 대학교수 - 대학교 항공자동차기계학부 교수로 재직 중 발명, 특허등록 산학협력단에서 대학교수 상대로 직무발명이므로 권리승계를 원인으로 한 특허권이전등록절차를 이행 청구, 1심에서 대학교수 패소 판결 특허법원 – 대학교수 승소, 산단 패소 판결 특허법원 판결이유 직무발명이란 ‘그 발명을 하게 된 행위가 종업원의 현재 또는 과거의 업무에 속하는 것’이라 함은 종업원이 담당하는 직무내용과 책임 범위로 보아 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우'를 의미한다. 그런데 피고가 이 사건 특허발명을 출원한 당시에 피고는 ‘재료역.. 더보기
종업원의 재직 중 발명을 직무발명 성립 불인정 판결 사례 – 직무요건 쟁점: 공무원의 재직 중 발명 – 대전지방법원 2019. 4. 4. 선고 2017가합105092 판결 + 대학교수의 재직 중 발명 - 특허법원 .. 1. 대학교수의 전공분야와 다른 기술분야 특허발명 - 직무발명 성립 부정 : 특허법원 2017. 11. 24. 선고 2017나1995 판결 사안의 개요 발명자 대학교수 - 대학교 항공자동차기계학부 교수로 재직 중 발명, 특허등록 산학협력단에서 대학교수 상대로 직무발명이므로 권리승계를 원인으로 한 특허권이전등록절차를 이행 청구, 1심에서 대학교수 패소 판결 특허법원 – 대학교수 승소, 산단 패소 판결 특허법원 판결이유 직무발명이란 ‘그 발명을 하게 된 행위가 종업원의 현재 또는 과거의 업무에 속하는 것’이라 함은 종업원이 담당하는 직무내용과 책임 범위로 보아 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우'를 의미한다. 그런데 피고가 이 사건 특허발명을 출원한 당시에 피고는 ‘재료역.. 더보기