직무발명보상__글20건

  1. 2020.03.03 직무발명보상 합의서에 추가 소제기 않겠다 + 위반시 보상금반환 약정 - 부제소합의 + 위약벌 조항 포함 BUT 발명자의 소송제기 시 부제소합의 조항 유효 BUT 위약벌 조항 무효 판단: 특허법원 20..
  2. 2018.09.18 [직무발명쟁점] 대학원생 공동발명자의 대학특허에 대한 특허 지분이전청구소송: 서울고등법원 2010. 12. 16. 선고 2010나87230 판결
  3. 2018.09.18 [직무발명분쟁] 대학생 또는 대학원생(석사 또는 박사과정) 발명자와 발명자보상금 청구권
  4. 2018.07.16 [특허분쟁] 특허무효심판 일사부재리 판단 – 동일증거 해당 여부: 특허법원 2018. 7. 5. 선고 2017허5207 판결
  5. 2018.07.16 [특허분쟁] 선택발명의 진보성 판단: 특허법원 2018. 7. 5. 선고 2017허4327 판결
  6. 2018.06.27 [특허분쟁] 새로운 미국 NPE에서 Startup에게 보유한 1000여개 특허의 free license 무료 라이선스 offer 프로모션
  7. 2018.06.25 [강제집행회피] 특허침해금지 가처분 결정의 강제집행 전 특허침해품의 출하행위 - 강제집행면탈죄 성립여부
  8. 2018.06.08 [특허무효심판] 화장품 용기 기술특허 진보성 판단: 특허법원 2018. 6. 1. 선고 2017허6279 판결
  9. 2018.05.28 [미국특허분쟁] 미국특허소송 관련 정보공개 Apple vs Samsung 스마트폰 특허, 디자인 침해소송 $539 million 손해배상 배심원 평결(verdict)
  10. 2018.05.25 [특허분쟁] 미국특허소송 Apple vs Samsung 스마트폰 특허, 디자인 침해분쟁 미연방대법원 판결 후 사실심의 배심원 평결(verdict) – 삼성의 손해배상책임 $539 million 인정
  11. 2018.05.15 [직무발명보상분쟁] 사용자 회사에서 직무발명 실적보상규정을 새로 만든 경우 – 기존의 직무발명보상청구권에 대한 소멸시효 중단사유 채무승인 OR 소멸시효 완성 후 시효이익의 포기로 볼..
  12. 2018.05.14 [직무발명보상분쟁] 직무발명보상청구권 소멸시효 완성 전 채무승인 – 소멸시효 중단사유 vs 소멸시효 완성 후 채무승인 - 시효이익의 포기 구별기준
  13. 2018.05.14 [직무발명보상분쟁] 직무발명보상청구권 소멸시효 중단사유 – 채무승인 및 소멸시효 완성 후 시효이익의 포기
  14. 2018.05.11 [특허존속기간연장] 일본 동경지재고재 판결에 대해 일본대법원 2018. 5. 8. 상고 불허 결정 뉴스 + 일본 특허판결(존속기간연장 특허권은 염 변경 의약품에 미친다는 내용) 확정
  15. 2018.05.04 [특허침해분쟁] 의약 피타바스타틴 정제 관련 선사용권 쟁점 특허침해소송 일본 동경지재고재 2018. 4. 4. 선고 판결
  16. 2018.05.02 [중국특허침해분쟁] 중국 온라인 오픈마켓 쇼핑몰에서 특허, 상표, 저작권 등 지재권 침해행위 + 중국 권리침해책임법상 온라인사이트 운영자의 연대책임 인정 판결
  17. 2018.05.02 [온라인쇼핑몰특허침해] 특허권자 Blazer v. eBay 온라인쇼핑몰 특허침해분쟁 - 미국 Alabama 연방지방법원 2017. 3. 20. 판결 : eBay Not Liable for Listing Infringing Products of Third-Party Sellers—Not an Offer to Sell by..
  18. 2018.03.08 특허침해 손해배상액 계산시 특허발명의 기여도 관련 논문 소개
  19. 2017.07.02 기본법리 – 직무발명보상청구권 성립요건
  20. 2017.06.19 직무발명보상청구소송 관련 몇 가지 실무적 포인트

 

 

1. 합의서 예문 부제소 합의 및 위반시 위약벌 조항

 

부제소 합의 조항 - ‘종업원 발명자는 사용자에 대해 대상 특허와 관련한 추가적인 보상청구, 기타 민형사소송을 포함한 일체의 이의를 제기하지 않기로 한다.’

 

위약벌 조항 – ‘종업원은 합의서를 위반한 경우 사용자로부터 지급받은 보상금 전액을 즉시 반환하고 이로 인해 입은 손해를 배상한다.”

 

2. 특허법원 판결요지

 

종업원 발명자 - 합의서에 포함된 위약벌 약정은 공서양속에 반하여 무효라고 주장

 

. 위약벌 약정의 무효 법리

 

위약벌의 약정은 채무의 이행을 확보하기 위하여 정해지는 것으로서 손해배상의 예정과 다르므로 손해배상의 예정에 관한 민법 제398조 제2항을 유추 적용하여 그 액을 감액할 수 없고, 다만 그 의무의 강제에 의하여 얻어지는 채권자의 이익에 비하여 약정된 벌이 과도하게 무거울 때에는 그 일부 또는 전부가 공서양속에 반하여 무효로 된다(대법원 2016. 1. 28. 선고 2015239324 판결 등 참조).

 

. 구체적 사안의 판단

 

사용자가 합의에 따라 종업원 발명자에게 지급하기로 한 금원이 적지 않기는 하나, 이는 이 사건 특허발명에 관한 구 특허법 제40조 제1항에 따른 보상금으로서 피고가 원고에게 당연히 지급하여야 하는 금원이다.

 

나아가 이에 관한 부제소 합의까지 하였으므로 합의 후 발명자가 구 특허법 제40조 제1항에 따른 추가적인 보상금의 지급을 소로써 구하더라도 그 소는 각하될 수밖에 없다. 따라서 부제소 합의에 따른 발명자의 의무를 그 위반에 따른 위약벌 약정을 추가로 두어 강제함으로써 사용자가 얻는 이익은 거의 없다.

 

반면, 발명자는 부제소 합의를 위반한 경우 그 위반에 따른 추가 위약벌 약정에 따라 사용자로부터 정당하게 지급받은 보상금원을 반환하여야 할 뿐만 아니라 이로 인한 사용자의 손해 일체를 별도로 배상하기까지 하여야 한다.

 

따라서 합의서에 포함된 위약벌 약정 중 부제소 합의 위반을 사유로 한 부분은 그 약정에 의하여 발명자의 부제소 의무를 강제함으로써 얻어지는 사용자의 이익에 비하여 약정된 벌이 과도하게 무거우므로, 공서양속에 반하여 무효로 봄이 상당하다.”

 

KASAN_직무발명보상 합의서에 추가 소제기 않겠다 위반시 보상금반환 약정 - 부제소합의 위약벌 조항 포함

 

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작성일시 : 2020. 3. 3. 08:20
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대학의 지도교수 A, 석사과정 대학원생 BC 회사의 연구원 D는 산학협력공동연구를 수행한 결과, 완성된 발명을 C 회사 명의로 특허 출원하면서 발명자로 A 교수와 D 연구원만 올리고, 대학원생 B는 기재하지 않았습니다. 특허등록 후 대학원생 B가 진정한 공동발명자로서 자신의 권리를 주장하는 소를 제기하였습니다.

 

위 사례에서 해당 연구개발을 진행하던 와중에 A 지도교수가 안식년 휴가로 미국에 8개월 가량 체류하면서 이메일로 대학원생과 실험결과를 주기적으로 보고받고 그 해결방안을 지시하는 등의 방식으로 연구를 진행하였습니다. 대학원생 B는 시제품의 성능평가 등 실험을 수행하고, 특허명세서 초안작성도 담당하였습니다. 그 후 작성된 대학원생 B의 석사학위 논문도 특허출원 내용과 거의 동일한 내용이었고, 그와 동일한 내용의 논문을 학술대회에 발표하면서 논문의 공동저자로 지도교수 A와 대학원생 B로 기재하였습니다.

 

법원은 이와 같은 사실관계를 바탕으로 대학원생 B를 특허발명의 공동발명자로 인정하고, 그 기여율에 따른 지분을 30%로 인정하였습니다.

 

대학원생 B는 진정한 공동발명자임에도 불구하고, 특허출원서, 특허증 등 특허서류 어디에도 발명자로 언급되지 않았습니다. 이와 같이 제외된 진정한 발명자는 등록된 특허에 대한 관계에서 어떤 권리를 보유하며, 자신의 권리를 어떻게 구제받을 수 있을까요? 복잡한 쟁점이 많지만, 판결요지와 관련된 사항 몇 가지만 간략하게 설명드립니다.

 

1. 대학원생 발명과 지도교수, 대학의 산학협력단의 관계

원칙적으로 대학생이나 대학원생은 대학의 종업원에 해당하는 교원이 아닙니다. 따라서 직무발명이 성립되지 않고, 특별한 사정이 없는 한 자유발명에 해당합니다. 직무발명이 아니므로 지도교수, 대학, 산단에서 대학원생의 발명에 관한 권리를 일방적으로 승계할 수 없습니다.

 

다만, 국책과제, 산학협동연구 등에서 참여 연구원으로 등록되어 인건비를 지급받는 경우에는, 각 특별법 및 관계법령에 따라 대부분 종업원의 지위에서 발명한 것으로 볼 수 있거나 연구협약서 규정에 따라 직무발명 관련 규정이 적용될 수 있습니다. 한편, 회사 재직 중 회사지원으로 대학원을 다니는 경우, 교수나 연구원이 안식년 휴가 중에 다른 대학, 연구소, 회사에서 연구하는 동안에 발명한 경우에는 2중적 지위로 인해 상당히 복잡한 문제가 많습니다.

 

2. 대학원생의 특허지분권 및 지분이전청구권

진정한 공동발명자는 해당 특허발명에 대해 지분권을 갖습니다. 진정한 공동발명자를 제외하고 등록받은 특허는 일종의 모인특허에 해당하지만, 대법원판결에서 예외적으로 진정한 권리자의 지분이전청구권 행사를 인정하는 경우에 해당합니다. 따라서, 대학원생 B는 현재의 특허권자를 상대로 특허권의 30% 지분을 자신에게 이전하라는 청구의 소를 제기할 수 있습니다.

 

3. 진정한 공동발명자의 특허지분권 침해로 인한 손해배상청구

진정한 공동발명자는 특허의 지분권을 회수하는 대신, 그 지분권을 침해한 상대방을 상대로 손해배상을 청구할 수도 있습니다. 이 경우 제외된 진정한 공동발명자가 받을 수 있는 손해배상의 범위는 직무발명자가 사용자로부터 받을 수 있는 직무발명 보상금에 상당하는 금액이라는 대법원 판결이 있습니다.

 

KASAN_[직무발명쟁점] 대학원생 공동발명자의 대학특허에 대한 특허 지분이전청구소송 서울고등법원 2010. 12.

 

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작성일시 : 2018. 9. 18. 13:30
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대학생, 대학원 석사과정 또는 박사과정 학생은 원칙적으로 대학과 고용계약 관계가 아닙니다. 따라서 대학생, 대학원 석사과정 또는 박사과정 학생은 학교법인 또는 산학협력단 법인의 종업원에 해당하지 않습니다.

 

그런데, 대학생, 대학원생이 대학연구시설과 기자재를 사용하여 발명한 경우 직무발명이 아닌 자유발명으로 보고 대학은 직무발명에 관한 사용자의 권리를 전혀 인정하지 않는 것은 법감정에 맞지 않습니다. 대학이 소위 shop right의 연구설비와 기자재를 제공한 사용자와 실질적으로 동일하기 때문입니다. 다만 학생에서 급여를 주거나 발명관련 업무를 부과한 것은 아니라는 근본적 차이점은 있습니다.

 

다양한 견해와 입장을 택할 수 있지만, 다수 학설과 판례는 대학생 또는 대학원생을 대학이나 산학협력단과의 관계에서 직무발명 및 종업원 발명자과 동일하게 보려는 입장입니다. 엄밀하게 보면 법리적 난점이 많지만, 대학생 또는 대학원생 발명자를 직무발명자로 취급하여 직무발명보상금을 받을 수 있도록 하는 것이 바람직하다는 입장입니다. 대학연구현장의 현실을 감안하면 대학생 또는 대학원생 발명을 자유발명으로 취급하는 것보다 유리하다는 판단일 것입니다.

 

현실적으로 대학생 또는 대학원생 관련 발명은 국가연구개발사업이나 산학협력연구과제에서 대학교수와 함께 연구원으로 참여하여 일정한 인건비를 지급받고 대학의 연구시설, 장비, 기자재 등을 사용하여 발명을 완성한 경우가 대부분입니다. 이와 같은 경우 직무발명으로 취급하는 것이 합리적입니다. 그렇지만 미리 연구협약서에서 연구원으로 참여할 대학생 또는 대학원생의 권리의무사항을 명확히 정하는 것이 바람직합니다.

 

대학생 또는 대학원생 발명자를 직무발명자로 보면 대학의 산학협력단에 대해 원칙적으로 대학교수와 동일한 권리의무를 갖습니다. 특허발명으로 인한 수익이 발생하면 규정에 따라 발명자 보상금을 받을 수 있습니다. 조만간 대학을 떠나더라도 특허존속기간(출원일로부터 20년 또는 최장 25) 중 수익이 발생하는 동안에는 계속하여 발명자 보상금을 받을 수 있습니다.

 

연구원으로 참여했던 대학생 또는 대학원생이 진정한 발명자에 해당함에도 불구하고 등록특허에 발명자로 기재되지 않은 경우라면 대학 산학협력단에서는 해당 대학생 또는 대학원생에게 발명자 보상금을 지급하지 않을 것입니다.

 

그와 같은 경우 대학생 또는 대학원생 발명자는 등록특허의 권리이전을 청구하거나 그 권리에 상응하는 발명자 보상금을 청구할 수 있습니다. 공동발명자 지위에서 특허의 지분이전청구권을 행사하거나 또는 발명자 보상금 중 특허권 지분비율에 따라 산정된 금액을 청구할 수 있습니다.

 

실제 사례로 대학원 석사과정 학생이 청구한 특허권지분이전을 인정한 서울고등법원 판결과 제외된 공동발명자에게 그 지분비율에 따른 직무발명보상금을 손해배상으로 인정한 대법원 판결이 있습니다.

 

연구원으로 참여했던 대학생 또는 대학원생이 진정한 발명자에 해당하는지 여부가 핵심포인트입니다. 발명의 완성에 실질적 기여를 했다는 입증자료를 제시할 수 있어야만 진정한 발명자로 인정받을 수 있습니다. 대학생 또는 대학원생이 진정한 발명자로 일단 인정된다면, 그 기여도에 상응하는 발명자 보상금 또는 손해배상을 받는 것은 그리 어렵지 않을 것입니다.

 

KASAN_[직무발명분쟁] 대학생 또는 대학원생(석사 또는 박사과정) 발명자와 발명자보상금 청구권.pdf

 

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작성일시 : 2018. 9. 18. 12:30
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(1) 확정된 종전 심결: 원고(무효심판 청구인) 2012년경 피고들의 특허가 선행발명 3, 4에 의해 진보성이 부정된다는 이유로 등록무효심판을 청구하였으나, 특허심판원은 이를 기각하고 그 심결은 확정되었다.

 

(2) 새로운 심판청구: 원고는 2016년에 이르러 다시 피고들을 상대로 선행발명 1내지 5에 의하여 진보성이 부정된다는 이유로 등록무효심판을 청구하였다.

 

(3) 특허심판원 2016854 심결: 선행발명 1, 2, 5는 새로운 증거이므로 심판청구가 일사부재리의 원칙에 저촉되는 것은 아니지만, 선행발명 1내지 5에 의하더라도 진보성이 부정된다고 기각하는 심결을 하였다.

 

(4) 특허법원 판결: 일사부재리 해당함. 특허법 163조의 일사부재리 원칙 위배 여부를 본다.  동일 사실이라 함은 당해 특허권과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적 사실이 동일함을 말하고, '동일 증거'라 함은 그 사실과 관련성을 가진 증거로서 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거까지 포함한다. 이 사건 심판청구 및 종전 심결의 심판청구는 모두 이 사건 특허발명에 대한 등록무효심판청구로서, 그 주장되는 사유도 모두 이 사건 특허발명의 진보성이 부정됨을 원인으로 한 것으로서 특허법 제29조 제2항에 기한 것이므로, 이 사건 심판청구는 확정된 종전 심결과 동일한 사실에 의한 심판청구에 해당한다.

 

(5) 그런데 원고가 제출한 위 증거들 중 선행발명 3, 4는 확정된 종전 심결의 심판과정에서 제출되어 이미 판단되었던 것으로서 동일 증거에 해당한다. 나아가 선행발명 1, 2, 5 내지 8도 확정된 종전 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력한 증거라고 할 수 없으므로 확정된 종전 심결에서의 증거와 실질적으로 동일한 증거에 해당한다.

 

(6) 결국 이 사건 심판청구는 확정된 종전 심결과 동일 사실 및 동일 증거에 의한 심판청구에 해당하므로 특허법 제163조의 일사부재리 원칙에 위배되어 허용될 수 없는 것이다. 따라서 이 사건 심판청구가 일사부재리의 원칙에 위배되지 않은 것으로 보아 이를 각하하지 않고 본안으로 나아가 판단한 나머지 이를 기각한 이 사건 심결은 위법하다.

 

첨부: 특허법원 2018. 7. 5. 선고 20175207 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 특허무효심판 일사부재리 판단 – 동일증거 해당 여부 특허법원 2018. 7. 5. 선고 20

특허법원 2018. 7. 5. 선고 2017허5207 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018. 7. 16. 11:30
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2. 선행발명과 출원발명의 구성 차이점    

선행발명1에 유기접합 계면층의 재료를 CBTA라는 상위개념적 구성만 기재함. 이는 4CBTA, 또는 5CBTA, 또는 4CBTA 5CBTA의 혼합물이 있을 수 있음.

 

출원발명의 제1항 발명의 구성요소1이 캐리어 부착 동박의 박리층을 형성하는 유기제의 재료를 CBTA하위개념인 5CBTA로 특정하고 있음

 

3. 선택발명의 진보성 판단기준 법리

선행 또는 공지의 발명에 구성요소가 상위개념으로 기재되어 있고, 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소 중의 전부 또는 일부로 하는 선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 한다(대법원 2017. 8. 29. 선고 20142696 판결 등 참조).

 

4. 구체적 사안의 판단 진보성 흠결

통상의 기술자가 출원발명과 같이 고온 또한 장시간의 열이력을 부여해도 캐리어박의 박리 강도가 안정화한 캐리어 부착 동박을 제공한다는 목적을 가지고 선행발명 1을 실시하여 그 목적 달성의 가능성을 검토하기 위해서는 구체적으로 4CBTA, 5CBTA 각 단일 상태 또는 4CBTA 5CBTA의 혼합 상태에 해당하는 물질 중 하나를 선택하여 사용할 것이 이미 내재적으로 전제되어 있다. , 이 사건 제1항 출원발명은 선행발명 1에 대하여 선택발명의 관계에 있다고 할 수 있다.

 

한편, 4CBTA의 융점(녹는점) 261~263℃이고 5CBTA의 융점이 300~305℃임을 알 수 있는바, 이는 통상의 기술자라면 당연히 알고 있는 기술상식이며, 나아가 통상의 기술자에게는 유기 화합물의 융점이 높을 경우 고온의 열이력 하에서 그 물리화학적 성질이 좀 더 안정적이라는 점도 또한 자명하다고 봄이 상당하다. 그리고 최근 프레스 가공 환경을 고려할 때, 통상의 기술자로서는 선행발명 1을 실시함에 있어 300℃ 전후의 고온 프레스 가공의 열이력을 받아도 캐리어박의 전해 동박층으로부터의 박리 강도를 포함한 유기 접합 계면층의 물리화학적 물성이 안정화될 수 있는 점을 고려하여 융점이 261~263℃ 4CBTA 보다는 융점이 300~305℃ 5CBTA CBTA의 구체적 물질로 우선적으로 단순히 선택함으로써 구성요소 1의 구성을 쉽게 착상하고 실현할 수 있는 것으로 보인다.

 

1항 출원발명의 230℃에서 1시간의 프레싱을 2회 실시한 후의 박리강도는 구성요소 1에 해당하는 예 6의 경우 17gf/㎝이다. 한편, 선행발명 1에서 위 실시례보다 고온인 300℃에서 1시간 프레싱 후의 박리강도가 21gf/cm이다. 결국 출원발명의 명세서에서 안정한 박리강도의 바람직한 범위로 10~20 gf/㎝를 예시하고 있는 점에 비추어 보면, 양 발명의 박리강도의 최종 크기에 있어서 현저한 차이가 있다고 보기에는 어렵다.

 

1항 출원발명은 그 구성에 있어서 선행발명 1로부터 쉽게 착상이 가능하고, 효과에 있어서도 선행발명 1이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있다고 보기도 어려우므로, 선행발명 1에 의하여 그 진보성이 부정된다.

 

첨부: 특허법원 2018. 7. 5. 선고 20174327 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 선택발명의 진보성 판단 특허법원 2018. 7. 5. 선고 2017허4327 판결.pdf

특허법원 2018. 7. 5. 선고 2017허4327 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018. 7. 16. 10:38
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흥미로운 NPE 뉴스를 전해드립니다. iPEL라는 NPE가 지난 20175월에 초기자본 $100 million (11백억원) 규모로 출범하여, 현재 1000여건의 특허를 확보하였다고 합니다. 주된 특허 포트폴리오 기술분야는 다음과 같다고 합니다.

 

home and business electronic devices, in all categories, from the hand-held to the conference room; networking technologies, ranging from provider to in-home and every tier in between; and digital rights management technologies, in all categories, from streaming to physical products.

 

iPEL에서 출범 1년 후 공표한 라이선스 프로그램이 매우 흥미로운 내용입니다. 2018년말까지 연매출 $5 million(외국기업은 달러 환산한 액수) 미만의 소기업, 벤처, startup에 대해서는 보유한 모든 특허에 관한 기간 1년의 royalty free 조건으로 라이선스를 offer한다는 것입니다.

 

그보다 규모가 더 큰 기업에 대해서는 보유한 모든 특허를 대상으로 하는 정액제 라이선스 프로그램을 offer 하고 있습니다. 정액제 라이선스 프로그램은 3가지 카테고리(Silver, Gold, Platinum)로 나누어 로열티 금액 산정조건 등을 미리 정해서 공지하여 추가 협상 없이 적용하는 Haggle-Free, No-Fault License 프로그램입니다.

 

전통적 특허라이선스 실무와는 다른 새로운 유형의 NPE business model인데, 계약법상 약관과 유사해 보입니다. 새로운 모델이 업계에서 성공할지 그 귀추가 주목됩니다.

 

한편 iPEL에서는 올해 $100 million (11백억원) 규모의 특허를 추가 매입할 계획이라고 합니다. 자세한 내용은 웹사이트 ipel.com을 참조하시기 바랍니다.

 

KASAN_[특허분쟁] 새로운 미국 NPE에서 Startup에게 보유한 1000여개 특허의 free license

 

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작성일시 : 2018. 6. 27. 09:26
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강제집행면탈죄 혐의상황은 특허침해, 상표침해, 저작권침해 등 지재권 침해분쟁에서 자주 발생하지만, 실제 이에 대한 형사책임을 끝까지 추궁한 사례는 거의 없습니다. 참고로 강제집행면탈죄 관련 사항을 살펴보면 다음과 같습니다.

 

채권자가 채무자에 대한 강제집행을 할 때, 채무자는 가능하면 자신의 재산을 미리 처분하거나 은닉하여 채권자의 강제집행을 방해하려고 합니다. 채무자가 강제집행을 회피하여 채권자에게 손해를 입히는 것으로 개인적 문제처럼 보이지만, 실질적으로 국가공권력 행사를 방해하는 것입니다.

 

, 원칙적으로 "강제집행면탈죄는 국가의 강제집행권이 발동될 단계에 있는 채권자의 권리를 보호하기 위한 범죄"로서, 단순히 개인 차원의 범죄가 아니라 국가 공권력에 의한 강제집행을 회피하여 결과적으로 채권자를 해하게 되어 성립하는 재산죄입니다.

 

법규정 : 형법 제327(강제집행면탈) "강제집행을 면할 목적으로 재산을 은닉, 손괴, 허위양도 또는 허위의 채무를 부담하여 채권자를 해한 자는 3년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다."

 

특허침해를 주장하여 해당 제품의 판매금지가처분 소송을 하는데, 특허침해 혐의자가 패소를 우려하여 해당 제품을 도매상 등에 유통시키면, 최종 특허침해로 확정되었다는 전제로, 강제집행면탈죄 책임이 문제됩니다. 몇 년 전 대기업 식품관련 특허분쟁에서 특허침해소송을 하면서 강제집행혐의로 형사 고소하였다는 기사는 보이지만, 판결은 없습니다.

 

여기서 핵심 쟁점은 특허침해 혐의자가 제품을 반출한 행위가 "은닉 또는 허위양도"에 해당하는지 여부입니다. 시장에서 소비자에게 판매하거나 다른 제3의 회사에 진정한 의사로 판매하였다면 문제되지 않습니다. 그렇지 않고, 일시적 상황을 회피하기 위해 제품제고를 자회사 또는 관계사인 도매회사에 억지로 넘기는 것이 문제입니다.

 

형식적으로 서류상 매출은 맞지만, 진정한 양도가 아닌 단지 보관 위치만 바꾼 것에 불과하다면 "허위양도"로 볼 소지가 있습니다. 물론 제3자에게 양도한 경우에도 소위 서로 짜고 잠시만 보관했다 반품한다는 정도, '허위표시에 의한 판매'도 허위양도에 해당할 것입니다.

 

특허침해 제품의 진정한 판매가 아닌 것으로 판단되면, 특허침해금지가처분 등 강제집행을 회피하려는 "은닉 또는 허위양도"에 해당하고, 따라서 특허침해자는 강제집행면탈죄의 책임을 부담할 수도 있습니다.

 

또한, 판례는 "채권자를 해할 위험이 있으면 강제집행면탈죄가 성립하고 반드시 현실적으로 채권자를 해하는 결과가 야기되어야만 강제집행면탈죄가 성립하는 것은 아니다"는 입장이므로, 특허침해제품이 도매회사 물류창고에 있을 뿐 최종 소비자에게 판매된 것은 아니어서 특허권자에게 어떤 손해도 발생하지 않았다는 방어주장은 가능하지 않습니다.

 

KASAN_[강제집행회피] 특허침해금지 가처분 결정의 강제집행 전 특허침해품의 출하행위 - 강제집행면탈죄 성립여부.

 

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작성일시 : 2018. 6. 25. 17:11
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1. 기초사실

 

특허발명의 주요도면 vs 선행발명 10 주요도면 대비

 

2. 특허심판원 201689 심결 정정청구 인용 + 정정발명의 진보성 인정

3. 특허법원 심결취소의 소 계속 중 정정심판 2017120 심결 - 정정청구인용

4. 특허법원 판결 정정발명의 진보성 불인정 + 심결취소

 

5. 특허법원 판결요지 구성의 차이점 및 결합의 용이성 판단

구성요소 2는 토출판이 금속재질이라고 한정한 반면, 선행발명 10의 대응구성요소에는 트레이판의 재질에 관하여 아무런 언급이 없다는 점에서 차이가 있다. 그러나 다음과 같은 점에서 통상의 기술자가 위 차이점을 쉽게 극복하고 선행발명 10에 선행발명 6을 결합하여 구성요소 2를 쉽게 도출할 수 있다고 봄이 타당하다. ①구성요소 2에서 사용자의 퍼프와 접촉하며 외부로 노출되는 토출판을 금속 재질로 형성하는 것은 사용자가 화장품의 냉각 효과를 직접 느낄 수 있도록 하는 한편, 화장품 용기의 내구성을 확보하기 위함이다. 그런데 선행발명 6은 금속 재질의 아이스 플레이트를 사용하여 퍼프가 아이스 플레이트에 직접 접촉하는 구조이므로, 선행발명 6의 아이스 플레이트는 1항 발명의 금속재질의 토출판과 동일한 기능을 수행한다. ②선행발명 10, 6은 모두 토출판(트레이판)이 외부로 노출되어 퍼프에 직접 접촉하는 구조의 화장품 용기에 관한 것이라는 점에서 기술 분야 및 기본적 구조가 동일하다. 또한, 선행발명 10은 토출된 화장료가 펌프 기구 토출구의 일점에 집중해 토출되기 때문에 화장료를 퍼프의 한 부분밖에 도포하지 못하는 문제점을 개선하는 것을 기술적 과제 중 하나로 삼았는데, 선행발명 6도 액상의 화장료를 균일하게 피부에 도포할 수 있도록 하는 점을 기술적 과제의 하나로 삼았으므로, 선행발명 10 6은 해결하고자 하는 기술적 과제도 동일하다. ③선행발명 10은 퍼프로 화장료를 도포할 때 퍼프가 직접 체크밸브의 밸브 본체에 접하기 때문에 밸브 본체가 손상되기 쉽다는 문제점을 개선할 필요가 있음을 인식하였으므로, 선행발명 10의 트레이판을 선행발명 6의 금속재질의 아이스 플레이트로 치환할 만한 기술적 동기도 충분하다. ④선행발명 10의 트레이판을 선행발명 6의 금속 재질의 아이스 플레이트로 치환함으로써 1항 발명에서의 금속재질의 토출판과 같이 냉감 효과 및 내구성 향상 효과를 볼 수 있다는 점 역시 통상의 기술자라면 충분히 예상할 수 있는 정도에 불과하다.

 

구성요소 3은 배출로가 방사상 대칭 형태이나, 선행발명 10의 도면에 도시된 관통 구멍의 배치 형태는 개구부의 한쪽 방향에 4개의 관통 구멍이 규칙적으로 배열된 것이라는 점에서 양자는 차이가 있다. 그러나 다음과 같은 사정을 고려하면 통상의 기술자가 선행발명 10으로부터 구성요소 3을 쉽게 도출할 수 있다고 봄이 타당하다. 선행발명 10은 액상 화장료가 펌프 기구 토출구의 일점에 집중하여 토출되기 때문에 액상 화장료를 퍼프 A의 한 부분밖에 도포하지 못하고 사용 편의성이 나쁘다는 문제점을 개선하기 위해서, 트레이판 상면의 복수의 관통 구멍에서 액상 화장료가 토출되도록 한 것이다. 또한, 트레이판의 관통 구멍은 도시된 예의 위치에 한정되지 않고 트레이판 상의 적당한 위치에 형성할 수 있으며, 관통 구멍에서 토출되는 유체물의 양을 일정하게 할 수 있다고 하였다. 이러한 점들에 비추어 보면, 액상 화장료가 트레이판에 골고루 토출되도록 하기 위해서 선행발명 10의 관통 구멍의 배열을 방사상 대칭 형태로 변경하는 것은 통상의 기술자가 필요에 따라 통상의 창작능력을 발휘하여 쉽게 할 수 있는 단순한 설계변경에 불과하고, 이로 인한 효과 역시 통상의 기술자가 충분히 예상할 수 있는 정도에 불과하다.

 

첨부: 특허법원 2018. 6. 1. 선고 20176279 판결

 

KASAN_[특허무효심판] 화장품 용기 기술특허 진보성 판단 특허법원 2018. 6. 1. 선고 2017허6279

특허법원 2018. 6. 1. 선고 2017허6279 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018. 6. 8. 14:00
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미국법원의 pacer (Public Access to Court Electronic Record)를 통해 소송관련 서류를 쉽게 입수할 수 있습니다. Apple vs Samsung 사건에서 이번에 나온 배심원 평결도 인터넷에 올라와 있습니다.

 

살펴보면, 그 중 주목할 사항으로 기술특허 침해를 원인으로 하는 손해배상액은 약5백만불인데반해, 디자인특허 침해로 인한 손해배상액이 약 100배에 달하는 거액으로 산정된 점입니다. 디자인침해 손해배상으로 역대 최고액수가 아닌가 생각합니다. 참고로 구체적 내역을 인용하면 아래와 같습니다.

 

1. 미국 디자인특허 3건의 침해로 인한 손해액 산정

 

2. 미국 기술특허 2건의 침해로 인한 손해액 산정

 

KASAN_[미국특허분쟁] 미국특허소송 관련 정보공개 Apple vs Samsung 스마트폰 특허, 디자인 침해소송

 

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작성일시 : 2018. 5. 28. 09:16
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삼성전자에 대해 애플의 디자인특허 침해를 원인으로 하는 손해배상액 $539 million( 5816억원)를 배상하라는 배심원 평결(jury verdict)이 나왔다는 뉴스입니다. 판결에 앞선 배심원 평결이고, 또한 평결로부터 법원의 판결까지 상당기간이 소요될 수도 있으므로 아직 판결로 성립된 것은 아닙니다. 또한 법원의 판결이유가 나오기까지 아직도 상당한 시일이 걸릴 것으로 예상됩니다.

 

그렇지만, 미연방대법원 판결에서 삼성전자의 주장을 대부분 받아들인 것인데 반하여 이번 배심원 평결은 그와는 반대되는 것이라는 점에서 그 논리와 구체적 산정방식이 궁금합니다.

 

언론보도에 따르면, 삼성전자는 보도자료를 통해 "디자인 특허 침해 범위에 대해 삼성의 손을 들어준 대법원 판결에 반하는 것"이라고 지적했다는 소식입니다.

 

KASAN_[특허분쟁] 미국특허소송 Apple vs Samsung 스마트폰 특허, 디자인 침해분쟁 미연방대법원 판결

 

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작성일시 : 2018. 5. 25. 16:32
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1. 기존의 직무발명청구권의 소멸시효 기간 중 소멸시효 중단사유인 채무승인 여부

직무발명보상규정, 특히 실적보상규정을 새로 만든 경우에도 일반적 규정이고 특정한 채무를 대상으로 하지 않습니다. 따라서 구체적 사안에 대한 직무발명보상청구권, 특정 채권에 대한 채무승인으로 소멸시효 중단사유로는 보기 어렵습니다. 

 

대법원 2015. 4. 9. 선고 201485216 판결에서 "소멸시효 중단사유로서의 채무의 승인은 시효이익을 받을 당사자인 채무자가 소멸시효의 완성으로 권리를 상실하게 될 자에 대하여 그 권리가 존재함을 인식하고 있다는 뜻을 표시함으로써 성립한다고 판시하고 있는데, 여기서 그 권리는 추상적, 일반적 권리가 아니라 구체적, 특정 채권을 의미한다고 보아야 할 것입니다.

 

또한, 대법원 2008. 7. 24. 선고, 200825299 판결에서도 채무자가 채권자로부터 소멸시효가 완성된 연대보증채무의 이행청구를 받고 그 채무액의 일부를 지급하고 사건을 종결하자는 내용의 합의안을 제의하였다가 거절당한 사안에서, 합의안 제의의 배경 등 제반 사정에 비추어 채무자가 위 합의안을 제의한 사실만으로 채권자에게 연대보증채무를 부담하고 있다는 채무승인으로 인정하지 않았습니다. 이와 같이 판례는 소멸시효 중단사유 채무승인을 상당히 엄격하게 판단합니다.

 

2. 소멸시효 완성 후 시효이익의 포기로 해석되는 채무승인에 해당하는지 여부  

소멸시효 중단사유 채무승인은 채무의 존재를 인정하는 관념의 통지에 해당하지만, 시효이익의 포기는 여기서 더 나아가 그 이익을 포기한다는 효과의사를 요건으로 합니다. , 직무발명보상금 채무의 존재를 인정하는 것 뿐만 아니라 그것이 소멸시효가 완성되어 더 이상 지급하지 않아도 되지만 굳이 지급하겠다는 의사표시, 즉 시효완성이라는 법적 이익을 포기한다는 효과의사까지 더해져야만 소멸시효 완성으로 인한 시효이익의 포기가 성립됩니다.

 

그런데, 실적보상규정을 제정한 것을 소멸시효 중단사유인 채무승인으로도 볼 수 없다 할 것이므로, 채무의 존재를 인정한다는 것을 전제로 하여 이익포기라는 효과의사까지 요구하는 시효이익의 포기에는 당연히 이를 수 없습니다.

 

3. 소멸시효 중단사유인 법률적 장애가 발생한 것인지 여부  

통상 실적보상규정은 소멸시효 진행의 법률적 장애로 보는 경우가 많습니다. 새로 만든 실적보상규정이 기존의 직무발명보상청구권에 대한 소멸시효 관련 법률적 장애로서 소멸시효 중단사유로 볼 수 있는지 여부는, 새로운 실적보상규정의 적용범위에 따라 달라질 것입니다.

 

(1) 사용자와 종업원 사이에 직무발명보상청구권이 발생한 후 소멸시효 기간이 경과하기 전 사안에 대해서도 새로운 실적보상규정을 적용하기로 하고, 그 실적보상규정에 따르면 실적보상에 관한 심의 및 결정 등 절차를 거쳐야 한다고 규정하고 있다면, 판례에서 말하는 소멸시효 중단사유인 법률적 장애가 있다고 보아야 할 것입니다.

 

(2) 그러나, 새로운 실적보상규정은 기존의 직무발명에 대해서는 적용하지 않고 그 규정의 시행일 이후 승계된 직무발명에 대해서만 적용한다고 정한다면 기존의 직무발명보상청구권의 소멸시효에 어떤 영향도 미치지 않을 것입니다.

 

4. 유의할 점!! - 앞서 설명한 관련 쟁점을 명확하게 판시한 우리나라 판결이나 외국 판결 없음. 학술논문도 없음. 사적 견해에 불과함. 

 

KASAN_[직무발명보상분쟁] 사용자 회사에서 직무발명 실적보상규정을 새로 만든 경우 – 기존의 직무발명보상청구권에

 

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작성일시 : 2018. 5. 15. 17:26
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1. 소멸시효 완성 전 채무승인 소멸시효 중단사유 판단기준 

대법원 2015. 4. 9. 선고 201485216 판결 - "소멸시효 중단사유로서의 채무의 승인은 시효이익을 받을 당사자인 채무자가 소멸시효의 완성으로 권리를 상실하게 될 자에 대하여 그 권리가 존재함을 인식하고 있다는 뜻을 표시함으로써 성립한다고 할 것이며,

 

그 표시의 방법은 아무런 형식을 요구하지 아니하고, 또 그 표시가 반드시 명시적일 것을 요하지 않고 묵시적인 방법으로도 가능한 것이기는 하지만, 그 묵시적인 승인의 표시는 적어도 채무자가 그 채무의 존재 및 액수에 대하여 인식하고 있음을 전제로 하여 그 표시를 대하는 상대방으로 하여금 채무자가 그 채무를 인식하고 있음을 그 표시를 통해 추단하게 할 수 있는 방법으로 행해져야 할 것이고, 소멸시효의 중단사유로서 채무자에 의한 채무승인이 있었다는 사실은 이를 주장하는 채권자 측에서 입증하여야 한다(대법원 2005. 2. 17. 선고 2004다59959 판결, 대법원 2007. 11. 29. 선고 2005다64552 판결 등 참조)."

 

2. 묵시적 방법으로 한 채무승인 존재여부 판단

대법원 2008. 7. 24. 선고, 200825299 판결 - 소멸시효 이익의 포기사유로서의 채무의 승인은 그 표시의 방법에 아무런 제한이 없어 묵시적인 방법으로도 가능하기는 하지만, 적어도 채무자가 채권자에 대하여 부담하는 채무의 존재에 대한 인식의 의사를 표시함으로써 성립하게 되고, 그러한 취지의 의사표시가 존재하는지 여부의 해석은 그 표시된 행위 내지 의사표시의 내용과 동기 및 경위, 당사자가 그 의사표시 등에 의하여 달성하려고 하는 목적과 진정한 의도 등을 종합적으로 고찰하여 사회정의와 형평의 이념에 맞도록 논리와 경험의 법칙, 그리고 사회일반의 상식에 따라 객관적이고 합리적으로 이루어져야 한다.

 

구체적 사안의 판단: 채무자가 채권자로부터 소멸시효가 완성된 연대보증채무의 이행청구를 받고 그 채무액의 일부를 지급하고 사건을 종결하자는 내용의 합의안을 제의하였다가 거절당한 사안에서, 합의안 제의의 배경 등 제반 사정에 비추어 채무자가 위 합의안을 제의한 사실만으로 채권자에게 연대보증채무를 부담하고 있다는 채무승인의 뜻을 확정적으로 표시한 것이라고 해석하기 어렵다고 판결.

 

3. 소멸시효 완성 후 채무승인 - 시효이익의 포기 판단기준

대법원 2013. 7. 25. 선고 201156187 판결 – “시효이익을 받을 채무자는 소멸시효가 완성된 후 시효이익을 포기할 수 있고, 이것은 시효의 완성으로 인한 법적인 이익을 받지 않겠다고 하는 효과의사를 필요로 하는 의사표시이다.

 

그리고 그와 같은 시효이익 포기의 의사표시가 존재하는지의 판단은 표시된 행위 내지 의사표시의 내용과 동기 및 경위, 당사자가 의사표시 등에 의하여 달성하려고 하는 목적과 진정한 의도 등을 종합적으로 고찰하여 사회정의와 형평의 이념에 맞도록 논리와 경험의 법칙, 그리고 사회일반의 상식에 따라 객관적이고 합리적으로 이루어져야 한다.”

 

대법원 2011. 7. 28. 선고 200992784 판결 - 소멸시효 이익의 포기사유로서의 채무의 승인은 그 표시의 방법에 아무런 제한이 없어 묵시적인 방법으로도 가능하기는 하지만, 적어도 채무자가 채권자에 대하여 부담하는 채무의 존재에 대한 인식의 의사를 표시함으로써 성립하게 되고, 그러한 취지의 의사표시가 존재하는지 여부의 해석은 그 표시된 행위 내지 의사표시의 내용과 동기 및 경위, 당사자가 그 의사표시 등에 의하여 달성하려고 하는 목적과 진정한 의도 등을 종합적으로 고찰하여 사회정의와 형평의 이념에 맞도록 논리와 경험의 법칙, 그리고 사회일반의 상식에 따라 객관적이고 합리적으로 이루어져야 한다(대법원 2008. 7. 24. 선고 200825299 판결).

 

4. 이론적 구별 : 소멸시효 완성 전 채무승인 소멸시효 중단사유 vs 소멸시효 완성 후 채무승인 - 시효이익의 포기

소멸시효 중단사유로서의 채무승인은 시효이익을 받는 당사자 채무자가 소멸시효의 완성으로 채권을 상실하게 될 자에 대하여 상대방의 권리 또는 자신의 채무가 있음을 알고 있다는 뜻을 표시함으로써 성립하는 이른바 관념의 통지입니다. 효과의사가 필요하지 않습니다.

 

그러나 시효완성 후 소멸시효 중단사유에 해당하는 채무의 승인이 있더라도 그것만으로는 곧바로 소멸시효 이익의 포기라는 의사표시가 있었다고 단정할 수 없습니다. 시효완성 후 시효이익의 포기가 인정되려면 시효이익을 받는 채무자가 시효의 완성으로 인한 법적인 이익을 받지 않겠다는 효과의사가 필요합니다(대법원 2013. 2. 28. 선고 201121556 판결).

 

판례는 시효완성 후 소멸시효 중단사유에 해당하는 채무의 승인이 있었다 하더라도 그것만으로는 곧바로 소멸시효 이익의 포기라는 의사표시가 있었다고 단정할 수 없다.”고 판시하고 있습니다. 시효완성 후 소멸시효 중단사유에 해당하는 채무의 승인(관념의 통지)이 있다는 사정만으로 소멸시효 이익의 포기라는 '의사표시'가 있었다고 단정할 수 없고, 나아가 시효이익의 포기라는 의사표시가 과연 존재하는지 여부에 대해 엄격한 기준에 따라 구체적으로 더 살펴보아야 합니다.

 

KASAN_[직무발명보상분쟁] 직무발명보상청구권 소멸시효 완성 전 채무승인 – 소멸시효 중단사유 vs 소멸시효 완성

 

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작성일시 : 2018. 5. 14. 18:00
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1. 직무발명보상청구권 소멸시효 10년의 기산점

직무발명보상청구권은 그 채권을 행사할 수 있는 때부터 소멸시효 기간이 진행됩니다(민법 제166조 제1). 그 권리행사에 법률상의 장애사유, 예컨대 기간의 미도래나 조건불성취 등이 있는 특별한 경우를 제외하고, 원칙적으로 직무발명을 사용자에게 승계한 날부터 직무발명보상청구권을 행사할 수 있습니다. 판례는 늦어도 출원일로부터 행사할 수 있다고 봅니다.

 

2. 소멸시효 중단사유 : 채무승인 - 출원보상금 및 등록보상금 지급  

민법 제168조에서 채무승인을 소멸시효의 중단사유로 규정하고 있습니다. 채무의 일부를 변제하는 경우 채무 전부에 관하여 시효중단의 효력이 발생합니다(대법원 1980. 5. 13. 선고 781790 판결). 중단된 날로부터 소멸시효는 다시 진행됩니다.

 

직무발명보상으로 출원보상 뿐만 아니라 등록보상을 하는 경우가 많습니다. 직무발명에 대한 특허등록, 실용신안등록을 완료한 후 등록보상을 하기 때문에 출원일과 상당한 기간 차이가 있습니다. 해외출원 후 개별국가 등록보상의 경우는 더욱 그렇습니다.

 

직무발명에 대한 출원보상금, 등록보상금, 해외출원보상금, 해외등록보상금 지급은 모두 직무발명보상금의 일부 지급이 분명합니다. 직무발명보상금채무 중 일부 변제로 각 소멸시효의 중단사유 중 하나인 채무승인에 해당할 것입니다.

 

발생 가능한 경우를 나누어 설명하면 다음과 같습니다.

 

(1) 사용자가 보상을 전혀 한 적이 없는 경우 특별한 사정이 없다면 직무발명보상청구권은 직무발명승계일, 늦어도 출원일로부터 10년이 경과하면 소멸시효 완성으로 더 이상 행사할 수 없습니다.

 

(2) 출원보상을 한 경우라면 직무발명보상청구권의 소멸시효 기산일은 출원일이 아니라 출원보상금 지급일로 보아야 할 것입니다. 그 차이가 길지 않을 것으로 실무상 중요하지 않습니다.

 

(3) 등록보상을 한 경우라면 등록보상금 지급일, 해외등록보상을 한 경우라면 해외등록보상일 중 가장 늦은 날부터 소멸시효가 기산된다고 보아야 할 것입니다. 그 기간 차이가 수년인 경우도 많을 것이므로 실무적으로 매우 중요합니다.

 

3. 소멸시효 중단사유 : 법률적 장애 - 실적보상규정 + 실적보상금 미지급

실적보상 또는 처분보상 규정이 있는 경우, 실무상 직무발명보상청구권 소멸시효의 완성여부가 중요한 쟁점입니다. 법원은 사용자가 등록보상의 등급심사를 거쳐 등록보상금을 차별 지급하는 경우는 실적보상규정과 동일하게 그 보상금의 지급조건 및 시기를 규정한 것으로서 법률상 장애사유로 인해 소멸시효가 진행하지 않는다고 봅니다(서울고등법원 201253644 판결). 즉 실적보상을 하기 전까지 소멸시효는 중단된 것으로 봅니다.

 

4. 소멸시효기간 경과 후 시효이익의 포기 

대전지방법원 2016. 7. 6. 선고 2012가합37415 판결에서, 소멸시효기간 10년이 경과한 후 사용자가 직무발명자에게 등록 및 출원한 특허에 관하여 5,528,260원을 보상금으로 지급하는 내용의 직무발명보상합의서를 작성하여 제시한 경우를 시효이익의 포기로 보았습니다. 즉 법원은 "직무발명에 관하여 보상금 5,528,260원을 지급한다는 내용의 직무발명보상 합의서를 제시한 사실을 인정할 수 있다. 이로써 피고 D은 이 사건 특허발명에 관하여 시효이익의 포기에 해당하는 채무승인을 하였다고 봄이 타당하다"고 판결하였습니다.

 

5. 해외출원에 대한 출원보상 또는 등록보상 소멸시효 중단사유 채무승인

특허권은 각국마다 발생하는 독립된 권리이지만 직무발명보상청구권은 발명으로부터 발생하는 하나의 권리로서 특허권과 구별됩니다. 따라서 다수 국가에 출원 및 등록한 경우 승계일로부터 10년의 소멸시효기간이 경과된 경우에도 해외출원 등록보상을 받은 최후 일자로부터 10년 이내라면 소멸시효는 완성되지 않았다고 보아야 할 것입니다. 해외출원에 대한 출원보상, 등록보상을 소멸시효 중단사유인 채무승인으로 볼 수 있기 때문입니다.

 

다만, 현재 명시적 판결은 없고, 오히려 소멸시효 중단사유에 해당하지 않는다는 학설도 있습니다. 따라서 향후 법원의 판결을 기다려 보아야 할 쟁점입니다.

 

KASAN_[직무발명보상분쟁] 직무발명보상청구권 소멸시효 중단사유 – 채무승인 및 소멸시효 완성 후 시효이익의 포기

 

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작성일시 : 2018. 5. 14. 17:16
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일본최고재판소에서 2018. 5. 8. 동경지재산고재 2017. 1. 20. 선고 평성28() 10046호 판결(존속기간연장등록 특허권의 효력은 연장대상인 허가의약품의 동일물 뿐만 아니라 그 실질동일물까지 인정된다는 판결)에 대한 상고불허 결정을 내렸다는 뉴스입니다. 따라서 일본 동경지재고재 판결은 확정되었습니다.

 

우리나라와 다른 일본 판결내용이지만 참고로 그 요지를 정리하면 다음과 같습니다. 우리나라 특허법의 존속기간연장 관련 조항은 일본 특허법과 거의 같습니다.

 

일본 동경지재고재 평성28() 10046호 판결에서 주목할 몇가지 사항 정리

 

1. 존속기간연장등록 특허권의 권리범위는 존속기간연장제도의 제도적 취지에 비추어 독자적으로 해석해야 함. 일반적 특허권리범위해석에 관한 균등론을 적용할 수 없음. 균등론을 유추 적용하는 것도 불허

 

2. 동일한 의약품인지 여부는 일본 약사법상 성분, 분량, 용법, 용량, 효능 및 효과라는 6가지 요소로 특정되는 의약품을 기준으로 판단함.

 

3. 존속기간연장등록된 특허권의 효력은 연장대상인 선발허가 의약품과 동일물뿐만 아니라 실질동일물에도 미침. 1심 판결 등에서는 균등물또는 실질적 동일물이란 표현을 사용하였으나, 동경고재판결에서는 균등물이란 표현을 사용하지 않고, 나아가 통상 사용하는 “~이란 표현을 빼고 곧바로 실질동일물로 표현하여 한단어처럼 기재함. 균등론 적용을 배제하면서 의도적으로 새로운 단어를 선택한 것으로 짐작됨.

 

4. 실질동일물의 범위를 판단하는 방법은 특허발명의 내용에 기초하여 성분, 분량, 용법, 용량, 효능효과에 의해 특정되는 선발의약품과 후발 비교대상 의약품의 그 기술적 특징 및 작용효과의 동일성을 비교 검토하여, 그 기술분야의 평균적 기술자의 기술상식에 따라 판단함.

 

5. 실질동일물에 포함되는 유형의 예

 

A. 의약품의 유효성분만을 특징으로 하는 특허발명의 존속기간연장등록의 경우 유효성분이 아닌 성분이 일부 다르지만 주지 관용기술에 기초하여 부가, 삭제, 전환에 해당하고, 새로운 효과를 나타내지 않는 한 경우는 실질동일물에 해당함. 소위 물질특허, 용도특허의 경우 염, 결정형, 수화물 등의 변경, 부가, 삭제 등은 실질동일물로 볼 수 있음.

 

B. 공지된 유효성분에 관련된 의약품의 안정성, 제형 등을 특징으로 하는 특허발명의 존속기간연장등록의 경우, 후발의약품에 주지, 관용기술에 기초하여 일부 다른 성분을 부가, 전환, 삭제 등에 해당하고, 새로운 효과를 나타내지 않는 경우, 특허발명의 내용에 비추어 볼 때 양자 사이에 그 기술적 특징 및 작용효과의 동일성이 있다고 인정되는 경우 실질적 동일물에 해당함. 특허발명의 기술적 내용에 비추어 볼 때 새로운 효과를 인정할 수 있다면 실질동일물로 볼 수 없음.

 

C. 분량(함량) 내지 용법, 용량에 관해서 의미가 없는 정도의 수량적 차이만 있는 경우 실질적 동일물에 해당함.

 

D. 분량이 다른 경우에도 용법, 용량을 함께 고려해 볼 때 동일하다고 인정되는 경우 실질적 동일물에 해당함.

 

KASAN_[특허존속기간연장] 일본 동경지재고재 판결에 대해 일본대법원 2018. 5. 8. 상고 불허 결정 뉴스

 

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작성일시 : 2018. 5. 11. 09:25
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1. 특허발명 : 청구항 2의 수분함량 한정 정제 의약품 발명 

 

2. 피고 후발업체가 주장하는 선사용 기술내용 요지

특허출원일 이전에 제1항의 유효성분을 포함한 2mg, 4mg 정제를 임상시험약으로 제조하여 임상시험을 실시하였음. 이때 사용된 임상시험약 2mg 정제와 4mg 정제의 수분함량을 측정한 결과 특허 청구항 2에서 한정한 수분함량 범위인 1.5 ~ 2.9 질량 % 범위에 속함. 따라서 피고 임상시험약은 선사용기술에 해당하고, 피고는 특허청구항 2에 대한 선사용권을 갖고 있음.

 

3. 일본 동경지재고재 판결요지 선사용권 불인정

일본 동경지재고재 법원이 본 사안에서 선사용권을 인정되지 않는다고 판단한 이유를 간략하게 정리하면 다음과 같습니다. 자세한 내용은 첨부한 판결문을 읽어 보시기 바랍니다.

(1) 후발업체 피고의 임상시험약의 제조일로부터 4년 이상 경과된 후 수분함량을 측정한 점

(2) 그 정제에 극히 흡습성이 높은 붕해제가 포함되어 있어 수분함량이 쉽게 증가할 수 있다는 점

(3) 특허침해소송 대상인 판매제품과 임상시험약이 동일한 제조공정으로 생산된다는 것도 인정할 수 없으므로 임판매제품의 수분함량이 임상시험약의 수분함량과 동일하다고 말할 수 없다는 점

 

또한, 일본법원은 선사용된 임상시험약에는 의식적으로 수분함량을 일정 범위로 유지한다는 특허발명의 기술사상이 구현된 것은 아니라고 보았습니다. , 우연히 수분함량이 해당 범위에 있었다고 하더라도 특허발명의 기술사상을 존재하는 것은 아니므로, 임상시험약에 구현된 기술사상이 특허발명과 동일한 발명이라고 할 수 없다고 보았습니다.

 

Comment: 우연한 사정으로 특허청구항의 구성요소를 포함된 선사용 기술에 특허발명의 기술사상이 존재하지 않는다는 일본판결의 논리는 상당히 어려운 쟁점을 제시한 것으로 보입니다. 특허요건 판단에서 Inherency Doctrine을 인정하면서도, 침해판단에서는 그와 반대되는 취지의 판결을 할 수 있을지 의문스럽습니다. 우리나라에서는 특허침해소송에서 이와 같은 쟁점이 판단된 적은 없습니다.

 

첨부: 일본 선사용권 판결

 

KASAN_[특허침해분쟁] 의약 피타바스타틴 정제 관련 선사용권 쟁점 특허침해소송 일본 동경지재고재 2018. 4.

087681_hanrei.pdf

 

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작성일시 : 2018. 5. 4. 15:08
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1. 사실관계

A 중국회사는 2014. 11. 5. “적외선가열조리장치발명에 대한 발명전리 등록을 받은 특허권자인데, 2015. 1. 29. 중국의 대형 오픈마켓 사이트 TMALL(www.tmall.com)에서 자사 특허권을 침해하는 제품이 판매되고 있다는 사실을 발견하고, 사이버몰 사이트의 지식재산권보호 플랫폼을 통해 특허침해사실, 특허침해분석자료, 기술특징 대비표 등 관련 서식을 제출하는 형식으로 신고하였습니다. 그럼에도 TMALL에서 위 침해품 판매행위가 계속되자 205. 4. 7. 중국 저장성 중급인민법원에 위 침해품 판매자는 물론 TMALL 운영회사까지 피고로 하여 특허침해금지 및 손해배상청구소송을 제기하였습니다.

 

2. 중국법원 1심 판결 

중국 1심 법원은 위 판매제품이 해당 특허권의 권리범위에 속한다고 판단하고, 판매회사에 대한 제조판매금지명령과 함께 특허침해를 원인으로 하는 손해배상으로 15만위안을 지급하라고 판결하였습니다. 또한, TMALL 운영회사에 대해서도 특허침해책임을 인정하여, 해당 침해제품 판매 관련 웹페이지 삭제 명령 뿐만 아니라 위 판매자에 대한 손해배상액 15만 위안 중 일부 5만위안을 판매자와 연대하여 지급하라고 명령하였습니다. 이에 피고 TMALL 운영회사는 1심 판결에 불복하여 저장성 고급인민법원에 항소하였습니다.

 

3. 중국 저장성 고급인민법원 2심 판결 

해당 제품의 특허침해는 다투지 않았기 때문에 제품 판매자가 아닌 온라인사이트 운영자에게 제품판매로 인한 특허침해에 관한 공동불법행위 책임을 인정할 수 있는지 여부만 쟁점입니다.

 

2심 중국법원은 중국 침권책임법(권리침해책임법) 36조에 따라 온라인사이트 운영자의 공동불법행위 책임을 인정하여 1심판결을 그대로 승인하였습니다.

 

4. 판결이유 및 실무적 포인트  

중국 침권책임법에서는 특허권, 실용신안권, 디자인권을 포함하는 전리권의 침해행위도 규율하는데, 36조에서 인터넷사용자、인터넷서비스제공자가 인터넷을 이용하여 타인의 민사권익을 침해한 경우 불법행위책임을 부담하여야 한다. 인터넷이용자가 인터넷서비스를 이용하여 불법행위를 한 경우, 피해자는 인터넷서비스제공자에게 삭제、차단 등 필요한 조치를 취할 것을 통지할 권리가 있다. 인터넷서비스제공자가 통지를 받고서도 즉시 필요한 조치를 취하지 아니한 경우에는 손해의 확대부분에 대하여 그 인터넷이용자와 연대책임을 부담한다. 인터넷서비스제공자는 인터넷사용자가 그 인터넷서비스를 이용하여 타인의 민사권익을 침해한다는 것을 알고서도 필요한 조치를 취하지 아니한 경우, 그 인터넷사용자와 연대책임을 부담한다.”고 규정하고 있습니다. 중국 2심 법원은 위 규정에 따라 피고 TMALL 운영회사의 특허침해불법행위에 대한 연대책임이 인정된다고 판결하였습니다.

 

구체적으로 원고 특허권자는 TMALL에서 판매행위자의 특허침해행위를 발견하고, 그 사이트 운영자에게 침권책임법 제36조상의 통지를 하였음에도, 사이트 운영자가 특허침해를 막기 위해 필요한 조치를 취하지 않음으로써 그 침해결과가 확대되는 결과가 발생한 것이고, 따라서 사이트 운영자는 인터넷 이용자인 제품 판매회사와 공동으로 특허침해에 관한 책임을 부담한다고 판시하였습니다.

 

특히, TMALL 운영회사는 최초 특허권자의 특허침해신고에 대해 심사부적합으로 답신하면서, ‘특허침해 분석대비표애서 피소 상품이 귀사의 특허청구항의 기술적 범위에 속한다는 점을 상세하게 보충할 것. 문서에 도면을 부가하는 방식으로 개별적 구체적으로 기재할 것. 구매코드 또는 회원명을 기재할 것이라는 보완요청을 하였습니다.

 

이에 대해 중국법원은 위와 같은 TMALL 담당부서의 심사부적합 회신과 보완요청은 근거 없고, 최초 특허 침해사실 신고로서 위 침권책임법상 통지요건을 충족한다고 보았습니다.

 

특허권자는 특허침해사실 온라인 신고(통지)에서 특허권리 귀속증명, 신분, 특허번호 및 발명의 명칭 뿐만 아니라 총 5면에 걸쳐 도면과 글로 양자의 기술적 특징을 비교하는 자료를 제공하였음에도, TMALL 담당부서에서는 그와 같은 신고내용을 판매자에게 보내서 확인하지도 않은 채 만연히 특허권자에게 추가 보완하라고 회신한 것입니다.

 

이와 같이 온라인 사이트 운영자가 특허권자로부터 접수한 특허침해사실 적발 신고서를 특허침해 혐의자에게 보내지도 않은 채 만연히 특허권자에게 구체적으로 추가 보완하라는 등 관료적으로 대응한다면, 신고접수 단계에서 소위 블랙홀과 같은 현상이 나타날 것입니다. 특허침해 주장을 받은 측에서 해당 판매제품이 주장하는 특허권을 침해하는지 여부를 조사하고 확인하는 등 적절한 조치를 취하는 것이 얼마든지 가능합니다. 그럼에도 불구하고, 경솔하게 특허침해경고를 무시하고 판매를 계속한다면 특허침해로 인한 손해는 확대될 것입니다.

 

이와 같은 이유를 바탕으로 중국 2심 법원은 온라인사이트 TMALL의 운영자가 보낸 심사부적합회신 및 보완요구의 적법성을 인정하지 않았습니다. 결국 피고 TMALL 운영회사는 특허침해사실 통지를 받고서도 필요한 조치를 취하지 않음으로써 침권책임법 제36조에서 규정한 공동불법행위 책임을 면할 수 없다고 판결하였습니다.

 

중국은 2심 종결이므로 위 판결은 특별한 재심사유가 없는 한 그대로 확정될 것입니다. 비록 하급심 판결이지만 우리나라 기업에게도 실무적으로 중요한 의미를 갖는 판결로 생각합니다. 중국에서 온라인거래에서 만연한 짝퉁 카피제품의 판매를 막을 수 있는 유효한 대응방안입니다. 특허와 달리 그 침해판단이 쉬운 상표권 침해, 저작권 침해, 디자인권 침해 제품의 온라인 판매행위에 대한 신속하고 유효한 권리구제 수단으로 생각합니다. 특히 침해사실 신고를 해당 사이버몰의 지재권보호 플랫폼을 통해 온라인으로 접수할 수 있으므로 한국에서도 적극 활용하면 좋을 것입니다.

 

KASAN_[중국특허침해분쟁] 중국 온라인 오픈마켓 쇼핑몰에서 특허, 상표, 저작권 등 지재권 침해행위 중국 권

 

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작성일시 : 2018. 5. 2. 11:30
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미국에서 특허권자 BlazereBay에 대해 온라인 오픈마켓을 통한 특허침해품을 판매하도록 허용함으로써 판매자 뿐만 아니라 eBay도 특허침해 방조책임이 있다는 소송을 제기하였습니다. 오픈마켓운영자의 책임여부에 관한 미국법원의 판결문을 참고자료로 첨부합니다.

 

특허권자, 상표권자 등은 eBay가 운영하고 있는 Verified Rights Owner (“VeRO”) program을 통해 침해혐의 제품을 발견하면 Notice of Claimed Infringement (“NOCI”)를 제출하여 지재권 침해행위를 신고할 수 있습니다. 이 사안에서도 특허권자 Blazer VeRONOCI를 접수하였습니다.

 

그런데 eBay에서는 권리자의 침해주장만으로는 부족하다고 보고, 지재권침해로 판단한 법원의 판결, 결정 등을 제시할 것을 요구합니다. eBay에서는 특허권의 주장만으로는 해당 특허와 제품의 특허침해여부를 검토하여 필요한 조치를 하지 않습니다. 특허권자로부터 특허침해신고(NOCI)VeRO에 접수해도 대상 특허침해혐의 제품의 listing을 차단하지 않습니다. 그와 같은 상황에서 특허권자 BlazereBay가 특허침해행위에 가담한 책임이 있다고 주장한 것입니다.

 

미국법원은 eBay는 단순 오픈마켓 제공자에 불과하고 직접 판매자가 아닐 뿐만 아니라 해당 특허침해여부를 알 수 없다고 판단하였습니다. 또한 특허분야의 전문가가 아닌 상황에서 법원의 특허침해 판단이 있는 경우에 해당 listing을 차단하는 것이 허용된다고 보았습니다.

 

다양한 online 오픈마켓에서 각 다른 IP policy를 운영하고 있습니다. 일반적으로 다음과 같은 factors에 따라 그 책임여부가 달라질 수 있으므로 세심하게 살펴보아야 할 것입니다.

(1) whether the host is not the seller or that the listing is not an “offer to sell,”

(2) whether payment is made directly to the seller or to the host, and

(3) whether there is an option to buy the item directly from the host.

 

KASAN_[온라인쇼핑몰특허침해] 특허권자 Blazer v. eBay 온라인쇼핑몰 특허침해분쟁 - 미국 Alabam

 

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작성일시 : 2018. 5. 2. 10:30
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의약품과 같이 특별한 경우에는 하나의 특허발명이 하나의 제품 전체를 구성할 있으나, 통상의 경우에는 하나의 제품에 작게는 수개에서 많게는 수만개의 특허발명이 함께 사용하고 있습니다. 이러한 복합제품의 경우에 하나의 특허발명이 제품의 가치에 미치는 영향의 정도를 기여도(apportionment ratio)라고 정하여 손해배상액 산정에서 이용하고 있습니다. 최근 논문(정차호, 문려화. 특허권 침해에 대한 손해배상액 산정에 있어서의 기여도(apportionment ratio) 산정 법리. 정보법합 21 3)에서 기여도에 관하여 정리된 내용을 소개하겠습니다.

 

 

. 단순제품에 대해 100% 기여도 인정 서울고등법원 2014. 12. 11. 선고 20141463 판결

 

우리나라의 특허법 체계 하에서도 물건의 일부에만 관련된 특허가 침해된 경우에 침해된 특허기술의 실시가 제품 구입의 결정적 동기가 경우에는 해당 특허의 기여율이 100% 인정될 여지가 있는데, 이는 특허를 받은 부분의 특성이 소비자의 수요의 기초를 구성하는 경우 제품 전체의 가치에 기초하여 손해액을 산정하는 전시장가치법과 비교할 본질적으로 차이가 있다고 보이지 않는다.”

 

 

. 단순제품의 경우 100% 미만 기여도 인정

 

단순제품에도 부품으로 구성되는 경우에 특허적용 부품을 기준으로 기여도를 올리거나 낮추는 방향으로 당사자 간에 주장 입증할 있습니다.

 

 

. 복합제품에서 기여도 산정 요소

 

(1) 기여도는 전체 제품의 가치 중에서 특허발명의 가치가 차지하는 비율이라 있고, 복합제품의 경우 해당발명의 가치는 발명이 적용된 시장 판매가 가능한 최소 부품의 가격이 가장 중요한 요소입니다.

 

(2) 특허부품의 기술이 인근 부품에 기술적으로 연동되어 영향을 미치는 경우 특허발명은 특허부품에만 기여하는 것이 아니라 인근 부품에도 기여하므로, 발명의 가치는 특허부품의 영역을 넘어서 미치게 됩니다. 이러한 점에 대하여 발명의 기술적 연동성을 감안해야 합니다. 미국에서 Bose v. JBL 판결에서 대상특허(US5,714,721) 고음량 대형 스프커를 위한 출구포트에 관한 것이지만, 법원은 향상된 음향을 제공하기 위해 포트는 전체 스피커 시스템과 일체로 작동하는 등에 근거하여 전체 스피커 박스의 가격을 기준으로 실시료를 산정하였습니다.

 

(3) 고객이 해당 특허발명 또는 특허부품에 대해 가지는 고객관심도 해당 발명의 가치를 책정하는데 중요한 요소입니다. , 고객관심이 경우에는 해당 부품을 사용한 최종 제품의 판매가를 높일 있을 것입니다.

 

(4) 해당 특허부품에 여러 기술이 적용된 경우에는 특허부품 특허발명의 기여도는 특허부품의 복잡도가 높을수록 낮아질 것입니다.

 

(5) 특허부품의 가격을 명확히 산정할 없는 경우에는 특허부품을 제외한 다른 부품의 (비특허부품의 ) 기여도 책정에 참고할 있습니다. 서울중앙지방법원 2007가합63206 판결에서 드럼세탁기 제품이 10개의 부품으로 이루어진 등을 고려하여 기여도를 20% 제한한 사례가 있습니다.

 

 

. 시사점

 

살펴본 바와 같이 특허부품의 가격, 특허발명의 기술적 연동성, 고객관심, 특허부품의 복잡도, 비특허부품의 등의 요소를 고려하여 제품에서 특허발명의 기여도를 산정할 있습니다. 재판에서 위와 같은 사정을 충분히 명확하게 주장 입증하는 경우에는 특허침해에 대한 손해배상액 산정에 유리할 것입니다. 이러한 논리는 손해배상액뿐만 아니라 직무발명 보상금 산정에도 그대로 적용될 있습니다.

 

정회목 변호사

 

KASAN_특허침해 손해배상액 계산시 특허발명의 기여도 관련 논문 소개.pdf

 

 

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작성일시 : 2018. 3. 8. 14:12
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작성일시 : 2017. 7. 2. 07:00
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1.     회사에서 직원으로부터 입사시 또는 퇴사시 직무발명 보상금 청구를 하지 않겠다, 이미 받은 보상이 전부이고 더 이상의 보상청구는 하지 않는다는 약정서, 확인서, 서약서 등을 받아도, 그와 같은 계약은 법적으로 원칙적으로 효력이 없습니다. 직무발명자의 보상금 청구권 규정은 강행규정으로 이에 반하는 계약, 사규, 직무발명 관리규정, 보상규정 등은 모두 무효입니다.

 

2.     직원이 재직 중 직무발명 관련된 보상, 승진 기회, 교육기회 부여 등 다양한 인센티브를 이미 받았다고 해도, 직무발명 보상금을 청구하는데 장애가 되지 않습니다. 직무발명보상청구 자체를 방해하지 않고, 다만 직무발명 보상금액을 산정할 때 그와 같은 사정을 고려할 뿐입니다.

 

3.     직무발명 관리규정, 사규, 입사 계약서 등에 ‘재직시 완성한 발명은 즉시 회사에 귀속된다’ 등등 자동승계 규정을 명시적으로 두더라도, 사용자가 직무발명을 항상 자동 승계하는 것은 아닙니다. 통상 직무발명 보고, 승계여부 심사, 승계통지라는 과정을 거처 승계됩니다. 따라서, 직원이 직무발명을 회사에 보고하지 않고 무단 출원한 경우, 권리승계 절차를 거친 적이 없으므로 사용자는 승계인 지위에서 권리주장을 할 수 없는 경우도 있습니다.

 

4.     직무발명이 특허 출원되지 않거나, 또는 발명자로 기재되지 않는 경우에도, 진정한 발명자라면 직무발명보상금 청구권이 있습니다. 다만, 직무발명보상소송에서 직무발명자는 자신이 진정한 발명자라는 사실을 입증해야 하는 입증책임을 부담합니다. 발명일로부터 수년이 지났을 뿐만 아니라 퇴사한 이후에 연구개발 및 발명 사실을 구체적 증거자료로 입증하는 것은 것이 실무상 매우 어렵습니다. 직무발명자는 적어도 기본적 자료는 있어야 하고 동료 연구원들의 협조를 받아야만 가능할 것입니다.

 

5.     산학협력연구의 결과, 회사 단독 명의로 출원, 등록된 특허발명에 대해 대학교수 등이 진정한 공동 발명자로 판명되어 그 특허발명에 대한 보상금을 청구하는 사례가 종종 있습니다. 미국사례이지만 대학에서 회사에 대해 소송을 제기하여 거액을 받은 경우가 있습니다. 우리나라에서도 가능한 사안입니다. 특히, 최근 대법원 판결에서 공유특허권 분할청구를 인정한 것 등을 고려하면 대학교수 등 외부 공동발명자가 회사에 대해 일정한 보상을 청구할 수 있고, 회사로서는 그와 같은 이익분배 요구를 무시할 수 없다고 생각합니다.

 

6.     직무발명 특허권이 크로스 라이선스에 활용된 경우 및 외부에 드러난 로열티 수입이 전혀 없는 경우에도 직무발명 보상금을 청구할 수 있습니다. 특허풀과 표준특허에서 특허 로열티 수입을 기준으로 직무발명 보상금을 산정한 것과 유사하다 생각합니다.

 

7.     사용자는 직무발명에 대해 무상의 통상실시권을 갖기 때문에, 그 범위를 넘어선 독점적 지위에서 추가 발생하는 사용자의 이익을 전제로 직무발명 보상금을 인정됩니다. 따라서 직무발명 특허발명이 제3자가 자유 실시할 수 있는 공지기술과 같다면 독점적 지위가 인정될 수 없습니다. 즉 공지기술이라는 무효사유가 있다면 직무발명보상이 인정되지 않습니다.

 

8.     그러나, 설령 무효사유가 있는 경우에도 공지기술만 아니라면 그 특허무효 확정 전까지 여전히 특허권자의 독점적 이익이 인정되고, 따라서 무효사유가 있는 경우에도 직무발명 보상금 청구의 대상이 됩니다. 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014220347 판결의 요지를 정리하면 다음과 같습니다.

 

A.     (1) 직무발명이 공지된 기술이거나 공지된 기술로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 등의 특허무효사유가 있고, (2) 경쟁관계에 있는 제3자도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있어서, (3) 사용자가 현실적으로 그 특허권으로 인한 독점적, 배타적 이익을 전혀 얻지 못하고 있다고 볼 수 있는 경우 (3가지 요건을 모두 충족한 경우) – 직무발명 보상의무 없음

 

B.     그 외는 단지 직무발명에 대한 특허에 무효사유가 있다는 사정만으로는 특허권에 따른 독점적, 배타적 이익을 일률적으로 부정하여 직무발명보상금의 지급을 면할 수는 없음

 

C.     다만, 직무발명 특허의 무효사유는 특허권으로 인한 독점적·배타적 이익을 산정할 때 참작요소로 고려할 수 있음

 

9.     사용자가 직무발명을 직접 적용하여 실시하지 않더라도 특별한 경우에는 보상의무가 인정될 수 있습니다. 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014220347 판결에서도, 사용자가 직무발명을 직접 실시하지 않고 있더라도 사용자 제품이 직무발명 실시제품의 수요대체품에 해당하여 직무발명의 특허권에 기하여 경쟁 회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로 인한 이익이 있다고 추인할 수 있으므로, 사용자가 직무발명을 직접 실시하지 않은 사정만으로 보상금 지급의무를 전부 면할 수는 없으나 이는 독점권 기여율의 산정에서 고려할 수 있으며, 경쟁 회사들도 직무발명과 다른 독자적인 방법을 사용하는 제품을 생산하고 있는 것으로 보이므로, 경쟁 회사들이 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 얻은 사용자의 이익이 전혀 없다고 평가할 수는 없으나 그 액수는 상당히 적을 것으로 보이는 사정 등을 감안하여 독점권 기여율을 산정하였습니다.

 

10.  직무발명자는 소송비용을 패소한 회사에서 회수할 수 있습니다. 소송비용을 패소자가 부담하는 원칙에 따라, 승소자는 인지대 등 관납료 뿐만 변호사 비용까지 패소자로부터 모두 회수할 수 있습니다. 직무발명 보상금 청구의 명확한 근거와 자료가 있다면, 직무발명자는 직무발명 보상금뿐만 아니라 나중에 직무발명보상금 소송비용까지 회수할 수 있습니다.

 

KASAN_직무발명보상청구소송 관련 몇 가지 실무적 포인트.pdf

 

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작성일시 : 2017. 6. 19. 08:53
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