1. 무효심판 중 복수의 청구항에 대한 정정청구 정정청구 인정 및 무효심판 청구 기각 심결

 

특허심판원은 그 무효심판 절차 내에서 정정청구를 적법한 것으로 인정하면서 이 사건 특허발명의 청구범위 제1, 3항 내지 제5항이 모두 진보성이 부정되지 않는다는 이유로 무효심판 청구를 기각하는 심결을 하였다.

 

2. 특허법원의 심결취소 판결 정정청구 일부 적법하나 일부 위법 BUT 정정청구의 불가분 일체적 확정 때문에 심결 전부 취소 판결

 

특허법원은 심결취소소송에서 이 사건 원심결 중 이 사건 1항 정정발명에 관한 부분은 위법하고 이 사건 3항 내지 제5항 정정발명에 관한 부분은 적법하다고판단하였다.

 

다만, 특허무효심판절차에서의 정정청구는 특별한 사정이 없는 한 불가분의 관계에 있어 일체로서 허용 여부를 판단하여야 하고, 이 사건 정정청구는 이 사건 제1항 정정발명뿐만 아니라 그 종속항인 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명에도 모두 걸쳐 있는 것이어서, 이 사건 원심결 중 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명의 특허무효 여부에 관한 부분도 따로 확정되지 못한 채 이 사건 정정청구에 관한 부분과 함께 취소되어야 한다는 이유로 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명에 관한 부분까지 포함하여 이 사건 원심결을 전부 취소하였다(특허법원 2016. 6. 17. 선고 20158226 판결).

 

이에 대한 피고의 상고가 기각됨으로써 위 판결은 확정되었다(이하 위 특허법원 판결을 확정된 취소판결이라 한다).

 

3. 확정된 취소판결의 기속력이 미치는 범위 심결취소의 이유가 된 제1항 정정청구 관련된 사실상 및 법률상 판단만 해당

 

심결을 취소하는 판결이 확정된 경우, 그 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속하는 것이고, 이 경우의 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에서 발생한다(대법원 2002. 1. 11. 선고 992860 판결, 대법원 2002. 12. 26. 선고 200196 판결 등 참조).

 

확정된 취소판결은 정정청구가 이 사건 제1항 정정발명뿐만 아니라 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명에도 모두 걸쳐 있다는 이유로 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명에 관한 부분까지 포함하여 이 사건 원심결을 전부 취소하기는 하였으나, 취소의 기본이 된 이유는 이 사건 제1항 정정발명에 관한 원심결의 위법성 부분이라고 할 것이다.

 

따라서 확정된 취소 판결의 기속력은 이 사건 제1항 정정발명에 관한 원심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에서 발생한다.

 

첨부: 대법원 2021. 1. 14. 선고 20171830 판결


KASAN_특허법원 심결취소 판결의 기속력 범위 쟁점 – 무효심판에서 복수의 청구항에 대한 정정청구 중 일부만 위법

대법원 2021. 1. 14. 선고 2017후1830 판결.pdf


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작성일시 : 2021. 1. 19. 13:17
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특허권자가 특허무효심판절차 내에서 정정청구를 하여 특허권 침해를 원인으로 하는 민사소송의 사실심 변론종결 이후에 위 정정청구에 대한 심결이 확정되더라도, 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유가 있다고 볼 수 없다(대법원 2020. 1. 22. 선고 20162522 전원합의체 판결 참조).

 

따라서 원심 변론종결 후 셀프 플라즈마 챔버의 오염 방지 장치 및 방법이라는 이름의 이 사건 특허발명(특허번호 제0905128)에 대한 특허무효심판절차에서 정정청구에 대한 심결이 확정되었더라도, 상고심은 정정 전 명세서 등을 기초로 원심판결의 권리범위 속부 등에 대한 판단의 법리오해 여부를 판단하여야 한다.

 

특허발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허발명의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수는 있으나, 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 확장 해석은 허용되지 아니함은 물론 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없다(대법원 2011. 2. 10. 선고 20102377 판결 등 참조).

 

첨부: 대법원 2021. 1. 14. 선고 2017231829 판결


KASAN_특허침해소송의 사실심 변론종결 후 정정청구의 심결 확정 – 재심사유 해당하지 않음 대법원 2021. 1.


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작성일시 : 2021. 1. 18. 17:06
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특허청구범위

 

 

특허청구범위 제1항 발명 및 제3항 발명의 신규성 부정

 

특허법원 판결요지 판단기준 법리 설시 부분

 

물성에 의하여 특정되는 화합물이나 금속구조물 등의 물질을 대상으로 하는 특허발명은 물건의 발명이므로 그 출원 전에 반포된 간행물에 게재된 발명 등과 같은 선행발명에 의하여 그와 동일한 물질이 공지되었거나 공연히 실시되었음이 인정된다면, 그 특허발명은 신규성이 부정된다.

 

나아가 선행발명에 특허발명의 대상이 되는 물질과 동일한 물질을 제조하는 방법까지 개시된 경우, 특히 그 방법이 특허발명의 명세서에 개시된 제조방법과 실질적으로 동일한 경우에, 그 물질은 특허발명의 출원 전에 이미 공지되었을 뿐만 아니라 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하통상의 기술자라 한다)이 이를 제조할 수 있으므로, 특허발명의 발명자가 기술발전에 기여한 것은 사실상 이미 공지된 물질의 물성을 확인한 것에 불과하고, 이러한 사람에게 그 물질에 대한 독점권을 부여하는 것은 특허법의 목적에 반하는 점을 고려하면,

 

비록 선행발명에 그 물질의 물성에 대한 기재가 없고, 특허출원 이후에 선행발명에 의하여 공지된 물질의 물성이 비로소 특허발명의 대상인 물질의 물성과 동일한 것으로 확인되었더라도, 그 특허발명이 이러한 물성으로 인한 물질의 새로운 용도를 특허의 대상으로 한다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 그 특허발명은 이미 선행발명에 의하여 공지된 물질을 발명의 대상으로 하는 것이어서 신규성이 부정되며, 특허발명의 출원 당시 통상의 기술자가 선행발명에 의하여 공지된 물질과 특허발명의 물질이 동일하다는 것을 알 수 없었더라도 마찬가지라고 할 것이다.”

 

구체적 사안의 판단

 

 

첨부: 특허법원 2019. 9. 6. 선고 20181381 판결

특허법원 2019. 9. 6. 선고 2018나1381 판결 .pdf

KASAN_물성으로 특정되는 화합물, 금속구조물 특허발명의 신규성 – 선행발명에는 물성 기재 없고 인식하지 못했지만

 

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작성일시 : 2020. 1. 15. 09:00
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Aatrix US7,171,615 US8,984,393 특허를 침해했다는 이유로 Green Shades 플로리다 연방지방법원에 제소하였으나, 연방지방법원은 미국 특허법 101조의 특허적격성을 갖추지 못하였다는 이유로 기각하였습니다. 이에 Aatrix CAFC 항소한 것입니다.

 

Aatrix 특허발명은 컴퓨터에서 데이터를 시각화하기 위한 디자인, 생성, 불러오기에 대한 것으로, 사용자가 데이터를 조작하고 시각화 형태와 보고서를 생성할 있도록 하는 것입니다. 615특허발명의 청구항 1항은 다음과 같습니다.

 

1.  A data processing system for designing, creating, and importing data into, a viewable form viewable by the user of the data processing system, comprising:

    (a) a form file that models the physical representation of an original paper form and establishes the calculations and rule conditions required to fill in the viewable form;

    (b) a form file creation program that imports a background image from an original form, allows a user to adjust and test-print the background image and compare the alignment of the original form to the background test-print, and creates the form file;

    (c) a data file containing data from a user application for populating the viewable form; and

    (d) a form viewer program operating on the form file and the data file, to perform calculations, allow the user of the data processing system to review and change the data, and create viewable forms and reports.

CAFC 발명에 대한 특허적격성은 법의 문제이나 청구범위 해석과 관련하여 사실관계 판단이 필요하다면 이를 먼저 분석한 후에 특허적격성 여부를 판단해야 한다고 보았습니다. 그리고 1심법원이 청구항 1항이 실재하는 구현(tangible embodiment) 아니라고 판단하였으나, CAFC 발명이 컴퓨터 OS, 데이터 시각화와 변경 수단, 시각화 형태와 보고서 수단을 필요로 하므로 실재한다고 판단하였습니다. CAFC Aatrix 소장에 대한 수정사항도 기술적 개선에 대한 주장을 포함하고 있다고 보았고 1심법원이 이를 간과한 점도 지적하였습니다.

 

판결과 Berkheimer v. HP 판결 등의 최근 CAFC 판결을 보면 소프트웨어 발명에 대한 특허부적격 주장의 입증을 보다 엄격하게 요구하는 것으로 보입니다. Berkheimer v. HP 판결에서는 1심에서 Markman hearing(특허 청구범위 해석) 후에 기각한 반면에, 사건의 1심은 Markman hearing 거치지 않고 기각한 것으로 다른 점이 있고 CAFC 판결은 이러한 점을 지적한 것입니다. Alice 판결 이후에 소프트웨어 발명의 특허성 인정이 어렵다고 보였으나, 최근에는 기술적 개선 등이 인정될 있는 경우 특허적격에 대한 다툼에서 특허권자에게 유리한 지형이 형성되고 있습니다.

 

정회목 변호사

 

KASAN_Aatrix Software v. Green Shades Software의 미국 CAFC 2018. 2.

17-1452.Opinion.2-12-2018.1 Aatrix v. Green Shades.pdf

 

 

 

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작성일시 : 2018. 2. 20. 14:00
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