1. 사안의 개요 및 공소사실

 

퇴사한 임원(전 대표이사, 사내이사 역임)이 전직 회사에서 개발 중인 브랜드를 먼저 상표출원, 등록한 행위에 대해 검사 기소함. 피해 회사가 사용하기로 한 이 사건 서비스표를 피고인이 먼저 출원하여 특허청에 등록함으로써 위계로 피해 회사의 업무를 방해하였다는 공소사실로 기소된 사안.

 

형법 제314'위계로써 사람의 업무를 방해한 자는 5년 이하의 징역 또는 1500만원 이하의 벌금에 처한다.'

 

2. 하급심 판결 요지

 

1심 판결: 업무방해죄 유죄 인정, 징역 8개월에 집행유예 2년 선고, “피해 회사가 사용하기로 한 서비스표를 김씨가 사용의사 없이 자신의 서비스표로 먼저 출원해 등록한 행위는 피해 회사에 대한 관계에서 위계에 의한 업무방해 행위에 해당한다."

 

2심 판결; 업무방해죄 유죄 인정, 1심 유지, 피해 회사의 서비스표 등을 특허청 담당공무원의 부지를 이용해 먼저 출원하여 등록함으로써 피해 회사가 서비스표 등을 사용하는데 지장이 초래될 수 있게 만든 것은 위계에 의한 업무방해에 해당한다.

 

3. 대법원 판결요지 업무방해죄 무죄 판결

 

구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것, 이하 같다)상 상표권은 설정등록에 의하여 발생하고(41조 제1) 국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하려는 자는 자기의 상표를 등록받을 수 있으므로(3조 본문), 실제로 상표를 사용한 사실이 있거나 처음으로 사용하였는지 여부는 상표권 발생의 요건으로 볼 수 없다. 나아가 상표를 사용하려는 의사의 유무는 출원인의 주관적, 내면적인 의사를 중심으로 하되, 출원인의 경력, 지정상품의 특성, 출원인이 다수의 상표를 출원·등록한 경우에는 그 지정상품과의 관계 등과 같이 외형적으로 드러나는 사정까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다. 이러한 법리는 서비스표에 관하여도 마찬가지로 적용된다.

 

위계에 의한 업무방해죄에서 '위계'란 행위자가 행위의 목적을 달성하기 위해 상대방에게 오인·착각 또는 부지를 일으키게 해 이를 이용하는 것이다.

 

피고인이 피해 회사가 사용 중인 서비스표를 피해 회사보다 시간적으로 먼저 등록출원을 하였다거나 피해 회사가 사용 중인 서비스표의 제작에 실제로는 관여하지 않았으면서도 서비스표 등록출원을 하였다는 등의 사정만으로는 피해 회사에 대한 위계에 해당한다고 단정하기 어렵고, 피고인이 국내에서 사용하려는 의사 없이 이 사건 서비스표를 출원하였다고 단정하기 어려우며, 피고인이 특허청 심사관의 거절이유통지나 제3자의 이의신청에 대한 답변을 하는 과정에서 허위의 서류를 제출하는 등 적극적인 기망행위를 하였다는 등의 사정이 인정되지 않는 한 특허청 심사관에게 오인·착각 또는 부지를 일으킨 뒤 이를 이용하였다고 볼 수도 없다.

 

KASAN_퇴사한 임원이 전직 회사의 상표, 서비스표를 먼저 출원, 등록하여 선점한 행위 – 업무방해죄 불성립 대법

 

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작성일시 : 2020. 12. 7. 09:24
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특허법원 판결요지

 

구 상표법 제7조 제1항 제12호는국내 또는 외국의 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표는 등록받을 수 없다고 규정하고 있다.

 

등록상표가 이 규정에 해당하려면 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 하는데, (1) 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 하고, (2) 부정한 목적이 있는지를 판단할 때는 모방대상상표의 인지도 또는 창작의 정도, 등록상표와 모방대상상표의 동일·유사 정도, 등록상표의 출원인과 모방대상상표의 권리자 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무, 교섭의 내용, 기타 양 당사자의 관계, 등록상표의 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 등록상표와 모방대상상표의 지정상품 간의 동일·유사 내지 경제적 견련성의 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 하며, (3) 위와 같은 판단은 등록상표의 출원시를 기준으로 하여야 한다(대법원 2012. 6. 28. 선고 2012672 판결 등 참조).

 

양 표장은 서로 동일하거나 극히 유사하고, 선사용상표는 이 사건 등록상표의 출원일(2008. 9. 4.) 당시 적어도 독일의 수요자 사이에 피고의 상품을 표시하는 것으로 인식되어 있었다고 봄이 타당하다.

 

선사용상표는 피고의 창업자의 성()을 사용한 표장으로서 피고 설립 이후 240여 년간 피고의 신발 제품에 사용되어 왔고, 등록상표의 출원일 이전 5년간 피고의 전 세계 연 평균 매출액은 약 1,212억 원에 달하고 평균 광고 지출액은 약 27억 원이다.

 

한편 독일에서 실시한 인지도 조사에 따르면 조사시점과 대상에 따라 66.8%에서 78%의 응답자들이 선사용상표를 알고 있었다고 응답하였다. 원고는 선사용상표가 국내 수요자에게는 특정인의 상표로 인식될 정도로 알려져 있지 않다고 하나, 구 상표법 제7조 제1항 제12호의 모방대상상표는 국내뿐만이 아니라 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식될 수 있다면 그것으로 충분하므로, 설령 원고의 주장과 같이 국내 수요자에게 선사용상표가 특정인의 상표로 인식되어 있지 않다고 하더라도 선사용상표가 모방대상상표가 될 수 있음에는 아무런 장애가 없다.

 

또한 이 사건 등록상표의 지정상품은 상품류 구분 제18류에 해당하는가죽제 열쇠케이스, 기저귀가방, 등산백, 배낭, 보스턴백, 비치백, 서류가방, 여행가방, 학생가방, 핸드백등 가죽 소품 또는 가방류이고, 선사용상표의 사용상품은신발인데, 가죽 소품 또는 가방류와 신발은 모두 원재료로 가죽이 사용될 수 있는 물품에 해당하고, 패션 잡화의 범주에 들어가는 상품이라는 공통점이 있으며, 이러한 패션 잡화들은 소비자들이 사용하기 편리하도록 함께 취급되고 있는 것이 토탈 패션화 경향에 따른 일반적인 판매 추세라고 할 것인바, 양 상품들은 판매처, 유통경로, 수요자 등이 공통되는 패션 상품에 해당하므로, 적어도 밀접한 경제적 견련관계에 있다고 볼 수 있다.

 

나아가 이 사건 등록상표는 적어도 독일에서 특정인의 상표로서 알려진 선사용상표의 명성에 편승하여 부당한 이득을 얻으려는 등 부정한 목적으로 출원하여 등록받은 것으로 볼 수 있다.

 

원고가 이 사건 등록상표의 출원 이전에 제3자가 소유한 같은 표장의 등록상표를 불사용취소심판을 통해 취소시킨 후 이 사건 등록상표를 출원하여 등록받았다는 사정이나, 이 사건 등록상표의 출원 당시 여러 사람에 의해 여러 상품류 구분에 대한 같은 표장의 상표가 출원 또는 등록되어 있었다는 사정이 원고가 이 사건 등록상표를 출원할 당시 부정한 목적이 없었다는 점을 뒷받침할 근거가 된다고 볼 수 없다. 오히려 이 사건 등록상표와 선사용상표의 “Birkenstock”이 피고의 창업자의 성()을 사용한 표장이어서 쉽게 창작해 낼 수 있는 표장이라고 보기 어려운 점에 비추어 보면, 여러 사람의 “Birkenstock” 표장에 대한 출원 또는 등록 시도가 있었다는 사정은 당시 선사용상표의 국내 인지 정도가 상당한 수준에 이르렀다고 볼 여지가 있고, 이에 따라 선사용상표에 대한 모방의 시도가 존재하였음을 드러내는 사정으로 봄이 합리적이다.

 

첨부: 특허법원 2020. 9. 3. 선고 20203577 판결

특허법원 2020. 9. 3. 선고 2020허3577 판결.pdf

KASAN_BIRKENSTOCK 상표등록 무효심판 - 독일 선사용 주지상표 인정 특허법원 2020. 9. 3. 선고

 

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작성일시 : 2020. 12. 1. 10:57
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중국 내에 유사상표가 있다는 사실을 알면서도 이를 중국 회사에 알리지 않고 가맹점 운영권을 팔았다면 고지의무 위반에 해당되므로 계약금을 돌려줘야 한다는 대법원 판결.

 

중국에서 '설빙' 프랜차이즈 가맹점 사업을 하려던 A사는 2015년 설빙과 마스터 프랜차이즈 계약을 맺었다. '마스터 프랜차이즈' 계약은 사업자가 해외로 직접 진출하지 않고 현지 기업에 가맹사업 운영권을 판매하는 계약 방식이다.

 

계약 당시 중국에 '설빙' 유사상표 출원, 영업 장애, A사는 "설빙이 계약 체결 당시 이미 중국 내에 매우 다양한 형태로 제3자에 의해 '설빙'의 상표등록이 신청된 사실을 알고 있었음에도, 이를 전혀 고지하지 않았다. 우리가 이를 고지 받았다면 공동투자계약을 체결하지 않았을 것, 계약 취소, 계약금 반환 및 기망행위 손해배상 청구

 

1심 판결 원고 패소 "설빙은 상호와 상표, 브랜드 등을 제공했을 뿐 중국에 유사상표가 존재하지 않는다는 취지의 보증 또는 약정을 한 것은 아니다"

 

2심 판결요지 원고 승소 계약금 반환청구 인용, 신의성실의 원칙상 고지의무 위반

 

대법원 판결 원고 승소

 

대법원 판결이유 - "설빙은 신의성실의 원칙상 A사에게 '중국 내 선출원·등록상표가 있을 수 있고, 그로 인해 설빙 관련 주요 영업표지에 관해 중국 내에서 상표등록을 하지 못하는 등 이를 사용하지 못할 위험성이 있다'는 사정을 고지할 의무를 부담함에도 고의나 적어도 과실로 이를 이행하지 않았다"

 

KASAN_중국 설빙 프랜차이즈 계약 당시 중국내 선출원 유사상표 존재 BUT 가맹본부 고지의무 위반 및 계약금 반

 

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작성일시 : 2020. 11. 30. 10:02
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1. 사안의 개요

 

피해 회사가 사용하기로 한 이 사건 서비스표를 피고인이 먼저 출원하여 특허청에 등록함으로써 위계로 피해 회사의 업무를 방해하였다는 공소사실로 기소된 사안

 

2. 대법원 판결요지

 

구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것, 이하 같다)상 상표권은 설정등록에 의하여 발생하고(41조 제1) 국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하려는 자는 자기의 상표를 등록받을 수 있으므로(3조 본문), 실제로 상표를 사용한 사실이 있거나 처음으로 사용하였는지 여부는 상표권 발생의 요건으로 볼 수 없다. 나아가 상표를 사용하려는 의사의 유무는 출원인의 주관적, 내면적인 의사를 중심으로 하되, 출원인의 경력, 지정상품의 특성, 출원인이 다수의 상표를 출원·등록한 경우에는 그 지정상품과의 관계 등과 같이 외형적으로 드러나는 사정까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다. 이러한 법리는 서비스표에 관하여도 마찬가지로 적용된다.

 

피고인이 피해 회사가 사용 중인 서비스표를 피해 회사보다 시간적으로 먼저 등록출원을 하였다거나 피해 회사가 사용 중인 서비스표의 제작에 실제로는 관여하지 않았으면서도 서비스표 등록출원을 하였다는 등의 사정만으로는 피해 회사에 대한 위계에 해당한다고 단정하기 어렵고, 피고인이 국내에서 사용하려는 의사 없이 이 사건 서비스표를 출원하였다고 단정하기 어려우며, 피고인이 특허청 심사관의 거절이유통지나 제3자의 이의신청에 대한 답변을 하는 과정에서 허위의 서류를 제출하는 등 적극적인 기망행위를 하였다는 등의 사정이 인정되지 않는 한 특허청 심사관에게 오인·착각 또는 부지를 일으킨 뒤 이를 이용하였다고 볼 수도 없다. 유죄로 판단한 원심을 파기하였음

 

첨부: 대법원 2020. 11. 12. 선고 20177236 판결

대법원 2020. 11. 12. 선고 2017도7236 판결.pdf

KASAN_타인의 사용 예정인 서비스표를 먼저 출원, 등록한 행위 – 업무방해죄 불성립 대법원 2020. 11. 1

 

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작성일시 : 2020. 11. 24. 09:33
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