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특허분쟁

특허권자의 경쟁업체 제조판매업자 아닌 발주처, 거래처에 대한 특허침해소송 제기 – 부당제소행위 해당여부 판단기준 법적 분쟁의 당사자가 법원에 대하여 당해 분쟁의 종국적인 해결을 구하는 것은 법치국가의 근간에 관계되는 중요한 일이므로 재판을 받을 권리는 최대한 존중되어야 하고, 제소행위나 응소행위가 불법행위가 되는가를 판단함에 있어서는 적어도 재판제도의 이용을 부당하게 제한하는 결과가 되지 아니하도록 신중하게 배려하여야 할 것인바, 따라서 법적 분쟁의 해결을 구하기 위하여 소를 제기하는 것은 원칙적으로 정당한 행위이고, 단지 제소자가 패소의 판결을 받아 확정되었다는 것만으로 바로 그 소의 제기가 불법행위였다고 단정할 수는 없으나, 반면 소를 제기당한 사람 쪽에서 보면, 응소를 강요당하고 어쩔 수 없이 그를 위하여 변호사 비용을 지출하는 등의 경제적·정신적 부담을 지게 되는 까닭에 응소자에게 부당한 부담을 강요하는 결.. 더보기
특허권 등의 지식재산권에 관한 소의 관할 관련 법규정 및 판결 소개 민사소송법 제24조(지식재산권 등에 관한 특별재판적) ① 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 품종보호권(이하 "특허권등"이라 한다)을 제외한 지식재산권과 국제거래에 관한 소를 제기하는 경우에는 제2조 내지 제23조의 규정에 따른 관할법원 소재지를 관할하는 고등법원이 있는 곳의 지방법원에 제기할 수 있다. 다만, 서울고등법원이 있는 곳의 지방법원은 서울중앙지방법원으로 한정한다. ② 특허권등의 지식재산권에 관한 소를 제기하는 경우에는 제2조부터 제23조까지의 규정에 따른 관할법원 소재지를 관할하는 고등법원이 있는 곳의 지방법원의 전속관할로 한다. 다만, 서울고등법원이 있는 곳의 지방법원은 서울중앙지방법원으로 한정한다. 법원조직법 제28조의4(심판권) 특허법원은 다음의 사건을 심판한다. 2. 민사소송법 .. 더보기
계약상 특허공유, 지식재산권 공유 계약조항 BUT 단독 출원, 등록한 특허의 무효여부: 특허법원 2021. 1. 7. 선고 2020허1847 판결 1. 계약조항 제4조 (특허 공유) - 1. 필터주사기, 안전주사기를 포함, 일체형 타입, 교체형 타입 등과 관련한 일체의 금형특허를 공유한다. 2. 필터주사기, 안전주사기를 포함, 일체형 타입, 교체형 타입 등과 관련한 일체의 제품특허를 공유한다. 제12조 (지적재산권) - 1. 본 계약과 관련한 특허품에 대하여 특허권 등 제반 지적재산권 일체는 별도의 합의가 없는 한 공동으로 보유함을 원칙으로 한다. 2. 당사자는 특허품에 관한 자료, 기술정보 등 정보를 본 계약에 따른 사용 이외에 일체 외부에 유출하여서는 아니된다. 단, 쌍방이 합의할 경우에는 예외로 한다. 2. 당사자 주장 - 공동출원 의무 위반, 특허무효 주장 무효심판 청구인(피고) 주장 요지 - 특허법 제44조의 공동출원 규정에 위배되어 등록.. 더보기
공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 확인대상발명은 자유실시기술 해당 - 특허발명의 권리범위 불속: 특허법원 2020. 4. 9. 선고 2019허6624 판결 권리범위 확인심판에서 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 공지의 기술만으로 이루어진 경우 뿐만 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우에는 이른바 자유실시기술로서 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 한다. 선행발명은 축령산 생태터널에서 사용된 파형강판 조립구조물의 이음구조로서, 2003년경 시공 당시 불특정 다수인에게 공지 또는 공연히 실시되었으며 특허발명의 제1 수직부의 일단(외측)에 형성된 제1 수평부에 대응하는 구성요소라고 봄이 타당하고, 기술상식에 비추어 보면 파형강판 구조물을 같은 각도로 좌우 대칭적으로 형성시키는 제3 수평부의 존재 역시 인정된다고 봄이 타당하다. 설령 선행발명에 확인대상발명의 제1, 3 수평부.. 더보기
특허분쟁 중 소송상 화해 성립 및 특허침해소송 종결 – 합의서 적용범위에 국내특허 뿐만 아니라 미국특허까지 포함되는지 여부: 서울중앙지방법원 2020. 8. 27. 선고 2019가합574167 판결 1. 소송 중 합의서 작성 2. 합의로 국내 특허소송 종결 BUT 특허권자가 국내특허 대응 미국특허에 근거한 특허침해소송을 추가 제기함 3. 쟁점: 합의서상 부제소합의 조항이 국내특허에 대응하는 미국특허까지 적용되는지 여부 4. 합의 당사자 중 실시자의 주장 요지 – 국내특허 뿐만 아니라 미국특허를 포함하여 모든 특허에 관련된 특허분쟁 전부를 종결하는 의사로 합의한 것임 실시자의 주장요지 – [이 사건 합의서 전문에, “등록 D 특허(이하 ‘대상특허’)”와 같이, 이 사건 합의의 대상이 된 특허가 이 사건 특허인 것처럼 기재되어 있는 부분이 있기는 하지만, 이 사건 합의서 전문에는 ‘이 사건 특허와 관련 모든 소송 및 분쟁’이 합의의 대상이라는 취지로도 기재되어 있어, 이 사건 합의가 반드시 이 사건 국.. 더보기
중복심판청구 여부 판단 기준시점 – 후속 심판의 심결 시 기준: 대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2317 판결 사안의 개요 동일한 당사자에 의한 전심판의 계속 중 동일한 내용의 후심판이 청구되었는데 후심판의 심결시에는 전심판이 확정되어 중복상태가 해소되어 중복심판청구에 해당하지 않고, 후심판의 심판청구시를 기준으로는 일사부재리 원칙도 적용되지 않게 된 사안 대법원 판결요지 민사소송법 제259조는 “법원에 계속되어 있는 사건에 대하여 당사자는 다시 소를 제기하지 못한다.”라고 규정하고, 2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정된 특허법 제154조 제8항은 심판에 관하여 민사소송법 제259조를 준용하고 있다. 이러한 관련 법령의 내용에 다음의 사정을 고려하면, 특허심판원에 계속 중인 심판(이하 ‘전심판’이라 한다)에 대하여 동일한 당사자가 동일한 심판을 다시 청구한 경우(이하 ‘후심판’이라 한다), 후심판의 심.. 더보기
특허분쟁 중 소송상 화해 성립 및 특허침해소송 종결 – 합의서 적용범위에 미국특허 포함여부 쟁점: 서울중앙지방법원 2020. 8. 27. 선고 2019가합574167 판결 1. 소송 중 합의서 작성 2. 국내 특허소송 종결 BUT 특허권자가 미국 대응특허 침해소송 제기함 3. 쟁점: 합의서상 부제소합의 조항 관련 미국특허까지 적용되는지 여부 4. 합의당사자 중 실시자의 주장 – 국내특허 및 미국특허 모두 포함한 전체 분쟁 종결의사로 합의한 것임 실시자의 주장요지 – [이 사건 합의서 전문에, “등록 D 특허(이하 ‘대상특허’)”와 같이, 이 사건 합의의 대상이 된 특허가 이 사건 특허인 것처럼 기재되어 있는 부분이 있기는 하지만, 이 사건 합의서 전문에는 ‘이 사건 특허와 관련 모든 소송 및 분쟁’이 합의의 대상이라는 취지로도 기재되어 있어, 이 사건 합의가 반드시 이 사건 국내 특허만을 대상으로 하였다고 볼 수는 없다. 특히 부제소 의무를 규정한 이 사건 합의서 4항에서.. 더보기
계약상 특허공유, 지식재산권 공유 계약조항 BUT 단독 출원, 등록한 특허의 무효여부: 특허법원 2021. 1. 7. 선고 2020허1847 판결 1. 계약조항 제4조 (특허 공유) - 1. 필터주사기, 안전주사기를 포함, 일체형 타입, 교체형 타입 등과 관련한 일체의 금형특허를 공유한다. 2. 필터주사기, 안전주사기를 포함, 일체형 타입, 교체형 타입 등과 관련한 일체의 제품특허를 공유한다. 제12조 (지적재산권) - 1. 본 계약과 관련한 특허품에 대하여 특허권 등 제반 지적재산권 일체는 별도의 합의가 없는 한 공동으로 보유함을 원칙으로 한다. 2. 당사자는 특허품에 관한 자료, 기술정보 등 정보를 본 계약에 따른 사용 이외에 일체 외부에 유출하여서는 아니된다. 단, 쌍방이 합의할 경우에는 예외로 한다. 2. 당사자 주장 - 공동출원 의무 위반, 특허무효 주장 무효심판 청구인(피고) 주장 요지 - 특허법 제44조의 공동출원 규정에 위배되어 등록.. 더보기
계약상 특허공유, 지식재산권 공유 계약조항 BUT 단독 출원, 등록한 특허의 무효여부: 특허법원 2021. 1. 7. 선고 2020허1847 판결 1. 계약조항 제4조 (특허 공유) - 1. 필터주사기, 안전주사기를 포함, 일체형 타입, 교체형 타입 등과 관련한 일체의 금형특허를 공유한다. 2. 필터주사기, 안전주사기를 포함, 일체형 타입, 교체형 타입 등과 관련한 일체의 제품특허를 공유한다. 제12조 (지적재산권) - 1. 본 계약과 관련한 특허품에 대하여 특허권 등 제반 지적재산권 일체는 별도의 합의가 없는 한 공동으로 보유함을 원칙으로 한다. 2. 당사자는 특허품에 관한 자료, 기술정보 등 정보를 본 계약에 따른 사용 이외에 일체 외부에 유출하여서는 아니된다. 단, 쌍방이 합의할 경우에는 예외로 한다. 2. 당사자 주장 - 공동출원 의무 위반, 특허무효 주장 무효심판 청구인(피고) 주장 요지 - 특허법 제44조의 공동출원 규정에 위배되어 등록.. 더보기
중복심판청구 여부 판단 기준시점 – 후속 심판의 심결 시 기준: 대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2317 판결 사안의 개요 동일한 당사자에 의한 전심판의 계속 중 동일한 내용의 후심판이 청구되었는데 후심판의 심결시에는 전심판이 확정되어 중복상태가 해소되어 중복심판청구에 해당하지 않고, 후심판의 심판청구시를 기준으로는 일사부재리 원칙도 적용되지 않게 된 사안 대법원 판결요지 민사소송법 제259조는 “법원에 계속되어 있는 사건에 대하여 당사자는 다시 소를 제기하지 못한다.”라고 규정하고, 2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정된 특허법 제154조 제8항은 심판에 관하여 민사소송법 제259조를 준용하고 있다. 이러한 관련 법령의 내용에 다음의 사정을 고려하면, 특허심판원에 계속 중인 심판(이하 ‘전심판’이라 한다)에 대하여 동일한 당사자가 동일한 심판을 다시 청구한 경우(이하 ‘후심판’이라 한다), 후심판의 심.. 더보기
[공동개발분쟁 – 1] 공동연구개발 관련 계약분쟁 실무적 포인트 1. 계약자유의 원칙상 각 당사자는 그 의사에 따라 계약을 체결하거나 하지 않을 자유가 있습니다. 각자 책임으로 계약 관련 비용도 부담하는 것이 원칙입니다. 계약이 성립된 경우에만 비로소 계약상 책임이 발생합니다. 계약협상 후 계약체결을 거절할 수 있지만 예외적으로 그 과정에서 불법행위 성립이 인정되면 불법행위로 인한 손해배상 책임을 인정할 수 있습니다. 그러나 일방이 교섭단계에서 계약이 확실하게 체결되리라는 정당한 기대 내지 신뢰를 부여하여 상대방이 그 신뢰에 따라 행동하였음에도 상당한 이유 없이 계약의 체결을 거부하여 손해를 입혔다면 이는 신의성실의 원칙에 비추어 볼 때 계약자유 원칙의 한계를 넘는 위법한 행위로서 불법행위를 구성합니다(대법원 2001. 6. 15. 선고 99다40418 판결). 계약.. 더보기
[저작권분쟁 - 6] 불법 S/W 사용에 대한 손해배상책임 : 회사법인 뿐만 아니라 대표이사 개인에게도 인정 – 부진정연대책임 서울중앙지방법원 2016. 7. 8. 선고 2014가합50635 판결에서, 법원은 총 직원 16명의 소규모 주식회사에서 S/W 불법사용이 업무상 행위로 인정하면서 동시에 대표이사 개인의 공동불법행위도 인정하면서 손해배상책임이 있다고 판결하였습니다. 즉, 주식회사와 부진정연대책임을 부담한다고 보았습니다. 판결요지는 다음과 같습니다. "대표이사 피고 B는 피고 회사의 신규직원을 채용할 때 이 사건 프로그램을 사용할 수 있는지 여부를 확인하였고, 피고 회사 직원들에게 이 사건 프로그램의 사용을 독려하는 등 피고 회사 직원들에 의해 이 사건 프로그램이 불법복제 되고 사용되는 것을 방조내지 유도하였다. 피고 회사는 총 직원 16명의 비교적 소규모 회사로서 신규직원 채용 시 이 사건 프로그램의 사용여부를 확인하였던.. 더보기
모색적 증거신청의 부적법 판단 + 실무적 포인트 + 무효사유 관련 사실조회신청 민사소송법상 '모색적 증거신청'은 원칙적으로 허용되지 않습니다. 모색적 증거신청이란 증명할 사실과 증거의 관계를 구체적으로 밝히지 않거나, 증거조사를 통해 새로운 주장사항을 만들어 내려는 의도에서 신청하는 증거방법입니다. 춘천지방법원 2015. 6. 3. 선고 2014가단32802 판결에서 사실조회신청을 모색적 증거신청으로 보고 증거신청을 기각하였습니다. 위 판결에서 관련 법리와 허용되는 예외적 사유를 상세하게 기재하고 있습니다. 판결문을 첨부하고, 그 중 주요 판시내용을 아래와 같이 인용합니다. "증거신청을 채택하기 위해서는, ① 민사소송법과 민사소송규칙이 정하는 방식을 준수하여야 하는 증거신청의 적법성, ② 신청 당시를 기준으로 신청한 증거를 조사하면 요증사실을 인정될 수 있다는 요증사실 관련성, ③.. 더보기
특허심판원의 심판, 특허법원 심결취소소송에서 증거조사방법, 당사자의 증거신청에 대한 결정 재량의 범위 1. 심판부 및 재판부의 결정 재량과 그 한계 민사소송법 제290조(증거신청의 채택여부) “법원은 당사자가 신청한 증거를 필요하지 아니하다고 인정한 때에는 조사하지 아니할 수 있다. 다만, 그것이 당사자가 주장하는 사실에 대한 유일한 증거인 때에는 그러하지 아니하다.” 당사자의 주장사실에 대한 유일한 증거가 아닌 한 증거의 채부는 법원이 자유로이 결정할 수 있는 재량사항입니다. (대법원 1991. 7. 26. 선고 90다19121 판결, 대법원 2006. 11. 23. 선고 2004다60447 판결 등) 2. 심판부 및 재판부의 결정재량의 제한 민사소송법 제290조 단서에서 "당사자가 주장하는 사실에 대한 유일한 증거"인 경우에는 재량을 제한합니다. 따라서 반드시 그 증거조사를 해야만 합니다. 다른 증거.. 더보기
[지재형사 - 4] 특허침해금지 가처분 결정의 강제집행 전 특허침해품의 출하행위 - 강제집행면탈죄 성립여부 강제집행면탈죄 혐의상황은 특허침해, 상표침해, 저작권침해 등 지재권 침해분쟁에서 자주 발생하지만, 실제 이에 대한 형사책임을 끝까지 추궁한 사례는 거의 없습니다. 참고로 강제집행면탈죄 관련 사항을 살펴보면 다음과 같습니다. 채권자가 채무자에 대한 강제집행을 할 때, 채무자는 가능하면 자신의 재산을 미리 처분하거나 은닉하여 채권자의 강제집행을 방해하려고 합니다. 채무자가 강제집행을 회피하여 채권자에게 손해를 입히는 것으로 개인적 문제처럼 보이지만, 실질적으로 국가공권력 행사를 방해하는 것입니다. 즉, 원칙적으로 "강제집행면탈죄는 국가의 강제집행권이 발동될 단계에 있는 채권자의 권리를 보호하기 위한 범죄"로서, 단순히 개인 차원의 범죄가 아니라 국가 공권력에 의한 강제집행을 회피하여 결과적으로 채권자를 해하.. 더보기
공동연구개발 및 공동발명 관련 실무적 포인트 1. 공동발명자 중 일부를 제외하고 특허 출원하면 특허무효, 권리행사불가 등 치명적 결과를 초래합니다. 국가마다 특허법이 조금씩 다르지만 진정한 발명자를 제외하면 특허권자에게 불이익을 준다는 점은 같습니다. 2. 문제된 공동발명자가 전체 특허청구항 중 일부에만 공동발명자의 자격이 인정되더라도 해당 청구항뿐만 아니라 나머지 청구항을 포함하여 특허 전체의 효력에 영향을 미칩니다. 특허자체가 무효 또는 권리행사불가라는 결과를 낳습니다. 3. 원칙적으로 제외한 공동발명자는 나중에 추가하거나 해당 청구항을 삭제 또는 포기하는 등 그 잘못을 바로 잡을 수 있습니다. 그러나, 우리 특허법에서는 공동발명자 몰래 단독 출원한 경우 그 특허무효 사유로 규율하므로, 무효사유를 사후적으로 바로잡을 수 있는 방법은 없습니다. .. 더보기
특허분야 형사처벌 조항 및 기본적 사항 더보기
미국소송의 당사자가 된 경우 유의해야 할 점 - Litigation Hold 1. 미국특허소송과 디스커버리 미국소송과 우리나라 소송이 가장 큰 차이는 discovery입니다. 소제기부터 discovery를 완료한 후 실제 재판이 시작될 때까지는 일반적으로 2, 3년이 걸리는 경우가 많습니다. Discovery는 본안에 대한 심리가 진행되기 전에 각자 상대방 당사자에게 필요한 증거를 제공하는 제도입니다. 우리나라에는 없는 것으로 익숙하지 않은 한국 기업들이 미국 소송에서 불이익을 당하는 경우도 종종 발생합니다. 미국법상 discovery가 제대로 기능하려면 관련 증거보전이 중요합니다. 소송을 당했거나 또는 소송을 당할 것으로 합리적으로 예측 가능한 경우 당사자는 discovery 절차에서 증거로 쓰일 수 있는 모든 자료가 변경 또는 파기되지 않도록 즉시 관련 조치를 취하여야 하는바.. 더보기
특허권자 Licensor 미국대학 vs Licensee 벤처회사 + Sub-licensee 대기업 AbbVie : 라이선스계약분쟁 + 특허무효항변 + 부쟁조항 관련 미국판결 1. 배경사실 Gonadotropin releasing hormone (GnRH)은 전립선암, 자궁암, 유방암을 포함하여 많은 내분비계 질환과 관련된 것으로 알려져 있습니다. NY 소재 Mt. Sinai 의과대학 Dr. Sealfon 교수는 1998년경 GnRH 관련 질병치료제 개발의 기본 tool에 해당하는 연구개발성과에 대한 2건의 특허를 등록하고, 1999. 8. 27. San Diego 소재 벤처기업 Neurocrine Biosciences에 nonexclusive license를 허여하는 계약을 체결하였고, Neurocrine는 10여년간의 연구개발 끝에 2010년경 대기업 Abbott(현재 AbbVie)와 신약연구개발 성과(신약후보 물질 Elagolix 등)에 대한 exclusive licen.. 더보기
중요판결 - 소라페닙 결정형 특허 소극적 권리범위확인심판 : 특허법원 2017. 5. 26. 선고 2016허4818 판결 1. 지식이 아니라 지혜가 필요한 난제 – 소극적 권리범위확인심판의 확인대상발명 소극적 권리범위확인심판에 대해서는 단정적으로 언급하기 어려운 난제가 많습니다. 확인대상발명도 풀기 어려운 난제입니다. 확인대상발명이란 용어 자체가 다른 나라 어디에서도 그 사례를 찾아볼 수 없는 개념입니다. 우리나라의 심결, 판결, 자료를 제외하고는 참고할 만한 판결이나 연구논문을 보지 못했습니다. 첨부한 특허법원 판결은 소극적 권리범위확인심판 관련 쟁점을 상세하게 설시한 중요한 판결로 보입니다. 판결문을 꼼꼼하게 읽어 보시기 바랍니다. 현행법령과 판례에 따른 판결이지만, 소극적 권리범위확인심판의 확인대상발명을 심판청구서에 기재된 추상적 발명을 대상으로 한정한 점에서 구체적 분쟁의 해결과는 일정한 거리가 발생하는 결과는 피할.. 더보기
특허청 산업재산경찰 특별사법경찰 직무범위 확대 – 2019. 3. 19. 시행 [질문 또는 상담신청 입력하기] 더보기
기술분쟁 실무에서 영업비밀과 특허 관계 쟁점 - 영업비밀 성립요건 상대적 비밀성 vs 특허요건 신규성의 비교 및 발명자의 비밀유지의무와 특허출원 관련 실무적 포인트 1. 특허출원의 공개 전 비밀유지 규정 특허출원된 기술내용은 출원일로부터 1년 6월이 경과한 때 또는 그 이전이라도 출원인의 신청이 있는 때에는 그 내용이 공개됩니다. 출원공개 전에는 특허출원에 관한 정보는 제3자가 열람하거나 그 내용을 알 수 없는 비밀정보입니다. 특허청 직원 또는 전 직원이 직무상 알게 된 특허출원 중의 발명에 관한 비밀을 누설한 때에는 2년 이하 징역 등 형사 처벌의 대상이 됩니다. 한편 발명을 한 종업원은 사용자가 직무발명을 출원할 때까지 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지하여야 합니다(발명진흥법 제19조). 이 규정을 위반하여 부정한 이익을 얻거나 사용자 등에 손해를 가할 목적으로 직무발명의 내용을 공개한 자에 대하여는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처합니다(발명.. 더보기
파라미터발명, 새로운 파라미터로 특정된 발명의 진보성 판단: 특허법원 2019. 1. 25. 선고 2017허3720 판결 파라미터발명 법리 – 논리적 판단 단계 및 수치한정 발명과 구별 특허발명 파라미터 특정 vs 선행발명 - 파라미터 없음 심사관 거절결정, 심판원 청구기각 심결 원고 출원인의 주장요지 특허법원 판결 – 청구기각, 파라미터발명 진보성 부정 파라미터가 선행발명에 의하여 공지된 물건의 특성이나 성질을 표현방식만 바꾸어 표시한 경우 그 파라미터 발명은 선행발명과 실질적으로 동일·유사하여 신규성 및 진보성이 부정된다. 파라미터가 공지된 발명과는 상이한 과제를 해결하기 위한 기술수단으로서의 의의를 갖고 파라미터와 이질적인 효과 등 특유한 효과 사이에 인과관계가 있다는 것이 명세서에 구체적으로 기재되어 있거나 통상의 기술자가 명세서의 기재로부터 기술수단으로서의 의의 및 인과관계를 추론할 수 있다면 진보성이 부정되지 않.. 더보기
디자인 등록출원 전 복수의 디자인 공개 이벤트 발생 시 신규성 상실 예외 적용 여부 – 최초 디자인 공개 후 외국 출원공개 또는 등록공고 시 신규성 상실 예외 적용 불가: 특허법원 2019. 10. 25.. 1. 디자인 출원 전 제품을 인터넷 블로그에 공개함 2. 디자인 출원 시 신규성 상실 예외 규정 적용 주장하여 디자인 등록함 등록디자인을 출원하면서 피고가 2015. 3. 12. 자신이 운영하는 인터넷 블로그에 공개한 아래와 같은 디자인의 “핸디 토네이도 휴대용 미니선풍기”에 대해 신규성 상실 예외 주장을 하고, 2015. 7. 23. 이를 증명할 수 있는 서류를 제출하였으며, 등록디자인은 신규성 상실의 예외를 인정받아 2016. 3. 15. 등록되었다. 3. 문제의 소지 및 쟁점 – 국내 출원 전 중국에서 디자인 출원공개 또는 등록 공고된 경우 신규성 상실 예외 규정 적용 가능여부 등록디자인의 출원일인 2015. 7. 23. 보다 앞서 중국에서 관련 법률에 따라 선행디자인 1은 2015. 7. 8. 등.. 더보기
특허 무효심판 심결취소소송의 특허법원 사실심 변론종결 이후 정정심결 확정, 특허청구범위 정정으로 무효심판 대상 변경 – 재심사유라고 본 종래의 판례 변경한 대법원 전원합의체 판결: .. 1. 사안의 개요 및 쟁점 특허등록 무효심판 청구, 특허심판원 청구기각 심결, 특허법원 심결취소의 소 제기, 특허법원 특허발명의 진보성 부정, 심결취소 판결, 대법원 상고, 상고심 진행 중 특허 정정심판 청구 및 정정심결, 정정 확정 특허권자 주장 – 특허법원 진보성 부정 특허무효 취지의 심결취소 원심판결에 재심사유가 있다는 사정을 상고이유로 주장함 – 종래 판례 입장 2. 대법원 판결요지 – 판례 변경 대법원은 정정심결이 확정되더라도 ① 심결과의 관계에서 원처분으로 볼 수 있는 특허결정은 심결취소소송에서 심리·판단해야 하는 대상이지 판결의 기초가 되는 행정처분으로 볼 수 없고, ② 정정 전의 명세서 등에 따른 특허발명의 내용이 확정적으로 변경되었다고 단정할 수 없으며, ③ 정정 전의 명세서 등에 따라 .. 더보기
직무발명의 해외 특허출원 권리 승계여부 쟁점 - FinFET 미국특허권의 소유권 Ownership 쟁점 KAIST IP vs Samsung Electronics 사건 관련 몇 가지 포인트 1. 특허권은 국가기관에 등록할 때 비로소 성립하는 창설적 권리입니다. 그 성질상 등록이 필요한 특허권의 성립이나 유·무효 또는 취소 등에 관한 것은 해당 국가의 법률에 근거한다는 속지주의 원칙에 따릅니다. 따라서 직무발명에 대한 각국의 특허출원, 등록 및 그 유효 여부는 해당 국가의 특허법에 따라 판단합니다. 2. 미국 특허법에서 발명자는 발명의 소유권을 갖는다는 발명자주의 원칙이 적용됩니다. 발명자가 사용자에게 그 소유권(title)을 양도해야만 그 승계인이 비로소 발명에 대한 ownership을 취득합니다. 미국인이 아닌 외국인이 미국이 아닌 다른 나라에서 완성한 발명을 미국 특허청에 출원하여 특허권을 획득하려는 경우 미국 특허법에 따라 발명자 또는 그 승계인만이 출원인이 될 수 있습니다. 3. 내.. 더보기
고의 특허침해 시 3배 징벌적 손해배상 법규정 및 미국법원의 징벌적 손해배상 판결의 국내집행 관련 실무적 포인트 1. 미국특허소송 KAIST IP vs Samsung Electronics 판결에서 고의침해(willful infringement) 인정과 징벌적 손해배상 판결 관련 예상 쟁점 미국법원 배심평결(jury verdict)에서는 삼성전자의 고의 특허침해를 인정하고 있습니다. 향후 미국법원에서 삼성전자에 대한 징벌적 손해배상 판결을 하는 경우 그 판결의 국내법상 효력을 간략하게 살펴보면 다음과 같습니다. 외국법원의 징벌적 손해배상 판결에 대한 우리나라 법원의 승인 및 집행판결: 대법원 2016. 1. 28. 선고 2015다207747 판결 미국법원 소송에서 패소하여 징벌적 손해배상 판결을 받았더라도 국내자산에 대해 강제집행을 하려면 우리나라 법원에서 승인 및 집행판결을 받아야 합니다. 민사소송법 제217조에 .. 더보기
반도체기술 FinFET 발명에 대한 미국특허소송 KAIST IP vs Samsung Electronics 사건의 최근 미국법원 결정내용 업데이트, 결정문 첨부 미국에서 장기간의 길고 험난한 특허소송과 IPR 등 특허심판을 거쳐 이제 종반에 도달하였습니다. 미국법원은 2020. 2. 13. 삼성전자의 반론 주장과 신청을 대부분 기각하고 특허권자 KAIST에게 일부 승소취지의 결정을 하였습니다. 그 핵심요지를 보면, 삼성전자의 특허침해를 인정하고 손해배상액으로 4천만불을 지급하라는 배심평결을 그대로 유지하지 않지만, 삼성전자는 배심평결로 인정한 손해액의 절반 정도인 $203,003,416(오늘 환율로 계산하면 240,213,942,152원, 약2천4백억원)을 손해배상액으로 지급하라는 감축결정(remittitur)을 하였고, KAIST에서 2020. 3. 16.까지 위 감축결정을 받아들일지 여부를 결정하라고 고지하였습니다. KAIST에서 위 감축결정을 승낙하면 미국.. 더보기
이온수 생성장치 특허발명의 균등침해 요건 판단 – 과제의 해결원리 및 작용효과 동일하지 않음: 특허법원 2019. 10. 25. 선고 2019허2912 판결 구성요소 대비결과 차이점 정리 제2항 발명의 구성요소 5는 ‘이온수 생성모듈에 고정 설치된 영구자석의 외측에 형성된 금속재질의 차폐판으로 이루어진 하우징’에 관한 것이고, 여기서 차폐판은 앞서 본 바와 같이 한 쌍으로 이루어진 것으로, 영구자석의 자속이 이온수 생성모듈의 외부로 누설되지 않도록 하기 위한 기능을 수행한다. 한편, 확인대상발명에는 이온수 생성모듈의 자석삽입구에 삽입된 영구자석의 주위에 원통형의 금속관을 형성한다고 기재되어 있을 뿐 그 금속관의 기능에 대해서는 명시적으로 기재되어 있지 않으나, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람은 이온수 생성장치에서 영구자석의 주위에 금속관을 설치하는 것은 자속의 누설을 방지하는 차폐기능을 위한 것임을 인식할 수 있을 것으로 보이므로, 확.. 더보기
디자인 등록출원 전 복수의 디자인 공개 이벤트 발생 시 신규성 상실 예외 적용 여부 – 최초 디자인 공개 후 외국 출원공개 또는 등록공고 시 신규성 상실 예외 적용 불가: 특허법원 2019. 10. 25.. 1. 디자인 출원 전 제품을 인터넷 블로그에 공개함 2. 디자인 출원 시 신규성 상실 예외 규정 적용 주장하여 디자인 등록함 등록디자인을 출원하면서 피고가 2015. 3. 12. 자신이 운영하는 인터넷 블로그에 공개한 아래와 같은 디자인의 “핸디 토네이도 휴대용 미니선풍기”에 대해 신규성 상실 예외 주장을 하고, 2015. 7. 23. 이를 증명할 수 있는 서류를 제출하였으며, 등록디자인은 신규성 상실의 예외를 인정받아 2016. 3. 15. 등록되었다. 3. 문제의 소지 및 쟁점 – 국내 출원 전 중국에서 디자인 출원공개 또는 등록 공고된 경우 신규성 상실 예외 규정 적용 가능여부 등록디자인의 출원일인 2015. 7. 23. 보다 앞서 중국에서 관련 법률에 따라 선행디자인 1은 2015. 7. 8. 등.. 더보기