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특허침해소송

중복심판청구 여부 판단 기준시점 – 후속 심판의 심결 시 기준: 대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2317 판결 사안의 개요 동일한 당사자에 의한 전심판의 계속 중 동일한 내용의 후심판이 청구되었는데 후심판의 심결시에는 전심판이 확정되어 중복상태가 해소되어 중복심판청구에 해당하지 않고, 후심판의 심판청구시를 기준으로는 일사부재리 원칙도 적용되지 않게 된 사안 대법원 판결요지 민사소송법 제259조는 “법원에 계속되어 있는 사건에 대하여 당사자는 다시 소를 제기하지 못한다.”라고 규정하고, 2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정된 특허법 제154조 제8항은 심판에 관하여 민사소송법 제259조를 준용하고 있다. 이러한 관련 법령의 내용에 다음의 사정을 고려하면, 특허심판원에 계속 중인 심판(이하 ‘전심판’이라 한다)에 대하여 동일한 당사자가 동일한 심판을 다시 청구한 경우(이하 ‘후심판’이라 한다), 후심판의 심.. 더보기
확인대상발명 외관 유사 BUT 내부구조 특허발명 확인 불가, 실시사실 입증 부족, 적극적 권리범위확인심판 부적법, 심판청구 각하: 특허법원 2023. 6. 8. 선고 2021허4171 판결 1. 사안의 개요 (1) 특허권자 확인대상발명 외관이 특허발명 기술과 유사하다는 이유로 권리범위에 속한다고 주장, 적극적 권리범위확인심판 청구 (2) 특허심판원 판단 - 확인대상발명을 실시한 사실이 확인되지 아니하여 확인의 이익이 없다는 이유로 심판청구를 각하하는 심결 (3) 특허권자 원고 - 심결 불복, 심결취소 소 제기 (4) 특허법원 판결 – 실시 입증 부족, 확인의 이익 없음, 심판청구 각하 적법, 청구기각 판결 2. 특허법원 판결 요지 (1) 특허권자가 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다는 내용의 적극적 권리범위확인심판을 청구한 경우, 심판청구인이 특정한 확인대상발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명 사이에 동일성이 인정되지 아니하면, 확인대상발명이 특허발명의 권.. 더보기
가처분, 가압류 후 본안소송 패소한 경우 손해배상 책임 - 특허침해, 영업비밀침해, 저작권침해 분쟁: 대법원 2023. 6. 1. 선고 2020다242935 판결 (1) 가압류·가처분 등 보전처분은 법원의 재판에 따라 집행되지만, 이는 실체법상 청구권이 있는지 여부를 본안소송에 맡기고 단지 소명에 따라 채권자의 책임 아래 하는 것이므로, 보전처분의 집행 후 집행채권자가 본안소송에서 패소 확정되었다면 보전처분의 집행으로 인하여 채무자가 입은 손해에 대하여는 특별한 반증이 없는 한 집행채권자에게 고의 또는 과실이 있다고 추정되고, 따라서 집행채권자는 보전처분의 부당한 집행으로 인한 손해에 대하여 채무자에게 이를 배상할 책임이 있다(대법원 1992. 9. 25. 선고 92다8453 판결, 대법원 2012. 8. 23. 선고 2012다34764 판결 등 참조). (2) 채권자가 가압류신청에서 진정한 채권액보다 지나치게 과다한 가액을 주장하여 그 가액대로 가압류 결정이 된.. 더보기
[공동연구개발] 공동연구개발 및 공동발명 관련 실무적 포인트 1. 공동발명자 중 일부를 제외하고 특허 출원하면 특허무효, 권리행사불가 등 치명적 결과를 초래합니다. 국가마다 특허법이 조금씩 다르지만 진정한 발명자를 제외하면 특허권자에게 불이익을 준다는 점은 같습니다. 2. 문제된 공동발명자가 전체 특허청구항 중 일부에만 공동발명자의 자격이 인정되더라도 해당 청구항뿐만 아니라 나머지 청구항을 포함하여 특허 전체의 효력에 영향을 미칩니다. 특허자체가 무효 또는 권리행사불가라는 결과를 낳습니다. 3. 원칙적으로 제외한 공동발명자는 나중에 추가하거나 해당 청구항을 삭제 또는 포기하는 등 그 잘못을 바로 잡을 수 있습니다. 그러나, 우리 특허법에서는 공동발명자 몰래 단독 출원한 경우 그 특허무효 사유로 규율하므로, 무효사유를 사후적으로 바로잡을 수 있는 방법은 없습니다. .. 더보기
계약상 특허공유, 지식재산권 공유 계약조항 BUT 단독 출원, 등록한 특허의 무효여부: 특허법원 2021. 1. 7. 선고 2020허1847 판결 1. 계약조항 제4조 (특허 공유) - 1. 필터주사기, 안전주사기를 포함, 일체형 타입, 교체형 타입 등과 관련한 일체의 금형특허를 공유한다. 2. 필터주사기, 안전주사기를 포함, 일체형 타입, 교체형 타입 등과 관련한 일체의 제품특허를 공유한다. 제12조 (지적재산권) - 1. 본 계약과 관련한 특허품에 대하여 특허권 등 제반 지적재산권 일체는 별도의 합의가 없는 한 공동으로 보유함을 원칙으로 한다. 2. 당사자는 특허품에 관한 자료, 기술정보 등 정보를 본 계약에 따른 사용 이외에 일체 외부에 유출하여서는 아니된다. 단, 쌍방이 합의할 경우에는 예외로 한다. 2. 당사자 주장 - 공동출원 의무 위반, 특허무효 주장 무효심판 청구인(피고) 주장 요지 - 특허법 제44조의 공동출원 규정에 위배되어 등록.. 더보기
특허소송 중 화해 합의서 및 특허소송 종결, 국내특허 외 미국특허 적용 여부: 서울중앙지방법원 2020. 8. 27. 선고 2019가합574167 판결 1. 특허소송 중 합의서 작성 2. 국내 특허소송 종결 BUT 특허권자가 국내특허 대응하는 미국특허에 근거한 미국 특허침해소송 추가 제기함 3. 쟁점: 합의서상 부제소합의 조항이 국내특허에 대응하는 미국특허까지 적용되는지 여부 4. 합의 당사자 중 실시자의 주장 요지 – 국내특허 뿐만 아니라 미국특허를 포함하여 모든 특허에 관련된 특허분쟁 전부를 종결하는 의사로 합의한 것임 실시자의 주장요지 – [이 사건 합의서 전문에, “등록 D 특허(이하 ‘대상특허’)”와 같이, 이 사건 합의의 대상이 된 특허가 이 사건 특허인 것처럼 기재되어 있는 부분이 있기는 하지만, 이 사건 합의서 전문에는 ‘이 사건 특허와 관련 모든 소송 및 분쟁’이 합의의 대상이라는 취지로도 기재되어 있어, 이 사건 합의가 반드시 이 사건.. 더보기
특허발명과 침해혐의기술 형식적 차이 BUT 실질적 동일한 균등침해 판단 기준 판결 1. 균등침해 성립요건 – 기본 법리 확인대상발명, 침해제품 등에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, (1) 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, (2) 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, (3) 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을 침해한다고 보아야 한다(대법원 2018. 5. 30. 선고 2016후2119 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 등 참조). 2. 과제 해결원리의 동일여부 판단: 대법원 2019. 1.. 더보기
소극적 권리범위확인심판의 확인대상발명 특정 여부 및 확인의 이익 쟁점 I. 확인대상발명 특정: 대법원 2023. 1. 12. 선고 2020후11813 판결 (1) 권리범위확인심판은 권리의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것이어서 특허권 권리범위확인심판 청구의 심판대상은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명이다. (2) 소극적 권리범위확인심판에서는 심판청구인이 현실적으로 실시하는 기술이 심판청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명과 다르다고 하더라도 심판청구인이 특정한 발명이 실시가능성이 없을 경우 그 청구의 적법 여부가 문제로 될 수 있을 뿐이고, 여전히 심판의 대상은 심판청구인이 특정한 확인대상 발명으로, 이를 기준으로 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다(대법원 2010. 8. 19. .. 더보기
특허발명과 침해혐의기술 형식적 차이 BUT 실질적 동일한 균등침해 판단 - 과제 해결원리의 동일 여부: 대법원 2019. 1. 17. 선고 2017후424 판결 1. 균등침해 성립요건 – 기본 법리 확인대상발명, 침해제품 등에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, (1) 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, (2) 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, (3) 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을 침해한다고 보아야 한다(대법원 2018. 5. 30. 선고 2016후2119 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 등 참조). 2. 과제 해결원리의 동일여부 판단 (1) 확인대상발명과 .. 더보기
균등침해 판단기준 – 청구범위의 감축보정 아니지만 의견서만으로 출원경과 금반언 원칙상 의식적 제외 인정 가능: 대법원 2017. 4. 26. 선고 2014후638 판결 1. 법리 - 특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것인지 여부 판단기준 “특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것인지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 출원인이 출원과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도, 보정이유 등을 참작하여 판단하여야 한다(대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결 참조). 따라서 출원과정에서 청구범위의 감축이 이루어졌다는 사정만으로 감축 전의 구성과 감축 후의 구성을 비교하여 그 사이에 존재하는 모든 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외되었다고 단정할 것은 아니고, 거절이유통지에 제시된 선행기술을 회피하기 위한 의도로 그 선행기술에 나타난 구성.. 더보기
소극적 권리범위확인심판, 공지기술의 자유실시 + 공지기술 상이하지만 쉽게 실시할 수 있는 경우 자유실시기술 인정: 특허법원 2020. 4. 9. 선고 2019허6624 판결 권리범위 확인심판에서 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 공지의 기술만으로 이루어진 경우 뿐만 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우에는 이른바 자유실시기술로서 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 한다. 선행발명은 축령산 생태터널에서 사용된 파형강판 조립구조물의 이음구조로서, 2003년경 시공 당시 불특정 다수인에게 공지 또는 공연히 실시되었으며 특허발명의 제1 수직부의 일단(외측)에 형성된 제1 수평부에 대응하는 구성요소라고 봄이 타당하고, 기술상식에 비추어 보면 파형강판 구조물을 같은 각도로 좌우 대칭적으로 형성시키는 제3 수평부의 존재 역시 인정된다고 봄이 타당하다. 설령 선행발명에 확인대상발명의 제1, 3 수평부.. 더보기
실기한 공격방어방법 판단 – 불인정 vs 인정 대법원 판결 대법원 2017. 5. 17. 선고 2017다1097 판결 – 불인정 (1) 민사소송법 제149조에 정한 실기한 공격·방어방법이란 당사자가 고의 또는 중대한 과실로 소송의 정도에 따른 적절한 시기를 넘겨 뒤늦게 제출하여 소송의 완결을 지연시키는 공격 또는 방어의 방법을 말한다. (2) 여기에서 적절한 시기를 넘겨 뒤늦게 제출하였는지를 판단함에는 새로운 공격·방어방법이 구체적인 소송의 진행정도에 비추어 당사자가 과거에 제출을 기대할 수 있었던 객관적 사정이 있었는데도 이를 하지 않은 것인지, 상대방과 법원에 새로운 공격·방어방법을 제출하지 않을 것이라는 신뢰를 부여하였는지 여부 등을 고려해야 한다. (3) 항소심에서 새로운 공격·방어방법이 제출된 경우에는 특별한 사정이 없는 한 항소심뿐만 아니라 제1심까지.. 더보기
특허심판, 특허소송 실무 – 주장, 증거의 적시제출주의, 실기한 공격방어방법, 각하 결정: 특허법원 2017. 10. 26. 선고 2016허7510 판결; 특허법원 2018. 7. 20. 선고 2018나12 판결 1. 민사소송법 규정 - 주장 및 증거의 적시제출주의와 실기한 공격방어방법 민사소송법 제146조 (적시제출주의) 공격 또는 방어의 방법은 소송의 정도에 따라 적절한 시기에 제출하여야 한다. 민사소송법 제149조(실기한 공격ㆍ방어방법의 각하) ① 당사자가 제146조의 규정을 어기어 고의 또는 중대한 과실로 공격 또는 방어방법을 뒤늦게 제출함으로써 소송의 완결을 지연시키게 하는 것으로 인정할 때에는 법원은 직권으로 또는 상대방의 신청에 따라 결정으로 이를 각하할 수 있다. ② 당사자가 제출한 공격 또는 방어방법의 취지가 분명하지 아니한 경우에, 당사자가 필요한 설명을 하지 아니하거나 설명할 기일에 출석하지 아니한 때에는 법원은 직권으로 또는 상대방의 신청에 따라 결정으로 이를 각하할 수 있다. 2. 기본 법.. 더보기
특허분쟁 중 소송상 화해 성립 및 특허침해소송 종결 – 합의서 적용범위에 국내특허 뿐만 아니라 미국특허까지 포함되는지 여부: 서울중앙지방법원 2020. 8. 27. 선고 2019가합574167 판결 1. 소송 중 합의서 작성 2. 합의로 국내 특허소송 종결 BUT 특허권자가 국내특허 대응 미국특허에 근거한 특허침해소송을 추가 제기함 3. 쟁점: 합의서상 부제소합의 조항이 국내특허에 대응하는 미국특허까지 적용되는지 여부 4. 합의 당사자 중 실시자의 주장 요지 – 국내특허 뿐만 아니라 미국특허를 포함하여 모든 특허에 관련된 특허분쟁 전부를 종결하는 의사로 합의한 것임 실시자의 주장요지 – [이 사건 합의서 전문에, “등록 D 특허(이하 ‘대상특허’)”와 같이, 이 사건 합의의 대상이 된 특허가 이 사건 특허인 것처럼 기재되어 있는 부분이 있기는 하지만, 이 사건 합의서 전문에는 ‘이 사건 특허와 관련 모든 소송 및 분쟁’이 합의의 대상이라는 취지로도 기재되어 있어, 이 사건 합의가 반드시 이 사건 국.. 더보기
소극적 권리범위확인심판, 공지기술의 자유실시 + 공지기술 상이하지만 쉽게 실시할 수 있는 경우 자유실시기술 인정: 특허법원 2020. 4. 9. 선고 2019허6624 판결 권리범위 확인심판에서 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 공지의 기술만으로 이루어진 경우 뿐만 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우에는 이른바 자유실시기술로서 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 한다. 선행발명은 축령산 생태터널에서 사용된 파형강판 조립구조물의 이음구조로서, 2003년경 시공 당시 불특정 다수인에게 공지 또는 공연히 실시되었으며 특허발명의 제1 수직부의 일단(외측)에 형성된 제1 수평부에 대응하는 구성요소라고 봄이 타당하고, 기술상식에 비추어 보면 파형강판 구조물을 같은 각도로 좌우 대칭적으로 형성시키는 제3 수평부의 존재 역시 인정된다고 봄이 타당하다. 설령 선행발명에 확인대상발명의 제1, 3 수평부.. 더보기
LCD BLU 프리즘시트 특허권 양도계약에서 대상특허 중 일부특허 무효확정 시 전체계약 무효: 특허법원 2021. 1. 22. 선고 2020나1001 판결 1. 사안의 개요 (1) 6건의 특허양도 및 기술료 지급 계약 체결 (2) 대상 특허 6건 중 특허 2건의 무효심결 확정 (3) 양수인 주장 - 특허양도 계약 전체 무효 주장 및 기술료 지급 거절, 기지급된 기술료에 대한 부당이득 반환청구 소송 2. 특허법원 판결요지 – 특허양도계약 전체 무효 법률행위의 일부분이 무효인 때에는 그 전부를 무효로 한다(민법 제137조 본문). 이 사건 무효심결이 확정됨에 따라, 이 사건 제1, 2 특허발명의 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다. 따라서 이 사건 제1, 2 특허발명에 관한 원고의 특허권 지분 양도는 원시적으로 불능이어서 그 양도 및 대가지급 약정은 무효라고 할 것이다. 이와 같이 원고와 피고들 간의 특허권 양도약정 중 이 사건 제1, 2 특허발명에 관한 부.. 더보기
라이선스 계약 후 대상 특허무효 확정 시 실시료 로열티 지급의무 소멸 및 그 시점 – 무효확정 전 미지급 실시료 지급의무 인정: 대법원 2019. 4. 25. 선고 2018다287362 판결 1. 특허무효 확정된 경우 특허발명 실시계약에 미치는 효력에 관한 기본법리 특허가 무효로 확정되면 특허권은 특허법 제133조 제1항 제4호의 경우를 제외하고는 처음부터 없었던 것으로 간주된다(특허법 제133조 제3항). 그러나 특허발명 실시계약이 체결된 이후에 계약의 대상인 특허권이 무효로 확정된 경우 특허발명 실시계약이 계약 체결 시부터 무효로 되는지는 특허권의 효력과는 별개로 판단하여야 한다. 특허발명 실시계약을 체결하면 특허권자는 실시권자의 특허발명 실시에 대하여 특허권 침해로 인한 손해배상이나 그 금지 등을 청구할 수 없고, 특허가 무효로 확정되기 전에는 특허권의 독점적ㆍ배타적 효력에 따라 제3자의 특허발명 실시가 금지된다. 이러한 점에 비추어 특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가.. 더보기
[특허기술이전] 특허권양도, 협력의무, 경업금지의무 포함 기술이전계약 체결 후 경쟁사의 특허무효심판 제기, 특허무효 확정 BUT 양수인의 기술료 지급의무 인정: 서울중앙지방법원 2018. 4. 6. .. 사안의 개요 (1) 원고 발명자와 피고 회사법인 사이 특허권지분을 피고 회사에 이전하고 피고 회사는 발명자에게 소정의 기술료를 지급한다는 내용을 포함한 합의 계약 체결함 (2) 그런데 경쟁회사에서 대상 특허권에 대한 무효심판 제기하여 특허발명의 진보성 흠결 이유로 해당 특허의 무효 확정 (3) 양수인 피고회사의 기술료 지급 거절, 원고 양도인이 미지급 기술료의 청구소송 제기, 양수인은 대상 특허무효로 기 지급한 기술료 반환청구 반소 제기함 기술이전 계약서 중 쟁점 조항의 요지 (1) 원고 발명자 특허권자는 특허권을 피고 회사법인에 이전하고, 피고 회사는 기술료를 원고 특허권자에게 지급한다. (2) 원고 발명자는 피고 회사의 사업에 최선의 협력을 다해야 하고, 피고 화사의 이익에 반하여 행동하거나 피고 회.. 더보기
특허권자의 경쟁업체 제조판매업자 아닌 발주처, 거래처에 대한 특허침해소송 제기 – 부당제소행위 해당여부 판단기준 법적 분쟁의 당사자가 법원에 대하여 당해 분쟁의 종국적인 해결을 구하는 것은 법치국가의 근간에 관계되는 중요한 일이므로 재판을 받을 권리는 최대한 존중되어야 하고, 제소행위나 응소행위가 불법행위가 되는가를 판단함에 있어서는 적어도 재판제도의 이용을 부당하게 제한하는 결과가 되지 아니하도록 신중하게 배려하여야 할 것인바, 따라서 법적 분쟁의 해결을 구하기 위하여 소를 제기하는 것은 원칙적으로 정당한 행위이고, 단지 제소자가 패소의 판결을 받아 확정되었다는 것만으로 바로 그 소의 제기가 불법행위였다고 단정할 수는 없으나, 반면 소를 제기당한 사람 쪽에서 보면, 응소를 강요당하고 어쩔 수 없이 그를 위하여 변호사 비용을 지출하는 등의 경제적·정신적 부담을 지게 되는 까닭에 응소자에게 부당한 부담을 강요하는 결.. 더보기
특허권 등의 지식재산권에 관한 소의 관할 관련 법규정 및 판결 소개 민사소송법 제24조(지식재산권 등에 관한 특별재판적) ① 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 품종보호권(이하 "특허권등"이라 한다)을 제외한 지식재산권과 국제거래에 관한 소를 제기하는 경우에는 제2조 내지 제23조의 규정에 따른 관할법원 소재지를 관할하는 고등법원이 있는 곳의 지방법원에 제기할 수 있다. 다만, 서울고등법원이 있는 곳의 지방법원은 서울중앙지방법원으로 한정한다. ② 특허권등의 지식재산권에 관한 소를 제기하는 경우에는 제2조부터 제23조까지의 규정에 따른 관할법원 소재지를 관할하는 고등법원이 있는 곳의 지방법원의 전속관할로 한다. 다만, 서울고등법원이 있는 곳의 지방법원은 서울중앙지방법원으로 한정한다. 법원조직법 제28조의4(심판권) 특허법원은 다음의 사건을 심판한다. 2. 민사소송법 .. 더보기
공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 확인대상발명은 자유실시기술 해당 - 특허발명의 권리범위 불속: 특허법원 2020. 4. 9. 선고 2019허6624 판결 권리범위 확인심판에서 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 공지의 기술만으로 이루어진 경우 뿐만 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우에는 이른바 자유실시기술로서 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 한다. 선행발명은 축령산 생태터널에서 사용된 파형강판 조립구조물의 이음구조로서, 2003년경 시공 당시 불특정 다수인에게 공지 또는 공연히 실시되었으며 특허발명의 제1 수직부의 일단(외측)에 형성된 제1 수평부에 대응하는 구성요소라고 봄이 타당하고, 기술상식에 비추어 보면 파형강판 구조물을 같은 각도로 좌우 대칭적으로 형성시키는 제3 수평부의 존재 역시 인정된다고 봄이 타당하다. 설령 선행발명에 확인대상발명의 제1, 3 수평부.. 더보기
특허기술 발명자의 기술투자 + 투자자의 사업자금 유치의무 동업계약 체결 및 특허권 공유등록 BUT 동업관계 파탄으로 동업계약 해제 및 특허권원상회복 주장 – 불인정: 서울중앙지방법원 201.. 1. 사안의 개요 및 쟁점 (1) 이 사건 각 특허발명의 실질적인 발명자는 원고이고, 2015. 7.경 원고는 이 사건 각 특허발명을, 피고는 투자 유치를 통한 자금을 각 출자하여 공동으로 신규 회사를 설립하여 운영하기로 하는 내용의 동업계약을 체결함 (2) 원고와 피고는 공동으로 이 사건 각 특허발명을 등록하였음 (3) 피고가 투자를 유치하지 못하여 결국 신규 회사를 설립하지 못함 (4) 원고가 피고에게 동업계약을 해제한다고 의사표시 송달 (5) 원고는 특허권 원상회복 주장 – 피고의 특허공유지분 이전등록청구 소송 제기 2. 투자자 피고의 주장 및 법원의 판단 피고는, 원고가 피고로부터 월급을 지급받고, 4대 보험이 가입된 피고의 직원으로서 이 사건 각 특허발명을 개발한 것이므로, 이는 직무발명에 해당.. 더보기
권리범위확인심판 확인대상발명의 특정 여부 판단기준: 특허법원 2021. 7. 9. 선고 2020허4969 판결 특허권의 권리범위확인심판을 청구함에 있어 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 할 뿐만 아니라(대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결, 대법원 2010. 5. 27. 선고 2010후296 판결 등 참조), 그에 앞서 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어야 한다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2010후3356 판결, 대법원 2020. 5. 28. 선고 2017후2291 판결 등 참조). 확인대상발명이 적법하게 특정되었는지 여부는 특허심판의 적법요건으로서 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사.. 더보기
중국산 제품 수입판매업자의 특허권 존재 및 침해사실 알지 못함 항변 불인정 – 과실추정 규정: 서울중앙지방법원 2021. 4. 30. 선고 2018가합552887 판결 (1) 침해자(중국산 제품 수입판매자) 주장 – 해당 제품의 판매가 이 사건 특허권 침해행위에 해당함을 알지 못하였다. (2) 판결요지 특허법 제130조는 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다고 규정하고 있고, 그 취지는 특허발명의 내용은 특허공보 또는 특허등록원부 등에 의해 공시되어 일반 공중에게 널리 알려져 있을 수 있고, 또 업으로서 기술을 실시하는 사업자에게 당해 기술분야에서 특허권의 침해에 대한 주의의무를 부과하는 것이 정당하다는 데 있다. 위 규정에도 불구하고 타인의 특허발명을 허락 없이 실시한 자에게 과실이 없다고 하기 위해서는 특허권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다거나 자신이 실시하는 기술이 특허발명의 권.. 더보기
모색적 증거신청의 부적법 판단 + 실무적 포인트 + 무효사유 관련 사실조회신청 민사소송법상 '모색적 증거신청'은 원칙적으로 허용되지 않습니다. 모색적 증거신청이란 증명할 사실과 증거의 관계를 구체적으로 밝히지 않거나, 증거조사를 통해 새로운 주장사항을 만들어 내려는 의도에서 신청하는 증거방법입니다. 춘천지방법원 2015. 6. 3. 선고 2014가단32802 판결에서 사실조회신청을 모색적 증거신청으로 보고 증거신청을 기각하였습니다. 위 판결에서 관련 법리와 허용되는 예외적 사유를 상세하게 기재하고 있습니다. 판결문을 첨부하고, 그 중 주요 판시내용을 아래와 같이 인용합니다. "증거신청을 채택하기 위해서는, ① 민사소송법과 민사소송규칙이 정하는 방식을 준수하여야 하는 증거신청의 적법성, ② 신청 당시를 기준으로 신청한 증거를 조사하면 요증사실을 인정될 수 있다는 요증사실 관련성, ③.. 더보기
특허심판원의 심판, 특허법원 심결취소소송에서 증거조사방법, 당사자의 증거신청에 대한 결정 재량의 범위 1. 심판부 및 재판부의 결정 재량과 그 한계 민사소송법 제290조(증거신청의 채택여부) “법원은 당사자가 신청한 증거를 필요하지 아니하다고 인정한 때에는 조사하지 아니할 수 있다. 다만, 그것이 당사자가 주장하는 사실에 대한 유일한 증거인 때에는 그러하지 아니하다.” 당사자의 주장사실에 대한 유일한 증거가 아닌 한 증거의 채부는 법원이 자유로이 결정할 수 있는 재량사항입니다. (대법원 1991. 7. 26. 선고 90다19121 판결, 대법원 2006. 11. 23. 선고 2004다60447 판결 등) 2. 심판부 및 재판부의 결정재량의 제한 민사소송법 제290조 단서에서 "당사자가 주장하는 사실에 대한 유일한 증거"인 경우에는 재량을 제한합니다. 따라서 반드시 그 증거조사를 해야만 합니다. 다른 증거.. 더보기
[지재형사 - 4] 특허침해금지 가처분 결정의 강제집행 전 특허침해품의 출하행위 - 강제집행면탈죄 성립여부 강제집행면탈죄 혐의상황은 특허침해, 상표침해, 저작권침해 등 지재권 침해분쟁에서 자주 발생하지만, 실제 이에 대한 형사책임을 끝까지 추궁한 사례는 거의 없습니다. 참고로 강제집행면탈죄 관련 사항을 살펴보면 다음과 같습니다. 채권자가 채무자에 대한 강제집행을 할 때, 채무자는 가능하면 자신의 재산을 미리 처분하거나 은닉하여 채권자의 강제집행을 방해하려고 합니다. 채무자가 강제집행을 회피하여 채권자에게 손해를 입히는 것으로 개인적 문제처럼 보이지만, 실질적으로 국가공권력 행사를 방해하는 것입니다. 즉, 원칙적으로 "강제집행면탈죄는 국가의 강제집행권이 발동될 단계에 있는 채권자의 권리를 보호하기 위한 범죄"로서, 단순히 개인 차원의 범죄가 아니라 국가 공권력에 의한 강제집행을 회피하여 결과적으로 채권자를 해하.. 더보기
특허권자 Licensor 미국대학 vs Licensee 벤처회사 + Sub-licensee 대기업 AbbVie : 라이선스계약분쟁 + 특허무효항변 + 부쟁조항 관련 미국판결 1. 배경사실 Gonadotropin releasing hormone (GnRH)은 전립선암, 자궁암, 유방암을 포함하여 많은 내분비계 질환과 관련된 것으로 알려져 있습니다. NY 소재 Mt. Sinai 의과대학 Dr. Sealfon 교수는 1998년경 GnRH 관련 질병치료제 개발의 기본 tool에 해당하는 연구개발성과에 대한 2건의 특허를 등록하고, 1999. 8. 27. San Diego 소재 벤처기업 Neurocrine Biosciences에 nonexclusive license를 허여하는 계약을 체결하였고, Neurocrine는 10여년간의 연구개발 끝에 2010년경 대기업 Abbott(현재 AbbVie)와 신약연구개발 성과(신약후보 물질 Elagolix 등)에 대한 exclusive licen.. 더보기
중요판결 - 소라페닙 결정형 특허 소극적 권리범위확인심판 : 특허법원 2017. 5. 26. 선고 2016허4818 판결 1. 지식이 아니라 지혜가 필요한 난제 – 소극적 권리범위확인심판의 확인대상발명 소극적 권리범위확인심판에 대해서는 단정적으로 언급하기 어려운 난제가 많습니다. 확인대상발명도 풀기 어려운 난제입니다. 확인대상발명이란 용어 자체가 다른 나라 어디에서도 그 사례를 찾아볼 수 없는 개념입니다. 우리나라의 심결, 판결, 자료를 제외하고는 참고할 만한 판결이나 연구논문을 보지 못했습니다. 첨부한 특허법원 판결은 소극적 권리범위확인심판 관련 쟁점을 상세하게 설시한 중요한 판결로 보입니다. 판결문을 꼼꼼하게 읽어 보시기 바랍니다. 현행법령과 판례에 따른 판결이지만, 소극적 권리범위확인심판의 확인대상발명을 심판청구서에 기재된 추상적 발명을 대상으로 한정한 점에서 구체적 분쟁의 해결과는 일정한 거리가 발생하는 결과는 피할.. 더보기
균등론 적용 요건 – 거절이유 승복 및 감축 보정으로 인한 의식적 제외 사항 포함하는 확인대상발명은 권리범위에 속하지 않음: 특허법원 2020. 3. 20. 선고 2019허3083 판결 이 사건 특허발명의 명세서를 통해 파악되는 이 사건 제1항 발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심은, 종래의 사포그릴레이트 염산염의 신속한 흡수 및 빠른 소실로 인한 복약 순응도 감소와 약물효율이 저하되는 것을 극복하고자 약물을 신속하게 용출시키는 속효성 부형제를 포함하는 속방부와, 약물이 장시간에 걸쳐 방출되도록 하는 방출 제어형 서방성 기제를 포함하는 서방부로 구성된 다층 정제에서 사포그릴레이트 염산염이 속방부로부터 신속하게 용출되어 유효혈중농도에 도달하고, 서방부로부터 장기간에 걸쳐 방출되도록 함으로서, 약효의 발현시간이 그대로 유지됨과 동시에 장기간 지속되도록 유지시키는 데 있는데, 이와 같은 기술사상의 핵심은 이 사건 특허발명의 출원 당시에 공지되었다고 보기 어렵다. 따라서 확인.. 더보기