특허침해소송__글217건

  1. 2019.06.17 특허무효심판 – 진보성 판단 시 사후적 고찰의 오류 지적: 대법원 2019. 6. 13. 선고 2018후11681 판결
  2. 2019.06.11 특허침해 손해배상액 산정기준 – 침해자의 한계이익 + 실시대가 상당액 기준 사례 - 일본 지적재산권고등재판소 특별부 (5인 재판관 확대재판부) 2019. 6. 7. 선고 「ネオケミア v. メディオン」..
  3. 2019.05.28 온라인 쇼핑몰 특허침해 사안 - 특허권자 Blazer v. eBay 온라인쇼핑몰 특허침해분쟁 - 미국 Alabama 연방지방법원 2017. 3. 20. 판결 : eBay Not Liable for Listing Infringing Products of Third-Party Sellers—Not an Offer t..
  4. 2019.05.28 온라인 쇼핑몰 운영자의 특허, 상표, 저작권 등 지재권 침해책임 여부 : 미국 eBay 판결 vs 중국 Alibaba 판결 비교 + 중국 권리침해책임법상 온라인 쇼핑몰 운영자의 연대책임 인정 판결
  5. 2019.05.27 아마존 판매제품에 대한 특허침해 및 판매중지 여부 판단 간이절차 - Amazon Utility Patent Neutral Evaluation Procedure (파일 첨부) + Agreement (파일 첨부)
  6. 2019.05.14 특허권 전용실시권 허여계약에 특허발명실시 전 특허권자의 승낙 요건 특약 존재 – 전용실시권 등록 후 실시권자의 특약위반 시 계약위반책임과 별개로 특허권침해책임 불인정 - 독립적 판..
  7. 2019.05.03 특허청구범위가 제조방법으로 한정된 물건 발명의 진보성 판단 + 제조방법에 사용된 기술 용어를 사전적 의미 보다 한정하는 해석 불인정 - 특허무효: 특허법원 2019. 3. 8. 선고 2018허3901 판결
  8. 2019.05.02 특허권 소유 회사와 영업영수도계약 체결 후 양수인의 특허권이전등록 완료 전 단계 – 특허권자의 양수인에 대한 특허침해소송 – 특허침해 불인정: 특허법원 2019. 3. 15. 선고 2018나1558 판결
  9. 2019.05.02 특허사용료, 기술료, 특허지분 분쟁 등 특허관련 소송을 제기할 법원 – 민사소송법상 지적재산권 소송에 관한 전속관할 특칙 내용: 특허법원 2019. 3. 22. 선고 2018나2124 판결
  10. 2019.04.29 라이선스 계약 후 대상 특허무효 확정 시 실시료 로열티 지급의무 소멸 및 그 시점 – 무효확정 전 미지급 실시료 지급의무 인정: 대법원 2019. 4. 25. 선고 2018다287362 판결
  11. 2019.04.26 [수치한정발명] 고분자물질의 평균 분자량 범위 수치한정 특허 - 기재불비 + 특허무효 판결: 일본동경지재고재 2017. 1. 18. 선고 평성28년(행게)10005 판결
  12. 2019.04.26 [수치한정발명] 수치한정발명 특허권리범위해석 - Mundipharma buprenorphine transdermal patch 특허침해소송 Napp Pharma v. Dr. Reddy’s & Sandoz 영국특허법원 항소심 판결
  13. 2019.04.26 [파라미터발명] 새로운 파라미터로 특정된 발명의 진보성 판단: 특허법원 2019. 1. 25. 선고 2017허3720 판결
  14. 2019.04.18 고의 특허침해 시 3배 징벌적 손해배상 법규정 및 미국법원의 징벌적 손해배상 판결의 국내집행 관련 실무적 포인트
  15. 2019.04.18 미국특허소송 FinFET 미국특허권의 소유권 Ownership 쟁점 등 KAIST IP vs Samsung Electronics 미국특허소송 관련 몇 가지 실무적 포인트
  16. 2019.04.08 [상표분쟁] 권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판 - 부적법: 대법원 2019. 4. 3. 선고 2018후11698 판결
  17. 2019.03.29 [특허분쟁] 의료기기 특허침해소송 – 복수의 주체가 특허발명의 구성 중 일부만 실시하지만 전체적으로 특허발명 실시한 경우 – 특허침해책임 판단 기준: 특허법원 2019. 2. 19. 선고 2018나1220 ..
  18. 2019.03.11 [의약특허분쟁] 소극적 권리범위확인심판 – 확인대상발명의 특정 여부 판단: 특허법원 2019. 2. 15. 선고 2018허1820 판결
  19. 2019.03.06 [특허침해분쟁] 방법발명 특허권의 통상실시권자의 요청으로 제3자가 특허발명의 전용제품을 제작하여 통상실시권자에게 납품하는 경우 - 간접침해 해당하지 않음: 대법원 2019. 2. 28. 선고 2017..
  20. 2019.03.05 [개정특허법] 2019. 7. 9. 시행 예정 특허법 개정 내용 – 특허침해 혐의 피고에게 자신의 구체적 실시태양 제시 의무부과 조항, 징벌적 3배 손해배상액 부과가능 조항 신설 + 신법의 적용범위 부..
  21. 2019.02.22 [특허분쟁] Licensee 실시권자가 Licensor 특허권자를 상대로 License 대상 특허권에 대한 무효심판청구 가능: 대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결
  22. 2019.02.21 [특허분쟁] Licensee 실시권자가 Licensor 특허권자를 상대로 License 대상 특허권에 대한 무효심판청구 가능: 대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결
  23. 2019.02.21 [쌍방대리쟁점] 특허무효심판 청구인의 대리인 변리사가 피청구인의 별개 사건 특허출원 건을 대리하는 경우 – 쌍방대리 해당하지 않음, 변리사법 위반 없음: 특허법원 2019. 1. 31. 선고 2017허3..
  24. 2019.02.21 [의약특허분쟁] PDRN 특허 무효 판결: 특허법원 2019. 1. 25. 선고 2018허2915 판결
  25. 2019.02.21 [공지기술쟁점] 우선권 주장근거 출원발명의 공지여부, 발간된 적은 없으나 WIPO에 요청하여 입수할 수 있는 우선권주장서류를 공지로 볼 수 있는지 여부 – 부정, 선행발명에 해당하지 않음: ..
  26. 2019.02.21 [의약특허분쟁] 약리기전 자체만으로는 의약용도발명의 용도를 한정하는 구성요소에 해당되지 않음: 특허법원 2019. 2. 1. 선고 2018허2335 판결
  27. 2019.02.21 [파라미터발명] 새로운 파라미터로 특정된 발명의 진보성 판단: 특허법원 2019. 1. 25. 선고 2017허3720 판결
  28. 2019.02.20 [보정범위쟁점] 소극적 권리범위확인심판 – 확인대상발명의 보정 범위: 특허법원 2019. 1. 25. 선고 2018허1202 판결
  29. 2019.02.20 [균등침해판단] 균등침해 성립요건 판단 – 과제의 해결원리가 동일하지 않고 작용효과도 상이함, 치환도 용이하지 않음 – 균등범위에 속하지 않음: 특허법원 2019. 1. 31, 선고 2018허155 판결
  30. 2019.02.13 [특허분쟁] 드럼식 조리기, 통돌이 오븐 특허발명의 진보성 인정 - 특허무효심판: 특허법원 2019. 1. 17. 선고 2018허6566 판결

 

 

법리 - 특허발명의 진보성 판단 시 사후적 고착 금지 원칙

 

발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이와 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하통상의 기술자라 한다)의 기술수준을 증거 등 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악할 필요가 있다.

 

그리고 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있더라도, 통상의 기술자가 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다.

 

이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 사후적으로 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지를 판단해서는 안 된다(대법원 2016. 11. 25. 선고 20142184 판결, 대법원 2018. 12. 13. 선고 20161840 판결 등 참조).

 

구체적 사안의 판단

특허법원 판결요지 진보성 부정

선행발명 3과 선행발명 4의 결합에 의해 이 사건 제1항 발명의 위 구성을 쉽게 도출할 수 있음 - 진보성 부정

 

대법원 판결요지

사후적 고찰을 배제하면 선행발명 3과 선행발명 4의 결합에 의해 이 사건 제1항 발명의 위 구성을 쉽게 도출할 수 없음 진보성 부정 어려움 특허법원 판결 파기 환송

 

이 사건 제1항 발명은 슬라이드편의 일부분을 상부로 절곡시킨 걸림편과 상부 덮개의 내면에 형성된 스토퍼 및 레버 중앙의 버튼으로 구성되어 슬라이드편과 일체로 형성된 걸림편 자체의 탄성에 의해 슬라이드편이 걸리거나 해제되는 데 비하여, 이 사건 제1항 발명과 가장 가까운 선행발명 3의 대응구성은 스톱퍼 자체의 탄성이 아니라 별도의 코일 스프링의 탄성을 통해 슬라이드편이 걸리거나 해제될 뿐만 아니라 걸림홈이 덮개에 형성되어 있지 않고 슬라이드편에 형성되어 있다는 점에서 차이가 있음

 

이러한 차이점이 선행발명 4에 있다고 보기 어렵고, 선행발명 3, 4를 결합하기 위해서는 선행발명 3의 버튼, 스톱퍼, 슬라이드편을 모두 선행발명 4의 탄동걸림편이 록킹판과 일체화되고 자체 탄성력에 의해 걸림과 해제 동작을 수행하는 부분으로 교체해야 하는데, 선행발명 3의 버튼과 슬라이드편의 상대적인 이동관계 뿐만 아니라 연결 구성들의 배열 관계를 대폭적으로 변경해야 함

 

이 사건 제1항 발명의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 판단하지 않는 한, 통상의 기술자라 하더라도 선행발명 3과 선행발명 4의 결합에 의해 이 사건 제1항 발명의 위 구성을 쉽게 도출하기 어려워 진보성을 부정하기 어렵다.

 

첨부: 대법원 2019. 6. 13. 선고 201811681 판결 201811681

대법원 2019. 6. 13. 선고 2018후11681 판결.pdf

KASAN_특허무효심판 – 진보성 판단 시 사후적 고찰의 오류 지적 대법원 2019. 6. 13. 선고 2018후1

 

[질문 또는 상담신청 입력하기]

 

 

작성일시 : 2019.06.17 09:07
Trackback 0 : Comment 0   댓글달기

 

첨부한 일본 지재고재 항소심 판결문을 참고로 읽어 보시기 바랍니다. 그 판결요지는 다음과 같습니다.

 

(1) 일본 특허법 제102조제2침해행위로 얻은 침해자의 이익을 특허권자 손해로 추정하는 규정에 따른 손해액 산정

 

한계이익설 채택 - 侵害行により侵害者けた利益侵害者侵害品上高から侵害者において侵害品製造販することによりその製造販直接して追加的必要となったえば侵害品についての原材料費仕入費用運送費等管理部門人件費交通通信費等通常しない。)控除した限界利益でありその主張立証責任特許者側にあるものとすべきである

 

침해제품의 매출액에서 공제할 수 있는 비용 - 侵害品についての原材料費仕入費用運送費等

공제할 수 없는 비용 - 管理部門人件費交通通信費等

구체적 사정에 따라 일부 공제를 인정 비용 및 그 이유 침해자가 공제되어야 한다고 주장하는 人件費験研究費伝広告費サンプル代及在庫品仕入金額のうち験研究費及伝広告費一部については被告各製品製造販直接して追加的必要となったといえるから控除すべきたるがそのについては被告各製品製造販直接して追加的必要となったということはできないから控除すべきとみるのはではない

 

추정 복멸사유 및 인정여부 판단 - (2) 特許法1022推定覆滅事由について

特許法1022における推定覆滅については1ただし事情侵害者主張立証責任うものであり侵害者利益特許けた損害との因果阻害する事情がこれにたるとされる

えば

特許侵害者業務態相違存在すること市場非同一性),

市場における競合品存在

侵害者業努力ブランド伝広),

侵害品性能機能デザイン等特許明以外

などの事情について特許法1021ただし事情2についてもこれらの事情推定覆滅事情として考慮することができるものとされる

 

실시대가 상당액 판단 (3) 일본 특허법 제102조제3

 

일본 특허법의 개정 내용 및 개정이유 특허소송 후 상황과 소송 전 상황을 비교하면, 특허소송을 통해 특허무효 위험이 없어진 상황에서 그 실시대가를 결정하는 것이므로 소송 전 결정되는 통상의 실시대가보다 고액으로 실시대가를 정할 수 있다는 내용

特許法1023項所定その特許けるべきするについては平成10年法律第51による改正前その特許通常受けるべきするめられていたところ,「通常受けるべきでは侵害のしになってしまうとして同改正により通常部分削除されたがある

 

特許施許諾契約においては技術的範への該特許にされるべきものかかがらかではない段階被許諾者最低保証額該特許にされた場合であっても払済みの施料返還めることができないなどさまざまな契約上制約けるのが通常である事前施料率決定されるのに技術的範該特許にされるべきものとはいえないとして特許侵害たるとされた場合には侵害者上記のような契約上制約わないそして上記のような特許法改正らせば同項づく損害算定たってはずしも該特許についての施許諾契約における施料率づかなければならない必然性はなく特許侵害をしたして事後的められるけるべき料率むしろ通常施料率べてずと高額になるであろうことを考慮すべきである

 

したがってけるべき料率

該特許施許諾契約における施料率それがらかでない場合には業界における施料相場等考慮れつつ

該特許明自体すなわち特許技術重要性のものによる代替可能性

該特許該製品いた場合利益への侵害

特許侵害者との競業特許業方針

等訴訟れた諸事情合考慮して合理的料率めるべきである

 

本件において

本件各特許施許諾契約施料率本件訴訟れていないところ本件各特許技術分野する分野近年統計上平均的施料率国内企業のアンケ結果では5.3司法決定では6.1であること被控訴人保有する分野特許特許侵害する解決金上高10%とした事例があること

本件1-1本件2-1重要性代替技術があるものではないこと

本件1-1本件2-1被告各製品利益するものといえること

被控訴人控訴人らは競業にあること

など本件訴訟れた事情考慮すると特許侵害をしたして事後的められるべき本件でのけるべき料率10%下回らないものとめるのがである

 

- 구체적 사안에서 제출된 실시료율 중에서 가장 높은 비율을 채택하여 손해액을 산정한 것임

 

첨부: 일본 지재고재 판결

 

KASAN_특허침해 손해배상액 산정기준 – 침해자의 한계이익 실시대가 상당액 기준 사례 - 일본 지적재산권고등재

일본판결_ 손해액산정기준_2019_6_7.pdf

 

[질문 또는 상담신청 입력하기]

 

 

작성일시 : 2019.06.11 09:31
Trackback 0 : Comment 0   댓글달기

 

 

미국에서 특허권자 BlazereBay에 대해 온라인 오픈마켓을 통한 특허침해품을 판매하도록 허용함으로써 판매자뿐만 아니라 eBay도 특허침해 방조책임이 있다는 소송을 제기 하였습니다. 오픈마켓 운영자의 책임여부에 관한 미국법원의 판결문을 참고자료로 첨부합니다.

 

특허권자, 상표권자 등은 eBay가 운영하고 있는 Verified Rights Owner (“VeRO”) program을 통해 침해혐의 제품을 발견하면 Notice of Claimed Infringement (“NOCI”)를 제출하여 지재권 침해행위를 신고할 수 있습니다. 이 사안에서도 특허권자 BlazerVeRONOCI를 접수하였습니다.

 

그런데 eBay에서는 권리자의 침해주장만으로는 부족하다고 보고, 지재권침해로 판단한 법원의 판결, 결정 등을 제시할 것을 요구합니다. eBay에서는 특허권의 주장만으로는 해당 특허와 제품의 특허침해여부를 검토하여 필요한 조치를 하지 않습니다. 특허권자로부터 특허침해신고(NOCI)VeRO에 접수해도 대상 특허침해혐의 제품의 listing을 차단하지 않습니다. 그와 같은 상황에서 특허권자 BlazereBay가 특허침해행위에 가담한 책임이 있다고 주장한 것입니다.

 

미국법원은 eBay는 단순 오픈마켓 제공자에 불과하고 직접 판매자가 아닐 뿐만 아니라 해당 특허침해여부를 알 수 없다고 판단하였습니다. 또한 특허분야의 전문가가 아닌 상황에서 법원의 특허침해 판단이 있는 경우에 해당 listing을 차단하는 것이 허용된다고 보았습니다.

 

다양한 online 오픈마켓에서 각 다른 IP policy를 운영하고 있습니다. 일반적으로 다음과 같은 factors에 따라 그 책임여부가 달라질 수 있으므로 세심하게 살펴보아야 할 것입니다.

(1) whether the host is not the seller or that the listing is not an “offer to sell,”

(2) whether payment is made directly to the seller or to the host, and

(3) whether there is an option to buy the item directly from the host.

 

KASAN_온라인 쇼핑몰 특허침해 사안 - 특허권자 Blazer v. eBay 온라인쇼핑몰 특허침해분쟁 - 미국 A

 

[질문 또는 상담신청 입력하기]

 

 

작성일시 : 2019.05.28 10:00
Trackback 0 : Comment 0   댓글달기

 

 

1.    미국 Balzer v. eBay 판결온라인 쇼핑몰 판매제품의 특허침해 인정 but 온라인 쇼핑몰 운영자 eBay의 특허침해 불인정 (직접침해, inducement, contributory infringement 모두 부정)

2.    중국 Alibaba 판결온라인 쇼핑몰 Tmall 판매제품의 특허침해 인정 + 온라인 쇼핑몰 운영회사 Alibaba 특허침해에 관한 연대책임 인정 + 해당 웹페이지 삭제명령 + 판매자에 대한 손해배상액의 1/3 해당 금액 연대배상 명령 + 연대책임의 근거는 중국 특허법이 아니라 중국 침권책임법(권리침해책임법) 36

 

3.    중국 Alibaba 판결 사안의 요지

A.    사안의 개요

A 중국회사는 2014. 11. 5. “적외선가열조리장치발명에 대한 발명전리 등록을 받은 특허권자인데, 2015. 1. 29. 중국의 대형 오픈마켓 사이트 TMALL(www.tmall.com)에서 자사 특허권을 침해하는 제품이 판매되고 있다는 사실을 발견하고, 사이버몰 사이트의 지식재산권보호 플랫폼을 통해 특허침해사실, 특허침해분석자료, 기술특징 대비표 등 관련 서식을 제출하는 형식으로 신고하였습니다. 그럼에도 TMALL에서 위 침해품 판매행위가 계속되자 205. 4. 7. 중국 저장성 중급인민법원에 위 침해품 판매자는 물론 TMALL 운영회사까지 피고로 하여 특허침해금지 및 손해배상청구소송을 제기하였습니다.

 

B.    중국법원 1심 판결 

 

중국 1심 법원은 위 판매제품이 해당 특허권의 권리범위에 속한다고 판단하고, 판매회사에 대한 제조판매금지명령과 함께 특허침해를 원인으로 하는 손해배상으로 15만위안을 지급하라고 판결하였습니다. 또한, TMALL 운영회사에 대해서도 특허침해책임을 인정하여, 해당 침해제품 판매 관련 웹페이지 삭제 명령 뿐만 아니라 위 판매자에 대한 손해배상액 15만 위안 중 일부 5만위안을 판매자와 연대하여 지급하라고 명령하였습니다. 이에 피고 TMALL 운영회사는 1심 판결에 불복하여 저장성 고급인민법원에 항소하였습니다.

 

C.    중국 저장성 고급인민법원 2심 판결 

 

해당 제품의 특허침해는 다투지 않았기 때문에 제품 판매자가 아닌 온라인사이트 운영자에게 제품판매로 인한 특허침해에 관한 공동불법행위 책임을 인정할 수 있는지 여부만 쟁점입니다.

 

2심 중국법원은 중국 침권책임법(권리침해책임법) 36조에 따라 온라인사이트 운영자의 공동불법행위 책임을 인정하여 1심판결을 그대로 승인하였습니다.

 

D.   중국법원 판결이유 및 실무적 포인트  

 

중국 침권책임법에서는 특허권, 실용신안권, 디자인권을 포함하는 전리권의 침해행위도 규율하는데, 36조에서 인터넷사용자、인터넷서비스제공자가 인터넷을 이용하여 타인의 민사권익을 침해한 경우 불법행위책임을 부담하여야 한다. 인터넷이용자가 인터넷서비스를 이용하여 불법행위를 한 경우, 피해자는 인터넷서비스제공자에게 삭제、차단 등 필요한 조치를 취할 것을 통지할 권리가 있다. 인터넷서비스제공자가 통지를 받고서도 즉시 필요한 조치를 취하지 아니한 경우에는 손해의 확대부분에 대하여 그 인터넷이용자와 연대책임을 부담한다. 인터넷서비스제공자는 인터넷사용자가 그 인터넷서비스를 이용하여 타인의 민사권익을 침해한다는 것을 알고서도 필요한 조치를 취하지 아니한 경우, 그 인터넷사용자와 연대책임을 부담한다.”고 규정하고 있습니다. 중국 2심 법원은 위 규정에 따라 피고 TMALL 운영회사의 특허침해불법행위에 대한 연대책임이 인정된다고 판결하였습니다.

 

구체적으로 원고 특허권자는 TMALL에서 판매행위자의 특허침해행위를 발견하고, 그 사이트 운영자에게 침권책임법 제36조상의 통지를 하였음에도, 사이트 운영자가 특허침해를 막기 위해 필요한 조치를 취하지 않음으로써 그 침해결과가 확대되는 결과가 발생한 것이고, 따라서 사이트 운영자는 인터넷 이용자인 제품 판매회사와 공동으로 특허침해에 관한 책임을 부담한다고 판시하였습니다.

 

특히, TMALL 운영회사는 최초 특허권자의 특허침해신고에 대해 심사부적합으로 답신하면서, ‘특허침해 분석대비표애서 피소 상품이 귀사의 특허청구항의 기술적 범위에 속한다는 점을 상세하게 보충할 것. 문서에 도면을 부가하는 방식으로 개별적 구체적으로 기재할 것. 구매코드 또는 회원명을 기재할 것이라는 보완요청을 하였습니다.

 

이에 대해 중국법원은 위와 같은 TMALL 담당부서의 심사부적합 회신과 보완요청은 근거 없고, 최초 특허 침해사실 신고로서 위 침권책임법상 통지요건을 충족한다고 보았습니다.

 

특허권자는 특허침해사실 온라인 신고(통지)에서 특허권리 귀속증명, 신분, 특허번호 및 발명의 명칭 뿐만 아니라 총 5면에 걸쳐 도면과 글로 양자의 기술적 특징을 비교하는 자료를 제공하였음에도, TMALL 담당부서에서는 그와 같은 신고내용을 판매자에게 보내서 확인하지도 않은 채 만연히 특허권자에게 추가 보완하라고 회신한 것입니다.

 

이와 같이 온라인 사이트 운영자가 특허권자로부터 접수한 특허침해사실 적발 신고서를 특허침해 혐의자에게 보내지도 않은 채 만연히 특허권자에게 구체적으로 추가 보완하라는 등 관료적으로 대응한다면, 신고접수 단계에서 소위 블랙홀과 같은 현상이 나타날 것입니다. 특허침해 주장을 받은 측에서 해당 판매제품이 주장하는 특허권을 침해하는지 여부를 조사하고 확인하는 등 적절한 조치를 취하는 것이 얼마든지 가능합니다. 그럼에도 불구하고, 경솔하게 특허침해경고를 무시하고 판매를 계속한다면 특허침해로 인한 손해는 확대될 것입니다.

 

이와 같은 이유를 바탕으로 중국 2심 법원은 온라인사이트 TMALL의 운영자가 보낸 심사부적합회신 및 보완요구의 적법성을 인정하지 않았습니다. 결국 피고 TMALL 운영회사는 특허침해사실 통지를 받고서도 필요한 조치를 취하지 않음으로써 침권책임법 제36조에서 규정한 공동불법행위 책임을 면할 수 없다고 판결하였습니다.

 

중국은 2심 종결이므로 위 판결은 특별한 재심사유가 없는 한 그대로 확정될 것입니다. 비록 하급심 판결이지만 우리나라 기업에게도 실무적으로 중요한 의미를 갖는 판결로 생각합니다. 중국에서 온라인거래에서 만연한 짝퉁 카피제품의 판매를 막을 수 있는 유효한 대응방안입니다. 특허와 달리 그 침해판단이 쉬운 상표권 침해, 저작권 침해, 디자인권 침해 제품의 온라인 판매행위에 대한 신속하고 유효한 권리구제 수단으로 생각합니다. 특히 침해사실 신고를 해당 사이버몰의 지재권보호 플랫폼을 통해 온라인으로 접수할 수 있으므로 한국에서도 적극 활용하면 좋을 것입니다.

 

KASAN_온라인 쇼핑몰 운영자의 특허, 상표, 저작권 등 지재권 침해책임 여부 미국 eBay 판결 vs 중국 A

 

[질문 또는 상담신청 입력하기]

 

 

작성일시 : 2019.05.28 08:51
Trackback 0 : Comment 0   댓글달기

 

1. Starting an Evaluation.

To request an Evaluation, a Patent Owner submits an Amazon Utility Patent Neutral Evaluation Agreement (“Agreement”) to Amazon, with all information requested in its Exhibit 1. Amazon then sends that Agreement to each Seller listing Accused Products and gives each the option of: (i) executing and returning the Agreement within three weeks, with all information requested in its Exhibit 2; or (ii) having their listings on Accused Products removed from www.amazon.com. If a Seller does not participate in the Evaluation or does not comply with the Agreement, Amazon intends to remove its listings of Accused Products. After receiving a completed Agreement from one or more Sellers, Amazon will use the information in Exhibits 1 and 2 of the Agreement to select a neutral individual from a list of attorneys experienced in U.S. patent disputes (“Evaluator”).

 

- 특허권자는 특허평가계약서(Amazon Utility Patent Neutral Evaluation Agreement), 해당 특허정보, 판매자의 특허침해 주장 근거 등 간단한 정보를 Amazon에 제공.

- Amazon에서 판매자에게 사실 통보 후 특허평가 계약서에 서명하도록 요청

- 양측의 동의 후 Amazon은 지정한 평가자(evaluator)가 중립적으로 특허침해 판단

- 판매자가 Agreement에 서명하지 않으면, Amazon은 해당제품을 Amazon.com에서 삭제

 

2. Payment and Schedule.

Once selected, the Evaluator will contact the Patent Owner and each Seller with instructions to wire $4,000 to the Evaluator. If the Patent Owner does not submit $4,000 to the Evaluator within two weeks, no Evaluation will occur and any money submitted by Sellers will be returned. If a Seller does not submit $4,000 within two weeks, the Evaluator will notify Amazon, who will then remove that Seller’s listings of Accused Products. If no Seller submits $4,000, Amazon will remove all participating Sellers’ listings of the Accused Products and the Evaluator will return the Patent Owner’s payment.

 

- 특허권자와 판매자 - 각각 평가자에게 4천불씩 지급 + Amazon 비관여

- 특허권자 4천불 미지급 시 해당 제품 계속 판매

- 판매자 4천불 미지급 시 판매중지

 

3. Submission of Written Arguments.

After the Patent Owner and a Seller have timely submitted $4,000, the Evaluator will set a schedule for submission of written arguments (“Schedule”). In general, the Schedule will provide: (i) the Patent Owner with 21 days for its initial arguments; (ii) Sellers with 14 days to respond; and (iii) the Patent Owner with 7 days to reply. No modifications to the schedule can be requested. The Patent Owner may use a total of 20 double-spaced 8.5 x 11” pages between its two submissions. Each Seller may use 15 double-spaced pages in its response. Claim charts and exhibits are not counted against page limits. Each submission must be in English and emailed to the Evaluator and to the opposing Participants in the same email; physical exhibits cannot be submitted. Failure to timely make a submission by a Participant will generally result in a finding by the Evaluator against that Participant and forfeiture of its payment, except that the Patent Owner may waive reply.

 

- 양측 각 4천불 입금 후 평가자 특허평가 일정 지정

- 특허권자 21일 내 서면으로 특허침해주장(initial arguments) 제출

- 판매자는 그로부터 14일 이내 답변서 제출

- 특허권자는 판매자의 답변에 대하여 다시 7일 이내 반박서면 제출 가능

 

4. Evaluation is a Limited Procedure.

To make the Evaluation fast, efficient, and relatively low-cost, it is limited to one claim from one unexpired U.S. utility patent. Design, non-U.S., and expired patents are not eligible. The Patent Owner may include multiple ASINs in an Evaluation, but Amazon or the Evaluator may exclude ASINs of products not physically identical for purposes of the Evaluation. The Evaluation will address only Products sold by third-party sellers on www.amazon.com. The Evaluator will consider whether a Product likely infringes. Only two defenses other than non-infringement based on failure to meet one or more claim limitations will be considered by the Evaluator. First, Sellers can defend on the basis of invalidity and/or unenforceability of the asserted patent claim by providing a finding by a court of competent jurisdiction, or by the U.S. Patent Office or U.S. International Trade Commission (“ITC”), that the asserted patent claim is invalid or unenforceable. Arguments regarding, for example, invalidating prior art will not be accepted; the only way Sellers can show invalidity/unenforceability is by presenting a court, Patent Office, or ITC order finding an asserted patent claim invalid or unenforceable. Second, Sellers may show that the Accused Products (or physically identical products) were on sale one year or more before the asserted patent’s earliest effective filing date, only by using credible evidence that the Evaluator can independently observe (such as a date of first sale on amazon.com, or on the Wayback Machine). The Evaluator will not accept affidavits, declarations, or mere arguments about the date of first sale; the Seller must come forward with independently verifiable objective evidence that the Evaluator can confirm.

 

No discovery (e.g., depositions, document requests, etc.) will occur in the Evaluation, nor will there be a trial or hearing. The Patent Owner and Sellers may not contact the Evaluator, unless by email in response to an inquiry from the Evaluator, while copying the other parties. The Evaluator may consider any information submitted, giving any weight to that information the Evaluator believes appropriate.

 

- 소송절차와 같은 디스커버리(discovery), 변론(hearing), 재판(trial) 없음 - 간략한 제한된 평가절차

- 특허권자의 침해주장 범위 - 1개 제품(Amazon 제품분류 기준상), 1개 특허, 1개 청구항으로 제한

- 판매자의 대응수단 - (1) 비침해주장, (2) 무효, 행사불가능(unenforceability) 주장, (3) 선사용주장

 

5. Decision.

Within 14 days of the reply date, the Evaluator will announce a decision, choosing between: (i) the Patent Owner is likely to prove that the Accused Product infringes the asserted claim; or (ii) the Patent Owner is not likely to prove that the Accused Product infringes the asserted claim. The Evaluator will not provide reasoning if the Evaluator decides that the Patent Owner is likely to prove that the Accused Product infringes the asserted claim. If the Evaluator decides that Patent Owner is not likely to prove that the Accused Product infringes, the Evaluator shall provide a brief explanation of why the Patent Owner is unlikely to prove infringement. The Participants will not contact or question the Evaluator regarding his or her decision. There is no process for appeal or reconsideration of the decision.

 

- 모든 및 증거자료 제출 후 14일 이내 평가결정

- 특허침해 입증 개연성 또는 특허침해 입증 실패 개연성 판단, 판단 근거 공개

 

6. Disposition of Payments Following Evaluation.

If the Evaluator decides the Patent Owner is likely to prove that all Accused Products infringe, the Evaluator will return the Patent Owner’s $4,000 and retain a total of $4,000 divided evenly among the participating Sellers. If more than one Seller has participated and is found to infringe, the Evaluator will give any amount of Seller-deposited money in excess of $4,000 to an Amazon Smile charity chosen by the Patent Owner. If the Evaluator decides the Patent Owner is not likely to prove that any Accused Product infringes, the Evaluator will return participating Sellers’ payments and retain the Patent Owner’s $4,000. If the Evaluator decides the Patent Owner is likely to prove that some Accused Products infringe and not likely to prove that other Accused Products infringe, the Evaluator will: (i) retain $2,000 from the Patent Owner’s payment and return the remainder; (ii) return in full payments of participating Sellers whose Accused Products were found not to infringe; and (iii) retain $2,000, divided evenly among participating Sellers of Accused Products found to infringe. Any excess funds from Sellers of Accused Products found to infringe shall be given

to an Amazon Smile charity chosen by the Patent Owner. In no case may the Evaluator retain more than $4,000 after making a merits decision in an evaluation.

 

- 특허권자 승소한 경우 선납 4천불 환불, 평가자는 판매자가 선납한 4천불을 비용으로 수취

 

7. Settlement.

If the Patent Owner and a Seller notify the Evaluator they have settled their dispute prior to the date of Patent Owner’s reply, the Evaluator will terminate the Evaluation as to that Seller, or terminate the Evaluation entirely if there is only one participating Seller. The Evaluator may retain up to $1,000 to cover the Evaluator’s efforts, equally divided from the Participants’ payments when settlement results in termination of the entire Evaluation. If the settlement occurs after the Patent Owner’s reply but before the Evaluation is completed, the Evaluator may retain up to $2,000, $1,000 from the Patent Owner and a total of $1,000 from the participating Sellers, if the Evaluation is terminated in its entirety. The Evaluator will return the remainder of each Participant’s payment to that Participant.

 

- 당사자 화해하는 경우 절차 종료

- 평가자는 화해 시 비용으로 1천불 또는 최대 2천불 받음

 

8. Effect of Evaluation on Accused Products.

If the Evaluator finds the Patent Owner is likely to prove that an Accused Product infringes, Amazon will remove that Accused Product from www.amazon.com as soon as practicable, but generally within 10 business days of Amazon’s receipt of the decision. If the Evaluator finds that the Patent Owner is not likely to prove that an Accused Product infringes, Amazon will have no obligation to take any action as a result of the Evaluation. No other action is contemplated or required as a result of the Evaluation and no damages, attorney’s fees or costs may be awarded. If any Participant obtains a judgment or order in litigation or an arbitration that an Accused Product does not infringe or that the Patent is invalid or unenforceable, that Participant may submit it to Amazon, and Amazon may allow relisting of the Accused Product, in accordance with Amazon’s policies and procedures. When a patent expires or is found invalid or unenforceable, Amazon may restore a removed listing. If the Evaluator finds that the Patent Owner is not likely to prove an Accused Product infringes, and the Patent Owner subsequently obtains an order or judgment finding that the Accused Product infringes, the Patent Owner may submit that judgment or order to Amazon, and Amazon will remove the Accused Product, in accordance with Amazon’s policies and procedures.

 

- 특허권자 승소 시 늦어도 10일 이내 해당제품 listing 삭제

- 특허권자 패소 시 판매 계속

 

KASAN_아마존 판매제품에 대한 특허침해 및 판매중지 여부 판단 간이절차 - Amazon Utility Paten

 

[질문 또는 상담신청 입력하기]

 

 

 

작성일시 : 2019.05.27 12:39
Trackback 0 : Comment 0   댓글달기

 

특허침해분쟁을 화해 종결하면서 라이선스 계약을 체결하였지만, licensee의 계약 위반을 이유로 특허실시 license 계약을 종료하고, 다시 licensee 상대로 하는 특허침해소송을 제기할 수 있다는 미국법원 판결을 소개한 적이 있습니다.

 

우리나라의 유사한 사례로는 특허권자와 전용실시권 계약을 체결한 후 실시권자의 계약위반행위를 이유로 특허침해책임을 인정할 수 있는지 여부가 문제된 사안을 살펴봅니다.

 

1. 특허권에 대한 전용실시계약 체결, 특약사항 및 등록 상황

특허권자 회사로부터 공기정화제특허발명의 등록 특허권에 대하여 전용실시권을 설정받으면서 특허권자 회사에 대해 귀사의 승낙 없이 특허를 임의대로 사용하지 않겠다는 사전승낙 조건을 추가하였습니다. 그 후 라이센시는 특허등록원부에 전용실시권 등록을 마쳤지만, 위 계약상 제한사항을 특허등록원부에 등록하지 않았습니다.

 

2. 실시권자 라이센시의 계약상 특약조항 위반

실시권자는 특허권자의 승낙 없이 임의대로 특허권을 실시하였고, 특허권자는 전용실시권 설정 계약위반, 전용실시권 설정계약범위 외의 실시행위로 특허권침해에 해당한다고 주장하면서 실시권자 라이센시를 형사고소하였습니다.

 

3. 특허법 규정

특허법 제100(전용실시권) 특허권자는 그 특허권에 대하여 타인에게 전용실시권을 설정할 수 있다. 전용실시권을 설정 받은 전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 그 특허발명을 업으로서 실시할 권리를 독점한다.

 

특허법 101(특허권 및 전용실시권의 등록의 효력) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항은 등록하여야만 효력이 발생한다.

1. 특허권의 이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다), 포기에 의한 소멸 또는 처분의 제한

2. 전용실시권의 설정·이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다변경·소멸(혼동에 의한 경우는 제외한다) 또는 처분의 제한

3. 특허권 또는 전용실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다변경·소멸(혼동에 의한 경우는 제외한다) 또는 처분의 제한

 

4. 법원판단 특허침해 불성립

법원은 전용실시권 설정계약상의 제한사항을 등록하지 않은 경우, 그 제한을 위반하여 특허발명을 실시한 전용실시권자에게 특허법 위반죄가 성립하지 않는다고 판결하였습니다. 법원은 실시권자의 전용실시권 설정계약을 위반한 계약상 민사책임은 인정될 수 있지만, 등록되지 않는 특약사항으로 전용실시권자의 실시권한을 제한할 수 없다는 입장에서 전용실시권자의 특허실시행위는 특허권 침해에 해당하지 않는다고 명확하게 판결하였습니다.

5. 대법원 2013. 1. 24. 선고 20114645 판결 요지

특허법 제101조 제1항은 다음 각 호에 해당하는 사항은 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다.”고 하면서, 2호에 전용실시권의 설정·이전(상속 기타 일반승계에 의한 경우를 제외한다변경·소멸(혼동에 의한 경우를 제외한다) 또는 처분의 제한을 규정하고 있다.

 

따라서 설정계약으로 전용실시권의 범위에 관하여 특별한 제한을 두고도 이를 등록하지 않으면 그 효력이 발생하지 않는 것이므로, 전용실시권자가 등록되어 있지 않은 제한을 넘어 특허발명을 실시하더라도, 특허권자에 대하여 채무불이행 책임을 지게 됨은 별론으로 하고 특허권 침해가 성립하는 것은 아니다.

 

6. 등록주의 여부에 따른 구별

대법원 판결은 전용실시권이 그 설정등록으로 발생, 소멸, 변경된다는 등록주의에 따른 것입니다. 그 기초인 전용실시권 설정계약 위반을 이유로 그 계약이 해지되었는지 여부와는 명확하게 구별하였습니다.

 

그런데, 미국 특허법과 우리나라 특허법은 전용실시권의 발생 및 소멸에 대해 다른 입장을 취하고 있습니다. 따라서, 실시권자 라이선시의 실시권 설정 계약위반 사안에 대해 특허침해 책임여부에 관해서도 서로 다른 결론에 도달할 수 있습니다. 예를 들어, 미국사안과 같이 전용실시권자의 라이선스 계약위반행위가 있더라도 유효한 전용실시권 등록이 존속하고 있는 한 licensee의 계약위반에 따른 책임은 별론으로 하더라도 적어도 특허침해는 성립하지 않습니다. 반면, 미국법원은 계약위반책임과 별개로 특허침해도 가능하다는 취지입니다.

 

KASAN_특허권 전용실시권 허여계약에 특허발명실시 전 특허권자의 승낙 요건 특약 존재 – 전용실시권 등록 후 실시

 

[질문 또는 상담신청 입력하기]

 

 

작성일시 : 2019.05.14 15:24
Trackback 0 : Comment 0   댓글달기

 

무효심판 대상 특허발명의 개요

 

1항 발명은 무선 충전기용 자기장 차폐시트로서 청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서

 

상기 다수의 미세 조각은 분리되지 않은 박판 자성시트의 양 측면에 상기 보호 필름과 양면 테이프가 부착된 적층시트를 플레이크 처리하여 형성되고, 상기 플레이크 처리된 적층시트를 라미네이트 처리하여 상기 다수의 미세 조각 사이의 틈새로 상기 제1접착층의 일부와 제2접착층의 일부가 충진되고 적층시트가 평탄화 및 슬림화되는 것을 특징으로 한다는 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명이므로, 이는 제조방법이 기재된 물건 발명에 해당한다.

 

특허발명의 명세서의 본 발명의 바람직한 제1실시예에 따른 무선 충전기용 자기장 차폐시트(10)는 비정질합금 또는 나노결정립 합금의 리본을 열처리한 후 플레이크 처리하여 다수의 미세 조각(細片)(20)으로 분리 및/또는 크랙이 형성된 적어도 1층 이상의 다층 박판 자성시트(2), (중략) 포함하고 있다.”, “상기 플레이크 처리된 적층시트(200)는 플레이크 처리시에 시트의 표면이 불균일이 발생할 수 있고 플레이크 처리된 리본의 안정화가 필요하다. 따라서, 플레이크 처리된 적층시트(200)는 미세 조각(20) 사이의 틈새(20a)로 접착제를 채움과 동시에 평탄화, 슬림화 및 안정화를 위한 라미네이트 공정을 실시한다(S15). 그 결과 수분 침투를 방지함과 동시에 미세 조각(20)의 모든 면을 접착제로 둘러쌈에 의해 미세 조각(20)을 상호 분리시켜서 와전류 저감을 도모할 수 있다.”와 같은 기재에 의하면,

 

1항 발명의 제조방법에 따른 무선 충전기용 자기장 차폐시트는 박판 자성시트가 다수의 미세 조각으로 분리되고, 다수의 미세 조각 틈새로 제1접착층의 일부와 제2접착층의 일부가 충진되며, 평탄화 및 슬림화된 구조와 성질을 가지고 있음을 알 수 있다.

 

당사자의 주장요지

특허권자 원고는, 플레이크는 그 형상이 불균일한 형상을 의미하고, 특허발명의 명세서에 플레이크 처리에 의하면 미세 조각으로 분리되더라도 분리 전 시트의 원래 두께를 유지한다고 기재되어 있으므로, 1항 발명의 제조방법에 의한 무선 충전기용 자기장 차폐시트플레이크 처리에 의해 미세조각이 면적 방향으로는 불균일한 형상이고, 수직방향으로는 단일층 분리 구조로 한정된다는 취지로 주장한다.

 

쟁점 플레이크처리 기술적 의미

 

특허법원의 판단요지

 

다음과 같은 점에서 원고의 이 부분 주장은 받아들이기 어렵다.

 

플레이크(flake)'의 사전적 의미는 ’(특히 다른 큰 것에서 떨어져 나온 얇은) 조각이어서, ’플레이크라는 단어가 불균일한 형상과 균일한 형상 중 어느 하나만을 의미한다고 보기 어렵고, 이 사건 제1항 발명에도 플레이크 처리라고만 기재되어 있을 뿐 박판 자성시트를 불균일한 형상으로 분할하는 것인지, 균일한 형상으로 분할하는 것인지 여부에 대하여 아무런 한정이 없으며, 앞서 본 바와 같이 특허발명의 명세서에도 플레이크 처리를 박판 자성시트를 다수의 미세 조각으로 분할(분리)한다는 취지의 기재만 있을 뿐, 플레이크 처리되어 분할(분리)된 미세 조각의 형상과 관련한 어떠한 기재도 찾아볼 수 없다.

 

오히려 특허발명 명세서의 도 10에는 플레이크 처리에 의해 균일한미세 조각(20)들이 균일하게잘 정렬되어 있는 것으로 도시되어 있다. 더욱이 원고가 2016. 9. 7. 피고를 상대로 서울중앙지방법원 2016가합554445호로 피고가 원고의 정정 전 특허발명에 관한 특허권을 침해하였다고 주장하면서 제기한 특허침해금지 등 청구소송의 소장에서, 원고 스스로도 정정 전 제12항 발명의 플레이크 처리가 박판 자성시트를 필요한 크기의 미세 조각들로 균일하게 분할하는 것이라고 주장하기도 하였다.

 

원고가 제출한 ‘Powder Metallurgy Science(분말 야금학)’ 또는 금속 분말 형상에 관한 러시아 규격 GOST 25849’과 같은 금속 분야의 서적 등에서는 큐빅(cubic)과 같이 외부 형상이 균일한 것처럼 보이는 것을 제외한 나머지 형상 중 불균일한 측면에서 원고가 주장하는 플레이크(flake)'와 크게 차이가 나지 않는 다른 형상들이 그 형상의 주된 특징을 잘 표현하는 명칭(예를 들어 ’tear drop', 'sponge' )으로 분류되고 있을 뿐만 아니라, 더 나아가 플레이크(flake)‘가 불균일한 형상을 의미하는 것으로 정의되어 있지 않고 그와 같은 취지의 기재도 찾아볼 수 없다. 오히려 그 공고일(1994. 12. 26.)이 특허발명의 우선권주장일(2011. 12. 21.)로부터 약 17년 이전인 선행발명 6의 명세서(을 제6호증)에는 자성비정질합금을 편상(片狀, flake)으로 하고라고 기재되어 있어(227), 특허발명의 기술분야에서 ’flake‘편상, ’조각 형상등을 의미하는 것으로 보일 뿐이다.

 

특허발명의 명세서 기재에 의하면, 플레이크 처리에 의해 박판 자성시트가 다수의 미세 조각으로 분리되므로 와전류 억제 효과가 발생하고, Q값이 상승하여 전력전송 효율이 증가하는 것으로 보일 뿐, 플레이크 처리에 의해 분할(분리)된 다수의 미세 조각이 불균일한 형상을 갖기 때문에 위와 같은 효과가 발생한다고 보기 어렵고, 이 사건 특허발명의 명세서에서도 플레이크 처리에 의해 분할(분리)된 다수의 미세 조각이 불균일한 형상이기 때문에 위와 같은 효과가 발생한다고 기재하고 있지 않다.

 

특허발명의 명세서에는 본 발명에서는 롤--롤 방법으로 플레이크와라미네이팅 처리를 순차적으로 수행함에 의해 시트 성형이 이루어질 수 있어 시트의 원래 두께를 유지하면서 생산성이 높고 제조비용이 저렴하다.”라고 기재되어 있는바, 위와 같은 기재만으로는 미세 조각으로 분리되기 전 시트의 원래 두께를 유지하는 것이 롤--롤 방법에 의한 플레이크 처리 단독에 의한 것인지 또는 플레이크 처리에 이어서 순차적으로 이루어지는 라미네이트 처리에 의한 것인지, 아니면 위 공정 모두에 의한 것인지 여부가 불분명할 뿐만 아니라, 오히려 위 기재에 앞서 본 바와 같이 특허발명의 명세서에 플레이크 처리된 적층시트는 플레이크 처리시에 시트의 표면 불균일이 발생할 수 있고, 플레이크 처리된 리본의 안정화가 필요하다.”라는 기재가 있는 것을 더하여 보면, 원고의 주장과 같이 플레이크 처리에 의하여 박판 자성시트가 하나의 층 내에서 수평방향으로만 분리되어 라미네이트 처리 없이도 시트의 원래 두께를 유지한다고 보기 어렵다.

 

이러한 이 사건 제1항 발명은 선행발명 1에 선행발명 2, 4, 5 중 어느 하나와 주지관용기술을 결합하거나, 선행발명 1에 선행발명 6을 결함하여 쉽게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정되고, 이 사건 제5항 발명 역시 이 사건 제1항 발명과 동일한 선행발명들의 조합에 선행발명 3을 결합함으로써 쉽게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다.

 

첨부: 특허법원 2019. 3. 8. 선고 20183901 판결

 

KASAN_특허청구범위가 제조방법으로 한정된 물건 발명의 진보성 판단 제조방법에 사용된 기술 용어를 사전적 의미

특허법원 2019. 3. 8. 선고 2018허3901 판결 .pdf

 

[질문 또는 상담신청 입력하기]

 

 

작성일시 : 2019.05.03 15:09
Trackback 0 : Comment 0   댓글달기

 


분쟁대상 계약서

  

 

양 당사자의 주장요지

원고는 2013. 12. 20. 피고와 “ADST의 권리 및 책임, 의무의 양수양도 합의계약서를 체결하였다. 계약의 성격에 관하여 원고는 영업양도계약이라 주장하나, 피고는 영업위탁계약, 한시적 영업양도계약, 영업임대차계약 등이라 주장한다.

 

 

영업양도 판단기준 - 대법원 2009. 1. 15. 선고 200717123, 17130 판결

상법상의 영업양도는 일정한 영업목적에 의하여 조직화된 업체, 인적·물적 조직을 그 동일성은 유지하면서 일체로서 이전하는 것을 의미하고,

 

영업양도가 이루어졌는가의 여부는 단지 어떠한 영업재산이 어느 정도로 이전되어 있는가에 의하여 결정되어야 하는 것이 아니고 거기에 종래의 영업조직이 유지되어 그 조직이 전부 또는 중요한 일부로서 기능할 수 있는가에 의하여 결정되어야 하므로, 영업재산의 일부를 유보한 채 영업시설을 양도했어도 그 양도한 부분만으로도 종래의 조직이 유지되어 있다고 사회관념상 인정되면 그것을 영업의 양도라 볼 수 있고, 이러한 영업양도는 반드시 영업양도 당사자 사이의 명시적 계약에 의하여야 하는 것은 아니며 묵시적 계약에 의하여도 가능하다.

 

구체적 사안에 대한 특허법원 판단요지

다음과 같은 사정들을 종합하여 볼 때, 이 사건 계약은 원고가 이 사건 특허발명들에 관한 특허권을 포함한 원고의 영업을 그 동일성을 유지하면서 일체로 피고에게 이전하는 영업양도계약이라고 봄이 타당하다.

 

먼저 계약서는 이 사건 특허발명들에 관한 특허권을 포함한 영업재산 등 물적 조직을 동일성을 유지하면서 일체로 양도하는 것을 계약내용으로 한다는 점을 그 문언으로 보여주고 있는데, 자세한 내용은 다음과 같다.

 

() 계약서의 명칭이 원고의 권리 및 책임, 의무의 양수양도 합의계약서이다. 또한 계약서 서문에 원고는 회사의 모든 권리를 피고에 양도하면서 그에 따르는 유무형 자산의 권리, 의무의 이관절차 및 책임 등을 다음과 같이 계약한다.’라고, 1조에 피고는 원고의 모든 영업권, 상표권, 특허 등의 모든 권리를 그대로 승계한다. 권리를 취득함과 동시에 이것을 유지 관리하기 위한 본 계약서의 내용과 같은 제반 행위도 같이 이관된다.’라고 각 정하고 있다. 이처럼 계약서는 개개의 영업재산이 아니라 영업재산 일체를 동일성을 유지하면서 양도한다는 점을 명확한 문언으로 보여준다.

 

() 더욱이 계약서 제8조는 피고는 원고의 권리를 인수하면서 책임과 의무도 같이 인수하여 책임을 가지고 실행하도록 한다.’라고 정하고 있다. 이처럼 피고가 원고의 일체 채무까지 인수하기로 하는 내용은 앞서 본 것처럼 영업재산 일체를 동일성을 유지하면서 양도하는 것을 계약내용으로 삼았다는 점을 더욱 강하게 뒷받침한다.

 

() 또한 계약서는 양수대금에 관하여도 영업재산 등 물적 조직을 동일성을 유지하면서 일체로 양도한다는 점을 전제로 하여 정하고 있다.

 

() 한편 계약서 제7조는 재고, 자산의 금액은 별도의 확인서를 통해서 피고가 확인하여 최대 3년 이내에 지급하도록 한다.’라고 정하고 있고, 또 같은 조에는 위 확인에 따른 금액이 최종 33천만 원이라고 기재되어 있다. 그런데 여기서도 개개의 재고자산이 아니라 재고자산 일체에 대하여 대금을 정하고 있음은 앞서 본 계약서 제2, 4, 6조와 마찬가지이고, 위와 같은 계약서 제7조의 문언 내용까지 보태어 볼 때, 계약서는 체결 당시 별도의 실사에 의한 금액확정이 비교적 용이한 재고자산에 관하여는 그 실사에 따른 확정금액을 대금으로 하되, 그 금액확정이 비교적 용이하지 아니한 나머지 영업재산에 관하여는 추후 당기 순이익에 비례하여 산정되는 금액을 대금으로 정한 것으로 볼 수 있다.

 

피고가 원고와 이 사건 계약을 체결함으로써 이 사건 특허발명들에 관한 특허권을 포함하여 그 특허권 실시의 기초가 되는 영업재산을 일체로 양수하였고, 그 대금을 원고에 모두 지급하였으므로, 피고가 비록 특허권이전등록을 마치지 아니하였다고 하더라도 이 사건 계약의 효력으로서 이 사건 특허발명들에 관한 특허권을 실시할 권리가 생긴 것으로 보아야 한다.

 

명목상 특허권자의 특허침해 주장에 대한 특허법원 판단요지

 

 

첨부: 특허법원 2019. 3. 15. 선고 20181558 판결

 

KASAN_특허권 소유 회사와 영업영수도계약 체결 후 양수인의 특허권이전등록 완료 전 단계 – 특허권자의 양수인에

특허법원 2019. 3. 15. 선고 2018나1558 판결 .pdf


[질문 또는 상담신청 입력하기]

 

작성일시 : 2019.05.02 15:22
Trackback 0 : Comment 0   댓글달기

 

사안의 개요

이 사건은 원고가 피고에 대하여 특허기술 사용 및 납품 협약 계약의 위반을 이유로 위 계약에서 정한 바에 따라 위약금 5억 원과 이에 대한 지연손해금의 지급 및 특허권에 관한 이전등록을 청구하는 한편 기지급한 특허사용료 5천만 원 상당의 손해배상과 그에 대한 지연손해금의 지급을 청구하는 것

 

소의 종류 판단

민사소송법 제24조 제2항이 규정하는 특허권 등의 지식재산권에 관한 소에 해당하며, 2015. 12. 1. 법률 제13521호로 개정된 민사소송법 242, 3(이하 민사소송법 개정 규정이라 한다)이 시행된 이후인 2016. 11. 30. 그 소가 제기되었으므로, 민사소송법 개정 규정이 적용된다.

 

특허법원 판결요지 - 관할 판단

이 사건의 경우 민사소송법 제2, 3조에 따른 관할법원은 피고의 주소지를 관할하는 인천지방법원이고, 민사소송법 제8조에 따른 관할법원은 의무이행지인 원고의 주소지를 관할하는 수원지방법원이므로(원고가 이 사건 소를 수원지방법원에 제기한 것도 민사소송법 제8조에 근거한 것으로 보인다), 민사소송법 개정 규정에 의하면 이 사건은 인천지방법원 소재지를 관할하는 고등법원이 있는 곳의 지방법원 또는 수원지방법원 소재지를 관할하는 고등법원이 있는 곳의 지방법원의 전속관할에 속하는 한편 서울중앙지방법원에도 중복관할이 인정된다.

 

한편 2014. 3. 18. 법률 제12419호로 개정되어 2019. 3. 1. 시행된 각급 법원의 설치와 관할구역에 관한 법률”(이하 법원설치법이라 한다) 4조에 의하여 2019. 3. 1. 수원고등법원이 설치되었고, 수원고등법원이 있는 곳의 지방법원은 수원지방법원이므로 수원지방법원도 2019. 3. 1.부터는 특허권 등의 지식재산권에 관한 소에 대하여 민사소송법 제2조 내지 제23조의 규정에 따른 관할법원의 소재지가 수원고등법원 관할구역에 속하는 경우에는 전속관할권을 가진다.

 

그러나 민사소송법 33조는 법원의 관할은 소를 제기한 때를 표준으로 정한다.”라고 규정하고, 이 사건 소는 위와 같이 개정된 법원설치법의 시행 전에 제기되었으므로, 이 사건 소의 관할은 구 법원설치법(2014. 3. 18. 법률 제12419호로 개정되기 전의 것, 이하 같다)에 따라 정해져야 하는데, 구 법원설치법 제4조 및 별표 3에 의하면 인천지방법원 소재지와 수원지방법원 소재지를 관할하는 고등법원은 모두 서울고등법원이므로, 이 사건의 제1심은 민사소송법 개정 규정에 따라 서울중앙지방법원의 전속관할에 속한다.

 

따라서 제1심법원이 이 사건을 심리재판한 것은 민사소송법 개정 규정에서 정한 전속관할을 위반한 것이고, 이 사건 소가 제기된 이후에 위와 같이 개정된 법원설치법이 시행됨에 따라 수원지방법원도 특허권 등의 지식재산권에 관한 소에 대하여 전속관할권을 가지게 되었다고 하여 제1심판결의 전속관할 위반의 하자가 치유되었다고 볼 수도 없다.

 

국책과제 성과물에 대한 협약상 특허권 지분 귀속 분쟁에 관한 소송 특허법원 전속관할: 대법원 2019. 4. 10.20176337 결정

 

사안의 개요

원고(재항고인, 이하 원고’)는 피고(상대방, 이하 피고’)와 구 민군겸용기술사업촉진법(2004. 9. 23. 법률 제7217호로 개정되기 전의 것)에 정한 민군겸용기술개발사업의 하나로 2003. 10. 24. 피고와 후박막공정을 이용한 저 자가방전 초소형 전지 개발을 위한 민군겸용기술개발과제 협약(응용연구단계)을 체결하였고(이하 이 사건 협약’), 피고를 상대로 이 사건 협약에 기한 특허권 지분의 귀속의 무불이행을 원인으로 하는 손해배상을 청구하는 소를 제기하였음

 

판결요지

이 사건 협약 중에는 공법적 법률관계에 관한 규정들이 일부 포함되어 있으나, 이 사건 협약에 따른 특허권 지분의 귀속의무 불이행에 따른 손해배상청구권의 존부 및 그 범위는 민사법률관계에 해당하므로 이를 소송물로 다투는 소송은 민사소송에 해당하는 것으로 보아야 하고, 이 사건 소송은 그 심리판단에 특허권 등의 지식재산권에 관한 전문적인 지식이나 기술에 대한 이해가 필요한 소송으로 민사소송법 제24조 제2항이 규정하는 특허권 등의 지식재산권에 관한 소로 보아야 한다.

 

판결이유

2015. 12. 1. 법률 제13521호로 개정된 민사소송법 제24조 제2, 3항은 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 품종보호권 등의 지식재산권에 관한 소를 제기하는 경우에는 제2조부터 제23조까지의 규정에 따른 관할법원 소재지를 관할하는 고등법원이 있는 곳의 지방법원(서울고등법원이 있는 곳의 경우 서울중앙지방법원)의 전속관할로 하되, 그 지방법원이 서울중앙지방법원이 아닌 경우 서울중앙지방법원에도 소를 제기할 수 있다고 규정하고 있다. 위 개정 규정은 부칙(2015. 12. 1.) 1, 2조에 의하여 그 시행일인 2016. 1. 1. 이후 최초로 소장이 접수된 사건부터 적용된다.

 

한편 2015. 12. 1. 법률 제13522호로 개정된 법원조직법 제28조의4 2호는 특허법원이 특허권 등의 지식재산권에 관한 민사사건의 항소사건을 심판한다고 규정하고 있고, 28조 및 제32조 제2항은 이러한 특허법원의 권한에 속하는 사건을 고등법원 및 지방법원 합의부의 심판대상에서 제외한다고 규정하고 있다. 위 개정 규정은 부칙(2015. 12. 1.) 1, 2조에 의하여 그 시행일인 2016. 1. 1. 전에 소송계속 중인 특허권 등의 지식재산권에 관한 민사사건에 대하여 위 시행일 이후에 제1심 판결이 선고된 경우에도 적용된다(대법원 2017. 12. 22. 선고 2017259988 판결 등 참조).

 

이와 같이 특허권 등에 관한 지식재산권에 관한 소의 관할에 대하여 별도의 규정을 둔 이유는 통상적으로 그 심리판단에 전문적인 지식이나 기술 등에 대한 이해가 필요하므로, 심리에 적합한 체계와 숙련된 경험을 갖춘 전문 재판부에 사건을 집중시킴으로써 충실한 심리와 신속한 재판뿐만 아니라 지식재산권의 적정한 보호에 이바지할 수 있기 때문이다.

 

첨부: 특허법원 2019. 3. 22. 선고 20182124 판결

 

KASAN_특허사용료, 기술료, 특허지분 분쟁 등 특허관련 소송을 제기할 법원 – 민사소송법상 지적재산권 소송에 관

특허법원 2019. 3. 22. 선고 2018나2124 판결 .pdf

 

[질문 또는 상담신청 입력하기]

 

 

작성일시 : 2019.05.02 09:46
Trackback 0 : Comment 0   댓글달기

 

 

1. 특허무효 확정된 경우 특허발명 실시계약에 미치는 효력에 관한 기본법리

 

특허가 무효로 확정되면 특허권은 특허법 제133조 제1항 제4호의 경우를 제외하고는 처음부터 없었던 것으로 간주된다(특허법 제133조 제3). 그러나 특허발명 실시계약이 체결된 이후에 계약의 대상인 특허권이 무효로 확정된 경우 특허발명 실시계약이 계약 체결 시부터 무효로 되는지는 특허권의 효력과는 별개로 판단하여야 한다.

 

특허발명 실시계약을 체결하면 특허권자는 실시권자의 특허발명 실시에 대하여 특허권 침해로 인한 손해배상이나 그 금지 등을 청구할 수 없고, 특허가 무효로 확정되기 전에는 특허권의 독점적ㆍ배타적 효력에 따라 제3자의 특허발명 실시가 금지된다.

 

이러한 점에 비추어 특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아니라면 특허 무효의 소급효에도 불구하고 그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된 특허발명 실시계약이 그 계약의 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 특허 무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다고 보아야 한다(대법원 2014. 11. 13. 선고 201242666, 42673 판결 등 참조).

 

따라서 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한, 특허권자는 원칙적으로 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간 동안 실시료의 지급을 청구할 수 있다. 

 

2. 특허무효 확정된 경우 특허발명 실시계약 상 특허무효 확정 전 기간에 지급해야 할 실시료를 구할 수 있는지 여부

 

대법원 2019. 4. 25. 선고 2018287362 판결 요지판결문 첨부

특허발명 실시계약이 체결된 이후에 계약의 대상이 된 특허가 진보성이 없다는 이유로 무효로 확정된 사안에서, 위 실시계약이 원시적 불능이라고 할 수 없어 특허권자가 이미 지급받은 특허실시료를 반환할 의무가 없다고 한 대법원 201242666, 42673 판결에 이어, 특허권자는 특허무효 확정 이전에 미지급된 특허실시료의 지급을 구할 수 있는 것이 원칙이다.

 

3. 대법원 201242666 판결 사안 특허무효 소급효 제한 적용 라이선스 계약 취소 불인정 + 기 지급한 로열티 반환청구 불인정 + 장래 로열티 지급의무 소멸

 

(1)   특허실시계약의 체결 이후 대상특허가 무효로 확정된 경우 특허권자가 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료를 부당이득으로 반환할 의무가 있는지 여부 - 부정

(2)   실시계약의 체결 이후 계약의 대상이 된 특허가 무효로 확정된 경우 착오를 이유로 특허발명 실시계약을 취소할 수 있는지 여부 부정

 

“특허발명 실시계약에 의하여 특허권자는 실시권자의 특허발명 실시에 대하여 특허권 침해로 인한 손해배상이나 그 금지 등을 청구할 수 없게 될 뿐만 아니라 특허가 무효로 확정되기 이전에 존재하는 특허권의 독점적ㆍ배타적 효력에 의하여 제3자의 특허발명 실시가 금지되는 점에 비추어 보면, 특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아닌 한 특허무효의 소급효에도 불구하고 그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된 특허발명 실시계약이 그 계약의 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 특허무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다고 보아야 한다.

 

따라서 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 앞서 본 바와 같이 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한 특허권자가 특허발명 실시계약에 따라 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료 중 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간에 상응하는 부분을 실시권자에게 부당이득으로 반환할 의무가 있다고 할 수 없다. 

 

특허는 그 성질상 특허등록 이후에 무효로 될 가능성이 내재되어 있는 점을 감안하면, 특허발명 실시계약 체결 이후에 계약의 대상인 특허의 무효가 확정되었더라도 그 특허의 유효성이 계약체결의 동기로서 표시되었고 그것이 법률행위의 내용의 중요부분에 해당하는 등의 사정이 없는 한, 착오를 이유로 특허발명 실시계약을 취소할 수는 없다고 할 것이다.”

 

4. 실시권자 Licensee의 특허권자 Licensor 상대로 대상특허에 대한 무효심판청구 가능 - 특허무효의 경우 계약상 실시료 Royalty 지급의무 범위 소멸: 대법원 2019. 2. 21. 선고 20172819 전원합의체 판결

 

특허권의 실시권자에게는 실시료 지급이나 실시 범위 등 여러 제한 사항이 부가되는 것이 일반적이므로, 실시권자는 무효심판을 통해 특허에 대한 무효심결을 받음으로써 이러한 제약에서 벗어날 수 있다.

 

그리고 특허에 무효사유가 존재하더라도 그에 대한 무효심결이 확정되기까지는 그 특허권은 유효하게 존속하고 함부로 그 존재를 부정할 수 없으며, 무효심판을 청구하더라도 무효심결이 확정되기까지는 상당한 시간과 비용이 소요된다.

 

이러한 이유로 특허권에 대한 실시권을 설정받지 않고 실시하고 싶은 사람이라도 우선 특허권자로부터 실시권을 설정받아 특허발명을 실시하고 그 무효 여부에 대한 다툼을 추후로 미루어 둘 수 있으므로, 실시권을 설정받았다는 이유로 특허의 무효 여부를 다투지 않겠다는 의사를 표시하였다고 단정할 수도 없다.”

 

대법원 2019. 4. 25. 선고 2018다287362 판결.pdf

KASAN_라이선스 계약 후 대상 특허무효 확정 시 실시료 로열티 지급의무 소멸 및 그 시점 – 무효확정 전 미지급

 

[질문 또는 상담신청 입력하기]

 

 

 

작성일시 : 2019.04.29 08:28
Trackback 0 : Comment 0   댓글달기

 

단백질이나 다당류 등 고분자물질 관련 발명에서 평균 분자량 범위를 한정하는 청구항이 많습니다. 이번 사안에서도 콘택트렌즈 사용시 청량감을 주는 안과용 조성물 발명 청구항에서 “~ 평균 분자량 50000 내지 40000의 콘드로이친 설페이트 및 그 염을 0.001 내지 10 w / v % 함유하는 소프트 콘택트 렌즈 착용시 청량감을 주는 안과용 조성물로 기재되어 있습니다.

 

Mucopolysaccharides 중 글루코사민 일종인 콘드로이친은 아래와 같은 단위가 반복되는 고분자물질입니다. 단일한 정확한 분자량을 확정할 수 없기 때문에 평균분자량으로 특정합니다.

 

 

 

그런데, 평균 분자량에는 측정방법 등의 차이에 따라 "중량 평균 분자량", "수 평균 분자량", "점도 평균 분자량" 등으로 분류될 수 있고, 그 값이 일치하지 않는다는 것이 문제입니다.

 

참고로, 미국 Teva Copaxone 특허분쟁에서도 특허청구범위에는 단순히 molecular weight”라고 기재되어 있지만, 그 분야에서 사용하는 정확한 용어는 다음과 같은 3가지 Number Average molecular weight, Peak Average molecular weight, Weight Average molecular weight가 있고 실제 측정한 값은 아래 그래프에서 보듯 값이 같지 않았습니다. 이와 같은 상황에서 미국 CAFC 판결은 copaxone 청구항 기재는 indefinite하여 그 기술적 범위를 확정할 수 없다는 이유로 특허무효로 보아야 한다고 판단하였습니다.

 

 

 

일본 동경지재고재의 최근 판결도 거의 동일한 입장입니다. 특허명세서에 용어에 대한 정의나 측정방법 등을 설명하지 않은 채 단지 평균 분자량 50000 내지 40000의 콘드로이친 설페이트로만 특정되어 있는 특허청구항은 그 범위가 불명확하므로 기재불비 무효사유가 있다고 판결하였습니다.

 

여기서 특허권자는 이 기술분야의 통상의 지식을 가진 기술자는 위 평균 분자량을 중량 평균 분자량으로 보는 것이 일반적이었으므로 그 범위를 이해하고 특정하는데 불명확한 점이 없다고 주장하였습니다. 그러나 일본지재고재 재판부는 실제로 콘드로이친의 점도 평균 분자량을 표시한 기술문헌도 있다는 사실에 비추어 볼 때 특허청구항의 평균분자량이란 표현을 항상 중량 평균 분자량을 의미하는 것으로 한정 해석할 수 없다고 보고, 특허권자 주장을 배척하였습니다.

 

정리하면, 고분자 물질은 측정방법 등에 따라 평균 분자량 값이 달라질 수 있음에도 불구하고 특허 명세서에서 고분자 물질인 콘드로이친의 평균 분자량을 정의하거나 측정방법 등을 특정하지 않은 채 단순히 평균분자량으로만 기재한 경우, 3자는 그 기술적 의미와 범위를 정확하게 이해할 수 없기 때문에 그 특허는 기재불비로 무효라고 판결한 것입니다.

 

KASAN_[수치한정발명] 고분자물질의 평균 분자량 범위 수치한정 특허 - 기재불비 특허무효 판결 일본동경지재고

 

[질문 또는 상담신청 입력하기]

 

 

작성일시 : 2019.04.26 13:00
Trackback 0 : Comment 0   댓글달기

 

 

특허청구범위에서 "about + 수치한정"으로 기재된 경우입니다. 여기서 "about"을 실제 수치로 어느 범위까지 포함할지 다투어진 사건입니다.

 

앞서 블로그에서 영국특허법원 1심 판결을 소개한 적이 있습니다. Mundipharma buprenorphine transdermal patch 특허침해소송 Napp Pharma v. Dr. Reddy’s Laboratories & Sandoz 영국특허법원 1심 판결

 

특허권자는 Mundipharma 계열회사 Napp Pharma이고 대상특허는 EP (UK) No. 2 305 194 & 1 731 152입니다. 수치한정 특허발명은 "transdermal delivery device to comprise “10 %-wt buprenorphine base, 10 to 15 %-wt levulinic acid, about 10 %-wt oleyloleate, 55 to 70 %-wt polyacrylate, and 0 to 10 %-wt polyvinylpyrolidone”으로 7 일에 한번 사용하는 buprenorphine transdermal patch입니다.

 

Claim 1:

"A buprenorphine transdermal delivery device comprising a polymer matrix layer containing buprenorphine or a pharmaceutically acceptable salt thereof, for use in treating pain in humans for a dosing interval of at least 7 days, wherein the transdermal delivery device comprises 10%-wt buprenorphine base, 10 to 15%-wt levulinic acid, about 10 %-wt oleyloleate, 55 to 70%-wt polyacrylate, and 0 to 10%-wt polyvinylpyrrolidone."

 

영국특허법원 1심 판결은 위 특허청구범위 문언에서 "about"이 수식되지 않는 “10%-wt buprenorphine base”“10 to 15%-wt levulinic acid”"9.5 to 10.5%-wt buprenorphine base""9.5 to 15.5%-wt levulinic acid"를 커버한다고 해석하였습니다. 0.5% 편차범위를 인정한 것입니다. 반면, "about"이 수식되어 있는 “about 10%-wt oleyloleate”에서는 1% 편차범위를 인정하였습니다.

 

특허권자는 항소심 재판에서 5% 편차범위까지 특허권리범위가 미친다고 주장했으나, 영국특허법원 항소심 법원도 특허권자 주장을 받아들이지 않고 1심과 같은 판결을 하였습니다. 특허청구범위에 기재된 수치한정과 그 수치범위를 벗어남에도 특허권리범위로 인정되는 경계선을 확정하는 판단이유를 찬찬히 살펴보시기 바랍니다.

 

다른 쟁점 transdermal patchrecipe (“inputs”) vs 제품(the composition of the finished product, “outputs”)은 특허청구범위에서 물건으로 기재된 발명이라는 점을 고려하면, 최종 제품을 기준으로 판단한다는 판결내용은 쉽게 수긍할 수 있습니다. 실제 난제는 그 휘발성 성분들이 패취 제조과정 등에서 휘발하면서 함량이 달라진다는 점입니다. 그렇지만 특허청구범위에서 패취 제품을 발명으로 기재하였으므로 제조된 패취 제품을 기준으로 수치한정범위에 속하는지 심리하는 것이 맞습니다.

 

수치한정발명의 권리범위 경계선을 확정하는 것은 쉽지 않습니다. 그러나 본질적으로 특허청구범위에 기재된 다른 기술용어나 표현을 해석하는 것과 다르지 않습니다. 위 패치 수치한정발명 분쟁은 매우 흥미로운 사안이고, 영국법원판결도 좋은 참고자료라고 생각합니다. 1,2심 판결을 모두 한번 읽어 보시기 바랍니다.

 

KASAN_[수치한정발명] 수치한정발명 특허권리범위해석 - Mundipharma buprenorphine trans

 

[질문 또는 상담신청 입력하기]

 

 

작성일시 : 2019.04.26 12:00
Trackback 0 : Comment 0   댓글달기

 

파라미터발명 법리 논리적 판단 단계 및 수치한정 발명과 구별

 

 

특허발명 파라미터 특정 vs 선행발명 - 파라미터 없음

 

심사관 거절결정, 심판원 청구기각 심결

 

원고 출원인의 주장요지

 

 

특허법원 판결 청구기각, 파라미터발명 진보성 부정

파라미터가 선행발명에 의하여 공지된 물건의 특성이나 성질을 표현방식만 바꾸어 표시한 경우 그 파라미터 발명은 선행발명과 실질적으로 동일·유사하여 신규성 및 진보성이 부정된다.

 

파라미터가 공지된 발명과는 상이한 과제를 해결하기 위한 기술수단으로서의 의의를 갖고 파라미터와 이질적인 효과 등 특유한 효과 사이에 인과관계가 있다는 것이 명세서에 구체적으로 기재되어 있거나 통상의 기술자가 명세서의 기재로부터 기술수단으로서의 의의 및 인과관계를 추론할 수 있다면 진보성이 부정되지 않을 수 있다.

 

한편 파라미터의 기술적 의의가 인정되지 않더라도 출원발명이 수치한정발명에도 해당한다면 수치한정발명의 법리에 따라 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 있다면 진보성이 부정되지 않는다.

 

구체적 판단

출원발명의 직경 5mm의 임의의 코팅 부분에서 40% 이하의 코팅 두께 변화부분은 선행발명 1에 나타나지 않은 새로운 파라미터에 해당하고, 명세서 기재를 종합하면 그 기술적 과제는 코팅 표면에 마그네슘 실리사이드 입자의 형성을 억제하고 그에 따라 얼룩진 표면으로 나타나는 모틀링 위험을 감소시킨다는 기술적 과제를 해결하기 위한 것임을 알 수 있다.

 

그런데 코팅의 외관 결함 개선은 출원발명 및 선행발명 1과 기술분야가 동일한 선행발명 3에서도 직접적으로 인식된 과제이자 해당 기술분야의 기본적 과제이고, 출원발명은 최종 제품이 일정 거리에서 일정 범위 내 두께 편차라는 특성을 갖도록 하는 과정에 대한 것일 뿐 구체적으로 어떠한 방법을 통해 이러한 특성을 보유하는 제품을 생산하는 것인지에 대해서는 침묵하게 있어 실질적 수단을 제시하고 있지 못하다. 또한 통상의 기술자가 명세서 기재로부터 출원발명의 파라미터와 마그네슘 실리사이드 입자 분포 달성 및 모틀링 감소라는 효과 사이에 인과관계가 있음을 알 수도 없을 것이다.

 

한편 수치한정발명으로 본다 하더라도, 코팅 두께를 30μm 이하로 하는 것이나 직경 5mm의 임의의 코팅 부분에서 40% 이하의 코팅 두께 변화를 갖도록 하는 것은 모두 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도에 불과하다.

 

따라서 출원발명의 청구항 1은 선행발명 1에 선행발명 3을 결합하여 쉽게 발명할 수 있고, 그 진보성이 부정되어야 한다.

 

KASAN_[파라미터발명] 새로운 파라미터로 특정된 발명의 진보성 판단 특허법원 2019. 1. 25. 선고 201

 

[질문 또는 상담신청 입력하기]

 

 

작성일시 : 2019.04.26 11:22
Trackback 0 : Comment 0   댓글달기

 

 

1.    미국특허소송 KAIST IP vs Samsung Electronics 배심평결 (Jury Verdict) 중 고의침해(willful infringement) 및 징벌적 손해배상 판결 관련 예상 쟁점 

 

공개된 미국법원 배심평결(jury verdict)에서는 삼성전자의 고의 특허침해를 인정하고 있습니다. 향후 미국법원에서 삼성전자에 대한 징벌적 손해배상 판결을 하는 경우 그 판결의 국내법상 효력을 간략하게 살펴보면 다음과 같습니다.

 

외국법원의 징벌적 손해배상 판결에 대한 우리나라 법원의 승인 및 집행판결: 대법원 2016. 1. 28. 선고 2015207747 판결

미국법원 소송에서 패소하여 징벌적 손해배상 판결을 받았더라도 국내자산에 대해 강제집행을 하려면 우리나라 법원에서 승인 및 집행판결을 받아야 합니다. 민사소송법 제217조에 외국판결의 승인 및 집행에 관한 규정을 두고 있습니다. 여기서 징벌적 손해배상 판결이 자주 문제로 대두되었습니다. 2014년 도입된 민사소송법 제217조의 2에서 명시적으로 징벌적 손해배상 외국판결에서 손해배상액을 일부 감축할 수 있는 근거조항을 두었습니다. 이에 대한 대법원 판결 요지는 다음과 같습니다.  

  

"민사소송법 제217조 제1항 제3호는 외국법원의 확정판결 또는 이와 동일한 효력이 인정되는 재판(이하 ‘확정재판 등’이라 한다)의 승인이 대한민국의 선량한 풍속이나 그 밖의 사회질서에 어긋나지 아니할 것을 외국재판 승인요건의 하나로 규정하고 있다. 여기서 확정재판 등을 승인한 결과가 대한민국의 선량한 풍속이나 그 밖의 사회질서에 어긋나는지는 승인 여부를 판단하는 시점에서 확정재판 등의 승인이 우리나라의 국내법 질서가 보호하려는 기본적인 도덕적 신념과 사회질서에 미치는 영향을 확정재판 등이 다룬 사안과 우리나라와의 관련성의 정도에 비추어 판단하여야 한다.

 

민사소송법 제217조의2 1항은 “법원은 손해배상에 관한 확정재판 등이 대한민국의 법률 또는 대한민국이 체결한 국제조약의 기본질서에 현저히 반하는 결과를 초래할 경우에는 해당 확정재판 등의 전부 또는 일부를 승인할 수 없다.”라고 규정하고 있는데, 이는 징벌적 손해배상과 같이 손해전보의 범위를 초과하는 배상액의 지급을 명한 외국법원의 확정재판 등의 승인을 적정범위로 제한하기 위하여 마련된 규정이다. 따라서 외국법원의 확정재판 등이 당사자가 실제로 입은 손해를 전보하는 손해배상을 명하는 경우에는 민사소송법 제217조의2 1항을 근거로 승인을 제한할 수 없다."

 

1.    미국 특허법상 징벌적 손해배상 - 법원재량으로 규정  

 

 

 

2.    결정 권한의 분배 판례법리

A.     배심(Jury) – 고의침해 여부 판단 및 결정 “The entire willfulness determination is to be decided by the jury.” Exmark Mfg. Co. Inc. v. Briggs & Stratton Power Prod. Grp., LLC, 879 F.3d 1332, 1353 (Fed. Cir. 2018)

B.     1심 법원 판사(judge) – 징벌적으로 손해배상액 증액 여부 및 그 액수 판단 및 결정

C.     “The jury must decide whether the infringement was intentional, and then the court must decide whether the intentional conduct was egregious enough to justify enhanced damages.”  

 

3. 징벌적 손해배상 판단 및 결정 기준 – Halo 판결 등 판례법리

 

 

 

2.    분쟁사례 검토 - 미국 특허소송에서 패소한 국내회사에 대해 거액의 손해배상 명령 미국판결의 국내법상 승인 및 집행 - 대법원 2015. 10. 15. 선고 20151284 판결

 

외국법원 판결을 우리나라에서 승인 및 집행할 수 있는지 관한 법령과 판결 등을 블로그 글로 소개한 적이 있습니다. 새로운 내용은 아니지만, 미국특허소송에서 패소한 국내중소기업에 대해 $1100만불이라는 거액의 손해배상 판결을 우리나라 법원에서 승인하고 집행을 허용한다는 대법원 판결을 소개합니다.

 

미국특허소송에서 배심재판 결과 침해자에게 거액의 손해배상액이 인정되는 경우가 많습니다. 그와 같은 거액의 손해배상액은 우리나라 법상 인정되어서는 안된다고 다투는 경우가 대부분입니다. 첨부한 하급심 판결에서 보듯 이 사건에서도 주된 쟁점은 손해배상액 산정 문제입니다.

 

1.     특허침해자의 주장 요지 

 

미국 판결은 특허가 제품 중 일부에만 관련된 특허임에도 미국에서도 적용을 자제하는 추세인 전시장가치법(The Entire Market Value Rule, EMVR)에 따라 제품의 전체 판매가격을 기준으로 손해를 산정함으로써 실제 손해(특허침해와 관련된 부분)를 넘어서는 손해 또는 비경제적 손해를 손해액에 포함시켰으므로 손해의 범위를 상당인과관계 있는 통상손해로 한정하는 우리나라 민법과 특허법 및 우리나라 대법원의 태도에 반하고, 제한배상주의를 취하고 있는 민사소송법 217, 217조의2, 우리나라 민사법, 국제사법 32조 4 및 ‘WTO 무역관련 지적재산권에 관한 협정(TRIPs)'에도 반한다.”

 

2.     대법원 판결 요지

 

민사소송법 제217조의2 제1은 “법원은 손해배상에 관한 확정재판 등이 대한민국의 법률 또는 대한민국이 체결한 국제조약의 기본질서에 현저히 반하는 결과를 초래할 경우에는 해당 확정재판 등의 전부 또는 일부를 승인할 수 없다.”라고 규정하고 있는데, 이는 징벌적 손해배상과 같이 손해전보의 범위를 초과하는 배상액의 지급을 명한 외국법원의 확정판결 또는 이와 동일한 효력이 인정되는 재판의 승인을 적정 범위로 제한하기 위하여 마련된 규정이므로, 외국법원의 확정재판 등이 당사자가 실제로 입은 손해를 전보하는 손해배상을 명하는 경우에는 민사소송법 제217조의2 제1을 근거로 승인을 제한할 수 없다.

 

이 사건 미국판결에서 인정된 손해액은 모두 전보적 손해배상액에 해당하고 제재적 성격의 손해액이 포함되어 있지 않은데, 민사소송법 제217조의2의 입법 취지가 징벌적 손해배상이 아닌 전보적 손해배상의 경우에도 손해액이 과다하다는 이유만으로 외국판결의 승인을 제한할 수 있도록 한 것이라고 볼 수 없는 점 등에 비추어, 이 사건 미국판결이 인정한 손해액이 전보배상의 범위를 초과한다거나 이 사건 미국판결의 손해액 산정방식이 우리나라 법원에서 사용하는 방식과 본질적인 차이가 있다고 보기 어려우므로, 그에 기초하여 내려진 이 사건 미국판결을 승인하는 것이 선량한 풍속이나 그 밖의 사회질서에 어긋난다고 볼 수 없다.”

 

3.    특허법 개정에 따라 향후 판례 변경의 가능성 높음

 

2019. 7. 9. 시행 예정 특허법 개정 내용 징벌적 3배 손해배상 조항 신설

신설 제128(손해배상청구권 등) 8항 및 제9법원은 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 제1항에도 불구하고 제2항부터 제7항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다.

 

⑨ 제8항에 따른 배상액을 판단할 때에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

 1. 침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부

 2. 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도

 3. 침해행위로 인하여 특허권자 및 전용실시권자가 입은 피해규모

 4. 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익

 5. 침해행위의 기간·횟수 등

 6. 침해행위에 따른 벌금

 7. 침해행위를 한 자의 재산상태

 8. 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도

 

신법 적용 범위: 부칙 제4(손해배상청구권에 관한 적용례) 128조 제8항 및 제9항의 개정규정(징벌적 손해배상)은 이 법 시행 (2019. 7. 9.) 후 최초로 위반행위가 발생한 경우부터 적용한다.

 

KASAN_고의 특허침해 시 3배 징벌적 손해배상 법규정 및 미국법원의 징벌적 손해배상 판결의 국내집행 관련 실무적

작성일시 : 2019.04.18 12:00
Trackback 0 : Comment 0   댓글달기

 

미국법원 특허소송의 배심평결(jury verdict) 일자 – 2018. 6. 15.

 

배심 평결 이후 진행 사항 최근 Mediation (조정, 화해) 진행 후 결과보고

 

배심 평결로부터 약 10개월 경과되었지만 아직 판결(Judgment) 선고 전 단계

 

미국특허권의 권리귀속 쟁점

언론보도에서 해당 발명자 교수가 FinFET 발명을 완성할 당시 원광대학교 교수로 재직 중이었고, 2002. 1. 30. 국내 특허출원을 통해 특허등록 제458,288호를 등록하였다는 점,

이에 대응하는 미국특허 출원일 2003. 2. 4. (기간 경과로 우선권 주장 없음) 당시 경북대학교 교수로 재직 중이었으며, 미국특허청 심사를 거쳐 2005. 4. 26. 미국특허 제6,885,055호로 등록되었다는 점, 양자의 특허명세서가 실질적으로 동일하다는 점, 등 사정을 들어 미국특허의 실질적 권리자는 발명자 및 그 승계인이 아니라 경북대학교로 보아야 한다는 주장이 있습니다. 언론매체에 실린 기사를 보고, 몇 가지 기본적 사항에 관한 코멘트를 하면 다음과 같습니다. 다만, 현재 미국특허소송 진행 중이라 섣부른 언급은 부적절하기도 하고, 한편으로는 미국법원에서 조만간 쟁점에 관한 판결을 할 수도 있으므로 조금만 기다리면 궁금증이 해소될 것입니다.

 

1.     각국의 특허등록 및 유효 여부는 그 나라의 법에 따라 개별적으로 판단한다는 속지주의 원칙이 적용됩니다. 따라서 미국 특허권의 소유관계는 미국법에 따라 결정됩니다.

2.     미국 특허법상 발명자는 발명의 소유권을 갖는다는 발명자주의 원칙이 적용됩니다. 발명자가 타인에게 그 소유권(title)을 양도해야 그 승계인이 비로소 발명에 대한 ownership을 취득합니다.

3.     미국법은 ownership 양도를 매우 엄격한 기준에서 인정하는 경향이 강합니다. 우리나라 법과 마찬가지로 명시적 양도 뿐만 아니라 묵시적 양도로 인정될 수 있습니다. 미국특허 판례법리가 중요하고, 발명자를 강하게 보호하는 경향상 묵시적 양도를 인정한 사례는 많지 않다고 생각합니다.   

4.     최근의 예를 들면, Taiwan IT 회사 연구원들이 완성된 발명에 대한 미국특허의 침해소송에서 사용자가 발명자로부터 발명에 관한 권리를 양도받았는지 여부가 쟁점인 CAFC 2018. 1. 11. 선고  Advanced Video Technologies LLC v. HTC Corp. (Fed. Cir. 2018) 판결 사례를 참고할 수 있습니다. 간략하게 소개하면 다음과 같습니다. 상세한 내용은 첨부한 판결문을 읽어 보기 바랍니다.

 

Taiwan 회사 Infochips 연구원 3명 공동발명자 그 중 2명은 명시적으로 양도증에 사인함, 나머지 1명은 양도증 사인 거절 + 양도증 사인 없는 상황에서 직무발명의 승계조항이 포함된 취업규정에 의한 발명의 양도(승계) 인정 여부가 쟁점

 

1.    회사취업규칙 중 권리양도 규정

(1)   "will assign" and "trust" provisions

“I agree that I will promptly make full written disclosure to the Company, will hold in trust for the sole right and benefit of the Company, and will assign to the Company all my right, title, and interest in and to any and all inventions, original works of authorship, developments, improvements or trade secrets which I may solely or jointly conceive or develop or reduce to practice, or cause to be conceived or developed or reduced to practice, during the period of time I am in the employ of the Company.”

 

(2)   "quitclaim" provision

“I hereby waive and quitclaim to the Company any and all claims, of any nature whatsoever, which I now or may hereafter have infringement [sic] of any patents, copyrights, or mask work rights resulting from any such application assigned hereunder to the Company.”

 

2.    미국법원 1심 판결 및 CAFC 판결 요지

 

장래 권리양도의 약속에 해당하고, 실제 권리양도 해당하지 않음. – 발명자로부터 사용자에게 발명에 관한 권리가 이전된 것으로 인정할 수 없음 - An employment agreement stating that the employee “will assign” all interest in any inventions is merely a promise to assign and does not in itself effect an assignment.

 

FinFET 미국 특허권의 소유권 Ownership 쟁점 관련 몇 가지 실무적 포인트

1.     특허권은 국가기관에 등록할 때 비로소 성립하는 창설적 권리입니다. 그 성질상 등록이 필요한 특허권의 성립이나 유·무효 또는 취소 등에 관한 것은 해당 국가의 법률에 근거한다는 속지주의 원칙에 따릅니다. 따라서 직무발명에 대한 각국의 특허출원, 등록 및 그 유효 여부는 해당 국가의 특허법에 따라 판단합니다.

 

2.     미국 특허법에서 발명자는 발명의 소유권을 갖는다는 발명자주의 원칙이 적용됩니다. 발명자가 사용자에게 그 소유권(title)을 양도해야만 그 승계인이 비로소 발명에 대한 ownership을 취득합니다. 미국인이 아닌 외국인이 미국이 아닌 다른 나라에서 완성한 발명을 미국 특허청에 출원하여 특허권을 획득하려는 경우 미국 특허법에 따라 발명자 또는 그 승계인만이 출원인이 될 수 있습니다.

 

3.     내국인이 국내에서 완성한 직무발명에 대한 각국에서 특허를 받을 권리를 사용자가 승계한지 여부는 국내법에 따라 판단합니다. 대법원 2015. 1. 15. 선고 20124763 판결: “직무발명에서 특허를 받을 권리의 귀속과 승계, 사용자의 통상실시권의 취득 및 종업원의 보상금청구권에 관한 사항은 사용자와 종업원 사이의 고용관계를 기초로 한 권리의무 관계에 해당한다. 직무발명에 대하여 각국에서 특허를 받을 권리는 하나의 고용관계에 기초하여 실질적으로 하나의 사회적 사실로 평가되는 동일한 발명으로부터 발생한 것이며, 당사자들의 이익보호 및 법적 안정성을 위하여 직무발명으로부터 비롯되는 법률관계에 대하여 고용관계 준거법 국가의 법률에 의한 통일적인 해석이 필요하다.”

 

4.     직무발명에 대한 각국에서 특허를 받을 권리는 하나의 단일 권리로 보면 구체적 사안에 대한 적용과 판단이 매우 어렵습니다. 각각 구분되는 줄기와 그들이 묶여 있는 다발을 상정하여, 복수의 국가에서 각각 특허를 받을 수 있는 권리, 즉 복수의 권리가 하나로 묶인 권리 다발로 보면 좋을 것입니다. 저작권과 유사하게 파악하는 것이 옳다고 생각합니다.

 

5.     사용자가 직무발명을 승계하여 국내 특허출원을 하였으나 우선권 주장기간 이내에 해외 출원을 진행하지 않았습니다. 그 후 직무발명자인 대학교수가 본인 명의로 미국 특허출원을 진행하여 등록한 것이 이번에 문제된 KAISTfinFET 미국특허입니다.

 

6.     대법원 20124763 판결에서 따르면, 직무발명에 대하여 다른 나라에서 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자가 승계한지 여부는 국내법이 적용됩니다. 사용자가 국내특허출원을 한 점과 특별한 계약을 따로 한 것이 없다는 점에 비추어 보면, 해당 직무발명에 대해 미국에서 특허를 받을 권리도 사용자가 승계한 것으로 보아야 할 것입니다.

 

7.     사용자는 직무발명을 승계한 다음 특허출원을 하지 않을 수도 있습니다. 사용자의 소위 출원유보 결정입니다. 다만, 출원유보 시 사용자는 직무발명자에게 출원 및 등록한 것과 동일하게 정당한 보상을 해야 합니다. 참조: 발명진흥법 제16(출원 유보시의 보상) 사용자등은 직무발명에 대한 권리를 승계한 후 출원하지 아니하거나 출원을 포기 또는 취하하는 경우에도 제15조에 따라 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 그 발명에 대한 보상액을 결정할 때에는 그 발명이 산업재산권으로 보호되었더라면 종업원등이 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려하여야 한다.

 

8.     FinFET 미국특허 분쟁사안에서 사용자인 대학은 직무발명에 대해 미국특허를 받을 권리를 승계하였다고 주장할 수도 있으나, 그렇게 되면 직무발명에 대한 미국특허의 출원유보 시 보상이라는 엄청난 RISK에 직면할 수도 있습니다. 미국 특허권자로 인정받지 않는 한 미국특허를 받을 권리의 승계자는 실익은 없고 Risk만 있을 뿐입니다.  

 

9.     미국 특허법은 ownership 승계를 매우 엄격한 기준에서 인정합니다. 우리나라 법과 마찬가지로 명시적 양도 뿐만 아니라 묵시적 양도 또한 인정될 수 있지만, 미국특허 판례는 발명자를 강하게 보호하는 경향으로 사용자에게 묵시적 승계를 인정한 사례는 많지 않습니다.

 

10.  FinFET 미국특허 사안에서 사용자가 우선권 주장기한 내에 미국특허 출원을 하지 않았고, 그 이후 발명자가 본인 명의로 미국 특허출원을 하여 등록한 점에 비추어 보면, 최초 직무발명자가 사용자 대학에게 특허를 받을 권리 다발(미국특허를 받을 권리까지 포함)을 양도한 사실은 있으나, 그 후 양도된 권리 다발 중에서 미국특허를 받을 권리를 행사하지 않고 포기함으로써 해당 권리 줄기가 직무발명자에게 다시 되돌아 갔다고 볼 수 있습니다.

 

11.  따라서 FinFET 미국특허의 소유권은 사용자 대학이 아니라 직무발명자에게 있는 것으로 보입니다. 설령 미국 특허출원, 심사, 등록에 관한 비용을 사용자인 대학에서 부담했다고 가정하더라도, 그와 같은 사실만으로 미국특허의 소유권이 대학에 있었다고 볼 수 있는 근거는 아니라고 생각합니다. 다른 대학에게 직무발명을 양도한 점, 국내출원을 그 다른 대학 명의로 한 점, 미국출원을 대학명의가 아닌 발명자 명의로 한 점 등에 비추어 볼 때, 미국출원 당시 재직 대학에게 직무발명에 대한 특허 받을 권리 중에서 미국특허를 받을 권리를 따로 구분하여 전직 대학에서 되돌려 받은 다음 재직 중 대학에 다시 양도한 것으로 보는 것은 무리한 해석일 것입니다.

작성일시 : 2019.04.18 10:49
Trackback 0 : Comment 0   댓글달기

 

사안의 개요

확인대상표장

상대방 등록상표

 

  

 

쟁점

- 권리 대 권리간의 적극적 권리범위확인심판에 해당되어 부적법한지 여부

 

판결요지

확인대상표장은 영문자 ‘Reviness’로 구성되어 있고, 피고의 등록상표는 확인대상표장과 동일한 형태의 영문자 ‘Reviness’와 이를 단순히 음역한 한글 리바이네스가 이단으로 병기되어 있는 사안에서, 확인대상표장은 피고의 등록상표 중 한글 음역 부분을 생략한 형태로 되어 있으나 한글 리바이네스의 결합으로 인하여 새로운 관념이 생겨나지 않고, 일반 수요자나 거래자에게 통상적으로 리바이네스로 동일하게 호칭될 것으로 보이므로, 거래통념상 피고의 등록상표와 동일성 있는 상표에 해당한다고 보고, 이 사건 심판은 권리 대 권리간의 적극적 권리범위확인심판에 해당되어 부적법하다.

 

판결이유

상표권의 권리범위확인심판은 등록된 상표를 중심으로 미등록상표인 확인대상표장이 적극적으로 등록상표의 권리범위에 속한다거나 소극적으로 이에 속하지 아니함을 확인하는 것이므로, 다른 사람의 등록상표인 확인대상표장에 관한 적극적 권리범위확인심판은 확인대상표장이 심판청구인의 등록상표와 동일 또는 유사하다고 하더라도 등록무효절차 이외에서 등록된 권리의 효력을 부인하는 결과가 되어 부적법하다(대법원 1992. 10. 27. 선고 92605 판결, 대법원 2014. 3. 27. 선고 20132316 판결 등 참조).

 

이때 등록상표인 확인대상표장에는 등록된 상표와 동일한 상표는 물론 거래의 통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형된 경우도 포함된다. 확인대상표장이 영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표에서 영문자 부분과 한글 음역 부분 중 어느 한 부분을 생략한 형태로 되어 있다고 하더라도, 그 영문 단어 자체의 의미로부터 인식되는 관념 외에 한글의 결합으로 인하여 새로운 관념이 생겨나지 않고, 일반 수요자나 거래자에게 통상적으로 등록상표 그 자체와 동일하게 호칭될 것으로 보이는 한 이는 등록상표와 동일성이 인정되는 상표라고 할 것이다.

 

첨부: 대법원 2019. 4. 3. 선고 201811698 판결

 

KASAN_[상표분쟁] 권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판 - 부적법 대법원 2019. 4. 3. 선고 2018

대법원 2019. 4. 3. 선고 2018후11698 판결.pdf

 

[질문 또는 상담신청 입력하기]

 

 

작성일시 : 2019.04.08 15:00
Trackback 0 : Comment 0   댓글달기

 

특허발명의 요지 3특허

 

특허법원 판결요지

 

법리 - 복수 주체가 각 일부 구성만을 실시하지만 그 전체적으로 특허침해행위에 해당하는 경우 각 주체의 특허침해책임 인정여부 판단기준

 

특허발명의 청구항을 복수의 구성요소로 구성한 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상을 보호하는 것이지 각 구성요소를 독립하여 보호하는 것은 아니어서, 특허발명과 대비되는 발명이 특허발명의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 없는 경우에는 원칙적으로 그에 대비되는 발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 않으므로, 원칙적으로 단일 주체가 모든 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 특허발명을 실시하여야 그 특허발명에 관한 특허권을 침해한 것이 되고, 단일 주체가 필수적 구성요소들 중 일부만을 갖추고 나머지 구성요소를 갖추지 아니한 경우에는 다른 주체가 결여된 나머지 구성요소를 갖춘 경우라고 하더라도 양 주체 모두의 행위가 당해 특허발명에 대한 침해로 인정되지 아니한다.

 

그러나 복수의 주체가 단일한 특허발명의 일부 구성요소를 각각 분담하여 실시하는 경우라고 하더라도 복수의 주체가 각각 다른 주체의 실시행위를 인식하고 이를 이용할 의사, 즉 서로 다른 주체의 실시행위를 이용하여 공동으로 특허발명을 실시할 의사를 가지고, 전체 구성요소의 전부 또는 일부를 함께 또는 서로 나누어서 유기적인 관계에서 특허발명의 전체 구성요소를 실시하는 경우에 해당한다면, 이들 복수 주체를 전체적으로 하나의 주체로 보아 복수 주체가 실시한 구성요소 전부를 기준으로 당해 특허발명을 침해하였는지 여부를 판단하여야 할 것이고, 복수 주체 중 어느 한 단일 주체가 다른 주체의 실시를 지배관리하고 그 다른 주체의 실시로 인하여 영업상의 이익을 얻는 경우에는 다른 주체의 실시를 지배관리하면서 영업상 이익을 얻는 어느 한 단일 주체가 단독으로 특허침해를 한 것으로 봄이 타당하다.

 

구체적 사안의 판단

피고 A은 위 피고 실시제품의 제작을 피고 B에게 의뢰하였고, 피고 B로부터 위 각 제품을 납품받아 자신의 지배하에 있는 피고 C 또는 그 직원들, 형제들의 개인 명의를 이용하여 병원에 직접 납품하거나 싱가포르의 를 경유하여 병원에 수출하는 방법으로 납품하였음을 알 수 있는바,

 

피고 A은 피고 실시제품의 생산에 관여함으로써 피고 C의 대표자로서 뿐만 아니라 그 범위를 넘어서 개인적인 지위에서도 위 각 제품의 생산에 관여하였다고 봄이 상당하다.

 

또한, 피고 B는 당초 의료용 실 제조업체인 주식회사 를 운영하던 자임에도 피고 A과 함께 피고 실시제품을 납품할 목적으로 자신의 배우자를 대표로 하여 새로운 업체를 설립하였고, 위 각 제품의 생산을 위하여 여러 생산업자들을 물색하여 그 제작을 의뢰하였으며, 그들로부터 제품을 납품받아 피고 C에 그 업체명의로 납품하였음을 알 수 있는바,

 

피고 B는 피고 A과 공동의 의사 아래 유기적으로 분담하여 위 각 제품의 생산에 관여하였다고 할 것이다.

 

따라서 피고 A, B는 원고의 제3특허를 침해하였는지 여부를 판단함에 있어 각각 하나의 주체로 봄이 타당하다.

 

첨부: 특허법원 2019. 2. 19. 선고 20181220 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 의료기기 특허침해소송 – 복수의 주체가 특허발명의 구성 중 일부만 실시하지만 전체적으로 특허

특허법원 2019. 2. 19. 선고 2018나1220 판결 .pdf

 

[질문 또는 상담신청 입력하기]

 

 

작성일시 : 2019.03.29 17:00
Trackback 0 : Comment 0   댓글달기

 

특허권자의 주장요지 확인대상발명의 특정 불충분

 

특허법리 확인대상발명의 특정

권리범위확인심판은 권리의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것이어서 특허권 권리범위확인심판 청구의 심판대상은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명이라고 할 것이고(대법원 1991. 3. 27. 선고 90373 판결 등 참조), 소극적 권리범위확인심판에서는 심판청구인이 현실적으로 실시하는 기술이 심판청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명과 다르다고 하더라도 심판의 대상은 심판청구인이 특정한 확인대상발명을 기준으로 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다(대법원 2010. 8. 19. 선고 20072735 판결 등 참조).

 

확인대상발명의 실시가능성과 특정 여부

 

수치범위를 포함한 확인대상발명의 특정 여부

 

참고: 특허법원 2019. 2. 15. 선고 20181820 판결

 

KASAN_[의약특허분쟁] 소극적 권리범위확인심판 – 확인대상발명의 특정 여부 판단 특허법원 2019. 2. 15.

특허법원 2019. 2. 15. 선고 2018허1820 판결 .pdf

[질문 또는 상담신청 입력하기]

 

 

작성일시 : 2019.03.11 14:32
Trackback 0 : Comment 0   댓글달기

 

 

사안의 개요 및 쟁점

(1)   특허발명 방법발명

(2)   특허발명 실시회사 특허권자로부터 통상실시권 획득

(3)   통상실시권자의 요청으로 특허발명의 전용품 마찰교반용접기를 제작하여 통상실시권자에게 납품한 행위

(4)   쟁점 - 특허권의 간접침해 해당여부

 

법원 판단 간접침해 해당하지 않음

 

대법원 판결요지

 

특허법 제127조 제2호는 특허가 방법의 발명인 경우 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산양도대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다고 규정하고 있다. 이러한 간접침해 제도는 어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 것이다(대법원 2015. 7. 23. 선고 201442110 판결 등 참조).

 

방법의 발명(이하방법발명이라고 한다)에 관한 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 제3자에게 그 방법의 실시에만 사용하는 물건(이하전용품이라고 한다)의 제작을 의뢰하여 그로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시하는 경우에 있어서

 

그러한 3자의 전용품 생산양도 등의 행위를 특허권의 간접침해로 인정하면, 실시권자의 실시권에 부당한 제약을 가하게 되고, 특허권이 부당하게 확장되는 결과를 초래한다.

 

또한, 특허권자는 실시권을 설정할 때 제3자로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시할 것까지 예상하여 실시료를 책정하는 등의 방법으로 당해 특허권의 가치에 상응하는 이윤을 회수할 수 있으므로, 실시권자가 제3자로부터 전용품을 공급받는다고 하여 특허권자의 독점적 이익이 새롭게 침해된다고 보기도 어렵다.

 

따라서 방법발명에 관한 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 제3자에게 전용품의 제작을 의뢰하여 그로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시하는 경우에 있어서 그러한 제3자의 전용품 생산, 양도 등의 행위는 특허권의 간접침해에 해당한다고 볼 수 없다.

 

첨부: 대법원 2019. 2. 28. 선고 2017290095 판결

대법원 2019. 2. 28. 선고 2017다290095 판결.pdf

KASAN_[특허침해분쟁] 방법발명 특허권의 통상실시권자의 요청으로 제3자가 특허발명의 전용제품을 제작하여 통상실시

[질문 또는 상담신청 입력하기]

 

 

작성일시 : 2019.03.06 13:12
Trackback 0 : Comment 0   댓글달기

 

 

신설 제126조의2(구체적 행위태양 제시 의무)특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 부인하는 당사자는 자기의 구체적 행위태양을 제시하여야 한다.

 

② 법원은 당사자가 제1항에도 불구하고 자기의 구체적 행위태양을 제시할 수 없는 정당한 이유가 있다고 주장하는 경우에는 그 주장의 당부를 판단하기 위하여 그 당사자에게 자료의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 자료의 소지자가 그 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 있으면 그러하지 아니하다.

 

③ 제2항에 따른 자료제출명령에 관하여는 제132조제2항 및 제3항을 준용한다. 이 경우 제132조제3항 중침해의 증명 또는 손해액의 산정에 반드시 필요한 때구체적 행위태양을 제시할 수 없는 정당한 이유의 유무 판단에 반드시 필요한 때로 한다.

 

④ 당사자가 정당한 이유 없이 자기의 구체적 행위태양을 제시하지 않는 경우에는 법원은 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 진실한 것으로 인정할 수 있다.

 

신법 적용 범위: 부칙 제3(구체적 행위태양 제시의무에 관한 적용례) 126조의2(구체적 행위태양 제시의무)의 개정규정은 이 법 시행 (2019. 7. 9.) 후 최초로 청구되는 특허권 및 전용실시권 침해소송부터 적용한다.

 

신설 제128(손해배상청구권 등) 8항 및 제9법원은 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 제1항에도 불구하고 제2항부터 제7항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다.

 

⑨ 제8항에 따른 배상액을 판단할 때에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

 1. 침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부

 2. 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도

 3. 침해행위로 인하여 특허권자 및 전용실시권자가 입은 피해규모

 4. 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익

 5. 침해행위의 기간·횟수 등

 6. 침해행위에 따른 벌금

 7. 침해행위를 한 자의 재산상태

 8. 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도

 

신법 적용 범위: 부칙 제4(손해배상청구권에 관한 적용례) 128조 제8항 및 제9항의 개정규정(징벌적 손해배상)은 이 법 시행 (2019. 7. 9.) 후 최초로 위반행위가 발생한 경우부터 적용한다.

 

KASAN_[개정특허법] 2019. 7. 9. 시행 예정 특허법 개정 내용 – 특허침해 혐의 피고에게 자신의 구체적

 

[질문 또는 상담신청 입력하기]

 

 

작성일시 : 2019.03.05 08:56
Trackback 0 : Comment 0   댓글달기

 

대법원 판결요지

구 특허법(2013. 3. 22. 법률 제11654호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 133조 제1항 전문은 이해관계인 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다.”라고 규정하고 있다.

 

여기서 말하는 이해관계인이란 당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 법률상 어떠한 불이익을 받거나 받을 우려가 있어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 사람을 말하고, 이에는 당해 특허발명과 같은 종류의 물품을 제조·판매하거나 제조·판매할 사람도 포함된다.

 

이러한 법리에 의하면 특별한 사정이 없는 한 특허권의 실시권자가 특허권자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 없다는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계가 소멸되었다고 볼 수 없다.

 

그 이유는 다음과 같다.

특허권의 실시권자에게는 실시료 지급이나 실시 범위 등 여러 제한 사항이 부가되는 것이 일반적이므로, 실시권자는 무효심판을 통해 특허에 대한 무효심결을 받음으로써 이러한 제약에서 벗어날 수 있다.

 

그리고 특허에 무효사유가 존재하더라도 그에 대한 무효심결이 확정되기까지는 그 특허권은 유효하게 존속하고 함부로 그 존재를 부정할 수 없으며, 무효심판을 청구하더라도 무효심결이 확정되기까지는 상당한 시간과 비용이 소요된다.

 

이러한 이유로 특허권에 대한 실시권을 설정받지 않고 실시하고 싶은 사람이라도 우선 특허권자로부터 실시권을 설정받아 특허발명을 실시하고 그 무효 여부에 대한 다툼을 추후로 미루어 둘 수 있으므로, 실시권을 설정받았다는 이유로 특허의 무효 여부를 다투지 않겠다는 의사를 표시하였다고 단정할 수도 없다.

 

이와 달리 실시권자라는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당하지 않는다는 취지로 판시한 대법원 1977. 3. 22. 선고 767 판결, 대법원 1983. 12. 27. 선고 8258 판결을 비롯한 같은 취지의 판결들은 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 이를 모두 변경하기로 한다.

 

첨부: 대법원 2019. 2. 21. 선고 20172819 전원합의체 판결

 

KASAN_[특허분쟁] Licensee 실시권자가 Licensor 특허권자를 상대로 License 대상 특허권에 대

대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결.pdf

 

[질문 또는 상담신청 입력하기]

 

 

작성일시 : 2019.02.22 09:16
Trackback 0 : Comment 0   댓글달기

 

 

 

첨부: 보도자료_대법원 2019. 2. 21. 선고 20172819 전원합의체 판결

대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결 .pdf

KASAN_[특허분쟁] Licensee 실시권자가 Licensor 특허권자를 상대로 License 대상 특허권에 대

 

[질문 또는 상담신청 입력하기]

 

 

작성일시 : 2019.02.21 18:00
Trackback 0 : Comment 0   댓글달기

 

 

 

KASAN_[쌍방대리쟁점] 특허무효심판 청구인의 대리인 변리사가 피청구인의 별개 사건 특허출원 건을 대리하는 경우

 

 

[질문 또는 상담신청 입력하기]

 

 

작성일시 : 2019.02.21 17:00
Trackback 0 : Comment 0   댓글달기

 

 

 

특허법원 판결요지

특허발명의 최초 명세서의 청구항 제3항과 발명의 상세한 설명에는용해도: 물과 알칼리에 거의 녹지 않으며, 알콜에 매우 조금 녹으며, 에테르와 아세톤에 불용성이라고 기재되어 있었으나, 피고는 이 사건 특허발명 출원 과정에서 심사관의 의견제출통지서에 기재된 거절이유를 극복하기 위해거의 녹지 않으며매우 조금 녹으며난용성으로 보정하였다.

 

특허의 청구범위와 발명의 상세한 설명에 사용된 용어를 반드시 업계의 행정 준칙에서 정한 용어의 정의에 따라 기재하여야만 하는 것은 아니고, 특허출원인은 스스로 사전편찬자(his own lexicographer)가 되어 새로운 의미를 나타내는 용어를 정의하고 사용할 수 있다고 할 것이다.

 

이 사건에서 피고는 최초 명세서에 기재된거의 녹지 않으며매우 조금 녹으며의 의미를 벗어나지 않는 대응되는 기재로난용성이라는 용어를 선택하여 사용한 것으로 보이고, ‘난용성이라는 용어 자체에 위 당초 기재에 포함되어 있지 않은 별다른 기술적 사항이 추가되었다고 보이지 않는다. 따라서 이러한 보정이 구 특허법 제47조 제2항 규정을 위반하여 신규사항을 추가한 것이라고 보기 어렵다.

 

그런데 3항 발명의 청구범위에는난용성의 구체적인 의미나 범위에 관한 기재는 없고, 구 대한약전, 일반 화학 교과서와 두산백과 등의 관련 문헌이나 자료를 참고하는 통상의 기술자는 보통 용매 1L 10g에서 1g 녹는 용질은녹기 어렵다, 1g에서 0.1g 녹는 용질의 경우매우 녹기 어렵다로 파악하고, 이 두 가지 경우를 통칭하여난용성으로 인식할 것으로 보이는 반면, 용매 1L 0.1g 보다 적게 녹는 용질은거의 녹지 않는다로 파악하고불용성으로 인식하게 될 것으로 보인다.

 

그러나 피고는 특허출원의 최초 명세서에 기재된 거의 녹지 않으며매우 조금 녹으며의 기재를 모두난용성이라는 동일한 용어를 선택하여 보정하였는데 그럼에도 명세서에는난용성의 의미에 관하여 정의한 기재가 없을 뿐만 아니라, 오히려 피고는 답변서에서이 사건 특허명세서의 용해도 관련 용어는 구 대한약전에서 정의한 용해도에 관한 용어와는 무관하고, 구체적으로 보정 전 알콜에 대한 용해도를 나타내는매우 조금 녹으며라는 기재는 구 대한약전 통칙 제29항에서 규정하고 있는 용해도에 관한 용어가 아니다.”라고 주장하고 있으며, 나아가 위 용해도 관련 기재가 제3항 발명의 DNA 단편 혼합물에 공통으로 내재된 특성을 단순히 표현하고 있다고 볼만한 특별한 사정도 없다.

 

따라서 3항 발명의 청구범위 중난용성기재 부분은 제3항 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 기재에 해당한다.

 

또한 제3항 발명의 청구범위에 기재된분자식 평균은 그 분자식의 내용과 분자량의 크기에 비추어 볼 때실험식 평균의 의미를 가지고 있음에도분자식 평균이라는 용어로 사용된 것으로 보인다. 따라서 제3항 발명 중분자식 평균: C9.83H12.33N3.72O6.01PNa’ 기재 부분은 이 사건 제3항 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 기재에 해당한다.

 

첨부: 특허법원 2019. 1. 25. 선고 20182915 판결

특허법원 2019. 1. 25. 선고 2018허2915 판결 .pdf

KASAN_[의약특허분쟁] PDRN 특허 무효 판결 특허법원 2019. 1. 25. 선고 2018허2915 판결.p

 

[질문 또는 상담신청 입력하기]

 

 

작성일시 : 2019.02.21 14:00
Trackback 0 : Comment 0   댓글달기

 

 

선행발명 1 2002. 9. 11. 일본 특허출원 특원 2002-266012호로 출원된 것으로서, 선행발명 4의 제1우선출원발명에 해당하고, 선행발명 4의 표지에는 위 출원번호(특원2002-266012)가 기재되어 있다. 선행발명 1 자체가 우선일 당시 WIPO 웹사이트에 게시되지 않았던 사실은 당사자 사이에 다툼이 없다.

 

살피건대, 다음과 같은 사정에 비추어 볼 때, 선행발명 1은 우선일 당시 공지, 반포된 간행물에 게재, 전기통신회선을 통해 공중이 이용가능하게 되었다고 볼 수 없다.

 

선행발명 1은 일본에 출원된 발명에 불과하고, 또한 WIPO 웹사이트에 게시되었거나 업로드된 사실이 없다. ② 원고의 주장에 의하더라도, 선행발명 1은 선행발명 4가 공지된 시점인 2003. 5. 15.경에 되어서야 선행발명 4에 기재된 선행발명 1의 출원번호를 확인한 후 WIPO 사무국에 우선권 주장서류인 선행발명 1을 우편이나 팩스 등으로 받아볼 수 있다는 것이다.

 

가사 원고의 주장이 사실이라고 하더라도 선행발명 4가 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여져 있었다는 사실만으로는 그 무렵 출원번호만이 기재된 선행발명 1 자체가 불특정 다수인이 인식가능한 상태에 있었다고 단정하기 어렵다. , 선행발명 4를 통하여 WIPO 사무국에 대한 요청 등의 절차를 거친 후 선행발명 1이 국내에 반입될 수 있었다는 상태만으로 곧바로 선행발명 1이 불특정 다수인이 인식가능한 상태에 있었다고는 볼 수 없다.

 

선행발명 1을 국내에서 컴퓨터 화면 등을 통해 전자문서 형태로 언제든지 열람할 수 있거나 선행발명 1이 실제 국내에 반입되어 열람할 수 있는 상태에 놓여야 선행발명 1의 국내 열람 가능성을 인정할 수 있다. 즉 컴퓨터 화면을 통하여 볼 수 있는 전자문서로 존재하든지 아니면 종이문서로 존재하든지 간에 선행발명이 현실적으로 국내에서 열람할 수 있는 상태에 놓여 있어야 해당문서의 국내 열람 가능성을 인정할 수 있다. 그런데 선행발명 1이 실제로 국내에 반입되었거나 WIPO 웹사이트 외 다른 웹사이트에 게시되었음을 인정할 아무런 자료가 없는 이상 선행발명 1이 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 있었다고 볼 수 없다.

 

선행발명 1은 우선권 주장서류이므로 취지상 파리조약에 따른 우선권이 발생하였다는 것을 증명하기 위한 목적으로 제출된 것이지 공개를 목적으로 작성되어 제출된 서류로 볼 수 없으므로간행물이라고 보기 어렵다.

 

선행발명 1은 특허발명의 우선일 전에 인터넷에 게시되거나 업로드된 기록이 없는 이상 우편이나 팩스를 통하여 선행발명 1을 받아 볼 수 있었다는 사정만으로는 선행발명 1이 전기통신회선을 통해 공중이 이용가능하게 된 발명이라고 보기 어렵고, 원고 주장과 같이 선행발명 4에 기재된 선행발명 1의 출원번호를 확인한 후 WIPO 사무국에 우선권 주장서류인 선행발명 1이메일로 받을 수 있었다고 하더라도 이를 전기통신회선을 통해 공중이 이용가능하게 된 발명이라고 보기도 어렵다(원고가 제출한 증거만으로는 당시 위 절차를 걸쳐서 이메일을 받을 수 있었다는 사실을 인정하기에도 부족하다).

 

첨부: 특허법원 2019. 1. 31. 선고 20173492 판결

특허법원 2019. 1. 31. 선고 2017허3492 판결.pdf

KASAN_[공지기술쟁점] 우선권 주장근거 출원발명의 공지여부, 발간된 적은 없으나 WIPO에 요청하여 입수할 수

[질문 또는 상담신청 입력하기]

 

 

작성일시 : 2019.02.21 12:00
Trackback 0 : Comment 0   댓글달기

 

 

의약용도발명에서는 특정 물질과 그것이 가지고 있는 의약용도가 발명을 구성하는 것이다.

 

약리기전은 특정 물질에 불가분적으로 내재된 속성으로서 특정 물질과 의약용도와의 결합을 도출해내는 계기에 불과하다.

 

따라서 의약용도발명의 특허청구범위에 기재되어 있는 약리기전은 특정 물질이 가지고 있는 의약용도를 특정하는 한도 내에서만 발명의 구성요소로서 의미를 가질 뿐 약리기전 자체가 특허청구범위를 한정하는 구성요소라고 보아서는 안 된다(대법원 2014. 5. 16. 선고 20123664 판결, 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012238,245 판결 등 참조).

 

이 사건 제1항 정정발명에서각막 상피의 신장을 촉진하는 것약리기전에 해당하는 것으로 봄이 타당하고, 따라서각막 상피의 신장을 촉진하는 것에 의한이라는 기재는 이 사건 제1항 정정발명의 의약용도인각막 궤양, 각막 상피박리, 각막염 또는 안구 건조증 치료제를 특정하는 한도 내에서만 발명의 구성요소로서 의미를 가질 뿐 그 자체가 특허청구범위를 한정하는 구성요소에 해당한다고 볼 수 없다.

 

각막 상피의 신장을 촉진하는 것은 화학식 I로 표시되는 화합물 또는 이의 염류인 P2Y 수용체 작용물질의 분자가 어떻게각막 궤양, 각막 상피박리, 각막염 또는 안구 건조증에 대해 치료 효과를 나타내는지에 관한 과정을 표현하는 기재에 해당하고, 의약용도인안구건조증 등의 치료를 위한 수단에 해당한다. 그렇다면 선행발명 1은 발명의 용도가안구건조증의 치료임을 명시적으로 밝히고 있으므로 제1항 정정발명의 유효성분과 의약용도는 선행발명 1에 의해 공지된 것이어서 그 신규성이 부정된다.

 

2항 정정발명은 제1항 정정발명의 의약용도인각막궤양, 각막 상피 박리, 각막염 또는 안구 건조증중에서도천연화된 각막 상피의 결손을 동반하는 것인으로 의약용도의 범위를 더욱 한정하고 있다. 그런데 제1항 정정발명과 비교하여 동일한 유효성분 물질이 제2항 발명에서 한정된 바와 같은천연화된 각막 상피의 결손이 동반되는 안구건조증 등의 치료 용도에 사용되는 경우에 그 효과가 이질적이거나 현저하다고 볼만한 아무런 기재나 데이터 등의 자료가 없으므로, 2항 정정발명이 제1항 정정발명의 경우와 비교하여 실질적인 차이가 있다고 보기도 어렵다. 따라서 선행발명 1에 의해 이 역시 치료용도가 개시된 것으로 볼 수 있으므로 마찬가지로 그 신규성이 부정된다.

 

첨부: 특허법원 2019. 2. 1. 선고 20182335 판결

특허법원 2019. 2. 1. 선고 2018허2335 판결 .pdf

KASAN_[의약특허분쟁] 약리기전 자체만으로는 의약용도발명의 용도를 한정하는 구성요소에 해당되지 않음 특허법원 2

 

[질문 또는 상담신청 입력하기]

 

 

작성일시 : 2019.02.21 10:41
Trackback 0 : Comment 0   댓글달기

 

 

파라미터발명 법리논리적 판단 단계 및 수치한정 발명과 구별

 

 

특허발명 파라미터 특정 vs 선행발명 - 파라미터 없음

 

 

심사관 거절결정, 심판원 청구기각 심결

원고 출원인의 주장요지

 

특허법원 판결 청구기각, 파라미터발명 진보성 부정

파라미터가 선행발명에 의하여 공지된 물건의 특성이나 성질을 표현방식만 바꾸어 표시한 경우 그 파라미터 발명은 선행발명과 실질적으로 동일·유사하여 신규성 및 진보성이 부정된다.

 

파라미터가 공지된 발명과는 상이한 과제를 해결하기 위한 기술수단으로서의 의의를 갖고 파라미터와 이질적인 효과 등 특유한 효과 사이에 인과관계가 있다는 것이 명세서에 구체적으로 기재되어 있거나 통상의 기술자가 명세서의 기재로부터 기술수단으로서의 의의 및 인과관계를 추론할 수 있다면 진보성이 부정되지 않을 수 있다.

 

한편 파라미터의 기술적 의의가 인정되지 않더라도 출원발명이 수치한정발명에도 해당한다면 수치한정발명의 법리에 따라 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 있다면 진보성이 부정되지 않는다.

 

구체적 판단

출원발명의직경 5mm의 임의의 코팅 부분에서 40% 이하의 코팅 두께 변화부분은 선행발명 1에 나타나지 않은 새로운 파라미터에 해당하고, 명세서 기재를 종합하면 그 기술적 과제는 코팅 표면에 마그네슘 실리사이드 입자의 형성을 억제하고 그에 따라 얼룩진 표면으로 나타나는 모틀링 위험을 감소시킨다는 기술적 과제를 해결하기 위한 것임을 알 수 있다.

 

그런데 코팅의 외관 결함 개선은 출원발명 및 선행발명 1과 기술분야가 동일한 선행발명 3에서도 직접적으로 인식된 과제이자 해당 기술분야의 기본적 과제이고, 출원발명은 최종 제품이 일정 거리에서 일정 범위 내 두께 편차라는 특성을 갖도록 하는 과정에 대한 것일 뿐 구체적으로 어떠한 방법을 통해 이러한 특성을 보유하는 제품을 생산하는 것인지에 대해서는 침묵하게 있어 실질적 수단을 제시하고 있지 못하다. 또한 통상의 기술자가 명세서 기재로부터 출원발명의 파라미터와 마그네슘 실리사이드 입자 분포 달성 및 모틀링 감소라는 효과 사이에 인과관계가 있음을 알 수도 없을 것이다.

 

한편 수치한정발명으로 본다 하더라도, 코팅 두께를 30μm 이하로 하는 것이나 직경 5mm의 임의의 코팅 부분에서 40% 이하의 코팅 두께 변화를 갖도록 하는 것은 모두 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도에 불과하다.

 

따라서 출원발명의 청구항 1은 선행발명 1에 선행발명 3을 결합하여 쉽게 발명할 수 있고, 그 진보성이 부정되어야 한다.

 

첨부: 특허법원 2019. 1. 25. 선고 20173720 판결

특허법원 2019. 1. 25. 선고 2017허3720 판결 .pdf

KASAN_[파라미터발명] 새로운 파라미터로 특정된 발명의 진보성 판단 특허법원 2019. 1. 25. 선고 201

 

[질문 또는 상담신청 입력하기]

 

 

 

작성일시 : 2019.02.21 08:17
Trackback 0 : Comment 0   댓글달기

 

 

소극적 권리범위확인심판은 본질적 문제로 인해 실무상 해결하기 어려운 난제가 많습니다. 확인의 이익 인정여부, 확인대상발명의 특정 한계, 확인대상발명의 보정허용 범위 등도 난제에 해당합니다. 확인대상발명의 보정에 대해 특허심판원에서 적법하다고 인정한 것은 특허법원에서 위법하다고 판단한 사례입니다. 실무적으로 별 의미를 찾기 어렵습니다. 왜냐하면 심결취소 판결에 따라 심결이 취소되면 그 다음에 심판청구인은 보정내용의 확인대상발명으로 다시 소극적 권리범위확인심판을 청구하는데 아무런 장애가 없기 때문입니다. 승소한 원고 특허권자에게 어떤 이익이 있는지 의문입니다. 법리적으로 정당한 판결인데도 결국 심판비용과 시간을 낭비하는 무용한 절차 반복을 강요하는 듯한 이상한 상황을 초래합니다.

 

확인대상발명의 보정 내용

 

확인대상발명의 보정 범위에 관한 법리

 

 

특허심판원 - 확인대상발명의 보정 인정 및 심판청구 인용 심결

특허법원 요지변경 보정, 심결취소 판결

 

판결이유 요지변경 보정으로 부적법함

2016. 11. 21.자 확인대상발명에 대하여 2017. 7. 13. 보정된 확인대상발명은 ‘0.1N-KMnO4 열산화환원 적정법으로 측정이 가능한 킬레이트제를 0.0~0.03w/v% 사용하며(보정사항 3)’을 추가하였다. 이는 새롭게 부가한 것에 해당할 뿐, 보정 전에 기재된 구성에 대하여 불명확한 부분을 구체화한 것이라고 볼 수 없다.

 

다음과 같은 이유로 보정사항 3은 처음부터 당연히 있어야 할 구성 부분을 부가한 것이라 할 수 없다. ① 먼저, 킬레이트제의 함량에 대한 적정법의 부가에 관하여 본다. 보정사항 3 중 킬레이트제의 측정 방법은 ‘0.1N-KMnO4 열산화환원 적정법으로 기재되어 있다. 특허명세서의 기재에 의하면, ‘0.1N-KMnO4 열산화환원 적정법은 킬레이트제가 상온에서는 과망간산칼륨(0.1N-KMnO₄)에 의하여 산화되지 않아 그 소비량이 없고, 열에 의한 높은 온도에서 산화되어 그 소비량을 측정할 수 있는 원리를 이용하여 그 함량이 적정함을 알 수 있다. 따라서 킬레이트제를 측정할 때 한편으로는 시료를 상온 조건에서 측정하고, 다른 한편으로는끓인 후에 황산(H₂SO₄)을 넣고 열에 의한 높은 온도 조건에서 과망간산칼륨(0.1N-KMnO₄) 시약으로 측정함을 알 수 있다.

 

한편 화학분야의 교과서인 분석화학에는 과망간산칼륨(0.1N-KMnO₄)을 표준용액으로 하여 환원성 물질을 적정하는데, 이때 황산(H₂SO)을 첨가하여 적정함을 알 수 있고, 주의 사항으로는 적정법을 적용함에 있어 황산(H₂SO₄)과 과망간산칼륨(0.1N-KMnO₄)은 적정 온도가 낮으면 반응이 진행되지 않아 반응의 종말점을 알 수 없으므로 온도를 80℃ 정도로 유지하여야 함이 기재되어 있다.

 

그렇다면 이 사건 특허명세서에 기재된끓인 후의 의미는 끓여서 높은 열이 있는 높은 온도의 상태, 적어도 킬레이트제의 함량을 측정하기에 충분한 상태의 높은 온도로 봄이 타당하다.

 

따라서 보정사항 3 ‘0.1N-KMnO4 열산화환원 적정법은 제1항 발명의 ‘0.1N-KMnO4 열산화환원 적정법과 동일한 것이다.

 

다음으로 측정된 킬레이트제의 함량에 관하여 본다. 2017. 7. 13.자 확인대상발명의 포스폰산 금속 킬레이트제는 모두 킬레이트제로 작용하는 것으로 중성세정제 전체 중 20~40중량%를 포함하는 반면, 2017. 7. 13.자 확인대상발명의 킬레이트 측정값은 '0w/v%'을 포함하는 것으로 기재되어 있고 이는 킬레이트제가 존재하지 않는 것을 의미한다.

 

따라서 2017. 7. 13.자 확인대상발명은 중성세정제 중에 20~40중량%를 포함하는 킬레이트제가 존재한다는 부분과 킬레이트제가 존재하지 않는다는 부분을 모두 포함하고 있어 서로 모순된다.

 

2016. 11. 21.자 확인대상발명으로부터 킬레이트제 함량이 0w/v%'을 포함하여 ‘0~0.03중량w/v%’로 적정되고 부가되는 것은 통상의 기술자에게 예측할 수 없는 구성의 추가에 해당한다. 그렇다면, 보정사항 3 중 킬레이트제 함량인 ‘0~0.03중량w/v%’의 부가는 2016. 11. 21.자 확인대상발명에 처음부터 당연히 있어야 할 구성으로 보기 어렵다.

 

첨부: 특허법원 2019. 1. 25. 선고 20181202 판결

특허법원 2019. 1. 25. 선고 2018허1202 판결 .pdf

KASAN_[보정범위쟁점] 소극적 권리범위확인심판 – 확인대상발명의 보정 범위 특허법원 2019. 1. 25. 선고

 

[질문 또는 상담신청 입력하기]

 

 

 

 

작성일시 : 2019.02.20 14:55
Trackback 0 : Comment 0   댓글달기

 

 

특허발명과 확인대상발명의 구성 대비

 

 

 

균등침해 성립요건 법리

확인대상발명, 침해제품 등에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, (1) 특허발명과 과제 해결원리가