선택발명의 진보성 판단기준

 

선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 하고, 이때 선택발명의 발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하여야 하며, 위와 같은 효과가 명확히 기재되어 있다고 하기 위해서는 선택발명의 발명의 상세한 설명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나, 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 한다(대법원 2009. 10. 15. 선고 2008736, 743 판결 등 참조).

 

다만 그 효과의 현저함을 구체적으로 확인할 수 있는 비교실험자료까지 기재하여야 하는 것은 아니며 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 출원일 이후에 출원인이 구체적인 비교실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 그 효과를 구체적으로 주장·증명하면 된다(대법원 2003. 4. 25. 선고 20012740 판결 등 참조).

 

특허법원의 구체적 사안에 대한 판단 진보성 불인정, 특허무효

 

이 사건 정정발명의 효과는 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 것이라고 볼 수 없으므로 선행발명에 의하여 진보성이 부정된다.

 

특허발명이 선행발명과 질적으로 다른 효과를 가지는지 여부 판단 시 고려할 효과 범위

 

실시예 1 내지 3은 화학식 (I)에 의한 페난트렌 유도체를 정공 수송층에 사용하였을 때 OLED의 수명 및 외부 양자 효율에 대한 결과만이 기재되어 있을 뿐이고 높은 유리 전이 온도, 높은 산화안정성, 양호한 가용성, 낮은 결정성 및 높은 열 안정성을 가진다는 점에 대해서는 이 사건 정정발명의 명세서에는 아무런 구체적 또는 정량적 기재가 없으므로, 결국 OLED의 수명 및 외부 양자 효율만이 이 사건 발명의 진보성 판단에 고려될 수 있다.

 

특허발명이 선행발명과 양적으로 현저한 효과를 가지는지 여부 판단

 

원고가 이 사건 제1항 정정발명의 모든 화합물이 외부 양자 효율 또는 수명에 있어서 양적으 추가로 제출한 비교실험자료를 살펴보더라도 로 현저한 효과를 갖는 것이라고는 보기 어렵다.

 

특허발명의 효과 뿐만 아니라 구성의 곤란성 고려하여 진보성 판단

 

특허권자 주장요지 - 이 사건 제1항의 정정발명이 선행발명 1의 선택발명이거나 선행발명 2의 선택발명이라고 하더라도, 그 진보성 판단에 있어서 구성의 곤란성도 고려되어야 하는데, 선행발명 1 또는 2의 화합물에서 페난트렌의 1, 4번 위치에 주목하고 있지도 않고 페난트렌의 1, 4번 위치에 아릴아미노기를 치환시킬만한 기술적 동기가 없으므로 통상의 기술자는 선행발명으로부터 이 사건 발명을 용이하게 도출할 수 없으므로, 그 진보성이 부정되지 않는다.

 

특허법원 판단 - 페난트렌의 치환 가능한 위치는 불과 5가지 경우 뿐으로 통상의 기술자가 1번 또는 4번 위치를 선택하는데 별다른 어려움이 있다고 볼 수 없고, 선행발명에 1번 또는 4번 위치의 결합을 배제하는 부정적 교시 또는 시사가 있는 것도 아니다. 따라서 통상의 기술자가 선행발명 1 또는 2로부터 이 사건 제1항 발명의 화합물을 도출하는 것이 곤란하다고 보기 어렵다.

 

이 사건 정정발명은 선행발명 1 또는 2와 대비하여 효과 면에서도 이질적이거나 현저한 효과가 있다고 보기 어렵고, 구성의 곤란성도 인정된다고 보기도 어려우므로, 선행발명 1 또는 2에 의하여 진보성이 부정된다.

 

첨부: 특허법원 2020. 12. 10. 선고 20198095 판결

특허법원 2020. 12. 10. 선고 2019허8095 판결.pdf

KASAN_전자소자 OLED 소재 화합물 선택발명의 진보성 부정 – 이질적 효과, 동질 효과의 현저성, 구성의 곤란


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작성일시 : 2021. 1. 27. 12:15
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2. 특허법원 판단요지 진보성 불인정

유리 프릿을 구성하는 성분들의 전체 조성비에 관한 수치범위의 한정에서 출원발명과 선행발명 1은 차이가 있다. 아래의 사정들을 종합하여 볼 때, 조성비 차이점과 관련한 구성요소 2‘Te는 산화물 환산 35~90%, Zn은 산화물 환산 5~50%, Bi는 산화물 환산 1~20%, Li, Na K 중에서 선택된 적어도 1종은 산화물 환산 0.1~15%의 각 수치범위로 함유한다는 기술구성은, 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하다고 할 것이므로, 통상의 기술자로서는 양 발명의 조성비 차이점을 쉽게 극복할 수 있다고 봄이 타당하다.

 

) 먼저 구성요소 2의 수치한정이 선행발명 1과는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의가 있다거나 그 효과가 이질적인 경우에 해당한다고 볼 수 없다.

 

그 이유는 다음과 같다. 양 발명은 모두 태양전지의 전극 형성에 사용되는 도전성 페이스트에 관한 것으로서, 전지 특성이 양호한 태양전지를 제공한다는 것을 주요한 해결과제로 한다는 점에서 별다른 차이가 없다.

 

양 발명은 유리 프릿에 Te, Zn, Bi 및 알칼리 금속 원소를 각 한정된 수치범위에서 함유시키는 기술구성에 의하여 달성되는 효과의 점에서도 질적인 차이가 없다.

 

출원발명의 명세서의 기재에 의하면, 1항 발명에서 유리 프릿에 Te, Zn, Bi 및 알칼리 금속 원소를 각 한정된 수치범위에서 함유시키는 기술구성에 의하여 달성되는 구체적인 효과는, “파이어 스루성의 확보와 유리화의 확보에 있다고 할 것이다. 선행발명 1의 명세서 기재에 의하면, 선행발명 1에서 유리 프릿에 Te, Zn, Bi 및 알칼리 금속 원소를 각 한정된 수치범위에서 함유시키는 기술구성에 의하여 달성되는 구체적인 효과는, 충분한 오믹 콘택트의 확보와 유리화의 확보에 있다고 할 것이다. 위와 같이 제1항 발명에서는 파이어 스루성을 확보한다는 효과가 개시되어 있고, 선행발명 1에서는 충분한 오믹 콘택트를 확보한다는 효과가 개시되어 있기는 하다.

 

그러나 양자는 에너지 변환효율이 높은 전지 특성이 양호한 태양전지를 추구한다는 점에서 실질적으로 동일한 내용이라고 할 것이다.

 

) 그리고 제1항 발명의 구성요소 2한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생긴다고 볼 수도 없다. 출원발명의 명세서 기재들은, 유리 프릿에 포함되는 Bi 및 알칼리 금속 원소의 적정량을 그 성분의 특성에 따라 단순히 특정한 정도로 보일 뿐이고, 그로부터 위 각 수치범위 내외에서 발생하는 작용효과에 어떠한 차이가 있는지를 알기 어렵다.

 

선행발명 1의 대응구성을 기초로 하여 제1항 발명에 이르는 것은, 통상의 기술자에게 특별한 기술적 어려움이 없다고 할 것이므로, 1항 발명은 그 구성의 곤란성이 있다고 볼 수 없고, 위와 같은 결합으로 인하여 통상의 기술자가 예측할 수 있는 범위를 벗어나는 현저한 효과가 발생한다고 보기도 어렵다. 따라서 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 의해 쉽게 발명할 수 있는 것으로서 그 진보성이부정된다.

 

첨부: 특허법원 2019. 4. 12. 선고 20187491 판결

KASAN_수치한정발명의 진보성 판단기준 – 수치한정이 상이한 과제달성을 위한 기술수단, 또는 이질적 효과 또는 동

특허법원 2019. 4. 12. 선고 2018허7491 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2019. 7. 8. 16:00
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