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물품 공급 계약서는 거래 회사에 제품을 공급하거나 유통하는 경우 체결하게 됩니다. 물품 공급 계약은 공급자가 물품의 공급을 구매자가 대가의 지급을 약정하는 계약입니다. 일단 계약서를 통해 계약을 체결하게 되면, 이후 특정한 채권 채무의 관계가 발생하게 되므로 계약서의 내용을 면밀히 사전에 검토할 필요가 있습니다. 당소에서는 저희 고객사인 스마트폰 모바일 부품 제조 업체의 물품 공급 계약서를 검토하여 수정 보완된 계약서를 제공하고 있습니다. 본 포스팅에서는 일반적인 물품 공급 계약서 샘플을 첨부 드리면서 법적으로 유의하여 할 사항을 코멘트하여 드리겠습니다.

부품 공급 계약과 같은 물품공급계약서에서 유효기간 설정은 공급의 형태에 맞추어 설정하는 것이 필수입니다. 그리고 물품 공급 계약에 있어서 단가 결정의 확정 전에 계약이 체결되는 경우에는 임시 단가 적용 규정을 추가할 수도 있습니다.

또한 제품 또는 물류 공급 계약서에서는 발주 요청에 따른 계약 성립 여부 및 계약 성립 시기, 거부 의사 통지 가능 시간, 월간 발주에 맞춘 사전 재고 요청, 물품 검사 의무 등의 세부 규정을 자세히 규정하는 것이 필요합니다.

그리고 물품 공급 계약서에 있어서 대금 지급 약정은 가장 중요한 조항입니다. 이는 진행하는 사업의 특성에 맞추어 즉시 지급, 월말 집계 지급 등으로 규정할 수 있습니다. 또한 물품 공급 장소 역시 특정이 필요합니다. 물품 공급 장소의 특정이 필요한 이유는 법적인 위험 이전 이슈 때문 입니다. 예를 들어, 물품 공급 장소는 창고에 보관 중인 제품의 소유권의 귀속 주체, 발생 손실에 대한 책임 주체, 창고에서 반출된 시점의 소유권 변동 등의 법률 해석의 기준으로 작용할 수 있습니다.

아울러  면책 조항은 추후 법적 분쟁 발생시 가장 중요한 조문이 될 수 있습니다. 그 이유는 분쟁 발생 시 각 당사자의 법적 책임에 대한 구체적인 면제 사유를 규정하기 때문입니다. 예를 들어, 면책 조항에서 지적재산권 침해에 따른 책임, 제조물 책임 등으로 책임 범위를 한정하여 규정할 수도 있습니다.

물품 공급 계약서 작성 시에는 앞서 설명 드린 계약 기간 설정, 발주 요청 및 계약 성립 시기, 대금 지급 약정, 물품 공급 장소, 비밀 유지 의무, 면책 조항 등을 물품 제공의 내용에 적합하도록 법률 자문을 받는 것이 필요합니다.

물품 공급 계약서 샘플.docx

김동섭 변호사/변리사(dskim@kasanlaw.com)

중국법원은 불사용상표등록취소심판 관련하여, OEM 제품의 중국 내 유통 및 판매 없이 전량 수출하는 경우에도 OEM 제조 및 수출과정의 상표사용만으로 중국등록상표의 사용행위로 인정합니다.

중국 북경고등법원은 중국대법원의 PRETUL 판결 직후 "SCALEXTRIC" 사건에서 전량수출을 전제로 하는 OEM 제조 및 수출행위를 중국등록상표의 정당한 상표사용행위로 판결하였습니다. 중국내에서 판매되었거나 유통된 적이 없었기 때문에 중국의 일반 수요자에게 상품출처표시로 작용할 기회가 없었음에도 불구하고 중국 등록상표의 정당한 사용으로 인정한 후 불사용취소대상이 아니라고 판결한 것입니다.

중국대법원의 PRETUL 판결에서 전량 수출된 OEM 제품은 중국의 일반 수요자에게 상품출처에 관한 오인 혼동의 우려가 없기 때문에 중국내 등록상표의 사용행위로 볼 수 없고, 따라서 중국 상표권 침해를 구성하지 않는다는 논리와는 구별됩니다. 불사용취소심판에서의 상표사용과 침해소송에서의 상표사용을 구별해서 달리 판단한 것입니다.

한국기업이 중국등록상표 “SODA”에 대해 제기한 불사용취소심판의 판결도 중요합니다.  중국법원은 중국대법원의 PRETUL 판결 이후에도 중국에서 판매되지 않고 전량 수출된 “SODA” 제품 OEM 사안에서 마찬가지로 불사용취소심판 관련하여 정당한 상표사용행위로 보았습니다. 중국등록상표를 방치하지 않고 사업활동에 사용한 점, OEM 제품에 상표를 부착했음에도 불사용으로 상표등록을 취소한다면 불합리하다는 점 등을 판결이유로 들었습니다.

 “SODA” OEM 사안에서 불사용취소심판 관련하여 중국상표 관련 블로그에서 상표사용사실 입증자료로 소개한 내용을 참고로 인용하면 다음과 같습니다.

•      License agreements between the trademark owner Distinct Seasons and two manufacturers in China;

•      Purchase orders showing Distinct Seasons purchasing from the two manufacturers, their relevant delivery notes and photos of the products;

•      VAT invoices issued by a manufacturer to the import-export agency concerning the products to be exported to Malaysia;

•      Customs declaration forms showing export of the products to Malaysia.

정리하면, 중국 내에서 OEM 제품의 유통 및 판매 없이 전량 수출하는 경우, 그 OEM 제품의 생산 및 수출과정에 사용된 상표사용행위에 대해, (1) 중국대법원의 PRETUL 판결에서는 중국등록 상표권의 침해행위로 보지 않았지만, (2) 중국등록상표에 대한 불사용취소심판에서는 중국등록상표의 사용행위로 인정하여 불사용취소사유에 해당하지 않는다고 봅니다. 양자를 구별하여 달리 판단하고 있습니다.

KASAN_중국판결 -_PRETUL 대법원 판결 이후 OEM 생산 및 수출행위를 불사용취소심판에서 상표사용으로 인정

앞서 소개한 중국대법원 PRETUL 판결 이후 선고된 OEM 사건 판결입니다. 중국 최고인민법원은 PRETUL 판결에서 외국 상표권자가 중국업체에 전량 수출을 전제로 한 OEM 제조를 발주한 경우 그 OEM 제품의 제조 및 수출행위는 상표사용행위에 해당하지 않는다고 판단하였습니다.

그런데, DONG FUNG (東風) 사안은 외국 등록상표권자가 중국업체에 대해 해외등록 상표를 부착한 제품의 제조 및 전량 수출을 발주한 OEM 사안이지만, 해당 상표 DONG FUNG (東風)이 중국에서 저명상표로 인정된 점에서 PRETUL 사안과는 구별됩니다. 즉 중국 저명상표를 제3자가 다른 나라에서 상표등록한 것입니다.

이와 같은 상황에서 중국법원은 1,2심 모두 상표권 침해로 보았습니다. 특히 강소성 고급법원의 2심 판결은 PRETUL 판결이 나온 이후에 선고되었음에도 여전히 위 OEM 제조 및 수출행위는 중국 상표권 침해라고 판결하였습니다.

외국 상표등록권자(OEM 발주자)에게 중국 저명상표를 그 국가에서 상표등록한 것에 관한 부정경쟁목적이 있고, 나아가 중구업체에 대한 OEM 발주로 중국 등록상표권 침해에 관한 고의가 있다고 보았습니다. 또한, OEM 수주를 받은 중국업체에게는 중국의 저명상표의 존재를 알고 있을 것으로 추정되고, 그 등록여부에 관한 조사, 확인의 의무가 있다고 보았습니다.

중국판결문을 직접 확인하지 못했지만, 중국 로펌에서 소개한 판결요지를 인용하면 다음과 같습니다.

1.     The OEM company should exercise reasonable due diligence to verify whether the consignor has a registered trademark or has obtained a proper license. If such a duty is not fulfilled, the OEM would be at fault and should bear the civil liability.

2.     However, the OEM company may be subject to a higher duty of care in certain circumstances. If the foreign consignor has pre-emptively obtained a trademark which is well-known or highly reputable in China in bad faith, and engaged an OEM company in China for production of products bearing the well-known mark, then this is an "unjustifiable" act. Therefore, if the OEM company knows, or should know, that the trademark is well known or reputable in China and still engages in the OEM arrangement, then the OEM would be at fault.

정리하면, (1) 중국대법원 PRETUL 판결에 따라 해외등록 상표권자로부터 전량 수출을 전제로 발주를 받아서 한 중국업체의 OEM 생산 및 수출행위는 제3자가 등록한 중국 상표권을 침해한 것으로 보지 않지만, (2) 만약 해당 상표가 중국내 저명상표인 경우에는 해외상표 등록 및 중국업체에 대한 OEM 발주는 부정경쟁목적 또는 상표권 침해에 관한 고의가 인정되므로 결국 중국업체의 OEM 제조 및 수출행위는 중국상표권 침해행위에 해당한다는 것입니다.

KASAN_중국 저명상표 DONG FENG 관련 OEM 제조 수출행위 상표권 침해인정 판결 Shanghai Dies

1. 개요

주문자(매수인)가 해외의 공급자(제조업자)에게 특정 상품의 생산 기술을 제공함과 함께, 생산을 주문하여, 공급받은 상품을 현지 시장 또는 제3국에서 재판매하는 거래 방식을 계약생산 계약이라 한다. 매수인은 해외 시장에 진출하기 위해 필요한 생산 설비 구축 및 운영에 필요한 투자를 절감할 수 있는 장점이 있으나, 적절한 현지 제조업자 발굴이 쉽지 않으며, 공급자(제조업자)의 생산 및 품질 보증을 위해 주문자(매수인)의 기술 이전과 지원이 필요하고, 현지 제조업자가 미래의 경쟁자가 될 수 있는 잠재적 risk를 감수해야 하는 단점이 있다.

2. 유의사항

① 안정적인 공급/구매가 확보되었는가?

ⅰ) 최소구매량(Minimum purchase quantity): 계약기간 중 총 최저물량, 연간최저물량

ⅱ) (공급자 관점) 주문생산에 특화된 생산설비 등 투자상각기간 고려, (주문자 입장) 특정 상품 life cycle 감안한 안정적 공급기간 확보 필요

ⅲ) 계약 해제 사유 엄격화

② 품질 보증 체계가 확보되었는가?

ⅰ) 검사

ⅱ) 하자 보증 및 AS

ⅲ) 제조물책임

③ 시장 수요/변화에 대응한 신축적 상품(specification 등) 변경이 가능한가?

④ 판매경합을 조정할 장치가 마련되었는가?   

ⅰ) 가격책정(pricing)

ⅱ) 판매 channel(거래처) 또는 시장분할(market allocation)

ⅲ) 판매점 또는 중개인 제한(restrictions in distributors and dealers)

ⅳ) 생산제품 범위 제한

ⅴ) 기타 거래조건

단, 잠재적인 경쟁자들 간의 협의인 관계로, 경쟁법상 규제 대상이 될 수 있으므로, 공정거래법규 관련 사전 검토와 유의를 요한다.

⑤ 지적재산권 license 제한 및 제3자 권리 침해에 대한 책임

ⅰ) 주문자 제공 상표 및 특허 license 유용 금지 규정: 주문자 제품 생산 용도 한정 등

ⅱ) 신규 또는 개량 특허 소유권

ⅲ) 제3자의 지적재산권 침해 claim에 대한 책임 및 보장

3. 유형 : OEM 과  ODM

① 주문자 상표 부착 생산: OEM(Original Equipment Manufacturing)

공급자(제조자)는 주문자(매수인)가 제공한 설계에 따라 특정 상품을 제조하고, 주문자의 상표를 부착하여 주문자에게 공급하는 주문 한정 계약으로, 공급자는 주문자의 지시에 따라 전량을 주문자 또는 주문자가 지정한 장소 또는 거래처에게 공급하여야 한다.

② 제조자 개발(또는 설계) 생산: ODM[Original Development(or Design) Manufacturing]

ODM 계약에서는 OEM계약과는 달리, [주문자가 요청한 사양(specification) 또는 요건에 따라] 공급자가 주문 상품을 설계 또는 개발한 후, 주문자의 order에 따라 생산, 공급하게 된다.

4. 장기 공급에 따른 추가 유의사항

계약생산계약은 그 특성상 상당한 설비 및 개발 투자를 필요로 하는 관계로, 투자 회수에 필요한 장기 공급/구매 의무를 수반하게 되고, 이를 위해 장기공급계약에서 요구되는 아래와 같은 유의사항이 검토되어야 할 것이다.

(1) 물량(Quantity)

① Rolling forecast

장기간에 걸친 공급계약의 경우, lead time(주문에서 선적까지 소요기간)을 고려하여, 장기간에 걸친 주문물량 생산을 위해 필요한 원자재, 부품 등을 사전에 구매, 확보하고 주문물량을 주문한 납기에 원만히 생산, 공급하기 위해서는, Purchase Order에 앞서, 사전에 매수인이 주기적으로 구매예측물량을 제시하는 것이 필수적으로 요구된다.

일반적으로 해당 상품에 필요한 lead time 및 공급자 생산 설비 capa 분배 융통성 등의 특성에 따라, 매수인은 년간, 반기 또는 분기 기준으로 rolling purchase forecast를 공급자에게 제공하고, 기간별 예측물량 대비 주문물량 변경 허용률 규정을 둔다.

[예] 6개월 Rolling forecast의 경우, 아래와 같은 variation flexibility 규정을 둔다.

- 최근 2개월간 예측물량은 확정주문 대상(주문물량 변경 불가)

- 이후 2개월간 예측물량은 +/- 20% 내 주문물량 변경 허용

- 이후 2개월간 예측물량은 +/- 40% 내 주문물량 변경 허용

또한, forecast에 반영되지 않은 추가주문 물량에 대해서는, 반드시 공급자의 승낙과 함께 주문 시 통상적인 lead time보다 더 긴 lead time을 요구하는 규정을 두기도 한다.

② 최소구매물량

매도인의 제조 capa 배정 및 원료, 부품 등의 사전 조달을 위해서는 연간 또는 분기별 최소 구매물량에 대한 매수인의 보장이 요구될 수 있다.

(2) 생산라인 배당(Capacity allocation)

해당 상품(주로 부품)에 공급 부족이 예상되고, 단기적 생산라인 증설이 어려운 경우에는, 매수인은 안정적인 상품(부품) 확보를 위해, 공급자 생산라인 중 특정 capa에 대한 독점 배당 또는 우선배정권을 약정해 두기도 한다. 일반적으로 이러한 라인 배정권은 매수인이 해당 생산라인 (신설 또는 증설)에 대한 투자지원(융자 또는 선급금 등)을 제공하는 조건으로 허여 하는 경우가 많다.

(3) 가격 책정(Pricing)

​

장기간에 걸친 공급인 관계로, 원부자재 및 해당 상품의 시장가격 변동 가능성이 높으므로, 가격은 계약상 고정하거나 명시하지 않고, 년간 또는 분기별로 결정(당사자 합의 또는 공급자가 가격통보)하도록 규정하는 것이 일반적이다. 단, 장기공급 및 최소물량 구매 보장 등에 대한 혜택으로 최혜가격보장 조건을 허여함은 물론, 동일/유사상품의 시장가격 대비 불합리한 가격 책정 방지를 위해, 변경가격 산정 방법/기준, (분기/년간) 인상/인하율 제한, 경쟁 시장가 대비 변동제한율 등에 대한 명시 규정을 두기도 한다.

(4) 설계(Engineering) 및 사양(Specification) 변경

​

장기간에 걸친 공급상, 시장 수요와 변화에 신속하게 응답할 수 있는 제품 변경 유연성을 확보하기 위해 원가, 품질 및 기능상 경쟁력 제고를 위한 공급자의 제품사양 변경권은 물론, 구매자의 변경 요청에 따른 협의/합의 절차관련 규정도 고려되어야 할 것이다. 또한 제품 사양 또는 설계 변경에 따른 변경가격 산정방법/기준/절차 등에 대한 규정도 고려하여야 할 것이다. 제품 경쟁력 제고 목적이 아니라, 제3자의 특허 등 지적재산권 침해 claim 또는 제소에 따른 회피설계 필요에 따라 공급제품의 설계 또는 사양 변경이 불가피하게 요구되는 경우도 있다.

이용태 미국변호사

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