공동발명__글139건

  1. 2021.09.17 직무발명 보상청구권 소멸시효 기산점, 실시보상 규정 폐지 쟁점, 시효이익 포기 여부: 특허법원 2021. 7. 2. 선고 2020나1612 판결
  2. 2021.08.25 직무발명 보상금 청구소송의 기본법리, 사전 검토사항 및 실무적 체크 포인트 몇 가지
  3. 2021.08.25 직무발명보상청구소송 준비사항 및 체크 포인트 몇 가지
  4. 2021.08.23 직무발명에 대한 정당한 보상 관련 기본적 법리 및 보상금 액수 산정에 관한 실무적 포인트
  5. 2021.06.04 직무발명을 사용자에게 보고하지 않고 외부자 명의로 특허출원 – 업무상 배임 민형사상 책임
  6. 2021.03.29 발명자 인정요건, 발명자 공헌도, 각 공동발명자의 기여도 입증방안 – 공동발명자의 연대 중요, 구체적 증거자료 사전 준비 등 직무발명보상청구 소송의 가장 중요한 포인트
  7. 2021.03.26 블록버스터 바이오신약 PD-1/PD-L1 면역항암제 옵디보 Opdivo 특허발명의 공동발명 성립요건 corroboration 입증책임: 미국법원 Dana-Farber Cancer Institute vs Ono Pharmaceutical & BMS 사건 판결
  8. 2021.03.26 옵디보 OPDIVO 특허발명의 공동발명자 판단 일본 판결 - 일본대학 교수와 대학원생 논문 공동저자 BUT 공동발명자 판단 별개: 일본동경고재 2021. 3. 17. 선고 항소심 판결
  9. 2021.03.02 [공동개발분쟁 – 1] 공동연구개발 관련 계약분쟁 실무적 포인트
  10. 2021.02.17 직무발명 자기실시의 경우 보상금액 산정방법에서 우리나라 판결과 독일실무의 비교
  11. 2021.01.15 종업원 발명자가 직무발명을 사용자에게 보고하지 않고 무단으로 외부에서 출원, 등록한 행위 – 업무상 배임죄: 대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결
  12. 2021.01.12 직무발명 보상금 청구소송의 기본법리, 사전 검토사항 및 실무적 체크 포인트 몇 가지
  13. 2020.11.04 2중적 지위, 소속 중복의 종업원 발명자의 직무발명 권리귀속 쟁점 – 복수의 회사 또는 기관 소속된 발명자가 완성한 직무발명의 권리귀속 문제
  14. 2020.11.04 이중적 지위의 종업원 발명자가 완성한 직무발명의 권리귀속 쟁점 - 종업원이 사내창업 프로그램으로 휴직한 기간 중 사내창업 회사의 직원으로 완성한 발명은 원 소속 회사의 직무발명에 해..
  15. 2020.10.30 직무발명 양도일부터 10년 후 직무발명보상청구를 할 수 있는 경우 – 소멸시효 중단사유 – 법률상 장애사유 + 채무승인 vs 소멸시효 완성 후 시효이익의 포기 구별
  16. 2020.09.15 PD-1/PD-L1 면역항암제 옵디보 Opdivo 특허발명의 공동발명자 인정 CAFC 판결 - corroboration 입증책임: 미국법원 Dana-Farber Cancer Institute vs Ono Pharmaceutical & BMS 사건 판결
  17. 2020.09.15 대학원생의 일본 교토대학 혼조교수 및 오노약품 상대 옵디보 OPDIVO 특허발명의 공동발명자 주장 및 지분이전청구 소송: 일본동경지재 2020. 8. 21. 선고 청구기각 판결
  18. 2020.09.10 회사에 직무발명규정이 없는 경우 종업원의 직무발명보상금청구권 행사기간 10년은 언제 기산되어 언제 만료되는가? - 소멸시효 10년의 기산점 – 직무발명의 승계일 기준
  19. 2020.08.25 종업원의 재직 중 발명을 직무발명 성립 불인정 판결 사례 – 직무요건 쟁점: 공무원의 재직 중 발명 – 대전지방법원 2019. 4. 4. 선고 2017가합105092 판결 + 대학교수의 재직 중 발명 - 특허법원 ..
  20. 2020.08.25 대학교수의 직무발명 판단 및 특허권이전등록청구: 서울중앙지방법원 2020. 1. 31. 선고 2019가합503394 판결
  21. 2020.08.12 2중적 지위, 소속 중복의 종업원 발명자의 직무발명 권리귀속 쟁점 – 복수의 회사 또는 기관 소속된 발명자가 완성한 직무발명의 권리귀속 문제
  22. 2020.08.12 이중적 지위의 종업원 발명자가 완성한 직무발명의 권리귀속 쟁점 - 종업원이 사내창업 프로그램으로 휴직한 기간 중 사내창업 회사의 직원으로 완성한 발명은 원 소속 회사의 직무발명에 해..
  23. 2020.08.03 사용자의 직무발명 자기실시의 경우에 직무발명에 대한 정당한 보상 관련 실무적 포인트
  24. 2020.08.03 직무발명보상청구소송 준비사항 및 체크 포인트 몇 가지
  25. 2020.07.30 직무발명 보상금 청구소송의 기본법리, 사전 검토사항 및 실무적 체크 포인트 몇 가지
  26. 2020.07.28 종업원의 재직 중 발명을 직무발명 성립 불인정 판결 사례 – 직무요건 쟁점: 공무원의 재직 중 발명 – 대전지방법원 2019. 4. 4. 선고 2017가합105092 판결 + 대학교수의 재직 중 발명 - 특허법원 ..
  27. 2020.06.23 대학교수, 공공연구기관의 연구원, 공무원, 대학원생의 직무발명 관련 기본법리, 분쟁소지 및 실무적 포인트
  28. 2020.03.20 직무발명 보상금 산정에서 사용자의 자기실시와 함께 제3자에 통상실시권 설정한 경우 – 자기실시 부분의 독점권 기여율 20% 결정: 서울중앙지방법원 2019. 6. 5. 선고 2017가합570123 판결
  29. 2020.03.18 특허명세서의 다수 신규화합물을 합성한 연구원이 그 중 선택된 1개의 신약후보 물질발명의 공동발명자인지 여부 – 특허서류 공동발명자로 기재된 연구원 BUT 신약후보물질의 공동발명자 불..
  30. 2020.03.17 발명자 인정요건, 발명자 공헌도, 각 공동발명자의 기여도 입증방안 – 공동발명자의 연대 중요, 구체적 증거자료 사전 준비 등 직무발명보상청구 소송의 가장 중요한 포인트

 

1.    회사의 직무발명 보상지침 중 실시보상 규정 변경  

 

(1)   95 실시보상 규정 - 등록된 특허가 회사의 제품에 적용되어 그 실시결과가 회사경영에 현저하게 공헌하였을 경우, 그 공헌도에 따라 지적재산부서 평가 및 직무발명심의위원회의 심의를 거치고 대표이사의 재가를 받아 실시보상금을 지급한다.

(2)   2001년 보상지침 개정 - 위 실시보상 조항 삭제

 

2.     실시보상 규정의 폐지 시 보상청구권의 소멸시효 기산점 법률상 장애사유 존재 여부

 

직무발명보상금청구권의 소멸시효의 기산점은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원으로부터 승계한 시점으로 봐야 할 것이나, 회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금의 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권의 행사에 법률상의 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다(대법원 2011. 7. 28. 선고 200975178 판결 참조).

 

95 실시보상규정에 따르면 이 사건 각 직무발명에 대한 보상금은 이 사건 각 직무발명의 앞서 본 해당 특허들이 피고의 제품에 적용되어 그 실시결과가 피고의 경영에 현저하게 공헌한 것으로 인정되는 경우에 비로소 지적재산부서 평가 및 직무발명 심의위원회의 심의를 거쳐 지급되도록 정해져 있었다고 할 것이고, 이처럼 95 실시보상규정은 이 사건 각 직무발명에 대한 보상금의 지급시기를해당 특허들이 피고의 제품에 적용되어 그 실시결과가 피고의 경영에 현저하게 공헌한 것으로 인정되는시점으로 정하고 있었다고 할 것이어서, 원고의 이 사건 각 직무발명에 대한 보상금청구권의 행사에는 95 실시보상규정에 따른 위 실시결과에 대한 평가 등이 이루어질 때까지 법률상의 장애가 있었다고 봄이 타당하다.

 

그런데 2001. 1. 1.부터 시행된 피고의 2001년 직무발명 보상지침에서는 95 실시보상규정이 삭제되었고 달리 실시보상금의 지급시기에 관한 아무런 정함이 없다. 이러한 사정에다 아래의 점들까지 보태어 보면, 적어도 위 2001. 1. 1.에 이르러서는 원고의 이 사건 각 직무발명에 대한 보상금청구권의 행사에 관한 위에서 살펴본 법률상의 장애가 해소되었다고 할 것이다. 2001년 직무발명 보상지침에서 실시보상금의 지급시기뿐만 아니라 지급절차 등에 관하여도 아무런 정함이 없기는 하나, 이는 당시 피고의 근무규칙 등에 실시보상금의 지급시기 및 지급절차에 관한 특별한 정함이 없었다는 점을 의미할 뿐이고, 원고의 피고에 대한 직무발명보상금청구권이라는 법정채권의 행사에 어떠한 법률상의 장애가 된다고 할 수 없다. 만약 이와 달리 본다면, 일반적으로 근무규칙 등에 지급시기 및 지급절차 등에 관한 정함이 있기 전에는 위 법정채권을 행사할 수 없다는 지극히 부당한 결과를 초래하기 때문이다.

 

따라서 위 2001. 1. 1.이 원고의 위 보상금청구권에 대한 소멸시효의 기산점이 된다고 보아야 한다. 원고의 이 사건 소는 그로부터 시효기간이 지난 시점에 제기되었음이 명백하다.

 

3.    소멸시효 환성 이후 보상금지급으로 인한 시효이익 포기 여부

 

시효완성 후 시효이익의 포기가 인정되려면 시효이익을 받는 채무자가 시효의 완성으로 인한 법적인 이익을 받지 않겠다는 효과의사가 필요하다(대법원 2013. 2. 28. 선고 201121556 판결 등 참조). 채무자가 소멸시효 완성 후 채무를 일부 변제한 때에는 그 액수에 관하여 다툼이 없는 한 그 채무 전체를 묵시적으로 승인한 것으로 보아야 하고, 이 경우 시효완성의 사실을 알고 그 이익을 포기한 것으로 추정된다(대법원 2001. 6. 12. 선고 20013580 판결 등 참조).

 

위 법리에 기초하여 보건대, 원고가 주장하는 것처럼 피고가 소멸시효 완성 후인 2016. 12. 20. 원고에게 지급한 제1, 3, 4, 8, 9 직무발명에 대한 보상금 5,800만 원이 이 사건 각 직무발명에 대한 보상금 중 일부금이라고 하더라도, 위 보상금 지급을 전후한 다음의 사정들에 비추어 보면 피고가 위 지급일 당시 위 금액을 넘어서는 보상금지급채무의 존재 및 액수에 대하여 인식하면서 그 액수에 관하여 다툴 의사가 없었다고 보기는 어렵다. ① 원고는 소멸시효 완성 후 피고에게 전체 10건의 이 사건 각 직무발명 중 6건에 대한 실시보상금의 지급을 신청하였다. 피고가 당시 나머지 4건에 대해서까지 보상금 지급을 검토하였다거나 그 보상금지급채무의 존재나 액수까지 인식하면서 보상금 지급절차에 나아갔다고 보기는 어렵다. ② 피고는 일부 직무발명에 대해서는 보상하지 않겠다고 통지하였다. 더욱이 원고가 보상금액에 대한 이의신청을 하였으나, 피고는 이를 받아들이지 않겠다는 결정까지 하였다. 원고의 보상금액에 대한 이의신청을 받아들이지 않겠다는 결정까지 한 피고를 두고서, 5건의 제1, 3, 4, 8, 9 직무발명에 대한 보상금 액수를 다투지 아니하는 의사를 가지고서 위 보상금 지급에 이르렀다고 추단할 수는 없는 것이다. ③ 원고가 피고로부터 위 보상금을 지급받은 그 다음날 이 사건 소를 제기하였으므로 원고로서도 피고가 위 금액을 넘어서는 보상금지급채무가 존재함을 인식하면서 그 액수에 관하여 다툴 의사가 없는 상태에서 위 보상금 지급에 이른 것으로 여기지는 않았을 것으로 보인다. 결국 시효이익 포기 재항변은 이유 없다.

 

첨부: 특허법원 2021. 7. 2. 선고 20201612 판결

 

KASAN_직무발명 보상청구권 소멸시효 기산점, 실시보상 규정 폐지 쟁점, 시효이익 포기 여부 특허법원 2021. 7. 2. 선고 2020나1612 판결.pdf
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특허법원 2021. 7. 2. 선고 2020나1612 판결.pdf
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작성일시 : 2021. 9. 17. 12:00
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1. 특허법리에 기초하여 검토하여 사용자의 직무발명 활용사실을 정확하게 확인해야 합니다.   

 

법원은 설령 사용자가 직무발명을 직접 실시하지 않더라도 어떤 형태로든 이익을 얻는 것으로 인정된다면, 원칙적으로 직무발명자에게 정당한 보상금을 청구할 권리가 있다는 입장입니다. 그러나, 현실적으로 이와 같은 경우 직무발명자에게 인정되는 보상금은 매우 적은 금액이므로 소송비용을 제외하면 직무발명자가 얻을 수 있는 실질적 보상금은 매우 적습니다.

 

직무발명보상금 청구소송은 사용자가 직접 그 발명기술을 실시하는 경우이거나, 3자에게 기술이전 또는 라이선스를 체결한 경우에만 청구하는 것이 바람직합니다. 따라서, 직무발명자는 자신이 발명한 기술이 실제 활용되고 있는지 여부를 먼저 확인하는 것이 필요합니다. 이때 직무발명 기술의 활용과 특허발명의 실시는 많은 경우 중복될 것이지만, 반드시 동일하지 않다는 점도 유의해야 합니다. 원칙적으로 직무발명 보상금은 특허발명을 전제한 것이므로, 특허청구범위에 기재된 발명기술을 사용자가 실시하는지 여부를 특허법 시각에서 평가해야 정확합니다.

 

2. 판결 법리에 비추어 진정한 발명자인지 여부를 정확하게 검토하여 확인해야 합니다. 진정한 발명자 입증책임에 유의하여 입증자료를 사전에 준비해야 합니다.   

 

직무발명자는 본인이 진정한 발명자라는 사실을 입증해야 합니다. 사용자는 직무발명보상청구소송에서 종업원 직무발명자를 진정한 발명자가 아니라고 주장하는 경우가 다반사입니다.

 

직무발명을 단독으로 한 경우라면 문제되지 않을 것입니다. 공동발명의 경우에도 다른 공동발명자들로부터 진정한 발명자로 인정받았던 자료가 있다면 문제없습니다. 또는 소송과정에서 연구노트 등을 통해 진정한 발명자로 인정될 수 있는 경우도 문제없습니다.

 

그러나, 실제 소송에서는 공동발명자 중 다른 동료가 소송을 제기한 직무발명자의 기여를 전면 부인하기도 하고, 연구노트 등 관련 자료를 모두 회사가 보유하고 있기 때문에 그 중에서 본인에게 불리한 자료만 제출하면서 발명자 자격을 다투는 경우가 많습니다. 사용자로부터 있을 이와 같은 공격에 대비하여, 공동 발명자를 미리 만나 상호 이익이 되는 방향으로 협력하는 방안을 협의하는 등 발명자 요건에 관한 충분한 입증준비를 미리 해 두어야 합니다.

 

참고로, 공동발명자들은 직무발명 보상금을 자신의 기여율에 따라 안분하는 위치에 있습니다. 공동 발명자들은 사용자에 대해서는 이익을 공유하지만, 상호간에는 기여율로 경쟁하는 미묘한 관계에 있습니다. 신중한 접근이 필요한 이유입니다. 또한, 진정한 발명자에 해당하지 않는 대표이사, 연구소장 등을 명목상 공동발명자로 기재하는 경향이 많습니다. 그와 같은 발명자가 아닌 사람이 발명자에 포함되어 있다면 그만큼 진정한 발명자의 지분이 낮아질 수 있습니다. 따라서, 진정한 발명자가 아닌 명목상 발명자를 대상에서 제외할 수 있는지 여부를 함께 검토해 볼 필요가 있습니다.

 

3. 특허무효 가능성 체크 및 대응방안 검토

 

대법원 판결에서 특허무효인 경우에도 직무발명보상청구가 인정된다고 하였습니다. 무효법리에 따르면 처음부터 특허권이 없었던 것이나 특허등록 후 오랜 기간이 지나 특허무효라고 판단되었다고 해서 사용자가 그 특허발명으로 인해 얻은 이익이 소급하여 없어지는 것은 아니기 때문입니다.

 

다만, 특허발명이 공지기술인 경우에는 사용자가 직무발명으로 얻는 독점적, 배타적 지위에서 얻을 이익을 인정할 수 없으므로 직무발명보상도 인정되지 않습니다. 즉 특허무효 사유에 따라 다른 결론에 도달할 수 있습니다.

 

또한, 특허무효인 경우 직무발명보상을 하더라도 그 보상금 산정에 그 무효사정을 반영하므로 실제 매우 적은 금액만 보상받게 됩니다.

 

따라서, 직무발명보상청구소송 전에 특허무효 가능성을 객관적으로 체크하는 것이 필요합니다. 사용자가 특허무효를 주장하는 경우 이에 대한 적절한 반박논리를 미리 준비하는 등 대응방안을 마련해 두는 것이 바람직하기 때문입니다. 잘 대응하여 특허무효 공격을 방어하고, 또 무효가 되더라도 여전히 직무발명보상금을 인정받을 수 있는 근거를 마련할 있을 것입니다.

 

4. 직무발명보상금액 구체적 산정자료 확보

 

직무발명보상금 액수의 산정은 사용자가 직무발명으로 인해 얻을 이익을 출발점으로 합니다. 사용자의 이익에 관한 모든 자료가 사용자의 수중에 있고, 직무발명자가 이를 확보하기가 매우 어렵습니다. 따라서, 일단 소송이 시작되면 확보하기 어려운 매출관련 자료, 관련자의 진술 등을 미리 확보할 수 있다면 소송에서 유리하게 활용할 수 있을 것입니다. 물론 민사소송법에 따라 회사에 대한 문서제출명령 등을 통해 관련 자료를 법원에 제출하도록 할 수 있지만, 여러 가지 핑계를 들어 협조하지 않을 경우를 대비하여 회사를 신청할 수 있는 대상자료의 존재, 대강의 내용 등을 미리 확인해 둔다면 소송에서 많은 도움이 될 것입니다. 만약 직무발명이 부품이나 s/w인 경우 완성품의 매출에서 차지하는 비율을 산정할 수 있는 자료를 확보할 수 있는지 여부도 중요합니다.

 

참고로, 지재권 관련 소송에서 그 대상 지재권의 가치 또는 침해시 손해액 등을 산정하는 것은 현실적으로 매우 어렵기 때문에, 하나의 방안으로 국세청에서 매년 고시하는 각 직종별 표준 수익율 자료를 활용하는 경향이 있습니다. 예를 들면, 직무발명을 실시하는 제품의 매출을 입증한다면 여기에 평균 업계 수익율을 곱하거나 재무제표의 그 해 영업이익율을 곱하는 방식으로 사용자의 이익을 산정할 수 있습니다. 물론, 이것이 정확하다는 것은 아니지만, 다투는 측에 입증책임이 있으므로 그 과정에서 보다 정확한 이익이 산정될 수도 있고, 그렇지 않다면 비록 부정확하더라도 법원 재량으로 그 액수를 인정하는 것입니다. 이와 같은 자료를 활용하면 경우에 따라서는 직무발명 보상금 액수를 미리 가늠해 볼 수 있을 것입니다.

 

5. 보상청구소송의 진행, 소요기간 및 실무적 대응방안

 

직무발명보상청구권은 10년의 시효기간이 경과하면 소멸됩니다. 소를 제기하기 전에 소멸시효 기간, 중단사유 등을 신중하게 검토해야 합니다.

 

통상 소장을 제출하면 이를 상대방에 송달하여 30일 이내에 답변서를 제출할 기회를 주고, 그 후 상호 2,3회의 서면공방을 거친 후, 소 제기일로부터 약 6개월 이후에 변론기일이 지정됩니다. 통상 판결까지는 1년 이상의 시간 필요합니다. 직무발명 소송의 결과는 다른 연구원에 대한 보상 및 사기, 인사관리 체계에 미치는 영향이 지대하므로 회사가 패소할 경우 1심에서 종결되어 확정될 가능성은 낮고, 대법원까지 가는 경우도 많습니다. 그렇게 된다면 종결까지는 약 3, 경우에 따라서는 그 이상의 장기간이 필요합니다. 다만, 직무발명자가 1심에서 승소하는 경우에는 그 승소한 보상금을 임시로 받아서 소송비용 등으로 활용할 수 있는 금전에 대한 가집행을 허용하는 경우가 많습니다.

 

6. 직무발명보상청구소송 관련 실무적 포인트 몇 가지 정리

 

(1)   회사에서 직원으로부터 입사시 또는 퇴사시 직무발명 보상금 청구를 하지 않겠다, 이미 받은 보상이 전부이고 더 이상의 보상청구는 하지 않는다는 약정서, 확인서, 서약서 등을 받아도, 그와 같은 계약은 법적으로 원칙적으로 효력이 없습니다. 직무발명자의 보상금 청구권 규정은 강행규정으로 이에 반하는 계약, 사규, 직무발명 관리규정, 보상규정 등은 특별한 사정이 없는 한 모두 무효입니다.

 

(2)   직원이 재직 중 직무발명 관련된 보상, 승진 기회, 교육기회 부여 등 다양한 인센티브를 이미 받았다고 해도, 직무발명 보상금을 청구하는데 장애가 되지 않습니다. 직무발명보상청구 자체를 방해하지 않고, 다만 직무발명 보상금액을 산정할 때 그와 같은 사정을 고려할 뿐입니다.

 

(3)   직무발명 관리규정, 사규, 입사 계약서 등에 ‘재직시 완성한 발명은 즉시 회사에 귀속된다’ 등등 자동승계 규정을 명시적으로 두더라도, 사용자가 직무발명을 항상 자동 승계하는 것은 아닙니다. 통상 직무발명 보고, 승계여부 심사, 승계통지라는 과정을 거처 승계됩니다. 따라서, 직원이 직무발명을 회사에 보고하지 않고 무단 출원한 경우, 권리승계 절차를 거친 적이 없으므로 사용자는 승계인 지위에서 권리주장을 할 수 없는 경우도 있습니다.

 

(4)   직무발명이 특허 출원되지 않거나, 또는 발명자로 기재되지 않는 경우에도, 진정한 발명자라면 직무발명보상금 청구권이 있습니다. 다만, 직무발명보상소송에서 직무발명자는 자신이 진정한 발명자라는 사실을 입증해야 하는 입증책임을 부담합니다. 발명일로부터 수년이 지났을 뿐만 아니라 퇴사한 이후에 연구개발 및 발명 사실을 구체적 증거자료로 입증하는 것은 것이 실무상 매우 어렵습니다. 직무발명자는 적어도 기본적 자료는 있어야 하고 동료 연구원들의 협조를 받아야만 가능할 것입니다.

 

(5)   산학협력연구의 결과, 회사 단독 명의로 출원, 등록된 특허발명에 대해 대학교수 등이 진정한 공동 발명자로 판명되어 그 특허발명에 대한 보상금을 청구하는 사례가 종종 있습니다. 미국사례이지만 대학에서 회사에 대해 소송을 제기하여 거액을 받은 경우가 있습니다. 우리나라에서도 가능한 사안입니다. 특히, 최근 대법원 판결에서 공유특허권 분할청구를 인정한 것 등을 고려하면 대학교수 등 외부 공동발명자가 회사에 대해 일정한 보상을 청구할 수 있고, 회사로서는 그와 같은 이익분배 요구를 무시할 수 없다고 생각합니다.

 

(6)   직무발명 특허권이 크로스 라이선스에 활용된 경우 및 외부에 드러난 로열티 수입이 전혀 없는 경우에도 직무발명 보상금을 청구할 수 있습니다. 특허풀과 표준특허에서 특허 로열티 수입을 기준으로 직무발명 보상금을 산정한 것과 유사하다 생각합니다.

 

(7)   사용자는 직무발명에 대해 무상의 통상실시권을 갖기 때문에, 그 범위를 넘어선 독점적 지위에서 추가 발생하는 사용자의 이익을 전제로 직무발명 보상금을 인정됩니다. 따라서 직무발명 특허발명이 제3자가 자유 실시할 수 있는 공지기술과 같다면 독점적 지위가 인정될 수 없습니다. 즉 공지기술이라는 무효사유가 있다면 직무발명보상이 인정되지 않습니다.

 

(8)   그러나, 설령 무효사유가 있는 경우에도 공지기술만 아니라면 그 특허무효 확정 전까지 여전히 특허권자의 독점적 이익이 인정되고, 따라서 무효사유가 있는 경우에도 직무발명 보상금 청구의 대상이 됩니다. 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014220347 판결의 요지를 정리하면 다음과 같습니다.

 

A.     (1) 직무발명이 공지된 기술이거나 공지된 기술로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 등의 특허무효사유가 있고, (2) 경쟁관계에 있는 제3자도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있어서, (3) 사용자가 현실적으로 그 특허권으로 인한 독점적, 배타적 이익을 전혀 얻지 못하고 있다고 볼 수 있는 경우 (3가지 요건을 모두 충족한 경우) – 직무발명 보상의무 없음

 

B.     그 외는 단지 직무발명에 대한 특허에 무효사유가 있다는 사정만으로는 특허권에 따른 독점적, 배타적 이익을 일률적으로 부정하여 직무발명보상금의 지급을 면할 수는 없음

 

C.     다만, 직무발명 특허의 무효사유는 특허권으로 인한 독점적·배타적 이익을 산정할 때 참작요소로 고려할 수 있음

 

(9)   사용자가 직무발명을 직접 적용하여 실시하지 않더라도 특별한 경우에는 보상의무가 인정될 수 있습니다. 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014220347 판결에서도, 사용자가 직무발명을 직접 실시하지 않고 있더라도 사용자 제품이 직무발명 실시제품의 수요대체품에 해당하여 직무발명의 특허권에 기하여 경쟁 회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로 인한 이익이 있다고 추인할 수 있으므로, 사용자가 직무발명을 직접 실시하지 않은 사정만으로 보상금 지급의무를 전부 면할 수는 없으나 이는 독점권 기여율의 산정에서 고려할 수 있으며, 경쟁 회사들도 직무발명과 다른 독자적인 방법을 사용하는 제품을 생산하고 있는 것으로 보이므로, 경쟁 회사들이 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 얻은 사용자의 이익이 전혀 없다고 평가할 수는 없으나 그 액수는 상당히 적을 것으로 보이는 사정 등을 감안하여 독점권 기여율을 산정하였습니다.

 

(10)  직무발명자는 소송비용을 패소한 회사에서 회수할 수 있습니다. 소송비용을 패소자가 부담하는 원칙에 따라, 승소자는 인지대 등 관납료 뿐만 변호사 비용까지 패소자로부터 모두 회수할 수 있습니다. 직무발명 보상금 청구의 명확한 근거와 자료가 있다면, 직무발명자는 직무발명 보상금뿐만 아니라 나중에 직무발명보상금 소송비용까지 회수할 수 있습니다.

KASAN_직무발명 보상금 청구소송의 기본법리, 사전 검토사항 및 실무적 체크 포인트 몇 가지.pdf
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작성일시 : 2021. 8. 25. 09:00
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1. 관련 특허법리

 

사용자가 직무발명을 직접 실시하거나 기술이전 또는 license out 하여 사용자에게 이익이 발생하였거나 장래 발생할 수 있는 경우 그 사용자의 이익 중에서 일부를 발명자에게 보상하는 실적보상 또는 실시보상이 실무적 포인트입니다.

 

기술이전 또는 라이선스 계약의 경우라면 직무발명 특허의 무효여부는 문제될 수 없습니다. 그러나, 사용자 자기실시의 경우에는 특허권자인 사용자가 특허무효를 주장하는 경우도 있습니다. 따라서 특허무효 가능성을 미리 체크해 보아야 합니다.

 

우선 진정한 발명자를 확정해야만 합니다. 공동발명의 경우 진정한 발명자 사이 각 발명자의 기여율을 확정해야 합니다.

 

이때 특허청구항을 기준으로 판단하는 것이 매우 중요합니다. 특허발명은 특허청구범위에 기재된 사항으로 정한다는 것이 특허법리입니다. 특허명세서 전체를 기준으로 하는 것이 아니고 특허청구범위의 각 청구항 기재사항을 기준으로 파악되는 기술내용입니다. 예외적으로 특허출원 전 회사에 제출한 직무발명신고서에 기재된 사항도 고려요소가 될 수 있습니다.

 

사용자의 자기실시 여부도 특허청구범위에 기재된 기술내용을 실제 활용하는 경우에만 인정될 것입니다. 특허청구항을 기준으로 구체적으로 검토해야 합니다. 3자의 무단실시를 가정하여 특허침해로 판단되는 경우와 다름없습니다.

 

2. 특허청구범위 기재사항에 근거한 발명자 요건 및 특허무효 가능성 체크

 

먼저, 특허출원서 및 특허증에 발명자로 기재된 자도 본인이 진정한 발명자라는 사실을 입증해야만 합니다. 통상 사용자는 해당 직무발명자가 진정한 발명자가 아니라고 주장하는 경우가 많습니다. 발명자가 아니라는 점을 입증하면 직무발명 보상금 지급의무를 면할 수 있기 때문입니다. 따라서, 사용자는 거의 모든 직무발명보상금청구소송에서 해당 직무발명자가 진정한 발명자인지 여부를 철저하게 검토하고 공격 가능한 포인트를 모두 제기할 것입니다. 직무발명자는 그와 같은 공격에 대한 사전 대비가 있어야만 합니다.

 

사용자는 연구노트 등 발명관련 자료를 모두 보유하고 있을 뿐만 아니라 재직 중인 공동발명자로부터 적극적인 협조까지 얻을 수 있으므로 퇴직한 직무발명자에 비해 훨씬 유리한 위치에 있습니다. 따라서, 직무발명보상금청구소송을 고려하는 종업원 직무발명자는 직무발명의 경위, 구체적 기여내용 등을 미리 체크하고 준비하지 않으면 실제 소송에서 패소할 가능성이 높습니다.

 

예를 들면, 동료 연구원이었던 공동발명자라도 재직 중 회사를 상대로 하는 소송에서는 회사 이익을 위해 퇴직한 직무발명자의 기여를 전면 부인하기도 합니다. 연구노트 등 자료 중에서 퇴직 연구원에게 유리한 자료는 제출하지 않고 불리한 자료만 골라 제출하면서 발명자 요건뿐만 아니라 그 기여도를 다툴 것입니다.

 

이와 같은 공격에 대비하여, 소송 전에 미리 동료 연구원, 공동발명자를 만나 상호이익이 되는 협력방안을 협의할 필요가 있습니다. 공동발명자들은 직무발명보상금을 자신의 기여율에 따라 배분 받을 수 있습니다. 따라서, 사용자로부터 직무발명보상금을 받을 수 있는 같은 입장이지만, 상호간에는 그 기여율에 따라 배분하는 경쟁관계에 있습니다. 신중한 논의와 협의가 필요합니다.

 

또한, 직무발명보상금소송을 제기하기 전 사용자가 특허무효 주장을 할 수 있는지 등을 미리 체크해 보아야 할 것입니다. 특허발명은 특허청구범위에 기재된 사항을 기준으로 정한다는 점을 다시 강조합니다. 막연하게 본인이 개발한 기술내용을 기준으로 하거나 또는 특허명세서 전체 내용을 기준으로 한다면 부정확하거나 엉뚱한 판단을 할 위험성이 높습니다. 특허청구범위의 각 청구항의 구체적 기재내용을 꼼꼼하게 살펴보아야 할 것입니다.

 

3. 직무발명의 적용사실 입증

 

사용자는 직무발명을 실시하여 수익을 내는 경우에도 실적 보상금을 지급하지 않거나 또는 지급한 보상금이 정당한 보상금으로 보기 어려운 소액인 경우가 대부분입니다. 직무발명자로서는 직무발명보상금청구소송을 통해 정당한 보상을 받으려고 시도하는 것은 당연할 것입니다.

 

직무발명자는 사용자가 직무발명을 실제 적용하여 수익을 낸다는 사실을 입증해야만 합니다. 이때 특허청구범위에 기재된 발명기술을 사용자가 실시하는지 여부를 특허법리에 따라 판단해야 합니다. 물론 법률에서 직무발명 중 특허 출원하지 않는 기술의 활용에 대한 보상청구도 가능하다고 규정하지만 아직까지 실제 재판사례는 없습니다. 현실적으로 직무발명보상청구소송은 특허청구범위를 기준으로 한 특허발명을 전제로 합니다.

 

3자의 무단실시를 대상으로 하는 특허소송에서 특허침해 입증과 판단이 매우 어려운 것과 마찬가지로 사용자의 자기실시 입증과 판단도 쉽지 않습니다. 특히 제조방법발명의 실시여부 입증은 매우 어렵습니다.

 

특히 사용자가 기술적용 및 실시 관련 자료를 모두 보유하고 있고, 영업비밀 보호 등 다양한 이유로 해당 자료를 법원에 제출하는 것을 거부할 것입니다. 사용자 본인에게 불리한 자료를 자진하여 제출할 것으로 기대할 수 없습니다. 사용자의 비협조에도 불구하고 직무발명 실시를 입증할 수 있어야만 합니다.

 

직무발명보상금청구소송을 제기하기 전에 사용자의 직무발명 기술적용 사실을 입증할 수 있는 객관적 증거자료를 확보해 두어야 할 것입니다. 제품설명서, 팜플렛, 매뉴얼 등 자료뿐만 아니라 내부 직원의 진술, 거래처의 확인 진술 또는 샘플 등을 확보할 수 있다면 좋을 것입니다.

 

4. 매출 및 수익 자료 확보

 

직무발명보상금액 산정은 사용자가 직무발명으로 인해 얻을 이익을 근거로 합니다. 사용자의 이익에 관한 모든 자료가 사용자의 수중에 있고, 직무발명자가 이를 확보하기가 매우 어렵습니다. 따라서, 일단 소송이 시작되면 확보하기 어려운 매출관련 자료, 관련자의 진술 등을 미리 확보할 수 있다면 소송에서 유리하게 활용할 수 있을 것입니다.

 

민사소송법에 따라 회사에 대한 문서제출명령 등을 통해 관련 자료를 법원에 제출하도록 할 수 있지만, 여러 가지 핑계를 들어 협조하지 않을 경우를 대비하여 회사를 신청할 수 있는 대상자료의 존재, 대강의 내용 등을 미리 확인해 둔다면 소송에서 많은 도움이 될 것입니다. 만약 직무발명이 부품이나 s/w인 경우 완성품의 매출에서 차지하는 비율을 산정할 수 있는 자료를 확보할 수 있는지 여부도 중요합니다.

 

참고로, 지재권 관련 소송에서 그 대상 지재권의 가치 또는 침해시 손해액 등을 산정하는 것은 현실적으로 매우 어렵기 때문에, 하나의 방안으로 국세청에서 매년 고시하는 각 직종별 표준 수익율 자료를 활용하는 경향이 있습니다. 예를 들면, 직무발명을 실시하는 제품의 매출을 입증한다면 여기에 평균 업계 수익율을 곱하거나 재무제표의 그 해 영업이익율을 곱하는 방식으로 사용자의 이익을 산정할 수 있습니다. 물론, 이것이 정확하다는 것은 아니지만, 다투는 측에 입증책임이 있으므로 그 과정에서 보다 정확한 이익이 산정될 수도 있고, 그렇지 않다면 비록 부정확하더라도 법원 재량으로 그 액수를 인정하는 것입니다. 이와 같은 자료를 활용하면 경우에 따라서는 직무발명 보상금 액수를 미리 가늠해 볼 수 있을 것입니다.

KASAN_직무발명보상청구소송 준비사항 및 체크 포인트 몇 가지.pdf
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작성일시 : 2021. 8. 25. 08:44
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기본적 법리 정리: 특허법원 2018. 6. 22. 선고 20181176 판결

 

(1)   사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 그 직무발명을 무상으로 실시할 수 있는 통상실시권을 갖는다.

(2)   사용자가 직무발명을 승계한 경우 직무발명에 대한 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적, 배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익이 있은 경우에만 직무발명자는 사용자에게 정당한 보상을 청구할 수 있다.

(3)   이때 사용자의 이익은 회계상 이익을 의미하는 것은 아니고, 직무발명 자체에 의한 이익을 의미한다.

(4)   사용자가 직무발명에 대한 특허권을 보유하고 있다는 사정만으로 사용자의 사용자에게 직무발명으로 인한 독점적, 배타적 이익이 있다고 추정할 수 없다.

(5)   직무발명에 대한 정당한 보상을 청구하는 직무발명자가 사용자의 독점적, 배타적 이익이 있다는 점을 입증해야 한다.

(6)   사용자가 직무발명을 실시하지 않더라도 직무발명 특허의 존재로 인해 경쟁회사로 하여금 직무발명을 실시하지 못하게 하여 사용자의 매출이 증가하였다면 직무발명으로 인한 사용자의 이익으로 평가할 수 있다.

(7)   사용자는 물론 경쟁회사도 직무발명을 실시하지 않았고, 직무발명 출원 당시 다양한 대체기술이 존재하여 경쟁회사가 그 대체기술을 실시할 수 있었다면 경쟁회사에서 직무발명을 실시하지 못함으로써 사용자의 매출증가 또는 이익증가를 상정할 수 없으므로, 직무발명으로 인한 사용자의 독점적, 배타적 이익을 인정할 수 없다.

(8)   직무발명의 특허에 대한 무효사유가 있다는 사정만으로 사용자의 독점적, 배타적 이익이 없다고 단정할 수 없다.

(9)   그러나 직무발명이 직무발명 출원 당시 이미 공지된 것이어서 이를 자유롭게 실시할 수 있었고 경쟁회사도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있었다면 사용자의 독점적, 배타적 이익을 인정할 수 없다.

 

직무발명 보상금의 계산식

 

(1) 보상금 액수 = 사용자가 얻을 이익 x 발명자 공헌도(1-사용자 공헌도) x 발명자 기여율(공동발명자 중 특정 발명자의 기여도)

 

(2) 사용자가 얻을 이익 = 초과매출액 x 가상 실시료율

 

(3) 초과 매출액 = 총 매출액 x 독점권 기여율 x (발명의 기여도를 고려해야 하는 경우 그 직무발명의 기여도)

 

사용자 이익 - 특허법원 2020. 2. 14. 선고 20181725 판결

 

 

사용자가 얻을 이익은 사용자와 종업원 간의 분배의 대상이 되는 이익을 말하는 것으로, 당해 특허에 의하여 발생한 이익으로서 당해 특허와 상당인과관계가 있는 범위 내의 이익으로 제한된다. 한편, 사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 특허권에 대하여 무상의 통장실시권을 가지므로, ‘사용자가 얻을 이익은 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적 배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미한다. 이 사건과 같이 사용자가 스스로 직무발명을 실시한 경우, ‘사용자가 얻을 이익은 사용자의 매출액에 가상의 실시료율을 곱한 값에서 무상의 통상실시권으로 발생한 부분을 제외하는 방식, 즉 독점권 기여율을 곱하는 방식으로 산정할 수 있다.

 

 

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작성일시 : 2021. 8. 23. 13:51
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대법원 2012. 11. 15. 선고 20126676 판결

 

발명진흥법 제12조 전문(전문)종업원 등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자 등에게 문서로 알려야 한다.”고 규정하고 있고, 13조는 제1항에서 제12조에 따라 통지를 받은 사용자 등(국가나 지방자치단체는 제외한다)은 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원 등에게 문서로 알려야 한다.

 

다만 미리 사용자 등에게 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정이 없는 경우에는 사용자 등이 종업원 등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다.”는 규정을, 2항에서1항에 따른 기간에 사용자 등이 그 발명에 대한 권리의 승계 의사를 알린 때에는 그때부터 그 발명에 대한 권리는 사용자 등에게 승계된 것으로 본다.”는 규정을 각 두고 있으며, 발명진흥법 시행령 제7조는 법 제13조 제1항 본문에서대통령령으로 정하는 기간이란 법 제12조에 따른 통지를 받은 날부터 4개월 이내를 말한다고 규정하고 있다.

 

따라서 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자 등에게 승계한다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정이 있는 경우에는 사용자 등의 위 법령으로 정하는 기간 내의 일방적인 승계 의사 통지에 의하여 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 등이 사용자 등에게 승계된다. 또한 특허법상 공동발명자 상호 간에는 특허를 받을 권리를 공유하는 관계가 성립하고(특허법 제33조 제2), 그 지분을 타에 양도하려면 다른 공유자의 동의가 필요하지만(특허법 제37조 제3), 발명진흥법 제14조가종업원 등의 직무발명이 제3자와 공동으로 행하여진 경우 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등이 그 발명에 대한 권리를 승계하면 사용자 등은 그 발명에 대하여 종업원 등이 가지는 권리의 지분을 갖는다.”고 규정하고 있으므로, 직무발명이 제3자와 공동으로 행하여진 경우에는 사용자 등은 앞서 본 바와 같이 그 발명에 대한 종업원 등의 권리를 승계하기만 하면 공유자인 제3자의 동의 없이도 그 발명에 대하여 종업원 등이 가지는 권리의 지분을 갖는다고 보아야 한다.

 

그렇다면 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 등을 사용자 등에게 승계한다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원 등은 사용자 등이 이를 승계하지 아니하기로 확정되기 전까지는 임의로 위와 같은 승계 약정 또는 근무규정의 구속에서 벗어날 수 없는 상태에 있는 것이어서, 종업원 등이 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지한 채 사용자 등의 특허권 등 권리의 취득에 협력하여야 할 의무는 자기 사무의 처리라는 측면과 아울러 상대방의 재산보전에 협력하는 타인 사무의 처리라는 성격을 동시에 가지게 되므로, 이러한 경우 그 종업원 등은 배임죄의 주체인타인의 사무를 처리하는 자의 지위에 있다고 할 것이다.

 

따라서 위와 같은 지위에 있는 종업원 등이 그 임무를 위반하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 않은 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하는 등으로 그 발명의 내용이 공개되도록 하였다면, 이는 사용자 등에게 손해를 가하는 행위로서 배임죄를 구성한다고 할 것이다.

 

대법원 2014. 11. 13. 선고 201177313 판결

 

직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 등을 사용자 등에게 승계시킨다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원 등은 사용자 등이 이를 승계하지 아니하기로 확정되기 전까지 임의로 위 약정 등의 구속에서 벗어날 수 없는 상태에 있는 것이고, 위 종업원 등은 사용자 등이 승계하지 아니하는 것으로 확정되기까지는 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지한 채 사용자 등의 특허권 등 권리의 취득에 협력하여야 할 신임관계에 있다고 봄이 상당하다.

 

따라서 종업원 등이 이러한 신임관계에 의한 협력의무에 위배하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하였다면, 이는 사용자 등에 대한 배임행위로서 불법행위가 된다고 할 것이다.

 

KASAN_직무발명을 사용자에게 보고하지 않고 외부자 명의로 특허출원 – 업무상 배임 민형사상 책임.pdf
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작성일시 : 2021. 6. 4. 10:29
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통상 퇴직 후 회사를 상대로 직무발명 보상금 청구소송을 제기합니다. 그런데 공동 발명자 중 일부는 그 당시에도 재직 중인 경우가 많습니다. 회사는 퇴직한 종업원으로부터 발명자 보상금 청구소송이 제기되면 우선 진정한 발명자에 해당하는지, 발명에 대한 기여율은 어느 정도인지를 파악합니다. 특허담당자 뿐만 아니라 재직 중인 공동 발명자들에게 정보를 모아 검토하고 평가합니다.

 

직무발명 보상금청구권은 진정한 직무발명자에게만 인정됩니다. 따라서, 진정한 직무발명자에 해당하는지를 정확하게 판단하는 것으로부터 출발해야 합니다. 특허법리상 발명자는 특허청구범위에 기재된 기술내용(발명)의 창작에 실질적으로 기여한 사람입니다. 하나의 청구항에 하나의 발명이 성립되므로, 각 청구항 별로 각각 실질적 기여가 인정되는지 여부를 기준으로 판단합니다. 단 하나의 청구항 발명에 대한 기여가 인정되는 경우에도 그 특허 전체의 공동발명자로 인정됩니다.

 

발명자는 발명행위에 실질적으로 기여한 자입니다. 형식적 직책이나 담당업무 보다 실질적 기여가 중요합니다. 그 사람이 기여한 내용을 제외하면 발명을 할 수 없었을 것으로 판단되면 진정한 발명자에 해당합니다. 외부에서는 정확히 알기 어렵지만, 발명을 같이 했던 공동발명자들이라면 잘 알고 있습니다. 여기에 특허법 전문가와 함께 검토해 보면, 단독 발명자인지, 공동 발명자인지, 발명자가 아닌지 여부를 판단할 수 있습니다. 나아가 공동발명자들 사이 각자의 기여도까지 산정할 수 있습니다.

 

한편, 특허법리상 특허증 및 특허출원서에 발명자로 기재되어 있다는 점만으로 부족합니다. 발명자로 주장하는 자에게 입증책임이 있기 때문입니다. 회사 입장에서는 퇴직 연구원이 진정한 발명자에 해당하지 않는다고 주장할 것입니다. 따라서 구체적 자료를 가지고 발명자임을 입증할 준비를 해야 합니다.

 

여기서 발명에 관여한 다른 공동 발명자가 중요한 영향을 미칠 수 있습니다. 직무발명 보상금 청구소송을 제기한 연구원을 도와줄 수도 있고, 반대로 회사 입장에서 예전 동료를 적극 공격할 수도 있습니다.

 

잘 알려진 실제 사례도 있습니다. 화학공정 관련 직무발명으로 회사에 막대한 이익을 안겨준 직무발명자가 퇴사 후 회사에 대해 거액의 직무발명보상금 청구소송을 제기하자, 회사에서는 재직 중인 부하직원이자 공동발명자의 적극적인 도움을 받아 퇴직한 팀장은 발명자 이름을 올렸지만 발명에 실질적으로 기여한 바가 없다고 항변하였고, 그와 같은 방어전술이 성공하여 직무발명보상금을 한 푼도 주지 않았습니다.

 

만약 재직 중 부하직원 공동발명자가 퇴직자와 같이 직무발명보상금청구소송을 하거나 또는 같은 공동발명자 입장에서 소극적 도움이라도 주거나 최소한 회사를 도와 퇴직자를 적극적으로 공격하지만 않았다면 그 소송 결과가 크게 달라졌을 것입니다.

 

직무발명자라면 회사에 대해 직무발명 보상금 청구소송을 제기하기 전 특허법상 진정한 발명자인지 객관적으로 평가해 보고, 특허법 전문가의 검증을 거친 다음, 소송에서 어떻게 입증할지 구체적 입증계획과 구체적 입증자료를 잘 준비한 다음, 예상되는 회사의 공격을 방어할 방안도 마련해야 하는데, 이때 공동발명자로 판단되는 동료들의 협력이 매우 중요하다는 점을 명심해서 그들과 연대하는 방안을 적극적으로 모색해 보아야 할 것입니다.

 

발명자 자격에 대한 입증방안과 구체적 자료준비도 없을 뿐만 아니라 공동발명자의 협력약속도 받지 못한 상태에서 무턱대고 회사에 대한 직무발명 보상금 청구소송부터 제기한다면, 언제 허물어질지 모르는 부실한 토대에 모래성을 쌓는 것과 다름 없습니다.

 

KASAN_발명자 인정요건, 발명자 공헌도, 각 공동발명자의 기여도 입증방안 – 공동발명자의 연대 중요, 구체적 증거자료 사전 준비 등 직무발명보상청구 소송의 가장 중요한 포인트.pdf
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작성일시 : 2021. 3. 29. 08:58
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실무적으로 공동발명자 판단은 매우 중요합니다. 공동발명자라고 주장하는 측에 그 주장을 구체적 증거로 입증할 책임이 있습니다. 미국법원은 그 입증책임을 corroborating evidence, 즉 구체적 증거로 상세하게 입증할 것을 요구합니다. 위 사건에서 공동발명 여부를 입증하는 방법과 정도를 어떻게 판단했는지 판결문 중 해당 부분을 인용합니다. 한번 읽어 보시기 바랍니다.

 

미국 특허법 공동발명자 규정 - 35 U.S.C. § 116(a) - Joint Inventorship

 

“When an invention is made by two or more persons jointly, they shall apply for patent jointly and each make the required oath, except as otherwise provided in this title. Inventors may apply for a patent jointly even though (1) they did not physically work together or at the same time, (2) each did not make the same type or amount of contribution, or (3) each did not make a contribution to the subject matter of every claim of the patent.”

 

1심 판결문 – 58면 이하

 

An individual qualifies as a joint inventor only if he contributes to the conception of the claimed invention. Conception requires a ‘definite and permanent idea of an operative invention, including every feature of the subject matter sought to be patented.’ An idea is definite and permanent when the inventor has a specific, settled idea, a particular solution to the problem at hand, not just a general goal or research plan.

 

Conception is complete when only ordinary skill would be necessary to reduce the invention to practice, without extensive research or experimentation.

 

A conception is not complete if the subsequent course of experimentation, especially experimental failures, reveals uncertainty that so undermines the specificity of the inventor’s idea that it is not yet a definite and permanent reflection of the complete invention as it will be used in practice.

 

There is no explicit lower limit on the quantum or quality of inventive contribution required for a person to qualify as a joint inventor.

 

In particular, a putative joint inventor “need not demonstrate that he made a contribution equal in importance to the contribution made by the listed inventors.” Instead, courts ask whether the contribution is “not insignificant in quality, when . . . measured against the dimension of the full invention.”

 

Inventorship is determined on a claim-by-claim basis, and a putative co-inventor need only show that he contributed to the conception of one claim.

 

A joint inventorship analysis proceeds in two steps. First, a court must construe the claims to determine the subject matter encompassed thereby.

 

Second, a court must compare the alleged contributions of each asserted co-inventor with the subject matter of the correctly construed claim to determine whether the correct inventors were named.

 

To meet the clear and convincing evidence standard, putative joint inventors must provide some corroborating evidence instead of relying solely on their own testimony. This requirement for corroboration addresses the concern that a party claiming inventorship might be tempted to describe his actions in an unjustifiably self-serving manner in order to obtain a patent.

 

Courts use a “rule of reason” analysis to determine if a putative joint inventor has sufficiently corroborated his testimony.

 

This analysis requires considering all pertinent evidence to judge “the credibility of the inventor’s story.” There is no particular formula that an inventor must follow in providing corroboration of his testimony.

 

“Records made contemporaneously with the inventive process” are the most reliable corroborating evidence, but courts also consider “circumstantial evidence of an independent nature” and “oral testimony from someone other than the alleged inventor.”

 

Oral testimony of one putative joint inventor is not enough on its own to corroborate the oral testimony of another. Courts have generally been most skeptical of oral testimony that is supported only by testimonial evidence of other interested persons. But such testimony can help to corroborate along with other evidence.

 

The record includes agendas from all but one of the three scientists’ collaboration meetings, slides from the meetings, numerous emails and letters exchanged by the three scientists in 1999 and 2000, and published journal articles. These documents explain Dr. Freeman’s and Dr. Wood’s hypotheses, experimental results, and conclusions and are alone sufficient to constitute corroborating evidence.

 

In addition to the plethora of documents, Dana-Farber provided corroboration from a number of witnesses. Dr. Brown corroborated Dr. Freeman’s testimony about his antibody and IHC work. Dr. Carreno, a former GI scientist, confirmed that the trio met in May 2000 in Seattle. Dr. Collins at GI testified that Dr. Freeman reached out about finding 292’s receptor and that Dr. Wood discovered that 292 is a ligand for PD-1. 

 

Especially significantly, Dr. Honjo, who was present for the trial, confirmed most of the events to which Dr. Freeman and Dr. Wood testified. The “cohesive web of allegedly corroborative evidence” leaves no doubt that Dr. Freeman and Dr. Wood testified truthfully about the experiments they conducted, the communications they exchanged, and the substance of the meetings they attended.

 

KASAN_블록버스터 바이오신약 PD-1PD-L1 면역항암제 옵디보 Opdivo 특허발명의 공동발명 성립요건 corroboration 입증책임 미국법원 Dana-Farber Cancer Institute vs Ono Pharmaceutical & BMS 사건 판결.pdf
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작성일시 : 2021. 3. 26. 14:00
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세계적 블록버스터 신약 OPDIVO 연구과정에 석사과정부터 참여하여 박사학위까지 받았고 관련 논문의 저자로서 특히 중요 기여자(contributor)로 기재된 연구원이 연구실 지도교수와 기술이전 제약회사인 오노약품을 상대로 자신이 공동발명자로서 특허권의 공유지분권자라고 주장하는 소송입니다.

 

대학교수, 대학원생 공동저자 PNAS 논문

 

Yoshiko Iwai, Masayoshi Ishida, Yoshimasa Tanaka, Taku Okazaki, Tasuku Honjo, and Nagahiro Minato. PNAS September 17, 2002 99 (19) 12293-12297; Involvement of PD-L1 on tumor cells in the escape from host immune system and tumor immunotherapy by PD-L1 blockade

 

일본 동경지방법원 1심 판결 공동발명자 불인정

 

132페이지에 이르는 장문의 판결문에서 당시 교토대학 연구실의 구성, 연구진행 현황 등을 상세하게 설명하고, 석사과정 연구원의 기여여부 등을 구체적으로 판시하였습니다. 특허발명도 매우 중요하지만, 논문의 주요 저자로 기재된 대학원생이 공동발명자에 해당하는지 여부를 구체적으로 판단한 보기 드문 판결문입니다.

 

일본 동경고재 2심 판결 공동발명자 불인정

 

참고자료로 첨부한 판결문을 읽어 보시기 바랍니다. 대학원생의 공동발명자 성립여부를 판단한 판결 부분을 인용하면 다음과 같습니다.

 

 

항소심 판결 요지 정리

 

구체적으로 실험을 담당하여 수행한 대학원 연구원을 공동발명자로 볼 수 있는지 여부, 착상의 구체화에 실제 참여한 연구원을 공동발명자로 인정하기 위한 판단기준

 

현실 관여만으로는 부족라도 창작적 관여가 필요하다고 판결. 단순 보조를 넘어서는 기여, 공헌이 있더라도 그것이 창작적인 관여에 이르러만 공동 발명자로 인정할 수 있다.

 

일본어 원문을 인용하면 다음과 같습니다.

着想具体化関与した明者であるためには創作的関与することが必要であり関与だけではりないという表現

 

着想具体化加担することが必要表現してしまうと、「補助える関与をしたら共同明者であるかのようにされる余地がありたところ、「補助える関与をしたとしても、「創作的関与しなければ共同明者としてはめられないことをすことによって共同明者たり境界線一定程度明確にしたといえるかもしれない具体化創作的関与必要であると判示した判決はいくつかある

 

첨부: 일본 동경고재 항소심 판결문

 

KASAN_옵디보 OPDIVO 특허발명의 공동발명자 판단 일본 판결 - 일본대학 교수와 대학원생 논문 공동저자 BUT 공동발명자 판단 별개 일본동경고재 2021. 3. 17. 선고 항소심 판결.pdf
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일본판결_동경고재_2021. 3. 17. 선고 항소심 판결.pdf
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작성일시 : 2021. 3. 26. 13:00
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1.  계약자유의 원칙상 각 당사자는 그 의사에 따라 계약을 체결하거나 하지 않을 자유가 있습니다. 각자 책임으로 계약 관련 비용도 부담하는 것이 원칙입니다. 계약이 성립된 경우에만 비로소 계약상 책임이 발생합니다. 계약협상 후 계약체결을 거절할 수 있지만 예외적으로 그 과정에서 불법행위 성립이 인정되면 불법행위로 인한 손해배상 책임을 인정할 수 있습니다. 그러나 일방이 교섭단계에서 계약이 확실하게 체결되리라는 정당한 기대 내지 신뢰를 부여하여 상대방이 그 신뢰에 따라 행동하였음에도 상당한 이유 없이 계약의 체결을 거부하여 손해를 입혔다면 이는 신의성실의 원칙에 비추어 볼 때 계약자유 원칙의 한계를 넘는 위법한 행위로서 불법행위를 구성합니다(대법원 2001. 6. 15. 선고 9940418 판결). 계약자유 원칙의 한계를 넘는 위법한 행위로서 불법행위를 구성한다는 취지입니다. 다만, 계약자유의 원칙에 대한 예외적 책임이므로 엄격하게 제한적으로 적용합니다.

 

2.  또한, 당사자는 계약내용을 자유롭게 정할 수 있지만, 일정한 한계를 벗어나면 민법 제103조 위반으로 무효입니다. 여기서 계약무효 사유인 ‘반사회질서의 법률행위’는 법률행위의 목적인 권리의무의 내용이 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반되는 경우뿐만 아니라, 그 내용 자체는 반사회질서적인 것이 아니라고 하여도 법적으로 이를 강제하거나 법률행위에 사회질서의 근간에 반하는 조건 또는 금전적인 대가가 결부됨으로써 그 법률행위가 반사회질서적 성질을 띠게 되는 경우 및 표시되거나 상대방에게 알려진 법률행위의 동기가 반사회질서적인 경우를 포함합니다(대법원 2009. 9. 10. 선고 200937251 판결).

 

3.  계약위반에 따른 손해배상은 통상손해를 그 한도로 합니다. 후속 개발일정 지연에 따른 손해 등은 특별손해로, 민법 제393조 제2항 “특별한 사정으로 인한 손해는 채무자가 이를 알았거나 알 수 있었을 때에 한하여 배상의 책임이 있다”에 따라 매우 제한적으로 인정됩니다. 다만, 특별손해 배상책임에 대한 요건으로서 채무자의 예견가능성은 채권성립시가 아니라 채무불이행시를 기준으로 판단하고(대법원 1985. 9. 10. 선고 841532 판결), 그 예견 대상이 되는 것은 그와 같은 특별한 사정의 존재만이고 그러한 사정에 의하여 발생한 손해의 액수까지 알았거나 알 수 있어야 하는 것은 아닙니다(대법원 2002. 10. 25. 선고 200223598 판결).

 

4.  다양한 이유로 독점계약을 체결합니다. 그런데, 독점계약은 유익한 점도 많지만 단점도 많습니다. 독점계약 체결 후 상황이 최초 예상과 달리 전개될 경우 당사자가 부담할 Risk가 크고 계약상 융통성이 거의 없기 때문에 그 해결도 어렵습니다. 따라서 독점계약은 체결할 때부터 관련 Risk를 두루 점검해보고 그 해결방안을 계약서에 포함시키는 것이 좋습니다. 예를 들어, 특허기술의 독점실시를 위한 특허권 전용실시권 설정 라이선스 계약이라면 실시자 licensee에게 최소 제조 및 판매수량 또는 최소 로열티 지급액 등을 미리 설정해 두어야 합니다. 전용실시권 설정으로 특허권자 자신도 실시할 수 없을 뿐만 아니라 제3자 실시허락도 불가능하기 때문에, 특허권자 licensor는 수익을 전혀 얻을 수 없는 상황에 처할 수도 있습니다.

 

5.  특허기술의 독점실시 라이선스 계약뿐만 아니라 공동개발 및 독점공급계약이나 독점판매 계약에서도 유사한 Risk가 있습니다. 원료에 대한 독점공급계약을 체결하였으나 그 공급가격이 너무 비싸서 최종 제품의 경쟁력을 확보할 수 없는 경우도 있습니다. 특히 제3자로부터 훨씬 낮은 가격에 동일한 원료를 공급받을 수 있다면 그 부담은 더욱 커질 것입니다. 그와 같은 경우 독점계약관계를 비독점 계약관계로 전환할 수 있다는 조건을 미리 둔다면 관련 문제를 쉽게 해결할 수 있습니다.

 

6.  계약서에 기술보증을 요구하는 경우 그 책임범위가 문제됩니다. 대법원은 최근 계약체결 당시 상대방이 진술 및 보증조항의 위반사실을 이미 알고 있었다고 해도 계약서의 보증조항의 효력을 함부로 부정할 수 없다고 판결하였습니다. 서울고등법원 판결에서, ‘계약체결 당시 상대방이 이미 진술 및 보증 조항의 위반사실을 알고 있었고, 계약협상 및 가격산정에 반영할 수 있었음에도 방치하였다가 이후 위반사실이 존재한다는 사정을 들어 손해배상 책임을 묻는 것은 공평의 이념 및 신의칙상 허용될 수 없다’고 판결한 것을 뒤집은 것입니다. 일단 진술 및 보증조항에 동의하고, 나중에 가서 해결하는 것은 어렵습니다.

 

7.  현실적으로 가장 합리적인 보증방안은 보증을 하는 당사자에게 관련 사항에 대한 사전조사 및 검토를 요구하고, 그 결과 이상이 없다는 점을 보증하게 하는 것입니다. 보증자가 성실한 조사 및 검토를 한다는 부담을 안고, 그 결과 알고 있는 범위 내에서 보증책임을 부담하는 것입니다. , 자신도 모르고 있었거나 알 수도 없었던 사실에 대해까지 추후 무조건 책임을 묻는다는 것은 비현실적이고 비합리적입니다. 이와 같은 한계설정 방안을 "knowledge qualifier qualification"이라고 합니다. 예문 - "기술을 이전하는 "", 갑이 아는 범위 내에서 계약 기술이 제3자의 권리를 침해하지 않는다는 점을 보증한다."

 

8.  특허권 전용실시 계약을 체결하면서 특허권자 회사에 대해 “귀사의 승낙 없이 특허를 임의대로 사용하지 않겠다”는 제한조항을 넣었으나, 특허등록원부에 전용실시권 등록을 하면서 계약상 제한사항은 등록하지 않았습니다. 대법원은 전용실시권 설정계약상의 제한사항을 등록하지 않은 경우, 그 제한을 위반하여 특허발명을 실시하여도 계약위반은 성립하지만 특허침해는 성립하지 않는다고 판결하였습니다. 전용실시권 관련 제한사항은 특허등록원부에 등록해야만 그 온전한 효력을 인정받습니다.

 

9.  기술이전 License, Collaboration Agreement 실무에서 기술보유자 licensor는 자금 압박 때문에 당장 눈앞에 보이는 royalty 금액을 가장 중시하기 마련입니다. 그러나 장기적 관점에서 보면, 해당 기술뿐만 아니라 모든 연구개발정보, 경험, 축적된 knowhow, patent portfolio, 연구인력 등을 포함한 회사 전체를 M&A로 매각할 때 가장 큰 가치를 얻을 수 있습니다. 기술개발이 잘 진행되면 M&A로 훨씬 더 높은 가격으로 거래할 기회가 있다는 점을 염두에 두어야 할 것입니다. M&A 매수회사로서는 존재하는 license contract 존재에도 불구하고 그 기술의 상업적 개발로 인해 충분한 이익을 거둘 수 있어야만 합니다. 당시 기술이전 License, collaboration Agreement에서 상황에 따라 선택할 수 있는 option contract, opt in 조항을 두어 향후 제품 개발과 판매에 참여할 수 있는 권리, 이익 분배권, 사업활동 자유의 범위, change of control 등 장래 권리를 확보하고 있다면 높은 가치를 받을 수 있을 것입니다.

 

10.  License 후 공동연구개발을 진행하지만 완료까지 오랜 기간이 소요되는 경우, 기술보유 licensor 벤처회사가 투자유치 또는 M&A 등으로 지배권 변동이 발생하기도 합니다. Licensee 경쟁회사에서 licensor 회사를 M&A하는 경우는 물론, 제품라인이 중복되거나 연구개발전략이 전혀 달리하는 등 다양한 사유로 collaboration 관계를 지속하기 어려운 상황을 맞기도 합니다. 이와 같은 상황에 대비하여 처리방안을 규정한 계약조항을 미리 두는 것이 필요할 것입니다.

 

KASAN_공동연구개발 관련 계약분쟁 실무적 포인트.pdf
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작성일시 : 2021. 3. 2. 09:36
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우리나라 판결에서 통상 사용하는 직무발명의 실시보상의 경우 보상금 산정방법은 다음과 같습니다.

 

직무발명 보상금 = [사용자가 얻을 이익] x [발명자 공헌도] x [발명자 기여율]

 

사용자가 얻을 이익 = 직무발명을 실시하는 제품의 총 매출액 x 직무발명 기여도(직무발명으로 인한 초과 매출 비율) x 가상의 실시료율 x 독점권 기여율

 

앞서 올린 참고자료에 보듯 독일법상 실시보상금은 가상의 라이선스방식을 채택하여 다음과 같이 E x A = C산정한다고 합니다. 직무발명의 가치(E)는 직무발명으로 인해 증가된 매출(increased sales)에 대한 가상의 라이선스로 얻을 수 있는 로열티 상당액이고, 여기에 기여도(A, contribution factor)를 곱하여 최종 보상액수를 정합니다. 참고자료에서 독일에서 직무발명의 기여도(A)에 대한 실무적 평균값은 15 ~ 20%라고 합니다.

 

실무적으로 주목되는 핵심사항은 직무발명으로 인해 증가된 매출(increased sale)입니다. 논리적으로 직무발명에 기인하는 매출증가분에 대해 가상의 라이선스를 상정하여 실시료율(royalty rate)을 곱한 금액을 사용자의 이익으로 산정하는 것이 타당합니다. 독일실무가 이와 같습니다.

 

우리나라 판결에서는 총 매출액에다 직무발명 기여도, 즉 직무발명으로 인한 초과 매출 비율을 곱하는 방식을 사용합니다. 그 결과값을 직무발명으로 인해 증가된 매출로 보는 것입니다. 여기에다 가상의 실시료율을 곱한 후, 추가로 독점권 기여율을 곱한 값을 사용자의 이익으로 산정합니다.

 

논리적으로는 타당하지만 실제 구체적 사건에서 나온 판결을 자세히 보면, 실무적으로 논리적 함정과 의문점이 있습니다. 예를 들면, 직무발명 기술을 제3자에게 실시 허락하거나 또는 기술이전을 한 경우에 대한 실적보상의 경우와 비교해 보면 사용자의 자기실시 보상의 경우는 그 보상금의 규모에서 확연한 차이를 보입니다. 그 원인을 탐구해보면 대부분 직무발명 기여도, 직무발명으로 인한 초과 매출 비율에 있다는 것을 알 수 있습니다.

 

이론상 자기실시에 대한 직무발명보상과 기술이전 또는 라이선스에 대한 처분보상/실적보상은 사용자에게 인정되는 무상의 통상실시권에 해당하는 부분만 차이가 있을 뿐입니다. 보상액 산정에서 그 부분만 빼거나 보정해주는 것이 맞습니다. 그럼에도 불구하고 실제 보상금 규모를 소위 금액의 단위를 달리할 정도로 현격한 차이를 보입니다. 직무발명 기여도(직무발명으로 인한 초과 매출 비율)라는 factor를 지나치게 낮게 정해 곱하기 때문입니다.

 

한편, 사용자가 제3자로부터 라이선스를 받아 실시하는 상황을 가정한 가상의 실시료률에서 통상실시허락 대가에 해당하는 실시료률을 공제하면 직무발명으로 인한 독점적 이익을 산정할 수 있습니다. 이론적으로 [가상의 실시료율 x 독점권 기여율 = 전용 실시료율 - 통상 실시료율]로 산정할 수 있습니다.

 

참고로 기술료(Royalty)는 순매출(net sale) x 실시료률(royalty rate)로 계산합니다. 결과값에 큰 영향을 미치는 factor는 매출액입니다. 미국특허 판례와 통설은 특허발명이 적용된 거래대상 최소단위 물품, 소위 the smallest saleable patent practice unit (SSPPU) 기준을 채택하고 있습니다. 독일실무에서도 직무발명이 적용된 결정적 부분을 근거로 산정한다는 점에서 실질적으로 동일한 입장입니다.

 

그런데 우리나라 판결에서 직무발명의 자기실시 보상금을 산정할 때는 직무발명을 실시하는 제품의 순매출 총액이 아니라 여기에다 직무발명으로 인한 초과 매출 비율(직무발명 기여도)라는 factor를 곱해서 나온 값을 산출하여 그것을 직무발명으로 인해 증가된 매출로 보고, 여기에다 가상의 실시료율을 곱한다는 것입니다.

 

독일실무와는 다릅니다. 직무발명이 적용되었지만 보상액 산정에서 제외하는 매출분에 대한 논리적 근거도 찾기 어렵습니다. 3자 실시에 관련된 기술이전 또는 라이선스 수익에 대한 처분보상이나 실적보상과 비교해 볼 때, 사용자의 실시만 기술사용료 중 통상실시권 부분만 제외하는 것이 아니라 나아가 초과매출기여율을 곱하여 기술사용료 중 극히 일부만 사용자의 이익으로 인정하는 것도 형평에 맞지 않습니다. 논리적으로도 설득력이 없습니다. 독일에서도 그와 같이 산정하지 않습니다.

 

직무발명의 자기실시에 대한 보상금 산정에 관한 독일의 법규, 판결 및 실무사례와 우리나라 판결을 비교해 보면, 우리나라 판결에서 사용하는 자기실시 보상금의 산정식은 의문이 많습니다.

 

졸견으로는 자기실시에 대한 직무발명보상액 산정은 [사용자의 이익 = 순매출액 x 가상의 실시료율 x 독점권 기여율]로 함이 타당하지 않을까 생각합니다.

 

KASAN_직무발명 자기실시의 경우 보상금액 산정방법에서 우리나라 판결과 독일실무의 비교.pdf
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작성일시 : 2021. 2. 17. 10:09
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발명진흥법 제12조 전문(前文)종업원 등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자 등에게 문서로 알려야 한다.”고 규정하고 있고, 13조는 제1항에서 12조에 따라 통지를 받은 사용자 등(국가나 지방자치단체는 제외한다)은 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원 등에게 문서로 알려야 한다. 다만, 미리 사용자 등에게 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정이 없는 경우에는 사용자 등이 종업원 등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다.”는 규정을, 2항에서 1항에 따른 기간에 사용자 등이 그 발명에 대한 권리의 승계 의사를 알린 때에는 그때부터 그 발명에 대한 권리는 사용자 등에게 승계된 것으로 본다.”는 규정을 각 두고 있으며, 발명진흥법 시행령 제7조는 법 제13조 제1항 본문에서 "대통령령으로 정하는 기간"이란 법 제12조에 따른 통지를 받은 날부터 4개월 이내를 말한다고 규정하고 있다. 따라서 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자 등에게 승계한다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정이 있는 경우에는 사용자 등의 위 법령으로 정하는 기간 내의 일방적인 승계 의사 통지에 의하여 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 등이 사용자 등에게 승계된다. 또한 특허법상 공동발명자 상호간에는 특허를 받을 권리를 공유하는 관계가 성립하고(특허법 제33조 제2), 그 지분을 타에 양도하려면 다른 공유자의 동의가 필요하지만(특허법 제37조 제3), 발명진흥법 제14조가 종업원 등의 직무발명이 제3자와 공동으로 행하여진 경우 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등이 그 발명에 대한 권리를 승계하면 사용자 등은 그 발명에 대하여 종업원 등이 가지는 권리의 지분을 갖는다.”고 규정하고 있으므로, 직무발명이 제3자와 공동으로 행하여진 경우에는 사용자 등은 앞서 본 바와 같이 그 발명에 대한 종업원 등의 권리를 승계하기만 하면 공유자인 제3자의 동의 없이도 그 발명에 대하여 종업원 등이 가지는 권리의 지분을 갖는다고 보아야 한다.

 

그렇다면 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 등을 사용자 등에게 승계한다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원 등은 사용자 등이 이를 승계하지 아니하기로 확정되기 전까지는 임의로 위와 같은 승계 약정 또는 근무규정의 구속에서 벗어날 수 없는 상태에 있는 것이어서,

 

종업원 등이 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지한 채 사용자 등의 특허권 등 권리의 취득에 협력하여야 할 의무는 자기사무의 처리라는 측면과 아울러 상대방의 재산보전에 협력하는 타인 사무의 처리라는 성격을 동시에 가지게 되므로, 이러한 경우 그 종업원 등은 배임죄의 주체인 타인의 사무를 처리하는 자의 지위에 있다고 할 것이다.

 

따라서 위와 같은 지위에 있는 종업원 등이 그 임무에 위배하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 않은 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하는 등으로 그 발명의 내용이 공개되도록 하였다면, 이는 사용자 등에게 손해를 가하는 행위로서 배임죄를 구성한다고 할 것이다.

 

첨부: 대법원 2012. 11. 15. 선고 20126676 판결


KASAN_종업원 발명자가 직무발명을 사용자에게 보고하지 않고 무단으로 외부에서 출원, 등록한 행위 – 업무상 배임

대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결.pdf


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작성일시 : 2021. 1. 15. 10:17
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1. 특허법리에 기초하여 검토하여 사용자의 직무발명 활용사실을 정확하게 확인해야 합니다.   

 

법원은 설령 사용자가 직무발명을 직접 실시하지 않더라도 어떤 형태로든 이익을 얻는 것으로 인정된다면, 원칙적으로 직무발명자에게 정당한 보상금을 청구할 권리가 있다는 입장입니다. 그러나, 현실적으로 이와 같은 경우 직무발명자에게 인정되는 보상금은 매우 적은 금액이므로 소송비용을 제외하면 직무발명자가 얻을 수 있는 실질적 보상금은 매우 적습니다.

 

직무발명보상금 청구소송은 사용자가 직접 그 발명기술을 실시하는 경우이거나, 3자에게 기술이전 또는 라이선스를 체결한 경우에만 청구하는 것이 바람직합니다. 따라서, 직무발명자는 자신이 발명한 기술이 실제 활용되고 있는지 여부를 먼저 확인하는 것이 필요합니다. 이때 직무발명 기술의 활용과 특허발명의 실시는 많은 경우 중복될 것이지만, 반드시 동일하지 않다는 점도 유의해야 합니다. 원칙적으로 직무발명 보상금은 특허발명을 전제한 것이므로, 특허청구범위에 기재된 발명기술을 사용자가 실시하는지 여부를 특허법 시각에서 평가해야 정확합니다.

 

2. 판결 법리에 비추어 진정한 발명자인지 여부를 정확하게 검토하여 확인해야 합니다. 진정한 발명자 입증책임에 유의하여 입증자료를 사전에 준비해야 합니다.   

 

직무발명자는 본인이 진정한 발명자라는 사실을 입증해야 합니다. 사용자는 직무발명보상청구소송에서 종업원 직무발명자를 진정한 발명자가 아니라고 주장하는 경우가 다반사입니다.

 

직무발명을 단독으로 한 경우라면 문제되지 않을 것입니다. 공동발명의 경우에도 다른 공동발명자들로부터 진정한 발명자로 인정받았던 자료가 있다면 문제없습니다. 또는 소송과정에서 연구노트 등을 통해 진정한 발명자로 인정될 수 있는 경우도 문제없습니다.

 

그러나, 실제 소송에서는 공동발명자 중 다른 동료가 소송을 제기한 직무발명자의 기여를 전면 부인하기도 하고, 연구노트 등 관련 자료를 모두 회사가 보유하고 있기 때문에 그 중에서 본인에게 불리한 자료만 제출하면서 발명자 자격을 다투는 경우가 많습니다. 사용자로부터 있을 이와 같은 공격에 대비하여, 공동 발명자를 미리 만나 상호 이익이 되는 방향으로 협력하는 방안을 협의하는 등 발명자 요건에 관한 충분한 입증준비를 미리 해 두어야 합니다.

 

참고로, 공동발명자들은 직무발명 보상금을 자신의 기여율에 따라 안분하는 위치에 있습니다. 공동 발명자들은 사용자에 대해서는 이익을 공유하지만, 상호간에는 기여율로 경쟁하는 미묘한 관계에 있습니다. 신중한 접근이 필요한 이유입니다. 또한, 진정한 발명자에 해당하지 않는 대표이사, 연구소장 등을 명목상 공동발명자로 기재하는 경향이 많습니다. 그와 같은 발명자가 아닌 사람이 발명자에 포함되어 있다면 그만큼 진정한 발명자의 지분이 낮아질 수 있습니다. 따라서, 진정한 발명자가 아닌 명목상 발명자를 대상에서 제외할 수 있는지 여부를 함께 검토해 볼 필요가 있습니다.

 

3. 특허무효 가능성 체크 및 대응방안 검토

 

대법원 판결에서 특허무효인 경우에도 직무발명보상청구가 인정된다고 하였습니다. 무효법리에 따르면 처음부터 특허권이 없었던 것이나 특허등록 후 오랜 기간이 지나 특허무효라고 판단되었다고 해서 사용자가 그 특허발명으로 인해 얻은 이익이 소급하여 없어지는 것은 아니기 때문입니다.

 

다만, 특허발명이 공지기술인 경우에는 사용자가 직무발명으로 얻는 독점적, 배타적 지위에서 얻을 이익을 인정할 수 없으므로 직무발명보상도 인정되지 않습니다. 즉 특허무효 사유에 따라 다른 결론에 도달할 수 있습니다.

 

또한, 특허무효인 경우 직무발명보상을 하더라도 그 보상금 산정에 그 무효사정을 반영하므로 실제 매우 적은 금액만 보상받게 됩니다.

 

따라서, 직무발명보상청구소송 전에 특허무효 가능성을 객관적으로 체크하는 것이 필요합니다. 사용자가 특허무효를 주장하는 경우 이에 대한 적절한 반박논리를 미리 준비하는 등 대응방안을 마련해 두는 것이 바람직하기 때문입니다. 잘 대응하여 특허무효 공격을 방어하고, 또 무효가 되더라도 여전히 직무발명보상금을 인정받을 수 있는 근거를 마련할 있을 것입니다.

 

4. 직무발명보상금액 구체적 산정자료 확보

 

직무발명보상금 액수의 산정은 사용자가 직무발명으로 인해 얻을 이익을 출발점으로 합니다. 사용자의 이익에 관한 모든 자료가 사용자의 수중에 있고, 직무발명자가 이를 확보하기가 매우 어렵습니다. 따라서, 일단 소송이 시작되면 확보하기 어려운 매출관련 자료, 관련자의 진술 등을 미리 확보할 수 있다면 소송에서 유리하게 활용할 수 있을 것입니다. 물론 민사소송법에 따라 회사에 대한 문서제출명령 등을 통해 관련 자료를 법원에 제출하도록 할 수 있지만, 여러 가지 핑계를 들어 협조하지 않을 경우를 대비하여 회사를 신청할 수 있는 대상자료의 존재, 대강의 내용 등을 미리 확인해 둔다면 소송에서 많은 도움이 될 것입니다. 만약 직무발명이 부품이나 s/w인 경우 완성품의 매출에서 차지하는 비율을 산정할 수 있는 자료를 확보할 수 있는지 여부도 중요합니다.

 

참고로, 지재권 관련 소송에서 그 대상 지재권의 가치 또는 침해시 손해액 등을 산정하는 것은 현실적으로 매우 어렵기 때문에, 하나의 방안으로 국세청에서 매년 고시하는 각 직종별 표준 수익율 자료를 활용하는 경향이 있습니다. 예를 들면, 직무발명을 실시하는 제품의 매출을 입증한다면 여기에 평균 업계 수익율을 곱하거나 재무제표의 그 해 영업이익율을 곱하는 방식으로 사용자의 이익을 산정할 수 있습니다. 물론, 이것이 정확하다는 것은 아니지만, 다투는 측에 입증책임이 있으므로 그 과정에서 보다 정확한 이익이 산정될 수도 있고, 그렇지 않다면 비록 부정확하더라도 법원 재량으로 그 액수를 인정하는 것입니다. 이와 같은 자료를 활용하면 경우에 따라서는 직무발명 보상금 액수를 미리 가늠해 볼 수 있을 것입니다.

 

5. 보상청구소송의 진행, 소요기간 및 실무적 대응방안

 

직무발명보상청구권은 10년의 시효기간이 경과하면 소멸됩니다. 소를 제기하기 전에 소멸시효 기간, 중단사유 등을 신중하게 검토해야 합니다.

 

통상 소장을 제출하면 이를 상대방에 송달하여 30일 이내에 답변서를 제출할 기회를 주고, 그 후 상호 2,3회의 서면공방을 거친 후, 소 제기일로부터 약 6개월 이후에 변론기일이 지정됩니다. 통상 판결까지는 1년 이상의 시간 필요합니다. 직무발명 소송의 결과는 다른 연구원에 대한 보상 및 사기, 인사관리 체계에 미치는 영향이 지대하므로 회사가 패소할 경우 1심에서 종결되어 확정될 가능성은 낮고, 대법원까지 가는 경우도 많습니다. 그렇게 된다면 종결까지는 약 3, 경우에 따라서는 그 이상의 장기간이 필요합니다. 다만, 직무발명자가 1심에서 승소하는 경우에는 그 승소한 보상금을 임시로 받아서 소송비용 등으로 활용할 수 있는 금전에 대한 가집행을 허용하는 경우가 많습니다.

 

6. 직무발명보상청구소송 관련 실무적 포인트 몇 가지 정리

 

(1) 회사에서 직원으로부터 입사시 또는 퇴사시 직무발명 보상금 청구를 하지 않겠다, 이미 받은 보상이 전부이고 더 이상의 보상청구는 하지 않는다는 약정서, 확인서, 서약서 등을 받아도, 그와 같은 계약은 법적으로 원칙적으로 효력이 없습니다. 직무발명자의 보상금 청구권 규정은 강행규정으로 이에 반하는 계약, 사규, 직무발명 관리규정, 보상규정 등은 특별한 사정이 없는 한 모두 무효입니다.

 

(2) 직원이 재직 중 직무발명 관련된 보상, 승진 기회, 교육기회 부여 등 다양한 인센티브를 이미 받았다고 해도, 직무발명 보상금을 청구하는데 장애가 되지 않습니다. 직무발명보상청구 자체를 방해하지 않고, 다만 직무발명 보상금액을 산정할 때 그와 같은 사정을 고려할 뿐입니다.

 

(3) 직무발명 관리규정, 사규, 입사 계약서 등에 ‘재직시 완성한 발명은 즉시 회사에 귀속된다’ 등등 자동승계 규정을 명시적으로 두더라도, 사용자가 직무발명을 항상 자동 승계하는 것은 아닙니다. 통상 직무발명 보고, 승계여부 심사, 승계통지라는 과정을 거처 승계됩니다. 따라서, 직원이 직무발명을 회사에 보고하지 않고 무단 출원한 경우, 권리승계 절차를 거친 적이 없으므로 사용자는 승계인 지위에서 권리주장을 할 수 없는 경우도 있습니다.

 

(4) 직무발명이 특허 출원되지 않거나, 또는 발명자로 기재되지 않는 경우에도, 진정한 발명자라면 직무발명보상금 청구권이 있습니다. 다만, 직무발명보상소송에서 직무발명자는 자신이 진정한 발명자라는 사실을 입증해야 하는 입증책임을 부담합니다. 발명일로부터 수년이 지났을 뿐만 아니라 퇴사한 이후에 연구개발 및 발명 사실을 구체적 증거자료로 입증하는 것은 것이 실무상 매우 어렵습니다. 직무발명자는 적어도 기본적 자료는 있어야 하고 동료 연구원들의 협조를 받아야만 가능할 것입니다.

 

(5) 산학협력연구의 결과, 회사 단독 명의로 출원, 등록된 특허발명에 대해 대학교수 등이 진정한 공동 발명자로 판명되어 그 특허발명에 대한 보상금을 청구하는 사례가 종종 있습니다. 미국사례이지만 대학에서 회사에 대해 소송을 제기하여 거액을 받은 경우가 있습니다. 우리나라에서도 가능한 사안입니다. 특히, 최근 대법원 판결에서 공유특허권 분할청구를 인정한 것 등을 고려하면 대학교수 등 외부 공동발명자가 회사에 대해 일정한 보상을 청구할 수 있고, 회사로서는 그와 같은 이익분배 요구를 무시할 수 없다고 생각합니다.

 

(6) 직무발명 특허권이 크로스 라이선스에 활용된 경우 및 외부에 드러난 로열티 수입이 전혀 없는 경우에도 직무발명 보상금을 청구할 수 있습니다. 특허풀과 표준특허에서 특허 로열티 수입을 기준으로 직무발명 보상금을 산정한 것과 유사하다 생각합니다.

 

(7) 사용자는 직무발명에 대해 무상의 통상실시권을 갖기 때문에, 그 범위를 넘어선 독점적 지위에서 추가 발생하는 사용자의 이익을 전제로 직무발명 보상금을 인정됩니다. 따라서 직무발명 특허발명이 제3자가 자유 실시할 수 있는 공지기술과 같다면 독점적 지위가 인정될 수 없습니다. 즉 공지기술이라는 무효사유가 있다면 직무발명보상이 인정되지 않습니다.

 

(8) 그러나, 설령 무효사유가 있는 경우에도 공지기술만 아니라면 그 특허무효 확정 전까지 여전히 특허권자의 독점적 이익이 인정되고, 따라서 무효사유가 있는 경우에도 직무발명 보상금 청구의 대상이 됩니다. 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014220347 판결의 요지를 정리하면 다음과 같습니다.

 

A. (1) 직무발명이 공지된 기술이거나 공지된 기술로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 등의 특허무효사유가 있고, (2) 경쟁관계에 있는 제3자도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있어서, (3) 사용자가 현실적으로 그 특허권으로 인한 독점적, 배타적 이익을 전혀 얻지 못하고 있다고 볼 수 있는 경우 (3가지 요건을 모두 충족한 경우) – 직무발명 보상의무 없음

 

B. 그 외는 단지 직무발명에 대한 특허에 무효사유가 있다는 사정만으로는 특허권에 따른 독점적, 배타적 이익을 일률적으로 부정하여 직무발명보상금의 지급을 면할 수는 없음

 

C. 다만, 직무발명 특허의 무효사유는 특허권으로 인한 독점적·배타적 이익을 산정할 때 참작요소로 고려할 수 있음

 

(9) 사용자가 직무발명을 직접 적용하여 실시하지 않더라도 특별한 경우에는 보상의무가 인정될 수 있습니다. 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014220347 판결에서도, 사용자가 직무발명을 직접 실시하지 않고 있더라도 사용자 제품이 직무발명 실시제품의 수요대체품에 해당하여 직무발명의 특허권에 기하여 경쟁 회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로 인한 이익이 있다고 추인할 수 있으므로, 사용자가 직무발명을 직접 실시하지 않은 사정만으로 보상금 지급의무를 전부 면할 수는 없으나 이는 독점권 기여율의 산정에서 고려할 수 있으며, 경쟁 회사들도 직무발명과 다른 독자적인 방법을 사용하는 제품을 생산하고 있는 것으로 보이므로, 경쟁 회사들이 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 얻은 사용자의 이익이 전혀 없다고 평가할 수는 없으나 그 액수는 상당히 적을 것으로 보이는 사정 등을 감안하여 독점권 기여율을 산정하였습니다.

 

(10) 직무발명자는 소송비용을 패소한 회사에서 회수할 수 있습니다. 소송비용을 패소자가 부담하는 원칙에 따라, 승소자는 인지대 등 관납료 뿐만 변호사 비용까지 패소자로부터 모두 회수할 수 있습니다. 직무발명 보상금 청구의 명확한 근거와 자료가 있다면, 직무발명자는 직무발명 보상금뿐만 아니라 나중에 직무발명보상금 소송비용까지 회수할 수 있습니다.


KASASN_직무발명 보상금 청구소송의 기본법리, 사전 검토사항 및 실무적 체크 포인트 몇 가지.pdf


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작성일시 : 2021. 1. 12. 10:00
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앞서 올린 블로그 포스팅과 동일 사안의 판결 사례 서울중앙지방법원 2009. 11. 11. 선고 2009가합72372 판결, 서울고등법원 2010. 9. 29. 선고 2009121677 판결, 대법원 2012. 12. 13. 선고 201090241 판결

 

1. 기초사실

 

원고 A회사는 전력자원의 개발, 발전, 송전 및 관련 영업을 목적으로 설립된 공사입니다. 공사의 직원 피고 C 1987. 2. 16. 원고 A사에 입사하여 1989. 10. 23.부터 1992. 6. 29.까지 송변전 설비계획 수립을 주된 업무내용으로 하는 계통계획부 직원으로 근무하던 중, 2005. 11. 30.부터 2008. 12. 26.까지 사내창업과 동시에 휴직한 직원입니다. 피고 B사는 직원 C2005. 10. 17. 전력설비 냉동냉각장치 제조 및 판매 등을 목적으로 하여 설립한 사내 창업회사입니다.

 

직원 C 2005. 4. 4. 원고에게 창업기술명 전력설비 냉동냉각설비 제작’, 구체적 기술분야 냉동 사이클을 활용한 154kV 변압기 이격형 냉각장치 제작으로 하는 사내창업신청을 하였고, 원고는 2005. 8. 5.경 이를 승인하였습니다. 당시 직원 C는 사내창업 신청서에 원고 공사 재직 시에 냉동사이클을 이용한 변압기 냉각장치에 관한 실용신안권 5건을 보유하고 있다고 기재하였고, 창업과제의 경제성과 관련하여 변압기의 냉동냉각기술은 신기술이므로 창업과제가 완성되어 창업업체로부터 변압기를 공급받을 경우 설비자체 경쟁력뿐만 아니라, 신규설비 설치 회피비용도 감소한다고 기재하였습니다.

 

2. 공사와 사내 창업회사의 공동기술개발 협약 및 결과물 특허발명

 

피고 B사는 2005. 11. 18. 원고 공사와 사이에 사업추진주체는 원고, 주관기관은 피고 B, 연구총괄책임자는 피고 C로 하여 이 사건 협약을 체결하였습니다.

  1) 협약연구개발 과제명 : 냉동사이클을 활용한 154kV 변압기 냉각장치 제작

2) 협약기간 : 2005. 12. 1.부터 2007. 11. 30.까지 24개월

3) 연구개발비 : 512,428,000. 원고 부담 지원금 378,625,000, 피고 부담금 133,803,000

4) 지적재산권의 귀속 : 연구개발비 부담비율에 따라 공동 소유

8) 추진전략: 연구개발 과제의 시제품에 대한 지적재산권은 확보된 상태임. 냉동사이클의 용량과 변압기 온도 특성을 검증항고 적용 대상인 154kV 변압기에 적합한 규격을 확정하는 것이 연구과제의 요점이라고 판단됨.

 

이 사건 협약에 따라 연구를 진행하여, 직원 피고 C 2006. 3. 22. 이 사건 특허를 출원하여 등록 후 2009. 3. 11. 피고 창업회사 B에게 권리이전등록을 마쳤습니다. 이 사건 특허는 변압기 냉각을 위해 적용되는 압축 응축 팽창 증발의 4단계 공정에 있어서 공정별 관련 장비에 필요한 전력 외에 별도 전력이 요구되는 기존 냉동사이클 방식을 채택하지 않고, 냉매 또는 액화가스를 작동유체로 사용하는 H(발전사이클)의 원리를 적용하여 작동유체의 순환으로 변압기 절연유의 열을 회수함으로써 변압기를 직접 냉각시켜 냉각효율을 증대시키는 방식에 관한 것입니다.

 

3. 쟁점  

 

소송에서 원고 공사는, 먼저 위 특허발명이 직원 C가 재직 중 착안한 직무발명에 해당한다고 주장하였습니다. 따라서, 소송에서 주위적으로 해당 특허권은 공사의 직무발명규정에 따라 원고에게 귀속되어야 하므로 특허권 전부 이전등록을 청구하였습니다.

 

그 다음으로, 만약 재직 중 발명을 완성한 직무발명에 해당하지 않는다면, 이 사건 공동연구개발에 따른 결과물에 해당하므로 협약에 따라 연구비 지분에 따른 특허권의 지분 이전등록을 청구하였습니다.

 

연구원이 사내 창업을 하거나 교수가 학내 창업을 하면 직무발명에 관한 권리귀속 문제가 복잡하고 명확한 구분이 현실적으로 매우 어렵습니다. 발명의 완성에 관한 이론적 검토뿐만 아니라 발명시기를 입증할 기록을 잘 관리하는 것이 중요합니다. 또한, 직무발명은 종업원의 지위와 직무를 전제로 하는 것이므로 사내 창업과 휴직 등 근로관계 상태 및 직무 등에 관한 구체적이고 엄밀한 검토가 필요합니다. 여기서도 사내 창업을 하고 휴직 중이라는 이유로 창업회사에만 소속된 것처럼 업무를 처리한 것이 문제된 것입니다. 특히 위에서 설명한 공동연구개발 계약을 체결하여 수행한 연구개발 결과물에 대해서는 단독 소유권을 인정받는 경우가 거의 없을 것입니다. 그럼에도 불구하고 공동개발협약에 따라 새로운 기술이 개발되어 특허 등 지적재산권을 출원하는 경우 공동개발의 결과물임에도 일방 명의로 출원되는 경우가 종종 발생합니다. 이 사건도 협약상 투자 지분 비율로 개발된 발명의 특허권의 지분을 가질 것을 약정하였으나 이를 어기고 일방적으로 단독 출원하여 특허권을 단독 등록한 것입니다. 이에 대해 공사의 지분권을 인정하여, 특허권에 대해 사후적으로 해당 지분을 이전 등록할 것을 명한 판결입니다.

 

4. 판결 검토

 

. 대상 특허가 직무발명인지 여부

 

원고는 이 사건 특허는 원고의 업무 범위에 속하는 것으로 피고 C가 원고 공사에 재직하면서 당시 직무에 속하던 직무발명에 해당하므로 원고가 피고 C로부터 이 사건 특허를 승계하여야 하는데, 피고 C가 승계를 회피하기 위하여 피고 B사를 설립한 후 피고 회사에 이 사건 특허권을 이전한 것으로 주장하였습니다.

 

직무발명은 종업원이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자 등의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말하고 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속할 것이라 함은 종업원 등이 담당하는 직무내용과 책임 범위로 보아 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우를 말합니다(대법원 1991. 12. 27. 선고 911113 판결).

 

서울고등법원은 먼저 이 사건 특허의 내용이 송변전 설비의 주된 장치인 변압기의 온도 상승 억제를 통한 변압기 성능의 향상에 관한 것이고, 원고는 전력자원의 개발, 발전, 송전 및 관련 영업을 목적으로 하고 피고 C가 근무하던 계통계획실이 송변전 설비계획 수립 및 관련 시설 발주를 주된 업무내용으로 하고 있다는 사실만으로, 송변전 설비 및 그 시스템 자체를 제작하는 것까지 사용자 원고의 영업목적에 해당한다고 할 수는 없다고 판단하였습니다. , 사용자의 업무범위에 속하지 않는다고 판단하였습니다. 직무발명 성립요건을 판단할 때 통상 사용자의 업무범위를 넓게 해석하는 태도와는 상당히 다른 판결로 생각됩니다.

 

다음으로, 직무해당성 여부에 대해서도 직원 피고 C가 송변전 설비를 제작하는 업무까지 담당하고 있었다고 볼 수는 없다고 보았고, 따라서 이 사건 협약에 따른 변압기 냉각장치의 제작업무는 피고 C의 원고 공사와 관련된 과거의 직무에 속한다고 할 수 없다고 판단하였습니다.

 

이와 같은 법원의 판결은 다음과 같은 주목할만한 배경 사정이 있습니다. , 법원은 피고 C가 사내창업 신청 당시 냉동사이클을 이용한 변압기 냉각장치 관련 실용신안등록 5건을 보유하고 있음을 알렸지만 원고가 이에 대하여 직무발명에 해당함을 전제로 한 승계주장을 한 사실이 전혀 없었다는 점을 주목하였습니다. 종래부터 직원이 보유하고 있던 5건의 실용신안등록에 대해서는 동일한 기술영역에 해당함에도 직무발명이라고 주장하지 않다가 갑자기 이 사건 특허발명에 대해서만 직무발명으로 주장하는 것은 앞뒤가 맞지 않는다는 취지입니다. 공사가 무슨 이유에서 직무발명으로 주장하지 않았다가 갑자기 태도를 변경한 것인지 그 배경을 이해하기 어렵습니다. 적어도, 논리일관성 측면에서 볼 때 객관적으로 받아들이기 어려운 입장변화로 생각됩니다.

 

예비적 주장은 주위적 주장이 받아들여지지 않으면 그 다음으로 판단해 달라는 것입니다. 큰 문제는 없어 보이지만, 이 사건에서는 논리적으로 정면으로 충돌됩니다. , 공사 자신이 이 사건 특허발명이 위 공동연구개발사업의 수행결과라고 스스로 주장하면서 지분이전을 청구하는 것은, 그 전제가 직무발명이 아니라는 의미입니다. 양 주장은 양립할 수 없는 관계입니다. , 공사 스스로 이 사건 특허가 직무발명에 해당한다는 자신의 주장을 배척하는 모순된 주장을 동시에 한 것입니다.

 

정리하면, 직무발명 성립 가능성은 반드시 엄밀하게 검토해야 합니다. 그 성립요건을 입증할 가능성이 있다면 그에 집중해야 할 것입니다. 그 다음으로 공동연구개발의 결과물로 주장하려면, 직무발명 주장과는 논리적으로 구분해야 합니다. 양립할 수 없기 때문입니다. 선택관계에 있으므로 주장과 논리의 경중을 평가하여 최선의 전략을 세우는 것이 바람직할 것입니다.

 

. 공동연구협약의 수행결과에 해당하는지 여부

 

원고는 이 사건 특허는 이 사건 공동연구협약의 수행결과이고, 원고와 피고들은 이 사건 협약에서 수행결과로 발생한 지적재산권은 연구개발비 부담비율에 따라 공동 소유하기로 약정하였으므로, 피고들은 연구개발비의 부담비율에 따른 이전등록절차를 이행할 의무가 있다고 주장하였습니다.

 

이 사건 협약의 목적과 내용, 이 사건 특허발명이 이루고자 했던 기술적 과제와 그 구체적인 기술내용을 비교하였습니다. 이 사건 협약에서 그 목적은 기존의 변압기 냉각방식과 다른 방식을 채택하여 냉각시스템의 공정과 설비를 줄임으로써 보다 경제적인 변압기 냉각설비를 개발하기 위한 것이고, 그 기술적 내용은 폐회로 냉동사이클 연구를 통한 공정과 설비 축소를 각각 명시하고 있습니다. 이 사건 특허발명 역시 기존 냉동사이클 방식이 아닌 발전사이클 방식을 활용하되 특정 순서에 의한 폐회로를 구성하여 변압기 냉각시스템의 공정과 설비를 줄인 기술에 관한 것이므로, 법원은 이 사건 특허발명의 목적이나 기술내용은 이 사건 협약이 해결하고자 했던 기술적 과제 및 기술내용에 정확하게 부합한다고 보았습니다.

 

피고 C가 이 사건 특허를 출원한 2006. 3. 22. 이후인 2006. 9. 10.에 원고에게 이 사건 협약의 이행에 관한 보고를 하면서 이 사건 협약에 따른 변압기 냉각장치 제작과 관련하여 발전사이클원리를 활용할 것임을 명시한 사실로 볼 때에 피고 B사가 이 사건 특허가 이 사건 협약의 이행을 위해 필요한 필수 기술로서 이 사건 협약에 따른 연구개발 결과라고 보인다고 판단하였습니다.

 

법원은 다만, 이 사건 특허는 ‘H(발전사이클)’을 활용한 냉각장치에 관한 것인 데 비해 이 사건 협약의 과제명은 냉동사이클을 활용한 154kV 변압기 냉각장치 제작이므로, 각 냉각 방식이 다른 것처럼 보인다는 점은 인정하였습니다. 그러나 이 사건 협약은 장차 연구 개발될 미확정 기술에 관한 연구지원 및 개발을 그 내용으로 하는 것이라는 점에 비추어 볼 때, 그 과제명에 냉동사이클이라는 기술용어가 사용되었다고 해도 이러한 점만으로 이 사건 협약으로 이루고자 했던 목적이 냉동사이클을 활용한 냉각장치에 한정된다고 할 수는 없다고 보았습니다.

 

따라서 법원은 이 사건 특허는 이 사건 협약에 기초한 연구개발사업의 수행결과에 해당한다고 판단하였습니다. 그렇다면, 원고와 피고 B사가 위 협약에서 연구개발사업의 수행 결과 발생된 지적재산권은 연구개발비 부담비율에 따라 원고와 피고 B사가 공동 소유하기로 약정한 이상, 피고 B사는 원고에게 이 사건 특허권에 관하여 연구개발비 부담비율에 따른 일부 권리이전 등록절차를 이행할 의무가 있다고 판결하였습니다.

 

KASAN_2중적 지위, 소속 중복의 종업원 발명자의 직무발명 권리귀속 쟁점 – 복수의 회사 또는 기관 소속된 발명

 

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작성일시 : 2020. 11. 4. 10:00
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서울중앙지방법원 2009. 11. 11. 선고 2009가합72372 판결, 서울고등법원 2010. 9. 29. 선고 2009121677 판결, 대법원 2012. 12. 13. 선고 201090241 판결 사안

 

1. 사안의 개요 및 쟁점

 

사용자 한전의 종업원 팀장 X - 사내 창업규정 및 절차에 따라 휴직 후 사내 창업, 독립된 벤처회사, 주식회사 B 설립 운영함. 분야 - 전력설비 냉각장치 제조 및 판매

 

국가연구개발과제 채택됨. 국책과제 수행 결과물에 대해 종업원 개인 X명의로 변압기 냉각장치에 관한 특허 출원 및 등록 받음. 특허권을 창업벤처회사 B 법인으로 이전함.

 

사용자인 한전에서 위 특허에 대해 종업원 X가 완성한 직무발명으로 주장함.

 

사용자의 지적재산권 관리규정상의 직무발명 승계조항에 따라 한전에 권리 귀속되어야 한다고 주장함. 위 특허에 대해 특허권이전등록청구 소송 제기.

 

쟁점: 사내 창업 프로그램으로 휴직 중 완성한 발명이 직무발명에 해당하는지 여부

          

2. 서울중앙지방법원 판결요지

 

법원은 발명진흥법상 직무발명 규정의 '종업원등'의 의미를 다음과 같이 해석하였습니다. 직무발명에 있어 ‘종업원등’은 (1) 사용자에 대한 노무제공의 사실관계만 있으면 되므로, 고용관계가 계속적이지 않은 임시 고용직이나 수습공을 포함하고, 상근·비상근, 보수지급 유무에 관계없이 사용자와 고용관계에 있으면 종업원으로 보아야 한다.

 

한편, A사의 종업원이 타 회사(B)에 출장 가서 발명을 한 경우 그 발명이 어느 회사의 직무발명이 되는지에 대한 기준에 대해, 출장기간 중 B회사의 사원이 되어 B회사에서 급여를 받고 B회사의 지휘 내지 명령까지 받았다면 B회사의 직무발명, 그 반대라면 A회사의 직무발명이 된다고 보았습니다.

 

이와 같은 법리는 종업원이 사내창업을 위한 휴직을 하여 창업된 회사에서 근무하는 경우에도 마찬가지라고 판결하였습니다.

 

3. 구체적 사안의 판단

 

. 직무발명 성립요건의 종업원에 해당하는지 여부 부정

 

종업원 X는 사내창업 휴직 기간 동안 원고회사 한전으로부터 급여를 받지 않았고, 위 휴직기간은 재직년수에도 산입되지 아니하며, 위 기간 동안 사용자 한전에게 종업원 피고 X에 대한 실질적인 지휘, 명령권도 없었습니다.

 

오히려 위 기간 동안 피고 X는 창업한 벤처 주식회사 법인의 임원으로서 그 창업회사로부터 급여를 받고 그 회사의 실질적 지배하에 있었습니다.

 

이와 같은 상황에서, 서울중앙지방법원은 종업원 X의 사내창업 휴직기간 중에 출원된 발명을 한전의 직무발명으로 볼 수 없다고 판결하였습니다.

 

. 직무발명 성립요건의 종업원 직무에 해당하는지 여부 부정

 

나아가, 법원은 발명진흥법에서 직무발명의 성립요건으로 요구되는 ‘발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속할 것'이라 함은 그 종업원이 담당하는 직무내용과 책임 범위로 보아 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우(대법원 1991. 12. 27. 선고 911113 판결 등)를 말하는데, 휴직으로 사용자의 지휘 감독을 받지 않던 상태에 있던 종업원 X의 직무내용에 비추어 발명을 하는 것이 당연히 예정되거나 기대되는 경우라 할 수도 없다고 보았습니다. 휴직기간 중 위와 같은 직무를 상정하는 것 자체가 가능하지 않을 것입니다. 따라서 휴직 기간 중 완성된 발명을 사용자가 직무발명으로 주장할 수 없다고 판결하였습니다.

 

4. 실무적 포인트  

  

팀장 X는 휴직 기간 중으로 직무를 맡지 않고 보수를 받지 않았으며 구체적 지휘 감독도 받지 않았지만, 그 신분은 사용자 한전의 직원이므로 형식적으로 종업원에 해당합니다.

 

그러나 발명진흥법의 직무발명 구성요건 중 ‘종업원 등’에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 그 외형을 떠나 직무발명의 제도적 취지를 고려해야 할 것입니다. 서울중앙지방법원은 위 사안에서 직원 X의 발명이 사용자 한전의 직무발명이 되기 위해서는 사용자로부터 급여를 받고 지휘, 감독을 받아야 한다고 보았습니다.

 

만약 다른 회사에 출장이나 파견 근무를 나간 경우, 사내창업으로 휴직한 경우 등 상황에서 다른 회사의 직무를 수행하면서 지휘, 감독을 받고, 보수를 받았다면 그 기간 중에 완성한 발명은 그 회사의 직무발명에 해당할 수 있다는 입장입니다.

 

이 사건의 항소심 서울고등법원과 상고심 대법원 판결에서 1심 판결의 위 판시내용을 파기한 것은 아니지만 나아가 구체적 판결이유로 지지한 것은 아니라는 점이 아쉽습니다. 현실적으로 매우 빈번하게 발생하고 있는 상황에 대한 판단으로 하급심 판결이기는 하지만 실무적으로 상당히 중요한 의미를 갖는다 할 것입니다.

 

  KASAN_이중적 지위의 종업원 발명자가 완성한 직무발명의 권리귀속 쟁점 - 종업원이 사내창업 프로그램으로 휴직한

 

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작성일시 : 2020. 11. 4. 08:50
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1. 직무발명보상청구권 소멸시효 10년의 기산점

직무발명 보상청구권은 채권을 행사할 수 있는 때부터 소멸시효 기간이 진행됩니다(민법 제166조 제1). 그 권리행사에 법률상의 장애사유, 예컨대 기간의 미도래나 조건불성취 등이 있는 특별한 경우를 제외하고, 원칙적으로 직무발명을 사용자에게 승계한 날부터 직무발명보상청구권을 행사할 수 있습니다. 판례는 늦어도 출원일로부터 행사할 수 있다고 봅니다.

 

2. 소멸시효 중단사유: 채무승인 - 출원보상금 및 등록보상금 지급

민법 제168조에서 채무승인을 소멸시효의 중단사유로 규정하고 있습니다. 채무의 일부를 변제하는 경우 채무 전부에 관하여 시효중단의 효력이 발생합니다(대법원 1980. 5. 13. 선고 781790 판결). 중단된 날로부터 소멸시효는 다시 진행됩니다.

 

직무발명보상으로 출원보상 뿐만 아니라 등록보상을 하는 경우가 많습니다. 직무발명에 대한 특허등록, 실용신안등록을 완료한 후 등록보상을 하기 때문에 출원일과 상당한 기간 차이가 있습니다. 해외출원 후 개별국가 등록보상의 경우는 더욱 그렇습니다.

직무발명에 대한 출원보상금, 등록보상금, 해외출원보상금, 해외등록보상금 지급은 모두 직무발명보상금의 일부 지급이 분명합니다. 직무발명보상금채무 중 일부 변제로 각 소멸시효의 중단사유 중 하나인 채무승인에 해당할 것입니다.

발생 가능한 경우를 나누어 설명하면 다음과 같습니다.

 

(1) 사용자가 보상을 전혀 한 적이 없는 경우 특별한 사정이 없다면 직무발명보상 청구권은 직무발명승계일, 늦어도 출원일로부터 10년이 경과하면 소멸시효 완성으로 더 이상 행사할 수 없습니다.

(2) 출원보상을 한 경우라면 직무발명보상청구권의 소멸시효 기산일은 출원일이 아니라 출원보상금 지급일로 보아야 할 것입니다. 그 차이가 길지 않을 것으로 실무상 중요하지 않습니다.

 

(3) 등록보상을 한 경우라면 등록보상금 지급일, 해외등록보상을 한 경우라면 해외등록보상일 중 가장 늦은 날부터 소멸시효가 기산된다고 보아야 할 것입니다. 그 기간 차이가 수년인 경우도 많을 것이므로 실무적으로 매우 중요합니다.

 

3. 소멸시효 중단사유: 법률적 장애 - 실적보상규정 + 실적보상금 미지급

실적보상 또는 처분보상 규정이 있는 경우, 실무상 직무발명보상청구권 소멸시효의 완성여부가 중요한 쟁점입니다. 법원은 사용자가 등록보상의 등급심사를 거쳐 등록보상금을 차별 지급하는 경우는 실적보상규정과 동일하게 그 보상금의 지급조건 및 시기를 규정한 것으로서 법률상 장애사유로 인해 소멸시효가 진행하지 않는다고 봅니다(서울고등법원 201253644 판결). 즉 실적보상을 하기 전까지 소멸시효는 중단된 것으로 봅니다.

 

4. 소멸시효기간 경과 후, 소멸시효 완성 후 시효이익의 포기

대전지방법원 2016. 7. 6. 선고 2012가합37415 판결에서, 소멸시효기간 10년이 경과한 후 사용자가 직무발명자에게 등록 및 출원한 특허에 관하여 5,528,260원을 보상금으로 지급하는 내용의 직무발명보상합의서를 작성하여 제시한 경우를 시효이익의 포기로 보았습니다. 즉 법원은 "직무발명에 관하여 보상금 5,528,260원을 지급한다는 내용의 직무발명보상 합의서를 제시한 사실을 인정할 수 있다. 이로써 피고 D은 이 사건 특허발명에 관하여 시효이익의 포기에 해당하는 채무승인을 하였다고 봄이 타당하다"고 판결하였습니다.

 

5. 해외출원에 대한 출원보상 또는 등록보상 소멸시효 중단사유 채무승인

특허권은 각국마다 발생하는 독립된 권리이지만 직무발명보상청구권은 발명으로부터 발생하는 하나의 권리로서 특허권과 구별됩니다. 따라서 다수 국가에 출원 및 등록한 경우 승계일로부터 10년의 소멸시효기간이 경과된 경우에도 해외출원 등록보상을 받은 최후 일자로부터 10년 이내라면 소멸시효는 완성되지 않았다고 보아야 할 것입니다. 해외출원에 대한 출원보상, 등록보상을 소멸시효 중단사유인 채무승인으로 볼 수 있기 때문입니다.

사용자 회사법인을 지주회사와 제조회사로 법인분할한 경우 직무발명보상금청구권 소멸시효 및 시효이익 포기 인정 사례: 대전지방법원 2016. 7. 6. 선고 2012가합37415 판결

 

6. 법인분할 + 연대책임

분할회사는 분할 전의 분할회사 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다(상법 제530조의9 1). 따라서, 직무발명보상금도 특별한 사정이 없는 한 분할회사들은 모두 연대하여 지급할 의무가 있다고 판결하였습니다.

 

7. 시효이익 포기 + 부진정 연대채무 + 분할회사에 대한 효력

"제조판매 담당 피고 분할회사에서 2012. 12. 중순경 원고 직무발명자에게 등록 및 출원한 특허에 관하여 5,528,260원을 보상금으로 지급하는 내용의 직무발명보상합의서를 작성하여 제시하였고, 이 사건 특허발명이 포함되어 있으므로, 원고들의 직무발명보상금 청구권의 소멸시효가 중단되었거나, 피고들이 소멸시효 완성의 이익을 포기한 것이라고 주장하였습니다."

 

법원은 "직무발명에 관하여 보상금 5,528,260원을 지급한다는 내용의 직무발명보상 합의서를 제시한 사실을 인정할 수 있다. 이로써 피고 D은 이 사건 특허발명에 관하여 시효이익의 포기에 해당하는 채무승인을 하였다고 봄이 타당하다"고 판결하였습니다.

 

그러나, 피고 D에서 분할된 지주회사 피고 C에 대한 관계에서는 다음과 같이 책임범위가 서로 다르다고 판결하였습니다.

 

"분할로 인하여 설립되는 회사 또는 존속하는 회사(이하 분할당사회사라고 한다)가 상법 제530조의9 1항에 의하여 각자 분할계획서나 분할합병계약서에 본래 부담하기로 정한 채무 이외의 채무에 대하여 연대책임을 지는 경우,

 

이는 회사분할로 인하여 채무자의 책임재산에 변동이 생기게 되어 채권 회수에 불이익한 영향을 받는 채권자를 보호하기 위하여 부과된 법정책임으로서

 

특별한 사정이 없는 한 그 법정 연대책임의 부담에 관하여 분할당사회사 사이에 주관적 공동관계가 있다고 보기 어려우므로,

 

분할당사회사는 각자 분할계획서나 분할합병계약서에 본래 부담하기로 정한 채무 이외의 채무에 대하여 부진정연대관계에 있고(대법원 2010. 8. 26. 선고 200995769판결 참조),

 

부진정연대채무에 있어서는 채무자 1인에 대한 이행청구 또는 채무자 1인이 행한 채무의 승인 등 소멸시효의 중단사유나 시효이익의 포기가 다른 채무자에게 효력을 미치지 않는다(대법원 2011. 4. 14. 선고 201091886 판결 참조).

 

따라서, 피고 D이 원고 A에 대한 시효이익을 포기하였다고 하더라도, 그 시효이익포기의 효력은 피고 C에 미치지 않는다."

 

KASAN_직무발명 양도일부터 10년 후 직무발명보상청구를 할 수 있는 경우 – 소멸시효 중단사유 – 법률상 장애사

 

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작성일시 : 2020. 10. 30. 11:00
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CAFC2020. 7. 14. 선고한 판결에서 공동발명을 인정한 1심 판결을 유지하였습니다. 공개된 판결문을 첨부합니다. 앞서 올린 공동발명 성립요건의 입증 관련 1심 판결을 인용한 블로그 포스팅도 다시 올립니다.

……

실무적으로 공동발명자 판단은 매우 중요합니다. 공동발명자라고 주장하는 측에 그 주장을 구체적 증거로 입증할 책임이 있습니다. 미국법원은 그 입증책임을 corroborating evidence, 즉 구체적 증거로 상세하게 입증할 것을 요구합니다. 위 사건에서 공동발명 여부를 입증하는 방법과 정도를 어떻게 판단했는지 판결문 중 해당 부분을 인용합니다. 한번 읽어 보시기 바랍니다.

 

미국 특허법 공동발명자 규정 - 35 U.S.C. § 116(a) - Joint Inventorship

 

“When an invention is made by two or more persons jointly, they shall apply for patent jointly and each make the required oath, except as otherwise provided in this title. Inventors may apply for a patent jointly even though (1) they did not physically work together or at the same time, (2) each did not make the same type or amount of contribution, or (3) each did not make a contribution to the subject matter of every claim of the patent.”

 

1심 판결문 – 58면 이하

 

An individual qualifies as a joint inventor only if he contributes to the conception of the claimed invention. Conception requires a ‘definite and permanent idea of an operative invention, including every feature of the subject matter sought to be patented.’ An idea is definite and permanent when the inventor has a specific, settled idea, a particular solution to the problem at hand, not just a general goal or research plan.

 

Conception is complete when only ordinary skill would be necessary to reduce the invention to practice, without extensive research or experimentation.

 

A conception is not complete if the subsequent course of experimentation, especially experimental failures, reveals uncertainty that so undermines the specificity of the inventor’s idea that it is not yet a definite and permanent reflection of the complete invention as it will be used in practice.

 

There is no explicit lower limit on the quantum or quality of inventive contribution required for a person to qualify as a joint inventor.

 

In particular, a putative joint inventor “need not demonstrate that he made a contribution equal in importance to the contribution made by the listed inventors.” Instead, courts ask whether the contribution is “not insignificant in quality, when . . . measured against the dimension of the full invention.”

 

Inventorship is determined on a claim-by-claim basis, and a putative co-inventor need only show that he contributed to the conception of one claim.

 

A joint inventorship analysis proceeds in two steps. First, a court must construe the claims to determine the subject matter encompassed thereby.

 

Second, a court must compare the alleged contributions of each asserted co-inventor with the subject matter of the correctly construed claim to determine whether the correct inventors were named.

 

To meet the clear and convincing evidence standard, putative joint inventors must provide some corroborating evidence instead of relying solely on their own testimony. This requirement for corroboration addresses the concern that a party claiming inventorship might be tempted to describe his actions in an unjustifiably self-serving manner in order to obtain a patent.

 

Courts use a “rule of reason” analysis to determine if a putative joint inventor has sufficiently corroborated his testimony.

 

This analysis requires considering all pertinent evidence to judge “the credibility of the inventor’s story.” There is no particular formula that an inventor must follow in providing corroboration of his testimony.

 

“Records made contemporaneously with the inventive process” are the most reliable corroborating evidence, but courts also consider “circumstantial evidence of an independent nature” and “oral testimony from someone other than the alleged inventor.”

 

Oral testimony of one putative joint inventor is not enough on its own to corroborate the oral testimony of another. Courts have generally been most skeptical of oral testimony that is supported only by testimonial evidence of other interested persons. But such testimony can help to corroborate along with other evidence.

 

The record includes agendas from all but one of the three scientists’ collaboration meetings, slides from the meetings, numerous emails and letters exchanged by the three scientists in 1999 and 2000, and published journal articles. These documents explain Dr. Freeman’s and Dr. Wood’s hypotheses, experimental results, and conclusions and are alone sufficient to constitute corroborating evidence.

 

In addition to the plethora of documents, Dana-Farber provided corroboration from a number of witnesses. Dr. Brown corroborated Dr. Freeman’s testimony about his antibody and IHC work. Dr. Carreno, a former GI scientist, confirmed that the trio met in May 2000 in Seattle. Dr. Collins at GI testified that Dr. Freeman reached out about finding 292’s receptor and that Dr. Wood discovered that 292 is a ligand for PD-1. 

 

Especially significantly, Dr. Honjo, who was present for the trial, confirmed most of the events to which Dr. Freeman and Dr. Wood testified. The “cohesive web of allegedly corroborative evidence” leaves no doubt that Dr. Freeman and Dr. Wood testified truthfully about the experiments they conducted, the communications they exchanged, and the substance of the meetings they attended.

 

첨부: CAFC 판결

DANA-FARVER vs ONO Pharma_CAFC_7-14-2020_판결.pdf

KASAN_PD-1PD-L1 면역항암제 옵디보 Opdivo 특허발명의 공동발명자 인정 CAFC 판결 - corrob

 

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작성일시 : 2020. 9. 15. 13:01
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세계적 블록버스터 신약 OPDIVO 연구과정에 석사과정부터 참여하여 박사학위까지 받았고 관련 논문의 저자로서 특히 중요 기여자(contributor)로 기재된 연구원이 연구실 지도교수와 기술이전 제약회사인 오노약품을 상대로 자신이 공동발명자로서 특허권의 공유지분권자라고 주장하는 소송을 제기하였습니다. 일본 동경지방법원은 132페이지에 이르는 장문의 판결문에서 당시 교토대학 연구실의 구성, 연구진행 현황 등을 상세하게 설명하고, 석사과정 연구원의 기여여부 등을 구체적으로 판시하였습니다. 특허발명도 매우 중요하지만, 논문의 주요 저자로 기재된 대학원생이 공동발명자에 해당하는지 여부를 구체적으로 판단한 보기 드문 판결문입니다. 참고자료로 첨부한 판결문을 공부 삼아 찬찬히 읽어 보시기 바랍니다.

 

대학원생의 공동발명자 성립여부를 판단한 판결 부분을 인용하면 다음과 같습니다.

 

(4) 本件明を構成する個実験の構想及び具体化における原告の貢

 

・・・以上によれば,本件明を構成する個実験については,原告が際の作業を行ったものの,各実験系の設計及び構築をしたのはZ授であり,各実験の遂行過程における原告の貢は限られたものであったというべきである。」

 

(5) 本件明の明者について

 

「上記(2)ないし(4)によれば,本件明の技術的思想を着想したのは,被告Y及びZ授であり,②抗PD-L1抗体の作製に貢した主体は,Z授及びW助手であり,③本件明を構成する個実験の設計及び構築をしたのはZ授であったものと認められ,原告は,本件明において,実験施を含め一定の貢をしたと認められるものの,その貢の度合いは限られたものであり,本件明の明者として認定するに十分のものであったということはできない。したがって,原告を本件明の明者であると認めることはできない。」

 

(6) 院において生が行う究の自主性について

 

「原告は,一般的に,生は,大院の究室において,究者として自立し,門業務に事するために必要な能力を養うために自らの究として実験を行っているのであり,原告についても,実験の着想,個実験件設定,材料方法の選件修正などを自ら主体的に行ったものであると主張する。

しかし,前記前提事(6)のとおり,原告が在籍した時,Zにおける修士課程の生は,いずれも非部出身者であったと認められるところ,これらの生が,修士過程の終了までに,免疫の基礎知識を習得するとともに,基本的な実験方法や手技を身に付け,更にはえられたテマに沿った一連の実験施して所期の成果を上げ,これを論文に記載して表するのは容易なことでなく,Z授及びその他の員の育的な配慮に基づく日常的な指導や助言等があって初めて可能になるものであったと考えるのが自然である。

 原告についても,Zに入室した時点では免疫分野の実験経験がほとんどなく,PD-1にする先行究についての知見も,実験に必要な技術手技も習得していなかったものと認められるところ,原告が,Zにおいて,修士課程の終了までに,一連の本件実験を行い,博士取得の根論文として引用可能なPNAS論文に載する実験タを揃えることができたのは,原告自身の究姿勢や継続的な努力もさることながら,Z授及びW助手による日常的な指導助言によるところが大きかったものと考えられ,そのことは,上記(4)で判示した個別の実験過からもうかがわれるところである。

 

첨부: 일본 동경지방법원 판결문

일본동경지방법원 2020. 8. 21. 선고 평성29(와)27378 판결_옵디보특허 대학원생 발명자주장 판결.pdf

KASAN_대학원생의 일본 교토대학 혼조교수 및 오노약품 상대 옵디보 OPDIVO 특허발명의 공동발명자 주장 및 지

 

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작성일시 : 2020. 9. 15. 08:53
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직무발명보상금청구권의 소멸시효는 일반 채권과 마찬가지로 10년입니다. 직무발명보상금청구권의 소멸시효의 기산점은 사용자가 종업원으로부터 직무발명에 관한 권리를 승계한 시점입니다.

 

실무상으로는 직무발명 실시보상 청구권의 기산점이 쟁점입니다. 왜냐하면, 실시보상은 그 실시수익(로열티 수익 등)이 발생하여 실적보상의 근거가 형성된 후에야 종업원 발명자가 청구할 수 있으므로 실적발생을 전제로 하는 실적보상금은 실적발생 전까지 보상금청구권 행사에 장애가 있기 때문입니다. 실적발생 후 보상금 산정이 가능할 때부터 소멸시효가 기산된다고 보아야 마땅합니다.

 

대법원 2011. 7. 28. 선고 200975178 판결에서도 직무발명보상금청구권은 일반채권과 마찬가지로 10년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성하고, 기산점은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원한테서 승계한 시점으로 보아야 하나, 회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다라고 판시하였습니다.

 

실제 보상금청구소송은 실적보상을 대상으로 하고, 실적보상금청구권은 언제부터 소멸시효가 진행되어 10년 기간이 경과되었는지, 즉 소멸시효 기산일을 언제로 볼 것인지가 쟁점입니다. 특히 벤처나 중소기업에서 직무발명 관련 사규가 전혀 없었고, 해당 직무발명을 회사명의로 출원하면서도 아무 약정도 없었던 경우가 빈번하고, 직무발명의 승계 여부, 소멸시효의 기산점 등 판단이 쉽지 않은 문제가 많습니다.

 

이와 같은 상황에 대해 서울고등법원 2015. 11. 5. 선고 201510563 판결을 소개합니다. 먼저, 위 판결은 "종업원 등의 의사가 명시적으로 표시되거나 혹은 묵시적 의사를 추인할 수 있는 명백한 사정이 인정되는 경우 이외에는 직무발명에 대하여 그 특허받을 권리를 승계시키는 합의가 성립되었다고 쉽게 인정할 수 없다(대법원 2011. 7. 28. 선고 201112834 판결)"고 전제하고,

 

나아가 "묵시적 승계의사는 직무발명과 관련된 회사 내에서의 관행, 발명 전후 종업원의 대응 태도 등을 종합하여 판단하여야 한다"고 판시하였습니다.

 

구체적 사안에 대해서는, "사용자 회사로 하여금 발명을 출원, 등록하게 하였고, 이 사건 직무발명보상금청구소송 제기 직전까지 별다른 이의를 제기하기 아니한 사실을 인정할 수 있으므로, 이 사건 발명의 출원 무렵 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자에게 묵시적으로 승계하였다고 봄이 타당하고 그때부터 소멸시효가 진행한다고 보아야 한다"고 판결하였습니다. 사용자에게 유리한 판결입니다.

 

현행 발명진흥법에서 직무발명보상규정을 두지 않으면 과태료를 부과하는 등 법적으로 강제하고 있음에도 불구하고, 직무발명보상규정을 두지 않은 사용자가 직무발명보상규정을 두고 있는 회사보다 유리할 뿐만 아니라, 발명자 종업원에게는 매우 불리한 판결입니다. 물론 형식적 법적 논리에 따르면 옳다고 볼 수도 있지만, 현행 법률과 정부정책에 반하는 행위를 한 사용자를 더욱 보호하는 결과를 초래하는 판결로서 수긍하기 어려운 점이 있습니다.

 

발명진흥법 제15조 제2항 사용자의 직무발명 보상규정 작성 및 공지 의무 조항에도 불구하고 사용자의 의무 위반 시 법적 효과 제재규정 없음 + 소멸시효 진행 영향 없음: 서울중앙지방법원 2018. 9. 7. 선고 2018가합525915 판결

 

발명진흥법 제15(직무발명에 대한 보상) 종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.

사용자등은 제1항에 따른 보상에 대하여 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하고 종업원등에게 문서로 알려야 한다.

 

15조 제2항의 문언적 내용: 사용자는 (1) 직무발명 보상형태, 보상액 결정기준 및 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성할 의무와 (2) 그것을 종업원에게 문서로 알릴 의무 있음.

 

사용자의 의무 이행 위반 시 효과 발명진흥법 내 규정 없음

서울중앙지방법원 판결 사안: 사용자 회사에 직무발명 보상규정 없음 + 사용자의 제15조 제2항의 의무 위반 상황

 

사안의 쟁점: 사용자의 직무발명 보상규정 작성 및 공지 의무 규정에도 불구하고, 사용자가 위 법규정을 위반하여 직무발명 보상규정을 두지 않음으로써 종업원의 직무발명보상청구권 행사에 있어서 소멸시효 중단사유인 법률적 장애사유가 있다고 볼 수 있는지 여부

 

서울중앙지방법원 판결요지: 직무발명보상청구권 행사에 법률적 장애 없음 - 소멸시효 중단사유에 해당하지 않음

 

 

KASAN_회사에 직무발명규정이 없는 경우 종업원의 직무발명보상금청구권 행사기간 10년은 언제 기산되어 언제 만료되

 

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작성일시 : 2020. 9. 10. 09:17
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1. 대학교수의 전공분야와 다른 기술분야 특허발명 - 직무발명 성립 부정 : 특허법원 2017. 11. 24. 선고 20171995 판결

 

사안의 개요

발명자 대학교수 - 대학교 항공자동차기계학부 교수로 재직 중 발명, 특허등록

산학협력단에서 대학교수 상대로 직무발명이므로 권리승계를 원인으로 한 특허권이전등록절차를 이행 청구, 1심에서 대학교수 패소 판결

특허법원 대학교수 승소, 산단 패소 판결

 

특허법원 판결이유

직무발명이란 ‘그 발명을 하게 된 행위가 종업원의 현재 또는 과거의 업무에 속하는 것’이라 함은 종업원이 담당하는 직무내용과 책임 범위로 보아 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우'를 의미한다.

 

그런데 피고가 이 사건 특허발명을 출원한 당시에 피고는 ‘재료역학1, ‘설계제도’ 등의 과목을 강의하였던 사실을 인정할 수 있고, 피고는 1991. 3. 1. 충청대학교 기계설계과 조교수로 임용된 이후 2014. 9. 12.까지 충청대학교 항공자동차기계학부 교수로 재직하였던 사실,

 

이 사건 특허발명은 ‘세안용 이지 클렌징 티슈’에 관한 발명으로 일회용 물티슈로 사용되는 스킨 티슈용 펄프지에세안액과 피부 컨디셔닝제 등을 함침하여 세안하도록 하는 것을 기술적 특징으로 하는 것이어서 기술분류상 섬유나 화학 분야, 용도상으로 화장품 분야에 속하는 발명인 사실은 앞서 인정한 바와 같은 바,

 

위 인정사실을 종합하면, 피고가 교수로서 수행하는 연구 또는 강의 업무와 관련하여 피고가 기계 분야에서 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것은 당연히 예정되거나 기대되는 경우라고 볼 수 있으나, 피고가 섬유나 화학 또는 화장품 분야에까지 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 기대된다고 할 수는 없다.

 

따라서 피고가 이 사건 특허발명을 한 행위는 피고의 현재 또는 과거의 직무범위에 속한다고 보기 어렵고 이 사건 특허발명이 직무발명에 해당함을 전제로 한 원고의 이 사건 청구는 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

 

또한, 갑 제4 내지 7호중의 각 기재에 의하면, 충청대학교는 2010. 7.경부터 2013. 2.경까지 지역연고산업육성사업으로 '생물자원(대추)소재가공식품 육성사업올 시행한 사실, 위 사업의 주관기관으로 충청대학교와 주식회사 보은물산이 지정되었는데, 이와 관련하여 피고가 충청대학교 측 총괄책임자로 참여하였고, 당시 피고는 주식회사 보은물산의 주식 51%를 소유하고 있었던 사실, 위 사업의 사업비는 국비, 충청북도 및 보은군이 부담하는 지방비 및 민간부담금으로 조달되었던 사실, 주식회사 보은물산의 인터넷 홈페이지에는 주식회사 보은물산이 대추 또는 상황버섯 관련 특허, 과실주 관련 특허를 갖고 있는 외에 이 사건 특허발명율 출원하였다는 내용이 게시되어 있는 사실을 인정할 수 있는 바, 위 인정사실에서 알 수 있는 바와 같이 피고가 학교측 총괄책임자로서 참여한 위 지역연고산업육성사업은 생물자원(대추)산업을 육성하고 활성화하기 위한 사업으로서 이 사건 특허발명과는 기술분야가 상이한 점, 주식회사 보은물산이 위 사업의 주관기관으로 참여하여 사업비를 지원받았다고 하더라도 이를 곧 피고가 직접 지원받은 것이라고 보기는 어려울 뿐만 아니라 주식회사 보은물산이 충청대학교로부터 그 사업비를 지급받은 것이라고 인정할 만한 증거도 없는 점 등에 비추어 보면, 위 인정사실만으로는 이 사건 특허발명이 위 지역연고산업육성사업에 참여한 피고의 직무범위에 속하는 발명이라고 단정할 수 없다.

 

2. 공무원의 재직 중 발명 해당 직무 담당 부정: 대전지방법원 2019. 4. 4. 선고 2017가합105092 판결

 

사안의 개요

-      공무원 (피고) - 시청 환경관리과 상하수도 관련 담당 공무원

-      원고 상하수도 관련 제품 생산판매회사 운영자, 해당 시에 제품 납품

-      2011년 상하수도 관련 제품 공동발명

-      사업자 원고와 공무원 피고는 공동발명자로 출원, 2012. 1. 16. 특허등록, 1/2 지분권 보유

-      공무원 (피고) – 소속기관에 직무발명 신고하지 않음

-      공유 특허권자 공무원은 다른 사람에게 지분권 양도

-      2013. 5. 2. 지분 양수인은 지분이전 등록을 마치고, 기존 공유자(1/2 지분권자) 원고와 이익분배에 관한 약정체결

 

양수인과 기존 지분권자(원고) 사이 이익분배 약정 요지

그 실시 및 영업, 판매는 피고 B이 공무원으로 재직하는 F시에서만 행하여야 하고 그 판매 리스트를 피고 C에게 제시하여야 하며, 그 이익금의 40%를 피고 C에게 지급하여야 하고, 피고 C은 원고의 영업에 대한 감시권을 행사할 수 있고, ③ 원고는 피고 C의 요구에 따라 언제든지 서면으로 영업 및 거래에 관한 리스트를 제시하여야 하며, ④ 원고가 위와 같은 의무를 1회라도 이행하지 아니한 때에는 피고 C은 최고기간 없이 계약을 해지할 수 있으며, ⑤ 원고는 공동 특허와 관련된 모든 권리를 포기한 것으로 간주하고, ⑥ 피고 CF시 이외의 전국 모든 지역을 대상으로 이 사건 특허의 실시, 판매를 할 수 있고 그 수익금을 피고 C이 모두 향유한다는 것이다.

 

새로운 공유권자(양수인)의 특허발명 자기 실시, 특허제품 생산납품으로 경쟁관계, 공유자 사이 분쟁 발생

 

기존 지분권자(원고) 주장 공무원의 직무발명, 자자체 시에 지분권 있음, 경쟁사업자 지분 양수인은 무권리자, 특허실시권 없음

 

판결요지 직무발명 해당하지 않음, 공무원의 자유발명, 원고 패소 판결

) 직무발명 여부를 판단함에 있어 사용자가 국가일 경우 그 업무 범위를 기업 등 법인의 경우와 같이 해석하게 되면 국가의 모든 업무가 포함되기 때문에 공무원이 소속한 기관의 직제와 사무분장 규칙 등에 따라 정해진 업무범위로 한정하는 것이 합리적이다. 따라서 이 사건 발명이 직무발명에 해당하려면, 피고 B이 발명 전후에 속해 있는 부서의 업무범위에 속하고, 발명자의 직책과 임무 등에 맞는 직무범위에 속하는 발명이어야 한다.

) 피고 B이 이 사건 발명 전후 상수도 분야 추진업무 등에 관하여 필요한 설비 등에 대한 발주업무, 상수도협회 관련 업무, 상수도 급수공사 정액제 시행, 유수율 제고사업 추진(원격검침 및 블록화), 기타 상수도 분야 추진 업무 등을 담당한 사실이 있기는 하나, 이는 이 사건 특허와 같은 맨홀, 상수관 점검구 등을 연구하고 개발하는 업무와는 전혀 관련이 없다. 또한 피고 B은 기능 9(2011. 12. 7. 기능 8급으로 승진) 지방기계원 직급의 공무원으로서 주로 '지하수개발 인허가, 전용상수도 인허가, 먹는 물 약수터 수질검사 및 관리, 상수도시설보강 적립기금 운영 관리'와 관련된 업무에 종사하였는바, 위와 같은 보직에 있는 피고 B F시나 국가로부터 이 사건 특허와 같은 장치를 개발하는 과제를 받았다거나 연구비 등을 지원받았다고도 볼 만한 사정도 없다.

) 피고 B 2004. 3. 20. 지방 10급 지방기계원으로 임용되어 공무원 생활을 시작하기 이전인 약 8년간(1987 ~ 1994) 상수도 배관공으로 일했으며, 1992. 12. 16. 상수도 시공기술자, 1997. 12. 22. 배관기능사, 2002. 7. 1 에너지관리기능사(보일러취급기능사) 자격을 취득하는 등 상수도 배관공으로서의 경력과 기능을 갖추고 있었으므로 그의 이와 같은 경력이 이 사건 발명의 시초가 된 것으로 보인다. 또한, 피고 B과 같이 연구하고 개발하는 것을 업무로 하고 있는 자가 아닌 자가 단순히 공무원 생활을 통하여 어떠한 발명에 필요한 경험과 지식을 취득하였다고 하여 당연히 그가 발명을 꾀하는 것이 예정되거나 기대된다고 할 수는 없다.

 ) F시는 2017. 12. 26. 직무발명심의위원회(시정조정위원회 대행)을 개최하여, ‘공직에 임용전 배관공으로 근무하면서 취득한 기술과 경험이 기초가 된 특허기술, 상수도 관로공사 및 유지관리에 필요한 제수변, 보호맨홀, 관로점검 등 시공기술 특허로 직무 관련성이 없는 것으로 판단됨이라는 이유로 이 사건 특허발명은 공무원인 피고 B의 직무발명에 해당하지 않는다고 의결하였고, 대전지방검찰청 또한 같은 취지로 2018. 12. 27. 피고들의 특허법위반 혐의에 관하여 모두 불기소 결정을 하였다.

 

KASAN_종업원의 재직 중 발명을 직무발명 성립 불인정 판결 사례 – 직무요건 쟁점 공무원의 재직 중 발명 – 대

 

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작성일시 : 2020. 8. 25. 14:00
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1. 사안의 개요 및 쟁점

 

소송경위 - 대학교 산학협력단(원고)에서 발명자 교수(피고)를 상대로 이 사건 발명이 직무발명에 해당한다는 이유로 피고에게 이 사건 발명에 대한 특허권이전등록 요구 BUT 교수가 불응하여 특허권이전등록을 청구하는 민사소송을 제기함 

 

발명자 교수(피고) 주장의 요지 - 이 사건 발명의 특허와 관련된 내용으로 어느 곳에서도 연구비를 지원받지 않았으며, 대학교 연구시설을 이용하여 연구하지도 않았으므로, 이 사건 발명은 피고의 직무에 관하여 발명된 것이 아니라고 주장. 직무발명에 해당하지 않는다는 주장

 

쟁점 - 이 사건 쟁점은 국립대학교인 A대학교 교원인 피고의 이 사건 발명이 직무발명에 해당하는지 여부

 

2. 판결요지

 

⑤ 이 사건 지식재산권 규정은 교직원 등이 정부부처와 그 출연기관으로부터 연구비를 지원받고 연구과제를 수행한 결과 창작하게 된 발명도 직무발명에 포함됨을 명시하고 있고(3조 제2), 이는 교원의 발명이 교직원의 직무에 속하는 발명의 범주를 구체화해 놓은 것이라 할 것인데, 이 사건 발명은 위 연구과제 수행의 직접적인 결과는 아니라 할지라도, A대학교 교수라는 지위 및 A대학교로부터 연구의무가 부여된 학문과의 연관성에 의해 부여된 선행 연구에 상당부분 기반한 연구라고 보인다.

 

 ⑥ 발명진흥법 제2조가 규정하는 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속한다는 의미는 담당하는 직무내용과 책임범위로 보아 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우를 뜻하는데(대법원 1991. 12. 27. 선고 911113 판결 참조),

 

앞서 인정한 사실관계에 의하면, 피고의 이 사건 발명은 A대학교가 원고에게 부여한 직무내용과 책임범위로 보아 발명이 기대되는 범위라고 볼 수 있다.

 

발명자 교수(피고)의 주장에 관한 판단

 

한편 피고는 ① 교육부에 직물발명 여부를 판단할 권한이 없으므로 교육부의 감사결과요구는 위법하고, A대학교 직무발명심의위원회의 구성 및 심의 절차가 위법하여 위 위원회가 이 사건 발명이 직무발명에 해당한다고 결정한 것은 부당하다는 취지로 주장하나, 피고가 주장하는 위와 같은 사유는 이 법원에서 이 사건 발명이 직무발명에 해당하는지 여부를 판단하는 데에는 아무런 영향을 미치지 아니하므로, 이에 관한 피고의 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

 

3. 결론

 

그렇다면 피고는 발명진흥법 제10조 제2항 단서에 따라 그 직무발명에 관한 권리를 승계한 A대학교의 전담조직인 원고에게 [별지 1] 목록 기재 특허권에 관하여 승계의 의사표시가 피고에게 통지된 2018. 3. 9.(발명진흥법 제13조 제2항의 취지에 따라 직무발명의 승계자인 원고가 승계의사표시를 알린 때를 기준으로 한다. 피고는 또한 이전 등록 기준일에 대하여는 다투지 아니한다) 권리승계를 원인으로 한 특허권 이전등록절차를 이행할 의무가 있다.

 

첨부: 서울중앙지방법원 2020. 1. 31. 선고 2019가합503394 판결

서울중앙지방법원 2020. 1. 31. 선고 2019가합503394 판결.pdf

KASAN_대학교수의 직무발명 판단 및 특허권이전등록청구 서울중앙지방법원 2020. 1. 31. 선고 2019가합5

 

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작성일시 : 2020. 8. 25. 13:00
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앞서 올린 블로그 포스팅과 동일 사안의 판결 사례 서울중앙지방법원 2009. 11. 11. 선고 2009가합72372 판결, 서울고등법원 2010. 9. 29. 선고 2009121677 판결, 대법원 2012. 12. 13. 선고 201090241 판결

 

1. 기초사실

 

원고 A회사는 전력자원의 개발, 발전, 송전 및 관련 영업을 목적으로 설립된 공사입니다. 공사의 직원 피고 C 1987. 2. 16. 원고 A사에 입사하여 1989. 10. 23.부터 1992. 6. 29.까지 송변전 설비계획 수립을 주된 업무내용으로 하는 계통계획부 직원으로 근무하던 중, 2005. 11. 30.부터 2008. 12. 26.까지 사내창업과 동시에 휴직한 직원입니다. 피고 B사는 직원 C2005. 10. 17. 전력설비 냉동냉각장치 제조 및 판매 등을 목적으로 하여 설립한 사내 창업회사입니다.

 

직원 C 2005. 4. 4. 원고에게 창업기술명 전력설비 냉동냉각설비 제작’, 구체적 기술분야 냉동 사이클을 활용한 154kV 변압기 이격형 냉각장치 제작으로 하는 사내창업신청을 하였고, 원고는 2005. 8. 5.경 이를 승인하였습니다. 당시 직원 C는 사내창업 신청서에 원고 공사 재직 시에 냉동사이클을 이용한 변압기 냉각장치에 관한 실용신안권 5건을 보유하고 있다고 기재하였고, 창업과제의 경제성과 관련하여 변압기의 냉동냉각기술은 신기술이므로 창업과제가 완성되어 창업업체로부터 변압기를 공급받을 경우 설비자체 경쟁력뿐만 아니라, 신규설비 설치 회피비용도 감소한다고 기재하였습니다.

 

2. 공사와 사내 창업회사의 공동기술개발 협약 및 결과물 특허발명

 

피고 B사는 2005. 11. 18. 원고 공사와 사이에 사업추진주체는 원고, 주관기관은 피고 B, 연구총괄책임자는 피고 C로 하여 이 사건 협약을 체결하였습니다.

  1) 협약연구개발 과제명 : 냉동사이클을 활용한 154kV 변압기 냉각장치 제작

2) 협약기간 : 2005. 12. 1.부터 2007. 11. 30.까지 24개월

3) 연구개발비 : 512,428,000. 원고 부담 지원금 378,625,000, 피고 부담금 133,803,000

4) 지적재산권의 귀속 : 연구개발비 부담비율에 따라 공동 소유

8) 추진전략: 연구개발 과제의 시제품에 대한 지적재산권은 확보된 상태임. 냉동사이클의 용량과 변압기 온도 특성을 검증항고 적용 대상인 154kV 변압기에 적합한 규격을 확정하는 것이 연구과제의 요점이라고 판단됨.

 

이 사건 협약에 따라 연구를 진행하여, 직원 피고 C 2006. 3. 22. 이 사건 특허를 출원하여 등록 후 2009. 3. 11. 피고 창업회사 B에게 권리이전등록을 마쳤습니다. 이 사건 특허는 변압기 냉각을 위해 적용되는 압축 응축 팽창 증발의 4단계 공정에 있어서 공정별 관련 장비에 필요한 전력 외에 별도 전력이 요구되는 기존 냉동사이클 방식을 채택하지 않고, 냉매 또는 액화가스를 작동유체로 사용하는 H(발전사이클)의 원리를 적용하여 작동유체의 순환으로 변압기 절연유의 열을 회수함으로써 변압기를 직접 냉각시켜 냉각효율을 증대시키는 방식에 관한 것입니다.

 

3. 쟁점  

 

소송에서 원고 공사는, 먼저 위 특허발명이 직원 C가 재직 중 착안한 직무발명에 해당한다고 주장하였습니다. 따라서, 소송에서 주위적으로 해당 특허권은 공사의 직무발명규정에 따라 원고에게 귀속되어야 하므로 특허권 전부 이전등록을 청구하였습니다.

 

그 다음으로, 만약 재직 중 발명을 완성한 직무발명에 해당하지 않는다면, 이 사건 공동연구개발에 따른 결과물에 해당하므로 협약에 따라 연구비 지분에 따른 특허권의 지분 이전등록을 청구하였습니다.

 

연구원이 사내 창업을 하거나 교수가 학내 창업을 하면 직무발명에 관한 권리귀속 문제가 복잡하고 명확한 구분이 현실적으로 매우 어렵습니다. 발명의 완성에 관한 이론적 검토뿐만 아니라 발명시기를 입증할 기록을 잘 관리하는 것이 중요합니다. 또한, 직무발명은 종업원의 지위와 직무를 전제로 하는 것이므로 사내 창업과 휴직 등 근로관계 상태 및 직무 등에 관한 구체적이고 엄밀한 검토가 필요합니다. 여기서도 사내 창업을 하고 휴직 중이라는 이유로 창업회사에만 소속된 것처럼 업무를 처리한 것이 문제된 것입니다. 특히 위에서 설명한 공동연구개발 계약을 체결하여 수행한 연구개발 결과물에 대해서는 단독 소유권을 인정받는 경우가 거의 없을 것입니다. 그럼에도 불구하고 공동개발협약에 따라 새로운 기술이 개발되어 특허 등 지적재산권을 출원하는 경우 공동개발의 결과물임에도 일방 명의로 출원되는 경우가 종종 발생합니다. 이 사건도 협약상 투자 지분 비율로 개발된 발명의 특허권의 지분을 가질 것을 약정하였으나 이를 어기고 일방적으로 단독 출원하여 특허권을 단독 등록한 것입니다. 이에 대해 공사의 지분권을 인정하여, 특허권에 대해 사후적으로 해당 지분을 이전 등록할 것을 명한 판결입니다.

 

4. 판결 검토

 

. 대상 특허가 직무발명인지 여부

 

원고는 이 사건 특허는 원고의 업무 범위에 속하는 것으로 피고 C가 원고 공사에 재직하면서 당시 직무에 속하던 직무발명에 해당하므로 원고가 피고 C로부터 이 사건 특허를 승계하여야 하는데, 피고 C가 승계를 회피하기 위하여 피고 B사를 설립한 후 피고 회사에 이 사건 특허권을 이전한 것으로 주장하였습니다.

 

직무발명은 종업원이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자 등의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말하고 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속할 것이라 함은 종업원 등이 담당하는 직무내용과 책임 범위로 보아 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우를 말합니다(대법원 1991. 12. 27. 선고 911113 판결).

 

서울고등법원은 먼저 이 사건 특허의 내용이 송변전 설비의 주된 장치인 변압기의 온도 상승 억제를 통한 변압기 성능의 향상에 관한 것이고, 원고는 전력자원의 개발, 발전, 송전 및 관련 영업을 목적으로 하고 피고 C가 근무하던 계통계획실이 송변전 설비계획 수립 및 관련 시설 발주를 주된 업무내용으로 하고 있다는 사실만으로, 송변전 설비 및 그 시스템 자체를 제작하는 것까지 사용자 원고의 영업목적에 해당한다고 할 수는 없다고 판단하였습니다. , 사용자의 업무범위에 속하지 않는다고 판단하였습니다. 직무발명 성립요건을 판단할 때 통상 사용자의 업무범위를 넓게 해석하는 태도와는 상당히 다른 판결로 생각됩니다.

 

다음으로, 직무해당성 여부에 대해서도 직원 피고 C가 송변전 설비를 제작하는 업무까지 담당하고 있었다고 볼 수는 없다고 보았고, 따라서 이 사건 협약에 따른 변압기 냉각장치의 제작업무는 피고 C의 원고 공사와 관련된 과거의 직무에 속한다고 할 수 없다고 판단하였습니다.

 

이와 같은 법원의 판결은 다음과 같은 주목할만한 배경 사정이 있습니다. , 법원은 피고 C가 사내창업 신청 당시 냉동사이클을 이용한 변압기 냉각장치 관련 실용신안등록 5건을 보유하고 있음을 알렸지만 원고가 이에 대하여 직무발명에 해당함을 전제로 한 승계주장을 한 사실이 전혀 없었다는 점을 주목하였습니다. 종래부터 직원이 보유하고 있던 5건의 실용신안등록에 대해서는 동일한 기술영역에 해당함에도 직무발명이라고 주장하지 않다가 갑자기 이 사건 특허발명에 대해서만 직무발명으로 주장하는 것은 앞뒤가 맞지 않는다는 취지입니다. 공사가 무슨 이유에서 직무발명으로 주장하지 않았다가 갑자기 태도를 변경한 것인지 그 배경을 이해하기 어렵습니다. 적어도, 논리일관성 측면에서 볼 때 객관적으로 받아들이기 어려운 입장변화로 생각됩니다.

 

예비적 주장은 주위적 주장이 받아들여지지 않으면 그 다음으로 판단해 달라는 것입니다. 큰 문제는 없어 보이지만, 이 사건에서는 논리적으로 정면으로 충돌됩니다. , 공사 자신이 이 사건 특허발명이 위 공동연구개발사업의 수행결과라고 스스로 주장하면서 지분이전을 청구하는 것은, 그 전제가 직무발명이 아니라는 의미입니다. 양 주장은 양립할 수 없는 관계입니다. , 공사 스스로 이 사건 특허가 직무발명에 해당한다는 자신의 주장을 배척하는 모순된 주장을 동시에 한 것입니다.

 

정리하면, 직무발명 성립 가능성은 반드시 엄밀하게 검토해야 합니다. 그 성립요건을 입증할 가능성이 있다면 그에 집중해야 할 것입니다. 그 다음으로 공동연구개발의 결과물로 주장하려면, 직무발명 주장과는 논리적으로 구분해야 합니다. 양립할 수 없기 때문입니다. 선택관계에 있으므로 주장과 논리의 경중을 평가하여 최선의 전략을 세우는 것이 바람직할 것입니다.

 

. 공동연구협약의 수행결과에 해당하는지 여부

 

원고는 이 사건 특허는 이 사건 공동연구협약의 수행결과이고, 원고와 피고들은 이 사건 협약에서 수행결과로 발생한 지적재산권은 연구개발비 부담비율에 따라 공동 소유하기로 약정하였으므로, 피고들은 연구개발비의 부담비율에 따른 이전등록절차를 이행할 의무가 있다고 주장하였습니다.

 

이 사건 협약의 목적과 내용, 이 사건 특허발명이 이루고자 했던 기술적 과제와 그 구체적인 기술내용을 비교하였습니다. 이 사건 협약에서 그 목적은 기존의 변압기 냉각방식과 다른 방식을 채택하여 냉각시스템의 공정과 설비를 줄임으로써 보다 경제적인 변압기 냉각설비를 개발하기 위한 것이고, 그 기술적 내용은 폐회로 냉동사이클 연구를 통한 공정과 설비 축소를 각각 명시하고 있습니다. 이 사건 특허발명 역시 기존 냉동사이클 방식이 아닌 발전사이클 방식을 활용하되 특정 순서에 의한 폐회로를 구성하여 변압기 냉각시스템의 공정과 설비를 줄인 기술에 관한 것이므로, 법원은 이 사건 특허발명의 목적이나 기술내용은 이 사건 협약이 해결하고자 했던 기술적 과제 및 기술내용에 정확하게 부합한다고 보았습니다.

 

피고 C가 이 사건 특허를 출원한 2006. 3. 22. 이후인 2006. 9. 10.에 원고에게 이 사건 협약의 이행에 관한 보고를 하면서 이 사건 협약에 따른 변압기 냉각장치 제작과 관련하여 발전사이클원리를 활용할 것임을 명시한 사실로 볼 때에 피고 B사가 이 사건 특허가 이 사건 협약의 이행을 위해 필요한 필수 기술로서 이 사건 협약에 따른 연구개발 결과라고 보인다고 판단하였습니다.

 

법원은 다만, 이 사건 특허는 ‘H(발전사이클)’을 활용한 냉각장치에 관한 것인 데 비해 이 사건 협약의 과제명은 냉동사이클을 활용한 154kV 변압기 냉각장치 제작이므로, 각 냉각 방식이 다른 것처럼 보인다는 점은 인정하였습니다. 그러나 이 사건 협약은 장차 연구 개발될 미확정 기술에 관한 연구지원 및 개발을 그 내용으로 하는 것이라는 점에 비추어 볼 때, 그 과제명에 냉동사이클이라는 기술용어가 사용되었다고 해도 이러한 점만으로 이 사건 협약으로 이루고자 했던 목적이 냉동사이클을 활용한 냉각장치에 한정된다고 할 수는 없다고 보았습니다.

 

따라서 법원은 이 사건 특허는 이 사건 협약에 기초한 연구개발사업의 수행결과에 해당한다고 판단하였습니다. 그렇다면, 원고와 피고 B사가 위 협약에서 연구개발사업의 수행 결과 발생된 지적재산권은 연구개발비 부담비율에 따라 원고와 피고 B사가 공동 소유하기로 약정한 이상, 피고 B사는 원고에게 이 사건 특허권에 관하여 연구개발비 부담비율에 따른 일부 권리이전 등록절차를 이행할 의무가 있다고 판결하였습니다.

 

KASAN_2중적 지위, 소속 중복의 종업원 발명자의 직무발명 권리귀속 쟁점 – 복수의 회사 또는 기관 소속된 발명

 

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작성일시 : 2020. 8. 12. 17:30
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서울중앙지방법원 2009. 11. 11. 선고 2009가합72372 판결, 서울고등법원 2010. 9. 29. 선고 2009121677 판결, 대법원 2012. 12. 13. 선고 201090241 판결 사안

 

1. 사안의 개요 및 쟁점

 

사용자 한전의 종업원 팀장 X - 사내 창업규정 및 절차에 따라 휴직 후 사내 창업, 독립된 벤처회사, 주식회사 B 설립 운영함. 분야 - 전력설비 냉각장치 제조 및 판매

 

국가연구개발과제 채택됨. 국책과제 수행 결과물에 대해 종업원 개인 X명의로 변압기 냉각장치에 관한 특허 출원 및 등록 받음. 특허권을 창업벤처회사 B 법인으로 이전함.

 

사용자인 한전에서 위 특허에 대해 종업원 X가 완성한 직무발명으로 주장함.

 

사용자의 지적재산권 관리규정상의 직무발명 승계조항에 따라 한전에 권리 귀속되어야 한다고 주장함. 위 특허에 대해 특허권이전등록청구 소송 제기.

 

쟁점: 사내 창업 프로그램으로 휴직 중 완성한 발명이 직무발명에 해당하는지 여부

          

2. 서울중앙지방법원 판결요지

 

법원은 발명진흥법상 직무발명 규정의 '종업원등'의 의미를 다음과 같이 해석하였습니다. 직무발명에 있어 ‘종업원등’은 (1) 사용자에 대한 노무제공의 사실관계만 있으면 되므로, 고용관계가 계속적이지 않은 임시 고용직이나 수습공을 포함하고, 상근·비상근, 보수지급 유무에 관계없이 사용자와 고용관계에 있으면 종업원으로 보아야 한다.

 

한편, A사의 종업원이 타 회사(B)에 출장 가서 발명을 한 경우 그 발명이 어느 회사의 직무발명이 되는지에 대한 기준에 대해, 출장기간 중 B회사의 사원이 되어 B회사에서 급여를 받고 B회사의 지휘 내지 명령까지 받았다면 B회사의 직무발명, 그 반대라면 A회사의 직무발명이 된다고 보았습니다.

 

이와 같은 법리는 종업원이 사내창업을 위한 휴직을 하여 창업된 회사에서 근무하는 경우에도 마찬가지라고 판결하였습니다.

 

3. 구체적 사안의 판단

 

. 직무발명 성립요건의 종업원에 해당하는지 여부 부정

 

종업원 X는 사내창업 휴직 기간 동안 원고회사 한전으로부터 급여를 받지 않았고, 위 휴직기간은 재직년수에도 산입되지 아니하며, 위 기간 동안 사용자 한전에게 종업원 피고 X에 대한 실질적인 지휘, 명령권도 없었습니다.

 

오히려 위 기간 동안 피고 X는 창업한 벤처 주식회사 법인의 임원으로서 그 창업회사로부터 급여를 받고 그 회사의 실질적 지배하에 있었습니다.

 

이와 같은 상황에서, 서울중앙지방법원은 종업원 X의 사내창업 휴직기간 중에 출원된 발명을 한전의 직무발명으로 볼 수 없다고 판결하였습니다.

 

. 직무발명 성립요건의 종업원 직무에 해당하는지 여부 부정

 

나아가, 법원은 발명진흥법에서 직무발명의 성립요건으로 요구되는 ‘발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속할 것'이라 함은 그 종업원이 담당하는 직무내용과 책임 범위로 보아 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우(대법원 1991. 12. 27. 선고 911113 판결 등)를 말하는데, 휴직으로 사용자의 지휘 감독을 받지 않던 상태에 있던 종업원 X의 직무내용에 비추어 발명을 하는 것이 당연히 예정되거나 기대되는 경우라 할 수도 없다고 보았습니다. 휴직기간 중 위와 같은 직무를 상정하는 것 자체가 가능하지 않을 것입니다. 따라서 휴직 기간 중 완성된 발명을 사용자가 직무발명으로 주장할 수 없다고 판결하였습니다.

 

4. 실무적 포인트  

  

팀장 X는 휴직 기간 중으로 직무를 맡지 않고 보수를 받지 않았으며 구체적 지휘 감독도 받지 않았지만, 그 신분은 사용자 한전의 직원이므로 형식적으로 종업원에 해당합니다.

 

그러나 발명진흥법의 직무발명 구성요건 중 ‘종업원 등’에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 그 외형을 떠나 직무발명의 제도적 취지를 고려해야 할 것입니다. 서울중앙지방법원은 위 사안에서 직원 X의 발명이 사용자 한전의 직무발명이 되기 위해서는 사용자로부터 급여를 받고 지휘, 감독을 받아야 한다고 보았습니다.

 

만약 다른 회사에 출장이나 파견 근무를 나간 경우, 사내창업으로 휴직한 경우 등 상황에서 다른 회사의 직무를 수행하면서 지휘, 감독을 받고, 보수를 받았다면 그 기간 중에 완성한 발명은 그 회사의 직무발명에 해당할 수 있다는 입장입니다.

 

이 사건의 항소심 서울고등법원과 상고심 대법원 판결에서 1심 판결의 위 판시내용을 파기한 것은 아니지만 나아가 구체적 판결이유로 지지한 것은 아니라는 점이 아쉽습니다. 현실적으로 매우 빈번하게 발생하고 있는 상황에 대한 판단으로 하급심 판결이기는 하지만 실무적으로 상당히 중요한 의미를 갖는다 할 것입니다.

 

KASAN_이중적 지위의 종업원 발명자가 완성한 직무발명의 권리귀속 쟁점 - 종업원이 사내창업 프로그램으로 휴직한

 

 

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작성일시 : 2020. 8. 12. 17:11
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1.    사용자는 종업원으로부터 직무발명을 승계하지 않더라도 그 직무발명을 무상으로 실시할 수 있는 통상실시권을 갖고 있습니다.

 

2.    사용자가 종업원의 직무발명을 승계하여 특허출원, 등록을 거쳐 직무발명에 대한 특허권을 보유하고 있는 경우 직무발명을 승계하지 않았던 경우와 비교하여 더 불리한 취급을 할 수 없으므로, 개념상 특허권자의 실시권과 별도로 직무발명을 자유롭게 실시할 수 있는 무상의 통상실시권에 해당하는 법적이익을 보유하고 있습니다.

 

3.    사용자의 권리인 무상의 통상실시권 때문에, 사용자가 직무발명을 승계하여 특허권을 보유하고 있고, 또한 그 특허발명을 실시하고 있다는 사실만으로는 종업원 직무발명자가 사용자에게 그 직무발명에 대한 정당한 보상을 청구할 수 있는 근거는 될 수 없습니다.

 

4.    사용자가 직무발명에 대한 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적, 배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익이 인정되는 경우에만 직무발명자는 사용자에게 정당한 보상을 청구할 수 있습니다.

 

5.    또한, 사용자가 직무발명에 대한 특허권을 보유하고 있다는 사정만으로 사용자에게 직무발명으로 인한 독점적, 배타적 이익이 있다고 추정할 수 없습니다. 종업원 직무발명자에게 사용자의 독점적, 배타적 이익이 있다는 사실을 주장, 입증할 책임이 있습니다.

 

6.    이와 같은 직무발명의 정당한 보상에 관한 법리에 비추어 볼 때, 현재 실무상 직무발명자에 대한 출원보상, 등록보상은 사용자의 독점적, 배타적 이익과 무관하게 운영되고 있습니다. 일괄적으로 지급하는 출원보상과 등록보상은 직무발명보상에 관한 법리와 관계없으므로 특허법 및 발명진흥법에 따른 직무발명보상에 해당하지 않는다고 평가할 수도 있습니다.

 

7.    발명진흥법 제15조에서는 사용자가 직무발명보상규정을 정해 출원보상, 등록보상 등을 하는 경우 일정한 요건을 충족하면 종업원 직무발명자에게 직무발명에 대한 정당한 보상을 한 것으로 본다(15조 제6항 본문)라고 명시적으로 규정하고 있습니다. , 발명진흥법에서는 직무발명의 인한 사용자의 독점적, 배타적 이익이 없더라도 출원보상, 등록보상도 발명진흥법에 따라 일정한 요건을 충족하였다면 정당한 보상으로 본다는 것입니다.

 

8.    그러나 사용자가 직무발명을 승계하였으나 그 직무발명의 인한 사용자의 독점적, 배타적 이익이 없고, 출원보상, 등록보상 규정도 발명진흥법에 따른 요건을 충족하지 못한 경우에는, 출원보상, 등록보상을 직무발명에 대한 정당한 보상으로 볼 수 없습니다. 따라서 그와 같은 상황에서 직무발명자 종업원은 직무발명을 승계한 사용자에게 정당한 보상을 청구할 근거가 없다 할 것입니다.

 

발명진흥법 제15(직무발명에 대한 보상) ① 종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.

② 사용자등은 제1항에 따른 보상에 대하여 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하고 종업원등에게 문서로 알려야 한다.

③ 사용자등은 제2항에 따른 보상규정의 작성 또는 변경에 관하여 종업원등과 협의하여야 한다. 다만, 보상규정을 종업원등에게 불리하게 변경하는 경우에는 해당 계약 또는 규정의 적용을 받는 종업원등의 과반수의 동의를 받아야 한다.

④ 사용자등은 제1항에 따른 보상을 받을 종업원등에게 제2항에 따른 보상규정에 따라 결정된 보상액 등 보상의 구체적 사항을 문서로 알려야 한다.

⑤ 사용자등이 제3항에 따라 협의하여야 하거나 동의를 받아야 하는 종업원등의 범위, 절차 등 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

사용자등이 제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 종업원등에게 보상한 경우에는 정당한 보상을 한 것으로 본다. 다만, 그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

 

KASAN_사용자의 직무발명 자기실시의 경우에 직무발명에 대한 정당한 보상 관련 실무적 포인트.pdf

 

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작성일시 : 2020. 8. 3. 16:00
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1. 관련 특허법리

 

사용자가 직무발명을 직접 실시하거나 기술이전 또는 license out 하여 사용자에게 이익이 발생하였거나 장래 발생할 수 있는 경우 그 사용자의 이익 중에서 일부를 발명자에게 보상하는 실적보상 또는 실시보상이 실무적 포인트입니다.

 

기술이전 또는 라이선스 계약의 경우라면 직무발명 특허의 무효여부는 문제될 수 없습니다. 그러나, 사용자 자기실시의 경우에는 특허권자인 사용자가 특허무효를 주장하는 경우도 있습니다. 따라서 특허무효 가능성을 미리 체크해 보아야 합니다.

 

우선 진정한 발명자를 확정해야만 합니다. 공동발명의 경우 진정한 발명자 사이 각 발명자의 기여율을 확정해야 합니다.

 

이때 특허청구항을 기준으로 판단하는 것이 매우 중요합니다. 특허발명은 특허청구범위에 기재된 사항으로 정한다는 것이 특허법리입니다. 특허명세서 전체를 기준으로 하는 것이 아니고 특허청구범위의 각 청구항 기재사항을 기준으로 파악되는 기술내용입니다. 예외적으로 특허출원 전 회사에 제출한 직무발명신고서에 기재된 사항도 고려요소가 될 수 있습니다.

 

사용자의 자기실시 여부도 특허청구범위에 기재된 기술내용을 실제 활용하는 경우에만 인정될 것입니다. 특허청구항을 기준으로 구체적으로 검토해야 합니다. 3자의 무단실시를 가정하여 특허침해로 판단되는 경우와 다름없습니다.

 

2. 특허청구범위 기재사항에 근거한 발명자 요건 및 특허무효 가능성 체크

 

먼저, 특허출원서 및 특허증에 발명자로 기재된 자도 본인이 진정한 발명자라는 사실을 입증해야만 합니다. 통상 사용자는 해당 직무발명자가 진정한 발명자가 아니라고 주장하는 경우가 많습니다. 발명자가 아니라는 점을 입증하면 직무발명 보상금 지급의무를 면할 수 있기 때문입니다. 따라서, 사용자는 거의 모든 직무발명보상금청구소송에서 해당 직무발명자가 진정한 발명자인지 여부를 철저하게 검토하고 공격 가능한 포인트를 모두 제기할 것입니다. 직무발명자는 그와 같은 공격에 대한 사전 대비가 있어야만 합니다.

 

사용자는 연구노트 등 발명관련 자료를 모두 보유하고 있을 뿐만 아니라 재직 중인 공동발명자로부터 적극적인 협조까지 얻을 수 있으므로 퇴직한 직무발명자에 비해 훨씬 유리한 위치에 있습니다. 따라서, 직무발명보상금청구소송을 고려하는 종업원 직무발명자는 직무발명의 경위, 구체적 기여내용 등을 미리 체크하고 준비하지 않으면 실제 소송에서 패소할 가능성이 높습니다.

 

예를 들면, 동료 연구원이었던 공동발명자라도 재직 중 회사를 상대로 하는 소송에서는 회사 이익을 위해 퇴직한 직무발명자의 기여를 전면 부인하기도 합니다. 연구노트 등 자료 중에서 퇴직 연구원에게 유리한 자료는 제출하지 않고 불리한 자료만 골라 제출하면서 발명자 요건뿐만 아니라 그 기여도를 다툴 것입니다.

 

이와 같은 공격에 대비하여, 소송 전에 미리 동료 연구원, 공동발명자를 만나 상호이익이 되는 협력방안을 협의할 필요가 있습니다. 공동발명자들은 직무발명보상금을 자신의 기여율에 따라 배분 받을 수 있습니다. 따라서, 사용자로부터 직무발명보상금을 받을 수 있는 같은 입장이지만, 상호간에는 그 기여율에 따라 배분하는 경쟁관계에 있습니다. 신중한 논의와 협의가 필요합니다.

 

또한, 직무발명보상금소송을 제기하기 전 사용자가 특허무효 주장을 할 수 있는지 등을 미리 체크해 보아야 할 것입니다. 특허발명은 특허청구범위에 기재된 사항을 기준으로 정한다는 점을 다시 강조합니다. 막연하게 본인이 개발한 기술내용을 기준으로 하거나 또는 특허명세서 전체 내용을 기준으로 한다면 부정확하거나 엉뚱한 판단을 할 위험성이 높습니다. 특허청구범위의 각 청구항의 구체적 기재내용을 꼼꼼하게 살펴보아야 할 것입니다.

 

3. 직무발명의 적용사실 입증

 

사용자는 직무발명을 실시하여 수익을 내는 경우에도 실적 보상금을 지급하지 않거나 또는 지급한 보상금이 정당한 보상금으로 보기 어려운 소액인 경우가 대부분입니다. 직무발명자로서는 직무발명보상금청구소송을 통해 정당한 보상을 받으려고 시도하는 것은 당연할 것입니다.

 

직무발명자는 사용자가 직무발명을 실제 적용하여 수익을 낸다는 사실을 입증해야만 합니다. 이때 특허청구범위에 기재된 발명기술을 사용자가 실시하는지 여부를 특허법리에 따라 판단해야 합니다. 물론 법률에서 직무발명 중 특허 출원하지 않는 기술의 활용에 대한 보상청구도 가능하다고 규정하지만 아직까지 실제 재판사례는 없습니다. 현실적으로 직무발명보상청구소송은 특허청구범위를 기준으로 한 특허발명을 전제로 합니다.

 

3자의 무단실시를 대상으로 하는 특허소송에서 특허침해 입증과 판단이 매우 어려운 것과 마찬가지로 사용자의 자기실시 입증과 판단도 쉽지 않습니다. 특히 제조방법발명의 실시여부 입증은 매우 어렵습니다.

 

특히 사용자가 기술적용 및 실시 관련 자료를 모두 보유하고 있고, 영업비밀 보호 등 다양한 이유로 해당 자료를 법원에 제출하는 것을 거부할 것입니다. 사용자 본인에게 불리한 자료를 자진하여 제출할 것으로 기대할 수 없습니다. 사용자의 비협조에도 불구하고 직무발명 실시를 입증할 수 있어야만 합니다.

 

직무발명보상금청구소송을 제기하기 전에 사용자의 직무발명 기술적용 사실을 입증할 수 있는 객관적 증거자료를 확보해 두어야 할 것입니다. 제품설명서, 팜플렛, 매뉴얼 등 자료뿐만 아니라 내부 직원의 진술, 거래처의 확인 진술 또는 샘플 등을 확보할 수 있다면 좋을 것입니다.

 

4. 매출 및 수익 자료 확보

 

직무발명보상금액 산정은 사용자가 직무발명으로 인해 얻을 이익을 근거로 합니다. 사용자의 이익에 관한 모든 자료가 사용자의 수중에 있고, 직무발명자가 이를 확보하기가 매우 어렵습니다. 따라서, 일단 소송이 시작되면 확보하기 어려운 매출관련 자료, 관련자의 진술 등을 미리 확보할 수 있다면 소송에서 유리하게 활용할 수 있을 것입니다.

 

민사소송법에 따라 회사에 대한 문서제출명령 등을 통해 관련 자료를 법원에 제출하도록 할 수 있지만, 여러 가지 핑계를 들어 협조하지 않을 경우를 대비하여 회사를 신청할 수 있는 대상자료의 존재, 대강의 내용 등을 미리 확인해 둔다면 소송에서 많은 도움이 될 것입니다. 만약 직무발명이 부품이나 s/w인 경우 완성품의 매출에서 차지하는 비율을 산정할 수 있는 자료를 확보할 수 있는지 여부도 중요합니다.

 

참고로, 지재권 관련 소송에서 그 대상 지재권의 가치 또는 침해시 손해액 등을 산정하는 것은 현실적으로 매우 어렵기 때문에, 하나의 방안으로 국세청에서 매년 고시하는 각 직종별 표준 수익율 자료를 활용하는 경향이 있습니다. 예를 들면, 직무발명을 실시하는 제품의 매출을 입증한다면 여기에 평균 업계 수익율을 곱하거나 재무제표의 그 해 영업이익율을 곱하는 방식으로 사용자의 이익을 산정할 수 있습니다. 물론, 이것이 정확하다는 것은 아니지만, 다투는 측에 입증책임이 있으므로 그 과정에서 보다 정확한 이익이 산정될 수도 있고, 그렇지 않다면 비록 부정확하더라도 법원 재량으로 그 액수를 인정하는 것입니다. 이와 같은 자료를 활용하면 경우에 따라서는 직무발명 보상금 액수를 미리 가늠해 볼 수 있을 것입니다.

 

KASAN_직무발명보상청구소송 준비사항 및 체크 포인트 몇 가지.pdf

 

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작성일시 : 2020. 8. 3. 13:41
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1. 특허법리에 기초하여 검토하여 사용자의 직무발명 활용사실을 정확하게 확인해야 합니다.   

 

법원은 설령 사용자가 직무발명을 직접 실시하지 않더라도 어떤 형태로든 이익을 얻는 것으로 인정된다면, 원칙적으로 직무발명자에게 정당한 보상금을 청구할 권리가 있다는 입장입니다. 그러나, 현실적으로 이와 같은 경우 직무발명자에게 인정되는 보상금은 매우 적은 금액이므로 소송비용을 제외하면 직무발명자가 얻을 수 있는 실질적 보상금은 매우 적습니다.

 

직무발명보상금 청구소송은 사용자가 직접 그 발명기술을 실시하는 경우이거나, 3자에게 기술이전 또는 라이선스를 체결한 경우에만 청구하는 것이 바람직합니다. 따라서, 직무발명자는 자신이 발명한 기술이 실제 활용되고 있는지 여부를 먼저 확인하는 것이 필요합니다. 이때 직무발명 기술의 활용과 특허발명의 실시는 많은 경우 중복될 것이지만, 반드시 동일하지 않다는 점도 유의해야 합니다. 원칙적으로 직무발명 보상금은 특허발명을 전제한 것이므로, 특허청구범위에 기재된 발명기술을 사용자가 실시하는지 여부를 특허법 시각에서 평가해야 정확합니다.

 

2. 판결 법리에 비추어 진정한 발명자인지 여부를 정확하게 검토하여 확인해야 합니다. 진정한 발명자 입증책임에 유의하여 입증자료를 사전에 준비해야 합니다.   

 

직무발명자는 본인이 진정한 발명자라는 사실을 입증해야 합니다. 사용자는 직무발명보상청구소송에서 종업원 직무발명자를 진정한 발명자가 아니라고 주장하는 경우가 다반사입니다.

 

직무발명을 단독으로 한 경우라면 문제되지 않을 것입니다. 공동발명의 경우에도 다른 공동발명자들로부터 진정한 발명자로 인정받았던 자료가 있다면 문제없습니다. 또는 소송과정에서 연구노트 등을 통해 진정한 발명자로 인정될 수 있는 경우도 문제없습니다.

 

그러나, 실제 소송에서는 공동발명자 중 다른 동료가 소송을 제기한 직무발명자의 기여를 전면 부인하기도 하고, 연구노트 등 관련 자료를 모두 회사가 보유하고 있기 때문에 그 중에서 본인에게 불리한 자료만 제출하면서 발명자 자격을 다투는 경우가 많습니다. 사용자로부터 있을 이와 같은 공격에 대비하여, 공동 발명자를 미리 만나 상호 이익이 되는 방향으로 협력하는 방안을 협의하는 등 발명자 요건에 관한 충분한 입증준비를 미리 해 두어야 합니다.

 

참고로, 공동발명자들은 직무발명 보상금을 자신의 기여율에 따라 안분하는 위치에 있습니다. 공동 발명자들은 사용자에 대해서는 이익을 공유하지만, 상호간에는 기여율로 경쟁하는 미묘한 관계에 있습니다. 신중한 접근이 필요한 이유입니다. 또한, 진정한 발명자에 해당하지 않는 대표이사, 연구소장 등을 명목상 공동발명자로 기재하는 경향이 많습니다. 그와 같은 발명자가 아닌 사람이 발명자에 포함되어 있다면 그만큼 진정한 발명자의 지분이 낮아질 수 있습니다. 따라서, 진정한 발명자가 아닌 명목상 발명자를 대상에서 제외할 수 있는지 여부를 함께 검토해 볼 필요가 있습니다.

 

3. 특허무효 가능성 체크 및 대응방안 검토

 

대법원 판결에서 특허무효인 경우에도 직무발명보상청구가 인정된다고 하였습니다. 무효법리에 따르면 처음부터 특허권이 없었던 것이나 특허등록 후 오랜 기간이 지나 특허무효라고 판단되었다고 해서 사용자가 그 특허발명으로 인해 얻은 이익이 소급하여 없어지는 것은 아니기 때문입니다.

 

다만, 특허발명이 공지기술인 경우에는 사용자가 직무발명으로 얻는 독점적, 배타적 지위에서 얻을 이익을 인정할 수 없으므로 직무발명보상도 인정되지 않습니다. 즉 특허무효 사유에 따라 다른 결론에 도달할 수 있습니다.

 

또한, 특허무효인 경우 직무발명보상을 하더라도 그 보상금 산정에 그 무효사정을 반영하므로 실제 매우 적은 금액만 보상받게 됩니다.

 

따라서, 직무발명보상청구소송 전에 특허무효 가능성을 객관적으로 체크하는 것이 필요합니다. 사용자가 특허무효를 주장하는 경우 이에 대한 적절한 반박논리를 미리 준비하는 등 대응방안을 마련해 두는 것이 바람직하기 때문입니다. 잘 대응하여 특허무효 공격을 방어하고, 또 무효가 되더라도 여전히 직무발명보상금을 인정받을 수 있는 근거를 마련할 있을 것입니다.

 

4. 직무발명보상금액 구체적 산정자료 확보

 

직무발명보상금 액수의 산정은 사용자가 직무발명으로 인해 얻을 이익을 출발점으로 합니다. 사용자의 이익에 관한 모든 자료가 사용자의 수중에 있고, 직무발명자가 이를 확보하기가 매우 어렵습니다. 따라서, 일단 소송이 시작되면 확보하기 어려운 매출관련 자료, 관련자의 진술 등을 미리 확보할 수 있다면 소송에서 유리하게 활용할 수 있을 것입니다. 물론 민사소송법에 따라 회사에 대한 문서제출명령 등을 통해 관련 자료를 법원에 제출하도록 할 수 있지만, 여러 가지 핑계를 들어 협조하지 않을 경우를 대비하여 회사를 신청할 수 있는 대상자료의 존재, 대강의 내용 등을 미리 확인해 둔다면 소송에서 많은 도움이 될 것입니다. 만약 직무발명이 부품이나 s/w인 경우 완성품의 매출에서 차지하는 비율을 산정할 수 있는 자료를 확보할 수 있는지 여부도 중요합니다.

 

참고로, 지재권 관련 소송에서 그 대상 지재권의 가치 또는 침해시 손해액 등을 산정하는 것은 현실적으로 매우 어렵기 때문에, 하나의 방안으로 국세청에서 매년 고시하는 각 직종별 표준 수익율 자료를 활용하는 경향이 있습니다. 예를 들면, 직무발명을 실시하는 제품의 매출을 입증한다면 여기에 평균 업계 수익율을 곱하거나 재무제표의 그 해 영업이익율을 곱하는 방식으로 사용자의 이익을 산정할 수 있습니다. 물론, 이것이 정확하다는 것은 아니지만, 다투는 측에 입증책임이 있으므로 그 과정에서 보다 정확한 이익이 산정될 수도 있고, 그렇지 않다면 비록 부정확하더라도 법원 재량으로 그 액수를 인정하는 것입니다. 이와 같은 자료를 활용하면 경우에 따라서는 직무발명 보상금 액수를 미리 가늠해 볼 수 있을 것입니다.

 

5. 보상청구소송의 진행, 소요기간 및 실무적 대응방안

 

직무발명보상청구권은 10년의 시효기간이 경과하면 소멸됩니다. 소를 제기하기 전에 소멸시효 기간, 중단사유 등을 신중하게 검토해야 합니다.

 

통상 소장을 제출하면 이를 상대방에 송달하여 30일 이내에 답변서를 제출할 기회를 주고, 그 후 상호 2,3회의 서면공방을 거친 후, 소 제기일로부터 약 6개월 이후에 변론기일이 지정됩니다. 통상 판결까지는 1년 이상의 시간 필요합니다. 직무발명 소송의 결과는 다른 연구원에 대한 보상 및 사기, 인사관리 체계에 미치는 영향이 지대하므로 회사가 패소할 경우 1심에서 종결되어 확정될 가능성은 낮고, 대법원까지 가는 경우도 많습니다. 그렇게 된다면 종결까지는 약 3, 경우에 따라서는 그 이상의 장기간이 필요합니다. 다만, 직무발명자가 1심에서 승소하는 경우에는 그 승소한 보상금을 임시로 받아서 소송비용 등으로 활용할 수 있는 금전에 대한 가집행을 허용하는 경우가 많습니다.

 

6. 직무발명보상청구소송 관련 실무적 포인트 몇 가지 정리

 

(1) 회사에서 직원으로부터 입사시 또는 퇴사시 직무발명 보상금 청구를 하지 않겠다, 이미 받은 보상이 전부이고 더 이상의 보상청구는 하지 않는다는 약정서, 확인서, 서약서 등을 받아도, 그와 같은 계약은 법적으로 원칙적으로 효력이 없습니다. 직무발명자의 보상금 청구권 규정은 강행규정으로 이에 반하는 계약, 사규, 직무발명 관리규정, 보상규정 등은 특별한 사정이 없는 한 모두 무효입니다.

 

(2) 직원이 재직 중 직무발명 관련된 보상, 승진 기회, 교육기회 부여 등 다양한 인센티브를 이미 받았다고 해도, 직무발명 보상금을 청구하는데 장애가 되지 않습니다. 직무발명보상청구 자체를 방해하지 않고, 다만 직무발명 보상금액을 산정할 때 그와 같은 사정을 고려할 뿐입니다.

 

(3) 직무발명 관리규정, 사규, 입사 계약서 등에 ‘재직시 완성한 발명은 즉시 회사에 귀속된다’ 등등 자동승계 규정을 명시적으로 두더라도, 사용자가 직무발명을 항상 자동 승계하는 것은 아닙니다. 통상 직무발명 보고, 승계여부 심사, 승계통지라는 과정을 거처 승계됩니다. 따라서, 직원이 직무발명을 회사에 보고하지 않고 무단 출원한 경우, 권리승계 절차를 거친 적이 없으므로 사용자는 승계인 지위에서 권리주장을 할 수 없는 경우도 있습니다.

 

(4) 직무발명이 특허 출원되지 않거나, 또는 발명자로 기재되지 않는 경우에도, 진정한 발명자라면 직무발명보상금 청구권이 있습니다. 다만, 직무발명보상소송에서 직무발명자는 자신이 진정한 발명자라는 사실을 입증해야 하는 입증책임을 부담합니다. 발명일로부터 수년이 지났을 뿐만 아니라 퇴사한 이후에 연구개발 및 발명 사실을 구체적 증거자료로 입증하는 것은 것이 실무상 매우 어렵습니다. 직무발명자는 적어도 기본적 자료는 있어야 하고 동료 연구원들의 협조를 받아야만 가능할 것입니다.

 

(5) 산학협력연구의 결과, 회사 단독 명의로 출원, 등록된 특허발명에 대해 대학교수 등이 진정한 공동 발명자로 판명되어 그 특허발명에 대한 보상금을 청구하는 사례가 종종 있습니다. 미국사례이지만 대학에서 회사에 대해 소송을 제기하여 거액을 받은 경우가 있습니다. 우리나라에서도 가능한 사안입니다. 특히, 최근 대법원 판결에서 공유특허권 분할청구를 인정한 것 등을 고려하면 대학교수 등 외부 공동발명자가 회사에 대해 일정한 보상을 청구할 수 있고, 회사로서는 그와 같은 이익분배 요구를 무시할 수 없다고 생각합니다.

 

(6) 직무발명 특허권이 크로스 라이선스에 활용된 경우 및 외부에 드러난 로열티 수입이 전혀 없는 경우에도 직무발명 보상금을 청구할 수 있습니다. 특허풀과 표준특허에서 특허 로열티 수입을 기준으로 직무발명 보상금을 산정한 것과 유사하다 생각합니다.

 

(7) 사용자는 직무발명에 대해 무상의 통상실시권을 갖기 때문에, 그 범위를 넘어선 독점적 지위에서 추가 발생하는 사용자의 이익을 전제로 직무발명 보상금을 인정됩니다. 따라서 직무발명 특허발명이 제3자가 자유 실시할 수 있는 공지기술과 같다면 독점적 지위가 인정될 수 없습니다. 즉 공지기술이라는 무효사유가 있다면 직무발명보상이 인정되지 않습니다.

 

(8) 그러나, 설령 무효사유가 있는 경우에도 공지기술만 아니라면 그 특허무효 확정 전까지 여전히 특허권자의 독점적 이익이 인정되고, 따라서 무효사유가 있는 경우에도 직무발명 보상금 청구의 대상이 됩니다. 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014220347 판결의 요지를 정리하면 다음과 같습니다.

 

A. (1) 직무발명이 공지된 기술이거나 공지된 기술로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 등의 특허무효사유가 있고, (2) 경쟁관계에 있는 제3자도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있어서, (3) 사용자가 현실적으로 그 특허권으로 인한 독점적, 배타적 이익을 전혀 얻지 못하고 있다고 볼 수 있는 경우 (3가지 요건을 모두 충족한 경우) – 직무발명 보상의무 없음

 

B. 그 외는 단지 직무발명에 대한 특허에 무효사유가 있다는 사정만으로는 특허권에 따른 독점적, 배타적 이익을 일률적으로 부정하여 직무발명보상금의 지급을 면할 수는 없음

 

C. 다만, 직무발명 특허의 무효사유는 특허권으로 인한 독점적·배타적 이익을 산정할 때 참작요소로 고려할 수 있음

 

(9) 사용자가 직무발명을 직접 적용하여 실시하지 않더라도 특별한 경우에는 보상의무가 인정될 수 있습니다. 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014220347 판결에서도, 사용자가 직무발명을 직접 실시하지 않고 있더라도 사용자 제품이 직무발명 실시제품의 수요대체품에 해당하여 직무발명의 특허권에 기하여 경쟁 회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로 인한 이익이 있다고 추인할 수 있으므로, 사용자가 직무발명을 직접 실시하지 않은 사정만으로 보상금 지급의무를 전부 면할 수는 없으나 이는 독점권 기여율의 산정에서 고려할 수 있으며, 경쟁 회사들도 직무발명과 다른 독자적인 방법을 사용하는 제품을 생산하고 있는 것으로 보이므로, 경쟁 회사들이 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 얻은 사용자의 이익이 전혀 없다고 평가할 수는 없으나 그 액수는 상당히 적을 것으로 보이는 사정 등을 감안하여 독점권 기여율을 산정하였습니다.

 

(10) 직무발명자는 소송비용을 패소한 회사에서 회수할 수 있습니다. 소송비용을 패소자가 부담하는 원칙에 따라, 승소자는 인지대 등 관납료 뿐만 변호사 비용까지 패소자로부터 모두 회수할 수 있습니다. 직무발명 보상금 청구의 명확한 근거와 자료가 있다면, 직무발명자는 직무발명 보상금뿐만 아니라 나중에 직무발명보상금 소송비용까지 회수할 수 있습니다.

 

KASAN_직무발명 보상금 청구소송의 기본법리, 사전 검토사항 및 실무적 체크 포인트 몇 가지.pdf

 

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작성일시 : 2020. 7. 30. 17:00
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1. 대학교수의 전공분야와 다른 기술분야 특허발명 - 직무발명 성립 부정 : 특허법원 2017. 11. 24. 선고 20171995 판결

 

사안의 개요

발명자 대학교수 - 대학교 항공자동차기계학부 교수로 재직 중 발명, 특허등록

산학협력단에서 대학교수 상대로 직무발명이므로 권리승계를 원인으로 한 특허권이전등록절차를 이행 청구, 1심에서 대학교수 패소 판결

특허법원 대학교수 승소, 산단 패소 판결

 

특허법원 판결이유

직무발명이란 그 발명을 하게 된 행위가 종업원의 현재 또는 과거의 업무에 속하는 것이라 함은 종업원이 담당하는 직무내용과 책임 범위로 보아 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우'를 의미한다.

 

그런데 피고가 이 사건 특허발명을 출원한 당시에 피고는 재료역학1’, ‘설계제도등의 과목을 강의하였던 사실을 인정할 수 있고, 피고는 1991. 3. 1. 충청대학교 기계설계과 조교수로 임용된 이후 2014. 9. 12.까지 충청대학교 항공자동차기계학부 교수로 재직하였던 사실,

 

이 사건 특허발명은 세안용 이지 클렌징 티슈에 관한 발명으로 일회용 물티슈로 사용되는 스킨 티슈용 펄프지에세안액과 피부 컨디셔닝제 등을 함침하여 세안하도록 하는 것을 기술적 특징으로 하는 것이어서 기술분류상 섬유나 화학 분야, 용도상으로 화장품 분야에 속하는 발명인 사실은 앞서 인정한 바와 같은 바,

 

위 인정사실을 종합하면, 피고가 교수로서 수행하는 연구 또는 강의 업무와 관련하여 피고가 기계 분야에서 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것은 당연히 예정되거나 기대되는 경우라고 볼 수 있으나, 피고가 섬유나 화학 또는 화장품 분야에까지 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 기대된다고 할 수는 없다.

 

따라서 피고가 이 사건 특허발명을 한 행위는 피고의 현재 또는 과거의 직무범위에 속한다고 보기 어렵고 이 사건 특허발명이 직무발명에 해당함을 전제로 한 원고의 이 사건 청구는 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.”

 

또한, 갑 제4 내지 7호중의 각 기재에 의하면, 충청대학교는 2010. 7.경부터 2013. 2.경까지 지역연고산업육성사업으로 '생물자원(대추)소재가공식품 육성사업올 시행한 사실, 위 사업의 주관기관으로 충청대학교와 주식회사 보은물산이 지정되었는데, 이와 관련하여 피고가 충청대학교 측 총괄책임자로 참여하였고, 당시 피고는 주식회사 보은물산의 주식 51%를 소유하고 있었던 사실, 위 사업의 사업비는 국비, 충청북도 및 보은군이 부담하는 지방비 및 민간부담금으로 조달되었던 사실, 주식회사 보은물산의 인터넷 홈페이지에는 주식회사 보은물산이 대추 또는 상황버섯 관련 특허, 과실주 관련 특허를 갖고 있는 외에 이 사건 특허발명율 출원하였다는 내용이 게시되어 있는 사실을 인정할 수 있는 바, 위 인정사실에서 알 수 있는 바와 같이 피고가 학교측 총괄책임자로서 참여한 위 지역연고산업육성사업은 생물자원(대추)산업을 육성하고 활성화하기 위한 사업으로서 이 사건 특허발명과는 기술분야가 상이한 점, 주식회사 보은물산이 위 사업의 주관기관으로 참여하여 사업비를 지원받았다고 하더라도 이를 곧 피고가 직접 지원받은 것이라고 보기는 어려울 뿐만 아니라 주식회사 보은물산이 충청대학교로부터 그 사업비를 지급받은 것이라고 인정할 만한 증거도 없는 점 등에 비추어 보면, 위 인정사실만으로는 이 사건 특허발명이 위 지역연고산업육성사업에 참여한 피고의 직무범위에 속하는 발명이라고 단정할 수 없다.

 

2. 공무원의 재직 중 발명 해당 직무 담당 부정: 대전지방법원 2019. 4. 4. 선고 2017가합105092 판결

 

사안의 개요

- 공무원 (피고) - 시청 환경관리과 상하수도 관련 담당 공무원

- 원고 상하수도 관련 제품 생산판매회사 운영자, 해당 시에 제품 납품

- 2011년 상하수도 관련 제품 공동발명

- 사업자 원고와 공무원 피고는 공동발명자로 출원, 2012. 1. 16. 특허등록, 1/2 지분권 보유

- 공무원 (피고) 소속기관에 직무발명 신고하지 않음

- 공유 특허권자 공무원은 다른 사람에게 지분권 양도

- 2013. 5. 2. 지분 양수인은 지분이전 등록을 마치고, 기존 공유자(1/2 지분권자) 원고와 이익분배에 관한 약정체결

 

양수인과 기존 지분권자(원고) 사이 이익분배 약정 요지

그 실시 및 영업, 판매는 피고 B이 공무원으로 재직하는 F시에서만 행하여야 하고 그 판매 리스트를 피고 C에게 제시하여야 하며, 그 이익금의 40%를 피고 C에게 지급하여야 하고, 피고 C은 원고의 영업에 대한 감시권을 행사할 수 있고, 원고는 피고 C의 요구에 따라 언제든지 서면으로 영업 및 거래에 관한 리스트를 제시하여야 하며, 원고가 위와 같은 의무를 1회라도 이행하지 아니한 때에는 피고 C은 최고기간 없이 계약을 해지할 수 있으며, 원고는 공동 특허와 관련된 모든 권리를 포기한 것으로 간주하고, 피고 CF시 이외의 전국 모든 지역을 대상으로 이 사건 특허의 실시, 판매를 할 수 있고 그 수익금을 피고 C이 모두 향유한다는 것이다.

 

새로운 공유권자(양수인)의 특허발명 자기 실시, 특허제품 생산납품으로 경쟁관계, 공유자 사이 분쟁 발생

 

기존 지분권자(원고) 주장 공무원의 직무발명, 자자체 시에 지분권 있음, 경쟁사업자 지분 양수인은 무권리자, 특허실시권 없음

 

판결요지 직무발명 해당하지 않음, 공무원의 자유발명, 원고 패소 판결

) 직무발명 여부를 판단함에 있어 사용자가 국가일 경우 그 업무 범위를 기업 등 법인의 경우와 같이 해석하게 되면 국가의 모든 업무가 포함되기 때문에 공무원이 소속한 기관의 직제와 사무분장 규칙 등에 따라 정해진 업무범위로 한정하는 것이 합리적이다. 따라서 이 사건 발명이 직무발명에 해당하려면, 피고 B이 발명 전후에 속해 있는 부서의 업무범위에 속하고, 발명자의 직책과 임무 등에 맞는 직무범위에 속하는 발명이어야 한다.

 

) 피고 B이 이 사건 발명 전후 상수도 분야 추진업무 등에 관하여 필요한 설비 등에 대한 발주업무, 상수도협회 관련 업무, 상수도 급수공사 정액제 시행, 유수율 제고사업 추진(원격검침 및 블록화), 기타 상수도 분야 추진 업무 등을 담당한 사실이 있기는 하나, 이는 이 사건 특허와 같은 맨홀, 상수관 점검구 등을 연구하고 개발하는 업무와는 전혀 관련이 없다. 또한 피고 B은 기능 9(2011. 12. 7. 기능 8급으로 승진) 지방기계원 직급의 공무원으로서 주로 '지하수개발 인 허가, 전용상수도 인 허가, 먹는 물 약수터 수질검사 및 관리, 상수도시설보강 적립기금 운영 관리'와 관련된 업무에 종사하였는바, 위와 같은 보직에 있는 피고 BF시나 국가로부터 이 사건 특허와 같은 장치를 개발하는 과제를 받았다거나 연구비 등을 지원받았다고도 볼 만한 사정도 없다.

 

) 피고 B2004. 3. 20. 지방 10급 지방기계원으로 임용되어 공무원 생활을 시작하기 이전인 약 8년간(1987~ 1994) 상수도 배관공으로 일했으며, 1992. 12. 16. 상수도 시공기술자, 1997. 12. 22. 배관기능사, 2002. 7. 1 에너지관리기능사(보일러취급기능사) 자격을 취득하는 등 상수도 배관공으로서의 경력과 기능을 갖추고 있었으므로 그의 이와 같은 경력이 이 사건 발명의 시초가 된 것으로 보인다. 또한, 피고 B과 같이 연구하고 개발하는 것을 업무로 하고 있는 자가 아닌 자가 단순히 공무원 생활을 통하여 어떠한 발명에 필요한 경험과 지식을 취득하였다고 하여 당연히 그가 발명을 꾀하는 것이 예정되거나 기대된다고 할 수는 없다.

 

) F시는 2017. 12. 26. 직무발명심의위원회(시정조정위원회 대행)을 개최하여, ‘공직에 임용전 배관공으로 근무하면서 취득한 기술과 경험이 기초가 된 특허기술, 상수도 관로공사 및 유지관리에 필요한 제수변, 보호맨홀, 관로점검 등 시공기술 특허로 직무 관련성이 없는 것으로 판단됨이라는 이유로 이 사건 특허발명은 공무원인 피고 B의 직무발명에 해당하지 않는다고 의결하였고, 대전지방검찰청 또한 같은 취지로 2018. 12. 27. 피고들의 특허법위반 혐의에 관하여 모두 불기소 결정을 하였다.

 

KASAN_종업원의 재직 중 발명을 직무발명 성립 불인정 판결 사례 – 직무요건 쟁점 공무원의 재직 중 발명 – 대

 

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