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공동발명

공무원의 직무발명 불인정, 관련 책임 부정: 대전지방법원 2019. 4. 4. 선고 2017가합105092 판결 1.    사안의 개요 (1)  공무원(피고) - 시청 환경관리과 상하수도 관련 담당 공무원 vs (원고 재직 중 상하수도 관련 제품 생산판매회사 운영자, 해당 시에 제품 납품함, (2)  공무원과 외부 납품업자 2011년 상하수도 관련 제품 공동발명, 사업자 원고와 공무원 피고를 공동발명자로 기재 출원, 특허등록, 1/2 지분권 보유 (3)  공무원 (피고) – 소속기관에 직무발명 신고하지 않음, 공유 특허권자 공무원은 다른 사람에게 지분권 양도 (4)  지분 양수인은 지분이전 등록을 마치고, 기존 공유자(1/2 지분권자) 원고와 “이익분배에 관한 약정” 체결 2.    양수인과 기존 지분권자(원고) 사이 이익분배 계약 및 분쟁 (1)   약정 - 실시 및 영업, 판매는 피고 B이 공무원으로 재직하는 .. 더보기
국가연구개발과제 연구책임자, UAE 수출 원전기술의 직무발명보상금 청구소송 – 직무발명자 불인정, 원고 패소: 특허법원 2025. 2. 14. 선고 2023나10570 판결 1.    UAE 수출 원전기술 특허발명 – 국가연구개발과제 연구책임자의 발명자 주장에 대한 판단  (1)   특허출원서, 특허공보, 특허증에 연구책임자 – 제 1 발명자로 기재됨(2)   국가연구개발과제 “연구개발계획 변경신청서”에 특허발명(직무발명 5)의 핵심기술사상이 기재됨(3)   특허법원 판단 – 연구책임자(원고)를 위 기술사상의 제안자로 보기 어렵다. (4)   판단이유: 신청서에 ‘수행부서’로 피고의 당시 원자력발전기술원과, 외부의 한국전력기술, F, E, P가 기재되어 있고, “용역기간은 3개월 연장하지만 재료비는 비목간 변경을 통해 총 용역비 내에서 용역을 수행하는 것으로 용역수행기관과 합의함.”이라는 문구가 있는 것에 비추어, 변경된 계획에 따른 연구와 실험 역시 용역수행기관인 P가 주.. 더보기
직무발명 미신고, 외부 제3자의 출원, 등록된 특허권의 이전등록 이행명령 판결: 특허법원 2025. 2. 13. 선고 2024나10423 판결 1.    사안의 개요  (1)   이차전지 관련 원고 회사(원고)의 설계팀 연구원 F, 영업사업부 직원 D(2)   영업사업부 직원 D 퇴직 후 회사설립, 그 후 전 직장 동료 F에게 도면작성 의뢰, 완성된 도면 기반으로 개인명의 특허출원, 등록 후 회사법인(피고)에게 특허권 이전등록(3)   설계팀 직원 F의 원고회사 퇴사, 직무발명 미신고 적발 후 원고 회사와 F 직무발명 원고회사의 승계합의서 작성(4)   원고회사 직무발명규정 – 직무발명 신고의미, 승계 규정 있음(5)   원고회사에서 특허등록 피고회사에 대해 특허권이전등록 절차이행 청구의 소 제기 2.    특허법원 판결 요지  (1)   직무발명 인정, F 발명자 인정, 원고승소 특허등록이전 이행명령(2)   판결주문: 피고는 원고에게 특허 .. 더보기
진정한 발명자, 모인특허, 특허권회복, 진정권리자의 특허권이전등록청구, 부당이득반환의무, 부당이득범위: 특허법원 2023. 3. 10. 선고 2021나1930 판결 1.    진정한 발명자 판단기준  (1)   공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로(대법원 2001. 11. 27. 선고 99후468 판결 등 참조), 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나 또는 자금․설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원․위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시․부가․보완한 자, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화한 자, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언․지도를 통하여 발명을 가능하게 한 자 등과 같이 기.. 더보기
직무발명 보상금 청구소송의 기본법리, 사전 검토사항 및 실무적 체크 포인트 몇 가지 1. 특허법리에 기초하여 검토하여 사용자의 직무발명 활용사실을 정확하게 확인해야 합니다.    법원은 설령 사용자가 직무발명을 직접 실시하지 않더라도 어떤 형태로든 이익을 얻는 것으로 인정된다면, 원칙적으로 직무발명자에게 정당한 보상금을 청구할 권리가 있다는 입장입니다. 그러나, 현실적으로 이와 같은 경우 직무발명자에게 인정되는 보상금은 매우 적은 금액이므로 소송비용을 제외하면 직무발명자가 얻을 수 있는 실질적 보상금은 매우 적습니다. 직무발명보상금 청구소송은 사용자가 직접 그 발명기술을 실시하는 경우이거나, 제3자에게 기술이전 또는 라이선스를 체결한 경우에만 청구하는 것이 바람직합니다. 따라서, 직무발명자는 자신이 발명한 기술이 실제 활용되고 있는지 여부를 먼저 확인하는 것이 필요합니다. 이때 직무발명.. 더보기
공동출원인 전체가 아닌 일부만 특허거절결정 불복심판에 대한 심결취소의 소 제기 - 적법: 대법원 2024. 12. 26. 선고 2024후10825 판결 (1)   공동출원인이 특허거절결정 불복심판에 대하여 제기하는 심결취소의 소의 소송형태가 고유필수적 공동소송인지 여부 – 부정 (2)   대법원 판결요지 - 공동출원인 전체가 아닌 중 일부가 특허거절결정에 대한 불복심판에서 기각 심결을 받고 제기한 심결취소의 소는 고유필수적 공동소송이 아니므로 단독으로 제기할 수 있다. (3)   특허법은 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 합일적으로 확정되어야 할 필요성에서 특허출원 및 특허청 심사관의 특허거절결정 등에 대한 심판청구를 공유자 모두가 공동으로 하도록 규정하고 있으나(특허법 제44조, 제139조 제3항), 특허거절결정 등에 따른 심결취소의 소를 공유자 모두가 공동으로 제기하여야 하는지에 관하여는 아무런 규정을 두고 있지 않다.  (4)   특허를.. 더보기
직무발명에 대한 정당한 보상 관련 기본적 법리 및 보상금 액수 산정에 관한 실무적 포인트 기본적 법리 정리: 특허법원 2018. 6. 22. 선고 2018나1176 판결 (1)   사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 그 직무발명을 무상으로 실시할 수 있는 통상실시권을 갖는다. (2)   사용자가 직무발명을 승계한 경우 직무발명에 대한 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적, 배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익이 있은 경우에만 직무발명자는 사용자에게 정당한 보상을 청구할 수 있다. (3)   이때 사용자의 이익은 회계상 이익을 의미하는 것은 아니고, 직무발명 자체에 의한 이익을 의미한다. (4)   사용자가 직무발명에 대한 특허권을 보유하고 있다는 사정만으로 사용자의 사용자에게 직무발명으로 인한 독점적, 배타적 이익이 있다고 추정할 수 없다. (5)   직무발명에 대한 정당.. 더보기
직무발명 보상금 산정에서 사용자의 장래이익 산입: 대법원 2024. 11. 20. 선고 2023다237514 판결 (1)   구 발명진흥법(2013. 7. 30. 법률 제11960호로 개정되기 전의 것) 제15조 제3항은 사용자가 종업원으로부터 직무발명을 승계하는 경우 종업원이 받을 정당한 보상액을 결정할 때 그 발명에 의하여 사용자가 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자와 종업원이 공헌한 정도를 고려하도록 하고 있다. 이때 직무발명에 의하여 사용자가 얻을 이익은 직무발명과 상당인과관계가 있는 이익을 의미한다.  (2)   원칙적으로 사용자가 종업원으로부터 직무발명을 승계한 시점을 기준으로 장래 사용자가 직무발명에 의하여 얻을 것으로 합리적으로 예견되는 이익을 보상금 산정의 기초로 삼아 정당한 보상액을 결정하여야 한다.  (3)   그런데 장래 사용자가 직무발명에 의하여 얻을 이익을 예상하여 보상금을 결정하는 데에는.. 더보기
대학교수 2인의 공동발명자 특허출원, 분할출원, 특허등록 후 직무발명 보상금 지급 – 공동발명자 판단 및 묵시적 지분약정 판단: 특허법원 2024. 10. 8. 선고 2024나10461 판결 1.    사안의 개요  (1)   대학교수 2인 - 최초 출원 발명 공동발명자 산학협력단에 직무발명신고서 지분율 각 50% 신고(2)   최초 출원 기반 3건의 분할출원, 1건의 미국 출원, 특허등록 (3)   산학협력단에서 기업에 5건의 특허권 앙도, 기술료 5천만원 수입 발생 (4)   산단에서 발명자 대학교수 2인 중 1인에게만 직무발명 보상금 3500만원 지급 (5)   공동발명자 대학교수 2인 중 보상금 받지 못한 대학교수 이의제기(6)   보상금 받은 대학교수를 대상으로 보상금 지급청구 소송 제기  2.    특허법원 판결 요지  (1)   대학교수 원고의 주위적 청구는 원고와 대학교수 공동발명자 피고 사이에 이 사건 키메릭 단백질 특허에 관한 지분약정이 있었음을 전제로 하고 있으나, 원고가.. 더보기
장기연구개발 개량발명 직무발명의 발명자 판단기준 – 특허청구범위 구성 중 신규 기술특징 근거 엄격한 판단: 서울고등법원 2013. 7. 18. 선고 2012나64071 판결 1.    사안의 개요 원고 발명자는 대기업 피고회사(사용자)의 종업원으로 재직하면서 기존의 LCD용 세정장비인 P4 HDC를 신형인 P5 HDC로 개조하면서 여러 기능을 개발 또는 개선하였고, 이와 관련하여 피고회사가 등록 받은 특허 기술 가운데 일정 부분을 단독 또는 공동으로 발명하였음을 주장하면서 피고회사를 상대로 직무발명보상금으로 40억 원과 그 지연손해금의 지급을 청구(발명진흥법 15조 1항에 근거)하였습니다.  2.     판결요지 - 발명자 요건 발명자임을 인정하기 위해서는 발명의 기술 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법을 제공하거나 구체적인.. 더보기
대학교수, 공공연구기관 연구원, 공무원, 대학원생의 직무발명 관련 기본법리 및 실무적 포인트 1.    직무발명 미신고로 인한 배임죄 책임  공공연구기관이나 대학에 소속된 연구원 또는 대학교수가 재직 중 발명한 경우, 특별한 사정이 없는 한 그 발명은 원칙적으로 직무발명에 해당하고, 발명자인 연구원 또는 교수는 그 직무발명을 사용자인 소속연구기관 또는 대학에 신고하여야 합니다. 신고하지 않고 제3자 명의로 특허출원 및 등록을 하는 경우 형사상 배임죄의 책임을 지게 됩니다. 대학원생은 원칙적으로 종업원은 아니지만 관련 학칙이나 내부규정, 참여 연구과제에서 체결한 협약서에서 직무발명 신고의무를 규정한 경우에는 교수와 마찬가지로 보아야 할 것입니다. 2.    직무발명 미신고에 대한 민사상 손해배상 책임  직무발명 미신고로 인해 형사 유죄판결을 받으면, 그 미신고 행위가 위법행위라는 점은 사실상 확정.. 더보기
의약발명 개량발명 제제개발 공동발명자 – 종래기술에 없는 새로운 기술적 특징에 기여자로 제한 엄격한 판단: 일본 동경지재고재 2024. 3. 25. 선고 레이와 5(네)10090호 직무발명보상청구 항소심 판결 일본 판결요지 (1)   특허발명의 구성을 분석하여 공지기술에는 없는 새로운 기술구성요소, 발명의 구성요소 분석, 확정  (2)   발명자는 “과제를 해결하기 위한 착상 및 그 구체화 과정에서 발명의 특징적 부분의 완성에 창작적으로 기여한 것을 필요로 하는 것” 발명의 특징적인 부분은 특허청구범위에 기재된 발명의 구성 중 종래기술에서는 볼 수 없는 부분, 본 발명에 특유한 과제 해결 수단을 기초로 한다. 특허청구범위에 기재된 발명의 구성에 기여하였더라도 그 중 특허발명 특유의 과제 해결 수단을 기초로 하는 특징적 부분의 완성에 기여한 사람이 아니면 발명자라고 할 수 없다. (3)   특허발명 개발팀에 속한다는 사실, 그 팀장이라는 사실, 당해 특허출원에 관한 명세서의 안을 작성한 행위만으로 발명적 기여가.. 더보기
제품개발사 vs 생산수탁 제조사 vs 디자인 개발사 – 제조위수탁 계약, 디자인개발 계약, 디자인 창작자, 디자인 권리 조항, 모인 출원 및 등록 주장 무효심판: 특허법원 2023. 11. 9. 선고 2023허1164.. 1. 생산위수탁계약 중 지재권 조항 – 제품개발사 F (갑) vs 제조업체 원고 (을) 2. 디자인모방 및 등록무효 분쟁 (1) 제품개발사 F, 디자인 개발사 D, 창작자 E, 개발사의 디자인등록 후 권리이전 – 피고 등록권자 (2) 제조업체 원고 – 제품생산 준비과정에서 해당제품 디자인 파일을 디자인 개발사 D에 발송, 디자인 수정 및 최종 확정된 디자인으로 등록됨 (3) 디자인 모방 분쟁 민형사 사건 발생 – 제조업체 원고는 디자인등록은 디자인개발사의 단독 출원, 등록된 것으로 무권리자 출원으로서 등록무효 - 심판 청구 (4) 특허심판원 심결: 등록디자인은 개발사 D, 창작자 E 디자인으로 모인 디자인 아님, 심판청구 기각 심결 (5) 원고 심결취소 소송 제기 – 등록디자인은 원고 직원이 발송한 도면.. 더보기
발주사와 제조사의 공동개발 제품의 디자인 창작자 쟁점 - 제조사 단독출원 디자인등록의 무효 여부 판단: 특허법원 2019. 9. 6. 선고 2019허1810 판결 1. 사안의 개요 (1) 자동차용 전동시트 케이블 – 발주사와 제조사의 공동개발 완성 (2) 납품단가 합의 불가로 납품계약 체결 불발 (3) 제조사 단독으로 개발제품의 디자인등록 출원하여 등록함 (4) 발주사에서 디자인 공동창작 주장하면서 등록 디자인의 무효심판 청구 2. 특허심판원 심결요지 – 공동창작 불인정, 심판청구 기각, 등록 유지 3. 특허법원 판결요지 – 등록디자인은 공동창작 인정, 공동창작자의 공동출원 의무 위반으로 등록무효, 심결취소 판결 4. 특허법원 판결 이유 – 발주사 직원의 아이디어 반영됨, 발주사와 제조사의 공동창작으로 인정, 공동창작자의 공동출원 의무 위반, 등록무효 [질문 또는 상담신청 입력하기] 더보기
옵디보 OPDIVO 특허발명의 공동발명자 판단 일본 판결 - 일본대학 교수와 대학원생 논문 공동저자 BUT 공동발명자 판단 별개: 일본동경고재 2021. 3. 17. 선고 항소심 판결 세계적 블록버스터 신약 OPDIVO 연구과정에 석사과정부터 참여하여 박사학위까지 받았고 관련 논문의 저자로서 특히 중요 기여자(contributor)로 기재된 연구원이 연구실 지도교수와 기술이전 제약회사인 오노약품을 상대로 자신이 공동발명자로서 특허권의 공유지분권자라고 주장하는 소송입니다. 대학교수, 대학원생 공동저자 PNAS 논문 Yoshiko Iwai, Masayoshi Ishida, Yoshimasa Tanaka, Taku Okazaki, Tasuku Honjo, and Nagahiro Minato. PNAS September 17, 2002 99 (19) 12293-12297; Involvement of PD-L1 on tumor cells in the escape from host immune .. 더보기
블록버스터 바이오신약 PD-1/PD-L1 면역항암제 옵디보 Opdivo 특허발명의 공동발명 성립요건 corroboration 입증책임: 미국법원 Dana-Farber Cancer Institute vs Ono Pharmaceutical & BMS 사건 판결 실무적으로 공동발명자 판단은 매우 중요합니다. 공동발명자라고 주장하는 측에 그 주장을 구체적 증거로 입증할 책임이 있습니다. 미국법원은 그 입증책임을 corroborating evidence, 즉 구체적 증거로 상세하게 입증할 것을 요구합니다. 위 사건에서 공동발명 여부를 입증하는 방법과 정도를 어떻게 판단했는지 판결문 중 해당 부분을 인용합니다. 한번 읽어 보시기 바랍니다. 미국 특허법 공동발명자 규정 - 35 U.S.C. § 116(a) - Joint Inventorship “When an invention is made by two or more persons jointly, they shall apply for patent jointly and each make the required oath, .. 더보기
일본 제약회사의 개발부장 정년퇴직, 고문, 촉탁사원 지위 – 직무발명의 공동발명자 인정, 직무발명보상 명령 판결: 일본 오사카지방재판소 令和 2 년(WA) 12107 판결 1. 직무발명 개요 발명의 명칭: "Ambroxol Hydrochloride Extended-Release OD Tablets" 2. 정년 퇴직 후 고문 – 직무발명자 인정 개발부장으로 정년 퇴직 후 고문 관계이더라도 공동발명자 여부는 실질적 사실관계가 “단순 관리자”를 넘어 실질적 창작, 발명에 참여한 것인지 여부로 판단 일본 판결의 발명자 판단 기준: 「発明者とは、当該発明における技術的思想の創作に現実に関与した者、すなわち当該発明の特徴的部分を当業者が実施できる程度にまで具体的・客観的なものとして構成する創作活動に関与した者を指すものと解される。そうすると、共同発明者と認められるためには、自らが共同発明者であると主張する者が、当該発明の特徴的部分を当業者が実施できる程度にまで具体的・客観的なものとして構成する創作活動の過程において、他の共.. 더보기
디자인창작, 개발과장에 대한 증인의 허위진술, 위증죄 처벌, 재심사유 여부: 특허법원 2023. 4. 14. 선고 2022재허1001 판결 1. 디자인 개발과정에 대한 허위진술 및 위증죄 처벌 (1) 디자인 등록무효 심판에서 디자인 개발과정에 대한 허위 진술 사실은 증인 K이 2018. 7. 10. 오전 L병원에서 혈액검사 및 외래진료 등을 받아 당일 오전 ㈜M의 N 공장에서 열린 제품 개발 및 아이디어 회의를 주재 및 참석한 사실이 전혀 없음에도 불구하고 원고들 대리인의 “증인은 2018. 7. 10. 오전 10시 30분부터 원고 측의 N 공장 사무실에서 가진 개발회의에서 O에서 출시한 종래 소떡꼬치의 문제점 분석 및 이를 개선하기 위한 아이디어 회의를 진행한 사실이 있습니까”라는 질문에 “예, 그렇습니다.”라고 대답하고, 다시 주심판사의 “증인은 2018. 7. 10. 오전경에 소떡소떡 제품개발회의에 참석하였다는 것이지요.”라는 질문에 .. 더보기
디자인 창작성, 용이창작 무효사유 판단 - 상품모방, 디자인모방 분쟁의 실무적 쟁점: 대법원 2018. 9. 28. 선고 2016다219150 판결 1. 사안의 개요 및 쟁점 스마트폰 액세서리 디자인에 관한 등록디자인 침해소송에서 등록디자인은 통상의 디자이너가 비교대상디자인들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것이라고 볼 수 있는지 여부, 즉 등록디자인의 무효 여부가 쟁점. 2. 대법원 판결요지 가. 기본 법리 - 판단기준 등록디자인에 대한 등록무효 심결이 확정되기 전이라고 하더라도 등록디자인이 공지디자인 등에 의하여 용이하게 창작될 수 있어 그 디자인등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는, 디자인권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니하고, 디자인권침해소송을 담당하는 법원으로서도 디자인권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살.. 더보기
발명진흥법의 직무발명 규정에서 “하여야 한다” 등 의무부과 표현 법조항의 해석 및 실무적 포인트 발명진흥법 제12조(직무발명 완성사실의 통지) 종업원등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자등에게 문서로 알려야 한다. 2명 이상의 종업원등이 공동으로 직무발명을 완성한 경우에는 공동으로 알려야 한다. (1) 발명진흥법에 위반 시 법적 효과에 관한 규정 없음 (2) 발명진흥법상 벌칙조항 적용대상 해당하지 않음 (3) 대법원 판례 – 업무상배임죄에 대한 주관적 구성요건 - 직무발명자의 신고의무 근거로 판시함, 위반 시 업무상배임죄 해당할 수 있음 발명진흥법 제13조(승계 여부의 통지) ① 제12조에 따라 통지를 받은 사용자등(국가나 지방자치단체는 제외한다)은 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원등에게 문서로 알려야 한다. 다만, 미리 사용자등에게 특허등을.. 더보기
직무발명 자기실시의 경우 사용자의 직무발명에 대한 정당한 보상 실무적 포인트 1. 사용자는 종업원으로부터 직무발명을 승계하지 않더라도 그 직무발명을 무상으로 실시할 수 있는 통상실시권을 갖고 있습니다. 2. 사용자가 종업원의 직무발명을 승계하여 특허출원, 등록을 거쳐 직무발명에 대한 특허권을 보유하고 있는 경우 직무발명을 승계하지 않았던 경우와 비교하여 더 불리한 취급을 할 수 없으므로, 개념상 특허권자의 실시권과 별도로 직무발명을 자유롭게 실시할 수 있는 무상의 통상실시권에 해당하는 법적이익을 보유하고 있습니다. 3. 사용자의 권리인 무상의 통상실시권 때문에, 사용자가 직무발명을 승계하여 특허권을 보유하고 있고, 또한 그 특허발명을 실시하고 있다는 사실만으로는 종업원 직무발명자가 사용자에게 그 직무발명에 대한 정당한 보상을 청구할 수 있는 근거는 될 수 없습니다. 4. 사용자가.. 더보기
발명자 인정요건, 발명자 공헌도, 각 공동발명자의 기여도 입증방안 – 공동발명자의 연대 중요, 구체적 증거자료 사전 준비 등 직무발명보상청구 소송의 가장 중요한 포인트 통상 퇴직 후 회사를 상대로 직무발명 보상금 청구소송을 제기합니다. 그런데 공동 발명자 중 일부는 그 당시에도 재직 중인 경우가 많습니다. 회사는 퇴직한 종업원으로부터 발명자 보상금 청구소송이 제기되면 우선 진정한 발명자에 해당하는지, 발명에 대한 기여율은 어느 정도인지를 파악합니다. 특허담당자 뿐만 아니라 재직 중인 공동 발명자들에게 정보를 모아 검토하고 평가합니다. 직무발명 보상금청구권은 진정한 직무발명자에게만 인정됩니다. 따라서, 진정한 직무발명자에 해당하는지를 정확하게 판단하는 것으로부터 출발해야 합니다. 특허법리상 발명자는 특허청구범위에 기재된 기술내용(발명)의 창작에 실질적으로 기여한 사람입니다. 하나의 청구항에 하나의 발명이 성립되므로, 각 청구항 별로 각각 실질적 기여가 인정되는지 여부를 .. 더보기
직무발명 불인정 사례 – 공무원 발명: 대전지방법원 2019. 4. 4. 선고 2017가합105092 판결 + 대학교수: 특허법원 2017. 11. 24. 선고 2017나1995 판결 1. 대학교수의 전공분야와 다른 기술분야 특허발명 - 직무발명 성립 부정 : 특허법원 2017. 11. 24. 선고 2017나1995 판결 사안의 개요 발명자 대학교수 - 대학교 항공자동차기계학부 교수로 재직 중 발명, 특허등록 산학협력단에서 대학교수 상대로 직무발명이므로 권리승계를 원인으로 한 특허권이전등록절차를 이행 청구, 1심에서 대학교수 패소 판결 특허법원 – 대학교수 승소, 산단 패소 판결 특허법원 판결이유 직무발명이란 ‘그 발명을 하게 된 행위가 종업원의 현재 또는 과거의 업무에 속하는 것’이라 함은 종업원이 담당하는 직무내용과 책임 범위로 보아 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우'를 의미한다. 그런데 피고가 이 사건 특허발명을 출원한 당시에 피고는 ‘재료역.. 더보기
발명진흥법의 직무발명 규정에서 “하여야 한다” 등 의무부과 표현 법조항의 해석 및 실무적 포인트 발명진흥법 제12조(직무발명 완성사실의 통지) 종업원등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자등에게 문서로 알려야 한다. 2명 이상의 종업원등이 공동으로 직무발명을 완성한 경우에는 공동으로 알려야 한다. (1) 발명진흥법에 위반 시 법적 효과에 관한 규정 없음 (2) 발명진흥법상 벌칙조항 적용대상 해당하지 않음 (3) 대법원 판례 – 업무상배임죄에 대한 주관적 구성요건 - 직무발명자의 신고의무 근거로 판시함, 위반 시 업무상배임죄 해당할 수 있음 발명진흥법 제13조(승계 여부의 통지) ① 제12조에 따라 통지를 받은 사용자등(국가나 지방자치단체는 제외한다)은 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원등에게 문서로 알려야 한다. 다만, 미리 사용자등에게 특허등을.. 더보기
국가연구개발 과제의 수행결과 관련 타기관 단독명의 특허출원서에 참여연구원이 공동발명자로 기재된 경우 법적효과 및 책임 대학 교수나 국책연구기관 연구원이 기업과 국책과제 공동연구를 수행한 후, 참여기관 회사법인 단독명의의 특허출원서에 공동 발명자로 기재된 경우가 종종 있습니다. 기사보도 사례를 보면, KIST 소속 연구원 4명을 공동연구를 했던 대학교수의 특허출원서에 발명자로 이름을 올리고, 항우연과 철도연 소속 연구원이 공동연구를 진행한 기업체명의 특허출원서에 발명자로 기재한 경우입니다. 연구원이 국가 R&D 성과를 특허 출원할 발명으로 생각했다면, 발명진흥법 제12조에서 규정한 것처럼 지체 없이 소속 연구기관에 발명완성 사실을 보고해야 합니다. 공동발명이라면 연구기관에서 공동발명에 참여한 타 기관과 공동 명의로 출원해야 합니다. 우선 그와 같은 보고의무를 위반하였다는 잘못이 있습니다. 그러나, 적극적으로 국가 R&D .. 더보기
직무발명자 CEO, CTO, 이사, 사용자 회사법인과 개인의 공동출원, 특허등록 - 상법상 이사의 자기거래금지 조항 위반 + 특허공유지분의 특수성 인정: 서울고등법원 2015. 11. 26. 선고 2015나22771 판결 1. 상법의 이사의 자기거래금지 규정 및 기본법리 대표이사나 이사가 회사와 거래를 통해 회사의 이익을 희생하고 사익을 추구할 위험이 있습니다. 따라서 이사와 회사 간의 거래에 관해서는 이사회의 승인 또는 사원총회의 승인을 요한다(상법 제398조). 이사회의 승인을 받지 않고 행한 자기거래는 원칙적으로 무효로 볼 수 있습니다. 회사의 거래가 이사회 결의 없는 자기거래에 해당하는 경우, 회사는 상대방의 악의 또는 중과실을 입증해서 그 거래행위의 무효를 주장할 수 있습니다. 2. 대법원 2004. 3. 25. 선고 2003다64688 판결 – 외부적 효력과 내부적 효력의 구분 이사회 의결을 거치지 아니한 이사 등의 자기거래 행위의 외부적 효력에 대해 대법원은 "회사의 대표이사가 이사회의 승인 없이 한 이른바 .. 더보기
직무발명을 사용자에게 보고하지 않고 외부자 명의로 특허출원 – 업무상 배임 민형사상 책임 대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결 발명진흥법 제12조 전문(전문)은 “종업원 등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자 등에게 문서로 알려야 한다.”고 규정하고 있고, 제13조는 제1항에서 제12조에 따라 통지를 받은 사용자 등(국가나 지방자치단체는 제외한다)은 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원 등에게 문서로 알려야 한다. 다만 미리 사용자 등에게 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정이 없는 경우에는 사용자 등이 종업원 등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다.”는 규정을, 제2항에서 “제1항에 따른 기간에 사용자 .. 더보기
직무발명보상청구소송 준비사항 및 체크 포인트 몇 가지 1. 관련 특허법리 사용자가 직무발명을 직접 실시하거나 기술이전 또는 license out 하여 사용자에게 이익이 발생하였거나 장래 발생할 수 있는 경우 그 사용자의 이익 중에서 일부를 발명자에게 보상하는 실적보상 또는 실시보상이 실무적 포인트입니다. 기술이전 또는 라이선스 계약의 경우라면 직무발명 특허의 무효여부는 문제될 수 없습니다. 그러나, 사용자 자기실시의 경우에는 특허권자인 사용자가 특허무효를 주장하는 경우도 있습니다. 따라서 특허무효 가능성을 미리 체크해 보아야 합니다. 우선 진정한 발명자를 확정해야만 합니다. 공동발명의 경우 진정한 발명자 사이 각 발명자의 기여율을 확정해야 합니다. 이때 특허청구항을 기준으로 판단하는 것이 매우 중요합니다. 특허발명은 특허청구범위에 기재된 사항으로 정한다는 .. 더보기
직무발명 완성 후 사용자에게 보고하지 않은 직무발명자의 업무상 배임죄 + 복수 기관 소속 직무발명자의 책임 범위: 대전지방법원 2022. 2. 16. 선고 2021노496 판결 1. 직무발명을 완성한 직무발명자가 사용자에게 보고하지 않고 제3자 명의로 특허를 받으면 업무상 배임죄 책임 (1) 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 등을 사용자 등에게 승계한다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원 등은 사용자 등이 이를 승계하지 아니하기로 확정되기 전까지는 임의로 위와 같은 승계 약정 또는 근무규정의 구속에서 벗어날 수 없는 상태에 있는 것이어서, 종업원 등이 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지한 채 사용자 등의 특허권 등 권리의 취득에 협력하여야 할 의무는 자기 사무의 처리라는 측면과 아울러 상대방의 재산보전에 협력하는 타인 사무의 처리라는 성격을 동시에 가지게 되므로, 이러한 경우 그 종업원 등은 배임죄의 주체인 ‘타인의 사무를 처리하는 자’의 지위에 있.. 더보기
블록버스터 바이오신약 PD-1/PD-L1 면역항암제 옵디보 Opdivo 특허발명의 공동발명 성립요건 corroboration 입증책임: 미국법원 Dana-Farber Cancer Institute vs Ono Pharmaceutical & BMS 사건 판결 실무적으로 공동발명자 판단은 매우 중요합니다. 공동발명자라고 주장하는 측에 그 주장을 구체적 증거로 입증할 책임이 있습니다. 미국법원은 그 입증책임을 corroborating evidence, 즉 구체적 증거로 상세하게 입증할 것을 요구합니다. 위 사건에서 공동발명 여부를 입증하는 방법과 정도를 어떻게 판단했는지 판결문 중 해당 부분을 인용합니다. 한번 읽어 보시기 바랍니다. 미국 특허법 공동발명자 규정 - 35 U.S.C. § 116(a) - Joint Inventorship “When an invention is made by two or more persons jointly, they shall apply for patent jointly and each make the required oath, .. 더보기

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