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공동연구개발

[공동연구개발] 공동연구개발 및 공동발명 관련 실무적 포인트 1. 공동발명자 중 일부를 제외하고 특허 출원하면 특허무효, 권리행사불가 등 치명적 결과를 초래합니다. 국가마다 특허법이 조금씩 다르지만 진정한 발명자를 제외하면 특허권자에게 불이익을 준다는 점은 같습니다. 2. 문제된 공동발명자가 전체 특허청구항 중 일부에만 공동발명자의 자격이 인정되더라도 해당 청구항뿐만 아니라 나머지 청구항을 포함하여 특허 전체의 효력에 영향을 미칩니다. 특허자체가 무효 또는 권리행사불가라는 결과를 낳습니다. 3. 원칙적으로 제외한 공동발명자는 나중에 추가하거나 해당 청구항을 삭제 또는 포기하는 등 그 잘못을 바로 잡을 수 있습니다. 그러나, 우리 특허법에서는 공동발명자 몰래 단독 출원한 경우 그 특허무효 사유로 규율하므로, 무효사유를 사후적으로 바로잡을 수 있는 방법은 없습니다. .. 더보기
[공동연구개발] 공동연구개발 관련 계약 분쟁 대응 실무적 포인트 몇 가지 1. 계약자유의 원칙상 각 당사자는 그 의사에 따라 계약을 체결하거나 하지 않을 자유가 있습니다. 각자 책임으로 계약 관련 비용도 부담하는 것이 원칙입니다. 계약이 성립된 경우에만 비로소 계약상 책임이 발생합니다. 계약협상 후 계약체결을 거절할 수 있지만 예외적으로 그 과정에서 불법행위 성립이 인정되면 불법행위로 인한 손해배상 책임을 인정할 수 있습니다. 그러나 일방이 교섭단계에서 계약이 확실하게 체결되리라는 정당한 기대 내지 신뢰를 부여하여 상대방이 그 신뢰에 따라 행동하였음에도 상당한 이유 없이 계약의 체결을 거부하여 손해를 입혔다면 이는 신의성실의 원칙에 비추어 볼 때 계약자유 원칙의 한계를 넘는 위법한 행위로서 불법행위를 구성합니다(대법원 2001. 6. 15. 선고 99다40418 판결). 계약.. 더보기
[공동연구개발] 공동연구개발 Collaboration 계약의 Option 조항 1. Option 계약 정의 장래 계약 성립요건이 충족되는 경우 상대방 청약자의 청약 취소권을 제한하여 한쪽 당사자에게 계약체결권한을 부여하는 계약입니다. 일종의 선택권을 유보하는 조건부 계약으로, 옵션을 보유한 일방 당사자에게 상대방의 청약에 대한 승낙, 권리 취득, 추가적인 계약 체결 등의 권리를 유보하는 것입니다. 미국 계약법 정의는 다음과 같습니다. Option is “a promise which meets the requirements for the formation of a contract and limits the promisor's power to revoke an offer." (Restatement (2nd) of Contracts § 25 (1981)) 2. Option 계약 관련 용.. 더보기
[기술이전계약] 신약물질 기술이전 License 계약서 중 특허관련 계약조항 사례 세계적 블록버스터 신약의 물질특허에 대한 Exclusive License 및 추가 R&D Collaboration Agreement 중에서 특허관련 계약조항을 인용하고 간략하게 살펴보겠습니다. 신약물질을 개발한 일본 제약회사 Shionogi에서 신약물질 특허권을 보유하고, 대형 제약회사 AstraZeneca에 대해 해당 특허의 전용실시권 허여 및 상업화 권리를 부여하는 기술이전 license 계약입니다. 이미 상당한 시간이 지난 오래 된 계약서이지만, 실제 엄청난 성공을 거둔 신약개발 기술이전 프로젝트로서. 실무자가 참고자료로 살펴볼 가치가 높다 생각합니다. Article 7. Inventions (추가 연구개발 발명에 대한 권리관계 규정. 단독 발명의 경우 개발회사에 권리귀속 확인 + 공동발명은 공동으.. 더보기
공동연구개발계약에서 개량발명 쟁점 - 특허실시, 기술이전 라이선스 시 후속 연구개발 결과물, 개량발명 관련 계약조항 샘플, 법적 쟁점 및 실무적 대응방안 몇 가지 [질문 또는 상담신청 입력하기] 더보기
[국제계약실무 - 2] 영문계약서에 사용되는 "reasonable reason"이나 “best efforts” 등 추상적이고 불명확한 용어의 해석 및 실무적 대응방안 예문: Either Party shall have the right to terminate this Agreement, provided that the Party intending to terminate the Agreement shall provide one hundred twenty (120) days prior written notice to the other Party and a reasonable reason for termination of this Agreement. 예문: Each party agreed to use best efforts to take all actions necessary or desirable to consummate the transactions contemplate.. 더보기
[국제계약실무 – 1] 영문계약서 용어 해설 1. 당사자의 의무 : shall (또는 “will ...", "is obligated to...") • 법적 의미: 법적 의무로서 이행강제 또는 작위 의무 (impose an obligation to act), **단순미래 표현과 구별 필요! • 법적 효과: 불이행시 계약위반 구성 (불이행에 대한 법적 강제력이 필요한 경우) • 비교 - shall not: 하지 않기로 한다… 不作爲(특정행위를 하지 않을)의무를 의미함. 관례적으로 "권리의 부정(may not... 할 수 없다)"와 동일한 의미 표현으로 사용하기도 함. 2. 당사자의 권리 : may (또는 “be entitled to...", "has the right to…) • 법적 의미: 법적으로 행사할 수 있는 권리를 의미 • 법적 효과: 1) .. 더보기
모색적 증거신청의 부적법 판단 + 실무적 포인트 + 무효사유 관련 사실조회신청 민사소송법상 '모색적 증거신청'은 원칙적으로 허용되지 않습니다. 모색적 증거신청이란 증명할 사실과 증거의 관계를 구체적으로 밝히지 않거나, 증거조사를 통해 새로운 주장사항을 만들어 내려는 의도에서 신청하는 증거방법입니다. 춘천지방법원 2015. 6. 3. 선고 2014가단32802 판결에서 사실조회신청을 모색적 증거신청으로 보고 증거신청을 기각하였습니다. 위 판결에서 관련 법리와 허용되는 예외적 사유를 상세하게 기재하고 있습니다. 판결문을 첨부하고, 그 중 주요 판시내용을 아래와 같이 인용합니다. "증거신청을 채택하기 위해서는, ① 민사소송법과 민사소송규칙이 정하는 방식을 준수하여야 하는 증거신청의 적법성, ② 신청 당시를 기준으로 신청한 증거를 조사하면 요증사실을 인정될 수 있다는 요증사실 관련성, ③.. 더보기
특허심판원의 심판, 특허법원 심결취소소송에서 증거조사방법, 당사자의 증거신청에 대한 결정 재량의 범위 1. 심판부 및 재판부의 결정 재량과 그 한계 민사소송법 제290조(증거신청의 채택여부) “법원은 당사자가 신청한 증거를 필요하지 아니하다고 인정한 때에는 조사하지 아니할 수 있다. 다만, 그것이 당사자가 주장하는 사실에 대한 유일한 증거인 때에는 그러하지 아니하다.” 당사자의 주장사실에 대한 유일한 증거가 아닌 한 증거의 채부는 법원이 자유로이 결정할 수 있는 재량사항입니다. (대법원 1991. 7. 26. 선고 90다19121 판결, 대법원 2006. 11. 23. 선고 2004다60447 판결 등) 2. 심판부 및 재판부의 결정재량의 제한 민사소송법 제290조 단서에서 "당사자가 주장하는 사실에 대한 유일한 증거"인 경우에는 재량을 제한합니다. 따라서 반드시 그 증거조사를 해야만 합니다. 다른 증거.. 더보기
[지재형사 - 4] 특허침해금지 가처분 결정의 강제집행 전 특허침해품의 출하행위 - 강제집행면탈죄 성립여부 강제집행면탈죄 혐의상황은 특허침해, 상표침해, 저작권침해 등 지재권 침해분쟁에서 자주 발생하지만, 실제 이에 대한 형사책임을 끝까지 추궁한 사례는 거의 없습니다. 참고로 강제집행면탈죄 관련 사항을 살펴보면 다음과 같습니다. 채권자가 채무자에 대한 강제집행을 할 때, 채무자는 가능하면 자신의 재산을 미리 처분하거나 은닉하여 채권자의 강제집행을 방해하려고 합니다. 채무자가 강제집행을 회피하여 채권자에게 손해를 입히는 것으로 개인적 문제처럼 보이지만, 실질적으로 국가공권력 행사를 방해하는 것입니다. 즉, 원칙적으로 "강제집행면탈죄는 국가의 강제집행권이 발동될 단계에 있는 채권자의 권리를 보호하기 위한 범죄"로서, 단순히 개인 차원의 범죄가 아니라 국가 공권력에 의한 강제집행을 회피하여 결과적으로 채권자를 해하.. 더보기
라이선스 대상특허의 무효와 로열티 지급의무의 소멸시점: 대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666 판결 대법원 판결의 요지는 (i) 특허발명 실시계약의 체결 이후 계약의 대상이 된 특허가 무효로 확정된 경우 특허권자가 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료를 부당이득으로 반환할 의무가 있는지 여부(원칙적 소극), (ii) 특허발명 실시계약의 체결 이후 계약의 대상이 된 특허가 무효로 확정된 경우 착오를 이유로 특허발명 실시계약을 취소할 수 있는지 여부(원칙적 소극)에 대하여 다음과 같습니다. “특허발명 실시계약이 체결된 이후에 그 계약 대상인 특허가 무효로 확정되면 특허권은 특허법 제133조 제3항의 규정에 따라 같은 조 제1항 제4호의 경우를 제외하고는 처음부터 없었던 것으로 간주된다. 그러나 특허발명 실시계약에 의하여 특허권자는 실시권자의 특허발명 실시에 대하여 특허권 침해로 인한 손해배상이나 그 금지.. 더보기
Licensee 부쟁의무 조항의 Examples - 미연방대법원 MedImmune 판결 후 10년 Licensee라도 특별한 상황에서는 라이선스 대상특허의 무효도전(patent challenge)을 인정한 미연방대법원 MedImmune 판결이 나온 지 벌써 10년이 지났습니다. 현재에도 Licensee의 부쟁의무 조항에 대해 정답을 명확하게 말할 수 없을 정도로 매우 어려운 쟁점사항(issue)입니다. 최근 본 미국 블로그 내용 중에서 라이선스 실무자에게 참고자료로 도움될 것 같은 계약문구 examples을 간략하게 인용합니다. l Examples of Patent Challenge Definition Clause Example 1: “if licensee or its affiliate under a license commences an action in which it challenges the v.. 더보기
특허권자 Licensor 미국대학 vs Licensee 벤처회사 + Sub-licensee 대기업 AbbVie : 라이선스계약분쟁 + 특허무효항변 + 부쟁조항 관련 미국판결 1. 배경사실 Gonadotropin releasing hormone (GnRH)은 전립선암, 자궁암, 유방암을 포함하여 많은 내분비계 질환과 관련된 것으로 알려져 있습니다. NY 소재 Mt. Sinai 의과대학 Dr. Sealfon 교수는 1998년경 GnRH 관련 질병치료제 개발의 기본 tool에 해당하는 연구개발성과에 대한 2건의 특허를 등록하고, 1999. 8. 27. San Diego 소재 벤처기업 Neurocrine Biosciences에 nonexclusive license를 허여하는 계약을 체결하였고, Neurocrine는 10여년간의 연구개발 끝에 2010년경 대기업 Abbott(현재 AbbVie)와 신약연구개발 성과(신약후보 물질 Elagolix 등)에 대한 exclusive licen.. 더보기
[기술이전계약] 신약물질 기술이전 License 계약서 중 특허관련 계약조항 사례 세계적 블록버스터 신약의 물질특허에 대한 Exclusive License 및 추가 R&D Collaboration Agreement 중에서 특허관련 계약조항을 인용하고 간략하게 살펴보겠습니다. 신약물질을 개발한 일본 제약회사 Shionogi에서 신약물질 특허권을 보유하고, 대형 제약회사 AstraZeneca에 대해 해당 특허의 전용실시권 허여 및 상업화 권리를 부여하는 기술이전 license 계약입니다. 이미 상당한 시간이 지난 오래 된 계약서이지만, 실제 엄청난 성공을 거둔 신약개발 기술이전 프로젝트로서. 실무자가 참고자료로 살펴볼 가치가 높다 생각합니다. Article 7. Inventions (추가 연구개발 발명에 대한 권리관계 규정. 단독 발명의 경우 개발회사에 권리귀속 확인 + 공동발명은 공동으.. 더보기
공동연구개발계약에서 개량발명 쟁점 - 특허실시, 기술이전 라이선스 시 후속 연구개발 결과물, 개량발명 관련 계약조항 샘플, 법적 쟁점 및 실무적 대응방안 몇 가지 [​질문 또는 상담신청 입력하기] 더보기
항암제 바이오신약 ADC 관련 공동연구개발 계약서 - 미국 바이오벤처 SGI, Licensor vs 대기업 일본회사 Daiichi-Sankyo, Licensee 사이 체결 – 공동연구 결과물의 특허권리 분쟁 ARTICLE 2 - RESEARCH PROGRAM 2.1 Objective and Conduct of the Research Program. Licensee intends to conduct a Research Program, with SGI’s support, to evaluate ADCs for research, development and commercialization under this Agreement. Licensee acknowledges that, in addition to the licenses to the SGI Patents granted hereunder, the SGI Know-How transferred to Licensee during the Research Program .. 더보기
바이오벤처 미국회사 SGI, Licensor vs 대기업 일본회사 Daiichi-Sankyo, Licensee 사이 체결된 항암제 바이오신약 ADC 관련 공동연구개발 계약 종료 후 특허권리 귀속분쟁 발생 미국소송 제기 – 소장 및 .. 1. 공동연구계약 당사자 벤처기업 – 공동연구결과의 개량발명 및 공동소유 주장 2. 대기업 주장요지 - 공동연구계약 범위에 포함되지 않음 3. 청구취지 – 특허발명의 권리귀속 확인 판결 청구 4. 공동연구개발계약서 조항 9.1 Ownership of Inventions. 9.1.1 Disclosure of Inventions. Each Party shall promptly disclose to the other Party, including without limitation at the joint meetings provided in Section 5.2, the making, conception or reduction to practice of any inventions directly arising .. 더보기
특허사용료, 기술료, 특허지분 분쟁 등 특허관련 소송을 제기할 법원 – 민사소송법상 지적재산권 소송에 관한 전속관할 특칙 내용: 특허법원 2019. 3. 22. 선고 2018나2124 판결 사안의 개요 이 사건은 원고가 피고에 대하여 특허기술 사용 및 납품 협약 계약의 위반을 이유로 위 계약에서 정한 바에 따라 위약금 5억 원과 이에 대한 지연손해금의 지급 및 특허권에 관한 이전등록을 청구하는 한편 기지급한 특허사용료 5천만 원 상당의 손해배상과 그에 대한 지연손해금의 지급을 청구하는 것 소의 종류 판단 민사소송법 제24조 제2항이 규정하는 특허권 등의 지식재산권에 관한 소에 해당하며, 2015. 12. 1. 법률 제13521호로 개정된 민사소송법 24조 2항, 3항(이하 ‘민사소송법 개정 규정’이라 한다)이 시행된 이후인 2016. 11. 30. 그 소가 제기되었으므로, 민사소송법 개정 규정이 적용된다. 특허법원 판결요지 - 관할 판단 이 사건의 경우 민사소송법 제2조, 제3조에 따른 관.. 더보기
[특허분쟁] 특허발명 전용실시권 설정계약, 개량발명 관련 계약조항 해석 분쟁: 서울중앙지방법원 2018. 4. 20. 선고 2017가합584368 판결 사안의 개요 발명자, 특허권자 A, B (피고) vs 회사법인 (원고) 실시자, 전용실시권자 특허발명에 대한 실시계약 체결, 전용실시권 설정 원고 발명자들이 개량발명 후 개량발명에 대한 후속 특허출원 및 등록 실시 대상 기술 – 개량발명 원고 실시회사에서 개량발명 특허에 대한 전용실시권 설정등록청구 분쟁 대상 계약조항 쟁점: 공동발명자, 특허권자인 피고들에게 개량발명 특허까지 원고 실시회사에 대해 전용실시권 설정의무가 있는지 여부 – 계약서 제9조 제2항 해석 문제 법원의 판단 – 원고 청구 기각 첨부: 서울중앙지방법원 2018. 4. 20. 선고 2017가합584368 판결 [질문 또는 상담신청 입력하기] 더보기