공동연구__글79건

  1. 2018.10.05 [공동개발쟁점] 공동연구개발 시작 전 영업비밀 기술자료의 원본등록
  2. 2018.10.05 [공동연구개발] 공동연구개발 관련 계약 분쟁 대응 실무적 포인트 몇 가지
  3. 2018.09.27 [분양호텔분쟁] 제주도 소재 분양형 호텔의 객실 분양과 운영위탁 계약 + 운영위탁회사의 도산과 계약 분쟁: 대구고등법원 2018. 8. 22. 선고 2017나23302 판결
  4. 2018.08.30 [라이선스분쟁] 미국대학의 기술이전, 산학협력연구, 공동발명, 특허공유, Sublicense 및 Royalty 등 Collaboration 분쟁 판결
  5. 2018.08.09 [국제계약실무] 신약물질 기술이전 License 계약서 중 특허관련 계약조항 사례
  6. 2018.08.08 [공동연구계약] 미국대학교수와 공동연구(collaboration)를 하는 경우 발명 및 IP 관련 계약조항
  7. 2018.08.08 [국제계약실무] 기술실시허락 Grant of License 조항 국내계약서와 국제계약서 비교 검토
  8. 2018.08.01 [기술이전옵션계약] 기술이전, 라이선스, 신약 공동연구개발계약 Collaboration Agreement 중 옵션 Option 규정 사례
  9. 2018.08.01 [기술이전옵션] 기술이전 License 및 공동연구개발 Collaboration 계약에서 Option 조항 관련 내용
  10. 2018.01.19 [특허심판소송] 특허제품의 판매와 특허발명의 기술공지는 별개의 문제 – 시판제품에 적용된 기술내용의 신규성 인정: 특허법원 2018. 1. 11. 선고 2016허7954 판결
  11. 2017.12.07 특허침해소송의 피고 실시발명이 자유실시기술에 해당하는지 여부 판단: 특허법원 2017. 12. 1. 선고 2017나1339 판결
  12. 2017.12.05 [국책과제분쟁] 국가연구개발사업 과제의 최종목표 또는 단계목표의 변경 인정기준 : 서울고등법원 2017. 10. 18. 선고 2016누78167 판결
  13. 2017.10.27 [공동개발분쟁 – 6] 공유특허권 분할방법 - 매각 후 대금분할 : 대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다41578 판결
  14. 2017.10.27 [공동개발분쟁 – 5] 공동연구개발 중단 Early Termination Agreement 사례
  15. 2017.10.27 [공동개발분쟁 – 4] 국책과제 공동연구결과에 대한 타 기관명의 특허출원에 발명자로 기재된 국책연구기관 소속 연구원의 법적책임
  16. 2017.10.27 [공동개발분쟁 – 3] 공동연구개발 Collaboration 계약의 Option 조항
  17. 2017.10.27 [공동개발분쟁 – 2] 공동연구개발 시작 전 영업비밀 기술자료의 원본등록
  18. 2017.10.27 [공동개발분쟁 – 1] 공동연구개발 관련 계약분쟁 실무적 포인트
  19. 2014.02.25 미국 특허법상 공동발명자 결정기준 및 공동발명자를 누락한 경우 특허무효, 효력상실 등 치명적 결과를 초래한 사례 – 미국 Ethicon 판결

 

 

기술이전, 라이선스 또는 기술협력 과정에서 해당 기술내용이 지식재산권으로 보호되고 있음을 분명하게 표시되면 기술탈취 분쟁을 예방하는데 유리합니다. 기술내용 공개 후 기술이전이나 기술협력이 결렬되고 상대방에 의한 기술탈취가 의심되는 경우에도 확보한 지식재산권이 없다면 권리구제를 받을 가능성이 매우 낮습니다. 앞 글에서 설명한 것처럼, 지식재산권이 있는 경우에도 1,2건의 등록특허 등 취약한 지식재산권 포트폴리오만을 믿다가 권리보호에 실패하는 경우가 많습니다. 소송비용만 쓰고 속병만 앓는 경우도 드물지 않습니다.

 

기술탈취에 대한 대응수단으로는 영업비밀 보호제도가 상당히 유용합니다. 영업비밀을 활용하여 상대방이 방어하기 어려운 대응전략을 구사할 여지가 많습니다. 그런데 영업비밀은 장점도 있지만, 권리주장자가 그 존재 및 범위를 먼저 명확하게 입증한 후 기술탈취 행위로 침해했다는 사실도 주장, 입증해야 하는 부담이 있습니다.

 

영업비밀보호센터에서 운영하는 원본증명 서비스를 이용하면 적은 비용으로 쉽고 간편하게 영업비밀 대상기술의 범위, 존재, 시점, 보유사실 등을 입증할 수 있습니다. 실무적으로 매우 효과적입니다. 자세한 내용은 아래 홈페이지에서 알 수 있습니다. 원본등록 비용은 원칙적으로 문서 1건당 1만원이지만, 올해부터 중소기업, 벤처, 개인기업 등은 70% 감면혜택을 부여하여 3000원에 해결할 수 있습니다.

 

영업비밀 원본증명 웹사이트 https://www.tradesecret.or.kr/kipi/web/serviceIntro.do

 

기술자료 원본증명은 기술탈취에 대한 대응방안 이외에도 라이선스 협상 등에서 협상개시 당시 본인이 보유한 기술범위를 확정할 수 있어 상대방이 제공한 기술범위에 관련된 분쟁을 예방하는 등 다양한 활용방안이 있습니다. 적극적으로 활용해 보시기 바랍니다.

 

참고로, 원본등록 및 원본증명에 관한 개요를 표시한 그림을 아래와 같이 인용합니다.

 

 

  

 

KASAN_[공동개발쟁점] 공동연구개발 시작 전 영업비밀 기술자료의 원본등록.pdf

 

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작성일시 : 2018. 10. 5. 15:00
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1. 계약자유의 원칙상 각 당사자는 그 의사에 따라 계약을 체결하거나 하지 않을 자유가 있습니다. 각자 책임으로 계약 관련 비용도 부담하는 것이 원칙입니다. 계약이 성립된 경우에만 비로소 계약상 책임이 발생합니다. 계약협상 후 계약체결을 거절할 수 있지만 예외적으로 그 과정에서 불법행위 성립이 인정되면 불법행위로 인한 손해배상 책임을 인정할 수 있습니다. 그러나 일방이 교섭단계에서 계약이 확실하게 체결되리라는 정당한 기대 내지 신뢰를 부여하여 상대방이 그 신뢰에 따라 행동하였음에도 상당한 이유 없이 계약의 체결을 거부하여 손해를 입혔다면 이는 신의성실의 원칙에 비추어 볼 때 계약자유 원칙의 한계를 넘는 위법한 행위로서 불법행위를 구성합니다(대법원 2001. 6. 15. 선고 9940418 판결). 계약자유 원칙의 한계를 넘는 위법한 행위로서 불법행위를 구성한다는 취지입니다. 다만, 계약자유의 원칙에 대한 예외적 책임이므로 엄격하게 제한적으로 적용합니다.

 

2. 또한, 당사자는 계약내용을 자유롭게 정할 수 있지만, 일정한 한계를 벗어나면 민법 제103조 위반으로 무효입니다. 여기서 계약무효 사유인 ‘반사회질서의 법률행위’는 법률행위의 목적인 권리의무의 내용이 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반되는 경우뿐만 아니라, 그 내용 자체는 반사회질서적인 것이 아니라고 하여도 법적으로 이를 강제하거나 법률행위에 사회질서의 근간에 반하는 조건 또는 금전적인 대가가 결부됨으로써 그 법률행위가 반사회질서적 성질을 띠게 되는 경우 및 표시되거나 상대방에게 알려진 법률행위의 동기가 반사회질서적인 경우를 포함합니다(대법원 2009. 9. 10. 선고 200937251 판결).

 

3. 계약위반에 따른 손해배상은 통상손해를 그 한도로 합니다. 후속 개발일정 지연에 따른 손해 등은 특별손해로, 민법 제393조 제2항 “특별한 사정으로 인한 손해는 채무자가 이를 알았거나 알 수 있었을 때에 한하여 배상의 책임이 있다”에 따라 매우 제한적으로 인정됩니다. 다만, 특별손해 배상책임에 대한 요건으로서 채무자의 예견가능성은 채권성립시가 아니라 채무불이행시를 기준으로 판단하고(대법원 1985. 9. 10. 선고 841532 판결), 그 예견 대상이 되는 것은 그와 같은 특별한 사정의 존재만이고 그러한 사정에 의하여 발생한 손해의 액수까지 알았거나 알 수 있어야 하는 것은 아닙니다(대법원 2002. 10. 25. 선고 200223598 판결).

 

4. 다양한 이유로 독점계약을 체결합니다. 그런데, 독점계약은 유익한 점도 많지만 단점도 많습니다. 독점계약 체결 후 상황이 최초 예상과 달리 전개될 경우 당사자가 부담할 Risk가 크고 계약상 융통성이 거의 없기 때문에 그 해결도 어렵습니다. 따라서 독점계약은 체결할 때부터 관련 Risk를 두루 점검해보고 그 해결방안을 계약서에 포함시키는 것이 좋습니다. 예를 들어, 특허기술의 독점실시를 위한 특허권 전용실시권 설정 라이선스 계약이라면 실시자 licensee에게 최소 제조 및 판매수량 또는 최소 로열티 지급액 등을 미리 설정해 두어야 합니다. 전용실시권 설정으로 특허권자 자신도 실시할 수 없을 뿐만 아니라 제3자 실시허락도 불가능하기 때문에, 특허권자 licensor는 수익을 전혀 얻을 수 없는 상황에 처할 수도 있습니다.

 

5. 특허기술의 독점실시 라이선스 계약뿐만 아니라 공동개발 및 독점공급계약이나 독점판매 계약에서도 유사한 Risk가 있습니다. 원료에 대한 독점공급계약을 체결하였으나 그 공급가격이 너무 비싸서 최종 제품의 경쟁력을 확보할 수 없는 경우도 있습니다. 특히 제3자로부터 훨씬 낮은 가격에 동일한 원료를 공급받을 수 있다면 그 부담은 더욱 커질 것입니다. 그와 같은 경우 독점계약관계를 비독점 계약관계로 전환할 수 있다는 조건을 미리 둔다면 관련 문제를 쉽게 해결할 수 있습니다.

 

6. 계약서에 기술보증을 요구하는 경우 그 책임범위가 문제됩니다. 대법원은 최근 계약체결 당시 상대방이 진술 및 보증조항의 위반사실을 이미 알고 있었다고 해도 계약서의 보증조항의 효력을 함부로 부정할 수 없다고 판결하였습니다. 서울고등법원 판결에서, ‘계약체결 당시 상대방이 이미 진술 및 보증 조항의 위반사실을 알고 있었고, 계약협상 및 가격산정에 반영할 수 있었음에도 방치하였다가 이후 위반사실이 존재한다는 사정을 들어 손해배상 책임을 묻는 것은 공평의 이념 및 신의칙상 허용될 수 없다’고 판결한 것을 뒤집은 것입니다. 일단 진술 및 보증조항에 동의하고, 나중에 가서 해결하는 것은 어렵습니다.

 

7. 현실적으로 가장 합리적인 보증방안은 보증을 하는 당사자에게 관련 사항에 대한 사전조사 및 검토를 요구하고, 그 결과 이상이 없다는 점을 보증하게 하는 것입니다. 보증자가 성실한 조사 및 검토를 한다는 부담을 안고, 그 결과 알고 있는 범위 내에서 보증책임을 부담하는 것입니다. , 자신도 모르고 있었거나 알 수도 없었던 사실에 대해까지 추후 무조건 책임을 묻는다는 것은 비현실적이고 비합리적입니다. 이와 같은 한계설정 방안을 "knowledge qualifier qualification"이라고 합니다. 예문 - "기술을 이전하는 "", 갑이 아는 범위 내에서 계약 기술이 제3자의 권리를 침해하지 않는다는 점을 보증한다."

 

8. 특허권 전용실시 계약을 체결하면서 특허권자 회사에 대해 “귀사의 승낙 없이 특허를 임의대로 사용하지 않겠다”는 제한조항을 넣었으나, 특허등록원부에 전용실시권 등록을 하면서 계약상 제한사항은 등록하지 않았습니다. 대법원은 전용실시권 설정계약상의 제한사항을 등록하지 않은 경우, 그 제한을 위반하여 특허발명을 실시하여도 계약위반은 성립하지만 특허침해는 성립하지 않는다고 판결하였습니다. 전용실시권 관련 제한사항은 특허등록원부에 등록해야만 그 온전한 효력을 인정받습니다.

 

9. 기술이전 License, Collaboration Agreement 실무에서 기술보유자 licensor는 자금 압박 때문에 당장 눈앞에 보이는 royalty 금액을 가장 중시하기 마련입니다. 그러나 장기적 관점에서 보면, 해당 기술뿐만 아니라 모든 연구개발정보, 경험, 축적된 knowhow, patent portfolio, 연구인력 등을 포함한 회사 전체를 M&A로 매각할 때 가장 큰 가치를 얻을 수 있습니다. 기술개발이 잘 진행되면 M&A로 훨씬 더 높은 가격으로 거래할 기회가 있다는 점을 염두에 두어야 할 것입니다. M&A 매수회사로서는 존재하는 license contract 존재에도 불구하고 그 기술의 상업적 개발로 인해 충분한 이익을 거둘 수 있어야만 합니다. 당시 기술이전 License, collaboration Agreement에서 상황에 따라 선택할 수 있는 option contract, opt in 조항을 두어 향후 제품 개발과 판매에 참여할 수 있는 권리, 이익 분배권, 사업활동 자유의 범위, change of control 등 장래 권리를 확보하고 있다면 높은 가치를 받을 수 있을 것입니다.

 

10. License 후 공동연구개발을 진행하지만 완료까지 오랜 기간이 소요되는 경우, 기술보유 licensor 벤처회사가 투자유치 또는 M&A 등으로 지배권 변동이 발생하기도 합니다. Licensee 경쟁회사에서 licensor 회사를 M&A하는 경우는 물론, 제품라인이 중복되거나 연구개발전략이 전혀 달리하는 등 다양한 사유로 collaboration 관계를 지속하기 어려운 상황을 맞기도 합니다. 이와 같은 상황에 대비하여 처리방안을 규정한 계약조항을 미리 두는 것이 필요할 것입니다.

 

KASAN_[공동연구개발] 공동연구개발 관련 계약 분쟁 대응 실무적 포인트 몇 가지.pdf

 

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작성일시 : 2018. 10. 5. 14:00
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1. 분양형 호텔의 객실 분양 계약

 

2. 분양형 호텔의 10년 운영위탁 계약

 

3. 호텔 운영위탁회사의 도산과 운영위탁계약의 해지 여부

분양형 호텔에 관한 분양계약과 동시에 각 구분소유자와 호텔신축 시행사이자 위탁운영사 사이의 운영위탁계약이 체결되었으나, 운영위탁계약상 위탁운영사의 수익금 지급의무가 제대로 이행되지 아니하는 경우, 각 구분소유자들은 분양계약의 효력은 유지한 채 운영위탁계약만을 별도로 해지할 수 있는지 여부가 쟁점입니다. 대구고등법원은 분양계약과 운영위탁계약이 불가분적으로 결합된 것은 아니므로 운영위탁계약만 해지할 수 있고 그 결과 위탁운영회사는 원상회복으로서 구분소유자들에게 전유부분 객실을 모두 인도해야 한다고 판결하였습니다. 판결이유를 인용하면 다음과 같습니다.

 

) 신축호텔의 경우 영업을 개시한 이후 상당기간 동안 운영실적 개선을 위한 비용이 지출되어 이익을 취하기 어려운 것이 통상적이기는 하나, 운영회사 C는 호텔 건축 자금을 쉽게 확보하기 위한 목적으로 수분양자들에게 최초 1년간 확정수익을 보장하여 분양하였고, 비록 이 사건 각 객실을 분양받은 원고들의 주된 목적이 그 운영위탁을 통한 수익금의 취득에 있다고 하더라도 기본적으로 원고들은 이 사건 각 객실의 소유자들이므로 C가 이 사건 호텔의 운영을 통하여 일정한 수준의 이익을 창출할 수 있는 합리적인 기간을 경과하였음에도 그러한 의무를 이행하지 못할 경우까지 그 적절한 소유권의 행사를 제한하는 것은 비례의 원칙에 반한다.

 

) 이 사건 운영위탁계약의 기간은 10년인데, C가 원고들에게 교부한 위탁증서와 확정수익 지급보증서의 기재내용만으로는 어떠한 경위로 운영위탁계약의 기간이 10년으로 정하여졌는지를 전혀 알 수 없고, C의 초기 투자금 회수를 위한 상당한 운영기간을 확보하여 줄 필요성이 있다고 보더라도 C가 운영위탁업체로서 원고들에게 수익금 지급 등 계약상 의무를 이행하지 못하는 경우에도 무려 10년간이나 원고들의 소유권을 제한할 필요가 있다고 보기도 어렵다.

 

) 처분문서에 관하여는 특별한 사정이 없는 한 그 문언에 따라 의사표시의 내용을 해석하여야 한다(대법원 1998. 10. 20. 선고 9831462 판결 참조). 이 사건 분양계약서(공급계약서)에는 특약사항 제3항에 수분양자는 지정된 위탁운영 업체와 반드시 위탁계약을 체결하여야 한다.‘는 내용만 기재되어 있을 뿐, 이 사건 분양계약과 이 사건 운영위탁계약이 동시에 해지되거나 종료되어야 한다는 내용의 기재는 어디에도 없다. 또한 특약사항 제4항에는 수분양자 은 본 계약과 관련한 분양목적물이 숙박시설임을 인지하고 있으며, 임대수익률보장 등 분양목적물과 관련하여 본 계약에서 명시되지 않은 분양조건에 대하여 분양자인 은 일체의 보장이나 책임을 부담하지 않는 것에 관하여 동의하며, 이에 따라 은 임대수익률보장 기타 본 계약에서 명시되지 않은 분양조건이 이행되지 않음을 사유로 매매대금의 감액, 본 계약의 무효·취소 또는 손해배상청구 등을 하지 않을 것임을 확인한다.‘라고 기재되어 있는데, 위 문언상 수분양자인 원고들은 운영위탁계약에 따른 채무가 이행되지 않음을 이유로 분양계약의 무효, 취소 또는 손해배상청구 등을 하지 않을 의무만을 부담할 뿐, 원고들이 위 특약에 구속되어 운영위탁업체에 운영위탁계약상 의무불이행에 따른 책임까지 물을 수 없도록 한 것이라고 보기는 어렵다.

 

) 이 사건 분양계약과 이 사건 운영위탁계약을 성립뿐만 아니라 종료에 이르기까지 불가분의 관계에 있는 것으로 해석할 경우, 확정수익 지급보증서에서 도출되는 확정수익금 지급의무는 본 계약에서 명시된 분양조건에 해당하게 되므로, 운영위탁업체인 C가 확정수익금 지급의무를 불이행할 경우 수분양자인 원고들은 이 사건 분양계약을 해지할 수 있는 것으로 볼 수밖에 없는데, 이러한 결과는 F가 이 사건 호텔의 운영 및 관리, 수익률 보장과는 무관하다는 특약사항 제1, 2항과 임대수익률보장 등의 조건이 이행되지 않을 경우에도 이 사건 분양계약을 해지할 수 없도록 한 특약사항 제4항의 취지에 정면으로 반하게 된다.

 

) 이 사건 분양계약서에는 이 사건 호텔의 운영 및 관리과정에서 수익률이 변 동(손실 포함)될 수 있음에 동의한다(특약사항 제1), 최초 1년간 제시한 확정수익은 C가 보장한다(2), 숙박시설 운영은 위탁운영업체가 전담하고 수분양자는 지정된 위탁운영업체와 반드시 위탁계약을 체결하여야 한다(3)’고만 규정하고 있을 뿐, 확정수익금, 수익률 산정방법, 위탁계약기간 등의 운영위탁계약에 관한 구체적인 권리관계에 관하여는 아무런 기재가 없다.

 

) 이 사건 운영위탁계약의 당사자는 C와 원고들이며, 그에 따른 구체적인 권리관계는 C가 발행한 위탁증서(위탁운영업체 C, 위탁운영기간 호텔 오픈 후 10년간, 재위탁업체 P), 확정수익 지급보증서(구체적인 확정수익 지급보증액, 확정수익 지급보증기간), 호텔운영 안내문(수익금 지급개시 시점, 수익금 지급일시, 지원이자 지급일시 등)의 기재내용을 종합하여 충분히 도출할 수 있다.

 

) C는 이 사건 분양계약 및 운영위탁계약을 체결할 당시 수분양자들에게 3년이 지난 후 분양받은 호텔 객실에 대한 환매를 요구할 수 있는 기회를 부여한 것으로 보이기는 한다. 그러나 C가 부여한 환매권은 원고들의 이 사건 각 객실에 관한 소유권 행사의 방법 및 상대방을 C에 대한 객실 매매로만 한정하는 것으로서 그 환매권 행사 시점에 C의 자력이 원고들을 포함한 수분양자들의 환매권 행사에 응할 수 없을 정도로 악화된 경우라면 사실상 아무런 의미도 없게 되는 것이므로, C가 원고들에게 위와 같이 환매권을 보장하였다는 사정만으로는 원고들의 소유권 행사를 장기간 제한할 근거가 될 수 없다.”

 

첨부: 대구고등법원 2018. 8. 22. 선고 201723302 판결

 

KASAN_[분양호텔분쟁] 제주도 소재 분양형 호텔의 객실 분양과 운영위탁 계약 운영위탁회사의 도산과 계약 분쟁

대구고등법원 2018. 8. 22. 선고 2017나23302 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018. 9. 27. 14:00
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1. 머리말

대학기술을 license하여 산학공동협력연구 Research Collaboration Agreement를 체결하는 경우 후속 연구개발성과에 대한 권리귀속, 그 기술을 대기업 등 제3자에게 다시 license하거나 이전하는 등 사업화하여 수익을 창출할 수 있는 sublicense 단계에서의 수익배분 문제는 핵심쟁점 중 하나입니다.

 

최대한 파이를 키워야만 서로 나누어 가질 조각도 커진다는 기본전제는 분명합니다. 먼저 파이를 키우는 후속 연구개발과 sublicense는 서로 적극적으로 지원해야 합니다. 그 다음 파이조각 나누기는 쉽지 않습니다. 왜냐하면, 후속 연구개발성과에 대한 권리관계 판단이 쉽지 않기 때문입니다. 통상 sublicense는 원천기술보다 후속 연구개발성과를 본 후 원천기술에 그것을 포함하여 대상으로 하거나 원천기술보다 후속 연구개발성과를 주된 대상기술로 하기 때문입니다. 후속연구개발에 대한 기여도가 똑같지 않기 때문에 소유권 또는 지분권 등에 관한 분쟁 가능성이 높습니다.

 

특히 대학교수가 licensee 기업으로부터 위탁연구용역을 수주하는 경우도 많기 때문에 위탁연구 관련 발명의 발명자에 해당하는지 아니면 단순 외주 용역에 불과한지, 특히 소속대학은 직무발명 법리에 근거한 지분권이 있는지 등등 복잡한 문제가 생깁니다. 아래에서 미국대학 중 기술이전 실적이 많고 또 소송 등 권리행사에 적극적인 Wisconsin 대학의 분쟁사례 판결을 참고로 소개합니다.

 

2. 기술이전 및 산학협력연구

. 대학기술 라이선스 및 산학협동연구

1999Wisconsin 대학교수는 SCD 저해화합물의 콜레스테롤 저하 효능을 발견하였고, Wisconsin 대학산학협력단에서 2000년 연구결과에 대한 provisional patent application을 출원하였습니다. 그 후 캐나다 제약회사 Xenon에서 특허출원기술을 포함한 exclusive license agreement Wisconsin 대학교수를 포함한 연구진과 콜레스테롤 저하 효능의 신약개발에 관한 공동연구개발계약을 체결하고, 공동연구개발을 진행하여 다수 신물질의 효과를 확인하였습니다. Xenon사는 그 다음 해 2001provisional patent application에 대한 우선권을 주장하면서 추가 연구성과를 포함하여 대학과 공동 특허출원을 하였습니다.

 

. 후속 연구개발성과에 대한 회사의 단독 특허출원

한편, Xenon은 계속하여 license 대상 물질을 넘어서 그 범위를 확대하여 수천개의 화합물의 약효를 확인하는 추가 연구개발 프로젝트를 추진하였고, 이때 위스콘신 대학이 아닌 제3의 외부 전문 연구기관과 위탁연구용역을 진행하였습니다.

 

그 결과 효능이 뛰어난 PPA 군 화합물 20여개를 선택한 후, 다시 Wisconsin 대학의 교수에게 보내 효능을 재확인하는 위탁연구용역을 하였습니다. 그 최종 결과물을 갖고 Xenon사 단독으로 PPA군 화합물에 대한 후속 특허출원을 하였습니다.

 

. Norvatissublicense 성사 및 분쟁발생

Xenon사는 후속으로 단독 출원했던 신약후보물질 PPA 관련 기술에 대해, 대형 제약회사 Novartis와 특허출원 후 3,4년이 지나 기술이전 및 license하는 계약을 체결하였습니다.

 

Wisconsin 대학은 Xenon의 후속 연구성과물에 대한 단독 특허출원 기술내용, PPA 기술내용도 Wisconsin 대학과 공동 출원한 선행 특허출원의 청구범위에 속하고, 대학과 체결한 exclusive license 적용대상이므로 계약상 sublicense에 해당하고, 따라서 약정한 sublicense fee를 대학에 지불해야 한다고 주장합니다.

 

반면, licensee Xenon사에서는 후속 연구성과 PPA 관련 기술내용은 대학과 무관하게 독자적인 연구개발의 성과물로서 단독소유라고 주장하였습니다.

 

또한, 설령 그 기술내용이 선출원 특허의 청구범위에 속한다고 하더라도 미국법상 공동 출원인 Xenon사는 타 공유자의 동의 없이 자유롭게 license 하는 등 실시할 권리가 있다고 주장합니다. , 특허공유자는 타 공유자에게 수익 배분의 부담 없이 자유롭게 공유 특허발명을 양도 또는 라이선스를 할 수 있기 때문에 Norvatis로부터 받은 로열티 수입 중 일부를 위스콘신 대학에 배분해 주어야 할 의무는 없다고 주장합니다.

 

3. 미국법원 판결

Xenon사의 방어논리 중 핵심포인트는 미국특허법상 공동출원인, 특허공유자의 특허기술전체에 대한 자유로운 실시권에 기초한 것입니다. 미국법원은 특허법상 공유자의 권리의무관계는 당사자 사이의 계약으로 달리 정할 수 있고, 그 경우 당사자 사이 계약내용이 이 우선 적용된다는 기본원칙을 명확하게 밝혔습니다.

 

Xenon사는 Wisconsin 대학 산학협력단과 체결한 계약서에서 sublicense를 허용하고 그 경우 대학에 일정한 sublicense fee를 지불하기로 약정하였고, 그와 같은 계약은 공동출원인, 공유특허권자 사이에서도 유효한데, Xenon사에서 그와 같은 계약을 위반했다고 판결하였습니다.

 

결국 Xenon사는 exclusive license agreement에서 약정한 바에 따라 Norvatis로부터 받은upfront payment는 물론 향후 running royalty 중 일부를 sublicense fee로서 위스콘신 산단에 지불해야 한다는 판결입니다.

 

한편, 추가 PPA 화합물 20여개를 Wisconsin 대학교수에게 보내 효능을 재확인하기 위한 위탁연구용역에 관련 쟁점이 있습니다. Wisconsin 대학은 공동연구개발계약 범위 내에 속하고 대학교수는 공동발명자, 대학은 그 직무발명의 승계인으로서 권리 공유자라는 입장입니다. 미국법원은 회사 단독 소유권을 부정하고 산단에 공유자 권리를 인정하였습니다.

 

우리나라에서도 대학교수와 위탁연구용약을 자주 합니다. 그 결과물에 대해 대학 산학협력단의 지분권을 부인하고 의뢰자 회사의 단독 권리를 주장하는 경우가 많습니다. 해당 교수가 발명자로 인정된다면, 직무발명 등 관련 법에 따라 판단해 본다면, 설령 해당 대학교수가 용인하더라도 회사의 단독 소유 주장은 인정받기 어렵다 생각합니다.

 

KASAN_[라이선스분쟁] 미국대학의 기술이전, 산학협력연구, 공동발명, 특허공유, Sublicense 및 Roya

 

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작성일시 : 2018. 8. 30. 11:30
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세계적 블록버스터 신약의 물질특허에 대한 Exclusive License 및 추가 R&D Collaboration Agreement 중에서 특허관련 계약조항을 인용하고 간략하게 살펴보겠습니다. 신약물질을 개발한 일본 제약회사 Shionogi에서 신약물질 특허권을 보유하고, 대형 제약회사 AstraZeneca에 대해 해당 특허의 전용실시권 허여 및 상업화 권리를 부여하는 기술이전 license 계약입니다. 이미 상당한 시간이 지난 오래 된 계약서이지만, 실제 엄청난 성공을 거둔 신약개발 기술이전 프로젝트로서. 실무자가 참고자료로 살펴볼 가치가 높다 생각합니다.

 

Article 7.  Inventions (추가 연구개발 발명에 대한 권리관계 규정. 단독 발명의 경우 개발회사에 권리귀속 확인 + 공동발명은 공동으로 결정 권한 보유 및 비용 등 책임도 분담 규정)

 

Inventions which are made and which relate to the COMPOUNDS and/or LICENSED PRODUCTS shall belong to the PARTY making such invention.  Each PARTY shall have the right to file, prosecute and maintain patent applications and patents covering inventions made solely by that PARTY.  

 

If an invention is made jointly by the PARTIES, such invention shall be jointly owned.  Neither PARTY shall file any patent application(s) containing such joint invention and/or any information or data received from the other PARTY without the prior written consent of the PARTY providing the information or data.  

 

SHIONOGI and ZENECA shall mutually determine whether or not patent applications should be filed concerning such joint inventions, which PARTY shall be responsible for filing and prosecuting any patent applications filed, and share the costs in filing any patent applications, obtaining and maintaining any patents covering joint inventions.

 

Article 9.  Representation and Warranty (진술 및 보증조항. 특허유효 및 권리 소유관계, 타인의 권리침해 여부 등에 관한 성실한 조사 및 그 결과에 따른 인식범위로 보증책임 제한. 무제한 보증 아님.)

 

9.1

SHIONOGI represents and warrants that it is the owner of the entire right, title and interest in the PATENTS listed in Appendix II hereto and KNOW-HOW, and is entitled to grant the licenses specified herein.  SHIONOGI further hereby represents and warrants that, to the best of its knowledge, the PATENTS owned or controlled by SHIONOGI or SHIONOGI’s AFFILIATES are being procured from the respective Patent Offices in accordance with all applicable laws and regulations.

 

9.2

SHIONOGI represents and warrants that it has full corporate power to enter into this Agreement and to carry out the provisions hereof.

 

9.3

ZENECA represents and warrants that it has full corporate power to enter into this Agreement and to carry out the provisions hereof.

 

9.4

SHIONOGI represents that, as of the EFFECTIVE DATE, it is not aware of any infringement or threatened infringement of the PATENTS or KNOW-HOW by a THIRD PARTY.

 

9.5

SHIONOGI represents and warrants that, to the best of SHIONOGI’s knowledge, ZENECA’s exploitation or use of the PATENTS and/or KNOW-HOW hereunder will notinfringe any patent or other intellectual property right enjoyed by any THIRD PARTY (with the exception of Hoechst European Patent Applications No.  88120057.0 and any foreign applications or patents corresponding thereto).

 

9.6

SHIONOGI represents that, as of the EFFECTIVE DATE, SHIONOGI has no knowledge from which it can reasonably be inferred that the PATENTS are invalid.

 

Article 11.  PATENTS (특허출원, 심사 및 등록과장에서 라이센시의 검토 및 참여권리 보장. 특허권리 확보에 라이센시 참여권 부여)

 

11.1

SHIONOGI has the responsibility to file, prosecute and maintain the PATENTS and shall bear all cost for the PATENTS, including fees and expenses paid to outside legal counsel and experts, direct costs of in-house counsel and filing, prosecution and maintenance expenses associated therewith.

 

11.2

SHIONOGI shall provide ZENECA with an opportunity to review and comment on the nature and text of new or pending applications for the PATENTS.

 

11.3

SHIONOGI shall advise ZENECA on an annual basis of progress in the prosecution of all patent applications and in the maintenance or extension of patents falling within the PATENTS and shall, on request, furnish ZENECA with a copy of the patent application, patent or other document pertinent to prosecution, maintenance or extension of such applications and patents.

 

11.4

No significant steps regarding prosecution of the PATENTS will be taken by SHIONOGI without prior consultation with ZENECA.  In particular, no steps concerning European Patent Application No.  92111090.4 or US Patent 5,260,440 will be taken by SHIONOGI without prior consultation with ZENECA.

 

11.5

If SHIONOGI elects not to continue to prosecute a patent application or not to maintain or extend any patent application or patent within the PATENTS, SHIONOGI shall notify ZENECA not less than two (2) months before any relevant deadlines.  Thereafter ZENECA shall have the right to pursue at its expense, and at its sole discretion, the prosecution, extension or maintenance of such application or patent.  Any costs incurred by ZENECA pursuant to this shall be offset against royalties payable under Article 4.

 

11.6

ZENECA may request SHIONOGI to seek additional patent protection for the COMPOUNDS or LICENSED PRODUCTS in the TERRITORY, for example, by way of patent registration, patent of importation or revalidation, or the like.  If SHIONOGI chooses to seek such additional patent protection, it shall do so at its own cost and in its own name.  If SHIONOGI chooses not to seek such additional patent protection, ZENECA may require SHIONOGI to do so; provided ZENECA reimburses SHIONOGI for any reasonable expenses incurred in doing so.  Such patent property shall then be included within the definition of PATENTS.

 

11.7

SHIONOGI shall immediately advise ZENECA of any certification filed under the U.S.  “Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act of 1984” (“ANDA ACT”) claiming that any PATENTS are invalid or claiming that the PATENTS will not be infringed by the manufacture, use or sale of a product for which an application under ANDA ACT is filed.

 

11.8

The PARTIES will cooperate with each other in gaining patent term extension(s) or the like, where applicable to the PATENTS in the TERRITORY, for example, under the U.S.  “Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act of 1984” or under a supplementary protection certificate in European countries.

 

11.10

Upon reasonable request of ZENECA, SHIONOGI will provide ZENECA with all necessary assistance relating to the PATENTS, including allowing ZENECA access to SHIONOGI’s files and documents and access to SHIONOGI’s personnel who may have possession of relevant information.

 

Article 12.  Infringement of PATENTS (라이선스 대상 특허권을 제3자가 침해할 경우 양당사자의 침해대응 책임 및 협력 방안, 대상 특허실시로 타인 권리를 침해하는 경우 분쟁 대응 책임 및 협력 방안 규정)

 

12.1

In the event that ZENECA or SHIONOGI supposes that a THIRD PARTY may be infringing any of the PATENTS by the manufacture, use, distribution, marketing or sale of the COMPOUNDS and/or LICENSED PRODUCTS, ZENECA or SHIONOGI shall promptly notify the other PARTY in writing, identifying the infringer and the infringement complained of and furnishing the information upon which such determination is based.  ZENECA shall be entitled, in its sole discretion but after notifying SHIONOGI, to take any measures deemed appropriate to stop such infringing activities by such THIRD PARTY in the TERRITORY or to grant to the infringing THIRD PARTY adequate rights and licenses necessary for continuing such activities in the TERRITORY so long as ZENECA remains in compliance with Article 4.  Upon reasonable request by ZENECA and at ZENECA’s cost, SHIONOGI shall give ZENECA all reasonable information and assistance including allowing ZENECA access to SHIONOGI’s files and documents and access to SHIONOGI’s personnel who may have possession of relevant information, and if necessary to prosecute any legal action, joining in the legal action as a party.

 

12.2

ZENECA shall bear the cost of any action or measures taken in accordance with Article 12.1 and shall be entitled to receive any damages or remuneration received as a result of such action or measures.

 

12.3

In the event ZENECA decides, within sixty (60) days of becoming aware of an infringement, in its sole discretion, not to take any action against a THIRD PARTY deemed to infringe the PATENTS, ZENECA shall inform SHIONOGI in writing and SHIONOGI thereafter shall be entitled to pursue an action to stop such infringement in its own name and for its own account.  Upon reasonable request by SHIONOGI and at SHIONOGI’s cost, ZENECA shall give SHIONOGI all reasonable information and assistance.  Any damages or remuneration received as a result of such action shall be received by SHIONOGI.

 

12.4

In the event of any actual or threatened suit against ZENECA or its AFFILIATES, SUBLICENSEES or customers alleging that the exploitation or use of the PATENTS and/or KNOW-HOW hereunder infringes the patent or other intellectual property rights of a THIRD PARTY, ZENECA shall promptly give written notice to SHIONOGI.  SHIONOGI will provide to ZENECA all reasonable assistance requested by ZENECA to defend or settle such suit and in particular SHIONOGI will promptly make available to ZENECA, free of charge, all information in its possession or control which will assist ZENECA in defending or otherwise dealing with such suit.  ZENECA shall have the right to defend in its sole discretion such suit but shall consult with SHIONOGI before settling such suit.  ZENECA shall not settle the suit without obtaining prior written consent of SHIONOGI which consent shall not be unreasonably withheld.  If damages or costs are awarded against ZENECA for such infringement, or if the outcome of the suit is that ZENECA is ordered to or agrees to make payments or pay royalties to a THIRD PARTY in order to secure the right to continue the exploitation or use of the PATENTS and/or KNOW-HOW hereunder, then the following percentages of such damages, payments, or royalties shall be offset against royalties payable by ZENECA under Article 4: [***].

 

Notwithstanding the foregoing, in any event described above, SHIONOGI shall be entitled to receive at least [***] percent ([***]%) of the royalties due under Article 4 hereof from ZENECA in any one calendar year.

[출처] 신약물질 기술이전 License 계약서 특허관련 계약조항 사례 |작성자 가산종합법률사무소

 

KASAN_[국제계약실무] 신약물질 기술이전 License 계약서 중 특허관련 계약조항 사례.pdf

 

 

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작성일시 : 2018. 8. 9. 12:30
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기업이 대학교수와 산학협동연구를 진행하여 발명을 완성한 경우 원칙적으로 그 발명은 직무발명에 해당합니다. 우리나라 기업이 미국대학교수 또는 미국공공연구기관의 연구원과 공동연구를 하는 경우에도 그 결과물은 미국법과 한국법에 따라 직무발명으로 평가될 것입니다.

 

대학교수 관련 직무발명에 대한 지적재산권은 당사자의 계약만으로 결정할 수 없습니다. 미국에서는 정부예산이 투입된 대학연구 프로젝트에 대해서는 Bayh-Dole Act 등 특별법의 규율을 받고, 원칙적으로 대학의 소유에 속합니다. 따라서, 미국대학교수가 연구결과물에 대한 권리를 임의로 공동연구의 당사자인 기업에게 양도할 수 없습니다. 이와 같은 기본적 법적 구도에서 미국대학교수와 공동연구를 진행할 때 사용하는 표준적인 계약조항 예문을 소개하면 다음과 같습니다.

 

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

        Ownership of Research Program Inventions

        Research Program Inventions conceived, discovered and reduced to practice by University, or its employees, agents or students will be owned by University. Research Program Inventions conceived, discovered and reduced to practice by Collaborator, or its employees, or agents, will be owned by Collaborator (Collectively, "Sole Inventions"). Research Program Inventions conceived, discovered and reduced to practice by at least one employee, agent, or student of each of University and Collaborator will be owned by University and Collaborator, without any obligation to account to one another ("Joint Inventions"). Inventorship will be determined according to the principles of United States patent law. Neither party shall make any claim to the other party’s Sole Inventions.

         

Pre-Existing Rights

Except to the limited extent required to perform a party’s obligations under this Agreement, neither party receives any right, title, or interest in or to any Research Materials provided to it by the other party or any technology, works or inventions of the other party that are not Research Program Inventions, or any patent, copyright, trade secret or other proprietary rights in any of the foregoing.

 

Licensing

Each party reserves the right to license its interest in its Sole Inventions or Joint Inventions, and neither party shall have any right to compensation in connection with any such license granted by the other.

 

Rights Subject to Federal Patent Policy

To the extent that any Research Program Invention has been partially funded by the Federal government, the assignment of title or the granting of any license above is subject to the rights of the Federal government and federal law set forth in 35 U.S.C. §§ 200 et. seq., as amended, and the regulations promulgated thereunder, as amended, or any successor statutes or regulations (the "Federal Patent Policy"). Any right granted in this Agreement greater than that permitted under the Federal Patent Policy will be modified as may be required to conform to the provisions of the Federal Patent Policy.

 

대부분의 경우 계약 당사자는 위와 같은 표준 예문을 수정하거나 변경할 수는 있지만 그 기본적 구조는 변경할 수 없습니다. 예를 들어, 한국기업이 미국대학교수가 연구자로 참여하는 공동연구 프로젝트에 관한 연구비 전액을 지원하는 경우에도 그 결과물에 관한 특허권을 한국기업이 단독으로 소유한다고 정할 수 없습니다. 관련 미국법에 반하는 것으로서 그 효력을 인정받기 어렵습니다. 따라서, 필요하다면 미국대학교수의 특허받을 권리를 대학에 양도한 후, 그 대학으로부터 한국기업이 그 권리를 양수하거나 라이선스를 받는 절차를 밟아야 합니다.

 

위와 같은 라이선스를 위한 조항을 공동연구 계약서에 미리 규정하는 것은 바람직합니다. 공동연구 당사자 기업에게 우선권을 부여한다는 조항의 예문은 다음과 같습니다.

 

University hereby grants to A company an exclusive option to negotiate an exclusive (subject to University’s internal right to use such Invention for research, academic and patient care purposes), royalty-bearing license to any Invention in which University has an ownership interest, provided that A company pays all patent expenses for such Invention in the event A company exercises its option. 

 

A company must exercise its option to negotiate a license to any Invention by notifying University in writing within thirty (30) days of University disclosing such Invention to A company (the “Option Period”).

 

If A company fails to timely exercise its option within the Option Period with respect to any Invention, A company’s right to negotiate a license agreement with respect to such Invention will automatically terminate, and University will be free to negotiate and enter into a license with any other party.

 

If A company timely exercises its option, the terms of the license shall be negotiated in good faith within ninety (90) days of the date such option is exercised, or within such time the parties may mutually agree in writing (the “Negotiation Period”). 

 

If, however, A company timely exercises its option, but University and A company are unable to agree upon the terms of the license during the Negotiation Period, A company’s right to license such Invention will terminate, and University will be free to enter into a license with any other party. 

 

If A company does not obtain an exclusive, royalty-bearing license to any Invention, then in accordance with applicable law, University shall grant an equivalent non-exclusive, royalty-free license to such Invention to any person requesting a license to such Invention.

 

KASAN_[공동연구계약] 미국대학교수와 공동연구(collaboration)를 하는 경우 발명 및 IP 관련 계약조

 

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작성일시 : 2018. 8. 8. 14:29
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1. 국문 계약서 대학 산학협력단 계약서 샘플

계약기술의 실시허락

(1) “산학협력단”은 “실시자”에게 본 계약의 조건에 따라 계약 지역에서 “계약기술”을 독점적으로 실시할 권리("전용실시권")를 허여한다.

(2) “실시자”는 “산학협력단”의 사전 서면동의 없이 제3자에게 본 실시권의 재실시권을 제공할 수 없다.

(3) “실시자”는 “산학협력단”의 사전 서면동의 없이 제3자에게 본 실시권을 양도할 수 없으며, 본 실시권을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없다.

 

정의 규정

“재실시”라 함은실시자가 제3자에게계약기술에 대한 실시권 또는 지식재산권을 전부 또는 일부 허여하거나 양도하는 행위를 말하고실시자로부터계약기술의 전부 또는 일부 실시허락 또는 지식재산권을 양도받거나계약제품을 제조 또는 판매할 권한을 허여 또는 양도받은 자를재실시자라 한다.

 

재실시 허락

“실시자”가 사전에 서면으로 “산학협력단”의 동의를 얻어 제3자에게 "계약기술"재실시를 허여한 경우, 3자로부터 지급받은 대가를 첨부한 표 1에 기재한 비율로 각 분배한다.

 

2. 국제 영문 계약서 - Crestor License Agreement 일부

Article 2.  Grant of Licenses 

2.1

SHIONOGI hereby grants to ZENECA, during the term of this Agreement, an exclusive license to manufacture, have manufactured, use, have used, distribute, have distributed, sell and have sold to SUBLICENSEES the COMPOUNDS and to develop, have developed, manufacture, have manufactured, use, have used, distribute, have distributed, market, have marketed, sell and have sold the LICENSED PRODUCTS in the TERRITORY under the PATENTS and KNOW-HOW.  It is the intention of both PARTIES that the COMPOUND to be principally developed and commercialized by ZENECA is S-4522.  The PARTIES understand that the provisions of this Agreement are made based upon such intention.  In the event that ZENECA intends to develop the COMPOUND(S) other than S-4522, ZENECA shall so inform SHIONOGI in writing and the PARTIES shall negotiate in good faith necessary modifications of the provisions of this Agreement including but not limited to the modifications of the provisions of Article 3.1, the DEVELOPMENT SCHEDULE stipulated in Article 3.3, the minimum royalties stipulated in Article 4.5, and the representation and warranty of SHIONOGI provided in Article 9.5.

          

2.2

ZENECA shall have the right to grant sublicenses, under the licenses granted in Article 2.1, to its AFFILIATES and to any other parties in the TERRITORY.  ZENECA hereby guarantees that all of its SUBLICENSEES will comply with all terms and conditions of this Agreement as if such SUBLICENCEES were a party to this Agreement.  ZENECA shall promptly inform SHIONOGI in writing of the name of any party to which ZENECA grants a sublicense pursuant to Article 2.2.

 

2.3

ZENECA and its AFFILIATES shall have the right to appoint distributors and/or sales agents in the TERRITORY for the sale of LICENSED PRODUCTS.  For the purpose of this Article 2.3, “distributors” shall include all parties appointed by ZENECA or its AFFILIATES to market and sell the LICENSED PRODUCTS, in circumstances where such parties do not require a sublicense under the PATENTS to carry out such marketing and sale.

 

2.4

SHIONOGI covenants that neither SHIONOGI nor any of its AFFILIATES will develop, manufacture, use, distribute, market or sell the COMPOUNDS or LICENSED PRODUCTS in the TERRITORY during the term of this Agreement.  SHIONOGI further covenants that neither SHIONOGI nor any of its AFFILIATES will, during the term of this Agreement, grant a license to any AFFILIATE or any other party to develop, have developed, manufacture, have manufactured, use, have used, distributed, have distributed, market, have marketed, sell and have sold the COMPOUNDS or LICENSED PRODUCTS in the TERRITORY under the PATENTS and KNOW-HOW.

 

3. Comments

(1) 영문 exclusive license는 독점실시권으로 번역될 수 있지만 우리나라 특허법의 전용실시권과 반드시 일치한다고는 볼 수 없습니다. 각국의 특허법에 따라 전용실시권은 그 내용이 조금씩 다를 수 있지만, 독점적 실시권을 포함한다는 점에서 독점권 실시권보다 더 넓은 개념으로 해석됩니다.

 

(2) 영문계약서에서 OEM, 위탁생산, 위탁판매 등을 고려한 "have manufactured" have ** 표현을 반복하여 삽입한 것은 바람직합니다. 법적으로는 그와 같은 명시적 문구가 없더라도 OEM 제조 등은 허용된다고 해석되지만, 명시적으로 표현이 두는 것이 더 좋습니다.

 

(3) 우리나라 특허법상 전용실시권자는 특허권자의 동의 없이 단독으로 제3자에게 통상실시권을 허여할 수 없습니다. , Licensee는 단독으로 재실시허여 (sublicense) 권한이 없습니다. 특허권자의 동의 없는 일방적 재실시 허여 및 그것에 근거한 제품생산은 특허침해로서 라이선스 계약 해지사유라는 법원판결도 있습니다.

 

(4) Licensee Licensor의 동의 받아서 제3자에게 sublicense를 허락해야 합니다. 우리나라뿐만 아니라 타 국가에서도 마찬가지입니다. 영문 License 계약서에서 보듯 별도의 조항으로 sublicense 권한을 부여하는 것이 바람직합니다. Licensor의 사전 서면동의에 해당하므로 향후 Licensee는 제3자에게 sublicense 허여 계약을 할 수 있습니다.

 

(5) Sublicense 설정계약은 독립된 계약이지만 본 License 계약을 전제로 한 것입니다. 별도의 규정을 두지 않더라도 본 계약의 존속기간 등 그 범위에 한정됩니다. 그렇지만, 영문계약처럼 "under the licenses granted in Article 2.1" 등 명시적 부종관계 표현을 두는 것이 실무입니다. 특별한 경우를 제외하고 일반적으로는 sublicense 재실시허여는 계약기술을 최대한 활용하는 방안이 될 것입니다. 처음부터 실지자의 sublicense 허여를 전제로 하고, 그 수익을 나누는 구조가 바람직합니다.

 

KASAN_[국제계약실무] 기술실시허락 Grant of License 조항 국내계약서와 국제계약서 비교 검토.pdf

 

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작성일시 : 2018. 8. 8. 13:28
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참고자료로 실제 사용되었던 당뇨병 치료제 바이오 의약기술 이전 및 공동연구개발 계약서를 살펴보겠습니다.  통상 바이오 의약품은 기술적으로 복잡한 구조와 수많은 변수 때문에 최종 의약물질로 선택될 후보를 초기에 결정하는 것이 매우 어렵습니다. 여러 가지 시험과 검증을 거쳐야만 가능합니다. 그와 같은 사정을 고려하여, 앞서 첨부한 Amylin Eli Lilly가 체결한 계약서에는 다음과 같은 option compound 조항을 계약서에 명시하였습니다.

 

Option Compound

Optionor shall include with the Option Notice, Option Compound information reasonably necessary to enable Optionee to evaluate the Option Compound.

 

(기술개발자 licensor – optionor 옵션제공자는 상대방 licensee – optionee 옵션선택권 보유자에게 기술평가를 하는데 충분한 정보를 제공해야 함)

 

Optionee shall have the sole and exclusive option to participate in the Development and Commercialization of the Option Compound by providing Optionor with written notice of its intent to exercise the option within sixty (60) days after receipt of the Option Notice.

 

(licensee – optionee 옵션 보유자는 licensor – optionor가 제공한 옵션을 행사할 수 있는 독점적 권리를 60일 동안 보유)

 

If the Option Notice is given at the time contemplated by (a)(i) above, and the Optionee elects not to exercise the option at that time, the Optionor shall provide a new Option Notice at the time contemplated by (a)(ii) above, and the Optionee shall again have a sixty (60) day period in which to exercise the Compound Option.

 

(옵션 행사기간 60일 이내에 licensee – optionee가 옵션을 행사하지 않거나 거절한 경우 licensor – optionor 권리 규정)

 

Unless otherwise agreed by the Parties, and subject to Section 9.4, no milestone payments shall be made with respect to any Option Compounds, nor shall there be any obligation to make up-front payments, stock purchases or loans related thereto.

 

(option compound 정보제공, 즉 옵션 자체에 대한 별도의 milestone payment 등 대가지급 의무는 없음. 만약 옵션을 행사하면 아래와 같이 협상을 진행하여 대가지급 등 계약조건을 기존 계약조항을 적용하는 것으로 하거나 아니면 추가 대가 지급 등 계약조건을 변경하는 등 구체적 결정한다는 조항을 둠)

 

If Optionee elects to exercise its Compound Option, then the Parties shall within sixty (60) days thereafter negotiate in good faith a collaboration agreement with respect to the Option Compound, which agreement shall:

         (i) be consistent with the provisions of this Section 9.3,

         (ii) be substantially similar to this Agreement, with such changes as are necessary to reflect the identity and role of the Party Controlling the Option Compound (e.g., for an Option Compound Controlled by Lilly, Lilly would book sales of the Option Compound and Amylin would co-promote the Option Compound in the U.S.), and

         (iii) provide that the Parties will share Operating Profits or Losses [...***...]%/[...***...]% in the U.S. and [...***...]% Lilly [...***...]% Amylin in the Territory outside the U.S.

         (iv) contain such other provisions as the Parties may agree.

 

KASAN_[기술이전옵션계약] 기술이전, 라이선스, 신약 공동연구개발계약 Collaboration Agreement

 

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작성일시 : 2018. 8. 1. 16:30
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1. Option 계약 정의

장래 계약 성립요건이 충족되는 경우 상대방 청약자의 청약 취소권을 제한하여 한쪽 당사자에게 계약체결권한을 부여하는 계약입니다. 일종의 선택권을 유보하는 조건부 계약으로, 옵션을 보유한 일방 당사자에게 상대방의 청약에 대한 승낙, 권리 취득, 추가적인 계약 체결 등의 권리를 유보하는 것입니다.

 

미국 계약법 정의는 다음과 같습니다. Option is a promise which meets the requirements for the formation of a contract and limits the promisor's power to revoke an offer." (Restatement (2nd) of Contracts § 25 (1981))

 

2. Option 계약 관련 용어 

관련 용어로서 옵션 보유자(optionee/beneficiary), 상대방(optionor/grantor), 금융거래에서 콜옵션은 특정 대상물을 만기일 전에 미리 정한 가격으로 매도자로부터 살 수 있는 권리를 보유하도록 하는 계약, 풋옵션은 특정 대상물을 만기일 전에 미리 정한 가격으로 매수자에게 팔 수 있는 권리를 보유하도록 하는 계약, 프리미엄이란 옵션 매수 대금을 의미합니다.

 

3. Option 계약의 필요성

기술이전, IP 라이선스 후 공동연구개발로 계속되는 경우 종래의 단순한 라이선스 계약 조항으로는 기술내용이 복잡, 고도화되고 기술개발에 고액의 투자를 필요로 하는 현 상황에 대응하기 어렵습니다. 특히 공동연구개발계약의 경우 마일스톤(milestone) 방식의 기존 계약 조항만으로 다양한 상황에 대응하기에는 부족합니다. 최근에는 그 해결방안으로 주된 계약내용에 Option 계약을 부가하는 형식의 계약 구조가 자주 채택되고 있습니다.

 

예를 들어, 공동연구개발계약에서 MOU 체결 + 본 계약의 마일스톤 설정 방식 채택하는 종래의 계약구조에서는 연구 진행 단계에 따라 개발비를 단계적으로 지급합니다. 해지사유가 없는 한 처음부터 개발의 완성을 전제로 한 것으로서 개발비 총액 지급이 예정되어 있습니다.

 

안정적 구조이지만, 투자자 입장에서는 불확실한 장래에 대한 상당한 리스크를 감수할 수밖에 없습니다. 반대로 투자를 받는 기술개발기업 입장에서는 법적 구속력 없는 MOU 체결 이후 본 계약으로 나아갈 때까지 불안한 지위에 놓일 뿐만 아니라 장래 기술개발결과에 대한 수익을 충분히 누릴 기회를 상실하거나 적절한 보상을 받을 기회를 상실할 리스크도 있습니다.

 

불확실한 기술개발 결과를 미리 정확하게 예상한다는 것은 불가능하므로 단계별로 그 결과를 보고 합리적 결정을 할 수 있는 가능성을 확보하는 것입니다. 불안정성은 증가하겠지만, option 조항을 합리적으로 구성한다면 어느 한쪽 당사자에 일방적으로 유리한 결과를 회피할 수 있습니다.

 

4. Option 계약 종류

- Stand-alone option 계약

  > 특정 옵션(i.e. 특정 특허에 대해 라이선싱받을 수 있는 권리에 대한 옵션)의 허여만을 계약의 내용으로 하는 형태

 

- Option and Evaluation 계약

  > 컴퓨터 소프트웨어 분야에서 흔히 사용됨

  > 일정 기간 동안 시험 사용해 보고, 라이선싱을 할 지 여부를 결정할 수 있는 권리를 유보

 

- Research Collaboration and Option 계약

   > 공동연구개발에 있어 그 결과물에 대한 특허권 등 IPR을 일방 당사자가 획득할 수 있는 권리를 유보하는 형태

   > 공동연구개발을 여러 단계로 나누어, 일방 당사자가 현재까지 진행된 공동연구개발의 결과를 심사한 후 후속 단계로 나아갈 지 여부를 결정할 수 있는 권리를 유보하는 형태 등

 

- 기타

> 라이센시가 라이센서의 개량발명에 대한 권리를 갖도록 하거나, 라이센서가 라이센시의 개량발명에 대한 권리를 갖도록 하는 조항도 일종의 Option 계약

 

5. Option 계약 사례

- 최근 자주 사용하는 대안: 옵션 계약

> 본격적 공동연구개발(또는 라이선싱) 관계를 시작하기 전에, 투자자나 라이센서가 feasibility test해보고 진행 여부를 결정할 수 있는 옵션을 부여함

 

  <사례1 - 공동연구개발을 위한 본 계약 또는 라이선싱을 위한 본 계약의 체결로 나아갈 수 있는 option을 일방에게 부여한 경우>

 

옵션 보유자가 사전에 feasibility test à 옵션 보유자가 통지(+금원지급)로써 옵션을 행사 à 다른 당사자는 옵션 계약에 구속됨 à 공동연구개발을 위한 본 계약 또는 라이선싱을 위한 본 계약을 체결할(또는 본 계약의 교섭에 응할) 의무 발생 - 공동연구개발 과정을 여러 단계로 나누고, 각 단계의 완성 시 그 결과물인 IPR을 획득할 수 있는 권리 또는 다음 단계로 진행할 수 있는 옵션을 일방 당사자에게 유보함

 

     <사례2>

     1 단계 완성 à 옵션 보유자의 연구개발 성과 심사 à 옵션 보유자가 통지(+금원지급)로써 옵션을 행사 à 다른 당사자는 옵션 계약에 구속됨 à 1단계 산출물에 관한 특허권에 대하여 실시권을 설정해 주거나 공동 출원할 의무 발생 / 2단계 개발도 옵션 보유자와의 공동연구개발로 진행해야 할 의무 발생 - 공동연구개발 과정을 여러 단계로 나누고, 각 단계의 완성 시 그 결과물인 IPR을 획득할 수 있는 권리 또는 다음 단계로 진행할 수 있는 옵션을 일방 당사자에게 유보함

 

6. Option 계약 sample

KASAN_[기술이전옵션] 기술이전 License 및 공동연구개발 Collaboration 계약에서 Option 조

 

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작성일시 : 2018. 8. 1. 15:29
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특허요건 중 신규성 판단에 있어서 미국 특허법상의 on sale bar 요건과 우리 특허법의 기술공지 요건은 다릅니다. 우리나라 판결과 실무의 확고한 입장은 비록 제품이 판매되었거나 설치되어 공중에 노출되었더라도 그것만으로 해당 기술내용이 공지되었다고 보지 않습니다. 예를 들면, 고속도로 터널위에 설치된 카메라에 포함된 기술내용이 단순 설치 운영만으로 공지되었다고는 보지 않았습니다.

 

판결사안의 의약품도 판매되었지만 평균적 기술자가 특허발명의 기술내용을 파악할 방법이 없었다면 특허발명이 공지되었다고 볼 수 없다고 보았습니다. 종래 판결과 동일한 취지입니다. 특허법원 판결요지는 다음과 같습니다.

 

선행발명 1(시판된 큐레틴정)의 공지 여부 의약품 발명의 경우 통상의 기술자가 특허발명의 출원일 또는 우선권 주장일 전에 사용할 수 있었던 분석방법을 통해 과도한 노력을 기울이지 않고 그 조성이나 성분을 알 수 없었다면 비록 공연히 판매되었더라도 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태였다고 볼 수 없다. 불특정다수인이 발명의 내용을 인식할 수 있는 상태에 놓인 점에 대해서는 이를 등록무효사유로 주장하는 자가 증명하여야 한다. 이러한 증명은 판매된 제품의 모든 성분이나 조성을 정확히 재현하는 정도에 이를 필요는 없으나 적어도 그로부터 특허발명과 대비되는 선행발명의 구성요소를 확인할 수 있을 정도여야 한다.

 

그런데 통상의 기술자에게 선행발명 1로부터 포함된 부형제의 종류 및 함량을 정성·정량 분석할 수 있는 분석법이 알려져 있었고, 이를 통해 이 사건 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 부형제의 종류 및 혼합비를 확인할 수 있었다는 점을 인정할 증거가 없다.”

 

첨부: 특허법원 2018. 1. 11. 선고 20167954 판결

특허법원 2016허7954 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018. 1. 19. 12:11
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1.    자유실시기술 관련 법리

 

특허권침해소송의 상대방이 제조 등을 하는 제품 또는 사용하는 방법이 공지의 기술만으로 이루어지거나 통상의 기술자가 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 경우에는 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다. (대법원 2004. 9. 23. 선고 200260610 판결, 대법원 2013. 9. 12. 선고 201236326 판결 등 참조)

 

2.    특허발명의 요지

 

 

3.    침해소송대상인 피고실시기술 요지 판결문의 별지 기재 참조  

 

 

4.    구체적 판단 판결요지

 

피고 실시발명이 자유실시기술에 해당하는지 대비하면 피고 실시발명은 광고정보를 전송함에 있어서 MMS를 사용하는 것도 포함하는 특징이 있으나 MMS를 이용하여 전송하는 정보를 MMS를 이용하여 전송하는 것으로 변경하는 것은 통상의 기술자라면 통상의 창작 범위 내에서 적절히 변경할 수 있는 사항에 불과하다.

 

또한 문자통화 요청에 상응하여 데이터베이스(정보 제공자 서버에 기저장된 여러 광고 정보)로부터 부가 정보(광고 정보) 및 그 부가 정보로의 연결 정보(콜백 전화번호 또는 인터넷 사이트 주소)를 추출(전송을 제어)한다는 점, 데이터베이스로부터 부가 정보를 지시하는 아이디를 추출하여 전송하는 구성, (광고 정보)로서 부가 정보 제공 장치(정보 제공자 서버)로부터 수신되어 수신자의 단말기(이동통신기기)에 발신자의 전화번호와 함께 표시(수신된 광고 정보 데이터를 디스플레이)되는 구성요소들은 각 국제공보에 개시되어 있거나 용이하게 도출할 수 있는 것이다.

 

다만 피고 실시발명은 전화 복권 당첨 결과가 부가정보에 포함되는 것인 반면, 선행발명에는 전화 복권 당첨 결과가 광고 정보에 포함되는지 여부가 명시적으로 나타나 있지 않다는 점에서 차이가 있지만, 이 또한 각 증거에 변론전체의 취지를 종합하면 정보통신정책연구원의 정기간행물에 거래기반 광고의 예로는 할인쿠폰 등이 제시되어 있고, 이 특허발명의 출원일 이전에 '전자 복권 유통 시스템 및 방법에 관한 발명에는 이동통신 단말기 문자메시지로 복권 당첨 사실을 제공하여 표시하고, 사용자의 통화 버튼 입력에 따라 그 복권 당첨에 관한 구체적인 음성 안내 정보로 연결되도록 하는 구성이 이미 개시되어 있는 사실을 인정할 수 있다.   

 

결국 피고 실시발명은 그 구성요소가 모두 선행발명에 개시되어 있거나 통상의 기술자가 선행발명에 이 사건 특허발명의 출원일 이전에 공지된 기술을 결합하여 쉽게 도출할 수 있는 것이므로, 이는 자유실시기술에 해당한다고 할 것이다.”

 

첨부: 특허법원 2017. 12. 1. 선고 20171339 판결

  특허법원 2017나1339 판결 .pdf

 

 

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작성일시 : 2017. 12. 7. 11:48
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실무상 국책과제의 사업목표 변경에 관한 다툼을 자주 봅니다. 보통 1차년도 사업결과를 보고 최초 설정한 과제의 목표를 달성하는 것이 현실적으로 불가능하다고 판단되는 경우, 2차년도 또는 그 이후 차년도 연구개발 목표를 현실적 수준으로 변경하는 과정에서 분쟁이 발생합니다.

 

먼저, 연구자 단독으로 전문기관이나 주관기관과 상의 없이 무단으로 변경하는 경우라면 그것이 위법하다는 것에 다툼이 없습니다.

 

그런데, 연구자가 주관기관이나 참여기관은 물론 전문기관의 간사 등 실무 담당자와 회의, 구두협의, 이메일 등으로 사업목표를 변경할 수 밖에 없는 사정을 설명하는 등 어느 정도 협의를 거친 경우가 문제입니다. 연구자는 그와 같은 실무협의 과정을 통해 연구개발 목표 변경에 관한 양해를 받았다고 믿고 변경된 목표를 전제로 연구개발을 진행하는 경우가 있습니다. 통상 그 결과는 최초 사업목표에 무관하거나 결과 미달하지만 변경된 목표는 달성하는 경우가 많습니다. 결론부터 말씀드리면, 특별한 사정이 없는 한 위와 같은 경우 원칙적으로 적법한 목표변경으로 인정받기 어렵습니다. 결과실패, 불성실 수행으로 참여제한 및 사업부환수라는 제재처분을 받을 가능성이 높으므로 유의해야 합니다.

 

국가연구개발사업 관련 법령과 사업협약서에서 국가연구개발사업의 사업목표 또는 내용의 변경에 대한 상당히 엄격한 규정을 두고 있습니다. 첨부한 판결에서 판시한 것처럼 연구목표의 변경이 필요한 배경이 있었음에도, 연구목표 및 내용 변경에 관한 법령과 협약서에서 정한 절차를 따르지 않았다면 적법한 변경으로 인정하지 않습니다. 실무상 상당히 엄격하게 판단한다고 보아야 할 것입니다.

 

, 주관기관에서 전문기관에 목표 변경요청서를 제출해야 하고, 이때 목표의 변경 전후 비교표 및 세부내역을 상세하게 기재한 서류를 변경승인요청서와 함께 제출해야 합니다. 전문기관의 담당간사 등 실무담당자와 전화, 회의, 또는 이메일로 설명한 것으로는 부족합니다. 특히 아래 판결사안은 연구자가 전문기관에 연구개발 목표가 변경된 사업계획서를 송부했다는 사정이 있었음에도 서울고등법원은 적법한 단계목표의 변경으로 인정하지 않았습니다.

 

첨부: 서울고등법원 2017. 10. 18. 선고 201678167 판결 서울고등법원 2016누78167 판결.pdf

 

 

 

작성일시 : 2017. 12. 5. 10:07
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통상 대학 또는 공공연구기관과 공동연구개발로 창출한 특허권은 공유가 많습니다. 특허권 공유에는 법적으로 매우 어려운 사항이 많고, 특히 미국과 같이 법제가 다른 국가에서도 동시에 특허권을 보유하면서 더욱 복잡한 문제가 많습니다. 우리나라 특허권 공유에 관련하여 실무적으로 주목할 대법원 판결을 소개해 드립니다.

 

우리나라 특허법은 특허 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 지분을 양도하거나 특허권에 대하여 전용실시권 또는 통상실시권 설정을 통한 라이선스를 할 수 없는 등 권리행사에 일정한 제약을 두고 있습니다. 이와 같은 특별규정을 둔 취지는, 각 공유자는 공유 특허발명 전체를 자유롭게 실시할 수 있고 상대 공유자에게 그 이익을 배분할 의무가 원칙적으로 없기 때문에, 누가 공유자가 되는지에 중대한 이해관계가 있습니다. 현재 공유자로부터 제3자가 특허권 지분을 양도받거나 그에 관한 실시권을 설정받는 경우 제3자가 투입하는 자본의 규모·기술 및 능력 등에 따라 경제적 효과가 현저하게 달라지게 되어 다른 공유자 지분의 경제적 가치에도 상당한 변동을 가져올 수 있기 때문에, 타 공유자의 동의를 얻도록 강제하는 것입니다.

 

본 사건에서 문제된 상황은, 특허권 공유자 상호 간에 이해관계가 대립되는 경우 등에 공유관계를 해소하려는 단계에서, 공유자에게 민법상 공유물분할청구권을 행사할 수 있는지 여부입니다. 대법원은 위 판결에서 민법상 공유물분할청구권을 인정하더라도 공유자 이외의 제3자에 의하여 다른 공유자 지분의 경제적 가치에 위와 같은 변동이 발생한다고 보기 어려워서 특허법 특별규정에 반하지 아니하고, 달리 분할청구를 금지하는 특허법 규정도 없으므로, 특허권의 공유관계에 민법상 공유물분할청구에 관한 규정이 적용될 수 있다고 판결하였습니다. 또한, 특허권은 발명실시에 대한 독점권으로서 그 대상은 형체가 없을 뿐만 아니라 각 공유자에게 특허권을 부여하는 방식의 현물분할을 인정하면 하나의 특허권이 사실상 내용이 동일한 복수의 특허권으로 증가하는 부당한 결과를 초래하게 되므로, 특허권의 성질상 그러한 현물분할은 허용되지 아니하고, 경매 등 현물매각 후 그 매각대금을 지분에 따라 분할하여야 한다고 판결하였습니다. 나아가, 이와 같은 법리는 실용신안권, 디자인권의 공유에도 마찬가지로 적용된다고 판시하였습니다.

 

정리하면, 공유자는 상호간 계약 등 특별한 사정이 없는 한 언제라도 공유 특허권에 대한 공유물분할청구를 할 수 있고, 그 분할방법은 공유특허권을 경매 등을 통해 매각하여 그 대금을 지분에 따라 분할할 수 있습니다. 실무적으로 기업과 대학이 공유하는 특허권을 기업에서 실시하지만 그 수익을 대학에 전혀 배분하지 않거나 그 배분액수에 이견이 있는 경우에, 공유자 대학에서 해당 공유 특허권 매각을 통한 이익실현을 시도할 수 있다는 의미입니다. 물론, 특허권 거래 시장이 활성화되어 공유 특허권 매매가 가능해야만 공유 특허권의 분할 문제가 현실로 닥칠 것입니다. 대학, 공공연구기관 등 NPE 입장에서는 공유 특허권의 활용방안으로 적극적으로 연구해볼 가치가 있다고 생각합니다.

 

KASAN_공유특허권 분할방법 - 매각 후 대금분할.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 10. 27. 12:00
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좋은 참고자료입니다. 2009년에 체결된 기술이전 License, R&D Collaboration Agreement Termination하면서 별도의 상세한 Termination Agreement를 다시 체결하였습니다. 그만큼 R&D Collaboration Agreement 종료는 쉽지 않다는 얘기일 것입니다.

 

공동연구개발을 핵심필수 내용으로 하는 Open Innovation 시대에는 그 시작도 중요하지만 그 Termination도 매우 중요합니다. 대형 프로젝트의 경우 연구개발 프로그램의 진행, 단계별 성과 평가 및 빠른 중단 또는 포기 결정(Early Termination)은 무엇보다 중요합니다. 그렇지 않다면 선택과 집중은 가능하지 않기 때문입니다.

 

Termination Agreement에는 SEC 제출 및 공시용으로 작성된 조기종료 배경과 핵심내용을 설명하는 자료가 첨부되어 있습니다. 양사가 체결한 Collaboration Agreement을 조기종료하는 이유로 선택과 집중전략에 따라 대상 기술이 아닌 보다 나은 것으로 평가된 기술개발 추진을 위한 것으로 밝히고 있습니다.

 

핵심내용은, Licensee 대기업 Sanofi Licensor 벤처회사 Exelixis에 주도 해지를 조건으로 $15 million (160억원)을 일시불로 지급하고, 향후 신약개발성공 및 허가 단계에서 일정액을 추가 각 지불하지만, 그 다음 상업적 판매로 인한 수익이 발생한 경우에는 반대로 Licensor 벤처회사 Exelixis에서 Licensee 대기업 Sanofi에게 running royalty 지급하는 등 수익의 일부를 나누어주는 수익배분권을 준다는 것입니다. 구체적 수치와 구조는 삭제되어 알 수 없습니다.

 

Termination의 핵심효력인 해방효(release)에 대해서도 구체적 규정을 두고 있습니다. 뿐만 아니라, 일정 범위에 대해 FTO에 해당하는 Covenant Not to Enforce 조항을 별도로 두고 있는 점도 흥미롭습니다.

 

물론 Collaboration 연구성과에 대한 공동발명 (joint invention) 및 공유특허 관계도 상세하게 규정하였습니다. 양사가 주고받은 비밀정보뿐만 아니라 공동연구성과에 대한 공개여부, 활용여부 등도 중요한 사항이기 때문에 상세한 규정을 두고 있습니다.

 

마지막으로, Termination Agreement는 양사가 2009년 체결한 License, Collaboration Agreement termination 조항에 따른 것입니다. 그렇지만, 2개의 계약서 사이에 상충되는 내용이 있을 수도 있습니다. 이와 같은 혼란이나 분쟁을 방지할 목적으로 "entire agreement" 조항에서 Termination Agreement 내용이 그 이전 계약뿐만 아니라 협상 내용 등을 포함하여 가장 우선 적용된다고 명시하였습니다. 복잡한 사안일수록 필요한 조항입니다.

 

긴 영문 계약서지만 실무적 입장에서 꼼꼼하게 살펴보면 유용한 참고자료가 될 것입니다. 잘 읽어 보고 필요할 때 example로 활용하시기 바랍니다.

 

첨부파일: Collaboration Early Termination Agreement_2011

Termination Agreement between Exelixis and Sanofi_2011_12.docx

 

 

KASAN_공동연구개발 중단 Early Termination Agreement 사례.pdf

 

 

 

작성일시 : 2017. 10. 27. 11:00
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동아일보에 "국가 R&D 성과를 개인명의 특허… 양심불량 연구원 20 적발"이란 제목으로 감사결과 발표내용을 보도하였습니다. 국책연구기관 소속 연구원들이 대학이나 기업과 국책과제 공동연구를 수행한 후, 타 기관에서 특허출원을 하면서 발명자로 연구원 이름을 넣은 경우를 적발하였다는 것입니다. 예를 들어, KIST 소속 연구원 4명이 공동연구를 했던 대학교수들이 특허를 출원하면서 연구자 이름을 넣었고, 항우연과 철도연 소속 연구원의 경우 공동연구를 진행한 기업체에서 특허를 출원하면서 연구원을 발명자로 넣어 특허 출원하였다는 보도입니다.

 

먼저, 기사제목이 감사결과 발표내용에 맞는 것인지 의문입니다. 기사 본문은 국책연구기관 소속 연구원이 국가 R&D 성과를 연구원 개인명의로 특허 출원한 것이 아니라 제3자인 대학이나 기업에서 특허 출원하는데 발명자로 올라 있다는 것입니다. 국가 R&D 성과를 연구원 개인 명의로 특허 출원한 것과는 구별해야 할 것입니다.

 

연구원이 국가 R&D 성과를 특허 출원할 발명으로 생각했다면, 발명진흥법 제12조에서 규정한 것처럼 지체 없이 소속 연구기관에 발명완성 사실을 보고해야 합니다. 공동발명이라면 연구기관에서 공동발명에 참여한 타 기관과 공동 명의로 출원해야 옳습니다. 일단, 그와 같은 보고의무를 위반하였다는 잘못이 있습니다.

 

그러나, 적극적으로 국가 R&D 성과물을 빼돌려 본인 명의로 출원한 경우와 단순히 공동발명자 또는 공동 출원인에 해당하는 제3자가 특허출원을 하면서 타 기관의 연구원을 발명자로 기재하는 경우를 동일하게 평가하기 어렵습니다. 관련 법령이나 규정에 무관심하여 소극적으로 단순 동의한 것에 불과한 경우도 많을 것입니다.

 

국가연구개발사업 관리규정 등 관련 법령에서는, 국가 R&D 성과물을 "연구책임자나 연구원의 명의로 출원하거나 등록한 경우"에는 해당 연구원에게 국책과제 참여제한 1년의 재제처분 대상으로 규정하고 있습니다. 법령문언을 엄격하게 해석하면, 단순히 발명자로만 기재된 경우라면 위 규정의 적용대상에 해당하지 않는다고 보아야 할 것입니다. 다만, 그 가담 정도가 정범에 해당할 정도인지 등 그 구체적 사정을 파악해 보고 그 정도에 따라 참여제한 등 적절한 재제처분을 할 수 있습니다.

 

국가 R&D 관련 법령은 복잡하고 다양합니다. 가장 상위법령으로 과학기술기본법, 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정이 있지만, 미래창조과학부, 산자부, 교육부, 중기청 등 각 부처에서 시행하는 다양한 국책연구사업에 관한 다양한 법령이 있습니다. 그러나, 그 법령명칭과 약간의 구체적 차이는 있지만 그 요지와 대부분 내용은 동일하거나 유사합니다. 연구원이 구체적 재제처분에 대해 그 부당함을 다투는 방법도 대동소이합니다.

 

국책연구기관 소속 연구원이나 대학소속 교수 또는 연구원 등이 해당 기관에 보고하지 않고 독자적으로 판단하여 제3자인 외부기업 또는 타 기관 명의로 출원되는 특허출원에서 발명자로 기재되면 복잡한 문제가 있습니다. 우선 (1) 종업원인 연구원은 직무발명을 완성하면 사용자인 소속 연구기관에 보고해야 할 법적 의무가 있습니다. (2) 통상 연구기관에서 직무발명 보고 및 승계 규정을 두고 있기 때문에 이와 같은 법적 의무를 위반하여 외부인과 같이 출원하는 행위는 업무상 배임행위에 해당합니다. (3) 공동발명자의 배임행위에 적극 가담하여 특허 받을 권리를 양수하여 단독 출원한 경우에는 그 권리승계의 효력을 인정할 수 없기 때문에 공동출원 규정 위반의 특허무효 사유가 있습니다. (4) 타 기관도 연구원의 업무상 배임행위에 가담한 공동불법행위자로서 민사상 손해배상책임뿐만 아니라 형사상 공범으로서의 책임 소지도 있습니다.

 

모두 직무발명을 전제로 한 것이므로, 해당 연구원이 진정한 직무발명자에 해당하는지 구체적으로 평가해 보는 것이 반드시 필요합니다. 진정한 직무발명자에 해당하지 않음에도 명목상 발명자로 올라 있다면 법적 책임과는 무관합니다. 공동연구 결과물에 대한 직무발명자 판단은 특허출원서 전체에 기재된 모든 내용을 기준할 것이 아니고, 특허청구범위에 기재된 각 청구항 발명을 기준으로 판단해야 합니다. 특허청구항 발명의 완성에 실질적 기여가 없었다면 공동연구 과제에 참여했다는 사실만으로 발명자가 되는 것은 아닙니다. 만약 직무발명자가 아니라면 법적 책임을 추궁할 근거는 없을 것입니다.

 

KASAN_국책과제 공동연구결과에 대한 타 기관명의 특허출원에 발명자로 기재된 국책연구기관 소속 연구원의 법적책임.

 

 

작성일시 : 2017. 10. 27. 10:00
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1. Option 계약 정의

 

장래 계약 성립요건이 충족되는 경우 상대방 청약자의 청약 취소권을 제한하여 한쪽 당사자에게 계약체결권한을 부여하는 계약입니다. 일종의 선택권을 유보하는 조건부 계약으로, 옵션을 보유한 일방 당사자에게 상대방의 청약에 대한 승낙, 권리 취득, 추가적인 계약 체결 등의 권리를 유보하는 것입니다.

 

미국 계약법 정의는 다음과 같습니다. Option is a promise which meets the requirements for the formation of a contract and limits the promisor's power to revoke an offer." (Restatement (2nd) of Contracts § 25 (1981))

 

2. Option 계약 관련 용어 

 

관련 용어로서 옵션 보유자(optionee/beneficiary), 상대방(optionor/grantor), 금융거래에서 콜옵션은 특정 대상물을 만기일 전에 미리 정한 가격으로 매도자로부터 살 수 있는 권리를 보유하도록 하는 계약, 풋옵션은 특정 대상물을 만기일 전에 미리 정한 가격으로 매수자에게 팔 수 있는 권리를 보유하도록 하는 계약, 프리미엄이란 옵션 매수 대금을 의미합니다.

 

3. Option 계약의 필요성

 

기술이전, IP 라이선스 후 공동연구개발로 계속되는 경우 종래의 단순한 라이선스 계약 조항으로는 기술내용이 복잡, 고도화되고 기술개발에 고액의 투자를 필요로 하는 현 상황에 대응하기 어렵습니다. 특히 공동연구개발계약의 경우 마일스톤(milestone) 방식의 기존 계약 조항만으로 다양한 상황에 대응하기에는 부족합니다. 최근에는 그 해결방안으로 주된 계약내용에 Option 계약을 부가하는 형식의 계약 구조가 자주 채택되고 있습니다.

 

예를 들어, 공동연구개발계약에서 MOU 체결 + 본 계약의 마일스톤 설정 방식 채택하는 종래의 계약구조에서는 연구 진행 단계에 따라 개발비를 단계적으로 지급합니다. 해지사유가 없는 한 처음부터 개발의 완성을 전제로 한 것으로서 개발비 총액 지급이 예정되어 있습니다.

 

안정적 구조이지만, 투자자 입장에서는 불확실한 장래에 대한 상당한 리스크를 감수할 수밖에 없습니다. 반대로 투자를 받는 기술개발기업 입장에서는 법적 구속력 없는 MOU 체결 이후 본 계약으로 나아갈 때까지 불안한 지위에 놓일 뿐만 아니라 장래 기술개발결과에 대한 수익을 충분히 누릴 기회를 상실하거나 적절한 보상을 받을 기회를 상실할 리스크도 있습니다.

 

불확실한 기술개발 결과를 미리 정확하게 예상한다는 것은 불가능하므로 단계별로 그 결과를 보고 합리적 결정을 할 수 있는 가능성을 확보하는 것입니다. 불안정성은 증가하겠지만, option 조항을 합리적으로 구성한다면 어느 한쪽 당사자에 일방적으로 유리한 결과를 회피할 수 있습니다.

 

4. Option 계약 종류

 

- Stand-alone option 계약

  > 특정 옵션(i.e. 특정 특허에 대해 라이선싱받을 수 있는 권리에 대한 옵션)의 허여만을 계약의 내용으로 하는 형태

 

- Option and Evaluation 계약

  > 컴퓨터 소프트웨어 분야에서 흔히 사용됨

  > 일정 기간 동안 시험 사용해 보고, 라이선싱을 할 지 여부를 결정할 수 있는 권리를 유보

 

- Research Collaboration and Option 계약

   > 공동연구개발에 있어 그 결과물에 대한 특허권 등 IPR을 일방 당사자가 획득할 수 있는 권리를 유보하는 형태

   > 공동연구개발을 여러 단계로 나누어, 일방 당사자가 현재까지 진행된 공동연구개발의 결과를 심사한 후 후속 단계로 나아갈 지 여부를 결정할 수 있는 권리를 유보하는 형태 등

 

- 기타

> 라이센시가 라이센서의 개량발명에 대한 권리를 갖도록 하거나, 라이센서가 라이센시의 개량발명에 대한 권리를 갖도록 하는 조항도 일종의 Option 계약

 

5. Option 계약 사례

 

- 최근 자주 사용하는 대안: 옵션 계약

> 본격적 공동연구개발(또는 라이선싱) 관계를 시작하기 전에, 투자자나 라이센서가 feasibility test해보고 진행 여부를 결정할 수 있는 옵션을 부여함

 

  <사례1 - 공동연구개발을 위한 본 계약 또는 라이선싱을 위한 본 계약의 체결로 나아갈 수 있는 option을 일방에게 부여한 경우>

 

옵션 보유자가 사전에 feasibility test -> 옵션 보유자가 통지(+금원지급)로써 옵션을 행사 -> 다른 당사자는 옵션 계약에 구속됨 -> 공동연구개발을 위한 본 계약 또는 라이선싱을 위한 본 계약을 체결할(또는 본 계약의 교섭에 응할) 의무 발생 > 공동연구개발 과정을 여러 단계로 나누고, 각 단계의 완성시 그 결과물인 IPR을 획득할 수 있는 권리 또는 다음 단계로 진행할 수 있는 옵션을 일방 당사자에게 유보함

 

     <사례2>

     1 단계 완성 -> 옵션 보유자의 연구개발 성과 심사 -> 옵션 보유자가 통지(+금원지급)로써 옵션을 행사 -> 다른 당사자는 옵션 계약에 구속됨 -> 1단계 산출물에 관한 특허권에 대하여 실시권을 설정해 주거나 공동 출원할 의무 발생 / 2단계 개발도 옵션 보유자와의 공동연구개발로 진행해야 할 의무 발생 > 공동연구개발 과정을 여러 단계로 나누고, 각 단계의 완성시 그 결과물인 IPR을 획득할 수 있는 권리 또는 다음 단계로 진행할 수 있는 옵션을 일방 당사자에게 유보함

 

6. Option 계약 sample

 

 

 

KASAN_공동연구개발 Collaboration 계약의 Option 조항.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 10. 27. 09:00
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기술이전, 라이선스 또는 기술협력 과정에서 해당 기술내용이 지식재산권으로 보호되고 있음을 분명하게 표시되면 기술탈취 분쟁을 예방하는데 유리합니다. 기술내용 공개 후 기술이전이나 기술협력이 결렬되고 상대방에 의한 기술탈취가 의심되는 경우에도 확보한 지식재산권이 없다면 권리구제를 받을 가능성이 매우 낮습니다. 앞 글에서 설명한 것처럼, 지식재산권이 있는 경우에도 1,2건의 등록특허 등 취약한 지식재산권 포트폴리오만을 믿다가 권리보호에 실패하는 경우가 많습니다. 소송비용만 쓰고 속병만 앓는 경우도 드물지 않습니다.

 

기술탈취에 대한 대응수단으로는 영업비밀 보호제도가 상당히 유용합니다. 영업비밀을 활용하여 상대방이 방어하기 어려운 대응전략을 구사할 여지가 많습니다. 그런데 영업비밀은 장점도 있지만, 권리주장자가 그 존재 및 범위를 먼저 명확하게 입증한 후 기술탈취 행위로 침해했다는 사실도 주장, 입증해야 하는 부담이 있습니다.

 

영업비밀보호센터에서 운영하는 원본증명 서비스를 이용하면 적은 비용으로 쉽고 간편하게 영업비밀 대상기술의 범위, 존재, 시점, 보유사실 등을 입증할 수 있습니다. 실무적으로 매우 효과적입니다. 자세한 내용은 아래 홈페이지에서 알 수 있습니다. 원본등록 비용은 원칙적으로 문서 1건당 1만원이지만, 올해부터 중소기업, 벤처, 개인기업 등은 70% 감면혜택을 부여하여 3000원에 해결할 수 있습니다.

 

영업비밀 원본증명 웹사이트 https://www.tradesecret.or.kr/kipi/web/serviceIntro.do

 

기술자료 원본증명은 기술탈취에 대한 대응방안 이외에도 라이선스 협상 등에서 협상개시 당시 본인이 보유한 기술범위를 확정할 수 있어 상대방이 제공한 기술범위에 관련된 분쟁을 예방하는 등 다양한 활용방안이 있습니다. 적극적으로 활용해 보시기 바랍니다.

 

참고로, 원본등록 및 원본증명에 관한 개요를 표시한 그림을 아래와 같이 인용합니다.

 

 

 

 

 

 

 

KASAN_공동연구개발 시작 전 영업비밀 기술자료의 원본등록.pdf

 

 

 

작성일시 : 2017. 10. 27. 08:00
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1.  계약자유의 원칙상 각 당사자는 그 의사에 따라 계약을 체결하거나 하지 않을 자유가 있습니다. 각자 책임으로 계약 관련 비용도 부담하는 것이 원칙입니다. 계약이 성립된 경우에만 비로소 계약상 책임이 발생합니다. 계약협상 후 계약체결을 거절할 수 있지만 예외적으로 그 과정에서 불법행위 성립이 인정되면 불법행위로 인한 손해배상 책임을 인정할 수 있습니다. 그러나 일방이 교섭단계에서 계약이 확실하게 체결되리라는 정당한 기대 내지 신뢰를 부여하여 상대방이 그 신뢰에 따라 행동하였음에도 상당한 이유 없이 계약의 체결을 거부하여 손해를 입혔다면 이는 신의성실의 원칙에 비추어 볼 때 계약자유 원칙의 한계를 넘는 위법한 행위로서 불법행위를 구성합니다(대법원 2001. 6. 15. 선고 9940418 판결). 계약자유 원칙의 한계를 넘는 위법한 행위로서 불법행위를 구성한다는 취지입니다. 다만, 계약자유의 원칙에 대한 예외적 책임이므로 엄격하게 제한적으로 적용합니다.

 

2.  또한, 당사자는 계약내용을 자유롭게 정할 수 있지만, 일정한 한계를 벗어나면 민법 제103조 위반으로 무효입니다. 여기서 계약무효 사유인 ‘반사회질서의 법률행위’는 법률행위의 목적인 권리의무의 내용이 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반되는 경우뿐만 아니라, 그 내용 자체는 반사회질서적인 것이 아니라고 하여도 법적으로 이를 강제하거나 법률행위에 사회질서의 근간에 반하는 조건 또는 금전적인 대가가 결부됨으로써 그 법률행위가 반사회질서적 성질을 띠게 되는 경우 및 표시되거나 상대방에게 알려진 법률행위의 동기가 반사회질서적인 경우를 포함합니다(대법원 2009. 9. 10. 선고 200937251 판결).

 

3.  계약위반에 따른 손해배상은 통상손해를 그 한도로 합니다. 후속 개발일정 지연에 따른 손해 등은 특별손해로, 민법 제393조 제2항 “특별한 사정으로 인한 손해는 채무자가 이를 알았거나 알 수 있었을 때에 한하여 배상의 책임이 있다”에 따라 매우 제한적으로 인정됩니다. 다만, 특별손해 배상책임에 대한 요건으로서 채무자의 예견가능성은 채권성립시가 아니라 채무불이행시를 기준으로 판단하고(대법원 1985. 9. 10. 선고 841532 판결), 그 예견 대상이 되는 것은 그와 같은 특별한 사정의 존재만이고 그러한 사정에 의하여 발생한 손해의 액수까지 알았거나 알 수 있어야 하는 것은 아닙니다(대법원 2002. 10. 25. 선고 200223598 판결).

 

4.  다양한 이유로 독점계약을 체결합니다. 그런데, 독점계약은 유익한 점도 많지만 단점도 많습니다. 독점계약 체결 후 상황이 최초 예상과 달리 전개될 경우 당사자가 부담할 Risk가 크고 계약상 융통성이 거의 없기 때문에 그 해결도 어렵습니다. 따라서 독점계약은 체결할 때부터 관련 Risk를 두루 점검해보고 그 해결방안을 계약서에 포함시키는 것이 좋습니다. 예를 들어, 특허기술의 독점실시를 위한 특허권 전용실시권 설정 라이선스 계약이라면 실시자 licensee에게 최소 제조 및 판매수량 또는 최소 로열티 지급액 등을 미리 설정해 두어야 합니다. 전용실시권 설정으로 특허권자 자신도 실시할 수 없을 뿐만 아니라 제3자 실시허락도 불가능하기 때문에, 특허권자 licensor는 수익을 전혀 얻을 수 없는 상황에 처할 수도 있습니다.

 

5.  특허기술의 독점실시 라이선스 계약뿐만 아니라 공동개발 및 독점공급계약이나 독점판매 계약에서도 유사한 Risk가 있습니다. 원료에 대한 독점공급계약을 체결하였으나 그 공급가격이 너무 비싸서 최종 제품의 경쟁력을 확보할 수 없는 경우도 있습니다. 특히 제3자로부터 훨씬 낮은 가격에 동일한 원료를 공급받을 수 있다면 그 부담은 더욱 커질 것입니다. 그와 같은 경우 독점계약관계를 비독점 계약관계로 전환할 수 있다는 조건을 미리 둔다면 관련 문제를 쉽게 해결할 수 있습니다.

 

6.  계약서에 기술보증을 요구하는 경우 그 책임범위가 문제됩니다. 대법원은 최근 계약체결 당시 상대방이 진술 및 보증조항의 위반사실을 이미 알고 있었다고 해도 계약서의 보증조항의 효력을 함부로 부정할 수 없다고 판결하였습니다. 서울고등법원 판결에서, ‘계약체결 당시 상대방이 이미 진술 및 보증 조항의 위반사실을 알고 있었고, 계약협상 및 가격산정에 반영할 수 있었음에도 방치하였다가 이후 위반사실이 존재한다는 사정을 들어 손해배상 책임을 묻는 것은 공평의 이념 및 신의칙상 허용될 수 없다’고 판결한 것을 뒤집은 것입니다. 일단 진술 및 보증조항에 동의하고, 나중에 가서 해결하는 것은 어렵습니다.

 

7.  현실적으로 가장 합리적인 보증방안은 보증을 하는 당사자에게 관련 사항에 대한 사전조사 및 검토를 요구하고, 그 결과 이상이 없다는 점을 보증하게 하는 것입니다. 보증자가 성실한 조사 및 검토를 한다는 부담을 안고, 그 결과 알고 있는 범위 내에서 보증책임을 부담하는 것입니다. , 자신도 모르고 있었거나 알 수도 없었던 사실에 대해까지 추후 무조건 책임을 묻는다는 것은 비현실적이고 비합리적입니다. 이와 같은 한계설정 방안을 "knowledge qualifier qualification"이라고 합니다. 예문 - "기술을 이전하는 "", 갑이 아는 범위 내에서 계약 기술이 제3자의 권리를 침해하지 않는다는 점을 보증한다."

 

8.  특허권 전용실시 계약을 체결하면서 특허권자 회사에 대해 “귀사의 승낙 없이 특허를 임의대로 사용하지 않겠다”는 제한조항을 넣었으나, 특허등록원부에 전용실시권 등록을 하면서 계약상 제한사항은 등록하지 않았습니다. 대법원은 전용실시권 설정계약상의 제한사항을 등록하지 않은 경우, 그 제한을 위반하여 특허발명을 실시하여도 계약위반은 성립하지만 특허침해는 성립하지 않는다고 판결하였습니다. 전용실시권 관련 제한사항은 특허등록원부에 등록해야만 그 온전한 효력을 인정받습니다.

 

9.  기술이전 License, Collaboration Agreement 실무에서 기술보유자 licensor는 자금 압박 때문에 당장 눈앞에 보이는 royalty 금액을 가장 중시하기 마련입니다. 그러나 장기적 관점에서 보면, 해당 기술뿐만 아니라 모든 연구개발정보, 경험, 축적된 knowhow, patent portfolio, 연구인력 등을 포함한 회사 전체를 M&A로 매각할 때 가장 큰 가치를 얻을 수 있습니다. 기술개발이 잘 진행되면 M&A로 훨씬 더 높은 가격으로 거래할 기회가 있다는 점을 염두에 두어야 할 것입니다. M&A 매수회사로서는 존재하는 license contract 존재에도 불구하고 그 기술의 상업적 개발로 인해 충분한 이익을 거둘 수 있어야만 합니다. 당시 기술이전 License, collaboration Agreement에서 상황에 따라 선택할 수 있는 option contract, opt in 조항을 두어 향후 제품 개발과 판매에 참여할 수 있는 권리, 이익 분배권, 사업활동 자유의 범위, change of control 등 장래 권리를 확보하고 있다면 높은 가치를 받을 수 있을 것입니다.

 

10.  License 후 공동연구개발을 진행하지만 완료까지 오랜 기간이 소요되는 경우, 기술보유 licensor 벤처회사가 투자유치 또는 M&A 등으로 지배권 변동이 발생하기도 합니다. Licensee 경쟁회사에서 licensor 회사를 M&A하는 경우는 물론, 제품라인이 중복되거나 연구개발전략이 전혀 달리하는 등 다양한 사유로 collaboration 관계를 지속하기 어려운 상황을 맞기도 합니다. 이와 같은 상황에 대비하여 처리방안을 규정한 계약조항을 미리 두는 것이 필요할 것입니다.

 

KASAN_공동연구개발 관련 계약분쟁 실무적 포인트.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 10. 27. 07:00
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-- 미국 특허법상 공동발명자 결정기준 및 공동발명자를 누락한 경우 특허무효, 효력상실 등 치명적 결과를 초래한 사례 미국 Ethicon 판결 --   

 

미국 특허법은 별도의 특약이 없는 한 공유자는 다른 공유자의 동의 없이 자유로이 지분을 양도할 수 있고, 통상실시권 설정을 할 수 있으며, 이 경우 다른 공유자에게 수익을 배분해줄 의무도 없습니다. 우리나라 특허법과 근본적으로 다른 입장입니다. 따라서, 특약이 없으면 다른 공유자의 경쟁사에게도 지분양도, 통상실시권 설정 등을 해줄 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 실제 제약회사 Schering이 경쟁회사 AstraZeneca에 특허침해소송을 제기하였으나 공유자가 피고에게 통상실시권을 허여함으로써 특허권 행사가 무산된 사례도 있습니다. 우리나라 특허법에서는 공유자의 동의 없이는 이와 같은 라이선스 허용은 가능하지 않습니다.

 

한편, 미국 특허법뿐만 아니라 우리나라 특허법에서도 공동발명자 중 1인이 전체 발명 중 극히 일부 청구항에만 기여한 경우에도 전체 특허권에 대한 공유특허권자로서의 권리를 행사할 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 따라서 미국 회사 또는 연구기관과 공동연구개발을 추진하는 경우 반드시 우리나라 특허법뿐만 아니라 미국 특허법을 고려한 특약 조항을 둘 필요가 있습니다.

 

저희 사무소에서는 실제 미국에서 발생한 공동발명 관련 분쟁사례를 살펴보면서 참고할 점을 검토하는 세미나를 개최하였습니다. 내시경 수술기기 발명을 한 유명한 한국인 의사이자 발명가로부터 J&J 의료기기 분야 계열사인 Ethicon가 라이선스를 체결한 후 제기한 특허소송에서 공동발명자 누락이 문제된 사안입니다. 50개 청구항 중 2항만 공동발명에 해당하고. 또한 특허침해소송에서 해당 청구항은 침해와 관련이 없었지만, 최종적으로 공동발명자 문제로 인해 전체 특허권 행사가 무산된 유명한 판결입니다. 세미나 자료를 실무자들이 참고할 수 있도록 올려드립니다.

 

*첨부파일: 미국 특허법상 공동발명자 판단기준 및 공유특허권자의 권리 - Ethicon v. USSC 사례

미국 Ethicon_발표자료.pdf

[질문 또는 담신청 입력하기]

작성일시 : 2014. 2. 25. 17:02
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