1.    디자인권리자의 주장 및 쟁점

 

등록디자인의 출원 전에 공지된 디자인에 해당하더라도, 해당 디자인은 출원인으로부터 유래한 것으로서 디자인보호 법 제36조 제1항에 기하여 신규성 상실의 예외에 해당하는 디자인이므로, 이를 기초로 자유실시디자인 항변을 할 수 없다고 주장.

 

2.    특허법원 판결 요지

 

신규성 상실의 예외 공지디자인에 기초한 제3자의 자유실시디자인 항변은 허용된다.

 

신규성 상실 예외 규정은디자인 등록의 요건판단에 있어서 공지 디자인이 공지된 것으로 보지 않겠다는 것으로 명시하고 있을 뿐이다.

 

디자인등록출원 이전 이미 공공의 영역에 놓인 디자인은, 출원자 스스로에 의한 공지를 포함하여, 누군가의 독점권의 대상이 될 수 없고 모든 이에 의하여 자유롭게 실시될 수 있어야 함이 원칙이다(디자인보호법 제33조 제1, 2).

 

그러나 이러한 신규성, 창작비용이성에 관한 원칙을 디자인등록에 있어 너무 엄격하게 적용하면 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자에게 지나치게 가혹하여 형평성을 잃게 되거나 산업의 발전을 도모하는 디자인보호법의 취지에 맞지 않는 경우가 생길 수 있으므로, ‘3자의 권익을 해치지 않는 범위 내에서등록 여부 및 등록의 유효성 판단에있어 예외규정을 둔 것이다(대법원 2017. 1. 12. 선고 20141341 판결 참조).

 

신규성 상실 예외가 그 공지디자인에 기한 자유실시디자인 항변까지 불가능하게 한다면 이는 제3자의 이익을 해하지 않는 한도에서 형평을 도모하기 위해 위 예외규정을 도입한 취지에 반하게 된다. 특히 현행 디자인보호법은 위와 같은 예외를 인정받을 수 있는 시기를 디자인등록무효심판에 대한 답변서를 제출할 때까지 가능한 것으로 규정하여 그 절차적 요건을 충족시킬 수 있는 시간적 범위를 매우 확장시키고 있는 바, 이와 같은 경우 제3자의 이익을 해할 개연성은 더 높아질 수 있다.

 

자유실시디자인의 법리는 합리적인 분쟁해결을 위해 대비대상을 공지디자인과 확인대상디자인으로 할 뿐 등록디자인을 대비의 대상 자체로 삼지 아니한다. 그런데 원고 주장과 같은 견해에 의할 경우, 해당 공지디자인이등록디자인과의 관계에서 법문상 등록디자인의 신규성, 창작비용이성 판단에 대한 예외 허용을 위한 각 요건을 갖추었는지를 우선적으로 판단하여야 하므로, 위와 같은 자유실시디자인 항변을 허용하는 취지에도 부합하지 않는다.

 

첨부: 특허법원 2021. 5. 7. 선고 20205412 판결

특허법원 2021. 5. 7. 선고 2020허5412 판결.pdf
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KASAN_자유실시디자인, 자유실시기술 판단기준 – 신규성상실 예외 적용대상 공지도 포함 특허법원 2021. 5. 7. 선고 2020허5412 판결.pdf
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작성일시 : 2021. 8. 17. 17:00
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1. 디자인 보호법 33(디자인등록의 요건)

 

① 공업상 이용할 수 있는 디자인으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 디자인에 대하여 디자인등록을 받을 수 있다.

1. 디자인등록출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 디자인

2. 디자인등록출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 기통신회선을 통하여 공중(공중)이 이용할 수 있게 된 디자인

3. 1호 또는 제2호에 해당하는 디자인과 유사한 디자인

② 디자인등록출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 다음 각 호의 어느 하나에 따라 쉽게 창작할 수 있는 디자인(1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 디자인은 제외한다)은 제1항에도 불구하고 디자인등록을 받을 수 없다.

1. 1항제1호ㆍ제2호에 해당하는 디자인 또는 이들의 결합

2. 국내 또는 국외에서 널리 알려진 형상ㆍ모양ㆍ색채 또는 이들의 결합

 

2. 디자인보호법 제33조 제1항 제3호 해당 여부 유사여부 판단 관련 법리

 

디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비ㆍ관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지 여부에 따라 판단하여야 하므로, 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 하고(대법원 2006. 9. 8. 선고 20052274 판결 참조),

 

그 구성요소 중 공지의 형상 부분이 있다고 하여도 그것이 특별한 심미감을 불러일으키는 요소가 되지 못하는 것이 아닌 한 그것까지 포함하여 전체로서 관찰하여 느껴지는 장식적 심미감에 따라 판단하여야 한다(대법원 2009. 1. 30. 선고 20074830 판결, 대법원 2012. 4. 26. 선고 20112787 판결 등 참조)

 

한편 양 디자인의 공통되는 부분이 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상인 경우에는 그 중요도를 낮게 평가하여야 하므로 이러한 부분들이 유사하다는 사정만으로 곧바로 양 디자인이 서로 유사하다고 할 수 없다. 그러나 물품의 기능을 확보할 수 있는 선택 가능한 대체 형상이 존재하는 경우에는 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상이 아니므로, 이 경우 단순히 기능과 관련된 형상이라는 이유만으로 디자인의 유사 여부 판단에 있어서 그 중요도를 낮게 평가하여서는 아니 된다(대법원 2020. 9. 3. 선고 20161710 판결 참조)

 

3. 디자인보호법 제33조 제2항 제1호 해당 여부 용이창작 판단 관련 법리

 

디자인보호법 제33조 제2항의 취지는, 공지디자인의 형상ㆍ모양ㆍ색채 또는 이들의 결합(이하공지형태라 한다)이나 국내외에서 널리 알려진 형상ㆍ모양ㆍ색채 또는 이들의 결합(이하주지형태라 한다)을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 아니한 상업적ㆍ기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법으로 변경ㆍ조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인은 통상의 디자이너가 용이하게 창작할 수 있는 것이어서 디자인등록을 받을 수 없다는 데 있다.

 

또한, 공지형태나 주지형태를 서로 결합하거나 그 결합된 형태를 위와 같이 변형ㆍ변경 또는 전용한 경우에도 창작수준이 낮은 디자인에 해당할 수 있는데, 창작수준을 판단할 때는 공지디자인의 대상 물품이나 주지형태의 알려진 분야, 공지디자인이나 주지형태의 외관적 특징들의 관련성, 해당 디자인 분야의 일반적 경향 등에 비추어 통상의 디자이너가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있는지를 함께 살펴보아야 한다(대법원 2016. 3. 10. 선고 20132613 판결 등 참조).

 

4. 구체적 사안의 판단 용이창작 불인정

 

. 등록무효 심판청구인(원고)의 주장요지

 

등록무효 사유 주장 - 이 사건 등록디자인은 선행디자인 1 내지 3, 5, 6과 유사하여 디자인보호법 제33조 제1항 제3호에 해당하고, 통상의 디자이너가 선행디자인 1 내지 3, 5, 6으로부터 쉽게 창작할 수 있는 디자인에 해당하여 디자인보호법 제33조 제2항 제1호에도 해당한다.

 

. 특허법원 판결요지

 

이 사건 등록디자인이 통상의 디자이너가 선행디자인들을 결합하여 거의 그대로 모방 또는 전용하는 수준이라거나, 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 아니하는 상업적 기능적 변형에 해당한다고 보기 어렵다.

 

나아가 위와 같은 차이점들에다가, 특히 통공 입구측의 확관부 및 그와 연이어진 수직 걸림턱의 외주면이 둥근 형태는 선행디자인들에서는 전혀 발견할 수 없고 이 사건 등록디자인에서 처음 채택한 것으로 보이는 점 등까지 더하여 보면, 이 사건 등록디자인이 가지는 앞서 본 차이점들을 해당 디자인 분야에서 흔한 창작수법 또는 표현방법으로 기존의 디자인을 변경조합 또는 전용한 것이라거나, 통상의 디자이너가 선행디자인들을 결합하여 용이하게 창작할 수 있을 정도로 창작수준이 낮은 것이라고 볼 수도 없다.

 

첨부: 특허법원 2021. 6. 10. 선고 20206552 판결

 

KASAN_디자인 등록요건, 유사판단, 용이창작 판단 – 등록무효 심판 특허법원 2021. 6. 10. 선고 2020허6552 판결.pdf
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특허법원 2021. 6. 10. 선고 2020허6552 판결.pdf
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작성일시 : 2021. 8. 17. 11:00
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