1. 특허권자의 특허침해 주장 및 권리범위확인심판 진행 경위

 

소멸시효 항변에 관하여 보면, ①원고 특허권자는 2011. 2. 21. 2011. 3. 22. 피고에게 피고제품의 생산, 판매 등에 관하여 제1, 2차 경고장을 보낸 사실, ②피고가 2011. 3. 4. 2011. 4. 1. 위 각 경고장에 관하여 원고에게 위 실시제품이 1항 발명의 권리범위에 속하지 않는다고 답변한 사실, ③이에 원고가 2011. 10. 17. 피고제품에 관한 구성을 확인대상발명으로 삼아 1항 발명에 관한 적극적 권리범위확인심판을 청구하여 2012. 4. 27. 원고의 청구를 인용하는 심결을 받은 사실 및 위 심결이 2012. 5. 31. 확정된 사실을 인정할 수 있다.

 

2. 특허법원 판결요지 소멸시효 3년 관련 판단

 

특허권자 원고는 위 적극적 권리범위확인심판에 관한 인용심결의 확정일인 2012. 5. 31.경 피고의 피고제품의 생산, 판매, 대여 행위가 원고의 1항 발명에 관한 특허권을 침해하는 불법행위로서 피고를 상대로 손해배상을 청구할 수 있다는 사실을 현실적이고 구체적으로 인식하였다고 봄이 타당하다.

 

따라서 이 사건 소 제기일인 2016. 5. 4.로부터 역산하여 3년이 경과한 2013. 5. 3. 이전에 발생한 원고의 피고에 대한 피고제품의 이 사건 특허권 침해로 인한 손해배상청구권은 이미 시효로 소멸하였다. 따라서 피고의 소멸시효 항변은 이유 있다.

 

3. 특허침해자의 부당이득반환 의무 및 범위

 

원고는 피고가 이 사건 특허권을 침해하는 제품을 생산하여 판매, 임대, 바이백 등의 방식으로 수익을 얻었는데, 이러한 피고의 수익은 법률상 정당한 권원이 없는 수익이므로 피고는 원고에 대하여 민법 제741조에 기한 부당이득반환의무를 가진다고 주장한다.

 

앞에서 본 바와 같이, 피고는 위 기간 동안 피고제품을 무단으로 실시함으로써 법률상 원인 없이 이익을 얻고, 이로 인하여 원고가 손해를 입게 하였으므로, 원고에게 그 부당이득을 반환할 의무가 있다.

 

부당이득의 반환의 경우 수익자가 반환하여야 할 이득의 범위는 손실자가 입은 손해의 범위에 한정되고, 수익자의 이득이 손실자의 손해보다 적을 때에는 이득액만을 반환하면 된다.

 

피고가 얻은 이익에 관하여 보건대, 피고가 위 침해기간 동안 제1 피고제품을 실시하여 얻은 영업이익에는 원고의 이 사건 특허권 외에 피고의 자본과 신용, 영업능력, 선전광고, 브랜드, 지명도, 시장 상황 등 다른 요인들에 의해 발생한 부분이 혼재되어 있으므로, 위와 같이 이 사건 특허권과 다른 요인들의 각각의 기여 정도와 금액에 관한 주장과 증명이 없는 이상, 피고의 영업이익 전부를 이 사건 특허권 침해로 인한 피고의 부당이득으로 인정할 수 없고, 피고는 원고와 적법하게 이 사건 특허권에 관한 실시계약을 체결하였을 경우 원고에게 지급하였을 실시료 상당액을 법률상 원인 없이 취득한 것으로 봄이 타당하다.

 

증거에 의하면, 피고가 2011년부터 2012. 4. 26.까지 제1 피고제품을 생산, 판매, 대여 등을 한 행위로 인하여 얻은 매출액은 합계 152,112,960원인 사실이 인정된다. 또한특허청과 한국지식재산연구원이 2017. 12.에 발간한지식재산분쟁 현황조사 연구국내 특허 라이선스 실태조사에서 1항 발명이 속한 건설업 관련 특허의 업종별 및 기술유형별 평균 실시료율은업종 분류로는 약 6.2%, ‘기술유형별 분류로는 약 5.6%인 점, ②산업통상자원부에서 발간한 기술가치평가 실무가이드(2017. 12.)에 의하면, 어스앵커 브라켓의 제조와 관련된기타 기계 및 장비 제조업의 평균 로열티율은 평균 3.4%이고, 한국과학기술정보연구원이 기술 또는 특허의 경제적 가치를 평가할 목적으로 구현한 온라인 기술가치평가시스템 스타-밸류 5.0에서 제공하는 업종별 로열티율 정보에 의하면, ‘기타 기계 및 장비 제조업의 경상 로열티율은 평균 3.7%인 점 등을 종합하면, 이 사건 특허권에 관한 실시료율은 5%로 봄이 타당하다. 따라서 피고는 원고에게 피고제품과 관련하여 이 사건 특허권의 무단 사용으로 인한 부당이득으로 7,605,648(= 152,112,960 × 5%) 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

 

첨부: 특허법원 2019. 10. 2. 선고 20172585 판결

특허법원 2019. 10. 2. 선고 2017나2585 판결 .pdf

KASAN_특허침해로 인한 손해배상청구권의 소멸시효 3년의 기산일 – 경고장 X, 적극적 권리범위확인심판의 청구일

 

[질문 또는 상담신청 입력하기]

 

 

작성일시 : 2020. 1. 13. 14:20
Trackback 0 : Comment 0   댓글달기

댓글을 달아 주세요


 

 

 

사용자에게 무상의 통상실시권을 넘어선 독점적 이익이 있어야 직무발명보상청구권 인정됨 + 직무발명보상을 구하는 직무발명자에게 사용자의 독점적 이익에 관한 입증책임 있음  

 

 

사용자의 관련 특허, 실용신안, 디자인 등록 다수 존재 + 시장에 활용가능한 대체품 및 대체 기술 다수 존재함 + 대상 직무발명 특허권은 연차료 불납으로 이미 소멸 + 특허소멸 전후 사용자의 매출 변화 또는 수익 감소 등 부정적 영향 없음 à 직무발명특허의 독점적 이익 불인정

 

 

 

첨부: 서울중앙지방법원 2017. 7. 21. 선고 2015가합3186 판결

서울중앙지방법원 2015가합3186 판결.pdf

KASAN_[직무발명보상청구소송] 사용자 자기실시 상황에서 독점적 이익 불인정 직무발명보상 의무 불인정 서울중앙

 

[질문 또는 상담신청 입력하기]

 

 

작성일시 : 2017. 12. 29. 16:04
Trackback 0 : Comment 0   댓글달기

댓글을 달아 주세요


 

 

 

보상금 = ① 이 사건 직무발명으로 인한 피고 등의 이익액(피고 등 제품 매출액 × 가상 실시료율 × 독점권 기여율) × ② 종업원(발명자들)의 공헌도(1 - 사용자 공헌도) × ③ 발명자들 사이 원고 기여율

 

이 사건 직무발명으로 피고 등이 얻을 이익액은 2,068,051,756(= 피고 등 제품 매출액 689,350,585,341 × 가상 실시료율 2% × 독점권 기여율 15%, 원 미만 버림) 상당이 된다. 다음으로 제반 사정을 종합하여 보면 종업원의 공헌도는 25%, 원고의 기여율은 50%로 봄이 상당하다. 따라서 원고의 정당한 직무발명보상금은 258,506,469[= 피고 등의 이익액 2,068,051,756 × 종업원(발명자들) 공헌도 25% × 원고의 기여율 50%]이 된다.”

 

comment : 매출액에 곱하는 여러 factor 중 독점권 기여율이 실무상 가장 난해하다고 생각합니다. 해당 안건에서 독점권 기여율을 15%로 본 판결이유(17~ 19)을 꼼꼼하게 읽어 보시기 바랍니다. 특허법원은 사용자의 기존 시장에서 독점적 지위를 갖고 있었던 경우 그로 인한 기여 부분이 매우 클 것임이 경험칙상 명백한데, 이 사건 사용자 회사의 기존 시장점유율이 48%로 매우 높다는 점을 감안하였다고 밝히고 있습니다. 그와 같은 이 사안 특유의 구체적 사정을 감안하여 독점권 기여율을 다소 낮은 15%(참고로 50%로 인정한 선행 판결례 있음)로 결정한 것으로 보입니다.

 

첨부: 특허법원 2017. 11. 30. 선고 20161899 판결

특허법원 2016나1899 판결 .pdf

KASAN_[직무발명보상금청구소송] 새로운 특성의 금속합금 및 제조방법 직무발명 사용자 실시매출발생 직무발명

 

[질문 또는 상담신청 입력하기]

 

 

작성일시 : 2017. 12. 21. 14:12
Trackback 0 : Comment 0   댓글달기

댓글을 달아 주세요


 

 

 

 

직무발명보상금청구권은 채권이고, 따라서 일반 채권의 소멸시효 10년이 경과하면 더 이상 행사할 수 없습니다. 그런데 특허권존속기간이 출원일부터 20, 특히 의약, 농약과 같이 존속기간연장대상인 경우 25년인 것과 비교하면, 직무발명보상금청구권은 10년이 지나면 더 이상 행사할 수 없기 때문에 특허의 후반상황을 반영하기 어렵다는 문제가 있습니다. 의약발명특허는 직무발명 승계일로부터 10년을 지나서 특허등록이 되는 경우도 있고, 20년에 더해 연장된 특허존속기간이 5년인 경우도 자주 있을 뿐만 아니라 직무발명을 실시하는 제품의 발매시기도 출원일부터 10년을 지난 경우가 많습니다.

 

직무발명보상은 출원보상, 등록보상, 실적(실시)보상, 처분보상으로 나누는 것이 일반적입니다. 특허청 및 발명진흥회에서 배포한 표준모델규정도 그와 같습니다. 한편, 구 특허법과 발명진흥법에서는 종업원 직무발명자는 사용자에게 직무발명을 양도하는 대가로 "정당한 보상"을 청구할 수 있고, 보상액은 "직무발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익"을 반드시 고려해야 한다고 시종일관 규정하고 있습니다.

 

그런데, 예를 들어, 직무발명 승계일로부터 15년이 지난 후 실시하거나 기술이전 등 처분하여 사용자가 직무발명에 의한 이익을 얻은 경우, 그로부터 5년 전에 미리 장래의 사용자 이익을 고려하여 보상액을 정할 수 있을까요? 현실적으로 직무발명의 실시 또는 처분 전에 미리 실시보상이나 처분보상을 청구할 수 없다는 점은 분명합니다.

 

한편, 무슨 이유로 출원일로부터 10년이 지난 후 특허등록한 경우라면 등록보상청구권도 소멸시효 완성으로 더 이상 청구할 수 없을 것입니다. 미리 청구해야 하고, 그와 같은 청구에 어떤 법률적 장애도 없다는 주장과 판결내용은 공허합니다. 등록여부가 확실하지도 않는 상황에서 등록보상을 미리 청구해야 한다는 입장은 너무 형식논리적입니다.

 

마찬가지로 15년이 지나 직무발명의 실시 또는 처분을 통해 사용자가 "직무발명에 의한 이익"을 얻는 경우라면 직무발명자는 그 전까지 사용자의 이익을 고려한 직무발명보상을 청구할 수 없었습니다. 현재 판결은 청구할 수 있었다는 입장입니다. 특별한 사정이 없는 한 10년이 경과하면 더 이상 직무발명보상금을 청구할 수 없다고 봅니다.

 

판결은 예외적으로 보상규정에 실시 또는 처분 등 사유가 발생한 후 실적보상 또는 처분보상을 한다는 규정이 있는 경우에만 그동안 청구할 수 없었던 법률적 장애가 있기 때문에 그 사유 발생까지 소멸시효가 중단된다는 입장입니다. 그와 같은 규정이 없는 경우에는 소멸시효 중단사유가 없다고 봅니다.

 

실적 또는 처분 보상규정이 있는지 여부에 따라 직무발명보상청구권을 행사할 수 있거나 또는 반대로 할 수 없다는 식으로 달리 취급합니다. 형식논리상 맞지만 진심으로 납득하기 어렵습니다.

 

15년이 지난 후 실시하거나 처분한 내용을 그로부터 5년 전에 미리 알 수 없다는 점도동일하고, 현실적으로 일어나지도 않은 실시 또는 처분을 반영한 보상금을 5년 전에 미리 청구할 수 없다는 점도 같습니다. 그럼에도 사용자 회사에서 실적보상규정을 두고 있는지 여부에 따라, 사용자의 선택에 따라, 우연한 사정에 따라, 종업원의 직무발명보상청구권이 소멸하거나 하지 않게 되는 정반대의 결론에 도달한다는 것이 현재 판결의 취지입니다. 종업원 발명자를 보호하는 강행법규의 제도적 취지와 맞지 않습니다. 법령과 정부에서 직무발명자에게 실적보상을 하도록 권장하는 것과 반대로 판결은 사용자에게 실적보상규정을 폐지하라고 부추기는 것과 다름 없습니다.

 

판결과 배치되지만, 졸견으로는 실적보상규정이 없는 경우에도 소멸시효가 중단된 것으로 봄이 타당하다고 생각합니다. 법령상 직무발명보상금을 직무발명의 실시 또는 처분을 통해 사용자가 "직무발명에 의한 이익"을 고려해야 하는데, 직무발명의 실시 또는 처분의 발생하기 전에는 현실적 가능하지 않으므로 직무발명보상청구권을 행사하는데 장애가 있고, 그 장애는 법률에 근거를 둔 법률상 장애로 소멸시효 중단사유에 해당한다고 볼 수 있습니다.

 

직무발명보상은 직무발명을 사용자에게 양도한 대가로 받을 수 있는 정당한 보상이고, 그 보상액도 사용자가 직무발명으로 얻는 이익 중 일부를 나누는 것입니다. 직무발명의 실시 또는 처분을 통해 얻은 사용자 이익에 대해서도 현실적으로 종업원 발명자가 정당한 보상을 청구할 수 있어야 합니다. 실제 가능하지 않다는 점이 분명한데도 미리 청구하지 않았다는 사정을 들어 소멸시효가 완성되었으므로 더 이상 직무발명보상청구권을 행사할 수 없다고 말한다면 누가 진심으로 승복할 수 있을까요? 

 

KASAN_직무발명보상청구소송의 난제 소멸시효 소멸시효 기산일과 완성여부.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 7. 13. 07:00
Trackback 0 : Comment 0   댓글달기

댓글을 달아 주세요