1. 사안의 개요

 

(1)   종업원 발명자는 제약회사의 연구소 화학물질 합성팀에 연구원으로 재직

(2)   폐암치료제 합성신약 2팀 소속 연구원으로서 신약후보 물질 연구개발에 참여함

(3)   다수의 신규 화합물 합성하여 약리실험을 통해 약효 확인한 후 포괄적 독립항 및 신약후보물질 종속할 등으로 특허출원 및 특허등록

(4)   신약후보물질 특허 명세서의 실시예 2로 기재

(5)   종업원 연구원 특허 서류에 12명의 공동발명자 중 6번째로 기재

(6)   사용자 회사와 다국적 제약회사 사이 기술이전 라이선스 계약체결, 사용자 회사에 계약금 수익 등 이익 발생함

(7)   종업원 발명자가 사용자 회사에 대한 직무발명보상청구 소송 제기함

 

2. 신약후보물질 발명의 구체적 경위

 

(1)   사용자 제약회사는 원고 종업원 연구원의 입사 전부터 폐암치료제 신약 연구개발 진행하고 있었음

(2)   원고 연구원은 해당 개발팀에 신규 화합물 합성 담당자 중 1명으로 참여함. 연구소에서 설계한 바에 따라 합성담당 연구원 6명이 약 600여 종의 유사물질을 나누어 합성함.

(3)   원고 연구원은 67종의 신규 화합물을 합성하였고, 그 중 16종의 신규 화합물이 특허 명세서의 실시례로 기재됨

(4)   신약후보물질(신약물질 1)로 선택된 신규 화합물은 다른 합성담당 연구원이 합성한 화합물

(5)   신약후보물질의 유사체를 60여 종 추가 합성하여 테스트하였으나 더 좋은 효능 물질을 찾지 못하여 최종적으로 신약물질 1을 신약후보물질로 선택함

 

3. 쟁점

 

종업원 연구원은 신약연구개발을 담당한 EMSI 개발팀 소속으로 신규 화합물 합성 담당한 상황, 그 연구개발 결과물인 다수의 신규화합물 중에서 선택한 특정한 신규 화합물, 신약후보물질 발명의 진정한 공동발명자에 해당하는지 여부

 

4. 서울중앙지방법원 판결의 요지 신약후보물질 발명의 진정한 공동발명자 불인정, 종업원 연구원의 직무발명보상청구 기각

 

5. 판결이유

 

신약물질 발명에서 공동발명자가 되려면, 신약물질을 개발하는 과정에서 발명의 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언, 지도를 통하여 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하여야 하지만 그와 같은 기여자가 단지 매니저나 팀장의 역할을 하는 사람에게 한정되는 것은 아니다. 제약회사 매니저나 팀장의 지시를 받고 중간 물질을 합성하는 역할을 담당하는 연구원이라도 그와 같은 창작적인 기여를 한 사실이 인정된다면 신약물질 발명에서 공동발명자가 될 수 있다.

 

원고가 피고 회사에서 피고 회사로부터 주어진 신약 개발 관련 물질 합성에 매진하고 관련 업무를 수행하는 직원들과 협동하여 신약물질의 발명에 어느 정도 관여한 사실을 인정할 수 있지만, 주도한 것은 피고 M, L, D이고 , 원고는 D으로부터 배당받은 유사물질들을 합성하는 업무를 수행하였다.

 

원고가 EMSI 개발팀에 합류할 당시 피고 입사 2년차의 연구원으로서, 위 개발팀에 합류하지 이전까지는 EMSI 개발 및 연구와 직접적으로 관련되지 않은 기본적인 합성 업무를 담당하였다.

 

M ,D, L 등은 원고가 EMSI 개발팀에 합류하기 이전에 싸이에노피리미딘계 EGFR 저해제를 개발하기로 결정하고 이를 위한 구체적인 개발 계획을 수립하였으며, 모델화합물을 합성하는 등 신약물질의 개발을 상당 부분 진행하고 있었다.

 

원고가 EMSI 개발 팀에서 이 사건 모델화합물의 유사물질을 합성하는 업무를 수행하던 중 D으로부터 배정받은 67종의 신규 화합물을 합성하였고, 그 중에서 유사물질 AG를 포함한 16종의 신규 화합물이 제2 특허출원의 실시예로 등재되어 특허 등록이 되기는 하였으나, 원고가 합성한 물질들은 신약물질이 아닌 이와는 별개의 물질들이었다.

 

 그 뿐만 아니라 원고에 의해 합성된 AG와 신약물질은 이 사건 모델화합물을 기초로 하여 전혀 다른 경로를 통하여 합성되었고, 사용된 치환체가 다를 뿐만 아니라 단지 EMSI 개발 과정에서 신약물질과 병렬적으로 개발되었던 것에 불과한 것으로 보이고, 그 외에 AG의 합성이 신약물질의 합성에 실질적으로 기여하였다고 인정할 증거가 없다.

 

직무발명보상금 청구사건에서 발명자에 해당하는지 여부는 특허출원서의 발명자란 기재 여부와는 관계없이 발명의 창작에 실질적으로 기여하였는지 여부에 따라 정해지는 것인데,

 

앞서 본 바와 같이 원고는 싸이에노피리미딘 골격의 EMSI를 개발의 구상, 모델화합물의 설계 및 합성, 활성 평가의 수행, 모델화합물의 유사물질 합성 계획의 수립 및 그 각 유사물질들의 분자구조 설계 등에는 직접적으로 관여한 바가 없고, D으로부터 배정받은 유사물질들을 합성하는 업무를 주로 수행하였을 뿐인데 그나마도 원고에 의해 합성된 물질은 신약물질과는 별개의 물질로서 신약물질의 합성에 실질적인 계기나 단초가 되었던 것도 아니었으므로, 원고가 신약물질의 창작에 실질적으로 기여한 것으로는 보기 어렵다.

 

KASAN_특허명세서의 다수 신규화합물을 합성한 연구원이 그 중 선택된 1개의 신약후보 물질발명의 공동발명자인지 여

 

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작성일시 : 2020. 3. 18. 08:40
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원고는 피고를 상대로 사건 특허발명중 청구항 1 9 대하여 등록무효심판을 청구하였으나, 피고가 이를 정정한 후에, 특허심판원은 사건 발명이 선행발명들에 의해 진보성이 부정되지 않는다고 판단하여 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였습니다. 이에 원고는 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였고 특허법원은 진보성이 부정된다는 이유로 심결을 취소하는 판결을 선고하였는데(환송 판결), 피고의 특허심판원에 대한 정정심판청구를 인용하는 정정심결이 확정됨에 따라 피고의 상고에 대하여 대법원은 환송전 판결은 정정 전의 청구항을 대상으로 심리판단 하였으므로 법령위반의 잘못이 있다는 이유로 파기환송 판결을 선고하였습니다. 이에 원고는 사건 정정에 대한 정정무효심판을 청구하였고 특허심판원은 이를 기각하는 심결을 하였습니다. 사건은 원고의 정정무효심판을 기각한 심결을 취소하기 위하여 원고가 특허법원에 제소한 사건입니다.

 

먼저 특허법원은 사건 1 정정발명이 특허법 42 4 1호의 뒷받침 요건을 충족하였는지 살펴보았습니다. 정정사항 3-1 관련한 문언은 탈빙된 얼음을 얼음저장고 냉수탱크로 보내지는 수단이라고 기재되어 있어 구체적으로 어떠한 구성요소에 의해 그러한 기능이 구현되는지를 문언만으로는 파악하기 어렵다. 발명의 상세한 설명 도면과 종속항의 기술적 구성을 참작하면 정정사항 3-1 문언은 탈빙된 얼음 일부는 얼음저장고로, 나머지 얼음은 냉수탱크로 보내는 수단뿐만 아니라, 탈빙된 얼음을 1회는 얼음저장고로만 다음회에는 냉수탱크로만 보내는 수단 탈빙된 얼음을 얼음저장고로 보낸 일부 얼음을 냉수탱크로 보내는 수단 모두 포함되는 것으로 해석함이 타당하나, 관한 기재나 시사를 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명이나 도면 어디에서도 찾아볼 없고 발명의 상세한 설명이나 도면에 기재되어 있거나, 그로부터 확장 또는 일반화할 있다고 사정이 없으므로, 뒷받침 요건을 충족하지 못하여 적법한 정정의 요건을 갖추지 못하였다고 판단하였습니다.

 

다음으로 특허법원은 사건 9 정정발명의 진보성 흠결 여부에 대하여 살폈습니다.  우선 침지식 제빙방식’[1](차이점1) 관하여는 출원 당시 이미 다양한 제빙방식이 공지되어 있었으며 그러한 기술적 과제가 암시되어 있어, 선행발명 1아이스판의 제빙면에 물을 낙하시켜 아이스판의 배면에 설치된 증발기로 제빙하는 방식역시 선행발명 2 종래기술과 유사한 구조를 채택하고 있어서, 부피가 크고 제빙시간이 비교적 길다는 문제가 있다는 점을 인식하고, 그와 같은 문제를 개선하기 위하여 선행발명 1 유하식 제빙부를 선행발명 2 제시된 침지식 제빙부로 치환할 충분한 동기를 가질 것으로 보았습니다. 따라서 선행발명 1 선행발명 2 침지식 제빙을 위한 구성요소를 결합시킴으로써 단점을 쉽게 극복될 있다고 보았습니다.

 

그리고 물받이와 그릴사이에 냉수가 통과하는 공간(차이점2) 선행발명에서도 이미 개시되어 있는 사항이고, 위와 같은 공간을 형성하여 냉수가 통과하여 직하방에 배치된 냉수탱크로 떨어지도록 함으로써 얻어지는 효과 역시 예측가능한 정도를 벗어나지 않으므로, 통상의 기술자로서는 차이점을 쉽게 극복될 있다고 판단하였습니다.

 

이에 특허법원은 사건 9 정정발명에 대해서 진보성이 부정되어 특허법 136 4항의 독립특허요건을 충족하지 못하였으므로 적법한 정정의 요건을 갖추지 못하였다고 판단하였습니다.

 

결론적으로, 정정청구는 불가분적인 하나의 청구이므로 복수의 정정사항에 대하여는 일체로서 가부를 판단해야 일부 사항의 정정만을 허용할 수는 없으므로, 특허법원은 정정된 사건 1, 9 정정발명이 위와 같이 정정의 요건을 갖추지 못한 이상 사건 정정은 일체로서 허용될 없다고 보았고 이와 결론을 달리한 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다고 판단하였습니다.

 

특허의 정정이 성립하려면 특허법 136 1 내지 5항에 따라 청구범위를 감축하는 경우, 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우, 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우에 해당하는 경우에 명세서 또는 도면의 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 있고 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 없고 정정은 정정 후의 청구범위에 적혀 있는 사항이 특허출원을 하였을 때에 특허를 받을 있는 것이어야 하는 정정의 요건을 만족해야 합니다. 사건은 1 정정발명은 42 4항의 뒷받침 요건을 만족하지 못하였고 9 정정발명은 29 2항에 따른 진보성이 없어 모두 특허를 받을 있어야 하는 요건을 만족하지 못하였습니다. 사건은 정정청구와 정정심판은 특허분쟁을 상당히 복잡하게 만들 있는 특허법에 따른 절차라는 점을 다시 확인한 사건입니다

 

[1] 제빙부는 단면이 반원형이고 회전 가능한 물받이에 냉수가 일시 저장되고, 저장된 냉수에 증발기가 침지되어 제빙이 이루어지며, 제빙이 완료된 이후에는 탈빙을 위해서 물받이 구동수단이 구동되어 물받이가 회전되고, 물받이의 일측 단부에 구비된 그릴을 통해 물받이의 회전과 연동되어 탈빙된 얼음을 얼음저장고로 이송토록 하는 구조

 

특허법원 2017허4716 판결 .pdf

 

정회목 변호사

 

KASAN_정수기 업체 간의 특허 분쟁 중에 있었던 정정무효 사건.pdf

 

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작성일시 : 2017. 11. 15. 19:00
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